Hacia el equilibrio contractual en los procesos de transferencia

Hacia el equilibrio contractual en
los procesos de transferencia
interrnacional de tecnología en
América Latina
Manuel Guerrero Gaitán
HACIA
EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN
LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL
DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA
LATINA
Doctorando: Manuel Guerrero Gaitán
Directora: Lydia Esteve González
Universidad de Alicante
1
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
CONTENIDO
TABLA DE ABREVIATURAS CITADAS ...........................................16 INTRODUCCIÓN...................................................................................21 I. Presentación y justificación de la tesis doctoral ..............................22 II. Objetivo, metodología e iter lógico.................................................40 CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS
INTERNACIONALES
DE
TRANSFERENCIA
DE
TECNOLOGÍA .......................................................................................49 I. Planteamiento ..................................................................................50 II. El contrato de licencia como paradigma de los contratos
internacionales de transferencia de tecnología ........................................51 A. Figuras contractuales más utilizadas para llevar a cabo la
transferencia de tecnología ..................................................................56 1. La transferencia internacional de tecnología a través del
contrato de licencia..........................................................................56 2. La transferencia internacional de tecnología a través de
operaciones de joint venture ............................................................63 3. La transferencia internacional de tecnología a través de la
franquicia .........................................................................................66 4. La transferencia internacional de tecnología a través del
contrato de ingeniería ......................................................................71 3
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
B. Clasificación del contrato de licencia según la legitimación,
exclusividad y limitaciones a la explotación del licenciatario ............78 1. La licencia en función de la legitimación del
licenciatario: licencias contractuales y obligatorias ........................79 2. La licencia en función del carácter exclusivo o no del
derecho concedido: licencias exclusivas y simples .........................85 3. La licencia en función de las limitaciones al derecho de
explotación del licenciante: licencia de fabricación y de
distribución.. ....................................................................................87 C. Atipicidad del contrato de licencia ..............................................89 1. Dificultad en la aplicación análoga de las normas de otras
figuras contractuales ........................................................................89 2. Intentos de reconducción a otras figuras contractuales ...........92 3. Carácter sui generis del contrato de licencia y
repercusión en la práctica internacional ..........................................94 III. La importancia de la autonomía de la voluntad en los
contratos internacionales de transferencia de tecnología ........................98 A. Autonomía de la voluntad conflictual .......................................102 B. La influencia de la autonomía de la voluntad material en los
contratos de transferencia de tecnología............................................106 IV. Análisis de la práctica negocial de los contratos
internacionales de licencia de tecnología con empresas de países de
América Latina: Supuestos prácticos ....................................................110 A. Planteamiento ............................................................................110 B. Limitaciones al precio de la tecnología .....................................113 1. Limitaciones relacionadas con el pago de royalties ..............114 2. Fijación de los precios del producto licenciado.....................116 C. Restricciones al uso de la tecnología licenciada........................118 1. Restricciones sobre la exportación ........................................118 2. Restricciones sobre la investigación y las adaptaciones
del licenciatario .............................................................................120 3. Prohibición de utilización de tecnologías diferentes a las
del licenciante ................................................................................122 4. Restricciones sobre la estructura y el volumen de la
producción. ....................................................................................123 5. Limitaciones al uso por campo de aplicación de la
tecnología licenciada (field of use restrictions).............................125 D. Cláusulas que limitan las posibilidades de entablar acciones
de nulidad respecto de los derechos del licenciante (non
challenging clauses) ..........................................................................127 E. Licencias atadas (tying licensing)..............................................129 F. Cláusulas de retrocesión (grant back clauses) ..........................131 V. Conclusión.....................................................................................135
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES
DE
TRANSFERENCIA
DE
TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES PRODUCTORES DE
TECNOLOGÍA .....................................................................................138 I. Planteamiento ................................................................................139 II. Análisis práctico de la eficacia de las cláusulas de elección de
foro y arbitraje y de Derecho aplicable a los contratos
internacionales de transferencia de tecnología ......................................141 5
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
A. Aceptación de las cláusulas de competencia judicial
internacional y arbitraje comercial internacional en los contratos
de transferencia de tecnología ...........................................................141 1. Los acuerdos de elección de foro en los Estados Unidos ......143 2. Los acuerdos de elección de foro en el Reglamento de
Bruselas 44/2001 ...........................................................................150 3. La Convención de la Haya sobre acuerdos de elección de
foro… ............................................................................................154 4. Convenio
Europeo
sobre
arbitraje
comercial
internacional ..................................................................................156 B. Elección de la ley aplicable al contrato de transferencia de
tecnología en países productores y ley aplicable en defecto de
elección..............................................................................................160 1. La Ley aplicable a los contratos de transferencia de
tecnología en los Estados Unidos ..................................................166 a) Elección de la ley aplicable bajo los principios del
American Law Institute, ALI, aplicables a los contratos de
transferencia de tecnología ........................................................169 b) La determinación de la ley aplicable en defecto de
elección de las partes. El criterio “center of gravity” o “the
most significant relationship”....................................................172 c) Aplicación criterio del center of gravity al contrato de
transferencia de tecnología. Análisis de casos prácticos ...........173 d) Determinación de la ley aplicable a un contrato de
licencia de know how.................................................................174 e) Determinación de la ley aplicable a un contrato de
joint venture...............................................................................182 2. Elección y determinación de la ley aplicable en los
contratos de transferencia de tecnología en la Unión Europea:
Patentes..........................................................................................190 a) Disposiciones relativas a la ley aplicable en el
Convenio de la Patente Europea (CPE).....................................192 b) Disposiciones relativas a la ley aplicable en el
proyecto de Reglamento sobre la patente comunitaria..............198 3. Elección y determinación de la ley aplicable en los
contratos de transferencia de tecnología en la Unión Europea:
otros derechos de propiedad industrial e intelectual......................200 a) La ley aplicable a los derechos registrales.......................200 b) La ley aplicable a los derechos extraregistrales...............207 4. Elección y determinación de la ley aplicable a los
contratos de transferencia de tecnología en la Unión Europea:
relaciones contractuales.................................................................212 a) La autonomía conflictual en el Reglamento 593/2008,
Roma I .......................................................................................215 b) La ley aplicable en defecto de elección de los
contratantes…............................................................................225 (1) La ley aplicable a los contratos señalados en el
artículo 4.1 del RRI ...............................................................226 (2) La determinación de la ley aplicable a los contratos
no comprendidos en el artículo 4.1 del RRI ..........................231 7
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
III. Las normas imperativas como límite a la autonomía de la
voluntad .................................................................................................243 A. Planteamiento ............................................................................243 B. Las normas materiales imperativas. Concepto y
características ....................................................................................248 C. Las normas materiales imperativas en los contratos de
licencia internacional de tecnología ..................................................255 1. Aplicación de las normas materiales imperativas del foro ....258 a) La aplicación de las normas materiales imperativas en
la UE…. .....................................................................................258 b) Aplicación de las normas materiales imperativas en
los Estados Unidos ....................................................................261 2. Aplicación de las normas materiales imperativas de otros
Estados...........................................................................................265 a) Normas imperativas aplicables por la lex contractus ......267 b) Aplicación y toma en consideración de normas
imperativas de terceros Estados.................................................271 IV. Normas protectoras del Derecho a la libre competencia y su
repercusión en los contratos de transferencia de tecnología..................281 A. Planteamiento ............................................................................281 B. El Derecho de la competencia y los derechos de propiedad
industrial e intelectual........................................................................282 C. El Derecho de la competencia y la transferencia de
tecnología en Estados Unidos............................................................286 1. Aspectos fundamentales del Derecho de la competencia......286 2. Conductas reguladas por el Derecho de la competencia en
los contratos de transferencia de tecnología ..................................291 a) Las Antitrust Guidelines for the Licensing of
Intellectual Property..................................................................292 b) El informe de la Comisión Federal de Comercio de
2007….. .....................................................................................297 3. La doctrina del Patent misuse................................................307 D. El Derecho de la competencia y la transferencia de
tecnología en la Unión Europea.........................................................311 1. Evolución del Derecho de competencia aplicado a los
contratos de transferencia de tecnología........................................311 2. El Reglamento 772/2004 de exención por categorías para
acuerdos de transferencia de tecnología ........................................319 a) Cláusulas especialmente graves (hardcore) ....................324 (1) Cláusulas entre competidores ......................................324 (2) Cláusulas entre no competidores .................................326 b) Restricciones excluidas ...................................................328 V. Normas sobre la forma y registro del contrato de licencia de
tecnología ..............................................................................................334 A. Planteamiento ............................................................................334 B. Formalidades y actos sujetos a registro del contrato de
licencia de tecnología en Estados Unidos..........................................336 1. Formalidades y efectos del registro del contrato de
licencia...........................................................................................336 9
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
2. El registro de garantías constituidas sobre derechos de
propiedad industrial .......................................................................341 C. Normas relativas a las formalidades y al registro de los
contratos de licencia de tecnología en la Unión Europea..................343 1. Normas del CPE aplicables a los Estados miembros de la
UE relativas a la forma y registro de contratos de licencia ...........344 2. Las formalidades y registro del contrato de licencia
dentro del proyecto de Reglamento de la patente comunitaria......347 D. Las formalidades del contrato de licencia en la ley 11/1986
sobre patentes de invención y modelos de utilidad de España ..........349 VI. Normas de inversión extranjera que afectan a los contratos
de transferencia de tecnología ...............................................................353 A. Planteamiento ............................................................................353 B. La inversión extranjera en el ámbito internacional. ..................355 1. Los acuerdos internacionales de inversión extranjera y
los procesos de transferencia internacional de tecnología.............356 2. El papel de las empresas transnacionales en la inversión
extranjera y la transferencia de tecnología ....................................360 C. Las normas de inversión extranjera en los Estados Unidos
que afectan a los contratos de transferencia de tecnología................364 D. Las disposiciones sobre inversión extranjera en la Unión
Europea que afectan a los contratos de transferencia de
tecnología ..........................................................................................370 1. Los tratados de libre comercio de la Unión Europea con
otros países ....................................................................................370 2. La transferencia de tecnología en el TLC de la UE y
Colombia.. .....................................................................................373 VII. Conclusiones..............................................................................377
CAPÍTULO III LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A
TRAVÉS DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES
DE AMÉRICA LATINA ......................................................................383 I. Planteamiento: La transferencia de tecnología en los países
receptores de tecnología ........................................................................384 II. Análisis práctico de la eficacia de las cláusulas de elección de
foro y arbitraje y de Derecho aplicable a los contratos
internacionales de transferencia de tecnología en los países de
América Latina ......................................................................................386 A. Aceptación de las cláusulas de competencia judicial
internacional y de arbitraje comercial internacional en los
contratos de transferencia de tecnología............................................386 1. Introducción: situación actual del Derecho internacional
privado en los países de América Latina .......................................386 2. La aceptación de las cláusulas de elección de foro en el
régimen convencional....................................................................388 3. La aceptación de las cláusulas de elección de foro en
CAN y MERCOSUR.....................................................................391 4. Aceptación del arbitraje comercial internacional en los
países de América Latina...............................................................396 a) El arbitraje en el MERCOSUR........................................398 b) El arbitraje en la CAN .....................................................400 B. La elección y determinación de la ley aplicable a los
contratos internacionales de transferencia de tecnología en los
países de América Latina. Argentina, Brasil y Colombia .................405 11
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
1. Introducción: Situación actual de la regulación sobre ley
aplicable a los contratos en América Latina..................................405 a) Convención interamericana sobre Derecho aplicable a
los contratos internacionales......................................................407 b) La ley aplicable a las obligaciones contractuales en
las legislaciones estatales de los países de América Latina.......413 2. La ley aplicable a los contratos de transferencia de
tecnología en América Latina........................................................415 a) La ley aplicable a los contratos de transferencia de
tecnología en Colombia .............................................................417 b) La ley aplicable a los contratos de transferencia de
tecnología en Brasil ...................................................................430 c) La ley aplicable a los contratos de transferencia de
tecnología en Argentina.............................................................436 III. Normas sustanciales aplicables a los contratos de
transferencia de tecnología en América Latina .....................................442 A. El Derecho de la competencia y la transferencia de
tecnología en los países de América Latina.......................................443 1. Regulación en la CAN sobre las conductas abusivas en
los contratos de transferencia de tecnología ..................................443 2. Régimen general del Derecho de la competencia en
Colombia .......................................................................................450 3. El Derecho de la competencia en el MERCOSUR................452 a) El Derecho de la competencia en Argentina y los
contratos de transferencia de tecnología....................................453 b) El Derecho de la competencia en Brasil y los
contratos de transferencia de tecnología....................................460 B. Formalidades y registro de contratos de transferencia de
tecnología en los países de América Latina.......................................465 1. Formalidades y registro de los contratos de transferencia
de tecnología en la CAN................................................................466 2. Formalidades y Registro de los contratos de transferencia
de tecnología en los países del MERCOSUR................................471 a) El registro de contratos de transferencia de tecnología
en Argentina ..............................................................................472 b) El registro de contratos de transferencia de tecnología
en Brasil.....................................................................................473 C. Las normas de inversión extranjera en América Latina que
afectan los contratos de transferencia de tecnología .........................476 1. Las normas de inversión extranjera sobre contratos de
transferencia de tecnología en la CAN ..........................................477 2. Las normas de inversión extranjera sobre contratos de
transferencia de tecnología en Colombia.......................................480 3. Las normas de inversión extranjera en los países del
MERCOSUR .................................................................................484 a) Las normas de inversión extranjera sobre contratos de
transferencia de tecnología en Argentina ..................................484 b) Las normas de inversión extranjera sobre contratos de
transferencia de tecnología en Brasil.........................................486 IV. Eficacia de los contratos internacionales de transferencia de
tecnología en los países de América Latina...........................................490 13
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
A. Control de la aplicación de las normas imperativas del
Estado de acogida: sede jurisdiccional ..............................................490 a) El reconocimiento de sentencias extranjeras en
Colombia…. ..............................................................................492 b) El reconocimiento de sentencias extranjeras en el
MERCOSUR .............................................................................499 B. Sede arbitral y vulneración de las normas imperativas .............502 1. La Convención de Nueva York de 1958 sobre
reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales
extranjeras......................................................................................504 2. Especial referencia al reconocimiento de laudos arbitrales
en Colombia...................................................................................509 V. Recapitulación y opciones a seguir por los países de América
Latina. ....................................................................................................514 VI. Paralelismo entre los procesos de transferencia de
tecnología de América Latina y otros países receptores. China ............517 A. Planteamiento. El sistema de control de contratos de
transferencia de tecnología en China.................................................517 B. Importancia actual de los procesos de transferencia de
tecnología en China ...........................................................................519 C. Marco jurídico de los contratos de transferencia de
tecnología en China ...........................................................................520 D. Conclusión: Imposibilidad de extrapolar el sistema chino de
control de transferencia de tecnología a América Latina ..................525 VII. Propuesta de un marco normativo dirigido a establecer el
equilibrio contractual en un contrato internacional de transferencia
de tecnología..........................................................................................526 A. Planteamiento: Hacia el equilibrio contractual en los
procesos de transferencia internacional de tecnología en América
Latina .................................................................................................526 B. Justificación de la necesidad de creación un marco
regulatorio para los contratos de transferencia de tecnología en
América Latina…… ..........................................................................527 C. Normas protectoras del Derecho a la libre competencia ...........530 D. Normas dirigidas a la publicidad del contrato ...........................537 E. Normas de inversión extranjera.................................................539 F. Disposiciones de Derecho internacional privado ......................544
CONCLUSIONES FINALES ...............................................................547
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN CITADA...........................566
ANEXO
15
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
TABLA DE ABREVIATURAS CITADAS
ADC: Anuario de Derecho civil.
ADI: Anuario de Derecho internacional.
AEDIPr: Anuario español de Derecho internacional privado.
ADPIC: Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio.
Am. J. Comp. L.: American Journal of Comparative Law
Art: Artículo.
Aud: Audiencia.
AA.VV.: Autores varios.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
CADE: Consejo Administrativo de defensa económica de Brasil.
CAN: Comunidad Andina de Naciones.
C.c.: Código civil.
C. com: Código del comercio.
CCI: Cámara de comercio internacional
CE: Constitución española.
CIDIP: Conferencias especializadas de Derecho internacional
privado.
CLE: Colección legislativa de España.
CLCJ: Colección legislativa de España. Jurisprudencia civil.
CFIUS: Committee on Foreign Investment in the United States.
CPE: Convenio sobre concesión de la Patente Europea de 5 de
octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecha en
Munich el 29 de noviembre de 2000. BOE. núm. 22 de 25 de
enero de 2003.
CR: Convenio de Roma de 19 de junio 1980 sobre ley aplicable a
las obligaciones contractuales.
CUP: Convenio de la Unión de París para la protección de la
propiedad industrial.
DIAN: Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia.
DOCE: Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea.
EAR: United States Export administration regulation.
EPO: Oficina Europea de Patentes.
FIDIC: Federation of Consulting Engineers.
FINSA: Foreign Investment and National Security Act.
FMI: Fondo monetario internacional.
17
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
FTC: United States Federal Trade Commission.
GATT: Acuerdo general de tarifas aduaneras y comercio.
INPI: Instituto nacional de propiedad intelectual.
J. Ind. Econ.: Journal of Industrial Economics
L.: Ley.
L.A.: Ley de arbitraje.
La Ley: Revista jurídica española, La Ley.
MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
Mo. L. Rev.: Missouri Law Review.
OEA: Organización de Estados Americanos.
OALI: Oficina de asuntos legales internacionales de Colombia.
OECD: Organización para la cooperación y desarrollo económica.
OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC: Organización mundial del comercio.
OMPI: Organización mundial de la propiedad intelectual.
ONU: Organización de Naciones Unidas.
OSD: Órgano de solución de diferencias de la OMC.
REDI: Revista Española de Derecho internacional.
RBI: Reglamento (CE) Nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre
de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil.
RCADI: Recueil des Cours. Academie de Droit International de la
Haye.
RCEA: Revista de la Corte española de arbitraje.
RD: Real decreto.
RDEA: Revista de Derecho español y americano.
RECATT: Reglamento 772/2004 relativo a la aplicación del
apartado 3 del artículo 81 (ahora artículo 101 del TFUE)
del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de
transferencia de tecnología.
REDI: Revista española de Derecho internacional.
Rev. cr. dr. int. pr. : Revue Critique de Droit International Privé.
Res.: Resolución.
RGD: Revista General de Derecho.
RJ: Repertorio de Jurisprudencia.
RRI: Reglamento (CE) No 593/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales (Roma I).
19
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
RRII: Reglamento (Ce) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las
obligaciones extracontractuales (Roma II).
Riv. dir. inter.: Rivista di diritto internazionale
Sent.: Sentencia.
TC: Tribunal Constitucional.
TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
TIER: Technology import and export regulation of China.
TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
TPR: Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR.
TRIMS: Trade related investments measures.
TS: Tribunal Supremo.
UE: Unión Europea.
U. Ill. L. Rev: University of Illinois Law Review.
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development.
UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade
Law.
Univ.: Universidad.
USPTO: United States Patent and Trademark Office.
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
INTRODUCCIÓN
21
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
I.
Presentación y justificación de la tesis
doctoral
1. Ante la nueva realidad económica de América Latina que se
perfila como uno de los nuevos lugares de mayor atractivo para la
inversión extranjera 1, en este trabajo de tesis doctoral proponemos
una serie de normas tendentes a la consecución del equilibrio
contractual necesario en los procesos internacionales de
transferencia de tecnología, demostrando que el respeto a las
normas propuestas será beneficioso, tanto para los inversionistas
extranjeros, cuanto para los receptores de tecnología. La tesis que
defenderemos en este trabajo se fundamenta en la necesidad de
revisar el tratamiento que reciben los contratos de transferencia de
tecnología con el objetivo de crear un marco normativo en los
países de América Latina que establezca condiciones de equilibrio
entre las partes para una correcta transferencia tecnológica que, en
el marco del respeto a los derechos de propiedad industrial e
intelectual, haga posible que el país receptor aproveche al máximo
la entrada de tecnología foránea al tiempo que los inversores
disfruten de mayor seguridad jurídica y de incentivos fiscales.
2. Debido a la importancia de la transferencia de tecnología para el
desarrollo de las sociedades menos industrializadas, deben
establecerse mecanismos que permitan la creación de una igualdad
material entre las partes contratantes para que los beneficios
asociados a la transferencia tecnológica lleguen a toda la sociedad.
Por ello, en este trabajo de investigación defendemos la necesidad
de otorgar un nuevo tratamiento al contrato internacional de
licencia y demás figuras contractuales utilizadas para transferir
1
De acuerdo con un reciente estudio de The Economist Intelligence Unit,
publicado el 22 de noviembre de 2011, mientras la tasa de crecimiento de los
países integrantes del G7 será del 1.8% en los próximos 20 años, la de la mayoría
de los países de América Latina será de 4.9%, disponible en http://www.eiu.com/
(última consulta 05/05/2012).
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
conocimientos tecnológicos, en aras de lograr una adecuada
transferencia de tecnología a América Latina.
3. Las premisas en las que encuentra su fundamento esta tesis
doctoral y permiten la justificación de la misma son las siguientes:
1) Importancia de la tecnología en la sociedad actual y vías
4. En la actualidad los conocimientos científicos y tecnológicos
constituyen elementos esenciales para lograr una posición de
ventaja en todos los aspectos del desarrollo humano. Es imposible
pensar en un área en la cual no esté presente de forma manifiesta la
tecnología 2, desde operaciones sencillas y cotidianas como el pago
de un servicio de transporte público, hasta la generación de energía
nuclear o la exploración espacial. Todo este conjunto de
conocimientos tecnológicos representa un altísimo valor, no
solamente estratégico y político, sino también económico, por
tanto, susceptible de ser objeto de transacciones mercantiles, que
gracias sus potenciales repercusiones en la sociedad será, en mayor
o menor medida, objeto de control por el aparato estatal.
2) Concentración del conocimiento
5. La producción tecnológica no es homogénea en todos los países.
Un estudio realizado por J. SACHS 3 mostraba como en el año 2000
2
En este trabajo de tesis doctoral utilizaremos el término tecnología como “el
conjunto de conocimientos e información propios de una actividad que pueden
ser utilizados en forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y
comercialización de productos, o la prestación de servicios, incluyendo la
aplicación adecuada de las técnicas asociadas a la gestión global”. GONZÁLEZ
DE HEREDIA VILLASEÑOR, M. A., Análisis de la evolución de un conjunto
de tecnologías relacionadas para el desarrollo de servicios móviles, Madrid,
Universidad Politécnica de Madrid, 2002, pág. 45.
3
SACHS, J., “A new map of the world”, The Economist, junio 22, 2000,
disponible en: http://www.economist.com/node/80730 (última consulta
05/05/2012).
23
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
la nueva división del mundo no estaba fundamentada en
concepciones ideológicas, sino en el nivel de desarrollo tecnológico
de los países. Esta división es cada vez más profunda: solamente un
15% de la población mundial provee la mayor parte de las
innovaciones tecnológicas en el mundo, mientras que menos de la
mitad de la población mundial es capaz de adaptar esas tecnologías
en la producción y consumo. El resto de la población (una tercera
parte del mundo) se encuentra tecnológicamente aislada, sin
capacidad de adaptar tecnologías extranjeras o de iniciar procesos
de innovación propios.
Visto lo anterior, podemos afirmar que nos encontramos ante lo
que podríamos denominar una “concentración del conocimiento”
en la que solo en una pequeña parte del mundo se ubican los
principales productores de conocimientos tecnológicos. De acuerdo
con un estudio realizado por la United Nations Conference on
Trade and Development, en adelante UNCTAD 4, el porcentaje de
gasto de los países en vía de desarrollo en materia de investigación
y desarrollo representa solamente el 6% del gasto mundial. De
hecho, según el mencionado estudio, solo 9 países de la
Organización para la cooperación y desarrollo económico, en
adelante, OECD 5, concentran el 90% del gasto mundial en
desarrollo de nuevas tecnologías.
3) Elevado coste de la producción tecnológica y de su
protección
6. La producción tecnológica generalmente está asociada a
procesos de innovación, investigación y desarrollo (I+D+I) que
implican un alto coste económico que, en la mayoría de los casos,
solo puede ser asumido por aquellos que dispongan de recursos
4
CORREA, C. M., “Technology transfer in the WTO agreements” en A Positive
Agenda for Developing Countries, Nueva York, UNCTAD, 2000, pág. 440.
5
Organisation for Economic Co-operation and Development. Vid.
http://www.oecd.org/ (última consulta 19/05/2012).
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
suficientes para hacer frente a estas exigencias. Lamentablemente,
la propiedad industrial, disciplina encargada de la protección de los
nuevos desarrollos, no solo no ha dado solución a esta
problemática, sino que de alguna forma la empeora. El ejemplo
paradigmático de esta situación lo encontramos en el sistema de las
patentes de invención, que dentro de esta disciplina representa la
forma más usual de proteger los conocimientos tecnológicos.
Debido al principio de la territorialidad que rige la protección de la
propiedad industrial, el titular de una nueva tecnología susceptible
de ser protegida mediante el sistema de patentes deberá dirigirse a
cuantos territorios quiera explotar de forma exclusiva su invención
y en cada uno de ellos llevar a cabo el procedimiento
administrativo para lograr la concesión de la patente 6. Para tal fin
será necesario el pago de las tasas oficiales que cada país
establezca, más los honorarios profesionales de un agente local que
lo represente en el proceso de registro 7.
6
En relación con las implicaciones del principio de territorialidad, ver por todos,
DESANTES REAL, M., “La patente comunitaria y la crisis del principio de la
territorialidad” en REDI, vol. 43, núm. 2, 1991, págs. 323-350; sobre su
significado y razón de ser, vid. CARRASCOSA GONZALEZ, J., “Ley aplicable
a las patentes en Derecho internacional privado español”, Anales de Derecho,
núm. 19, 2001, pp. 7-48; sobre la adaptación del principio de territorialidad a la
protección de la propiedad intelectual en Internet, ESTEVE GONZÁLEZ, L.,
Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet,
disponible en: http://www.uaipit.com, sección de publicaciones (última consulta
18 /05/12); y, en cuanto a la adaptación del principio en la protección de las
bases de datos internacionales GARCÍA MIRETE C.M., La adaptación de las
bases de datos electrónicas internacionales al principio de la territorialidad: el
mercado afectado, Tesis doctoral, inédita, 2012.
7
De acuerdo con diversos estudios realizados, el coste medio para lograr la
protección de una invención a través del sistema de la patente europea en 11
Estados miembros es de 35.000 euros (cálculo en el cual no se incluyen los
honorarios profesionales de los agentes locales). Ver OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS, “Es caro patentar?”, sección de preguntas frecuentes
sobre propiedad industrial, sitio web de la OEPM, 2008, disponible en:
http://www.oepm.es (última consulta 19/05/2012). Con la globalización se ha
hecho necesaria la protección, no solamente en los países en los cuales se
pretende comercializar la invención, sino también en los países que por su
25
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
7. La combinación de los altos costes asociados a la investigación y
desarrollo, junto con la protección de los resultados de estas
actividades conducen a que, en la mayoría de los casos, los titulares
de derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los
conocimientos tecnológicos sean empresas con un importante
poder económico, bien sea porque han desarrollado su propia
tecnología o porque han adquirido los derechos contractualmente 8.
8. Adicionalmente a lo ya expuesto, otro efecto que genera el
elevado coste de la producción y protección de conocimientos
tecnológicos radica en que la contribución de estos al esquema
productivo del país receptor es mínima en muchas ocasiones,
debido a que los procesos de adaptación a las condiciones locales
suponen un esfuerzo económico adicional al de la adquisición de
los conocimientos tecnológicos. Esta situación quedó recogida en
un documento de la UNCTAD presentado en el desarrollo de las
estructura de producción son considerados como los centros de manufactura del
planeta. El resultado de esta situación es que a los principales mercados que
usualmente se consideraba imprescindible obtener una patente, Estados Unidos,
Europa y Japón, es necesario añadir China, Brasil e India. En conclusión, para
obtener la protección dada por una patente en los principales mercados del
mundo será necesario, además de los recursos ya invertidos en la fase de
investigación y desarrollo y los requeridos para poner en marcha la producción
industrial de la invención, disponer de por lo menos 100.000 euros teniendo en
cuenta las tasas oficiales, gastos de traducción y honorarios profesionales de
agentes locales. Esta suma orientativa es el resultado aproximado de la suma de
los diferentes trámites necesarios para el registro de una patente y en la cual se
encuentran comprendidas las tasas oficiales y los honorarios profesionales. Datos
proporcionados por la agencia de propiedad industrial J. Isern Patentes y Marcas
de Barcelona, http://www.jisern.com (última consulta 19/05/2012).
8
En la práctica negocial cuando el desarrollo de una invención es llevado a cabo
por una persona, natural o jurídica que no posee los medios económicos
necesarios para realizar los trámites para la protección por vía de patente o para
empezar la fase de producción, existen dos opciones a seguir en función del
poder de negociación con que se cuente. La primera es la consecución de un
inversor que a través de alguna modalidad contractual entre a formar parte de la
explotación comercial de la invención (lo más usual es a través de una
copropiedad de la patente). La segunda consistirá en la cesión de sus derechos a
cambio de una compensación económica.
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
negociaciones sobre el Código Internacional de Conducta sobre
Transferencia de Tecnología 9 en el que se expone:
“La dependencia de los países en vías de desarrollo es
considerablemente mayor y la contribución de la tecnología
adquirida es más baja que para otros países importadores netos de
tecnología porque los países en vías de desarrollo no tienen, en la
mayor parte de los casos, la capacidad de organización, de
investigación y de ingeniería para poder ajustar, adaptar y asimilar
la tecnología importada a sus propias necesidades” 10.
4) Importancia de la transferencia tecnología para la difusión
del conocimiento y vías
9. La transferencia de tecnología representa la forma más adecuada
para mitigar la situación de dependencia tecnológica señalada
anteriormente. En el momento actual, habiéndose consolidado el
proceso de globalización económica, son cada vez más frecuentes
en el tráfico mercantil los acuerdos de transferencia de tecnología
entre contratantes pertenecientes, por una parte, a países
desarrollados, titulares de la tecnología y, por otra parte, países en
vía de desarrollo, poseedores de materias primas y condiciones
favorables para la producción industrial. Precisamente en estos
países menos desarrollados es en donde se utilizan este tipo de
acuerdos como motor del desarrollo, toda vez que a través de ellos
es posible tener acceso a tecnología sin la necesidad de invertir
importantes sumas de dinero en investigación y desarrollo.
9
Para una descripción de las negociaciones y resultados finales de este Código
internacional de conducta véase PATEL, S., ROFFE, P. y YUSUF, A.,
International technology transfer: the origins and aftermath of the UN
negotiations on a draft code of conduct, La Haya, Kluwer, 2000.
10
ÁLVAREZ SOBERANIS, J. “Necesidad de formular un Código Internacional
de Conducta en Materia de Transferencia de Tecnología”, en Jurídica. Anuario
del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 8, 1976,
pág. 15.
27
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
10. En cuanto a las políticas públicas, se han intentado numerosos
mecanismos para incrementar el flujo de conocimientos hacia el
país receptor y su difusión en el entorno local. Dichas políticas van
desde políticas educativas, otorgamiento de subsidios y creación de
fondos con capital público, hasta el establecimiento de beneficios
tributarios a nacionales de otros países que decidan desarrollar
proyectos de inversión extranjera directa en sectores estratégicos.
Por otra parte, respecto a la suscripción de acuerdos
internacionales, debemos resaltar los esfuerzos realizados por los
países en desarrollo en la década de los 70 en donde un gran
número de estos países buscaron llegar a un marco internacional de
regulación sobre la transferencia de tecnología bajo el auspicio de
la Organización de Naciones Unidas, en adelante ONU, y los
acuerdos comerciales bilaterales suscritos recientemente.
11. Siguiendo a la doctrina especializada mayoritaria11 existen tres
vías principales para llevar a cabo los procesos de transferencia
internacional de tecnología. La primera es a través de acuerdos de
cesión y licencia 12; la segunda, por medio de inversión extranjera
directa 13 y, la tercera, a través de la adquisición de equipos e
intermediación de productos 14. En el presente trabajo de
11
Vid. JAVORCIK, B., “The composition of foreign investment and protection
of intellectual property rights in transition economies”, en European Economic
Review, núm. 48, 2004, págs. 42-44; BLOMSTRÖM, M. y SJÖHOLM. F.,
“Technology Transfer and Spillovers: Does Local Participation with
Multinationals Matter?” en European Economic Review, 43, 1999, pág. 917;
JAVORCIK, B., “Foreign direct investment and international technology
transfer”, inédito, 2010; y GARRICK, B. y GERTLER, P., “Welfare gains from
foreign direct investment through technology transfer to local suppliers”, en
Journal of International Economics, núm. 74, 2007, pág. 403.
12
EATON, J. y KORTUM, S., “Trade in Ideas: Patenting and Productivity in the
OECD”, en Journal of International Economics, núm. 40, págs. 251-271.
13
BLOMSTRÖM, M. y KOKKO, A., “How foreign investment affects host
countries”, en World Bank Policy Research, Working Paper, núm. 1745, 1997,
pág.17.
14
FEENSTRA, R., MARKUSEN, J. y ZEILE, W., “Accounting for Growth with
New Inputs: “Theory and evidence”, en American Economic Review, núm. 82,
págs. 415-421, 1992; GROSSMAN, G. y HELPMAN, E., Innovation and growth
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
investigación nos centraremos fundamentalmente en las dos
primeras vías, toda vez que consideramos que los contratos
internacionales de licencia y otras figuras contractuales análogas
pueden ser la vía a través de la cual se lleve a cabo una inversión
extranjera, mientras que la adquisición de equipos generalmente se
realiza por medio de contratos de compraventa internacional que
han sido ampliamente regulados y de igual manera han sido objeto
de numerosos trabajos doctrinales y decisiones judiciales 15.
5) El contrato de licencia es el paradigma de los contratos de
transferencia de tecnología
12. La explotación contractual de los conocimientos tecnológicos
protegidos a través de derechos de propiedad industrial e intelectual
puede llevarse a cabo mediante diferentes figuras contractuales,
todas ellas caracterizadas por su atipicidad y, en contratos como el
de ingeniería o el de joint venture, con un complejo entramado
prestacional. A pesar de la variada configuración que pueden
asumir estos contratos, existe un denominador común en todas las
figuras contractuales utilizadas para implementar procesos de
transferencia de tecnología consistente en la autorización que
otorga el titular de la tecnología a un tercero para su explotación a
cambio de una contraprestación. Este denominador común coincide
con la estructura fundamental del contrato de licencia, por tanto,
consideramos fundamental centrarnos en este trabajo en el contrato
de licencia, dado que los resultados obtenidos del estudio del
mismo son predicables de las demás formas contractuales utilizadas
in the global economy, Cambridge, MIT Press, 1991; MARKUSEN, J. R. “Trade
in Producer Services and in Other Specialized Intermediate Inputs” en American
Economic Review, núm.79, 1989, págs. 85-95.
15
Ver por todos, ESPLUGUES MOTA, C., Compraventa internacional de
mercaderías, Valencia, Instituto de Mediana y Pequeña Industria Valenciana,
1993; OVIEDO ALBÁN, J., “Aplicación material de la Convención de Naciones
Unidas sobre compraventa internacional de mercaderías”, en Vniversitas, núm.
113, 2007, págs. 207-233.
29
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
para llevar a cabo una transferencia tecnológica. No obstante, con
el fin de verificar la posibilidad de aplicar lo sostenido sobre la
licencia a otras figuras contractuales plantearemos supuestos
fácticos para analizar otros contratos, como el de franquicia, joint
ventures o el contrato de ingeniería.
6) La importante función social del contrato de licencia en los
procesos de transferencia de tecnología
13. La transferencia de tecnología implementada a través del
contrato de licencia puede tener un significado más allá del
meramente económico, alcanzando la posibilidad de cumplir una
función social. Esta visión ha sido contemplada en diferentes textos
normativos e iniciativas de armonización. Un claro ejemplo de esta
visión social lo podemos encontrar en los artículos 7 y el 66.2 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio 16, (en adelante, Acuerdo
ADPIC), que establecen respectivamente:
Artículo 7: “La protección y la observancia de los derechos
de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción
de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión
de la tecnología en beneficio recíproco de los productores y
de los usuarios de conocimientos tecnológicos de modo que
favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio
de derechos y obligaciones”.
Artículo 66.2 “Los países desarrollados miembros ofrecerán
a las empresas e instituciones de su territorio incentivos
destinados a fomentar y propiciar la transferencia de
tecnología a los países miembros menos adelantados, con el
16
Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC, de 15 de abril de 1994.
Instrumento de ratificación en España de 30 de diciembre de 1994, BOE núm. 20
de 24 de enero de 1995.
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica
sólida y viable”.
Lo mismo está recogido en el informe del grupo de trabajo sobre
comercio y transferencia de tecnología al Consejo General de la
Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC), en donde
se pone de manifiesto la proyección social de los procesos de
transferencia de tecnología, al sostener que estos constituyen uno
de los mecanismos por excelencia para procurar el mejoramiento
de las condiciones de vida de los países menos desarrollados 17.
14. Los argumentos señalados anteriormente sirven para ilustrar la
función social que tienen los procesos de transferencia tecnológica
que, tal como sostienen pronunciamientos de diferentes
instituciones internacionales 18, se convierten en una poderosa
herramienta para alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones
económicas y sociales de los países con un grado menor de
desarrollo económico y tecnológico.
7) Dificultades planteadas por la propiedad industrial e
intelectual en el desarrollo de los procesos de transferencia de
tecnología
15. Si bien la disciplina de la propiedad industrial e intelectual es
desde antaño el medio más idóneo para la protección de la
tecnología 19, la protección dispensada por esta disciplina no está
17
Informe del grupo de trabajo sobre comercio y transferencia de tecnología al
Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), documento
WT/WGTTT/W/14 del 29 de noviembre de 2007, pág. 2.
18
Véase ONUDI, Pautas para la evaluación de acuerdos de transferencia de
tecnología, núm. 12, Nueva York, Organización de Naciones Unidas, 1981;
OMPI, Guía de licencias para los países en desarrollo, Ginebra, 1977; y
UNCTAD, “Directrices para el estudio de la transmisión de tecnología a los
países en desarrollo, Doc. TC/B/AC, Ginebra, 1977.
19
En 1886, en el marco de la celebración de la feria mundial, se dio un paso
histórico en la protección internacional de los conocimientos tecnológicos con la
31
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
libre de dificultades. Dos de las más importantes dificultades
radican en la existencia del ya mencionado principio de
territorialidad, que afecta a la mayoría de los derechos de propiedad
industrial y que se encuentra en directa oposición a una de las
características fundamentales de los conocimientos tecnológicos: la
posibilidad de ser explotados simultáneamente en distintas partes
del mundo y, por otra, en los altos costes señalados 20, de suerte que
creación del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad
industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de
1900, en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934) y en Lisboa
(1958) y, modificado por el Acta de Estocolmo de 1967, BOE núm. 128 de 1 de
febrero de 1974 (en adelante, CUP), disponible en: http://www.uaipit.com
(sección de legislación); al que seguiría el Convenio de Berna para la protección
de las obras artísticas y literarias, del 9 de septiembre de 1886, completado en
París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908,
completado en Berna el 20 de marzo de 1914. Instrumento de ratificación en
España de 2 de julio de 1974. BOE núm. 81 de 4 de abril de 1974 y núm. 260 de
30 de octubre de 1974 y modificado en 1979 (BOE 5 de diciembre de 1984),
disponible en: http://www.uaipit.com, sección de legislación, (última consulta de
los instrumentos mencionados en esta nota 18/05/2012). La historia del
desarrollo de la propiedad industrial e intelectual se remonta mucho antes de la
creación de estos convenios, pero dado el carácter eminentemente internacional
que se pretende imprimir a esta investigación tomamos como punto de partida
estos instrumentos, debido a que fueron los primeros en su especie en ocuparse
de estas materias con la presencia de un gran número de países firmantes. Sobre
la historia de la propiedad industrial e intelectual véase MAY, C. y SELL, S. K.,
Intellectual property rights: a critical history, Santa Clara CA, Lynne Rienners
Publishers, 2006; SÁIZ GONZÁLEZ, P., Legislación histórica sobre propiedad
industrial: España (1759-1929), Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas,
1996; y SCHWABACH, A., Intellectual property: a reference handbook
Contemporary world issues, Santa Bárbara CA, ABC-Clio, 2007.
20
REICHMAN, J. H., “Managing the Challenge of a Globalized Intellectual
Property Regime” en, ICTSD-UNCTAD Dialogue, 2nd Bellagio Series on
Development and Intellectual Property, Ginebra, UNCTAD, 2003. Debido a
estos inconvenientes se han elevado propuestas alternativas en el sentido de
reemplazar el sistema de aprobación previa de la patente y demás derechos de
propiedad industrial, por un sistema de compensación posterior. Bajo este
sistema, el titular de la patente no autorizaría previamente al competidor
interesado en reproducir el contenido de la patente, para realizar una mejora sino
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
solo aquellos con unos recursos económicos adecuados para hacer
frente a estos costes podrán gozar de la protección otorgada por el
Estado 21.
16. El inconveniente fundamental de la protección de los
conocimientos tecnológicos a través de la disciplina de la
propiedad industrial e intelectual radica, a nuestro juicio, en el
alcance y los límites que deben existir respecto de los derechos
exclusivos otorgados por el Estado. Un ejemplo que ilustra las
dificultades para encontrar un balance entre el incentivo que se
debe dar a los creadores y el acceso de la comunidad a los
beneficios asociados a los desarrollos tecnológicos lo encontramos
en el campo de los productos farmacéuticos. En el momento de la
redacción de esta tesis doctoral se espera el fallo de la Corte
Suprema de la República de la India en el asunto del medicamento
Glivec de la empresa Novartis 22. En este asunto se puede apreciar
que éste estaría en libertad de hacerlo, pero debería compensar al titular de la
patente.
21
DESANTES REAL, M., “La patente comunitaria y la crisis del principio de la
territorialidad”, op. cit., pág. 342.
22
Novartis v. the Union of India (6 August 2007), Order of High Court of
Judicature at Madras, núms. 24759 y 24760 de 2006. El origen de este asunto se
encuentra en la patente sobre un compuesto llamado Imatinib, desarrollado por
Novartis en 1993 que posteriormente fue comercializado bajo el nombre Glivec
para el tratamiento del cáncer. En el año 2005 Novartis solicitó una nueva
patente sobre una modificación de este compuesto en la India, pero de acuerdo
con la ley de patentes de este país se excluye de la esfera protegida a las
modificaciones de medicamentos ya existentes y de esta manera evitar la práctica
del evergreening, por tanto, se negó la solicitud de la patente argumentando que
Glivec no representa una verdadera innovación con “mayor eficacia”, sino que
solo se trata de una nueva forma de Imatinib. Novartis recurrió dicha decisión y
actualmente el caso se encuentra ante la Corte Suprema india, en donde se espera
que se tome una decisión a finales del mes de marzo de 2012. Este asunto ha sido
objeto de gran interés debido a que la producción de la versión genérica de este
medicamento tiene un coste anual por paciente de aproximadamente 2500
dólares, mientras que con el medicamento protegido por la patente esta cifra se
eleva a 70.000 dólares por paciente, de suerte que se involucra el argumento del
acceso a tratamientos médicos para pacientes de países pobres. Para los
33
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
claramente la dificultad para encontrar un equilibrio entre los
intereses de las compañías farmacéuticas que argumentan que
necesitan la obtención de derechos exclusivos sobre sus desarrollos
con el fin de seguir adelante con sus procesos de investigación y,
por otra parte, los intereses de la sociedad en general que necesita
tener a su alcance los tratamientos médicos para luchar contra
enfermedades como el cáncer o el Sida a precios razonables.
8) Desequilibrio en el poder de negociación de las partes en un
contrato de licencia de tecnología y relevancia de la autonomía
de la voluntad
17. Con frecuencia y, sobre todo en el ámbito internacional, los
procesos de transferencia de tecnología se llevan a cabo entre
partes que no tienen un poder de negociación simétrico. La
situación más recurrente en estos contratos es la presencia de una
parte fuerte, que generalmente es la poseedora de la tecnología y
otra parte, la receptora, que tendrá un margen de negociación más
reducido 23. Con esta afirmación no queremos desconocer la
existencia de acuerdos de licencia entre contratantes con la misma
capacidad de negociación (situación que se presenta con frecuencia
en acuerdos de colaboración e investigación de “alta tecnología”,
como desarrollos biotecnológicos, farmacéuticos, aeroespaciales,
armamentísticos e informáticos, entre otros), sin embargo, estos
acuerdos suelen llevarse a cabo, o bien en el ámbito doméstico, o
antecedentes y un análisis detallado de este caso: POGGE T., RIMMER, M. y
RUBENSTEIN, K., Incentives for Global Public Health: Patent Law and Access
to Essential Medicines Connecting International Law with Public Law,
Cambridge, Cambridge University Press, 2010, págs. 395-399.
23
DELGADO DE CANTÚ, G. M., México, estructuras política, económica y
social, México D.F., Pearson Educación, 2003, pág. 263. “La transferencia de
tecnología ocurre por lo general en circunstancias desiguales de intercambio; es
decir, los países de alto desarrollo económico exportan tecnología a los de menor
desarrollo que, por razones del rezago de sus economías, se han visto
incapacitados para crear tecnología propia y ven, por lo tanto, en la necesidad de
importar conocimiento, maquinaria y equipo”.
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
entre partes provenientes de países con un grado igual o similar de
desarrollo tecnológico.
18. La situación de desequilibrio planteada se ve agravada por la
atipicidad legal del contrato de licencia y de las otras figuras
contractuales encargadas de llevar a cabo los procesos de
transferencia de tecnología, que conduce a que el principio de la
autonomía de la voluntad de la voluntad de las partes presente una
enorme relevancia, tanto en su vertiente material, cuanto
conflictual.
En efecto, el ejercicio de la autonomía de la voluntad material hace
posible que la parte fuerte de la relación, que en la mayoría de los
casos es el titular de los derechos de propiedad industrial e
intelectual, protectores de los conocimientos tecnológicos, tenga la
posibilidad de imponer condiciones gravosas a su contraparte,
impidiendo de esta manera que la licencia cumpla su función social
como método para llevar a cabo procesos de transferencia
tecnológica. Por su parte, en cuanto a la autonomía de la voluntad
conflictual, la determinación de la ley aplicable cobra un papel
protagónico en los contratos internacionales de licencia de
tecnología otorgando a las partes la facultad de elegir el
ordenamiento jurídico que regirá su relación contractual. Así
mismo, en la gran mayoría de los casos, las partes eligen
previamente el tribunal ordinario que conocerá de las posibles
controversias derivadas del desarrollo del contrato o, en su caso, se
someterán expresamente al arbitraje comercial internacional. Esta
“elección” es con frecuencia impuesta por la parte fuerte con el fin
de litigar en el lugar donde se encuentre su domicilio o
establecimiento y aplicar la ley de dicho país, o aquella que le
brinde mejores garantías.
19. La libertad que poseen las partes para la configuración del
contenido del contrato, la elección del tribunal ante el cual dirimir
las posibles controversias y de la ley aplicable a la transferencia de
tecnología no es, sin embargo, absoluta. La importancia señalada
35
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
de los conocimientos tecnológicos en la sociedad conduce a que los
ordenamientos jurídicos de diferentes países, sin importar su grado
de desarrollo tecnológico, regulen algunos de los aspectos clave de
los contratos de licencia utilizados para llevar a cabo una
transferencia tecnológica. Esta regulación se manifiesta, tanto a
través de normas dispositivas que, aunque pueden ser derogadas
por la voluntad de la partes, son de gran utilidad frente al silencio
de los contratantes, cuanto mediante disposiciones imperativas o de
obligatorio cumplimiento 24, destinadas a alcanzar los fines que el
Estado considera como vitales para la colectividad en general.
20. No obstante lo anterior, debido a la situación de desequilibrio
subrayada en anteriores líneas, es posible que las normas
establecidas por el Estado, para proteger a los contratantes o para
crear situaciones de equilibrio, sean evitadas a través de la elección
de un ordenamiento jurídico que no contenga este tipo de
protección, por tanto, es preciso estudiar las respuestas que el
Derecho internacional privado aporta a los contratos
internacionales de transferencia de tecnología y la posibilidad de
aplicar las normas imperativas de protección, tanto en países
24
Al abordar el estudio de las normas imperativas, obligatoriamente debemos
referirnos al orden público y a las innegables dificultades que acompañan su
definición y delimitación jurídica. En efecto, ya autores como F.C. SAVIGNY se
refirieron al estudio de la categoría del orden público como uno de los más
difíciles, sino el más, dentro de todas las construcciones teóricas del Derecho
(vid. VON SAVIGNY, F. C., traducción de GUTHRIE, W. M., Treatise on the
conflict of laws, Edimburgo, T &T Clarke, 1880, págs. 360-362). Los diversos
intentos para definirlo no han arrojado más que aproximaciones casuísticas, que
no hacen más que confirmar el desafío que el concepto de orden público
representa en la doctrina y en la práctica jurídica. Tal como sostuvo J. D.
GONZÁLEZ CAMPOS “la falta de unicidad en la función y el significado del
orden público en cada uno de los sectores del Derecho conforma una pluralidad
de acepciones del mismo: orden público constitucional, administrativo, penal,
procesal, u económico, que dificulta enormemente la apreciación de su verdadero
significado en un precepto en concreto”. Vid. GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C, “Comentario al artículo 12. 3 CC”, en ABADEJO
A. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales, tomo I, vol. 2, Madrid, Edersa, 1995, págs. 901.
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
productores de tecnología cuanto en países menos desarrollados
que son importadores natos de conocimientos tecnológicos.
9) Necesidad de replantear el tratamiento del contrato de
licencia en la actualidad en América Latina
21. Ante la situación de desequilibrio apuntada anteriormente y,
teniendo en cuenta la vital importancia que el acceso a la
tecnología reviste para todos los países del mundo, en la década de
los 70 se llevaron a cabo en el seno de la ONU, las discusiones
necesarias para negociar la creación de un Código Internacional de
Conducta para la Transferencia de Tecnología, pero debido a la
dificultad de las negociaciones esta iniciativa nunca originó un
documento vinculante. Dentro de las negociaciones fue clara la
postura escéptica de los países industrializados (denominado
“grupo B”) que fue reflejada con meridiana claridad en el
Memorándum 5.1.1.A.4 de 26 de noviembre de 1975, preparado
por la Unión de Industrias de la Comunidad Económica Europea y,
que fue presentado a la comisión de transferencia de tecnología de
la UNCTAD en su primera sesión. En este escrito se sostiene en el
punto 6 que:
“Los abusos ocasionales cometidos por algunas empresas en
el pasado, no deben generalizarse de tal suerte que
justifiquen una excesiva intervención del Estado, ya que
nadie puede ser forzado a invertir o a transferir tecnología,
si se sobreenfatizan (sic) las llamadas prácticas comerciales
restrictivas y, como consecuencia se establecen controles
sin fundamento en la realidad, se eliminaría toda libertad
contractual” 25.
22. Las negociaciones sobre este Código de Conducta se
prolongaron por más de diez años, al término de los cuales, en la
25
ÁLVAREZ SOBERANIS, J., “Necesidad de formular un Código Internacional
de Conducta en Materia de Transferencia de Tecnología”, op. cit., pág. 12.
37
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
última sesión en el seno de la UNCTAD, todavía cuestiones vitales
permanecían sin conceso, tales como su propio alcance; mientras
los países desarrollados (grupo B) consideraban que el instrumento
debería tomarse como unas directrices a seguir voluntariamente, los
países menos desarrollados (el denominado “grupo de los 77”)
abogaban por un carácter vinculante26.
Frente el fracaso de las negociaciones del Código Internacional de
Conducta de Transferencia de Tecnología, los países receptores y,
particularmente los países de América Latina, que serán el objeto
de estudio fundamental de esta tesis doctoral, optaron desde la
década de los 70 por implementar políticas proteccionistas para
someter a un estricto control a las tecnologías introducidas al país.
Con la aplicación de estas políticas, se sometía a la aprobación
previa los contratos de transferencia de tecnología y, se obligaba a
revelar la información accionarial del inversionista a agencias
públicas de control 27. Estas políticas se fueron flexibilizando
paulatinamente en la década posterior, cediendo ante la necesidad
de crear un ambiente propicio para atraer la inversión extranjera en
el continente y llegando en casos, como el de Argentina o México,
a desaparecer por completo 28. Por ello, la búsqueda de mecanismos
que permitan crear unas condiciones de equilibrio en los contratos
de licencia de tecnología parece haberse estancado en América
Latina desde la década de los 80, evidenciándose la falta de
propuestas a nivel de legislación nacional e internacional.
26
Sobre la historia de las negociaciones del Código Internacional de Conducta de
Transferencia de Tecnología, HOVENKAMP, H., JANIS, M. y, LEMLEY, M.
A., IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles applied to Intellectual
Property Law, vol. I, Gaithersburg, Aspen Publishers, 2001, Sec. 40.3.40-36.
27
DE LEÓN, I., “¿Puede la política de competencia moderar los efectos de la
propiedad intelectual?”, en La Propiedad Inmaterial, núm. 8, 2004, pág. 17.
28
Acerca la evolución de la desregulación en México sobre contratos de licencia
y transferencia de tecnología, DE LA GARZA SANTOS, C., “A New Era:
Deregulation of the Transfer of Technology in Mexico”, en United StatesMexico Law Journal, vol. 1, 1993, págs. 53-56.
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
23. Otro indicador del estancamiento del control a las prácticas
abusivas en los contratos de transferencia de tecnología se aprecia
en la escasa jurisprudencia relativa a estos contratos en América
Latina, consecuencia lógica del abandono en la década de los
ochenta de las leyes de transferencia de tecnología 29. Es posible
que esta situación se deba, tal como sostiene I. DE LEÓN, a que,
“primero, posiblemente se teme que un ejercicio agresivo de
controles a estos contratos pudiera causar limitaciones a las
inversiones en el mercado y, segundo, por la orientación de la
agenda de las agencias de competencia hacia otro tipo de prácticas
(carteles, restricciones verticales en distribución de productos,
control de concentración económica industrial) cuya restricción a la
competencia es evidente” 30.
10) Falta de normas de Derecho internacional privado en los
países de América Latina que regulen los contratos de
transferencia de tecnología.
24. El desarrollo económico no ha estado acompañado de un
desarrollo normativo en materia de Derecho internacional privado
acorde con la realidad económica actual en los países de América
Latina. Un ejemplo claro de esta situación lo encontramos en
algunos países de la región, como Colombia, en donde, ante la
ausencia de normas reguladoras del primer sector del Derecho
internacional privado, el juez debe realizar interpretaciones
analógicas con las leyes de arbitraje para aceptar las cláusulas
atributivas de competencia judicial internacional, o como en Brasil,
en donde se discute la aceptación de la autonomía conflictual en los
contratos internacionales que no contemplen una cláusula
compromisoria.
29
GERVAIS, D., The TRIPS Agreement Drafting History and Analysis, Londres,
Sweet and Maxwell, 2008, pág. 434.
30
DE LEÓN, I., ¿Puede la política de competencia moderar los efectos de la
propiedad intelectual?, op. cit., pág. 13.
39
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
No obstante, consideramos que, debido a los avances políticos en
materia de integración subregional, manifestada en la creación de
nuevos sistemas de integración, como el de la Unión de Naciones
Suramericanas, en adelante, UNASUR y, el buen desempeño de la
economía en la mayoría de los países de América Latina 31, es
oportuno retomar el establecimiento de mecanismos, tanto de
normas sustanciales, cuanto de Derecho internacional privado que
permitan crear un equilibrio entre los participantes de un contrato
de transferencia internacional de tecnología que evite los posible
abusos de la parte fuerte de la relación, de suerte que se produzca
una efectiva transferencia internacional de tecnología que redunde
en beneficio de toda la sociedad y de las partes involucradas en el
contrato.
II.
Objetivo, metodología e iter lógico
1) Objetivo
25. El objetivo fundamental de este trabajo de investigación va
dirigido a formular una propuesta para la creación de un marco
normativo compuesto por disposiciones imperativas y por normas
de Derecho internacional privado que conduzca al establecimiento
de condiciones de igualdad material entre las partes intervinientes
en un contrato internacional de transferencia de tecnología, para
alcanzar el equilibrio contractual entre las partes, que permita que
se verifique una correcta transferencia tecnológica a los países de
América Latina. En aras de la consecución de este objetivo, se
31
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Perspectivas
Económicas de América Latina 2012 Transformación del Estado para el
Desarrollo, Santiago de Chile, United Nations Publications, 2011. Entre 2000 y
2007, los países latinoamericanos redujeron en promedio su deuda pública en 15
puntos porcentuales del PIB y pasaron de un déficit fiscal de 2,4% del PIB a un
superávit de 0,4%. Así mismo, mientras que se espera que el crecimiento en las
economías de los países desarrollados continúe siendo lento, se estima que
América Latina crecerá un 4,1% en 2012.
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
realizará un análisis práctico de las cláusulas de elección de foro y
Derecho aplicable, determinación del Derecho aplicable en defecto
de elección, de la aplicación de las normas imperativas aplicables a
los procesos de transferencia de tecnología y, en fin, de la eficacia
de las decisiones dictadas por tribunales ordinarios o arbitrales
extranjeros en los países latinoamericanos. El propósito de este
análisis consiste en verificar la efectividad de las normas
propuestas, teniendo en cuenta que en los contratos de licencia y
demás figuras contractuales utilizadas para implementar los
procesos de transferencia de tecnología existen cláusulas
atributivas de competencia a tribunales ordinarios y arbitrales
extranjeros.
26. La aportación llevada a cabo con este trabajo de investigación
será, por tanto, la creación de las bases necesarias, a través de una
propuesta normativa, para la consecución de una adecuada
transferencia internacional de tecnología, con el propósito
fundamental de que se materialice la función social que deben tener
este tipo de contratos y, a su vez, se puedan beneficiar de dicha
transferencia todas las partes del contrato.
2) Metodología
27. Con el propósito de cumplir el objetivo mencionado, además de
haber llevado a cabo una extensa investigación de las fuentes
doctrinales y jurisprudenciales 32, se ha realizado un análisis de los
aspectos contractuales de la práctica internacional estudiando,
gracias a la colaboración del despacho especializado en propiedad
32
Investigación llevada a cabo en diversas universidades españolas, europeas y
de América Latina (entre ellas, Externado de Colombia, Alicante, Barcelona,
Queen Mary de Londres) a quienes agradecemos la oportunidad de utilizar los
recursos bibliográficos. También queremos agradecer especialmente al proyecto
UAIPIT (http://www.uaipit.com), a través del cual fue posible tener acceso a
gran cantidad de documentos y a la base de datos especializada en propiedad
industrial e intelectual Darts-IP.
41
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
industrial J. ISERN PATENTES y MARCAS 33, más de cien
contratos internacionales de transferencia de tecnología,
especialmente los celebrados entre partes provenientes de países
con diferente grado de desarrollo tecnológico. El propósito ha sido
identificar las conductas más frecuentes en la práctica negocial que
pueden afectar el cumplimiento de la función social de este tipo de
contratos como herramienta para llevar a cabo procesos de
transferencia de tecnología. Con fundamento en la información
obtenida se ha realizado un análisis de las diferentes cláusulas
identificadas y los posibles efectos benéficos y perjudiciales que
estas pueden implicar para una correcta transferencia de tecnología.
28. Posteriormente, se ha llevado a cabo un estudio de las normas
imperativas que afectan a los contratos internacionales de licencia
de tecnología contenidas en tres sectores normativos
fundamentales. El primero, el del Derecho a la libre competencia
económica, el segundo, el de las normas relacionadas con la forma
y el registro de actos jurídicos y, el tercero, el de las normas
reguladoras de la inversión extranjera. Aunque somos conscientes
que existen otros sectores del ordenamiento jurídico que pueden
afectar el desarrollo de estos contratos, tales como las normas sobre
protección del medio ambiente o disposiciones cambiarias,
consideramos que los sectores normativos elegidos son los que
contienen normas que afectan a los contratos internacionales de
licencia de tecnología de una forma directa, frecuente y de una
forma transversal, sin que importe el tipo de tecnología objeto del
contrato.
29. Las normas estudiadas son las pertenecientes a los
ordenamientos jurídicos de países que hemos diferenciado en
productores y receptores de tecnología. En el primer grupo de
países, que hemos denominado “productores de tecnología”, se han
estudiado las legislaciones de los Estados Unidos y de la Unión
33
Despacho de propiedad industrial J. Isern Patentes y Marcas de Barcelona,
http://www.jisern.com.
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
Europea. La elección de los Estados Unidos estuvo fundamentada
en dos motivos principales. El primero, su posición como ejemplo
paradigmático de la producción tecnológica a nivel mundial 34. El
segundo, radica en la gran influencia y el elevado nivel de
intercambio comercial que este país ejerce sobre los países de
América Latina que han sido seleccionados para formar parte del
grupo de países receptores de tecnología, ya que, exceptuando a
Brasil, Chile y Argentina, Estados Unidos sigue siendo el principal
socio comercial de todos los países del continente americano.
30. Para el estudio del ordenamiento jurídico de los Estados
Unidos, debido a que en este país se presenta la situación de
convivencia del sistema federal y estatal, hemos centrado nuestro
estudio en las normas federales aplicables a todos los Estados del
país. No obstante, teniendo en cuenta que la competencia para
legislar sobre Derecho internacional privado se encuentra en cada
uno de los Estados, se ha utilizado un sistema de agrupación en
función de las características comunes de los ordenamientos
estatales. Finalmente, se estudian supuestos fácticos utilizando la
legislación de Estados paradigmáticos en el tratamiento de temas
de tecnología, tales como los Estados de Nueva York y California.
31. El segundo sistema normativo analizado es el de la Unión
Europea, puesto que en el seno de la Unión encontramos países con
distintos grados de desarrollo tecnológico. Esta situación, unida al
hecho de compartir una misma regulación en materias claves para
nuestro estudio, como el Derecho de la competencia económica o
la inversión extranjera, sirven como fundamento para analizar la
forma en que se puede tratar la transferencia de tecnología de
manera tal que proteja en igualdad de condiciones los intereses de
34
Estados Unidos sigue teniendo el primer lugar en el ranking con el mayor
número de patentes solicitadas tanto a nivel nacional, cuanto en otros países.
Aunque por sí misma la cantidad de patentes solicitadas no indica la calidad o
desarrollo tecnológico de un país, no se puede desconocer que es uno de los
indicadores más importantes para medir la capacidad de producción de
tecnología.
43
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
contratantes con diferente poder de negociación. Así mismo, se ha
realizado una especial referencia a la legislación española de
patentes en donde se encuentra una regulación expresa acerca de
aspectos de vital importancia dentro de los contratos de cesión y de
licencia que constituyen la estructura fundamental de los contratos
internacionales de transferencia de tecnología.
32. El segundo grupo de países que hemos denominado “receptores
de tecnología” está constituido por países de América Latina en
donde, si bien es cierto que existen diferentes bloques de
integración, como el North American Free Trade Agreement,
NAFTA, el Central American free trade agreement, CAFTA (estos
dos con la presencia de Estados Unidos) o el recientemente creado
Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, creemos que por su
estabilidad y representatividad de los países que lo integran en
cuanto al carácter de receptores de tecnología, la opción más
adecuada para los fines de esta tesis doctoral es tomar como base
dos de los principales bloques de integración subregional de
América del Sur, la Comunidad Andina de Naciones, en adelante,
CAN y el Mercado Común del Sur, en adelante, MERCOSUR. En
estos dos bloques de integración analizaremos principalmente las
disposiciones que forman parte de la regulación subregional, no
obstante, cuando en estas no se regulan las materias respectivas,
hemos acudido al estudio de las legislaciones de algunos de los
países que las conforman. El criterio de elección de estos países
esta dado, tanto en función del tamaño de su economía, cuanto del
crecimiento en inversión extranjera en la última década. Aplicando
este criterio, los países elegidos fueron, dentro del sistema de
integración del MERCOSUR, Brasil y Argentina y, en cuanto a los
países integrantes de la CAN, Colombia 35. Aunque los países
35
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Perspectivas
Económicas de América Latina 2012 Transformación del Estado para el
Desarrollo, op. cit., pág. 178. Uno de los indicadores que muestran el buen
desempeño de la economía colombiana lo constituye la inversión extranjera que
presentó un aumentó en los primeros 8 meses de 2011 en un 50% con respecto al
año anterior.
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
citados anteriormente ocuparán la mayor atención de nuestro
estudio, analizamos puntualmente otros países, como México, que
permitirán ilustrar en el tercer capítulo la ley aplicable a los
contratos de transferencia de tecnología, debido a que este país
junto con Venezuela, han sido los únicos en ratificar la Convención
interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos
internacionales 36.
33. El análisis comparado realizado entre las normas imperativas de
países con diferente grado de desarrollo tecnológico nos permitirá
establecer si las disposiciones de países productores de tecnología,
dedicadas a evitar las conductas que van en detrimento de una
correcta transferencia tecnológica, son extrapolables a los
ordenamientos de América Latina. De esta manera, observando el
tratamiento que los países productores de tecnología otorgan a los
supuestos de abusos de la parte fuerte de la relación contractual y,
comparándolo con el estado actual en los países de América Latina,
se realiza la propuesta de normas dirigidas a la creación de unas
condiciones de igualdad material que redunden en el beneficio de
los contratantes.
34. Finalmente, se analiza la efectividad en los países de América
Latina de las decisiones dictadas por autoridades extranjeras,
teniendo presente que de acuerdo con la investigación realizada en
este trabajo de tesis doctoral, la gran mayoría de los contratos de
licencia de tecnología y las demás figuras contractuales utilizadas
para llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica cuentan
con cláusulas atributivas de competencia judicial internacional a
favor de tribunales ordinarios y con cláusulas de sumisión expresa
al arbitraje comercial internacional que atribuyen respectivamente
36
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales firmada en México el 17 de marzo de 1994, aprobada en la
tercera sesión plenaria de la quinta conferencia especializada interamericana
sobre Derecho internacional privado, 14 al 19 de marzo, México, D.F.
OEA/K/XXI.5/CIDIP-V/doc.34/94 rev. 3/17 marzo de 1994.
45
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
competencia a los tribunales ordinarios o arbitrales de los titulares
de los derechos de propiedad industrial e intelectual involucrados
en el contrato. Para tal fin se examinan los procesos de
reconocimiento de una decisión dictada por un tribunal ordinario o,
en su caso, por uno arbitral extranjero en los países de América
Latina, a la luz de los ordenamientos jurídicos de los países
receptores de tecnología, seleccionados por ser estos los
considerados como las economías más representativas de los
sistemas de integración suramericana (Argentina, Brasil y
Colombia).
3) Iter lógico
35. Con el fin de alcanzar el objetivo planteado, este trabajo de
investigación se divide en tres capítulos:
36. En el capítulo primero se analiza la práctica contractual
internacional, exponiendo la manera en que se implementan los
procesos de transferencia de tecnología mediante las figuras
contractuales más recurridas en la práctica negocial, tomando como
paradigma el contrato de licencia, debido a que sus elementos
esenciales se encuentran presentes en las demás figuras
contractuales, el resultado del análisis de este contrato se podrá
aplicar a otros contratos con mayor nivel de complejidad
prestacional. Posteriormente, se delimita el problema a solucionar
con la presente tesis doctoral, identificando las cláusulas más
comunes en la práctica dentro de los contratos de licencia de
tecnología que pueden atentar contra la correcta transferencia de
tecnología. Con ello se demuestra la necesidad de establecer
normas imperativas que cumplan su función como límite a la
autonomía de la voluntad de los contratantes, evitando así abusos
de la parte fuerte de la relación que entorpezcan la correcta
transferencia de tecnología y terminen perjudicando a ambas partes
contratantes.
INTRODUCCIÓN:
PRESENTACIÓN,
METODOLOGÍA E ITER LÓGICO
JUSTIFICACIÓN,
OBJETIVO,
37. El segundo capítulo se divide, a su vez, en dos partes, teniendo
en cuenta la existencia en la gran mayoría de los contratos
analizados de cláusulas de elección de foro a favor, o bien de los
tribunales ordinarios o bien arbitrales coincidentes con la sede del
titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual que
protegen la tecnología objeto del contrato. En la primera parte, se
estudia la aceptación por los tribunales de Estados Unidos y la UE
de este tipo de cláusulas cuando cumplen los requisitos de validez,
así como de las cláusulas de elección de la ley aplicable a las
controversias que se generen con ocasión del desarrollo de los
contratos de transferencia de tecnología, examinando también la
forma de determinar el Derecho aplicable en defecto de elección.
En la segunda parte, se analiza la manera en que los ordenamientos
de países productores de tecnología seleccionados (Estados Unidos
y la UE) regulan los contratos de transferencia de tecnología
mediante normas imperativas dirigidas a limitar la autonomía de la
voluntad de las partes. Los sectores normativos analizados son el
Derecho de la competencia, la inversión extranjera y las normas
sobre la forma y el registro de los contratos. Este estudio sentará las
bases para realizar una comparación con el tratamiento que otorgan
los países de América Latina a los procesos de transferencia de
tecnología, con el fin de formular una propuesta de normas para
estos países adaptada a sus especiales condiciones y necesidades.
38. El tercer capítulo, analiza dos cuestiones fundamentales en
nuestra investigación. La primera el tratamiento que reciben los
contratos de transferencia de tecnología en el foro de los países de
América Latina. Al tratarse de contratos internacionales que
contienen cláusulas de elección de foro y de Derecho aplicable, se
estudia la aceptación de estas cláusulas a la luz de los
ordenamientos de los países de América Latina, para
posteriormente, analizar la regulación existente en estos países que
afecta a los contratos de transferencia internacional de tecnología.
Este estudio se realiza en los mismos sectores normativos
analizados en el capítulo segundo, es decir, Derecho de la
competencia, inversión extranjera y, las normas sobre la forma y el
47
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
registro del contrato. La segunda cuestión fundamental que se
aborda en el tercer capítulo es la manera en que los países de
América Latina llevan a cabo el reconocimiento de las sentencias y
laudos arbitrales dictados por un tribunal extranjero, haciendo
especial énfasis en la manera en que los países receptores de
tecnología deben realizar este procedimiento con el fin de asegurar
el respeto a las normas imperativas del Estado de acogida,
establecidas para garantizar una correcta transferencia de
tecnología y valorar la virtualidad de las normas propuesta en este
trabajo de investigación.
39. La investigación finaliza con las conclusiones en donde se
propone la manera en que se debe modificarse la regulación
existente en los países de América Latina, realizando una propuesta
normativa dirigida a la creación de un marco imperativo a adoptar
en estos países, con el fin de alcanzar un equilibrio contractual en
los contratos de transferencia de tecnología, en aras de conseguir
mayor seguridad jurídica y justicia del resultado.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
CAPÍTULO I.
LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
PROCESOS INTERNACIONALES DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
49
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
I.
Planteamiento
1. En este capítulo exponemos la forma en que se implementan los
procesos de transferencia de tecnología en el ámbito internacional
con el fin de identificar los problemas que se presentan en estos
procesos y que impiden la realización de una correcta transferencia
tecnológica. Con este propósito se examina el contrato de licencia
como paradigma de los contratos de transferencia de tecnología
(II), debido a que los elementos esenciales de este contrato se
encuentran presentes en las demás figuras contractuales, de las
cuales se estudian sus rasgos característicos (A). Posteriormente, se
delimita el problema del desequilibrio existente entre la capacidad
de negociación de las partes en un contrato internacional de
transferencia de tecnología. Para ello se establecen los diferentes
tipos de licencia (B), su carácter atípico (C) y la consecuente
importancia que representa para este tipo de contratos la autonomía
de la voluntad (III), tanto en su vertiente conflictual (A), cuanto
material (B). Una vez establecida la importancia de la autonomía
de la voluntad, debido al marcado carácter atípico de estas figuras
contractuales, centraremos nuestro estudio en las cláusulas y
conductas que los contratantes, haciendo uso de su autonomía
material, suelen adoptar en este tipo de contratos y que pueden
conducir a abusos por parte del titular de los derechos de propiedad
industrial e intelectual que protegen la tecnología objeto del
contrato (IV). En este apartado, con base en los más de cien
contratos analizados para la realización del presente trabajo de
investigación, se identifican las cláusulas más frecuentes en los
contratos de licencia de tecnología, se ilustran los casos en que
dichas cláusulas pueden constituir un impedimento para una
correcta transferencia de tecnología.
2. El objetivo de este capítulo es doble, en primer lugar, verificar
las causas del desequilibrio en los contratos de transferencia de
tecnología en la práctica negocial internacional y, en segundo
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
lugar, identificar las cláusulas que por sus efectos nocivos para la
transferencia de tecnología suponen mayor riesgo para los
receptores. Este análisis permitirá valorar en su conclusión la
importancia que tiene para la sociedad la imposición de límites a la
autonomía de la voluntad de las partes a través de normas
imperativas que restrinjan la configuración de conductas abusivas
que impidan una correcta transferencia internacional de tecnología.
II. El contrato de licencia como paradigma
de
los
contratos
internacionales
de
transferencia de tecnología
3. Los procesos de transferencia internacional de tecnología, tal
como se indicó en el apartado introductorio, pueden desarrollarse
mediante diferentes métodos, como la adquisición o compra de
equipos e intermediación de productos 37, o mediante diferentes
figuras contractuales atípicas, que denominaremos “contratos de
transferencia de tecnología” 38. Este tipo de contratos posee
elementos pertenecientes a diversas figuras negociales e involucra
prestaciones que se pueden pactar, bien sea en un solo acuerdo o en
una multiplicidad de contratos íntimamente relacionados entre sí 39.
37
JAVORCIK, B., “The composition of foreign investment and protection of
intellectual property rights in transition economies”, op. cit., págs. 42-44.
38
SABIDO RODRÍGUEZ, M. “Capítulo XIX Contratos internacionales de
transferencia de tecnología”, en CALVO CARAVACA, A. L. y
CARRASCOSA, GONZÁLEZ, J., (Dirs.), Curso de contratación internacional,
2 ed., Madrid, Colex, 2006, pág. 598. Acerca de la dificultad para clasificar este
tipo de contratos se pronuncia DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Contratos
internacionales sobre propiedad industrial, Madrid, Civitas, 2000, pág. 55; y
GUARDANS CAMBÓ, I. “Contratos de transferencia de tecnología”, en
CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.,
Contratos internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, pág. 1633.
39
DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Contratos internacionales sobre propiedad
industrial, op. cit., pág. 73.
51
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Dentro de la categoría de los contratos de transferencia de
tecnología las figuras contractuales más utilizadas son los contratos
de cesión, licencia, franquicia, operaciones de joint venture y los
contratos de ingeniería. La justificación del tratamiento conjunto de
estos contratos radica en la existencia de características comunes en
todas estas figuras, tales como su carácter sinalagmático o bilateral,
puesto que imponen derechos y obligaciones recíprocas entre las
partes contratantes; su duración, ya que la mayoría de ellos son de
tracto sucesivo al establecer prestaciones reiteradas, tales como el
pago de royalties establecidos en función de diversos criterios,
como niveles de venta, dividendos obtenidos, o unidades
producidas 40; y su carácter intuito personae, toda vez que se llevan
a cabo atendiendo a las especiales cualificaciones tanto del
productor, cuanto del receptor de la tecnología objeto del
acuerdo 41.
4. No obstante sus características comunes, es posible identificar
dos sub- categorías dentro de los contratos de transferencia de
tecnología en atención al contenido obligacional del contrato
analizado 42. La primera sub-categoría la componen los contratos de
transferencia de tecnología con causa simple y, la segunda,
aquellos con causa compleja 43. Los contratos de transferencia de
40
Una excepción a esta característica la constituye el contrato de cesión ya que
se perfecciona en el momento en el que se lleva a cabo la transferencia de la
titularidad del derecho objeto del contrato.
41
GUARDIOLA SACARRERA, E., Contratos de colaboración en el comercio
internacional, Barcelona, Bosch, 2004, pág. 196.
42
Entre los autores que se inclinan por la utilización de esta clasificación
encontramos DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Contratos internacionales sobre
propiedad industrial, op. cit., pág. 37; y UBERTAZZI, B., “La ley aplicable a
los contratos de transferencia de tecnología”, en Actas de derecho industrial y
derecho de autor, tomo 27, 2007, pág. 456 y SABIDO RODRÍGUEZ, M.
“Capítulo XIX Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, op. cit.,
pág. 598.
43
Existe una discusión en cuanto a la terminología usada para definir los
contratos que involucran distintos tipos de prestaciones y obligaciones. Un sector
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
tecnología con causa simple tienen como fin lograr la autorización
de uso, o el cambio de titularidad de un conjunto de conocimientos
tecnológicos protegido por la disciplina de la propiedad industrial e
intelectual, mientras en los contratos con causa compleja dicha
autorización o cambio de titularidad es solo uno de los diversos
elementos dirigidos a la consecución de un fin específico.
5. Es necesario destacar que los contratos con causa simple no
representan las figuras más frecuentes en su forma pura o
individual en la práctica negocial, puesto que en muchas ocasiones
forman parte de acuerdos que incluyen otro tipo de prestaciones 44,
sin embargo, la importancia de esta clase de contratos radica en que
constituyen la estructura básica en la cual se apoyan las figuras
contractuales complejas. Ahora bien, con ello no queremos decir
que los contratos con causa simple no sean utilizados actualmente o
que hayan caído en el desuso, al contrario, su utilización
comprende, en su mayoría de los casos, tecnologías que han
alcanzado un nivel suficiente de madurez y que cuentan con un alto
de la doctrina denomina a este tipo de contratos, “mixtos”, identificándolos como
aquellos en que fusionan o conjugan en un solo negocio prestaciones de dos o
más negocios típicos. ALBALADEJO, GARCÍA, M., Derecho civil, Tomo II,
Barcelona, Bosch, 2002, pág. 416. La posición mayoritaria sostiene que los
contratos mixtos y los complejos son dos denominaciones de un mismo negocio
jurídico, razón por la cual en el desarrollo de la presente tesis doctoral
utilizaremos la expresión “contratos con causa compleja”. PAULEAU, C.,
Incidencia del derecho en la creación y funcionamiento de las Joint Ventures.
Análisis de la organización jurídica de las Joint Ventures en la Unión Europea,
con especial referencia a España, Tesis doctoral dirigida por FERNANDO
CERDÀ, A. y VICENT CHULIÁ, F., Barcelona, Universidad Pompeu Fabra,
2000, pág. 227.
44
LÓPEZ TARRUELLA MARTINEZ, A., “Capítulo XVIII. Contratos
internacionales sobre propiedad intelectual e industrial”, en CALVO
CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA, GONZÁLEZ, J., (dirs.), Curso de
contratación internacional, 2 ed., Madrid, Colex, 2006, pág. 567. Este sería el
caso de un acuerdo que incorpore una licencia de patente más la obligación por
parte del licenciante de transmitir un know how determinado y asistencia técnica
adicional.
53
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
grado de protección, de suerte que este tipo de contratos suele
utilizarse en industrias con mercados homogéneos en los que existe
un bajo nivel de diferenciación en los productos 45.
6. Los contratos con causa compleja son aquellos en los cuales se
encuentran prestaciones propias de uno o más negocios típicos y
prestaciones no pertenecientes a ningún tipo legal y diversas entre
sí 46. Este tipo de contratos son de amplia utilización debido a la
combinación de prestaciones, que pueden ser configuradas en
virtud de la autonomía de la voluntad de los contratantes.
Empezaremos por estudiar las características fundamentales del
contrato de licencia y posteriormente realizaremos abordaremos las
características adicionales que presentan los contratos de causa
compleja respecto de los contratos de licencia.
7. La licencia se caracteriza por su flexibilidad y capacidad de
adaptación a las necesidades de las partes. Estas características han
conducido a que algunos autores consideren a la licencia, más que
una figura contractual, un esquema negocial que comprende
diversas formas de regular las condiciones en que un tercero puede
45
ANAND, G. y KHANNA, T., “The Structure of Licensing Contracts” en
Journal of Industrial Economics (J. Ind. Econ.), vol. 48, 2000, pág. 103.
46
EVANGELIO LLORCA, R., El encargo de obra intelectual, Madrid,
Dykinson, 2006, pág. 50. Algunos autores han utilizado el término partnership –
embedded licensing agreements para referirse a contratos en los cuales además
de una licencia se presenta cierto nivel de asociación entre los contratantes, como
podría ser el caso de un contrato de franquicia industrial o de joint venture.
HAGEDOORN, J., LORENZ-ORLEAN, S. y VAN KRANENBURG, H.,
“Inter-firm technology transfer: partnership-embedded licensing or standard
licensing agreements?”, en Industrial and corporate change, vol. 18, núm. 3,
2008, pág. 529. En este sentido, afirman estos últimos autores textualmente: “We
understand a partnership-embedded licensing agreement to refer to those
agreements where companies engage in technology transfer through a licensing
agreement that is implanted in a broader agreement, a partnership, which also has
other objectives than the single act of transferring technology from one company
to the other”.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
explotar una invención técnica titularidad de otra persona 47. En
efecto, aunque estemos ante un contrato de gran complejidad
prestacional, siempre que hablemos de transferencia de tecnología
estaremos frente a una autorización de uso, bien sea simple o
reciproca de unos conocimientos tecnológicos protegidos por un
derecho de propiedad industrial o intelectual. Esta estructura,
coincidente con la de la licencia, constituye el núcleo fundamental
de los contratos con causa compleja, puesto que el elemento que
caracteriza un contrato de joint venture, uno de ingeniería o uno de
franquicia, como herramienta para llevar a cabo una transferencia
tecnológica, es la autorización de explotación de unos
conocimientos tecnológicos, por lo tanto, salvo algunas
consideraciones particulares que se deban realizar en casos
concretos, el esquema de los contratos de licencia será aplicable a
la mayoría de las figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo
los procesos de transferencia tecnológica en el ámbito
internacional 48.
8. Como consecuencia de la existencia de los elementos esenciales
del contrato de licencia en las demás figuras contractuales
utilizadas para llevar a cabo los procesos de transferencia de
tecnología existe una directa relación entre licenciamiento y
transferencia de tecnología 49, de forma tal que en el Derecho
anglosajón en ocasiones se presente incluso una equivalencia entre
los conceptos de licenciamiento y transferencia de tecnología. Esta
equivalencia se ha puesto de relieve por autores como A. G. TOTH
47
En este sentido SIROTTI GAUDENZI, A., Proprietà intellettuale e diritto
della concorrenza. vol. I., Milan, Wolters Kluwer Italia, 2008, pág. 418.
48
KUTTY, A. y CHAKRAVARTY, S., “The competition - IP dichotomy:
Emerging challenges in technology transfer licenses” en Journal of intellectual
property rights, núm. 16, 2011, pág. 260.
49
DRATLER, J., Licensing of intellectual property, Nueva York, Law Journal
Press, 2005, Sec. 1.01, 1-6. (Obsérvese que las características de esta publicación
–y otras publicaciones estadounidenses similares- no permiten citar las páginas,
sino tan solo la sección).
55
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
al afirmar que la expresión transferencia de tecnología (technology
transfer) implica el acuerdo o licencia por la cual una parte
concede a la otra la facultad de explotar su derecho, que puede ser
intelectual,
industrial
o
cualquier
otra
información
tecnológicamente valiosa 50.
9. A continuación expondremos los rasgos básicos de los contratos
más utilizados en la práctica negocial para llevar a cabo procesos
de transferencia de tecnología con el fin de identificar los
elementos comunes en la práctica internacional.
A.
Figuras contractuales más utilizadas para
llevar a cabo la transferencia de tecnología
1.
La transferencia internacional de
tecnología a través del contrato de licencia
10. La licencia es una de las figuras contractuales más utilizadas en
la contratación internacional de transferencia de tecnología, puesto
que puede ser usada como una herramienta para autorizar el uso de
diferentes bienes inmateriales, tales como invenciones no
patentadas, solicitudes de patente, secretos empresariales, trazados
topográficos de circuitos integrados, derechos de obtentor de
variedades vegetales, derechos de autor sobre programas de
ordenador y, por supuesto, las patentes de invención 51. En efecto, la
licencia es un tipo de contrato que puede presentarse al interior de
la estructura de un mismo grupo de empresas, en un joint venture, o
entre empresas o personas sin vinculación alguna. Esta capacidad
de adaptación de la licencia ha conducido a que se otorgue una
50
TOTH, A. G., The Oxford encyclopedia of European community law, vol. III,
Oxford, Oxford University Press, 2008, pág. 305.
51
PROGOFF, S., Understanding the intellectual property license, Springer
Science & Business, Berlin, 2004, pág. 112. Por otra parte, J. DRATLER realiza
una clasificación de contratos de licencia en la cual incluye los derechos
mencionados dentro de la categoría de “licencias tecnológicas”. Vid. DRATLER,
J., Licensing of intellectual property, Nueva York, Law Journal Press, Sec 1.01,
1-6.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
directa relación
tecnología 52.
entre
licenciamiento
y
PROCESOS
transferencia
de
11. El principal propósito del contrato de licencia es otorgar a un
tercero la autorización para explotar un derecho sobre un bien
inmaterial, sin embargo, existen otras razones para acudir a este
tipo de figura contractual, tales como la resolución de algún tipo de
disputa entre las partes, crear las bases para una futura operación de
integración o para resolver problemas de bloqueo de patentes 53.
12. Uno de los pocos instrumentos jurídicos que contenía una
definición de contratos de licencia era el actualmente derogado
Reglamento 2394/84 54 que reguló por primera vez este tipo de
contratos en relación con el Derecho de competencia económica.
En él se definía la licencia de patente como una “autorización por
el titular de una patente a otra persona para que explote la
invención patentada por uno o varios de los modos de explotación
previstos en el derecho de patentes, en particular la fabricación
utilización y comercialización”. En la medida en que actualmente
no existe una definición legal de este contrato, será necesario
acudir a las numerosas definiciones doctrinales y jurisprudenciales
que al respecto se han formulado para extraer los elementos
comunes. Así, es posible identificar en todas ellas los mismos
elementos fundamentales 55. El primero de ellos y uno de los más
52
DRATLER, J., Licensing of intellectual property, op. cit, Sec 1.01, 1-7.
En el mismo sentido, ibidem.
54
Reglamento (CE) N° 2349/84 de la Comisión, de 23 de julio de 1984, relativo
a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a ciertas categorías
de acuerdos de licencia de patentes, DOUE, núm. L 173 de 30 de junio de 1983,
pág. 1, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/ (última fecha de consulta
19/05/2012).
55
Vid. BERCOVITZ ALVAREZ, R., “Contratos sobre propiedad industrial”,
Capítulo XX, Contratos sobre bienes inmateriales, op. cit., pág. 4544; PFAFF,
D., “International licensing contracts, transfer of technology and transnational
law” en The transnational law of International Commercial Transactions,
53
57
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
importantes es la retención de la titularidad del derecho por parte
del licenciante 56. El segundo elemento es la autorización de
explotación total o parcial de las facultades que comprende el
derecho 57 y, el tercero, la contraprestación debida por el
licenciatario al licenciante 58.
En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de licencia en el
Derecho estadounidense se realiza una aplicación analógica al
contrato de arrendamiento, al igual que ocurre en el Reino Unido 59,
Londres, Kluwer, 1982, págs. 199-200; y MARTÍN ARESTI, P., “Cesión y
licencia de patente y marca”, Capítulo XI, Contratos sobre bienes inmateriales,
en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., Tratado de contratos, vol. IV,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pág. 2130.
56
En este sentido se pronuncia la jurisprudencia española de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional -Sección Segunda- en
Sentencia, del 28 de diciembre de 1995. Recurso de Casación núm. 4648/1995.
RJ 1995/4224.
57
El alcance de la licencia puede ser incluso restringido a un campo técnico
determinado. Vid. SINGER, M. y STAUDER, D., European patent convention.
A commentary, Bonn, Thomson Sweet & Maxwell, 2003, pág. 278.
58
El carácter oneroso o gratuito como elemento esencial del contrato de licencia
ha sido objeto de discusión por la doctrina y la jurisprudencia ya que, por
ejemplo, bajo la legislación española de patentes (artículo 77 de la Ley de
Patentes) es admisible un contrato de licencia gratuito, ver por todos MENA, S.,
(Dir.) Contratación mercantil y bancaria, Madrid, Grupo Editorial El Derecho y
Quantor, 2010, pág. 382. Otros autores como J. A. GÓMEZ SEGADE,
consideran la retribución como un elemento esencial del contrato de licencia y
advierte que el simple hecho de que no exista un royalty o canon no significa que
no exista contraprestación, toda vez que esta se puede configurar de diversas
maneras, tales como la comunicación de mejoras o el suministro de materia
prima. Vid. GÓMEZ SEGADE, J. A., La modernización del derecho español de
patentes, op. cit., pág. 264. En contra de esta posición encontramos la Sentencia
del TJUE de 27 de septiembre de 1988, Asunto 65/86 Bayer AG y
Maschinenfabrik Hennecke Gmbh v. Heinz Suellhoefer. Para los fines de este
trabajo consideramos que la retribución es un elemento esencial de la licencia.
59
En la sentencia 284 F.3d 1323 la Corte de Apelaciones del Circuito Federal se
cita el precedente Arnett v. Stephens, 199 Ky. 730, 251 S.W. 947, 950, (1923),
con el fin de determinar la validez de una sublicencia otorgada a Monsanto en
donde la licencia en que se sustenta el contrato posterior es declarada nula. “An
assignor of a lease, unless by special covenant, is not a warrantor of title, and the
assignee does not occupy the position of a bona fide purchaser”.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
en donde se dispone que la licencia genera contractual rights pero
no Interest in property, lo cual quiere decir que al no haber una
transferencia de titularidad, el Derecho aplicable será el Derecho
contractual, mas no el Derecho de propiedad 60.
En la Unión Europea, en la sentencia del asunto Falco
Privatstiftungel Tribunal de Justicia de la Unión Europea 61 (en
adelante, TJUE), sostuvo el carácter negativo de las obligaciones
comprendidas en el contrato de licencia, en el sentido que el
licenciante del derecho se obliga, frente a la otra al licenciatario,
únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este
último. Esta sentencia es de vital importancia, ya que por primera
vez el Tribunal deja claro que los contratos de explotación sobre
bienes inmateriales no deben ser considerados contratos de
prestación de servicios. No obstante, es preciso tener en cuenta que,
tal y como veremos más adelante, la mayoría de los contratos de
transferencia de tecnología que involucran bienes intangibles tienen
un carácter mixto, por consiguiente, sería perfectamente posible
que un contrato en el cual la licencia sobre uno de estos bienes
tenga el carácter de accesoria, por ejemplo, un contrato de
investigación y desarrollo, sea considerado un contrato de
prestación de servicios.
El 3 de mayo de 2012 se presentaron las conclusiones del abogado
general sobre el asunto C-376/11, Pie Optiek 62, pronunciándose
sobre el concepto y características de los contratos de licencia sobre
bienes inmateriales. Por la importancia que este caso reviste para la
60
ANDERSON, M., Technology transfer. Law practice and precedents, Oxford,
Tottel Publishing, 2008, pág. 627.
61
Sentencia del TJUE, asunto C-533/07 23 de abril de 2009, disponible en:
http://www.curia.europa.eu/ (última fecha de consulta 19/05/2012).
62
El texto en español de las conclusiones se encuentran disponible en:
http://curia.europa.eu/, (última fecha de consulta 19/05/2012)
59
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
caracterización del contrato de licencia consideremos importante
realizar una breve exposición de sus antecedentes de hecho:
Una empresa de Estados Unidos, titular de una marca en Benelux,
celebra un contrato, que las partes denominan de licencia, con una
sociedad belga con el objeto de que esta última solicite un nombre
de dominio “eu” que sería posteriormente transferido a la empresa
estadounidense a cambio de un precio. La importancia para las
partes de la caracterización en este caso viene determinada porque
la condición de licenciatario sería la que legitimaría a la sociedad
belga a solicitar el registro del dominio, puesto que conforme al
artículo 4.2.b del Reglamento 733/2002 sobre aplicación del
dominio de primer nivel “.eu” 63 sólo es posible el registro de un
nombre de dominio de segundo nivel bajo “.eu” cuando la empresa
solicitante “tenga su domicilio social, administración central o
centro de actividad principal en la Comunidad”. La parte
demandante en este asunto es otra sociedad belga que busca la
transferencia del nombre de dominio registrado, demostrando que
entre la empresa de Estados Unidos y la sociedad belga no existió
un verdadero contrato de licencia que facultara a esta última a
solicitar el registro del dominio “.eu”.
En las conclusiones el Abogado General, después de analizar la
regulación sobre el contrato de licencia en el Derecho de la Unión
Europea, tanto en el Reglamento 207/2009 sobe la marca
comunitaria, cuanto el Reglamento 772/2004 sobre acuerdos de
transferencia de tecnología), compara dos conceptos de contrato de
licencia. En primer lugar, el adoptado en el asunto Falco ya
estudiado, es decir, la licencia como el contrato en el que el
licenciante del derecho se obliga, frente a la otra al licenciatario,
únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este
63
Reglamento (CE) n° 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel “.eu”,
DOUE l-113/2 de 30 de abril de 2002, disponible en: http://www.eurlex.europa.eu.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
último. En segundo lugar, aquel en el que la licencia se entiende
como la autorización de explotación de un derecho. Finalmente se
concluye que en el Derecho de la Unión el contrato de licencia es
un contrato que tiene por objeto autorizar al licenciatario una
utilización normal de ciertos derechos (utilización que puede variar
en función del tipo de derecho) y no una mera renuncia por parte
del titular al ejercicio de sus derechos de oposición.
13. Con el fin de contar con un concepto unificado como punto de
partida para este trabajo, tomaremos la licencia como aquella
autorización que concede el titular de un derecho de propiedad
industrial o intelectual (licenciante) a un tercero (licenciatario) con
el fin de explotar total o parcialmente los conocimientos protegidos
por el derecho objeto del contrato. De ello se infiere que el
principal propósito del contrato de licencia es otorgar a un tercero
la autorización para explotar un derecho sobre un bien inmaterial,
sin embargo, existen otras razones para acudir a este tipo de figura
contractual, tales como la resolución de algún tipo de disputa entre
las partes, crear las bases para una futura operación de integración,
o para resolver problemas de bloqueo de patentes u otros derechos
de propiedad industrial o intelectual 64.
14. La estructura del contrato de licencia no varía de acuerdo con el
objeto en el que recaiga, pero es necesario tener en cuenta las
diferencias que se presentan en una licencia sobre un derecho
exclusivo registral, como las patentes de invención y, uno
extraregistral, como el know how 65 consistentes en que, mientras en
el primero la tecnología protegida por la patente se encuentra
debidamente protegida en virtud de este acto jurídico, no siendo un
secreto de la empresa que lo ha efectuado dado el carácter público
del registro de patentes, en los contratos de licencia de know how,
64
DRATLER, J., Licensing of intellectual property, op. cit, Sec 1.01, 1-7.
MASSAGUER, J., El contrato de licencia de know how, Barcelona, Bosch,
1989, pág. 32.
65
61
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
el carácter secreto de su objeto es un elemento fundamental que
condicionará algunos aspectos del contrato tales como su
publicidad 66.
De lo anteriormente analizado se desprende que los elementos
estructurales del contrato de licencia permanecerán inalterables a
pesar de que, por una parte, el objeto del contrato varíe en cuanto a
su forma de protección (patente, know how, derecho de obtentor de
nuevas variedades vegetales, etc.) y por otra, que se pacte
prestaciones simultaneas a la autorización de explotación de los
conocimientos tecnológicos, tales como la construcción de una
planta industrial (contrato de ingeniería) o la constitución de una
nueva empresa (operaciones de joint venture).
15. En la práctica negocial internacional se aprecia cada vez con
más frecuencia la utilización de formas contractuales complejas
que incluyen una pluralidad de prestaciones adicionales a las que
tradicionalmente se consideran como elementos esenciales del
contrato de licencia 67. En efecto, los procesos de transferencia de
tecnología frecuentemente se presentan en forma de acuerdos
marco que involucran estructuras similares a las de los contratos
con causa simple (como la licencia) y adicionalmente estipulan otro
tipo de prestaciones, tales como la creación de nuevas empresas, la
transmisión de manuales empresariales, o la construcción de
estructuras. Este tipo de acuerdos es utilizado principalmente en
industrias relacionadas con alta tecnología, debido a sus
necesidades de colaboración permanente y supervisión por parte de
66
CHULIÁ VICENT, E. y BELTRÁN ALANDETE, T., “Capítulo VI, El
contrato de know how”, en Aspectos jurídicos de los contratos atípicos,
Barcelona, Bosch, 2005, pág. 98.
67
HAGEDOORN, J., LORENZ-ORLEAN, S. y VAN KRANENBURG, H.,
“Inter-firm technology transfer: partnership-embedded licensing or standard
licensing agreements?” op. cit., pág. 530. En un estudio realizado por un periodo
de 10 años en diferentes campos tecnológicos, alrededor del 70% de los
contratos de transferencia de tecnología analizados pertenecen a la categoría de
contratos con causa compleja.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
los contratantes. Generalmente cuando una tecnología es de difícil
protección, pensemos en un producto que pueda ser susceptible de
ingeniería inversa o una invención que por su rápida adaptación y
desarrollo no sea conveniente protegerlo mediante una patente, es
usual que sea utilizado un contrato como un joint venture, que
permitirá al titular de la misma ejercer un control más estricto sobre
su contraparte y crear un ambiente de confianza entorno al deber de
confidencialidad, que hará más fácil la transferencia de tecnología.
16. Estudiadas las características fundamentales del contrato de
licencia de tecnología, corresponde a continuación establecer los
rasgos básicos de las figuras contractuales complejas más utilizadas
en procesos de transferencia de tecnología, sin pretender entrar en
un análisis exhaustivo de cada figura por exceder este al objeto de
esta investigación. Este estudio tiene por objeto señalar las
prestaciones esenciales que estos contratos presentan y que los
diferencian del contrato licencia con el fin de establecer la
aplicabilidad o no de las conclusiones extractadas del estudio del
contrato de licencia a las demás figuras contractuales usadas para
implementar los procesos internacionales de transferencia de
tecnología.
2.
La transferencia internacional de
tecnología a través de operaciones de joint
venture
17. La conocida expresión joint venture, nacida del Derecho
angloamericano, es la abreviatura de International Joint Business
Venture y su traducción literal es “aventura conjunta” o “riesgo en
común” 68. Se trata de un concepto genérico que engloba una serie
68
En inglés el término “venture” cuya traducción literal al español sería “riesgo”,
tiene una connotación positiva, razón por la cual tal vez la traducción más
adecuada al castellano sería “aventura”.
63
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
de actividades caracterizadas por la colaboración entre empresas
para lograr un fin determinado. Este tipo de operaciones es
denominado en algunas ocasiones “contratos de empresa conjunta”.
La dinámica empresarial del mundo globalizado ha determinado
que ciertas actividades sean realizadas a través de mecanismos de
cooperación entre empresas que no impliquen la constitución de un
esquema de negocios multinacional o la fusión de las sociedades
participantes. Es así como la utilización de la figura del joint
venture brinda a los participantes la posibilidad de trabajar de
forma conjunta pero conservando la independencia económica de
los intervinientes 69. Por esta razón el uso de este tipo de
operaciones se ha popularizado en los últimos años de forma tal
que en la actualidad constituye una de las principales herramientas
en la contratación internacional, debido a las numerosas ventajas
que representa para las partes, entre las cuales podemos mencionar
la reducción de costes de operación, la minimización de riesgos, o
el simple hecho de contar con el apoyo de un socio local que aporte
su conocimiento del mercado nacional.
En países en vías de desarrollo este tipo de contratos sirven como
herramienta para superar problemas como la escasez de recursos y
el atraso tecnológico, toda vez que la aportación de bienes y
conocimientos a un esfuerzo común tendrá un impacto de mayor
beneficio que la simple acción de constitución de una empresa
extranjera que desarrolle su objeto social con recursos propios, de
suerte que es en los sectores de explotación de recursos naturales
en los que en mayor medida se presenta el uso de las operaciones
de joint venture 70.
69
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, Madrid, Iustel, 2009,
pág. 207.
70
GHERSI, C.A., Contratos civiles y comerciales, parte especial, tomo II,
Buenos Aires, Astrea, 1998, pág. 62.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
Al igual que acontece con otras figuras contractuales y a pesar de
su amplia utilización, el contrato de joint venture carece en la
mayoría de legislaciones 71 de una regulación legal y, por tanto, de
definición, razón por la cual es necesario acudir a la doctrina para
determinar el alcance de la expresión joint venture, pero desde este
momento podemos afirmar que esta es una figura contractual en la
que dos o más empresas colaboran y ponen en común una serie de
recursos para llevar a cabo una actividad comercial que les
reportará beneficios mutuos 72.
18. Generalmente la operación de joint venture se lleva a cabo a
través de tres instrumentos diferenciados. En el primero de ellos,
llamado “acuerdo base” (joint venture agreement) se establecen los
principios y se marcarán las pautas de realización de la operación
delimitando todos los ámbitos a los que va a extenderse la
colaboración; en el segundo, compuesto por los denominados
“acuerdos satélite” o “acuerdos complementarios” se trata lo
relacionado con los detalles de ejecución del contrato, tales como
licencias de derechos de propiedad intelectual o formas de
financiación 73 y, en el tercero, que comprenden los estatutos
sociales, se consignan los detalles de funcionamiento de la nueva
empresa.
Esta estructura descrita obedece a finalidades eminentemente
prácticas, tales como la conservación de ciertas informaciones
fuera del registro público en el que se deba inscribir el acuerdo
71
Una excepción la podemos encontrar en China en donde se encuentra vigente
la Ley de la República Popular China sobre joint ventures cooperativos entre
nacionales y extranjeros, de 13 de abril de 1988, disponible en:
http://www.bjblx.cn/html/1275.html, (última consulta 19/05/2012).
72
ECHARRI ARDANAZ, A., PENDÁS AGUIRRE, A. y, QUINATANA
SANZ-PASTOR, A., Joint venture, Madrid, Fundación Confemetal, 2002, pág.
15.
73
MEDINA DE LEMUS, M., Contratos de comercio exterior. Doctrina y
formula, op. cit., pág. 383.
65
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
base. En este caso, es posible que determinados acuerdos satélite
tengan un carácter reservado, como los que están relacionados con
conocimientos técnicos secretos, o contengan información sensible
como la capacidad financiera de las empresas constituyentes. De
igual manera, es posible reformar aspectos puntuales de la
ejecución del contrato modificando solo el acuerdo
complementario sin la necesidad de reformar el texto contractual en
su totalidad 74. Ahora bien, debemos tener siempre presente que el
objetivo fundamental del acuerdo base es la regulación de las
actividades de las empresas participantes en la operación de joint
venture y no confundirlo con el acuerdo de constitución de la
sociedad de nueva creación formalizado en la escritura de
constitución, ni confundirlo con la persona jurídica resultante. Esta
diferenciación puede llevarnos, tal como se estudiará
posteriormente 75, ante situaciones en que el acuerdo base y la
sociedad conjunta se encuentren gobernados por legislaciones
distintas.
Vistas las características fundamentales del contrato de joint
venture, corresponde estudiar otro de los contratos complejos de
mayor utilización en la práctica negocial internacional, el contrato
de franquicia.
3.
La transferencia internacional
tecnología a través de la franquicia
de
19. La franquicia es una de las figuras contractuales que ha
presentado un mayor crecimiento en los últimos años, a tal punto,
que es innegable el papel fundamental que cumple en la moderna
economía mundial. Su utilidad para llevar a cabo procesos de
74
Ibidem.
Esta situación es analizada en este trabajo de investigación mediante un caso
práctico en el capítulo II, epígrafe c. “Aplicación al contrato de transferencia de
tecnología.: Análisis de casos prácticos”.
75
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
transferencia de tecnología está sufriendo una variación desde sus
etapas iniciales, en donde el flujo de tecnología provenía desde
países desarrollados a países en vías de desarrollo, hasta la nueva
tendencia en donde una buena parte de las actividades que
envuelven estos tipos de contratos proviene de países con niveles
tecnológicos similares al del país destinatario del negocio. Un
ejemplo de esta situación lo podemos encontrar en Colombia en
donde a pesar de que la mayoría de la actividad relacionada con la
franquicia proviene de Estados Unidos, España e Italia, están
aumentando las que provienen de países como Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay. De igual manera el fenómeno de los negocios
basados en la estructura de franquicias ha ido en aumento en
economías emergentes como Brasil, en donde el crecimiento de la
actividad franquiciadora superó el PIB en 2009, alcanzando la cifra
de 35.000 millones de dólares, otorgándole uno de los cinco
primeros lugares en el ranking mundial de acuerdo con el World
Franchise Council (WFC) 76.
20. El contrato de franquicia constituye un sistema de colaboración
empresarial que lleva implícito un elemento de distribución, toda
vez que, en realidad se ejecutan una pluralidad de acuerdos dentro
de un mismo marco normativo a través de los cuales se implementa
una red de distribución. Sin embargo, el elemento fundamental de
este contrato, que lo diferencia de otras figuras contractuales, es la
identificación que llevan a cabo los consumidores de los bienes
fabricados o distribuidos o de los servicios prestados por el
76
RINCÓN CÁRDENAS, E., SANTAMARÍA ARIZA E. y CALDERÓN
VILLEGAS, J., El tratado de libre comercio, la integración comercial y el
Derecho de los mercados, Bogotá, Universidad del Rosario, 2007, pág. 237.
Información disponible en la página web de la Asociación brasileña de
franquicia: http://www.portaldofranchising.com.br (última consulta 19/05/2012).
67
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
franquiciado, con los fabricados, distribuidos o prestados por el
franquiciador, como si de un único empresario se tratase 77.
21. Una de las características fundamentales de la franquicia es
también la presencia de bienes inmateriales, usualmente protegidos
por la disciplina de propiedad industrial e intelectual, sin embargo,
esto no significa que todos los contratos de franquicia lleven
implícita una transferencia tecnológica. En este epígrafe
expondremos las razones por las cuales solo algunos contratos de
franquicia pueden ser incluidos dentro de la categoría de acuerdos
de transferencia de tecnología y una vez individualizados,
analizaremos su contenido negocial con el fin de determinar los
elementos caracterizadores de la franquicia como método para
implementar procesos de transferencia tecnológica.
22. La clasificación de los contratos de franquicia deriva de la
presencia de elementos que son propios de diferentes figuras
contractuales, como de la concesión, del contrato de licencia de
know how, del contrato de licencia de marca y patente y, en fin, del
contrato de asistencia técnica 78. En este sentido, se han llevado a
cabo diversas clasificaciones de los contratos de franquicia
atendiendo a diferentes criterios, pero por su importancia en el
ámbito internacional consideramos importante hacer especial
referencia a dos de ellas.
23. La primera clasificación tiene que ver con el sistema de
introducción de la franquicia en un determinado mercado. De
acuerdo con esta clasificación, podemos encontrar dos categorías
de franquicia, la directa, en el cual el franquiciador celebra tantos
contratos de franquicia como franquiciados haya seleccionado, o
77
ÁLVAREZ LATA, N. y otros, “Contratos de prestación de servicios y
realización de obras”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ–CANO, R., Tratado de
contratos, vol. IV, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pág. 4325.
78
VILLAVERDE PANDURO, D., “El contrato de franquicia y su utilización
para el impulso de la economía peruana”, en vLex International, núm. 4, 2009,
pág. 3.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
aquella en la que el franquiciador celebra un contrato de franquicia
principal o franquicia maestra, es decir, “aquél por el cual una
empresa, el franquiciador, le otorga a la otra, el franquiciado
principal, en contraprestación de una compensación financiera,
directa, indirecta o ambas el derecho de explotar una franquicia con
la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los
franquiciados, conforme al sistema definido por el franquiciador,
asumiendo el franquiciado principal el papel de franquiciador en un
mercado determinado” 79. Esta última categoría se muestra más
idónea para la entrada a un nuevo mercado internacional por parte
de la empresa franquiciadora, puesto que el franquiciado principal
será el responsable de la expansión de la franquicia en el territorio
determinado 80. Con el fin de colaborar en el desarrollo de este tipo
de acuerdos se ha llevado a cabo en el seno del Instituto
internacional para la unificación de Derecho privado, UNIDROIT,
una guía para la formulación y regulación de los negocios de
franquicia principal 81.
24. La segunda clasificación, que ha gozado de mayor difusión y
que es la que mejor se adapta a los propósitos de este trabajo, es
aquella que, atendiendo al objeto del contrato, divide a la figura en
franquicia industrial o de fabricación, franquicia de distribución y,
por último, la franquicia de servicios 82. La franquicia industrial
79
Artículo 2.2 Real Decreto 2485/1998, modificado por el Real Decreto
419/2006 de 7 de abril de 2006, BOE núm. 100 de 27 de abril de 2006.
80
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 516.
81
UNIDROIT, Guía UNIDROIT de franquicia Principal, Roma, Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho Privado UNIDROIT, 2007.
82
Esta clasificación ha sido adoptada por el Reglamento 4087/1988 núm.
4087/88 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la Aplicación
del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a Categorías de Acuerdos de
Franquicia, DOUE, núm. L 359/46 de 28 de diciembre de 1988, disponible en:
(última
consulta
http://www.boe.es/doue/1988/359/L00046-00052.pdf
19/05/2012) seguida por la jurisprudencia española entre otras la sentencia del
Tribunal Supremo español de 30 de abril de 1998, sentencia núm. 385/1998, RJ
69
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
comprende productos que son fabricados por el franquiciado en sus
propias instalaciones, siguiendo las instrucciones específicas del
franquiciador, quien, a su vez, establece el sistema de
comercialización y distribución. El ejemplo paradigmático de esta
clase de franquicias es el de Coca-Cola 83.
En la franquicia de distribución el franquiciado obtiene la
autorización para vender los productos, bien sea fabricados por el
franquiciador o por terceros vinculados jurídica o económicamente
con él. En esta categoría, el franquiciador ha establecido
previamente un sistema de compras y distribución al cual incorpora
al franquiciado, quien se beneficiará de la imagen empresarial,
publicidad, pronósticos financieros, manejo de inventario y, , en
general, de todos los desarrollos que impliquen una ventaja
comercial para la red de franquicias. Un ejemplo de este tipo de
franquicias lo encontramos en el sector de los combustibles y las
estaciones de servicio 84.
Finalmente, en la franquicia de servicios el franquiciado adquiere el
derecho a prestar los mismos servicios que presta el franquiciador
de la forma en que este indique. En ocasiones, se establece un
formato según el cual se prestará el servicio acompañado de ciertos
aspectos exteriores de presentación, tales como un particular diseño
1998/3456; sentencia Audiencia Nacional, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 6ª de 27 junio 2008; recurso contencioso-administrativo
núm. 246/2005 RJCA 2008/410; y por la jurisprudencia de la Unión Europea
Sentencia del TJEU de 28 de enero de 1986, asunto 161/84, Pronuptia,
disponible en: http://www.curia.europa.eu/ (última consulta 05/05/2012). A pesar
que muchos autores consideran la franquicia maestra (Master Franchising) como
otro tipo de franquicia, consideramos que ésta se puede incluir en cualquiera de
las dos categorías mencionadas ya que la diferencia que se presenta es la
autorización al franquiciado para concluir contratos de franquicia con terceros.
LÁZARO SÁNCHEZ, J., “El Contrato de franquicia”, en Anales de Derecho,
núm. 18, 2000, pág. 192.
83
BAREIN DE MÓDICA, G., Contrato de franchising, Asunción,
Intercontinental editora, 2000, pág. 44.
84
Ibid. pág. 43.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
arquitectónico para el caso de las franquicias hoteleras; en otros
casos el paquete de instrucciones puede resultar determinante,
como en el caso franquicias de enseñanza de idiomas en las cuales
el método de enseñanza es el elemento fundamental del contrato 85.
4.
La transferencia internacional de
tecnología a través del contrato de ingeniería
25. El contrato de ingeniería es otro de los ejemplos paradigmáticos
en el campo de los nuevos contratos internacionales 86, debido a su
complejidad, tanto desde el punto de vista de los sujetos que
intervienen 87, cuanto de las prestaciones realizadas por los mismos.
En efecto, estos contratos presentan una especial diversidad en la
práctica negocial, debido a que la empresa de ingeniería se
compromete, a cambio de un precio, a realizar ciertas prestaciones
que varían de acuerdo con el propósito específico del contrato 88.
85
Ibid. pág. 42.
Como afirma REIG FABADO, I., El contrato internacional de ingeniería,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pág. 49, “El progreso tecnológico en el ámbito
de la ingeniería ha ejercido, pues, un impacto determinante en la evolución de su
función y, por ende, de estos contratos. La incorporación de la tecnología supone
la necesidad de una supervisión en el proceso de instalación, e incluso, en la
terminación del proceso, que implica la participación y asesoramiento del
ingeniero en materias que involucran cuestiones tecnológicas”.
87
Debido a la complejidad de las prestaciones de este tipo de acuerdos es
frecuente encontrar en el ámbito internacional que la parte encargada de la
realización del proyecto pertenece a un grupo empresarial o proviene de una
operación de joint venture, situación que complica más el ya de por sí complejo
entramado prestacional del contrato.
88
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 538. En
similar sentido ver GUARDIOLA SACARRERA, E., Contratos de colaboración
en el comercio internacional, op. cit., pág. 182. ILLESCAS ORTIZ, R. y
PERALES VISCASILLAS, P., Derecho mercantil internacional, Madrid,
Editorial universitaria Ramón Areces, 2003, pág. 281; y DE MIGUEL
86
71
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
26. Con el fin de agrupar los contratos de ingeniería de acuerdo con
sus características fundamentales, tradicionalmente se ha realizado
una diferenciación entre los contratos de ingeniería dedicados a la
elaboración de estudios o proyectos de ingeniería, como planos, o
estudio de suelos y, aquellos contratos que tienen por como
finalidad, además de la realización de una obra inmaterial
marcadamente intelectual, otras prestaciones materiales, como el
suministro de materiales y equipos y/o la ejecución de la obra
proyectada. Los primeros han sido denominados contratos de
ingeniería consultora (consultant engineering) 89 y los últimos de
ingeniería comercial (commercial engineering) 90.
ASENSIO, P. A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit.,
pág. 97.
89
Los contratos de ingeniería consultora son tratados en la Sentencia del
Tribunal Supremo español de 19 de junio de 1982, (RJ 1982\3433) sobre el
encargo a una empresa de ingenieros consultores de la realización de estudios y
asesoramiento técnico para la localización del lugar idóneo para la instalación de
una planta industrial. Dentro de la categoría de los contratos de ingeniería
consultora se encuentran diferentes tipos de contratos que presentan
características similares; entre ellos los más relevantes son: los “contratos de
estudio”, que como su nombre indica tienen como fin la elaboración de un
estudio técnico o económico que usualmente es el punto de partida de un
proyecto posterior; los “contratos de asesoramiento”, cuyo objeto es la prestación
de servicios técnicos a título informativo; los denominados “contratos de
proyecto”, cuyo objeto es la elaboración de un proyecto a ejecutar en un futuro
por ejemplo el diseño de una planta industrial; los de “supervisión”, destinados a
la inspección y vigilancia de un proyecto que realiza un tercero) y, los “contratos
de dirección integrada”, que están destinados a la administración y gestión por
cuenta del cliente de la realización de una obra de ingeniería o de la construcción
e instalación de una planta industrial. Ver en este sentido, MÍNGUEZ PRIETO,
R., “El contrato de ingeniería” en BELTRÁN SÁNCHEZ, M. y NIETO CAROL,
U. (coord.), Contratación mercantil: Jornadas sobre contratación mercantil,
Madrid, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio,
1999 págs. 167-168 y ÁLVAREZ LATA, N. y otros, “Contratos de prestación de
servicios y realización de obras. El contrato de ingeniería (engineering)”, en
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 4517.
90
Vid. CRISTÓBAL CÁRLE, G., “Los contratos llave en mano como
instrumento de transferencia tecnológica en el comercio internacional”, en
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
27. Lo primero que se debe tener en cuenta al abordar el estudio del
contenido de los contratos de ingeniería comercial es el proyecto,
que constituye el elemento esencial de los mismos 91. En él se
encuentran la totalidad de actividades relativas a la obra desde el
punto de vista técnico, financiero, contable y de seguros, entre
otros, pero es en el apartado denominado “condiciones generales” o
“condiciones del contrato” en donde residen los aspectos jurídicos.
En este orden de ideas, el proyecto será el que determine el
contenido del contrato, que puede referirse a la construcción de
inmuebles, tales como instalaciones industriales, a la construcción
de maquinaria, o una combinación de ambos. Además,
determinadas modalidades de contratos de ingeniería comprenderán
Revista vLex, núm. 16, 2004, pág. 7; y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., Los
contratos internacionales de construcción 'llave en mano´, Granada, Comares,
1999, pág. 102. Dentro de la categoría aquí estudiada, es posible ubicar tres
clases distintas de contratos. En la primera clase encontramos los llamados
contratos de ejecución de planta industrial o “design and build”. Esta es la forma
más sencilla del contrato de ingeniería comercial en la cual el contratista se
obliga a la concepción, diseño y construcción de la obra. La segunda modalidad
es la integrada por los contrato tradicionales de construcción de obra, “design
then bid” (primero se proyecta y luego se licita). En esta clase es frecuente la
existencia de uno o más contratos o incluso la subcontratación. Normalmente, el
contrato está integrado por tres partes, cliente, contratista e ingeniero.
Finalmente, la tercera la clase es la de los contratos de proceso acelerado de
construcción o “fast track process construction” en los cuales se aplica un
modelo de ejecución de los trabajos según el cual el contrato de construcción se
ejecuta sin que los planos y las especificaciones sean enteramente elaborados, es
decir, la construcción de la obra avanza de forma paralela al desarrollo de los
estudios de concepción de la obra. A pesar de los evidentes problemas de
planeación y coordinación que este tipo de contratos plantea, también es
necesario tener en cuenta que dada su flexibilidad permite, por una parte, ajustar
la planificación ante nuevas situaciones financieras o presupuestarias y, por otra,
ofrece la posibilidad de incluir las innovaciones tecnológicas que surja durante la
duración de la obra. Vid. REIG FABADO, I., El contrato internacional de
ingeniería, op. cit., pág. 72.
91
VICENT CHULIÁ, E. Introducción al Derecho mercantil, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2009, pág. 128.
73
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
otros aspectos como los organizativos o de formación de
personal 92.
Debido a la importancia que ha cobrado el componente tecnológico
en este tipo de acuerdos, algunos autores defienden también la
existencia de una tercera categoría, denominada “ingeniería de
procedimiento” o “process engineering” 93. Esta categoría
comprende, además de la proyección y ejecución de la planta
industrial, características de los contratos de ingeniería comercial,
prestaciones encaminadas a la obtención de una transferencia
tecnológica, tales como montaje de maquinaria, formación del
personal local, otorgamiento de autorizaciones de uso y explotación
de patentes o know how. El fin último de esta clase de contratos
consiste en entregar al cliente la obra en pleno funcionamiento 94.
28. Junto a las otras categorías tradicionales, es posible identificar
dentro de los contratos de ingeniería de procedimiento tres tipos de
acuerdos. El primero está constituido por los contratos llave en
mano (Turnkey Contract) 95, que son aquellos que tienen como fin
92
Ver por todos BERCOVITZ, A., “El contrato de ingeniería (características y
concepto)”, en Hacienda pública Española 94, 1985; y GALLEGO SÁNCHEZ,
E., Contratación mercantil, op. cit., pág. 246.
93
Vid. REIG FABADO, I., El contrato internacional de ingeniería, op. cit., pág.
66; y MEDINA DE LEMUS, M., Contratos de Comercio Exterior. Doctrina y
fórmula, Madrid, Dykinson, 2007, pág. 416.
94
REIG FABADO, I., El contrato internacional de ingeniería, op. cit., pág. 73.
95
AA.VV., Los contratos y estatutos civiles y mercantiles, Valencia, Ediciones
FC., 2010, código identificador de documento electrónico CYE0207. Esta
modalidad de contrato es aquella en la que “el contratista se obliga frente al
cliente o contratante, a cambio de un precio, generalmente alzado, a concebir,
construir y poner en funcionamiento una obra determinada que él mismo
previamente ha proyectado. En este tipo de contrato el énfasis ha de ponerse en
la responsabilidad global que asume el contratista frente al cliente”. Otras
prestaciones que siempre están presentes en los contratos llave en mano,
formando parte de la obligación global del contratista son: el suministro de
materiales y maquinaria; el transporte de los mismos; la realización de las obras
civiles; la instalación y montaje y, la puesta a punto y en funcionamiento de la
obra proyectada. En la mayoría de los casos, se suelen pactar prestaciones a
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
la entrega de un establecimiento industrial completamente instalado
y en funcionamiento. Con este tipo de contratos se persigue el
desarrollo y entrega, por parte del contratista, de un establecimiento
industrial con todos sus elementos, entendido éste como el medio
para que el cliente pueda desarrollar la actividad de producción en
los términos acordados en el contrato 96. El segundo grupo es el
llamado “contrato de producto en mano” que se caracteriza por
además de incluir todas las prestaciones del contrato llave en mano,
proporcionar la tecnología necesaria para la producción de las
plantas industriales objeto del contrato, abarcando en algunos casos
además el suministro de los elementos o materiales necesarios para
llevar a cabo el proceso productivo 97. Finalmente, el tercer grupo es
una variación de los anteriores denominado “contratos de producto
cumplir con posterioridad a la ejecución de la obra, tales como la capacitación de
personal y la asistencia técnica. Al observar la cantidad y la entidad de las
prestaciones a las que se obliga el contratista es posible inferir que uno de los
factores que motivan la utilización de estos contratos es la tecnología
involucrada en el proyecto objeto del contrato que se traducirá, no solamente en
estudios técnicos y tecnologías aplicadas, sino también en los derechos de
propiedad industrial implicados en el proceso de producción por el contratista.
Ver en este sentido PAIVA HANTKE, G., Aspectos jurídicos y económicos de la
transferencia de tecnología, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1991,
pág. 112. Este contrato implica que el vendedor efectúa las operaciones técnicas
y administrativas necesarias para la creación de una empresa y solo la vende una
vez ésta esté en plena capacidad de funcionamiento.
96
CRISTÓBAL CÁRLE, G., “Los contratos llave en mano como instrumento de
transferencia tecnológica en el comercio internacional”, op. cit., pág. 7. Con el
fin de cumplir con el objeto del contrato la sociedad de ingeniería asume las
prestaciones de diseño, supervisión, dirección, instalación y puesta en
funcionamiento, incluyendo habitualmente algunas posteriores a la entrega,
como las de formación de personal y asistencia técnica, en otras palabras, el
contratista no sólo realiza la proyección y ejecución de la obra, sino que,
adicionalmente se compromete a entregarla completamente finalizada con los
procedimientos de producción preparados para su funcionamiento, “hasta el
punto de garantizar el funcionamiento de la obra y su explotación por el personal
local que ha sido previamente formado por él mismo”.
97
ÁLVAREZ LATA, N. y otros, “Contratos de prestación de servicios y
realización de obras. El contrato de ingeniería (engineering)”, op. cit., pág. 4518.
75
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
vendido” en los que encontramos la prestación adicional de la
distribución de los productos fabricados en la planta industrial
entregada a cambio de un porcentaje sobre las ventas 98.
29. En España la doctrina en su mayoría coincide en aproximar los
contratos de ingeniería a los de ejecución de obra o arrendamiento
de obra 99, pero haciendo la salvedad de que en este tipo de
contratos la regulación está diseñada para obras materiales, dejando
de lado la ejecución de obras inmateriales como la elaboración de
estudios y planos, de suerte que no sería posible la aplicación de las
normas de este contrato a la modalidad de ingeniería consultora. En
este sentido hay quienes se inclinan por la semejanza con el
contrato de arrendamiento de servicios, argumentando que no se
genera cosa nueva y que, con frecuencia, la retribución a entregar
se calcula en función del tiempo necesario para realizarlo100.
30. De lo anterior se infiere la estrecha relación existente entre los
contratos de ingeniería y la transferencia de tecnología, aunque el
tratamiento de esta relación a nivel doctrinal ha tomado diferentes
matices. De una parte encontramos los que creen que los contratos
de ingeniería comercial forman parte de la categoría de contratos de
transferencia de tecnología 101 y, por otro lado, están los que
piensan que los acuerdos de transferencia de tecnología son
accesorios al contrato de ingeniería.
98
Ibidem.
Entre los autores que consideran al contrato de ingeniería próximo al de
ejecución de obra encontramos a BERCOVITZ, A., Contratos mercantiles; op.
cit., pág. 96.
100
GALLEGO SÁNCHEZ, E., Contratación mercantil, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2003, pág. 242.
101
Entre los autores que consideran a la ingeniería como una categoría de los
contratos de transferencia de tecnología están GUARDIOLA SACARRERA, E.,
Contratos de colaboración en el comercio internacional, op. cit., pág. 182.,
GÓMEZ CÁCERES, D., Los Contratos en el marketing internacional, op. cit.,
pág. 205; y REIG FABADO, I., El contrato internacional de ingeniería, op.cit,
pág. 49.
99
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
31. Una vez estudiadas las características básicas de los contratos
más utilizados para llevar a cabo procesos de transferencia de
tecnología, es posible observar que, a pesar de la complejidad de
las prestaciones de las figuras contractuales examinadas, el núcleo
fundamental en el que se lleva a cabo la transferencia tecnológica
en estos contratos se realiza siguiendo la estructura del contrato de
licencia. Pensemos en un contrato de joint venture en el que no se
presente una estructura de un contrato de licencia, así sea en un
acuerdo satélite, en este caso sería imposible afirmar que en este
contrato existirá una transferencia tecnológica, podrá existir la
voluntad de los participantes de cooperar para lograr un objetivo
común, pero no podremos decir que se lleve a cabo una
transferencia de tecnología. Lo mismo se puede aplicar a un
contrato de ingeniería. Si no existe dentro del acuerdo una sub
estructura equiparable a la de la licencia, estaremos en presencia de
un contrato de construcción de obra civil, en el caso de los
contratos de ingeniería constructora, o en un contrato de prestación
de servicios, en los contratos de ingeniería consultora, pero si en
realidad se quiere caracterizar un contrato de ingeniería dentro de la
categoría de contratos de transferencia de tecnología
necesariamente deberá existir una autorización de explotación de
un intangible.
32. Lo estudiado en este epígrafe permite concluir que en la
práctica negocial internacional los contratantes disponen de
diferentes tipos de figuras negociales capaces de adaptarse a sus
necesidades específicas. La utilización de uno u otro tipo de
contrato dependerá de diferentes factores, tales como el grado de
integración y conocimiento de las partes contratantes, las
situaciones específicas del país receptor de la tecnología (por
ejemplo imposiciones legales para la creación de joint ventures con
participantes locales) o, en fin, del tipo de tecnología que se busque
transferir. Lo más importante que queremos destacar consiste en
que todas las figuras analizadas contienen además de los elementos
77
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
y prestaciones que las caracterizan, los mismos elementos
esenciales del contrato de licencia y, por ello, las conclusiones que
se extraen del análisis de la licencia son aplicables a las otras
figuras contractuales estudiadas, por ello nos centramos a
continuación en el estudio del contrato de licencia como
instrumento para la transferencia internacional de tecnología.
B.
Clasificación del contrato de licencia según
la legitimación, exclusividad y limitaciones a la
explotación del licenciatario
33. Con este epígrafe buscamos identificar los distintos tipos de
licencia de tecnología, con el propósito de tener un punto de
referencia claro cuando en posteriores capítulos utilicemos algunas
categorías de licencias, como las licencias obligatorias, para
corregir abusos que se pueden presentar dentro del desarrollo de un
contrato de licencia internacional de tecnología o en general de
cualquier tipo de contrato que involucre una transferencia
tecnológica.
34. Es posible distinguir diferentes tipos de licencias de acuerdo
con las circunstancias que acompañen su concesión. Siguiendo a P.
MARTÍN ARESTI los criterios fundamentales utilizados para
llevar a cabo una clasificación de las diferentes manifestaciones del
contrato de licencia atienden a la legitimación del licenciatario (1),
al carácter exclusivo o no del derecho de licencia concedido (2) y, a
las limitaciones objetivas, temporales o territoriales que se hayan
establecido al derecho de explotación del licenciante por
comparación al que ostenta el titular de la patente 102 (3). Estos
criterios de clasificación, lejos de limitarse a propósitos
académicos, son utilizados intensamente en la práctica negocial
internacional y determinarán en muchos casos si estamos en
102
MARTÍN ARESTI, P., “Cesión y licencia de patente y marca”, en Contratos
sobre bienes inmateriales, capítulo XI, op. cit., pág. 2130.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
presencia de una cláusula abusiva o por el contrario, si dicha
cláusula está diseñada para proteger los derechos de terceros.
1.
La licencia en función de la
legitimación del licenciatario: licencias
contractuales y obligatorias
35. La primera categoría está construida en función del origen de la
legitimación. Existen en este sentido licencias de carácter negocial
y aquellas de carácter obligatorio. Las licencias con origen negocial
son aquellas que tienen su fundamento en la celebración de un
negocio jurídico en virtud del cual se extiende a un tercero la
autorización de uso de la patente de acuerdo a los parámetros
establecidos por las partes 103. Este tipo de licencias constituirán el
punto central de nuestro trabajo, sin embargo, es imprescindible
estudiar cuidadosamente las licencias obligatorias, puesto que estas
han sido creadas como uno de los límites fundamentales a la
autonomía de la voluntad de los contratantes y, tal como se
examinará posteriormente 104, puede constituir una sanción para
aquellos que valiéndose de su posición de ventaja en el contrato
103
Dentro de esta categoría se encuentran las licencias de pleno derecho
recogidas en el Artículo 81 de la Ley española de patentes, cit. supra, que son
aquellas en las cuales el titular declara por escrito a través de la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM) que está dispuesto a autorizar la utilización de la
invención o el procedimiento a cualquier interesado, el cual deberá a entregar
una justa contraprestación. Esta modalidad de licencia de patente tiene como fin
incentivar la explotación de la invención además de gozar de beneficios fiscales
como señalan SÁNCHEZ CALERO, F. y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.,
Instituciones de Derecho mercantil, Pamplona, Aranzadi, 2009, pág. 224.
104
En el capítulo III, en el epígrafe titulado “El Derecho de la competencia en
Argentina y los contratos de transferencia de tecnología” se estudia el caso de la
reglamentación de las licencias obligatorias en Argentina como medio para
reprimir las cláusulas anticompetitivas en un contrato de transferencia de
tecnología.
79
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
intenten imponer cláusulas que impliquen condiciones gravosas
para el licenciatario.
Las licencias de carácter obligatorio son aquellas que, en
contraposición a las negociales, no tienen su origen en un acuerdo
de voluntades, toda vez que su otorgamiento proviene de una
decisión de índole administrativo como consecuencia de
circunstancias excepcionales 105. De acuerdo con la definición dada
por la OMC, las licencias obligatorias son el permiso que da un
gobierno para producir un producto patentado o utilizar un
procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la
patente 106. El artículo 31 del acuerdo ADPIC establece las
situaciones en que es posible conceder este tipo de licencias y los
requisitos para su concesión 107.
36. Esta polémica figura fue uno de los logros más importantes de
los países en vía de desarrollo y de los menos desarrollados en las
discusiones de la reunión ministerial de Doha de 2001 108, en la cual
se estableció que el acuerdo ADPIC no debería impedir a los países
miembros tomar medidas para la protección de la salud pública de
sus ciudadanos. No obstante, su uso solo se da en ocasiones muy
excepcionales.
105
Sobre las licencias obligatorias en la ley española de patentes, BERCOVITZ
ALVAREZ, R., “Contratos sobre propiedad industrial”, op. cit., págs. 45484553.
106
Ver Organización Mundial de Comercio, Licencias obligatorias de productos
farmacéuticos y ADPIC, disponible en:
(última
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_faq_s.htm
consulta 19/05/2012).
107
Sobre las licencias obligatorias desde la perspectiva del acuerdo ADPIC,
CONDON, J., El Derecho de la Organización Mundial de Comercio: tratados,
jurisprudencia y práctica, Londres, Cameron May Publishing, 2007, págs. 712738.
108
El texto completo de la declaración de Doha comentado está disponible en:
(última
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dohaexplained_s.htm
consulta 19/05/2012).
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
37. Las licencias obligatorias consisten en autorizaciones otorgadas
por el gobierno a un tercero para la utilización, sin que intervenga
la voluntad del titular, de un derecho de propiedad industrial e
intelectual. Dichas licencias están determinadas por unos límites
espaciales y temporales y están sujetas al pago de una
compensación a su titular. El Estado puede decidir si lleva a cabo la
explotación del derecho por sí mismo o a través de un
subcontratista 109.
38. En el artículo 31 del Acuerdo ADPIC se establece que un país
miembro puede incluir en su legislación interna el uso de licencias
obligatorias en situaciones de emergencia nacional o en casos de
uso público sin fines comerciales. Para que la licencia obligatoria
pueda concederse se requiere que se haya intentado negociar
previamente con el titular del derecho; no obstante, este requisito
puede obviarse en casos de emergencia nacional o en otras
circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público
no comercial. En todo caso, el alcance y tiempo de esta licencia
deberá ser determinado por las circunstancias que llevaron a su
aplicación 110.
Por ello, en nuestra opinión, el artículo de los ADPIC comentado
deja numerosos interrogantes para la aplicación práctica de las
licencias obligatorias. La primera de ellas es definir el alcance de la
expresión emergencia nacional, la segunda, cuál es el grado de
esfuerzos que el Estado debe realizar para alcanzar un acuerdo con
el titular antes que se establezca que las negociaciones han sido
fallidas, la tercera tiene que ver con la compensación que debe ser
concedida al titular del derecho; y finalmente, si existe la
109
CORREA, C. M., “Tratados bilaterales de inversión: ¿agentes de normas
mundiales nuevas para la protección de los derechos de propiedad intelectual?”
en International Centre for Trade and Sustainable Development, 2004, págs. 1415.
110
Artículo 31 del Acuerdo ADPIC.
81
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
posibilidad para los países menos desarrollados sin capacidad
productiva, de importar los productos cubiertos por el derecho
objeto de la licencia. Estos interrogantes deberán ser solventados
por las legislaciones internas de cada país miembro 111.
39. Un caso paradigmático de la aplicación de la figura de las
licencias obligatorias se llevó a cabo en Brasil en mayo de 2007,
cuando el gobierno de este país decidió expedir una licencia
obligatoria para la importación del compuesto “efavirenz”, una
medicina para el tratamiento del virus del VIH después que Merck,
titular de la patente sobre este medicamento, no aceptara la
reducción del precio de 60% solicitada por el gobierno brasileño.
El presidente de entonces, Luis Ignacio Lula Da Silva, sostuvo que
“desde el punto de vista económico la diferencia de precios era
grotesca y desde el punto de vista político era un irrespeto pensar
que un enfermo brasileño tenía un menor valor” en referencia a la
negociación que la farmacéutica Merck realizó con Tailandia en la
que los precios impuestos por esta empresa eran considerablemente
menores que los propuestos para Brasil. La reacción de la
farmacéutica no se hizo esperar, en un comunicado la empresa
sostuvo que la expropiación de sus derechos de propiedad
industrial era un desolador mensaje para las compañías basadas en
la investigación acerca de la falta de atractivo que significaría
tomar riesgosas investigaciones para curar las enfermedades que
aquejaban al tercer mundo. En cuanto a la diferencia de precios con
los negociados con Tailandia, la farmacéutica sostuvo que al ser
Brasil en ese momento la 12º economía mundial, tenía una mayor
capacidad de pago que otros países con menores recursos y con
mayores niveles de VIH en su población 112.
111
The General Council Chairperson’s Statement, 30 de agosto de 2003,
disponible en: http://www.wto.org (última consulta 18/05/2012).
112
HUNTER R. y otros, “Compulsory Licensing: A Major IP Issue in
International Business Today?” en European Journal of Social Sciences, vol. 11,
núm. 3, 2009, pág. 374.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
40. Las licencias obligatorias, a pesar de su uso restringido, han
sido una gran fuente de preocupación para empresas, sobre todo del
sector farmacéutico, por sus potenciales alcances observados en el
caso expuesto anteriormente y tal como veremos en capítulos
posteriores, han sido objeto de intentos de dificultar su aplicación
mediantes diferentes mecanismos, entre ellos los tratados
bilaterales de libre comercio.
41. La mayoría de los países de tradición continental ha
promulgado leyes o disposiciones en sus leyes de patentes en las
cuales se establecen los requisitos necesarios para la concesión de
una licencia obligatoria, sin embargo, en los Estados Unidos no se
ha creado como tal un régimen de licencias obligatorias 113. En este
país la aplicación de las doctrinas de las esencial facilities 114 y del
patent misuse 115, con origen en el Derecho de la competencia,
establece mecanismos muy semejantes al de las licencias
obligatorias, que han llevado a que en la práctica se haya utilizado
113
LIDGARD, H. y ATIK, J., “Facilitating compulsory licensing under Trips in
response to the aids crisis in developing countries”, en Loyola-LA Legal Studies
Paper, núm. 18, 2005, pág. 7.
114
Como afirma ASTESIANO, G. en, “La doctrina de las facilidades esenciales
en los Estados Unidos de Norteamérica y su recepción en el derecho argentino:
una primera aproximación”, en Publicaciones de la facultad de Derecho, Buenos
Aires, Universidad Torcuato Di Tella, 2002, pág. 2, “la doctrina de las
Facilidades Esenciales ha sido desarrollada por la jurisprudencia norteamericana
como fundamento legal para la imposición de sanciones y responsabilidad, a
monopolista que niega acceso, en términos justos y razonables, a un competidor
a las facilidades declaradas esenciales”.
115
HERRERO SUÁREZ, C., Los contratos vinculados (tying agreements) en el
derecho de la competencia, Madrid, La Ley, 2006, pág. 197. En virtud de la
aplicación de la doctrina del Patent misuse o de uso indebido se puede negar al
titular de la patente, el derecho a ser resarcido en casos de infracción a la misma
cuando ésta haya sido usada de una forma abusiva. Un ejemplo en el que se ha
declarado un uso indebido ha sido en el de las conductas constitutivas del tying o
licencias atadas.
83
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
con mayor frecuencia estas figuras que en los países con tradición
del Derecho continental.
42. No obstante, existen otras situaciones en las que, aparte de la
doctrina de las esencial facilities y, de la patent misuse se han
concedido licencias obligatorias en Estados Unidos; la primera, en
los casos en que el propio gobierno utiliza la patente y, la segunda,
en virtud de la Clean Air Act 116. La primera situación en que se
utiliza esta figura está consignada en el título 28 del U.S. Code 117
que permite al gobierno usar una patente sin obtener una licencia
del titular de la misma. En efecto, a pesar de la inicial reticencia de
este país a la introducción e implementación de la figura de las
licencias obligatorias, el gobierno ha utilizado este mecanismo
concediendo licencias en una gran variedad de sectores
estratégicos, tales como, la energía nuclear, la biotecnología y la
farmacéutica. El ejército también ha utilizado las licencias
obligatorias sobre tecnologías de satélites y de lentes de visión
nocturna 118. La segunda situación en las que son utilizadas las
licencias obligatorias es en virtud de leyes específicas como la
Clean Air Act a través de la cual el gobierno puede utilizar
tecnologías contra la polución del aire sin necesidad de obtener una
licencia del titular de la patente 119.
43. Es discutible si el otorgamiento de las licencias obligatorias
está relacionado con la protección de la parte débil de la relación,
es más al no estar en presencia de un acuerdo de voluntades no
podemos hablar de una relación contractual, sin embargo,
siguiendo el razonamiento expuesto a lo largo de esta tesis
doctoral, en la mayoría de los casos el titular de los derechos de
propiedad industrial e intelectual constituye la parte fuerte de la
relación y, tal como vimos, las licencias obligatorias se conceden
116
U.S. Code título 42 parte VII §7401.
U.S. Code título 28, parte IV § 1498.
118
HUNTER, R. J., “Compulsory Licensing: A Major IP Issue in International
Business Today?”, op. cit., pág. 371.
119
Ibidem.
117
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
en circunstancias excepcionales que conducen a que su
otorgamiento redunde en beneficio de la colectividad. En este
sentido, podemos afirmar que en estos casos la sociedad en general
constituye la parte débil de la relación y, por lo tanto, merece ser
protegida a través de estas figuras extraordinarias.
2.
La licencia en función del carácter
exclusivo o no del derecho concedido:
licencias exclusivas y simples
44. La segunda categoría de los contratos de licencia a estudiar es
aquella de acuerdo con el carácter exclusivo o no de la licencia. En
esta categoría encontramos las licencias exclusivas o simples. Las
licencias exclusivas son aquellas cuya concesión impide el
otorgamiento de otras licencias y el licenciatario será el único
facultado para explotar económicamente el derecho. En el Derecho
español, de acuerdo con el artículo 75.6 de la Ley española de
patentes, salvo pacto en contrario, se entiende que el titular
tampoco podrá explorar la patente. Esta disposición impone al
licenciante una doble obligación de, por una parte, no conceder
licencias a terceros y, por otra, de no explotar por sí mismo la
patente objeto del contrato. De esta forma podemos observar que
estamos en presencia de una norma de carácter proteccionista para
el licenciatario, puesto que dentro del territorio designado en el
contrato tendrá no solo una protección de terceros que quieran
explotar la invención o procedimiento, sino de la que se pudiera
derivar de la explotación económica del propio titular de la patente.
Ahora bien, es necesario aclarar que en caso que el licenciante se
reserve el derecho de explotación, la licencia no pierde su carácter
exclusivo. Esta situación se denomina licencia exclusiva simple o
licencia única 120.
120
MARTÍN ARESTI, P., “Cesión y licencia de patente y marca”, capítulo XI
Contratos sobre bienes inmateriales, op. cit., pág. 2131.
85
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
45. A los efectos de esta investigación es importante señalar el caso
de aquellas licencias exclusivas que se conceden para todas las
facultades que integran el derecho de exclusiva, para todos los
territorios en que se extiendan sus efectos y por la totalidad del
tiempo de vigencia del mismo. En estos casos, en realidad nos
aproximaríamos a la figura de la cesión o incluso de la
compraventa y no existe una posición unánime respecto del
régimen aplicable a esta modalidad de licencia, ya que las
soluciones dadas en los distintos ordenamientos son
contradictorias. Así, en Alemania en una decisión del gobierno
federal se pone de manifiesto la diferencia entre el contrato de
cesión (al que se aplicarían las normas de la compraventa) y el de
licencia, al señalar que la cesión es un contrato de tracto único que
tiene como fin la transmisión de la titularidad, mientras la licencia
se establece una relación con vocación de permanencia, que no
persigue el cambio de titularidad del objeto del contrato 121.
46. En contraposición a la licencia exclusiva encontramos la
licencia simple o no exclusiva. Esta modalidad del contrato de
licencia consiste en que el titular de la patente se reserva el derecho
de conceder licencias a terceros para la explotación de una misma
patente en el territorio designado, por lo tanto la licencia será
exclusiva o no dependiendo de dicha reserva por parte del titular,
reserva que deberá ser indicada en el contrato. En este sentido, en
el Derecho español (artículo 75.5 de la Ley española de patentes) se
dispone claramente que en caso de que no se realice una
estipulación en el contrato sobre la exclusividad o no de la licencia,
se presumirá que esta no tiene carácter exclusivo.
121
MARTÍN ARESTI, P., La licencia contractual de patente, Pamplona,
Aranzadi, 1997, pág. 56.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
3.
La licencia en función de las
limitaciones al derecho de explotación del
licenciante: licencia de fabricación y de
distribución
47. La tercera categoría de licencia a examinar está dada en función
de las limitaciones objetivas, temporales o territoriales que se
hayan establecido al derecho de explotación del licenciante. En
cuanto a las limitaciones objetivas, es necesario recordar que las
facultades que se otorgan al titular de una patente en el momento de
su concesión consisten en la fabricación y comercialización en
exclusiva del derecho objeto de la misma. De esta forma, el titular
del derecho puede optar por conceder la licencia únicamente sobre
una de estas facultades, es decir, es posible conceder una licencia
dirigida solamente sobre la fabricación de la invención o
procedimiento o una con el único fin de la comercialización del
producto protegido por la patente. En el primer caso, estaríamos en
presencia de un contrato de licencia de fabricación y, en el
segundo, de una licencia de distribución 122. La transferencia de
tecnología se realiza con mayor claridad en las licencias de
fabricación, pero teniendo en cuenta el valor de los conocimientos
comerciales y el desarrollo de las técnicas de comercialización y
distribución, es posible que esta se realice también en el marco de
un contrato de licencia de distribución.
48. En cuanto a las limitaciones de tipo temporal y territorial, la
licencia puede ser concedida por un tiempo menor al periodo de
vigencia del derecho objeto del contrato o por un territorio menor a
aquel en que el derecho surte sus efectos. De igual manera, las
limitaciones objetivas pueden versar no solamente en cuanto a las
facultades de explotación del derecho de patente, sino sobre las
122
MARTÍN ARESTI, P., “Cesión y licencia de patente y marca”, capítulo XI
Contratos sobre bienes inmateriales, op. cit., pág. 2132.
87
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
modalidades de explotación de la misma. Para lustrar lo anterior a
continuación exponemos el siguiente supuesto fáctico.
Supuesto práctico a analizar:
La empresa noruega Interfuel es titular de una
solicitud de patente europea con efectos en Alemania,
España y el Reino Unido sobre un compuesto químico
utilizado como aislante acústico y, a su vez, presenta
propiedades adhesivas. Esta empresa celebra un
contrato de licencia de patente con la sociedad
alemana Henkrisch A.G. en virtud del cual se otorga la
autorización de uso de la patente para todas las
aplicaciones industriales relacionadas con el sector
acústico. Posteriormente Interfuel concede una
licencia de explotación a la empresa inglesa
Gluessence para las aplicaciones adhesivas del
compuesto. En el texto de los dos contratos se
concede la posibilidad de llevar a cabo una aplicación
prioritaria en otro país a petición del licenciante en
donde a cambio del pago de los costes derivados de la
solicitud, el licenciante adquirirá el 40% de la
titularidad de la nueva patente. Al estar, tanto la
sociedad inglesa cuanto la alemana, interesadas en el
mercado chino, la empresa inglesa interpone una
demanda ante los tribunales españoles por violación
del contrato de licencia basado en las restricciones por
el campo de aplicación establecidas en el contrato.
En este caso, el titular de la patente tiene la posibilidad de conceder
una licencia distinta sobre cada una de las aplicaciones técnicas del
producto protegido, es decir, es posible otorgar una licencia a un
tercero para explotar el producto en el campo del aislamiento
sonoro y otra licencia sobre la explotación en el área de los
productos adhesivos, de suerte que no existirá una violación del
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
contrato entre las partes, no obstante, será necesario determinar el
régimen de cotitularidad de las aplicaciones prioritarias en China.
49. De lo anterior podemos concluir que la variada configuración
que las partes en ejercicio del principio de la autonomía de la
voluntad pueden otorgar a los contratos de licencia, ha hecho difícil
su análisis unitario y, por tanto, es manifiesta la importancia que
reviste en este tipo de contratos una completa redacción del
contenido obligacional que las partes dispongan en ejercicio de su
autonomía de la voluntad, en el que se deben consignar lo más
detalladamente posible las prestaciones debidas por las partes con
el fin de evitar el tener que acudir a una figura análoga para lograr
la integración del contrato, que tal como hemos señalado, debido a
la diferente aproximación que se da a la naturaleza jurídica de esta
figura contractual, puede llegar a generar un menoscabo en la
seguridad jurídica de los contratantes.
C.
Atipicidad del contrato de licencia
1.
Dificultad en la aplicación análoga de
las normas de otras figuras contractuales
50. A pesar de su incuestionable utilidad para llevar a cabo
negocios jurídicos relacionados con bienes intangibles y, el
recurrente uso en el tráfico económico que le ha conferido una
tipicidad social, el contrato de licencia es por excelencia un
contrato legalmente atípico, por carecer de una regulación
específica que gobierne los diferentes aspectos de su desarrollo,
tales como su creación, obligaciones de las partes, o extinción. En
efecto, en ninguna de las legislaciones consultadas para la
realización de este trabajo de tesis doctoral se ha encontrado un
marco normativo que regule íntegramente el contrato de licencia,
no obstante, en algunos ordenamientos como el español,
89
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
encontramos disposiciones dispersas que se pronuncian sobre
aspectos puntuales de este contrato 123. Esta situación ha ocasionado
que algunos autores consideren a la licencia un contrato típico, sin
embargo, la doctrina mayoritaria considera a la licencia como un
contrato atípico, debido a que las disposiciones existentes están
dirigidas a regular aspectos concretos, tales como aspectos
tributarios, publicidad del contrato, o normas de defensa del
Derecho de la competencia 124.
51. La atipicidad legal de la licencia hace necesario, al igual que
ocurre con otros contratos atípicos, que se plantee la naturaleza
jurídica de este contrato con el objetivo de intentar una
reconducción a una figura contractual tipificada que posea
características similares y que aporte soluciones a las controversias
generadas por la falta de previsión de las partes en el contenido del
contrato o una interpretación divergente del mismo. En otras
palabras, es necesario definir la naturaleza jurídica de este contrato
con el propósito de determinar la posibilidad de aplicar por vía
analógica las normas de un contrato regulado, que presente una
estructura obligacional próxima a la licencia 125.
52. Al iniciar la tarea de definir la naturaleza jurídica del contrato
de licencia a los efectos de analizar la repercusión en la práctica
internacional, el obstáculo fundamental radica en las diversas
maneras en que las partes pueden configurar este tipo de contratos,
123
La legislación española de patentes, acorde con su carácter de receptor de
tecnología, se aleja de las demás ordenamientos de su entorno para asegurar el
papel del contrato como transmisor y difusor de tecnología. BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, A., La nueva ley de patentes, ideas introductorias y
antecedentes, Madrid, Tecnos, 1986, pág. 120.
124
GUARDIOLA SACARRERA, E., Contratos de colaboración en el comercio
internacional, op. cit., pág. 146.
125
MARTÍN ARESTI, P., La licencia contractual de patente, op. cit., pág. 58.
Es importante tener en cuenta en este sentido que la atipicidad no es un problema
de obligatoriedad del contenido del contrato, sino de las disposiciones aplicables
al mismo en los casos en que existen silencios de las partes respecto de algunos
aspectos o cuando existe una deficiente formulación de los mismos.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
puesto que será necesario analizar el contenido obligacional de los
mismos de cada caso en concreto. Esta caracterización lejos de
perseguir objetivos meramente teóricos es de vital importancia en
la práctica negocial, ya que permitirá utilizar las normas de
contratos afines como elemento integrador en caso de silencio de
las partes en los contratos de licencia. Veamos un ejemplo que nos
puede ilustrar esa situación.
Supuesto práctico a analizar:
A titular de una patente de invención concede a B, a
través de un contrato de licencia exclusiva, todas las
facultades que comprende el derecho de patente de
acuerdo con la lex contractus (ley española elegida por
las partes) y por todo término de vigencia del mismo. B
asumirá todos los costes derivados del mantenimiento de
la patente y se encargará de la protección de la misma
frente a infractores o terceros que ataquen su validez.
En el caso planteado, en atención al contenido obligacional del
contrato es posible afirmar que, ya que el acuerdo de voluntades se
rige por la ley española que establece que en la licencia exclusiva el
titular no está facultado para llevar a cabo la explotación de la
invención, la licencia sería en principio asimilable al contrato de
cesión 126 y este, a su vez, al de compraventa 127. Sin embargo,
debemos apuntar que el contrato de licencia no entraña una
transmisión de titularidad del bien objeto del contrato y, por tanto,
mientras el titular del derecho mantenga su posición y se configure
126
Esta posición es adoptada por el artículo 77 apartado 3 de la Ley española de
Patentes que realiza un reenvío a las normas del saneamiento por evicción. Por
todos, FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y GÓMEZ SEGADE, J. A., La
modernización del derecho español de patentes, Madrid, Montecorvo, S.A.,
1984, pág. 246.
127
Sentencia del Tribunal de Milán del 18 de julio de 1960 recogida en Riv. dir.
inter., 1965, II págs. 31 y ss.
91
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
una relación de tracto sucesivo, por ejemplo en cuanto al pago de
royalties, no existirá justificación para asimilarla al contrato de
compraventa.
Este ejemplo permite observar las dificultades y falta de utilidad
que puede presentar el intento de formular generalizaciones en
cuanto a la figura contractual a la que debe asimilarse o reconducir
el contrato internacional de licencia.
2.
Intentos de reconducción
figuras contractuales
a
otras
53. El contrato de licencia ha sido comparado con el derecho de
usufructo 128, en el cual se transfiere el derecho de goce sobre el
bien, pero se conserva el derecho de disposición del mismo. Esta
interpretación no sería posible en un sistema legal como el español
en el cual se establece expresamente la posibilidad de constituir un
usufructo sobre la patente (artículo 74.1 Ley española de patentes)
y separadamente se considera la existencia de licencias exclusivas
para todas las modalidades de explotación de la patente (artículo
75.1 Ley española de patentes).
54. También se ha intentado la reconducción a algunos aspectos del
contrato de compraventa. Un ejemplo de esto lo encontramos en el
artículo 77 apartado 3 de la Ley española de Patentes 129 que realiza
un reenvío a las normas del saneamiento por evicción 130. Sin
128
Sobre el derecho de usufructo y su comparación con las licencias sobre bienes
inmateriales, CABANELLAS, G., Contratos de licencia y de transferencia de
tecnología en el Derecho privado, Buenos Aires, Heliasta, 2000, págs. 41 y 42.
En el mismo sentido ASCARELLI, T., Teoría de la concurrencia y de los bienes
inmateriales, traducción de VERDERA, E. y SUÁREZ LLANOS, L., Barcelona,
Bosch, 1970, pág. 816.
129
Ley 11/1986, de 20 de marzo de patentes.
130
FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y GÓMEZ SEGADE, J. A., La modernización
del derecho español de patentes, op. cit., pág. 246.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
embargo, debemos anotar que el contrato de licencia no entraña
una transmisión de titularidad del bien objeto del contrato y, por
tanto, mientras el titular del derecho mantenga su posición y se
configure una relación de tracto sucesivo, por ejemplo en cuanto al
pago de royalties, no existirá justificación para asimilarla al
contrato de compraventa.
55. De mayor aceptación ha sido la postura del Derecho francés131
según la cual al contrato de licencia se podrían aplicar las
disposiciones relativas al arrendamiento, dado el carácter personal
que revisten los dos contratos y las marcadas similitudes de los
mismos; los dos contratos consisten en una facultad de uso de un
bien por un periodo de tiempo determinado a cambio de cierta
contraprestación, generalmente, el pago de un precio.
Por otra parte, el Código Civil español en su artículo 1542 define el
arrendamiento como el contrato por el que una las partes se obliga
a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y
precio cierto. Es evidente entonces que los tres elementos
estructurales del contrato contemplados en esta definición se
identifican con los señalados sobre el contrato de licencia, en otras
palabras, tanto el contrato de licencia, cuanto el de arrendamiento
comparten el carácter temporal, el carácter oneroso y la falta de
transmisión de la titularidad.
56. Sin embargo, aunque se puede aceptar, en principio, una
identidad estructural en los dos tipos de contrato, licencia y
arrendamiento, , el objeto de los mismos es el que difiere
diametralmente, ya que mientras el arrendamiento ha sido pensado
para regular bienes materiales, la licencia, en especial la licencia de
patentes o Know how, va a regular posiciones jurídicas complejas.
Es precisamente la diversa naturaleza de los bienes objeto del
131
CASALONGA, A., Traité téchnique et practique de la brévets d’invention,
París, Librairie générale de droit & de jurisprudence, 1949, pág. 432.
93
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
contrato de licencia la que redunda en una escasa utilidad de las
normas del arrendamiento para regular situaciones inherentes a una
patente de invención, tales como la obligación de explotar la
invención protegida, situación que no encontrará respuesta en las
normas del Código Civil 132.
3.
Carácter sui generis del contrato de
licencia y repercusión en la práctica
internacional
57. Como consecuencia de la imposibilidad de lograr la total
asimilación de la licencia con algún contrato típico, la doctrina y la
jurisprudencia de numerosos países ha considerado a la licencia
como un contrato sui generis que no es reconducible a ninguna otra
figura contractual en particular y, como tal, es imposible lograr su
aproximación total a un contrato regulado por la ley 133. Tal como
expresa A. RONCERO SÁNCHEZ:
“(...) el contrato de licencia no puede ser subsumido en
ninguna otra figura típica, por lo que ha de considerarse
como una modalidad negocial distinta y singular frente a las
demás, sin perjuicio de la mayor o menor proximidad que
en cada caso pueda presentar con alguna de aquéllas”- (...)
“dada la heterogeneidad de la figura en la praxis derivada de
la variedad de su objeto y de la diversidad de su contenido,
no es posible afirmar con carácter general la similitud con
una u otra figura determinada, cuestión que habrá de
resolverse mediante un proceso de inducción a partir del
contenido obligacional del contrato en el caso concreto” 134.
132
MARTÍN ARESTI, P., La licencia contractual de patente, op. cit., págs. 58.
Ibidem.
134
RONCERO SÁNCHEZ, A., El contrato de licencia de marca, Madrid,
Civitas, 1999, pág, 154.
133
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
58. En aras de determinar el tipo de obligación que define la
licencia G. CABANELLAS sostiene que si se consideran los
contratos de licencia desde el punto de vista de las obligaciones que
ellos engendran, se encuentra que la obligación principal a cargo
del licenciante es una obligación de no hacer y dentro del catálogo
de contratos típicos no se puede concluir que ninguno que tenga
como eje central este tipo de obligaciones de no hacer 135. Esta
obligación de no hacer consiste básicamente en no ejercitar las
acciones que otorga la ley al titular de un derecho de exclusiva en
contra del licenciatario, sin embargo, es necesario tener en cuenta
que en España se incluyen en las obligaciones del licenciante, por
una parte, el deber de realizar todas las acciones tendientes a
garantizar la correcta explotación del objeto del contrato salvo
pacto en contrario y, por otra, la transferencia del know how que
sea necesario para la explotación de la invención. En este sentido,
si tenemos en cuenta la existencia de estas disposiciones, nos
encontramos frente a obligaciones de hacer, lo que nos conduce a
que el planteamiento según el cual las obligaciones de no hacer
constituyen el fundamento del contrato de licencia quede fuera de
discusión en España.
59. En Estados Unidos la tesis según la cual la obligación principal
del licenciante consiste en una obligación de no hacer es expuesta
en el caso Heaton. Co v. Eureka Speciality Co. en donde se
sostiene que una licencia simple (bare license) no otorga al
licenciatario otro derecho distinto al de realizar una actividad que
de otra forma podría prohibir el titular, es decir, esta clase de
licencia solo otorga al licenciatario la facultad de defenderse de una
acción por infracción del legítimo titular del derecho objeto del
contrato. Este planteamiento tiene implicaciones prácticas de suma
importancia, puesto que el titular de una licencia simple no tendrá
el derecho de demandar en solitario a un tercero que esté realizando
135
CABANELLAS, G., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología
en el Derecho privado, op. cit., pág. 19.
95
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
actos de infracción, toda vez que el único facultado para hacerlo
será el propio licenciante 136.
Las normas acerca de la disposición y transferencia del Derecho de
patentes en el sistema americano se encuentran en las secciones
261 y 262 del U.S. Patent Act. En la primera disposición se
establece que las patentes tienen los mismos atributos que la
propiedad personal y, posteriormente, se pone de relieve la
posibilidad de conceder licencias para un territorio específico o
para todo el país 137.
De acuerdo con la categoría de la propiedad personal 138, opuesta a
la propiedad real en el sistema del common law, las transferencias
de derechos pueden ser llevadas a cabo en todo o en parte y tienen
efectos vinculantes 139. En el asunto Cutter laboratories v. Lyophile-
136
PORT, K. L. y otros, Licensing intellectual property in the information age,
Durham, Carolina Academic Press 2005, pág. 334.
137
Vid. Section 261. U.S. Patent Act. “Ownership; assignment: Patents shall
have the attributes of personal property. (…) The applicant, patentee, or his
assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an
exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any
specified part of the United States”. De igual manera, el UK Patent Act dispone
que la patente o la solicitud de la misma tienen el carácter de propiedad personal.
Sección 30.1
138
En el Reino Unido el Derecho aplicable a la propiedad personal se encuentra
en dos textos normativos: el Law of Property Act de 1925 y el Law of Property
(Miscellaneous Provisions) Act de 1994. Sin embargo, existen casos en los
cuales no se aplican las disposiciones de estos textos, como en la transferencia de
patentes en la cual, la ley de Patentes de 1977 dispone que debe estar consignada
por escrito y firmada por todas las partes intervinientes, mientras el Law of
Property Act de 1925 establece que no son necesarias estas formalidades. Ver en
este sentido ANDERSON, M., Technology Transfer. Law Practice and
Precedents, Oxford, Tottel Publishing, 2008, pág. 625.
139
ERRICO, J.P., Licensing law handbook, New York, Clark Boardman
Callagham, 1995, pág. 43.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
Cryotherm Corp. 140, se resumen las características de esta clase de
acuerdos.
“La patente otorga a su titular un monopolio, de suerte que
puede: usar o vender el producto patentado, licenciarlo a
otros de forma parcial o exclusiva, autorizar el otorgamiento
de sublicencias, o ceder la patente a cambio de una
remuneración; la única limitación existente consiste en que
el titular no puede ejercer su monopolio legal como un
medio para suprimir la competencia o para adquirir un
monopolio mayor al que fue concedido”.
60. La libertad contractual, en cuanto a la libre determinación de
las partes del contenido del contrato, es un principio fundamental
en Estados Unidos. Tratándose de licencias y cesiones este
principio ha sido confirmado por la jurisprudencia sin excepciones.
Sin embargo, tratándose de la libertad de conceder o no una
licencia se ha impuesto como límite el sistema de licencias
obligatorias, en casos en que la salud pública así lo requiera 141.
61. En conclusión, si bien es cierto que las normas reguladoras del
arrendamiento pueden en ocasiones cumplir una función
integradora frente al silencio de las partes atendiendo a la señalada
similitud estructural de ambos contratos, es innegable que éstas
solo pueden ser aplicadas a casos concretos en los cuales carezca
de importancia la naturaleza material o inmaterial del objeto del
contrato. Las anteriores consideraciones tienen un enorme
significado práctico, puesto que si la licencia no es reconducible a
ninguna figura típica y, por lo tanto, se le da el carácter de contrato
sui generis, para determinar las normas aplicables en caso de una
140
Ver asunto Cutter Laboratories v. Lyophile-Cryochem Corporation, 179 F2d
80.
141
Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin. Alumni Research. Foundation., 146
F.2d 941 (9th Cir. 1944).
97
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
deficiente o incompleta configuración del contenido negocial por
las partes, será necesario analizar en cada situación la
configuración de las prestaciones para intentar encontrar las
disposiciones más adecuadas para su integración. De esta manera,
en defecto de ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes,
la respuesta se dará una vez se haya presentado el conflicto, con la
consecuente inseguridad jurídica que ello conlleva.
III. La importancia de la autonomía de la
voluntad en los contratos internacionales de
transferencia de tecnología
62. En el epígrafe anterior establecimos la atipicidad legal del
contrato de licencia y las dificultades que conlleva la aproximación
a otras figuras tipificadas en el ordenamiento jurídico. Esta
atipicidad conduce a que el principio de la autonomía de la
voluntad cobre una especial relevancia, puesto que en ejercicio del
mismo las partes contarán con una enorme libertad para configurar
las prestaciones de la relación contractual.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
63. El principio de la autonomía de la voluntad 142, tal como ha
afirmado la jurisprudencia en repetidas ocasiones, constituye uno
de los pilares fundamentales del sistema del Derecho civil y es
esencial en el campo del derecho de las obligaciones. Este principio
ha sido definido como el poder de gobierno de la propia esfera
jurídica y como el poder de la persona para reglamentar y ordenar
las relaciones jurídicas en las que ha de ser parte. Otros autores han
definido la autonomía privada como “facultad que el ordenamiento
jurídico le concede a las personas, para que en ejercicio de su
libertad, puedan contratar y determinar libremente el contenido de
su contrato, creando relaciones contractuales válidas” 143.
142
En la doctrina es frecuente encontrar los términos autonomía privada,
autonomía de la voluntad y libertad contractual, usados de forma indistinta, sin
embargo, según C. A. SOTO COAGUILA, (“La autonomía privada y la buena fe
como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato”, en Iurídica, núm. 2,
2005. pág. 530), estos conceptos poseen diferentes alcances. La autonomía
privada ha sido definida como el eje para vertebrar toda la actividad humana y
sus manifestaciones en el patrimonio, el derecho subjetivo y el negocio jurídico;
la expresión autonomía de la voluntad, por su parte, suele hacer referencia a la
formación del negocio jurídico, razón por la cual es también denominada
autonomía negocial. En este punto debemos apuntar que el concepto de negocio
jurídico supera en amplitud al del contrato según la concepción de la escuela
alemana, razón por la cual se crea la libertad negocial, una categoría
independiente para ocuparse de los contratos. Así las cosas, la libertad negocial
sería el concepto más específico y concreto de los tres y se refiere a la
manifestación del principio de autonomía únicamente dirigido a la contratación.
Conocida también como libertad de configuración interna. En este sentido ver
también ALMAGRO NOSETE, J. y SIERRA GIL DE LA CUESTA, I.,
Comentario del Código Civil, Tomo 6, Barcelona, Bosch, 2006, pág. 567. Sin
embargo, en este trabajo vamos a utilizar el término autonomía de la voluntad,
tanto en su vertiente conflictual, como material, o “autonomía material” y
“autonomía conflictual” por ser esta la expresión más utilizada por la mayoría de
la doctrina iusinternacional privatista, por todos, FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.,
“Lex Mercatoria y Autonomía Conflictual en la Contratación Transnacional”, en
A.E.DIPr., 2004, pág. 35.
143
SOTO COAGUILA, C. A., “La autonomía privada y la buena fe como
fundamento de la fuerza obligatoria del contrato”, op. cit., pág. 14.
99
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
La importancia de este principio en el comercio internacional ha
hecho manifiesta la necesidad del reconocimiento de la autonomía
de la voluntad como principio regulador de las situaciones
internacionales 144, que en relación con la contratación
internacional, se manifiesta en su faceta conflictual con la elección
del derecho aplicable a los contratos transnacionales 145 y con su
faceta material en virtud de la cual los particulares determinan las
prestaciones a cumplir en el contrato 146.
El principio de la autonomía de la voluntad ha sido definido como
el poder de gobierno de la propia esfera jurídica y como el poder de
la persona para reglamentar y ordenar las relaciones jurídicas en las
que ha de ser parte, constituye uno de los pilares fundamentales del
sistema del derecho civil y es esencial en el campo del Derecho de
144
ROCA GUILLAMÓN, J., “Codificación y crisis del Derecho civil” en Anales
de Derecho de la facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, núm. 8,
1985, pág. 28, afirma que la autonomía de la voluntad, refiriéndose
específicamente al área de la contratación, debe perseguir unos fines socialmente
apreciables y, por tanto, se transforma en un “poder-función” al que la ley
propone la consecución de un fin. L. FERRI, por su parte, critica esta postura
argumentando que la misma estaría en contra de la distinción entre Derecho
público y Derecho privado, entre intereses públicos y privados ya que según sus
palabras, es justamente en estos últimos en donde se desarrolla la autonomía
privada. FERRI, L., La autonomía privada, traducción, SANCHO
MENDIZABAL, L., Madrid, Editorial Revista de Derecho privado, 1969, pág.
80.
145
CALVO CARAVACA, A. L., Nueva Lex Mercatoria y contratos
internacionales, Bogotá, Grupo Ibañez, 2006, pág. 59.
146
MEDINA DE LEMUS, M., Contratos de Comercio Exterior. Doctrina y
formula, op. cit., pág. 131. La distinción realizada entre autonomía conflictual y
material, no es un mero capricho de la doctrina, por el contrario presenta
importantes utilidades prácticas tales como permitir diferenciar las cláusulas
sobre Derecho aplicable de aquellas que constituyen una regulación del fondo
del contrato lo cual implica otorgar un tratamiento distinto a cada una de ellas.
Un ejemplo sería un contrato en el que se acuerde que la ley aplicable al mismo
será la de un país específico, pero que a través de otras cláusulas se impongan
obligaciones contenidas en el texto normativo de un ordenamiento diferente o
incluso de un instrumento internacional del cual los países de los intervinientes
no forman parte.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
las obligaciones y de los contratos 147. La doctrina ha puesto de
manifiesto la doble dimensión del principio de la autonomía de la
voluntad, en donde por una parte está el aspecto social o normativo
y por otra, el aspecto individual 148.
La dimensión social o normativa del principio de la autonomía de
la voluntad hace referencia al proceso de tipificación de una figura
creada por los particulares en ejercicio de su facultad de auto
regulación. Pensemos en el contrato utilizado por las partes para
regular una situación en un campo determinado que debido a su
éxito es copiada por otros miembros del sector hasta que con el
pasar del tiempo se convierte en una cláusula de estilo que
contienen los formularios contractuales para finalmente ser
incorporada en un cuerpo normativo con carácter legal 149.
Por otro lado, la dimensión individual del principio de la autonomía
de la voluntad es la que permite a los particulares establecer,
modificar o extinguir relaciones jurídicas. Esta es un área en la que
se incluyen la facultad básica de elegir si se contrata o no, la de
elección de la figura negocial que más convenga para cada
situación, la de dotar de contenido al contrato elegido y,
finalmente, la de elegir el ordenamiento aplicable a la relación
contractual así como el tribunal competente en caso de conflicto 150.
A continuación examinaremos la forma en que esta doble faceta del
principio de la autonomía de la voluntad repercute en el
desequilibrio entre las partes en un contrato de licencia de
tecnología. Por ello analizaremos la Autonomía de la voluntad
147
SOTO COAGUILA, C. A., “La autonomía privada y la buena fe como
fundamento de la fuerza obligatoria del contrato”, en Iurídica, núm. 2, 2005, pág.
14.
148
CORDECH, P., AZAGRA, A. y FERNÁNDEZ, A., “Autonomía Privada,
Fraude de Ley e interpretación de Negocios Jurídicos”, en InDret, núm. 3, 2004,
pág. 4.
149
Ibid. pág. 5.
150
Ibid. pág. 3.
101
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
conflictual (A) y, posteriormente, examinaremos la autonomía de la
voluntad material (B).
A.
Autonomía de la voluntad conflictual
64. La autonomía de la voluntad conflictual, a diferencia de la
material, posee un marcado carácter internacional, puesto que es
aquella que, en el marco del Derecho internacional privado, faculta
a las partes para elegir el Derecho aplicable a un contrato
internacional 151. Esta elección está supeditada a una norma jurídica
del ordenamiento, encargada de decidir la capacidad de elección y
el quantum de la libertad de la que gozan las partes 152. Según
sostiene A. BOGGIANO “el principio de Derecho internacional
privado que permite la elección por las partes del Derecho aplicable
al contrato internacional puede caracterizarse como una práctica
generalmente aceptada por los Estados y por ello como una regla
consuetudinaria Internacional” 153.
65. En Europa, la norma que establece esta facultad está contenida
en el artículo 3 del RRI al establecer que los contratos se regirán
por la ley elegida por las partes. En América Latina esta facultad se
encuentra reconocida en el artículo 7 de la Convención
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales 154.
151
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. y CALVO CARAVACA, A. L., Derecho
Mercantil Contemporáneo, Tomo I, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez,
2005, pág. 32.
152
ABARCA JUNCO, A., Derecho Internacional Privado, vol. I, Madrid,
UNED, 2010, pág. 309.
153
BOGGIANO, A. Derecho Internacional Privado, Tomo I, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1991, pág. 232.
154
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales firmada en México el 17 de marzo de 1994. Aunque en la
Convención participaron, Bolivia, Brasil, Uruguay, México y Venezuela solo
estos dos últimos la han ratificado.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
66. El fundamento de la autonomía de la voluntad conflictual se
encuentra en la norma de Derecho internacional privado del lugar
en el que se encuentra ubicado el tribunal que conoce de la
controversia, de suerte que será la que fije los límites y condiciones
que deberán cumplirse para la designación de Derecho aplicable al
contrato. En otras palabras, la elección de la ley que regirá el
contrato se realiza en virtud del poder que la ley del foro confiere a
las partes 155. El siguiente supuesto permite ilustrar de forma
práctica esta situación.
Supuesto práctico a analizar:
La empresa brasilera Bestiario celebra en la Ciudad de
Río de Janeiro un contrato de licencia cruzada con la
empresa alemana BASFF A.G con el fin de otorgar una
autorización recíproca para explotar sendas patentes de
invención que se bloqueaban mutuamente. La ley
elegida por los contratantes para gobernar la relación
contractual es la ley alemana. Al presentarse una
controversia, la empresa brasilera demanda ante los
tribunales de Brasil con el fin de obtener una
declaración de infracción de la patente objeto del
contrato.
En este caso en particular, aunque las partes contratantes habían
convenido que la ley aplicable a la controversia era la ley alemana,
debido a que la controversia se presenta ante los tribunales del
Brasil, será aplicable por dichos tribunales el artículo 9 de la Ley
de introducción al Código Civil156 que dispone que “para establecer
155
DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Contratos internacionales sobre propiedad
industrial, op. cit., pág. 300.
156
Artículo 9 de la Ley de Introducción al Código Civil (Decreto-ley núm. 4.657,
del 4 de septiembre de 1942), DOU 9 de noviembre de 1942.
103
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
el régimen de las obligaciones deberá aplicarse la ley del país en
que se constituyeron”, de suerte que la elección hecha por las partes
carecerá de efectividad. Aunque estudiaremos la determinación del
derecho aplicable con más detalle en el capítulo segundo, este
ejemplo nos sirve para demostrar la existencia de límites a la
autonomía conflictual de las partes, ya que para elegir la ley que
regirá su relación contractual se deberá celebrar el contrato en el
país de la ley que se pretenda aplicar. En la práctica esta situación
ha llevado a que los intervinientes en este tipo de contratos decidan,
o bien viajar al país extranjero cuya ley se quiere aplicar, o bien
optar por cláusulas de sometimiento a arbitraje comercial
internacional cuya regulación permite la elección del Derecho
aplicable.
67. La posibilidad de elección de la ley aplicable al contrato, que
supone la autonomía conflictual, lleva consigo dos grandes ventajas
dirigidas a facilitar el comercio internacional 157. La primera ventaja
es la certeza de las normas aplicables al acuerdo y, la segunda, es la
satisfacción de intereses específicos de los contratantes. En cuanto
a la primera ventaja, en palabras de M. VIRGÓS SORIANO, la
elección de la ley aplicable a la relación contractual responde a las
exigencias de seguridad jurídica, certeza en el resultado y de
previsibilidad 158. En efecto, cuando las partes tienen claridad
acerca de las normas que rigen el contrato, es posible realizar
adaptaciones previas a conductas futuras, con lo cual, será posible
157
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Alternativa conflictual o material en la
búsqueda de un derecho contractual europeo más coherente”, en Revista Jurídica
Española La Ley, núm. II, Madrid, 2005. La libertad para elegir la ley aplicable a
la relación contractual puede conducir a que se elija una ley diferente a la de la
sede del tribunal elegido. En este caso, dicho tribunal deberá aplicar una ley
extranjera con todos los inconvenientes que ello genera. En este sentido,
ESPLUGUES MOTA, C., IGLESIAS BUHIGUES, J. L. y PALAO MORENO,
G., Application of Foreign Law, Munich, Walter de Gruyter, 2011.
158
VIRGÓS SORIANO, M., Lugar de la Celebración y Ejecución en la
Contratación Internacional, Madrid, Tecnos, 1989, pág. 134; en el mismo
sentido FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Lex Mercatoria y Autonomía Conflictual
en la Contratación Transnacional”, en AEDIPr., 2004, pág. 35.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
llevar a cabo cálculos más precisos sobre las expectativas
contractuales. Pensemos en el ejemplo de un contrato internacional
entre dos empresas en el cual se estipula que la ley aplicable será la
ley americana; al tener claro que esta es la ley que regirá la
relación, es más fácil realizar los cálculos de los costes
relacionados
con
los
aspectos
laborales,
tributarios,
administrativos, etc.
68. Una vez se las partes han elegido la ley rectora del contrato de
acuerdo con sus necesidades, este ordenamiento cumplirá tres
funciones específicas, a saber:
1. Otorgar fuerza vinculante al acuerdo de voluntades entre
los contratantes y a la existencia misma del contrato.
2. Imponer los límites a la facultad de regulación de las
partes.
3. Servir como método integrador en la interpretación del
contrato sirviendo para colmar las posibles lagunas
materiales 159.
69. Desde la perspectiva de los intereses de las partes, la autonomía
de la voluntad conflictual permite a los contratantes elegir la ley
que más se acomode a las características especiales del contrato160.
Un ejemplo es el de los acuerdos de confidencialidad que suelen
designar como ley aplicable a la legislación y los tribunales del
Reino Unido debido a las ventajas que esto conlleva en términos de
protección y celeridad de las acciones. En el sistema Inglés
encontramos la “law of confidence” y “the law of equity” como
marco protector para acuerdos que involucren información
159
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Lex Mercatoria y Autonomía Conflictual en la
Contratación Transnacional”, op. cit., pág. 58.
160
DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Contratos internacionales sobre propiedad
industrial, op. cit., pág. 299.
105
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
confidencial 161 y, además de contar con una tradición de protección
a la información reservada o confidencial, los jueces suelen actuar
con rapidez en acciones que tienen como fin detener la divulgación
de este tipo de información 162.
70. Ahora bien, en un contrato en el que las partes no poseen un
equilibrio en el poder de negociación, la elección de la ley aplicable
al contrato en virtud de la autonomía de la voluntad conflictual
puede constituir la mejor forma para eludir normas que impidan la
estipulación de condiciones gravosas para una de las partes. En
otras palabras, con la libertad de elección de la ley aplicable a la
relación contractual existe el riesgo de que las normas imperativas
dirigidas a proteger a la parte débil de la relación puedan ser
obviadas por la elección de otro ordenamiento jurídico. En este
sentido, se sostiene que esta prerrogativa otorga a las partes en un
poder legislativo que convierte leyes imperativas en facultativas 163.
B.
La influencia de la autonomía de la
voluntad material en los contratos de
transferencia de tecnología
161
CLARK, A, Technology. The law of exploitation and transfer, Oxford,
Oxford University Press, 1997, pág. 267.
162
IRISH, V., Divulgación de información confidencial, OMPI, 2003, disponible
en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm, última consulta
19/05/2012.
163
Vid. MONROY CABRA, G., Tratado de Derecho Internacional Privado,
Temis, Bogotá, 2006, pág. 305. Esta situación provocó la llamada reacción
objetivista, con la cual el principio de la autonomía de la voluntad conflictual fue
limitado por la jurisprudencia y la legislación exigiendo, por una parte, una real
condición internacional en el contrato y, por otra, una conexión real entre el
contrato y la ley elegida. CALVO CARAVACA, A. L. y OVIEDO ALBÁN, J.,
Nueva Lex Mercatoria y Contratos Internacionales, Bogotá, Ibañez, 2006, pág.
77.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
71. Esta es la libertad negocial propiamente dicha 164, ya que en
virtud de ella las partes tienen la facultad para dotar de contenido a
las cláusulas del contrato, dentro de los límites establecidos por la
legislación rectora del acuerdo previamente elegida en virtud del
principio de la autonomía conflictual o en su defecto por medio de
los criterios de determinación de ley aplicable a falta de su
elección 165. Esta libertad se ejerce con mayor intensidad en los
contratos de transferencia de tecnología, debido a su carácter
atípico, señalado en epígrafes anteriores, que conduce a que existan
límites más difusos a la facultad de configuración del contenido del
contrato.
72. La autonomía de la voluntad material, a diferencia de la
conflictual, permite a las partes crear normas sustanciales que
164
Las legislaciones internas de una gran cantidad de países han consagrado este
principio según el cual las partes poseen la libertad para dotar de contenido al
contrato por ellas celebrado, algunos ejemplos los encontramos en el artículo
1255 del Código Civil español, el 1197 del Código Civil argentino o el 1602 del
Código Civil colombiano. En el ámbito de la contratación internacional está
contemplado por distintas disposiciones de numerosos textos normativos y
convenios internacionales, como el artículo 6 de la Convención de Viena sobre
compraventa internacional de mercaderías, de 11 de abril de 1980 (BOE núm.
26, de 30 de enero 1991, corr. err. BOE, núm. 282, de 22 de nov. 1996), que
permite a las partes excluir la aplicación de la presente Convención o, establecer
excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos. Vid. En
este mismo sentido, los principios UNIDROIT disponen en su artículo 1.1 que
las partes tienen la libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido.
En el sistema del common law aunque se presenta la libertad de negociar
libremente el contenido del contrato, se debe tener en cuenta que existen dos
elementos fundamentales para que una obligación sea exigible: la presencia de
una retribución para los contratantes (consideration) y la existencia de un
acuerdo válido entre ellos (valid agreement). La jurisprudencia de Estados
Unidos en un caso en el que se rechaza una deuda contraída a cambio de un
derecho exclusivo sobre las mejoras a unas lámparas, sostuvo que las partes con
suficiente capacidad mental para administrar sus propios asuntos, tienen el
derecho de negociar el contenido de sus acuerdos. Vid. Hardesty v. Smith,
Supreme Court of Indiana, 3 Ind., 39, (1851).
165
DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Contratos internacionales sobre propiedad
industrial, op. cit., pág. 299.
107
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
constituirán el contenido del contrato propiamente dicho, con lo
cual es posible incluso excluir algunas disposiciones coercitivas del
ordenamiento elegido mediante la incorporación de normas
contrarias al mismo, siempre y cuando aquellas no posean un
carácter imperativo, es decir, es necesario que las partes tengan la
capacidad de derogarlas. De esta manera, podemos afirmar que la
autonomía de la voluntad material se desarrolla en el ámbito de un
ordenamiento jurídico concreto, puesto que solo puede actuar
dentro del marco del derecho dispositivo, a pesar que por vía de
remisión pueda incorporarse al texto del acuerdo normas de otros
ordenamientos, por ejemplo, los principios UNIDROIT o normas
tipo creadas por asociaciones de profesionales, tales como la
International Federation of Consulting Engineers, en adelante
FIDIC, usadas en los contratos de ingeniería.
73. De acuerdo con lo anterior, el principio de la autonomía de la
voluntad material implica que las normas legales que fijan criterios
supletorios a la voluntad de los interesados no serán transgredidas
cuando los particulares hagan libre uso de su autonomía, siempre y
cuando esta se desarrolle dentro de los límites que la ley impone.
En efecto, al desarrollarse en un ordenamiento jurídico concreto, la
autonomía de la voluntad material desempeña la función de crear
obligaciones particulares que se convierten en ley para las partes
contratantes (pacta sunt servanda). Esta función, tal como veremos
posteriormente encuentra sus límites en que, en primer lugar, no
todos los sectores del ordenamiento jurídico permiten el ejercicio
de tal autonomía, en otras palabras, esta solo se puede ejercitar en
los sectores donde rija el derecho dispositivo y, en segundo, lugar,
en las limitaciones impuestas por el mismo ordenamiento como la
moral, la ley y el orden público 166.
74. Si tenemos en cuenta lo sostenido anteriormente en relación
con la atipicidad del contrato de licencia y su condición de contrato
166
MOSSET ITURRASPE, J., Edición Homenaje, Universidad Nacional del
Litoral, Santa fe, 2005, pág. 424.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
sui generis que no permite una fácil reconducción a una figura
típica, tendremos como resultado que los contratantes poseen un
amplísimo margen para configurar las prestaciones que deben ser
cumplidas en virtud de la relación contractual. Al igual que
comentamos en el epígrafe referente a la autonomía de la voluntad
conflictual, la libertad que se concede a los contratantes en los
contratos de licencia de tecnología en virtud de la autonomía
privada material puede conducir a que, debido al desequilibrio
existente en este tipo de contratos, la parte fuerte de la relación
imponga condiciones que perjudiquen o que sean demasiado
gravosas para la parte débil, generalmente representada por la parte
receptora de los conocimientos tecnológicos.
75. En efecto, en la medida en que los derechos de propiedad
industrial e intelectual otorgan una posición de ventaja en el
mercado, existe el riesgo potencial de que se configure un abuso de
posición dominante. Esta posibilidad se plantea en el Acuerdo
ADPIC al establecer dentro del punto de los principios que los
Estados Miembros pueden “aplicar medidas necesarias” para
prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus
titulares .
76. Habiendo ya estudiado las características fundamentales de los
contratos de licencia, su clasificación, carácter atípico y, la marcada
influencia que en ellos ejerce el principio de la autonomía de la
voluntad, tanto en su vertiente material, cuanto conflictual, en el
siguiente epígrafe realizaremos un análisis de las cláusulas que en
la práctica negocial internacional se presentan con mayor
frecuencia en los contratos de licencia de tecnología, para
posteriormente en el siguiente capítulo analizar la manera en que
diferentes países establecen disposiciones imperativas con el fin de
reprimirlas.
109
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
IV. Análisis de la práctica negocial de los
contratos internacionales de licencia de
tecnología con empresas de países de América
Latina: Supuestos prácticos
A.
Planteamiento
77. La autonomía de la voluntad, como hemos tenido ocasión de
señalar, es en su manifestación de la libertad negocial la que faculta
a los particulares para dotar de contenido a los contratos, de
acuerdo con sus necesidades específicas, y es precisamente en los
contratos atípicos donde esta autonomía de la voluntad de los
contratantes cobra aún mayor importancia, debido a la falta de
regulación por el Estado.
78. Como también hemos señalado, los contratos internacionales de
licencia presenta en muchas ocasiones un desequilibrio en donde la
parte fuerte de la relación es usualmente la titular de los derechos
de propiedad industrial e intelectual que protegen la tecnología
objeto del contrato y la principal manifestación de este
desequilibrio es el riesgo de la existencia de obligaciones impuestas
por el licenciante al licenciatario que amplían indebidamente su
derecho exclusivo y que tienen como resultado impedir una
correcta transferencia a la parte receptora de la tecnología. Por esta
razón nos corresponde a continuación analizar la practica negocial
de los contratos internacionales de transferencia de tecnología con
empresas de países de América Latina a través de supuestos
prácticos que permitan examinar las cláusulas contractuales que
pudieran “imponerse”.
79. La posibilidad de la existencia de cláusulas o prácticas
impuestas por el titular de los derechos de propiedad industrial e
intelectual que impongan condiciones gravosas a la parte receptora
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
de tecnología ha sido reconocida en el artículo 40 del acuerdo
ADPIC al disponer:
“1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o
condiciones relativas a la concesión de las licencias de los
derechos de propiedad intelectual, que restringen la
competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el
comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación
de la tecnología.
2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que
los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o
condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan
constituir en determinados casos un abuso de los derechos
de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre
la competencia en el mercado correspondiente. Como se
establece supra, un Miembro podrá adoptar, de forma
compatible con las restantes disposiciones del presente
Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar
dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones
exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la
impugnación de la validez y las licencias conjuntas
obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes
de ese Miembro”.
80. Esta disposición es la más detallada del Acuerdo ADPIC sobre
las cláusulas que pueden generar abusos por parte del titular de los
derechos de propiedad industrial e intelectual y en cierta forma
recoge lo discutido en el capítulo de competencia del borrador del
Código Internacional de Conducta Internacional de transferencia de
tecnología 167. No obstante, deja abiertas numerosas incógnitas,
167
CORREA, C.M., Research handbook on the protection of intellectual
property under WTO rules, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2010, pág.
239.
111
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
tales como cuales serán las bases para determinar cuándo una
conducta impide la transferencia de tecnología, o una de las que
consideramos más importantes, cuáles son las conductas, más allá
de los ejemplos citados, que pueden constituir un impedimento para
una correcta transferencia tecnológica 168.
81. El gran esfuerzo que durante más de una década se realizó en la
UNCTAD sobre la negociación del Código Internacional de
Conducta Internacional de Transferencia de Tecnología se toma
como base en este trabajo de investigación. No obstante, teniendo
en cuenta que las mencionadas negociaciones se llevaron a cabo
hace más de dos décadas, realizamos una selección de las
conductas que actualmente generan mayor riesgo, siendo
conscientes al mismo tiempo de las nuevas realidades que se
presentan en la práctica negocial. Por este motivo, no se producirá
una coincidencia exacta con las conductas enumeradas en la última
versión del borrador del Código con las mencionadas en este
trabajo de tesis doctoral 169.
82. En este epígrafe estudiamos las cláusulas que, de acuerdo con
la investigación realizada 170, se presentan con mayor frecuencia en
168
DREXL, J., Research handbook on intellectual property and competition law,
Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2008, pág. 39.
169
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y
DESARROLLO, UNCTAD, “Borrador del Código Internacional de Conducta
Internacional de Transferencia de Tecnología, versión al cierre de la sexta sesión
de la conferencia en 5 junio de 1985”, Ginebra, Organización de Naciones
Unidas No.TD/CODE TOT/47, 1985. En el texto del capítulo 4 del borrador del
Código se establecen las siguientes clausulas y conductas: 1. Cláusulas de
retrocesión, 2. Cláusulas que impiden plantear nulidad al derecho licenciado, 3.
Cláusulas de provisión exclusiva, 4. Restricciones a la investigación, 5.
Restricciones al uso de personal, 6. Fijación de precios, 7. Restricción de
adaptaciones, 8. Imposición de ventas o representaciones exclusivas, 9. Licencias
atadas, 10. Restricciones a la exportación, 11. Consorcios de patentes y licencias
cruzadas, 11. Restricciones a la publicidad, 12. Pagos después de la expiración
del derecho objeto del contrato, 13. Restricciones después de vencido el término
del contrato.
170
Con el fin de establecer las conductas más usuales y que dificultan una
correcta transferencia tecnológica se han consultado, como hemos tenido ocasión
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
la práctica negocial y que pueden representar un riesgo para la
parte receptora de la tecnología objeto del contrato. El primer
grupo de cláusulas que analizamos es el relacionado con el precio
de la tecnología objeto del contrato (B), posteriormente, estudiamos
las cláusulas que establecen una limitación al uso de la tecnología
objeto del contrato y aquellas que impiden el ejercicio de acciones
contra los derechos de propiedad industrial e intelectual que
protegen la tecnología (C), para después examinar las licencias
atadas (D) y finalizar con el análisis de las cláusulas de retrocesión
(E).
Este estudio se realiza con el propósito de delimitar el problema al
que se debe enfrentar la parte débil de un contrato de licencia de
tecnología para, una vez identificadas estas prácticas, poder
examinar, en el siguiente capítulo, el tratamiento que países con
diferentes niveles de desarrollo tecnológico otorgan a este tema con
el objetivo de poder realizar una propuesta acerca de la mejor
forma de reglamentación de la transferencia de tecnología en el
ámbito de los países de América Latina. Para ilustrar de una mejor
forma la manera en que se llevan a cabo el tipo de cláusulas
indicado arriba, utilizaremos ejemplos hipotéticos extraídos de la
práctica analizada, toda vez que los precedentes jurisprudenciales
serán objeto de análisis en posteriores capítulos de acuerdo con el
país respectivo.
B.
Limitaciones al precio de la tecnología
de apuntar, los contratos internacionales de licencia y transferencia de tecnología
celebrados en desde los años 2001 a 2011 de la base de datos de la agencia de
propiedad industrial J. ISERN PATENTES Y MARCAS de la ciudad de
Barcelona. http://www.jisern.com
113
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
1.
Limitaciones relacionadas con el pago
de royalties
83. Posiblemente la etapa más complicada en el desarrollo de los
procesos de transferencia de tecnología es aquella en la que se lleva
a cabo la fijación del valor de la retribución por el acceso a la
tecnología objeto de la negociación, puesto que mientras el titular
de los derechos busca obtener una maximización de sus beneficios,
la parte receptora de la tecnología tratará de lograr la menor
cantidad de obligaciones económicas frente a su contraparte. Por
esta razón, en el aspecto de la fijación del monto a pagar, al menos
el mínimo o básico requerido para llegar a un acuerdo, se refleja
más que en ningún otro aspecto el poder de negociación de las
partes.
84. Aunque las partes contratantes en un contrato de licencia de
tecnología pueden fijar libremente la forma en la que se llevará a
cabo la remuneración al licenciante en contraprestación por la
autorización de uso de la tecnología de su propiedad 171, de la forma
en que se establezca esta obligación puede derivarse un riesgo
potencial para el licenciatario. Un ejemplo de esta situación lo
podemos encontrar en los casos en que la fijación de los royalties
coloca al licenciatario en condiciones de inferioridad frente a las
empresas que operen en el mismo sector del mercado. Veamos el
siguiente caso que nos permitirá ilustrar la repercusión práctica de
este tipo de cláusulas
Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:
La empresa belga ATK Technologique S.A., titular de un
derecho de patente sobre una tecnología de compresión de
archivos electrónicos ha decidido otorgar una licencia no
exclusiva a la empresa A, a la empresa B y a la empresa C,
171
Párrafo 156 Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE
a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02), disponible en:
http://www.uaipit.com, a sección de legislación (última consulta 05/05/2012).
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
todas de nacionalidad argentina, con el fin de explotar la
tecnología en Argentina y Chile. Sin embargo, los royalties
fijados a la empresa B son ostensiblemente mayores que los
de las otras licencias otorgadas bajo las mismas condiciones
contractuales.
85. Como se puede observar con el supuesto planteado, la empresa
B estará en condiciones de inferioridad respecto a sus
competidores, producto de la discriminación en los pagos debidos
al licenciante. Como estudiaremos posteriormente con más
detenimiento, en Estados Unidos se considera que esta práctica es
admisible, mientras que en la Unión Europea esta conducta puede
ser considerada como un caso de abuso de posición dominante 172.
86. Otra de las cláusulas que se presentan dentro de esta categoría
son aquellas que imponen el pago de royalties una vez que el
derecho de propiedad industrial o intelectual objeto del contrato
haya entrado en el dominio público (post expiration royalties),
aunque es necesario aclarar que si la contraprestación por el uso del
derecho es una suma fija, pagada por cuotas cuya duración se
extiende más allá del momento de la expiración del mismo esta
conducta no constituirá una práctica abusiva en contra del
licenciatario 173. Esta posición fue sostenida en la decisión del caso
Brulotte 174 que estudiaremos posteriormente en el capítulo II y que
constituye el precedente jurisprudencial más utilizado frente a estas
conductas, en donde se defendió que los royalties debidos en
contraprestación al uso o explotación del derecho de patente,
mientras este estuviese vigente, podían ser pagados por un periodo
172
Sentencia del TJUE de 5 de octubre de 1988, asunto 238/87, AB Volvo v. Erik
Veng, disponible en: http://www.curia.europa.eu/ (última consulta 05/05/2012).
173
MCCARTHY, J. T., SCHECHTER, R. E. y FRANKLYN, D. J., Mccarthy's
Desk Encyclopedia Of Intellectual Property, Washington, Bureau of National
Affairs, 2004, pág. 185.
174
Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964).
115
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
de tiempo que excediese el término de duración del derecho
exclusivo 175.
87. Otra práctica que se presenta a menudo en la determinación de
los royalties por parte del licenciante es aquella consistente en atar
las sumas debidas, no solamente a la tecnología objeto del contrato,
sino a otros tipos de tecnología accesoria (bundling), o incluso en
ocasiones se imponen royalties sobre las ventas totales de los
productos fabricados por el receptor de la tecnología, a pesar que
no se esté usando la tecnología licenciada (total sale royalties).
Esta situación se presenta cuando el cómputo de la contraprestación
se calcula de manera conjunta sobre diversas tecnologías
suministradas por el mismo licenciante 176.
88. Existe otro tipo de cláusulas denominadas reach-through que se
utilizan en contratos que envuelven una clase especial de
tecnología que sirve como herramienta de investigación para
desarrollar otros productos. En virtud de este tipo de cláusulas, el
titular de la patente sobre esta clase de tecnología recibirá una
remuneración de acuerdo con el nivel de ventas del producto con
ella creado.
2.
Fijación de los precios del producto
licenciado
89. Las cláusulas mediante las que el licenciante incide o fija
directamente los precios a ser cobrados por el licenciatario son
objeto de numerosos problemas, puesto que deben ser analizadas en
conjunto con otras circunstancias, con el objeto de determinar si
175
Para un análisis económico de este tipo de cláusulas en diferentes
modalidades de contratos de licencia véase OTTOZ, E. y CUGNO, F., “Hybrid
Licensing of Product Innovations”, en Review of Law & Economics, vol. 5, núm.
1, 2009.
176
Este tipo de cláusulas se corresponde con aquellas que imponen al
licenciatario la adquisición de tecnología adicional del licenciante, vid. infra.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
son una práctica abusiva. Existen múltiples variaciones a este tipo
de conductas, tales como la fijación de precios máximos, precios
mínimos o de un precio rígido.
90. En principio es lógico argumentar que el licenciante tiene el
derecho a fijar los precios de los productos protegidos por su
derecho exclusivo ya que de no existir la licencia, la explotación la
realizaría él mismo y, de esta manera, determinaría el precio a su
antojo. No obstante, es necesario tener en cuenta que ningún
conocimiento tecnológico es utilizado aisladamente, de suerte que
es innegable la existencia de otros factores que tendrán una
incidencia directa en el precio del producto final, de suerte que la
fijación de precios respecto de los productos fabricados con la
tecnología licenciada supone exceder el monopolio legal más allá
de lo previsto por el correspondiente derecho exclusivo 177.
91. Tal como se estudiará en detalle en el capítulo segundo, este
tipo de cláusulas ha sido objeto de debate continuo, especialmente
en procesos llevados ante las autoridades de competencia
económica, ya que cuando existe un contrato de licencia entre dos
empresas competidoras que contengan cláusulas de este tipo, es
posible que se esté en presencia de una práctica concertada
violatoria del Derecho de la competencia 178. No obstante, en
algunas ocasiones se admite la posibilidad de imponer precios de
venta máximos o recomendar un precio de venta, quedando
excluidos los precios mínimos o fijos.
92. Otra de las cláusulas usuales que pueden representar un
perjuicio para la parte receptora de la tecnología objeto del contrato
son aquellas que fijan los cánones de retribución en función al nivel
177
GINEBRA SERRABOU, X., “La propiedad industrial y la competencia
económica en México”, en Boletin Mexicano de Derecho Comparado, núm. 121,
2008, pág. 9.
178
United States v. General Electric Co., 272 U.S. 476 (1926).
117
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
de ventas del licenciatario, sea utilizada o no la tecnología objeto
del contrato. Estos acuerdos de fijación de precios pueden tomar
diferentes formas y, a sea directa o indirectamente, afectando los
precios que tendrá que pagar el consumidor final. Una forma de
fijación indirecta sería aquella en la cual el titular de los derechos
prevé un aumento en los royalties en caso que el receptor de la
tecnología decida aplicar unos precios más bajos que los sugeridos
por el licenciante.
C.
Restricciones al uso de la tecnología
licenciada
1.
Restricciones sobre la exportación
93. Este tipo de cláusulas son de difícil interpretación, debido a que
dentro de los factores a considerar está la naturaleza del derecho
protector de la tecnología y sus características intrínsecas. En
efecto, de la categoría del derecho que protege los conocimientos
tecnológicos dependerá la posibilidad de que exista un potencial
abuso del licenciante, puesto que se deberá tener en cuenta si se
está en presencia de un derecho condicionado por el principio de
territorialidad y si así fuese, la existencia de derechos exclusivos en
otros territorios titularidad del licenciante. El siguiente supuesto
práctico nos ayudará a ilustrar la manera en que estas restricciones
se presentan en la práctica negocial.
Supuesto practico a analizar:
La empresa alemana Henschmen A. G. es poseedora de un
know how que será comunicado a través de un contrato de
licencia a la empresa brasileña REGO y CIA. Dentro de las
cláusulas del contrato se establece que la sociedad brasileña
no podrá exportar los productos fabricados con el know how
objeto de la licencia al territorio argentino.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
En este caso, debido a que el know how no está condicionado por el
principio de territorialidad, la cláusula no constituiría un abuso para
el licenciatario, toda vez que la empresa alemana estaría haciendo
un uso de su derecho ajustado a la ley. Ahora bien, imaginemos que
la tecnología objeto del contrato en el ejemplo planteado
anteriormente no está protegida por el régimen del know how, sino
a través de una patente de invención que se encuentra en vigor
únicamente en el territorio brasileño. En este caso, la restricción de
exportación impuesta al licenciatario constituiría un abuso, ya que,
al no existir una patente que impida la comercialización en
Argentina, contractualmente se está ampliando injustificadamente
un monopolio concedido por el Estado.
94. Como se puede apreciar en el supuesto planteado, el carácter
abusivo o no de estas cláusulas debe considerarse a la luz de los
derechos de propiedad industrial de que goce el licenciante en el
exterior, toda vez que si éste cuenta con derechos exclusivos en los
países respecto de los cuales se imponen restricciones, la limitación
de las exportaciones a estos territorios sería simplemente el
ejercicio de facultades conferidas por estos derechos, de suerte que
la existencia de esta cláusula sería irrelevante. No obstante, esta
afirmación deber hacerse claridad en cuanto a la patentes sobre
procedimientos, puesto que las posibilidades del titular de una
patente de impedir la exportación de productos fabricados con tales
procedimientos en el exterior depende de las normas del país en
que se ha concedido tal patente y de su interpretación, la cual no es
uniforme en todo el mundo 179.
179
GINEBRA SERRABOU, X., “La propiedad industrial y la competencia
económica en México”, op. cit., pág. 11. En el mismo sentido CORREA, C. M. y
BERGEL, S. D., Patentes y competencia, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni
Editores, 1996, págs. 90-92.
119
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
2.
Restricciones sobre la investigación y
las adaptaciones del licenciatario
95. Las cláusulas que estipulan que el licenciatario no podrá
realizar labores de investigación o adaptación, bien sea en relación
con la propia tecnología objeto del contrato o respecto de los
productos con ella fabricados, son una de las conductas más lesivas
y perjudiciales, no solamente para la parte contratante, sino
también para la sociedad en general, puesto que uno de los
principales objetivos que se busca con la transferencia de
tecnología es su adaptación al medio local y de esta manera generar
nuevos procesos de innovación en entornos distintos al de la
creación original de la tecnología 180.
96. De acuerdo con la teoría del desarrollo de B. HANSEN 181, la
capacidad de absorción y adaptación de la tecnología transferida a
180
Es necesario tener en cuenta que en la mayoría de los casos las tecnologías no
son diseñadas específicamente para el país receptor de la misma, de suerte que
será necesaria una adaptación al entorno local para tener un mayor grado de
efectividad. UNCTAD, “Facilitating Transfer of Technology to Developing
Countries: A Survey of Home-Country Measures”, en UNCTAD Series on
Technology Transfer and Development, Ginebra, Organización de Naciones
Unidas, 2004, pág.14.
181
HANSEN, B., “Economic aspects of technology transfer to developing
countries” en International Review of Industrial Property, vol. 11, núm. 4, 1980,
págs. 435-440. Según esta teoría, existen tres etapas de desarrollo tecnológico en
una sociedad caracterizadas por su diferente capacidad de absorción. En la
primera etapa existe una dependencia total de la tecnología extranjera, debido a
que no existe una capacidad de investigación en el país receptor, de manera que
será necesario junto con la tecnología importar fuerza de trabajo y esquemas de
administración. El método por excelencia en esta etapa es de los contratos turn
key. En la segunda etapa de desarrollo se ha creado ya una fuerza de trabajo
cualificada y unas redes de distribución y comercialización fuertes, de suerte que
el localmente será factible adaptar las tecnologías. El método más apropiado en
esta etapa es el contrato de licencia. Finalmente, en la tercera etapa, el país tiene
unas habilidades de investigación suficientes para replicar tecnología, con lo cual
los acuerdos conjuntos de investigación y desarrollo y las operaciones de joint
ventures son los mecanismos más idóneos.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
través de los contratos de licencia es el eslabón fundamental en la
cadena de desarrollo y progreso de una sociedad. Actualmente la
mayoría de países de América Latina se encuentran en la segunda
etapa de desarrollo de HANSEN, es decir, se ha desarrollado una
fuerza de trabajo lo suficientemente capacitada para crear una
adaptación de la tecnología al entorno del país receptor. Por este
motivo la restricción de la capacidad de adaptación que el
licenciatario pueda implementar sobre la tecnología objeto del
contrato representaría entonces una barrera para alcanzar el pleno
desarrollo de la sociedad del país receptor. Ahora bien, las
cláusulas de adaptación, en ocasiones se encuentran justificadas en
razón de la salvaguardia de la calidad del producto final obtenido
por medio de la tecnología objeto del contrato 182. A continuación
presentamos un supuesto práctico que nos permite ilustrar este tipo
de restricciones.
Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:
La empresa italiana Mottolla y Di Blasio Spa., es la titular
de una patente de procedimiento para producir moldes de
tubos de alta presión. Uno de las etapas del procedimiento
determina que la inyección de aire en el plástico debe
realizarse cuando este tenga una temperatura de 150º.
Dentro de los contratos de licencia que esta empresa utiliza,
se estipula una cláusula en la que se prohíbe al licenciatario
adaptar el procedimiento en esta etapa, puesto que la
variación de temperatura ocasionaría una menor calidad del
producto final.
97. Tal como se puede inferir del supuesto planteado, las cláusulas
que limitan la adaptación de la tecnología pueden no revestir
peligro para el licenciatario cuando estas están dedicadas a
182
KUTTY, A. y CHAKRAVARTY, S., “The competition - IP dichotomy:
Emerging challenges in technology transfer licenses”, op. cit., pág. 261.
121
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
responder al propósito de asegurar una explotación adecuada de la
tecnología, evitándose así posibles responsabilidades para el
licenciante y, al mismo tiempo, asegurando el éxito comercial de la
explotación que redundará en beneficio para las partes contratantes.
Debe, por lo tanto, precisarse en qué grado las cláusulas que
prohíban o limiten las adaptaciones de la tecnología dejan cierta
libertad al licenciatario para ajustar su empleo dentro de cierto
marco 183. Por otra parte, en cuanto a las cláusulas que restringen la
investigación es preciso aclarar que estas son en ocasiones
necesarias cuando la restricción impuesta sea imprescindible para
impedir la revelación a terceros de los conocimientos técnicos
licenciados.
3.
Prohibición
de
utilización
de
tecnologías diferentes a las del licenciante
98. Dentro de este tipo de cláusulas podemos encontrar dos
diferentes modalidades. Aquellas que restringen el uso de
tecnologías de terceros y las que impiden el uso de la tecnología
propia del licenciatario.
99. Las primeras, aquellas que restringen el uso de tecnologías de
terceros, son claramente contrarias al derecho de libre competencia
económica, puesto que, tal como comentamos con algunas
cláusulas de restricción territorial, su uso generaría una ampliación
injustificada del monopolio otorgado por el Estado con la
concesión de un derecho de propiedad industrial. El siguiente caso
ilustra la situación analizada.
Supuesto fáctico a analizar:
183
CABANELLAS, G., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología
en el Derecho privado, op. cit., pág. 733.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
La empresa Holandesa Black Rose Ltd, es titular de un
derecho de obtentor sobre una nueva variedad de rosa
amarilla. En el texto del contrato de licencia celebrado con
la sociedad ecuatoriana Flores de Guayaquil S.A., se
impone una cláusula en la que se impide al licenciatario la
comercialización de variedades de rosas con colores
similares al amarillo de las rosas protegido por el derecho
de obtentor.
Este ejemplo nos permite ilustrar una situación en que, mediante un
contrato entre particulares, se está amplificando el ámbito de
aplicación del derecho exclusivo otorgado por el Estado, de suerte
que en este tipo de casos, no solamente el perjudicado sería el
licenciatario, sino la colectividad, al atentar contra el derecho a la
libre competencia económica.
100. La segunda clase de cláusulas es aquella que impide la
utilización del licenciatario de la tecnología que actualmente posee,
bien por desarrollo propio o por adquisición contractual. Este tipo
de cláusulas, junto a las que restringen la capacidad de
investigación de la tecnología objeto del contrato, es especialmente
perjudicial para el licenciante.
4.
Restricciones sobre la estructura y el
volumen de la producción
101. Esta categoría de cláusulas debe ser analizada con sumo
cuidado puesto que al igual que acontece con las restricciones
territoriales, pueden ser utilizadas para encubrir prácticas
concertadas dirigidas a limitar la oferta en un mercado específico.
Ahora bien, en cuanto a los potenciales riesgos que este tipo de
cláusulas pueda representar para la parte receptora de la tecnología,
será necesario examinar si ellas no han sido utilizadas para imponer
123
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
un bloqueo al uso de otras tecnologías, más allá de lo que resultaría
del mero efecto sustitutivo que cabe atribuir a las nuevas
invenciones. Veamos a continuación un caso que presenta una
cláusula de este tipo:
Supuesto fáctico a analizar:
American Pharma Ltd., empresa de Estados Unidos, es
titular de una patente de procedimiento sobre un principio
activo cuya patente de producto ha expirado y, por tanto, se
encuentra en el dominio público. En un contrato de licencia
de patente celebrado con la sociedad mexicana,
Pharmainsumos, S.A., se impone una restricción de la
cantidad de producto que se pueden comercializar por la
empresa mexicana.
102. Del caso expuesto podemos observar que, aunque el principio
activo se encuentra en el dominio público y, por tanto, puede ser
producido por cualquier método o tecnología que no esté protegida
por una patente de procedimiento, el resultado de la cláusula será
limitar esta facultad, impidiendo que el licenciante utilice cualquier
otra tecnología que no sea la licenciada para la producción del
principio activo. Como se puede apreciar, este es un método
indirecto para restringir el uso de tecnologías competidoras del
licenciante. Ahora bien, al igual que en la mayoría de las conductas
analizadas anteriormente, no es posible afirmar que siempre que
exista una limitación a la capacidad productiva del licenciatario
esta restricción estará diseñada en contra de sus intereses, en
algunos casos, tal como veremos a continuación, estas restricciones
pueden estar dirigidas a la protección del licenciatario mismo.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
5.
Limitaciones al uso por campo de
aplicación de la tecnología licenciada (field of
use restrictions)
103. Como habíamos señalado en líneas anteriores, la tecnología en
ocasiones tiene más de una campo de aplicación, es decir, puede
ser utilizada para solucionar una multiplicidad de problemas
técnicos. Pensemos en el ejemplo de un compuesto activo, el
“Sildenafil”, que inicialmente fue creado para tratar problemas de
hipertensión y posteriormente se descubrieron sus efectos contra la
disfunción eréctil. Pues bien, en estos casos en los que la tecnología
puede ser aplicada en campos distintos el titular de la misma tiene
el derecho a otorgar una o más autorizaciones de uso para cada uno
de los campos en que el conocimiento licenciado tenga aplicación
incluso de forma exclusiva (field of use clauses) 184. Veamos el
siguiente caso práctico.
Supuesto fáctico a analizar:
La empresa Leth. Co. de Estados Unidos es titular de una
patente de invención sobre la tecnología de pantallas táctiles
para dispositivos electrónicos. Esta tecnología puede ser
usada en el campo de la telefonía móvil, los ordenadores
portátiles y las tabletas o PDA. Una vez la tecnología está lo
suficientemente madura, Leth Co. decide celebrar un
contrato de licencia exclusiva para cada uno de los campos
de aplicación de su tecnología. De esta manera realiza un
contrato con la sociedad China HTC para el campo de los
teléfonos móviles, uno con la empresa Samsung para el
mercado de las tabletas y uno con Acer para los ordenadores
portátiles, todos ellos de forma exclusiva para su respectivo
campo de aplicación. Dentro del contenido del contrato se
184
ETRO, F., Competition, innovation, and antitrust: a theory of market leaders
and its policy implications, Berlin, Springer, 2007, pág. 239.
125
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
estipula que el licenciatario no deberá producir, por sí
mismo ni por intermedio de un tercero, productos que se
encuentren fuera del campo de aplicación al que se ha
concedido la licencia.
104. Este tipo de situaciones merece especial atención y cuidado
porque existe la posibilidad de una competencia entre licenciatarios
exclusivos que redundará en la pérdida de la posición ventajosa de
un mercado en el que se creía que no existiría competencia 185.
Siguiendo con supuesto planteado, pensemos que la empresa HTC
desarrolla tecnología propia que incorpora la tecnología objeto del
contrato con la empresa estadounidense y saca al mercado un
teléfono móvil inteligente que presenta características que los
hacen competir en el mercado con los PDA de Samsung. Esta
empresa a su vez, incorpora dentro de sus PDA la posibilidad de
enviar mensajes de texto a teléfonos móviles. Esta situación es
denominada “overlap” o superposición de tecnologías 186.
105. Aunque en este caso no estamos en presencia de una cláusula
diseñada para perjudicar expresamente al licenciatario, será
necesario realizar un análisis en conjunto de las obligaciones
contenidas en el contrato y la situación de las partes con el fin de
determinar si existió una previsión de esta situación por parte del
licenciante.
106. Precisamente, una de las fórmulas existentes para mitigar los
efectos de una posible superposición de una tecnología en
diferentes campos de aplicación es la estipulación de cláusulas que
restrinjan la capacidad de producción del licenciatario. En efecto,
185
MOHRI, M., Maintenance, Replacement and Recycling-Patentees' Rights in
the Aftermarkets-German y, the U.S. and Japan, Munich, Herbert Utz Verlag,
2010, pág. 119.
186
Para un análisis de este tipo de cláusulas desde el punto de vista económico
véase, SCHUETT, F., “Field-of-use restrictions in licensing agreements”, en
Munich Personal RePEc Archive, Paper 8534, Munich, Universidad de Munich,
2008.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
en el epígrafe anterior estudiamos este tipo de cláusulas y
afirmamos que no son perjudiciales en todos los escenarios, pues
bien, para el caso ahora planteado, una cláusula de restricción de la
cantidad de productos producidos en cada campo de aplicación con
la tecnología objeto del contrato podrá servir como fórmula para
superar la mencionada superposición. Este tipo de soluciones
presenta un carácter complejo y debe ser analizada
cuidadosamente, puesto que existe el riesgo de caer en el ámbito de
la repartición de mercados o las prácticas concertadas, reprimidas
por el derecho a la libre competencia económica.
D.
Cláusulas que limitan las posibilidades de
entablar acciones de nulidad respecto de los
derechos del licenciante (non challenging
clauses)
107. Una de las cláusulas que usualmente se encuentran en los
contratos de transferencia de tecnología es la cláusula de renuncia
(non challenging clauses o non assertion clause). El objetivo de
este tipo de acuerdos es el obligar a una de las partes a no hacer
valer sus derechos sobre sus patentes u otros derechos de propiedad
industrial e intelectual contra la otra parte contratante, incluso si
esta iba a ser objeto de un procedimiento por infracción. La utilidad
práctica de este tipo de acuerdos se asemeja al de las licencias
cruzadas, ya que permite a las partes evitar largos y costosos
procedimientos judiciales 187. Sin embargo, estas pueden ser objeto
de reproche por las autoridades de competencia si presentan un
contenido muy amplio o una duración injustificada, toda vez que
los efectos de estas podrían crear duopolios entre los participantes
187
FEDERAL TRADE COMMISSION AND DEPARTMENT OF JUSTICE,
“Issue report on antitrust enforcement and intellectual property”, op. cit., pág. 89.
127
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
de un contrato con estas características. A continuación exponemos
un supuesto que nos permite ilustrar el uso de este tipo de
cláusulas.
Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:
La empresa española Tuadrigram Ltda., es la titular de una
patente sobre un dispositivo de almacenamiento de energía
solar. La sociedad mexicana Villa e Hijos, deseosa de entrar
en el mercado español, decide interponer una acción de
nulidad contra la patente de la empresa española. Como
solución a este conflicto, las partes acuerdan celebrar un
contrato de licencia en el cual, en contraprestación a no
iniciar acciones por infracción, la empresa mexicana se
compromete a no entablar demandas de nulidad contra la
patente de la sociedad española.
108. El ejemplo planteado anteriormente no supone un riesgo para
el licenciatario, sino para el derecho a la libre competencia
económica. Ahora bien, más allá del riesgo que suponga este tipo
de cláusulas para el Derecho a la libre competencia, estas pueden
ser usadas para bloquear la tecnología existente o por desarrollar
del licenciatario, o simplemente para reforzar las posibilidades de
que patentes nulas mantengan una validez aparente.
Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:
La empresa española Tuadrigram Ltda., mencionada en el
caso anterior, decide licenciar su patente a una empresa
argentina con una cláusula en la que se obliga al
licenciatario a abstenerse de iniciar acciones en contra de la
validez del derecho objeto del contrato. Una vez iniciado el
proyecto en Argentina, el licenciatario se percata que
existen en el mercado competidores que utilizan una
tecnología equivalente a la licenciada y cuyo uso ha sido
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
anterior a la fecha de solicitud de la patente de la sociedad
española.
En este caso se observa que de no existir esta cláusula, la empresa
argentina tendría la posibilidad de impugnar la validez de la patente
objeto del contrato, pudiendo de esta forma utilizar la tecnología
sin tener que incurrir en los costes derivados del pago de los
royalties debidos a la sociedad española.
E.
Licencias atadas (tying licensing)
109. Una práctica frecuente en los contratos de transferencia de
tecnología es la vinculación de la concesión de licencias sobre una
tecnología específica a la aceptación de otras que protegen otro tipo
de derechos 188. Estas tipo de conductas, también conocidas como,
package licensing o bundling, presenta enormes dificultades al
estar en presencia de un contrato complejo o un conjunto de
contratos coligados, ya que será necesario determinar en qué grado
una operación, que incluya licencias de patentes y otros derechos
de propiedad industrial y, transferencia de conocimientos no
patentados, supone una imposición de parte del licenciante.
110. Al igual que otras conductas analizadas en este epígrafe, este
tipo de cláusulas puede traer efectos benéficos para las partes
contratantes y para los procesos de innovación en general, o pueden
convertirse en una herramienta para imponer cargas indebidas a la
parte receptora de la tecnología licenciada.
188
RUBINFELD, D. y MANESS, R., “The Strategic Use of Patents:
Implications for Antitrust”, en LEVEQUE, F. y SHELANSKI, H., (Eds.),
Antitrust, Patents and Copyright: EU and US Perspectives, Cheltenham, Edward
Elgar Publishing, 2005, pág. 88.
129
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Dentro de los beneficios que estas prácticas presentan podemos
mencionar las ventajas que puede implicar para el licenciatario
tener un grupo de derechos protectores de tecnología
complementarias que redunden en una mayor eficiencia en los
procesos de producción o comercialización de los productos 189.
111. Ahora bien, estas cláusulas también pueden ser utilizadas en
perjuicio del licenciatario al obligarlo a adquirir licencias de
derechos sobre tecnologías que no necesita o derechos que pueden
tener una validez dudosa 190. El siguiente caso nos ayuda a ilustrar
esta situación.
Supuesto fáctico a analizar:
La empresa francesa Oiseau Bleu S. A. es la titular de una
patente de producto sobre una autoparte. Al iniciar
negociaciones con la sociedad colombiana Filtros de los
Andes, la empresa francesa condiciona el otorgamiento de
la licencia a la aceptación por parte del licenciatario de un
conjunto de patentes de procedimiento que son innecesarias
para la producción de la autoparte objeto de la patente de
producto.
En el caso planteado se aprecia claramente que la cláusula tiene la
intención de imponer la adquisición y pago de royalties de
tecnología innecesaria para el licenciatario. El método utilizado en
la práctica contractual para distinguir con claridad una cláusula de
este tipo que sea necesaria para el cumplimiento del objeto del
contrato, de una que represente un abuso contra el licenciatario
consiste en determinar si existe otra cláusula en la que se permita al
licenciatario utilizar el derecho licenciado independientemente de
189
Ibid., pág. 89.
LEAFFER, M., “Patent Misuse and Innovation” en Journal of High
Technology Law, vol. X, núm. 2, 2010, pág. 163.
190
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
las prestaciones adicionales que se presume han sido impuestas por
el licenciante.
112. Existen diferentes modalidades dentro de esta categoría de
cláusulas que pueden ser usadas para atar un producto o una
licencia al derecho de propiedad industrial que en realidad se
pretende obtener por el licenciatario; entre ellas están las que tienen
por objeto imponer al licenciatario la obligación de comprar o
adquirir productos provenientes del licenciante restringiendo de
esta manera la posibilidad de acudir a otro proveedor; las que
vinculan físicamente el objeto protegido por la patente con otro que
no goza de esta protección; y la creación de ciertas restricciones
físicas tales como la compatibilidad exclusiva del objeto patentado
con otros productos del licenciante191.
F.
Cláusulas de retrocesión (grant back
clauses)
113. Otra conducta usual es la de obligar al licenciatario a transferir
los derechos de propiedad industrial e intelectual que protejan las
mejoras que se han realizado a la tecnología objeto del contrato de
licencia (Grant back clauses) 192. Estas cláusulas, dependiendo de
las circunstancias de cada caso, pueden presentar efectos procompetitivos o anticompetitivos. Como efectos pro-competitivos
podemos mencionar que estos acuerdos permiten que los
contratantes compartan tanto los riesgos, cuanto los beneficios de
las investigaciones y desarrollos que se logren con la tecnología
inicialmente objeto del contrato. Adicionalmente, este tipo de
191
US DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE
COMMISSION, Antitrust enforcement and intellectual property rights:
Promoting innovation and competition, Washington, 2007.
192
FERRERA G. R. y otros, CyberLaw: Text and Cases, Mason, Cengage
Learning, 2011, pág. 284.
131
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
cláusulas pueden conducir a nuevos procesos de innovación por
parte del licenciante con base en la tecnología perfeccionada por el
licenciatario 193. En general, las cláusulas de retrocesión suelen ser
frecuentes, puesto que permiten al licenciante comunicar su
tecnología sin el temor de que el licenciatario logre obtener un
resultado mejor que la tecnología objeto del contrato y que
posteriormente represente competencia para su negocio 194.
114. Ahora bien, de la redacción de estas cláusulas dependerá si
están dirigidas a compartir la tecnología entre los contratantes 195 o
a la imposición de una condición gravosa para el licenciatario, que
produzca que exista una falta de interés por llevar a cabo
actividades de investigación y posterior desarrollo y
perfeccionamiento de la tecnología transferida. Por esta razón en
algunos países las cláusulas de retrocesión están prohibidas por
considerarlas contrarias a los intereses de los nacionales. Este fue el
caso de la legislación japonesa de 1968 196. Veamos el siguiente
caso práctico.
Supuesto fáctico a analizar:
La sociedad Austriaca Flach A. G. es titular de know how
sobre la fabricación de botellas de vidrio templado para uso
193
Antitrust Guidelines, cit. supra.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
“Flexibilidades en Materia de Patentes en el Marco Jurídico Multilateral y su
Aplicación Legislativa en los Planos Nacional y Regional – Parte II”,
Documento CDIP/7/3 de 18 de marzo de 2011, pág. 41.
195
CHOI, J. P., “A Dynamic Analysis of Licensing Boomerang Effect and
Grant-Back Clauses”, en International Economics Review, vol. 43, núm. 3, 2002,
pág. 810.
196
Directrices de la Ley antimonopolio japonesa para contratos de licencia
internacionales, 24 de mayo de 1968, I (7) Section 6 (1). Sobre la influencia
positiva que tuvieron las restricciones a estas cláusulas en la innovación
japonesa, IYORI, H., “Competition Policy And Government Intervention In
Developing Countries: An Examination Of Japanese”, en Economic
Development Washington University Global Studies Law Review, vol. 1, pág. 35.
194
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
de laboratorio. A través de un contrato de licencia se
comunica la información a la empresa colombiana Pelbar,
S. A., a la cual se impone la obligación de ceder la
titularidad a Flach sobre cualquier mejora que la empresa
colombiana logre con la implementación del procedimiento
de fabricación de botellas.
El ejemplo planteado es un caso en el que la cláusula de retrocesión
impone una obligación lesiva al licenciatario, puesto que la
tecnología desarrollada por este pasará a manos del licenciante.
Ahora bien, si la cláusula estipulara que no se llevará a cabo una
cesión, sino una licencia a favor de la empresa austriaca, tal
acuerdo sería totalmente razonable, equilibrado y no causaría un
perjuicio injustificado a la empresa colombiana.
115. Ahora bien, existen otro tipo de riesgos relacionados con las
cláusulas de retrocesión directamente relacionadas con las
cláusulas que tienen como objeto extender la vigencia de los
derechos exclusivos objeto del contrato. Anteriormente estudiamos
las conductas que tenían como fin extender los derechos sobre una
tecnología más allá de la duración otorgada por el Estado, pues
bien, las cláusulas de retrocesión pueden convertirse en una
fórmula para llevar a cabo esta extensión 197. A continuación
analizamos un caso que nos permite ilustrar una relación
contractual con este tipo de cláusulas.
Supuesto práctico a analizar:
La empresa estadounidense Marshal-Ross, Co. Celebra un
contrato de licencia de patente con la empresa colombiana
Azucar de caña, S. A., en la cual se autoriza el uso de una
patente de procedimiento que expirará 5 años después de la
197
DRATLER, J., Licensing of intellectual Property, op. cit., sec. 6.05. 6-80.
133
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
firma del contrato. En el contenido del mismo se pacta una
cláusula de retrocesión en la cual se estipula que aún
después de la expiración del término de vigencia del
contrato, cualquier mejora al procedimiento patentado que
genere una nueva patente será objeto de una licencia
exclusiva a favor de la empresa de Estados Unidos.
Como se puede observar, son diferentes las modalidades y
finalidades que se pueden utilizar en una cláusulas de retrocesión,
por tanto, los casos en que se impone la obligación al licenciatario
de ceder o licenciar en exclusiva los derechos sobre las mejoras a
los productos o procedimientos cubiertos por los derechos de
propiedad industrial e intelectual suelen ser analizados de forma
más estricta que aquellos que solamente obligan a la concesión de
una licencia no exclusiva 198.
116. Las conductas citadas en las páginas anteriores son solo una
muestra de las prácticas más usuales en los contratos de licencia de
tecnología, pero es preciso aclarar que todas ellas se pueden
presentar en el clausulado de cualquiera de las figuras contractuales
previamente estudiadas en este capítulo. El uso de este tipo de
cláusulas constituye un riesgo que debe ser analizado
cuidadosamente, debido a que no en todos los casos estas
conductas están en contra del licenciatario de una forma
injustificada 199, de ello la importancia que presenta el estudio de las
mismas de acuerdo con las especiales circunstancias del caso y de
198
Esta conducta aparece descrita en el artículo 40.2 del acuerdo ADPIC. cit.
supra.
199
Una de los argumentos del Grupo B (constituido por los países desarrollados)
en las discusiones sobre el borrador del Código Internacional de Conducta sobre
Transferencia de Tecnología para no otorgar efectos vinculantes a este
instrumento consistía en que debido a la variedad de formas que pueden
presentar estas prácticas siempre será necesario realizar un análisis caso por caso.
HOVENKAMP, H., JANIS, M. y, LEMLEY, M. A., IP and Antitrust: An
Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, op. cit.,
sec. 40.3.
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
la las políticas de innovación que tenga el país en el que las mismas
despliegan sus efectos.
V.
Conclusión
117. De la investigación realizada en el capitulo primero de este
trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones que
exponemos agrupadas en torno a los principales problemas tratados
en este capítulo y en la medida en que son relevantes para proseguir
el análisis planteado.
En relación con la caracterización del contrato de licencia como
paradigma de los contratos de transferencia de tecnología, los
contratos de transferencia internacional de tecnología presentan un
factor común que coincide con los elementos esenciales del
contrato de licencia, esto es, la autorización de explotar una
tecnología a cambio de una retribución. Además, a pesar de las
diferencias en las prestaciones de las diversas figuras contractuales
utilizadas para implementar los procesos de transferencia de
tecnología y de su carácter sui generis es posible llevar a cabo un
estudio de dichos procesos tomándolos como una categoría de
contratos.
En cuanto a los efectos de la atipicidad de los contratos de
transferencia de tecnología se concluye que el carácter atípico, no
solo de la licencia, sino de los otros contratos de transferencia de
tecnología estudiados conduce a que las partes posean un amplio
margen para el diseño del contenido obligacional del contrato en
virtud del principio de la autonomía de la voluntad, situación que
sumada al desequilibrio en el poder de negociación de los
contratantes, en donde el titular de los derechos de propiedad
industrial e intelectual usualmente ocupa el papel de la parte fuerte
de la relación contractual, es frecuente que se presenten conductas
135
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
que se prevean cláusulas que pueden constituir obstáculos para la
realización de una correcta transferencia de tecnología.
Por lo que hace referencia a las principales manifestaciones del
desequilibrio contractual en los contratos internacionales de
transferencia de tecnología se ha demostrado que:
Primero. La práctica negocial internacional de los contratos de
transferencia de tecnología revela la existencia de cláusulas
mediante las cuales el licenciante, o el titular de los conocimientos
tecnológicos, extiende el alcance de sus derechos exclusivos más
allá del alcance otorgado por el Estado. Las cláusulas que
consideramos que tienen el potencial de impedir una correcta
transferencia tecnológica a la parte receptora son: la de fijación de
precios, restricciones a la investigación y adaptación de la
tecnología objeto del contrato, prohibición de utilización de
tecnologías diferentes a las del licenciante, exportación,
restricciones al volumen y estructura de producción, prohibición de
entablar acciones de nulidad respecto de los derechos del
licenciante, licencias atadas y, finalmente, las cláusulas de
retrocesión, todas ellas usuales en la práctica contractual analizada.
En relación con el carácter abusivo o no de las cláusulas
estudiadas, a pesar de considerar que las cláusulas analizadas son
las que presentan mayores riesgos para la parte receptora, es difícil
catalogar una conducta como abusiva sin haber analizado los
elementos particulares de cada caso, debido a que en ocasiones una
conducta o una cláusula, que en principio parecería abusiva, puede
estar destinada a proteger los derechos de otros licenciantes o a
proteger la tecnología objeto del contrato. Ante esta situación, el
Estado debe intervenir imponiendo unos límites a la autonomía de
la voluntad de los participantes en el contrato, a través del
establecimiento de un marco imperativo que cree unas condiciones
de igualdad material entre los contratantes, pero que, a su vez, no
se convierta en un mecanismo que conduzca a que el titular de los
CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROCESOS
conocimientos tecnológicos pierda el interés de explotar o
compartir dichos conocimientos.
Extraídas estas conclusiones y con el objetivo de seguir avanzando
en nuestra investigación siguiendo el iter lógico marcado en la
misma, en el siguiente capítulo se examina la manera en que los
ordenamientos de países productores de tecnología regulan los
contratos de transferencia de tecnología con el propósito de
establecer la posibilidad de extrapolar los elementos que más se
ajusten a la realidad de los países de América Latina.
137
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
CAPÍTULO II.
MARCO REGULATORIO DE LOS
CONTRATOS INTERNACIONALES DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN
LOS PAÍSES PRODUCTORES DE
TECNOLOGÍA
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
I.
Planteamiento
1. Un vez analizada en el capítulo anterior la problemática que
genera el desequilibrio existente en los contratos internacionales de
transferencia de tecnología, manifestada principalmente en el uso
de cláusulas que pueden impedir una correcta transferencia
tecnológica hacia la parte receptora, de acuerdo con el iter lógico
planteado en este trabajo de investigación, nos corresponde en este
capítulo analizar la manera en que los países productores de
tecnología regulan a través de normas imperativas y dispositivas
los procesos de transferencia de tecnología.
2. El objetivo de este capítulo es identificar las diferentes formas en
que los países productores de tecnología, especialmente, Estados
Unidos y la Unión Europea han solucionado los problemas
relacionados con el uso de cláusulas abusivas en los contratos de
transferencia de tecnología, para con esta base, posteriormente en
el tercer capítulo, realizar una comparación con la forma en que
situaciones análogas son reguladas en los países de América Latina.
Esta comparación nos permitirá determinar la posibilidad de
extrapolar las soluciones dadas por países con mayor grado de
desarrollo tecnológico a países receptores de tecnología, matizadas
de acuerdo con sus especiales circunstancias y necesidades.
3. Con el propósito de cumplir el objetivo propuesto, el desarrollo
de este capítulo se divide en dos partes. En la primera parte, habida
cuenta la presencia de las cláusulas de elección de foro que
atribuyen competencia a los tribunales ubicados en países
productores de tecnología, se estudian las normas dispositivas que
afectan a los contratos de transferencia de tecnología (II). En
primer lugar, se examina la aceptación de este tipo de cláusulas en
los tribunales de Estados Unidos y la Unión Europea (A) y,
posteriormente, partiendo del supuesto que se acepta la
139
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
competencia del tribunal elegido, se estudia la ley aplicable a las
controversias surgidas en el desarrollo este tipo de contratos (B).
En este capítulo no se estudia el sector del reconocimiento habida
cuenta que para el propósito de la presente investigación es en los
países de América Latina donde se hace necesario el estudio de este
sector, en consecuencia, el reconocimiento de las decisiones
dictadas por estos tribunales en los países de América Latina será
objeto de estudio en el capítulo tercero. El fin que se persigue con
este análisis está dirigido a identificar la manera en que
ordenamientos de países productores de tecnología han establecido
normas que logren un equilibrio entre el respeto a la autonomía de
la voluntad de las partes y, al mismo tiempo, la imposición de
límites que impidan que el ejercicio de esta autonomía se convierta
en una manera de evitar las normas de un país específico.
Así, una vez establecido el tribunal competente y la Ley aplicable
al caso en estudio, es necesario analizar las normas imperativas
(III) que se aplican a los contratos de transferencia de tecnología
que sirven como límite al ejercicio del principio de la autonomía de
la voluntad de los contratantes en los Estados Unidos y la Unión
Europea. Los sectores del ordenamiento elegidos para este análisis
son, el Derecho de la libre competencia (IV), las normas que
regulan la forma y registro de los contratos (V) y, las normas de
inversión extranjera (VI). Aunque somos conscientes de la
existencia de otros sectores del ordenamiento jurídico en el que se
presentan normas que pueden tener cierta incidencia en un contrato
de licencia, tales como normas medioambientales, o disposiciones
reguladas con la explotación de reservas mineras o de
hidrocarburos, estas normas están dirigidas para un sector
tecnológico en particular, por esta razón hemos decidido estudiar
las normas que afectan a los contratos de licencia sin importar el
sector tecnológico particular al que se refiera el contrato.
4. El fin propuesto con este análisis es identificar las ventajas y
desventajas que supone la regulación de los contratos de
transferencia de tecnología a través de los sectores mencionados,
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
para después, en el capítulo tercero, contrastar esta información con
el estado actual de la regulación en los países de América Latina y
tener de este modo las bases para formular una propuesta normativa
dirigía al establecimiento de un equilibrio contractual en los
procesos internacionales de transferencia de tecnología.
II. Análisis práctico de la eficacia de las
cláusulas de elección de foro y arbitraje y de
Derecho
aplicable
a
los
contratos
internacionales de transferencia de tecnología
A.
Aceptación
de
las
cláusulas
de
competencia judicial internacional y arbitraje
comercial internacional en los contratos de
transferencia de tecnología
5. Fruto de la investigación realizada para este trabajo se pudo
constatar que en la gran mayoría de los contratos internacionales
analizados se evidencia la existencia de cláusulas de elección de
foro que asignan la competencia a tribunales ordinarios o, en su
caso, de cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional,
ambas designando como sede para la resolución de la controversia
a aquella en la que tiene su domicilio el titular de los derechos de
propiedad industrial e intelectual involucrados en el contrato. Esta
situación se explica por la gran importancia económica que revisten
este tipo de contratos que conduce a que la redacción de los
mismos sea llevada a cabo con un gran nivel de detalle y en la que
un punto fundamental lo constituye la elección del foro competente
más acorde con las necesidades de los contratantes. Esta es, junto
con las conductas estudiadas en el capítulo anterior, una clara
141
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
manifestación del desequilibrio en el poder de negociación de las
partes en este tipo de negocios jurídicos 200.
7. A continuación presentamos uno de los modelos de cláusulas
atributivas de competencia judicial internacional y de cláusula de
sumisión a arbitraje internacional más frecuentes en la práctica
negocial.
Cláusulas de elección de jurisdicción:
“Any dispute arising under or in connection with the agreement or
related to any matter which is the subject of the agreement shall be
subject to the exclusive jurisdiction of the state and/or federal
courts located in New York, NY,”.
Cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional:
“Any controversy or claim arising out of or relating to this
contract, or the breach thereof, shall be settled by arbitration
administered by the American Arbitration Association in
accordance with its Commercial Arbitration, and judgment on the
award rendered by the arbitrator(s) may be entered in any court
having jurisdiction thereof”.
Corresponde analizar a continuación la aceptación de las cláusulas
de competencia judicial internacional y de las cláusulas de
sumisión a arbitraje comercial internacional en los países
productores de tecnología, teniendo presente que la mayoría de los
200
Al realizar el estudio de los contratos internacionales de transferencia de
tecnología a los que hemos tenido acceso y en donde las partes presentan un
poder de negociación simétrico se pudo comprobar que en la mayoría de los
contratos entre empresas de Europa y EE.UU. se establecían cláusulas dirigidas,
o bien a la sumisión a los tribunales suizos y la ley suiza (buscando una sede y
ley neutral) o bien a realizar una elección de tribunal y ley “cruzada”, en donde
el demandante debía someterse tanto a los tribunales como a la ley aplicable del
país de la parte demandada.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
contratos analizados presentan cláusulas que designan como sede el
lugar en el que tiene su domicilio el titular de los derechos de
propiedad industrial e intelectual objeto del contrato.
1.
Los acuerdos de elección de foro en los
Estados Unidos
8. En los Estados Unidos la facultad para establecer normas
relativas a la competencia judicial internacional y a la
determinación del Derecho aplicable está atribuida a cada uno de
los Estados, de suerte que en la actualidad existe un variedad de
legislaciones estatales que presentan diferencias entre sí, pero que
al momento de ser aplicadas a casos prácticos deben estar sujetas a
la jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual ha sido calificada por
F.K. JUENGER como “vacilante y confusa” 201.
9. Históricamente, las cláusulas atributivas de competencia se
consideraban por el ordenamiento de Estados Unidos como
contrarias al orden público, debido a que su objetivo consistía en
excluir la posibilidad de iniciar una acción ante los tribunales del
foro. No fue sino hasta el 12 de junio de 1972 con la sentencia The
Bremen and AL. v. Zapata Off-Shore Oil Co. 202 cuando la Corte
Suprema estableció una presunción de validez y ejecutabilidad de
los acuerdos de elección de foro al derivar la competencia de un
asunto a la Corte de Justicia de Londres sobre un litigio que carecía
de cualquier conexión con Inglaterra 203. Este asunto consistía en un
201
Para una descripción de la evolución de la competencia judicial internacional
en Estados Unidos JUENGER, F. K., “La jurisdicción general en el derecho
norteamericano”, en Litigio judicial internacional, op. cit., pág. 572.
202
The Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 407 U.S.1, (1972).
203
STARK, T., Negotiating and drafting contract boilerplate, Nueva York,
ALM Publishing, 2003, pág. 129. REQUEJO ISIDRO, M., Proceso en el
extranjero y medidas antiproceso: antisuit injunctions, Santiago de Compostela,
143
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
contrato internacional entre una compañía naviera alemana y una
empresa de Estados Unidos dedicada a la producción de petróleo,
en el cual existía una cláusula atributiva de competencia a la High
Court de Londres. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos
reconoció la validez de la cláusula argumentando que las
transacciones internacionales suelen ser cuidadosamente
negociadas por contratantes con un alto nivel de sofisticación y, por
tanto, deberá reconocerse la voluntad de las partes con el fin de
preservar la estabilidad de los contratos internacionales. Ahora
bien, la Corte Suprema dispuso también que la elección de las
partes sobre el foro al que acudirán para resolver cualquier
controversia derivada del contrato debe ser libre y no puede ser
desleal, injusta o irrazonable. En el caso examinado, la Corte
consideró que al tratarse de un contrato celebrado entre
contratantes de diferentes países, en el que la prestación
fundamental consistía en transportar una carga de petróleo desde el
Golfo de México hasta el Mar Adriático, la elección de Londres
como foro constituía un esfuerzo razonable para otorgar una
seguridad jurídica a la transacción eligiendo un lugar neutral para
resolver una eventual disputa 204.
10. No obstante, la Corte Suprema estableció en esta sentencia seis
situaciones excepcionales en la que era posible negar la validez de
una cláusula de elección de foro. Estas excepciones han sido
seguidas por la jurisprudencia posterior a este caso y
adicionalmente, han sido recogidas en el Second Restatemen of
Law of Conflict of laws 205 , en adelante Second Restatement. Seis
Universidad Santiago de Compostela, 2000, pág. 63; LEÓN STEFFENS, A.,
“Algunos aspectos de la regulación jurídica del comercio internacional”, Revista
de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, núm. 19, 1998, pág. 233.
204
BORN, G., International civil litigation in United States courts: commentary
& materials, Londres, Kluwer Law International, 1996, pág. 387.
205
El Instituto Americano de Derecho (ALI) es el encargado de la creación de
los “Restatements of the Law” que a pesar de no ser una fuente normativa, gozan
de una amplia autoridad en el sistema jurídico norteamericano al formar parte de
lo que se conoce como “Secondary Authorities”. Los jueces de los Estados
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
son las excepciones que se plantearon en la sentencia Bremen: 1)
fraude 2) la naturaleza de la relación entre los contratantes 3) la
naturaleza del foro elegido 4) la inconveniencia del foro elegido 5)
las limitaciones legales del foro elegido y 6) el orden público del
foro excluido.
11. En cuanto al fraude, la Corte estableció que cualquier cláusula
de elección de foro contenida en el contrato que estuviese afectada
por fraude sería inválida. No obstante, posteriormente en el caso
Scherk v. Alberto-Culver Co. la Corte clarificó los alcances de esta
excepción al disponer que no siempre que en una disputa se alegue
que existió fraude automáticamente se reputará como inválida la
cláusula de elección de foro. La Invalidez de esta cláusula estará
condicionada a si la inclusión de esta cláusula en el contrato se
llevó a cabo producto de un fraude o una coerción 206.
12. Respecto de la segunda excepción, la naturaleza de la relación
entre las partes, la Corte Suprema sostuvo que una cláusula que ha
sido libremente acordada por las partes es válida a menos que se
trate de un contrato de adhesión. A esta excepción se ha
incorporado el concepto de unconscionability 207, la sección 80 del
Unidos usualmente citan los Restatements en sus decisiones ya que poseen lo que
se denomina “persuasive authority”, es decir, tienen la facultad de otorgar un
alto grado de credibilidad a los supuestos en ellos contenidos. Para más
información acerca de estos textos http://www.ali.org/ (última consulta
19/05/2012).
206
Scherk v. Alberto- Culver Co. 417 U.S. 506 (1974). “This qualification does
not mean that any time a dispute arising out of a transaction is based upon an
allegation of fraud, the clause is unenforceable. Rather, it means that ...[a ] forum
selection clause in a contract is not enforceable if the inclusion of that clause in
the contract was the product of fraud or coercion”.
207
Cuando se dice que un contrato o cláusula es “unconscionable” bien se hace
referencia a un contrato o cláusula que una persona capaz no habría celebrado y
que una persona justa y honesta no aceptaría. En el ámbito procesal el concepto
de “unconscionability” se aplica cuando una parte no tiene la posibilidad real de
145
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Second Restatement dispone que no es válida una cláusula de
elección de foro cuando esta sea el resultado del uso desleal de un
inequitativo poder de negociación de una de las partes208.
13. De lo anterior se puede inferir que, teniendo en cuenta que en
los contratos internacionales de transferencia de tecnología existe
un desequilibrio entre las partes, el concepto de unconscionability
podría, en principio, ser usado como fundamento para alegar la
invalidez de la cláusula de elección de foro, no obstante, la
jurisprudencia ha sido muy cautelosa al interpretar este concepto.
En 1991, la decisión Carnival Cruise Lines v. Shute 209 aborda las
excepciones a la presunción de validez de una cláusula de elección
de foro en un contrato en el que se presentaba una manifiesta falta
de equilibrio en el poder de negociación de los contratantes, ya que,
aunque se trataba de un contrato de transporte, en el caso estudiado
la cláusula de elección de foro no había sido negociada puesto que
estaba dentro del contenido de los términos y condiciones de la
compra de un tiquete en un crucero. Aunque en principio la Corte
de Apelaciones sostuvo que la cláusula era inválida porque los
pasajeros afectados, domiciliados en Washington no tenían los
medios físicos para asumir un litigio en el Estado de Florida en
donde según la cláusula se debía dirimir el conflicto y, en
consecuencia, se le privaría del derecho al acceso a la justicia, la
Corte Suprema revocó esta decisión y dio como válida la cláusula,
puesto que esta no fue concebida como una forma de engaño o
fraude a la otra parte, sino como una manera de otorgar
previsibilidad jurídica a la relación contractual, puesto que la sede
principal de la compañía naviera tenía como sede Florida y de allí
partían la mayoría de sus cruceros 210.
rechazar el contrato o la cláusula. Ver en este sentido, FARNSWORTH, A.
Contracts. Nueva York, Aspen Law, 1999, pág. 310.
208
The Second Restatement contemplates non-enforcement where a provision is
the result of “overreaching” or “the unfair use of unequal bargaining power”.
209
Carnival Cruise Lines v. Shute, 499 U.S. 585 (1991).
210
BORN, G., International civil litigation in United States courts: commentary
& materials, op. cit., pág. 397.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
14. La tercera excepción a la presunción de validez de la cláusula
de elección de foro consistente en la naturaleza del foro elegido se
refiere al carácter independiente y neutral que debe tener el tribunal
designado por las partes, en el que no debe existir un prejuicio en
contra de la parte extranjera 211.
15. Respecto de la cuarta excepción, la Corte Suprema sostuvo que
una cláusula de elección de foro acordada válidamente podía ser
inválida si el foro elegido constituía un serio inconveniente para el
desarrollo del proceso. Asumiendo que las partes han negociado
libremente la cláusula y que estuvieron al tanto de los posibles
inconvenientes de la elección del foro, la parte que alega esta
excepción tendrá el deber de probar que a pesar las posibles
dificultades que se presentaría con la elección del foro, el hecho de
adelantar el proceso ante el tribunal elegido le causaría una gran
dificultad. En el caso que no se logre establecer plenamente esta
situación la cláusula será válida y, por tanto, el proceso de deberá
plantear ante el tribunal elegido 212.
16. Finalmente, la quinta y la sexta excepción son tratadas de
manera conjunta bajo el concepto de orden público (public policy).
La Corte estableció que la cláusula de elección de foro es inválida
cuando contraviene una disposición de orden público, ya sea
contenida en una ley estatal o en un precedente jurisprudencial.
Precisamente esta causal es la que más complicaciones generaba,
ya que no existía una posición común en los diferentes Estados en
cuanto a lo que debía considerarse como una violación al orden
211
GRUSON, M., “Forum Selection Clauses in International and Interstate
Commercial Agreements” en U. Ill. L. Rev., núm. 1, 1982, pág. 133.
212
CUNNINGHAM, C. A., “Enforceability of Forum Selection Clauses:
Missouri Finally Joins the Majority” en Mo. L. Rev., vol. 58, Núm, 237, 1993,
243.
147
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
público. En el caso High Life Sales co. v. Brown Forman Corp. 213,
HIGH LIFE SALES, una empresa domiciliada en Missouri celebró
un contrato de distribución de licores con una empresa de
California en el que se contenía una cláusula de elección de foro
designando a los tribunales del lugar en el que el demandado
tuviese su sede principal de negocios. Transcurridos dos años desde
la celebración del contrato, la empresa de California realiza una
cesión del contrato, con la aceptación de su contraparte, a la
sociedad BROWN FORMAN CORP., domiciliada en Kentucky, la
cual finalmente, decide terminar el contrato unilateralmente. HIGH
LIFE demanda ante los tribunales de Missouri solicitando la
declaración de incumplimiento del contrato y los respectivos daños
y perjuicios, a lo cual Brown interpone la excepción de falta de
jurisdicción en virtud de la cláusula de elección de foro. El fallo en
primera instancia otorgó la razón a High life, decisión que fue
confirmada en sede de apelación al sostener que no sería razonable
plantear el proceso ante los tribunales de Kentucky, ya que se
estaría violando el orden público. Consideramos importante
exponer los argumentos de la Corte para rechazar la validez de esta
cláusula por las implicaciones que esta interpretación tiene para el
objeto de la presente tesis doctoral.
17. La jurisprudencia estatal que precedía a este caso establecía que
las cláusulas que atribuían competencia a tribunales fuera del
Estado de Missouri eran de por sí inválidas, debido a que estaban
en contra de una disposición de orden público del Estado según la
cual sus ciudadanos del Estado tenían el derecho a acudir ante los
tribunales de este Estado. En primer lugar, la Corte de apelaciones,
realizando una ponderación entre este derecho y aquel que permite
a los particulares ejercer su autonomía contractual, decidió que no
podía considerarse per se inválida una cláusula atributiva de
competencia a tribunales diferentes a los de Missouri en
213
High Life Sales Co. v. Brown-Forman Corp., 823 S.W.2d 493, 498 (Mo. banc
1992).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
cumplimiento de los razonamientos expuestos por la Corte
Suprema en el caso Bremen.
18. Posteriormente, la Corte analizó la justicia y razonabilidad
(fairness and reasonability) de la cláusula de elección de foro
realizada por los contratantes. Ya que la elección se había realizado
de forma abstracta, es decir, se iniciaría la acción en el domicilio
del demandado, se consideró que la cláusula era justa y neutral.
Finalmente, en cuanto a la razonabilidad de la cláusula, la Corte
indicó que era necesario en el caso estudiado tener en cuenta que el
contrato estaba relacionado con la distribución del licor, la cual es
objeto de regulación por los Estados de forma específica en función
de los intereses de cada uno de ellos. Para el caso en particular,
existían disposiciones dirigidas a proteger a los distribuidores de
este Estado de la terminación unilateral del contrato, de suerte que
este “paternalismo” constituía la prueba de la existencia de una
norma de orden público que no podía ser evitada por los
contratantes a través de una cláusula de elección de foro. La Corte
señala que de adelantarse el proceso en Kentucky, los tribunales de
este Estado no tendían la experiencia ni los precedentes
jurisprudenciales apropiados para aplicar la ley de Missouri, debido
a que en Kentucky no existía una norma de protección al
distribuidor de licor, lo cual indicaba que el orden público de este
Estado era diferente al de Missouri.
19. De lo anterior podemos concluir que en Estados Unidos, al
encontrarnos frente a una cláusula atributiva de competencia en un
contrato internacional de transferencia de tecnología entre
contratantes de países con diferente grado de desarrollo tecnológico
sería posible para un demandado extranjero, si es que en su país de
origen existen normas protectoras de su condición de receptor,
argumentar la falta de validez de esta cláusula por motivos de
razonabilidad. De esta manera, si el objeto de la disputa planteada
ante los tribunales de Estados Unidos se deriva del incumplimiento
149
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
o cumplimiento defectuoso de una conducta considerada abusiva,
se estaría en presencia de una materia regulada en el país de origen,
es decir el país receptor de tecnología, de acuerdo con los fines
específicos de este Estado. En conclusión, el tribunal
estadounidense deberá aplicar esta excepción y, en consecuencia,
declarar que la cláusula atributiva de competencia es inválida.
2.
Los acuerdos de elección de foro en el
Reglamento de Bruselas 44/2001
20. En el ámbito europeo, con independencia de los fueros
exclusivos en los cuales las partes no podrán excluir la competencia
del juez asignado y que operan como límites a la autonomía de la
voluntad de las partes, el Reglamento de Bruselas 44/2001 relativo
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en adelante
RBI 214 en su artículo 23 contempla expresamente y regula las
condiciones de aplicación y requisitos de validez de las cláusulas
de elección de foro. En este artículo, el RBI permite distinguir tres
escenarios en los que se atribuye competencia a los tribunales de un
Estado miembro de la UE. El primero es aquel en que al menos una
de las partes, demandante o demandado tiene su domicilio en un
Estado miembro y que se haya elegido como competente un
tribunal perteneciente a un país de la UE. Así, un pacto de elección
de foro que reúna los requisitos previstos en el artículo 23 tendrá un
doble efecto, por una parte atributivo de competencia y, por otra,
tendrá una eficacia derogatoria, puesto que el tribunal elegido
tendrá competencia única, salvo pacto en contrario de las partes, de
suerte que los contratantes serán los únicos que podrán modificar
214
Reglamento (CE) Nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000,
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. DOUE L 12 de 16 de enero
de 2001. En España véase la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, BOE 2 de julio de 1985, disponible en: http://www.uaipit.com (sección
de legislación).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
tal elección, por ejemplo, por sumisión tácita contemplada en el
artículo 24 o por un acuerdo posterior 215.
21. El segundo escenario contemplado por el artículo 23 en su
apartado 3 consiste en las situaciones en que se designa como
tribunal competente el perteneciente a algún país de la UE, pero
ninguno de los contratantes pertenece a un país miembro. A este
respecto, el RBI dota estos pactos de una eficacia derogatoria
respecto de los tribunales de otro Estado miembro, que solo
podrían conocer del caso en el supuesto en que el tribunal elegido
haya declinado su competencia 216.
22. El tercer escenario que puede presentarse en un contrato
internacional es aquel en el que se designa un tribunal de un Estado
que no sea miembro de la UE. Este supuesto no está previsto en el
RBI 217, de suerte que la eficacia de la cláusula dependerá de la
aplicación de las leyes internas del país sede del tribunal designado.
Ahora bien, si a pesar de la existencia de una cláusula que designe
un tercer Estado el litigio se interpone ante los tribunales de un
Estado miembro, el TJUE ha sostenido que la validez de la cláusula
de sumisión deberá ser determinada de acuerdo con la ley
aplicable 218.
23. El RBI dispone en su artículo 23 con especial atención los
requisitos formales necesarios para que una cláusula de elección de
foro tenga validez, con el fin de que estas tengan un carácter
explícito y, de esta forma se garantice que los contratantes las han
estipulado de forma consciente. Se establecen entonces tres
215
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 301.
216
Ibidem.
217
Reglamento (CE) núm. 44/2011, cit. supra.
218
Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2000, asunto C- 387/98, Coreck
Maritime GmbH v. Handelsveem BV y otros.
151
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
requisitos para otorgar validez a una cláusula de elección de foro.
El primero es que dichas cláusulas estén celebradas por escrito o
verbalmente con confirmación escrita, en este sentido, el RBI
confirma en su apartado segundo que “se considerará hecha por
escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que
proporcione un registro duradero del acuerdo”, como una muestra
de sintonía con los avances tecnológicos, particularmente con la
contratación electrónica, ya que la única exigencia radica en que
exista un registro duradero, es decir, que sea posible su almacenaje
y posterior consulta.
El requisito alternativo dispuesto por el RBI para admitir un pacto
atributivo de competencia es que este se celebre “en una forma que
se ajuste a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre
ellas”. En este punto consideramos importante exponer un ejemplo
práctico para ilustrar esta situación.
Supuesto fáctico a analizar:
La empresa colombiana Inversiones Agrarias S.A., ha
celebrado un contrato de joint venture con la sociedad
Holandesa Jaricot & Cia. Ltda., con el fin de crear una
nueva persona jurídica encargada de participar en
licitaciones con el gobierno colombiano, relacionadas con
proyectos de producción de tecnologías agrícolas. En el
contrato marco se establece una cláusula de sumisión a los
tribunales holandeses, sin embargo, dentro de los
numerosos contratos satélites, entre ellos las licencias a la
sociedad de nueva creación sobre derechos de obtentores de
nuevas variedades vegetales, se guarda silencio en relación
a los tribunales competentes.
En este caso, la cláusula estipulada para el contrato marco es
tomada como un elemento que hace que la designación de los
tribunales holandeses se considere como habitual entre las partes y,
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
por tanto, de acuerdo con el artículo 23 1) b) del RBI, estos se
consideran como el tribunal elegido por las partes para las
controversias que surjan de los contratos satélite a pesar de no
existir una cláusula de sumisión en los contratos “satélite”.
24. La tercera opción que establece el artículo 23 del RBI 219 para
otorgar validez a un acuerdo atributivo de competencia es que este
se celebre en una forma conforme a los usos que las partes
conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren
ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes
en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.
Ahora bien, al hablar de contratos internacionales de transferencia
de tecnología en los que, como hemos visto, en la gran mayoría de
los casos se presentan derechos de propiedad industrial e intelectual
será preciso identificar dos supuestos.
El primero de ellos tiene que ver con los aspectos intrínsecos de los
derechos de propiedad industrial, es decir, los relacionados con su
validez. Es de destacar que los derechos de propiedad industrial, a
diferencia de los derechos de autor, nacen por un acto de concesión
otorgado por el Estado y consignado en un registro público. En este
sentido, el artículo 22.4 del RBI establece la “competencia
exclusiva de los tribunales del Estado miembro en que se hubiere
solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro”.
De igual manera, cualquier asunto relacionado con la inscripción de
estos derechos en el registro será competencia exclusiva de los
mismos tribunales en virtud del artículo 22.4 del RBI 220.
El segundo supuesto consiste en los casos en que la controversia
verse sobre la explotación contractual de los derechos de propiedad
219
Reglamento (CE) núm. 44/2011, cit. supra.
CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho
Internacional Privado, vol. II, op. cit., págs. 916-917.
220
153
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
industrial e intelectual, caso en el cual serán competentes los
tribunales designados por las partes, bien tácitamente por el artículo
24 o bien expresamente en virtud del artículo 23, o en su defecto,
de acuerdo con el artículo 5.1 del RBI, el tribunal del lugar en el
que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere
de base a la demanda, o alternativamente, el tribunal del domicilio
del demandado (artículo 2), siempre que no se presente el supuesto
del artículo 24 del RBI.
25. En conclusión, al enfrentarse al análisis de una cláusula
atributiva de competencia en un contrato de transferencia de
tecnología es necesario, antes que nada, identificar si la
controversia planteada está directamente relacionada con la validez
o registro de los derechos de propiedad industrial e intelectual
objeto del contrato, caso en el cual es de aplicación el artículo 22.4
del RBI, o por el contrario, si la controversia se deriva de la
explotación de los derechos, en donde se aplicarán los artículos 23
o, en su caso, 24 del RBI si se trata de la elección tácita.
3.
La Convención de la Haya sobre
acuerdos de elección de foro
26. En el ámbito internacional, a pesar de la importancia y de la
necesidad de regular la elección de foro, no es hasta 1992 cuando
empieza a perfilarse la creación de un Convenio universal en
materia de competencia judicial a partir de una propuesta realizada
por los Estados Unidos, desde este momento se iniciaron trabajos
para la elaboración de un instrumento jurídico internacional que
regulara el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales
dictadas en el extranjero. El producto de estos trabajos fue la
Convención sobre Acuerdos de Elección de Foro en 2005, en el
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
marco de la Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional
privado 221.
Esta Convención regula la competencia judicial y el
reconocimiento y ejecución de las sentencias judiciales extranjeras
con dos propósitos fundamentales, en primer lugar, reafirmar la
seguridad jurídica en la determinación del tribunal internacional
competente y, por tanto, en la elección del tribunal que las partes
estiman conveniente, garantizando la abstención de los tribunales
de los demás Estados contratantes de entrar a conocer de la
controversia y, en segundo lugar, facilitar el reconocimiento y
ejecución de las sentencia dictada en los Estados partes del
mismo 222.
La Convención en su artículo 2 apartado 2 establece entre las
excepciones a su ámbito de aplicación:
“n) La validez de los derechos de propiedad industrial e
intelectual distintos de los derechos de autor y derechos
conexos.
o) La infracción de los derechos de propiedad industrial e
intelectual distintos de los derechos de autor y derechos
conexos, con excepción de los litigios iniciados por la
violación de un contrato existente entre las partes con
relación a tales derechos, o los que pudieran haberse
iniciado por la infracción de dicho contrato.
p) La validez de las inscripciones en los registros públicos”.
221
Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro,
disponible en: http://www.hcch.net/ (última consulta 19/05/2012).
222
GONZÁLEZ MARTÍN, N., LEÓN VARGAS, A. y CUEVAS TAVERA, M.,
“México y la Convención de la Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de
elección de foro”, en Revista electrónica de estudios internacionales, núm. 22,
2011, pág. 5.
155
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
De la norma trascrita se desprende la posibilidad de aplicación del
Convenio a las cuestiones contractuales relacionadas con derechos
de propiedad industrial e intelectual223, puesto que se excluyen los
aspectos intrínsecos de estos derechos, de suerte que, de acuerdo
con el Convenio, serían aceptables las cláusulas atributivas de
competencia en un contrato de transferencia de tecnología siempre
y cuando estemos frente a una controversia originada en aspectos
netamente contractuales 224.
A pesar de la importancia de este Convenio, hasta la fecha
solamente México lo ha ratificado, no obstante es de destacar que
los Estados Unidos han firmado el Convenio el 19 de enero de
2009 y actualmente se encuentra en la redacción de una propuesta
para uniformar las leyes de su país en la materia y de esta manera
lograr una implementación del mismo. Por su parte, la Unión
Europea firmó el Convenio el 1 de abril de 2009 y se encuentra en
un proceso de consulta a los Estados miembros para establecer la
conveniencia de su ratificación y posterior implementación 225.
4.
Convenio Europeo
comercial internacional
223
sobre
arbitraje
SALVADORI, M., “El Convenio sobre acuerdos de elección de foro y el
Reglamento Bruselas I: autonomía de la voluntad y procedimientos paralelos” en
AEDIPr, tomo X, Madrid, Marcial Pons, 2010, pág. 834.
224
En el último proyecto del convenio se contemplaba la suspensión del
procedimiento en el tribunal designado con el propósito de permitir a los
tribunales bajo cuya legislación se deriva el derecho de propiedad industrial,
dictar la decisión sobre la validez del mismo, no obstante esta disposición fue
suprimida en la Conferencia diplomática. SIQUEIROS, J. L., “La Convención de
la Haya sobre acuerdos de elección de foro” en Anuario Mexicano de Derecho
Internacional, México, vol. VI, 2006, pág. 822.
225
Decisión del Consejo de 26 de febrero de 2009 relativa a la firma en nombre
de la Unión Europea del Convenio sobre acuerdos de elección de foro
(2009/397/CE), DOUE L. 133/1 de 29 de mayo de 2009.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
27. Habiendo estudiado la admisibilidad de las cláusulas atributivas
de competencia judicial internacional en las legislaciones de
Estados Unidos, la Unión Europea y en el ámbito convencional, es
necesario analizar la efectividad de las cláusulas de sometimiento
al arbitraje comercial internacional.
En Europa existen dos instrumentos internacionales encargados de
regular el arbitraje internacional: por una parte, el Convenio
Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional firmado en
Ginebra el 21 de abril de 1961, en adelante, Convenio de
Ginebra 226 y, por otra, el Convenio de Nueva York de 1958 sobre
reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, en
adelante Convenio de Nueva York 227, que será objeto de estudio
posteriormente cuando analicemos el reconocimiento de los laudos
arbitrales.
El Convenio de Ginebra fue el resultado de los esfuerzos de la
Comisión económica de la ONU para Europa y originalmente fue
concebido como el instrumento para favorecer el arbitraje entre los
Estados del este y el oeste del continente. El Convenio de Ginebra
no se limita a la eficacia de los laudos emitidos por un tribunal
arbitral, ya que se ocupa de cuestiones más amplias que no se
226
El Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional firmado en
Ginebra el 21 de abril de 1961, BOE, núm. 238, de 4 de octubre de 1975; en
España la ley interna que rige el arbitraje es la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de
reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del
arbitraje institucional en la Administración General del Estado, BOE, núm. 121,
de 21 de mayo de 2011, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de
legislación.
227
Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales
extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958, instrumento de
adhesión de España BOE, núm. 164 de 11/7/1977, disponible en:
http://www.uaipit.com , sección de legislación.
157
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
encontraban reguladas con claridad en el momento de su
adopción 228.
En el artículo 1 el Convenio de Ginebra determina su ámbito de
aplicación a las controversias que se refieran a personas físicas o
jurídicas que, en el momento del acuerdo o sumisión al arbitraje,
tengan su domicilio, residencia o sede social en los Estados
contratantes diferentes. Así mismo se incluyen dentro de su ámbito
de aplicación a las personas morales de derecho público. En el
mismo artículo se dispone que el acuerdo o cláusula compromisoria
se lleve a cabo, bien mediante su incorporación en el texto del
contrato o mediante un contrato o compromiso independiente o
separado.
Debido a que el estudio detallado de este Convenio escapa al objeto
de del presente trabajo de tesis doctoral, no realizaremos un análisis
exhaustivo del mismo, pero debemos mencionar que en caso que la
elección del tribunal arbitral realizada por las partes conduzca a una
situación de indefensión de una de las partes es posible recurrir a
las causales de anulación de los laudos arbitrales establecidos en las
legislaciones internas de los países o bien acudir a aquellas
establecidas en el artículo 5 del Convenio de Nueva York de 1958.
28. No obstante debemos señalar que en el artículo 4 el Convenio
establece que las partes contratantes tendrán la opción de elegir
entre el arbitraje institucional y un arbitraje ad hoc. En cuanto al
arbitraje internacional las partes se someterán al procedimiento
establecido por la institución elegida, pero respecto del arbitraje ad
hoc, el Convenio desarrolla una reglamentación más detallada al
disponer que las partes estarán facultadas para:
228
POUDRET, J. F. y BESSON, S., Comparative Law of International
Arbitration, Londres, Sweet & Maxwell, 2007, pág. 55.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
1) Nombrar los árbitros o establecer los modos o fórmulas
conforme a los cuales se designarán los árbitros en caso de
controversia.
2) Determinar el lugar de la sede o emplazamiento del Tribunal
arbitral.
3) Fijar las normas de procedimiento que deben seguir los árbitros.
Posteriormente, el artículo 4 establece las soluciones para los
eventos en que no exista nombramiento de un árbitro por una de las
partes, cuando no se estipulen en la cláusula compromisoria o
compromiso los datos necesarios para la realización del
procedimiento arbitral y otras vicisitudes, tales como la falta de
indicación de la institución arbitral encargada de adelantar el
procedimiento en un arbitraje institucional. Sin embargo, debido a
las dificultades en la aplicación de las soluciones planteadas por el
Convenio, se acordó mediante el Arreglo Relativo a la Aplicación
de la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial
Internacional 229 que los párrafos 2 a 7 del artículo IV, son
remplazados por un nuevo texto según el cual “las dificultades que
se presentaran en cuanto a la constitución o al funcionamiento de la
jurisdicción arbitral serán regidas por la autoridad judicial
competente a requerimiento de la parte más diligente”.
Estudiada la reglamentación en los países productores de
tecnología, podemos concluir que en Estados Unidos las
aplicaciones divergentes de la jurisprudencia de los Estados hacen
que exista una gran dificultad para plantear una excepción por falta
de validez de una cláusula atributiva de competencia judicial
internacional. Esta situación conduce a que para la parte receptora
de tecnología sea más aconsejable, en función del caso específico,
esperar a enfrentarse a la controversia en sede de reconocimiento
229
Arreglo Relativo a la Aplicación de la Convención Europea sobre Arbitraje
Comercial Internacional, de París, de 17 de diciembre de 1962, disponible en:
http://www.uncitral.org (última consulta 19/05/2012).
159
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
de la sentencia dictada por el juez de los Estados Unidos, si es que
se ha producido una conducta abusiva que pueda ser considerada
como violatoria del orden público internacional en el país de
acogida de la decisión. En cuanto a la Unión Europea,
consideramos que las normas analizadas permiten establecer un
alto grado de seguridad jurídica en la que las partes contratantes
tendrán un nivel de previsibilidad tal que les permita impugnar la
validez de una cláusula de elección de foro.
B.
Elección de la ley aplicable al contrato de
transferencia
de
tecnología
en
países
productores y ley aplicable en defecto de
elección
29. Habiendo analizado la aceptación y requisitos de validez de las
cláusulas atributivas de competencia judicial internacional y las
cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional en los
países productores de tecnología, corresponde ahora analizar la
determinación de la ley aplicable a los derechos de propiedad
industrial e intelectual, el cual ha sido objeto de debate debido a la
contraposición entre el principio de territorialidad que los gobierna
y su carácter inmaterial que hace posible su explotación simultánea
en diferentes lugares. Uno de los criterios que se ha propuesto para
la determinación del ordenamiento que regule este tipo de derechos
es el de la lex rei sitae, realizando una analogía con el derecho de
propiedad sobre bienes corporales. Ahora bien, la aplicación de
este criterio demanda la determinación del lugar en el cual se
encuentra situado el intangible objeto del contrato 230.
230
Este criterio es expuesto por autores como WOLFF, M., Private intenational
law, Oxford, Oxford university press, 1950, págs. 546 y 547; y por
GODENHIELM, B. “Fragen des internationalen privatrechts auf dem gebiete des
patentrechts” en GRUR Int, 1957, págs. 149 y 150; DE MIGUEL ASENSIO, P.
A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit., pág. 237
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
De acuerdo con A. DICEY 231 los derechos generalmente se
encuentran situados en el país donde pueden hacerse cumplir
coercitivamente. En este sentido, podemos realizar el siguiente
racionamiento; al ser los derechos de propiedad industrial e
intelectual unos monopolios otorgados por el Estado a los
particulares para la explotación en el lugar de su competencia, estos
deberían localizarse en el lugar en el cual se encuentra el órgano
estatal que los concede, toda vez que solo en este territorio gozan
de protección. Al respecto sostiene J. FAWCETT y P.
TORREMANS 232 que:
“Una patente o una marca deben situarse en el país donde la
solicitud fue presentada y por ende donde la oficina de
patentes, después del proceso de examinación, decidió que
se llenaban todos los requisitos y sobre esta base permitió
una restricción a la competencia otorgando un derecho
exclusivo. El registro es el hecho que une el intangible con
un lugar determinado”.
De acuerdo con lo anterior, la ubicación espacial del derecho de
propiedad industrial sujeto al requisito del registro es aquella en la
cual se haya concedido y, por lo tanto, donde pueda ser objeto de
protección. En este sentido, podemos observar que la interpretación
del criterio de la lex rei sitae mencionada anteriormente no trata
propiamente la localización del derecho, sino la ley al amparo de la
cual fue concedido.
231
DICEY, A., Dicey & Morris on the conflict of laws, Londres, Sweet and
Maxwell, 1993, pág. 915.
232
FAWCETT, J. y TORREMANS P., Intellectual Property and Private
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, pág. 164. “A patent
or a trademark should be situate in the country where the application is filed and
patent Office of which has, at the end of the examination, decided that the
application meets all criteria and that, on that basis, a restriction on competition
should be allowed by granting a patent or a trademark. Registration in a country
is the fact that links the intangible right that needs registration to a situs”.
161
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
30. Por su parte, el criterio de la lex loci protectionis 233 es en la
actualidad de amplísima aceptación, encontrando su fundamento en
la naturaleza misma de los bienes de propiedad industrial y su
carácter eminentemente territorial, toda vez que el derecho
protegido solo existirá en el lugar en donde la autoridad
competente 234 haya reconocido su existencia 235. Aunque los
sistemas de Derecho internacional privado de diversos países
coinciden en que la ley aplicable a la protección de los derechos de
propiedad industrial e intelectual es la del territorio para el cual se
busca la protección, es común que no exista una norma que
consagre este criterio, y en los casos de que exista, es frecuente que
dicha norma tenga una redacción confusa o tenga carácter
unilateral. En todo caso, esta situación no obsta para que la mayoría
de países se decante por la aplicación de este criterio 236 e incluso
haya sido la respuesta dada por el Reglamento 864/2007 (Roma II),
233
Un sector importante de la doctrina afirma que el criterio de la lex loci
protectionis debe ser aplicado en virtud de los diversos convenios internacionales
que establecen el principio del trato nacional, tales como el CUP y el acuerdo
ADPIC. Vid. ULMER, E., Intellectual property rights and the conflict of laws,
Luxemburgo, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1978, págs. 9-12. En la
doctrina española, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Contratos internacionales
sobre propiedad industrial, op. cit. pág. 149, VIRGÓS SORIANO, M., “Artículo
10 apartado 4” en ALBALADEJO A. y DÍAZ, ALABART, S. (dirs.),
Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., pág. 590,
JIMÉNEZ BLANCO, P., El Derecho aplicable a la protección internacional de
las patentes, Granada, Comares, 1998, págs. 21-31.
234
En los derechos de propiedad industrial que comprenden una multiplicidad de
territorios, tales como el diseño o la marca comunitaria, el territorio protegido
será toda la Unión Europea de acuerdo con los artículos 45 del Reglamento de
Marca Comunitaria y 48 del Reglamento de Diseño Comunitario.
235
ABARCA JUNCO, A., Derecho internacional privado, op. cit., pág. 294.
236
DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “La lex loci protectionis tras el Reglamento
Roma II”, en Anuario de Derecho internacional privado español, vol. VII,
Madrid, Marcial Pons, 2007, pág. 377.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
en adelante RRII 237 para los casos de infracciones de propiedad
intelectual e industrial.
Las interpretaciones acerca del significado concreto del criterio de
la lex loci protectionis no han sido unánimes en la doctrina. En
algunos casos se ha sostenido que hace referencia a la ley del lugar
en donde esté situado el tribunal que conoce del caso (lex fori) y en
otras ocasiones, al hablar de infracciones, se ha dicho que es la ley
del lugar en donde se ha producido el hecho dañoso o infracción o
lex loci delicti commissi 238.
En cuanto a la equiparación con la lex fori, aunque se conserva
intacto el principio de la territorialidad, se presenta la dificultad
para el demandante, en caso de que existan múltiples violaciones,
de tener que aplicar tantas legislaciones como tribunales conozcan
de la controversia.
Ahora bien, en cuanto a la segunda interpretación, referente a la
aplicación de la ley del lugar en donde tuvo lugar el hecho
infractor, la dificultad radica en las situaciones en que la violación
se produce en múltiples territorios o en el ciberespacio 239. Con
todo, el criterio de la lex loci delicti commissi se encuentra recogido
en la legislación austriaca cuyo artículo 34.1 establece que la
creación y terminación de los derechos de propiedad intelectual
está determinado por la ley del Estado donde se haya realizado el
237
Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio
de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma
II), DOUE núm. L 199/40, de 31 de julio de 2007, en adelante RRII.
238
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Ley aplicable a las patentes en Derecho
internacional privado español”, op. cit., pág. 18.
239
Ver análisis detallado de este problema en ESTEVE GONZÁLEZ, L.,
“Infracción internacional de la propiedad intelectual en el medio digital:
Adaptación de las respuestas del Derecho internacional privado”, en PALAO
MORENO, G. y PLAZA PENADÉS, J. (dirs.), Nuevos retos de la propiedad
intelectual, Pamplona, Aranzadi-Thomson Reuters, 2009, págs. 93-154.
163
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
acto de explotación o infracción 240. Sin embargo, tanto la doctrina,
cuanto la jurisprudencia austriaca han interpretado esta norma
como referencia al lugar en que se reclama la protección, esto es la
lex loci protectionis 241.
31. Debido a que como señalamos anteriormente los derechos de
propiedad industrial son en la mayoría de los casos concedidos por
una autoridad con competencia sobre un territorio determinado, se
considera que el ordenamiento que deba aplicarse a este tipo de
derechos es aquel para el cual dicha autoridad garantiza la
protección de los mismos. En este sentido y, teniendo en cuenta la
naturaleza de monopolio legal de los mencionados derechos, el
alcance de la lex loci protectionis se extiende a casi todos sus
aspectos de una forma absoluta, superponiéndose a la autonomía de
la voluntad de las partes. A manera de ejemplo podemos mencionar
que no sería posible disponer por vía de un acuerdo de voluntades
que la duración de un derecho de patente concedido en España
fuese superior al dispuesto en las leyes españolas.
En efecto, la lex loci protectionis se aplicará, a la existencia,
validez, alcance y duración de los derechos de propiedad industrial
y a todos los otros asuntos relacionados con el derecho como tal
(aspectos intrínsecos) 242. Los aspectos de los derechos de propiedad
industrial e intelectual que se rigen de forma exclusiva por el
240
Ley Federal de Derecho Internacional Privado de Austria de 15 de junio de
1978, Artículo 34.1: “As Entstehen, der Inhalt und das Erlöschen von
Immaterialgüterrechten sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem
eine Benützungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wird”, disponible en:
http://www.uaipit.com, sección de legislación (última consulta 05/05/2012).
241
PERTEGÁS SENDER, M., Cross border enforcement of patent rights,
Oxford, Oxford University Press, 2002, pág. 242.
242
Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, Max-Planck-Institut
für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, Munich. Versión final de
diciembre 1 de 2011, pág. 14. El artículo 3:102 establece literalmente: “The law
applicable to existence, validity, scope and duration of an intellectual property
right and all other matters concerning the right as such is the law of the State for
which protection is sought”.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
criterio de la lex loci protectionis, son los siguientes. En primer
lugar, la concesión y la duración de los derechos. La concesión
comprende los requisitos para la concesión del derecho por parte de
la autoridad competente, el tipo de intangibles sobre el cual recaen
los derechos (invenciones, creaciones estéticas, obras artísticas,
etc.), las modalidades de protección de los mismos (marcas,
derechos de autor, diseños industriales, patentes, etc.) y, en fin, los
aspectos relacionados con los trámites administrativos necesarios
para la concesión, modificación y extinción del derecho 243.
En segundo lugar, este criterio se aplica a los efectos de los
derechos, es decir, al catálogo de facultades a las cuales se hace
acreedor el titular del derecho de exclusiva, tales como impedir la
fabricación, comercialización o uso del procedimiento o producto
protegido por el derecho concedido. De la misma manera, esta ley
será la encargada de catalogar los hechos que se consideran como
violatorios, las consecuencias de los mismos y las acciones que el
titular puede ejercer para defender su derecho.
Finalmente, el último aspecto en el que se aplica de forma absoluta
el criterio de la lex loci protectionis es al modelo de transmisión de
los derechos, en el sentido de establecer la posibilidad de llevar a
cabo la transmisión de los derechos y de ser el caso, las
condiciones necesarias para efectuarla 244. En otras palabras, en este
243
METZGER, A. “Transfer of rights, license agreements and conflict of laws.
Remarks on the Rome Convention of 1980 and the current ALI draft”, en
Intellectual property in the conflict of laws, Tubingen, Max-Planck Institute,
2005, pág. 63; DESANTES REAL, M., “la patente comunitaria y la crisis del
principio de la territorialidad”, op. cit., pág. 342. SABIDO RODRÍGUEZ, M.,
“Capítulo XIX. Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, op.
cit., pág. 607
244
CLIP Principles, Article 3:301: “The transferability of intellectual property
rights and the question whether the transfer or license can be invoked against
third parties shall be determined by the law of each State for which protection is
sought”.
165
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
ámbito quedará comprendida la posibilidad de transmisión inter
vivos o mortis causa, sus requisitos, modalidades y las
formalidades que se deben cumplir con el fin de establecer el
régimen de eficacia frente a terceros (condiciones registrales del
derecho) 245.
32. En conclusión y para los fines de este trabajo, entendemos al
criterio de la lex loci protectionis como aquel que designa como
aplicable a la ley del Estado para el cual se reclama la protección o
se alega la existencia del Derecho 246. El criterio de la lex loci
protectionis se aplica a los elementos intrínsecos de los derechos de
propiedad industrial e intelectual, debido a que estos derechos están
directamente relacionados con los objetivos del Estado que tiene el
deber de velar por su protección y cumplimiento.
1.
La Ley aplicable a los contratos de
transferencia de tecnología en los Estados
Unidos
33. Los títulos 35 y 37 del U.S. Code son los encargados de regular
las patentes de invención en los Estados Unidos. Es muy
importante tener en cuenta que en este país conviven las normas
estatales y las federales, estas últimas encargadas de la regulación
el de Derecho de la competencia y propiedad industrial e
intelectual.
A pesar de no existir ninguna disposición específica en el U.S.
Code en el sentido de designar la ley aplicable a los derechos de
propiedad industrial e intelectual, la jurisprudencia ha establecido
con claridad que todas las cuestiones relativas a la existencia de
245
DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Contratos internacionales sobre propiedad
industrial, op. cit., pág. 217.
246
Ibid. pág. 220.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
estos derechos se regirán por la ley federal, mientras los aspectos
contractuales se regularán por las disposiciones de nivel estatal 247.
Con el fin analizar de una mejor manera la forma en que el
ordenamiento jurídico de los Estados Unidos aborda el la ley
aplicable a un contrato de licencia de tecnología utilizaremos un
caso de un contrato de licencia entre una empresa estadounidense y
una colombiana.
Supuesto práctico a analizar:
La sociedad “Carnival Ltd.”, titular de una solicitud
de patente de invención en los Estados Unidos sobre
un producto veterinario cuya prioridad se reivindica
en Colombia, celebra un contrato de licencia de
patente en la ciudad de Bogotá con la sociedad
colombiana “Serviproductos S.A.” en virtud del cual
esta última queda facultada para la fabricación del
producto protegido por la solicitud de patente de
invención en el territorio colombiano por el término
de vigencia del derecho exclusivo.
Al verificarse que la licenciataria no solo está
fabricando el producto, sino que adicionalmente lo
está comercializando en otros países como Perú y
Bolivia, la sociedad “Carnival Ltd.”, decide llevar
ante los tribunales norteamericanos la disputa por
considerar que se están violando los términos del
acuerdo en el que se autorizaba solamente la
247
CHRISTOU, R., International agenc y, distribution and licensing
agreements, Londres, FT Law and Tax, 1996, pág. 527. En el mismo sentido, es
necesario aclarar que en cuanto a la transmisibilidad de las patentes, es aplicable
la ley federal al ser un tema de política pública, tal como se expone en Everex
Sys, Inc. v. Cadtrak Corp., 89 F. 3d 673, 679 (9th Cir. 1996).
167
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
explotación para el territorio colombiano. En
respuesta a esta acción, la empresa colombiana
interpone una demanda de nulidad de la patente ya
concedida, en los Estados Unidos y de la colombiana.
Cabe mencionar que en el clausulado del contrato no
se establecen disposiciones relativas a la jurisdicción
ni a la ley aplicable al mismo.
En los Estados Unidos las licencias de patentes presentan una
combinación de asuntos de competencia federal y estatal. La
primera gobierna la existencia, alcance y validez de los derechos de
propiedad industrial e intelectual, mientras la segunda se ocupa de
las obligaciones debidas por las partes con ocasión del contrato
mismo 248. En este sentido, el primer paso a seguir para realizar un
correcto análisis del caso materia de estudio, de acuerdo con el
método planteado, es determinar la clase de disputa frente a la que
nos encontramos, es decir, si estamos frente a una controversia que
afecta la naturaleza del derecho de propiedad industrial o por el
contrario estamos frente a una de carácter puramente contractual.
En el caso planteado, el origen de la controversia es la
comercialización de los productos protegidos por las patentes
licenciadas en territorios para los cuales no existía la autorización
para hacerlo y en la demanda de reconvención se solicita la nulidad
de la patente que sirve como base para la reivindicación de
prioridad de la solicitud de patente en Colombia. En otras palabras,
nos encontramos frente a una controversia que afecta directamente
a una de las cualidades intrínsecas del derecho de propiedad
industrial, su existencia, con lo cual será necesario acudir a las
normas federales, que tal como se mencionó anteriormente, no
establecen una referencia expresa a la ley aplicable a este tipo de
disputas.
248
PORT, K. L. y otros, Licensing intellectual property in the information age,
op. cit., pág. 333.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
34. Debido a este vacío legal y a la falta de uniformidad en las
decisiones de casos análogos, se han realizado por la doctrina
importantes trabajos con miras a lograr algún nivel de
armonización en los parámetros a seguir para este tipo de
situaciones, dentro de los cuales es de especial relevancia el de los
principios ALI.
a)
Elección de la ley aplicable
bajo los principios del American
Law Institute, ALI, aplicables a los
contratos de transferencia de
tecnología
35. Uno de los trabajos más interesantes y de mayor relevancia en
esta materia nace del Instituto Americano de Derecho (American
Law Institute, ALI) que por iniciativa de R. DREYFUSS y J. C.
GINSBURG, a quienes se uniría posteriormente F.
DESSEMONTER, inició en el año 2001 el proyecto conocido
como “The Principles of American Law Institute governing
jurisdiction, choice of law and judgments in transnational disputes
in the field of intellectual property” o “ALI Principles” 249.
El principal objetivo de este proyecto es, siguiendo las palabras de
F. DESSEMONTER, “más que recopilar las leyes de conflictos de
249
AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement of the Law, Intellectual
Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in
Transnational Disputes, 2008, disponible en http://www.ali.org (última consulta
05/05/2012). En particular, ver la sección 302.1 que establece: “The law
applicable to determine the existence, validity, duration, attributes, and
infringement of intellectual property rights and the remedies for their
infringement is: (a) for registered rights, the law of each State of registration. (b)
For other intellectual property rights, the law of each State for which protection
is sought”.
169
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
los Estados Unidos, proponer soluciones prácticas a la gran
mayoría de las preguntas relacionadas con litigios transnacionales
en este ámbito” 250.
De este modo, la sección 301 apartado 1 de los principios ALI
dispone:
“El Derecho aplicable con el fin de determinar la existencia,
validez, duración, atributos y violación de los derechos de
propiedad intelectual y las reparaciones a las que haya lugar
por su violación es
a) Para los derechos registrados, la ley del Estado del
registro.
b) Para otros derechos de propiedad intelectual, la ley del
Estado para el cual se busca la protección”.
Tal como podemos apreciar en esta disposición, el apartado a) es la
expresión del criterio de la lex rei sitae, puesto que se hace alusión
al lugar de “registro” de los derechos mientras el apartado b) es una
clara manifestación del criterio de la lex loci protectionis. Esta
sección presenta una visión ecléctica los criterios utilizados para la
determinación de la ley aplicable, al decantarse, por una parte, por
el criterio de la lex rei sitae, pero al mismo tiempo, por otro lado,
se soluciona el problema que este criterio plantea en cuanto al
tratamiento de los derechos extraregistrales a los cuales se asigna
como método para determinar la ley aplicable el criterio de la lex
loci protectionis 251.
250
DESSEMONTER, F., “American law institute principles: intellectual
property and transnational disputes”, en InDret, vol. 2, 2009, pág.7.
251
Como pone de relieve DE MIGUEL ASENSIO, P. A., (Contratos
internacionales sobre propiedad industrial, op. cit., pág. 199), una de las
interpretaciones del criterio de la lex rei sitae es la de la lex origins y según los
partidarios de esta teoría, cuando sobre un mismo objeto son otorgados derechos
exclusivos por diferentes países, no estamos en presencia de una pluralidad de
derechos diferenciados y autónomos, por el contrario, debido a la identidad del
objeto sobre el cual confluyen los derechos será necesaria la aplicación de una
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
El asunto principal en el caso planteado, a pesar de existir una
violación contractual, será la existencia del derecho de patente
cuestionado por la sociedad demandada en la reconvención, de
suerte que, siguiendo la sección 301 de los Principios ALI
anteriormente citados, se deberá aplicar la ley del país en el cual se
efectuó el registro, es decir, Estados Unidos.
36. Es importante poner de relieve la coincidencia que se observa
en este caso entre el criterio de la lex loci protectionis y el de la lex
rei sitae. Esta coincidencia se presenta frecuentemente debido a la
naturaleza territorial de los derechos de propiedad industrial, pero
al entrar en aspectos relacionados con derechos extraregistrales
como los derechos de autor o el know how la situación cambia
radicalmente al dificultarse la determinación de la ubicación del
intangible. Consideramos pertinente exponer el funcionamiento de
la ley aplicable en Estados Unidos, para posteriormente analizar el
tratamiento que se le daría a un contrato de licencia de know how
con el fin de estudiar la forma en que el ordenamiento jurídico de
este país resuelve el problema de la ubicación espacial de un
derecho extraregistral.
sola le y, la del país de origen del derecho. Continúa el autor indicando cómo la
doctrina francesa, exponiendo un concepto unitario de los bienes de propiedad
intelectual, defendió la lex origins considerando que el derecho realmente era
concedido por el primer Estado y cuando se otorgaba en otro, lo que se daba era
una simple extensión de este derecho. Sin embargo, esta posición ha sido
duramente criticada con sólidos argumentos, tales como el desconocimiento del
principio de territorialidad y la independencia de los derechos de propiedad
industrial e intelectual que la aplicación de este criterio conllevaría. De la misma
manera, se sostiene que la aplicación del criterio de la lex origins va en contravía
de la seguridad jurídica, debido a la dificultad de precisar el lugar de origen del
derecho protegido y adicionalmente, al eliminar la autonomía de cada derecho
concedido se dificultaría el funcionamiento armónico entre la protección del
derecho exclusivo y el método de ordenación del sistema económico de cada
país. Vid. Encyclopedie Dalloz Droit International Privé, París, Dalloz, 1969,
págs. 667- 672.
171
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
b)
La determinación de la ley
aplicable en defecto de elección de
las partes. El criterio “center of
gravity” o “the most significant
relationship”
37. Esta teoría sentó las bases para que el Instituto Americano de
Derecho (American Law Institute) desarrollara el Second
Restatement, en cuyo texto se establece la teoría de la relación más
significativa (most significant relationship) también llamada la
teoría del centro de gravedad (center of gravity).
La teoría de la relación más significativa fue inicialmente esbozada
en el caso Barber Co. v. Hughes 252 pero oficialmente adoptada por
la Corte de Nueva York en el caso Auten v. Auten 253 donde se
sostuvo que “la Corte considerará todos los actos de las partes
relacionados con el contrato en relación con los diferentes Estados
involucrados y establecerá como ley aplicable al mismo la ley de
aquel con el que los hechos presenten el contacto más íntimo 254.
38. En el área de la contratación la norma básica contenida en la
sección 187 del Second Restatement es la libertad de las partes para
escoger la ley que gobernará su relación contractual 255, pero en
ausencia de esta elección el apartado 2 de la sección 188 establece
un catálogo de puntos de contacto a ser considerados, dentro de los
que por supuesto se encuentran el lugar de celebración del contrato
y el lugar de su cumplimiento, aunque a diferencia de la teoría
252
Barber Co. v. Hughes, 223 Ind. 570, 63 N.E.2d (1945).
Auten v. Auten, 308 NY 155, 124 N.E.2d, 417 (1954).
254
LEFLAR, R. A., The Law of conflict of Laws, Nueva York, Howard W. Sams
& Co, 1959, pág. 240.
255
O’HARA, E. y RIBSTEIN, L., “Rules and Institutions in Developing a Law
Market: Views from the U.S. and Europe” en University of Illinois College of
Law & Economics, Research Paper núm. LE08-010, 2008, pág. 8.
253
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
tradicional, es posible tener en cuenta más de uno de los factores
incluidos en el catálogo y no uno solo de ellos.
Tal como habíamos adelantado, actualmente en los Estados Unidos
no existe una homogeneidad en la aplicación de los criterios para
establecer la ley aplicable a las relaciones contractuales, sin
embargo, es posible afirmar que, aunque la mayoría de los Estados
se han inclinado por la teoría contenida en el Second Restatement,
existen algunos que siguen aplicando la teoría tradicional, otros que
se limitan a la aplicación de la ley del foro, como Kentucky y
Michigan y, otros que aplican teorías eclécticas que deben ser
analizadas individualmente, tales como California y Washington 256.
c)
Aplicación criterio del center
of
gravity
al
contrato
de
transferencia de tecnología. Análisis
de casos prácticos
A continuación expondremos dos casos con los cuales se podrá
apreciar de una mejor manera el tratamiento de la ley aplicable a
controversias sobre aspectos contractuales de acuerdos de
transferencia de tecnología. En primer lugar, expondremos un
supuesto fáctico de un contrato de licencia de know how (1) y, en
segundo lugar, estudiaremos un caso en el que será necesario
determinar la ley aplicable a un contrato de joint venture (2).
Hemos elegido el ordenamiento de California por ser uno de los
Estados más importantes en el campo de la tecnología y, por tanto,
de los procesos de transferencia tecnológica.
256
Para un completo análisis de las teorías seguidas por cada Estado
SYMEONIDES, S., “Choice of law 1995: A year in review”, en Am. J. Comp.
L., vol. 44, 1995, págs. 181-241.
173
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
d)
Determinación de la ley
aplicable a un contrato de licencia
de know how
39. Tal como lo anunciamos anteriormente, en este epígrafe
utilizaremos un caso práctico con el fin de ilustrar de una manera
práctica la determinación del Derecho aplicable a un contrato de
licencia de know how.
Supuesto práctico a analizar:
La sociedad “Price Co.” con domicilio en el Estado de
California Estados Unidos, ha desarrollado un método
para tratar metales a altas temperaturas, el cual se
encuentra protegido mediante el sistema de los
conocimientos técnicos secretos o “know how”.
Como parte de su estrategia comercial dicha sociedad,
después de unas largas negociaciones, tanto telefónicas,
cuanto vía internet, celebra en la ciudad de Londres,
Reino Unido, un contrato de licencia de know how con
la empresa inglesa “Bransfield Ltd.” domiciliada en la
misma ciudad por el término de 10 años en virtud del
cual, ésta se compromete a pagar la cantidad de dos
millones de dólares como precio de entrada, más una
suma equivalente al 5% de las utilidades anuales
obtenidas con la implementación del know how a
cambio de la comunicación y autorización de uso del
mismo.
En el contrato se estipula una cláusula de exclusividad
con la cual la sociedad “Price Co.” se compromete a no
licenciar su know how a ninguna empresa competidora
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
en el Reino Unido y, “Bransfield Ltd.”, por su parte, se
obliga a no adquirir ninguna tecnología encaminada a
reemplazar el know how licenciado durante el término
de duración del contrato y dos años después de su
finalización. Transcurridos dos años después de la
celebración del contrato, la sociedad “Price Co.”, al
percatarse de la abrupta disminución en la cantidad de
royalties transferidas por la licenciataria, comprueba
que esta situación se debe a la implementación de otro
know how que, según “Bransfield Ltd.”, es de
desarrollo propio y por ende no violatorio del acuerdo
de exclusividad contemplado en el contrato. Ante esta
situación, la licenciante decide acudir ante los
tribunales de California para obtener una
indemnización por los daños causados.
Para el análisis de este caso vamos a plantear dos escenarios
distintos: el primero es aquel en el que las partes acuerdan una
cláusula de ley aplicable y, el segundo, será en el cual no existe en
el contenido del contrato una disposición de este tipo.
40. En relación con el primer escenario planteado, la supuesta
violación por parte de la sociedad licenciataria de la cláusula de
exclusividad contenida en el contrato constituye el fundamento
para la solicitud de la indemnización de los daños causados con
esta conducta. Como se puede apreciar, en ningún momento se está
poniendo en duda la existencia o validez del know how ni se
plantea su violación, en otras palabras, no es materia de discusión
ningún elemento intrínseco del derecho que implique la aplicación
del criterio de la lex loci protectionis. En este sentido, para el caso
que analizamos, las pretensiones del demandante y los hechos que
las soportan están relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones de las partes, razón por lo cual podemos afirmar que
175
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
nos encontraremos ante un caso de naturaleza eminentemente
contractual.
Una vez establecida la naturaleza de la controversia debemos
ocuparnos del primer escenario, en el cual planteamos la existencia
de una cláusula en la que se designa como ley aplicable al contrato
las leyes del Estado de California. Cuando estamos en presencia de
una cláusula de elección de ley aplicable en el Estado de California
debemos examinar los siguientes elementos: a) posibilidad de
hacerla valer ante los tribunales, b) sometimiento a alguna
excepción y c) la forma en que debe ser interpretada 257.
En primer lugar, el Estado de California adopta la sección 187 del
Second Restatement referente a la libertad de las partes para
escoger la ley que gobernará su relación contractual, por
consiguiente el primer elemento dirigido a la posibilidad de hacer
efectiva la cláusula ante los tribunales estaría verificado.
En segundo lugar, debemos establecer si el contrato analizado está
sujeto a alguna excepción contenida en el ordenamiento jurídico
del foro. Es usual que las legislaciones estatales establezcan
excepciones a la autonomía conflictual de las partes en contratos
referentes a inmuebles, seguros, pago de préstamos y, transporte
entre otros. Una peculiaridad del ordenamiento en California es la
existencia del denominado borrowing statute, en virtud del cual se
“toma prestada” una excepción en relación con la imposibilidad de
llevar a cabo el proceso contra una persona debido a un factor
temporal que exista en el país o Estado en el que la causa se haya
originado 258. En otras palabras, el borrowing statute utiliza el
257
BORN, G., International civil litigation in United States courts: commentary
& materials, New Providence, BPR Publishers, 2007, pág. 653.
258
El Código de procedimiento civil de California sección 361 establece: “When
a cause of action has arisen in another state, or in a foreign country, and by the
laws thereof an action thereon cannot there be maintained against a person by
reason of the lapse of time, an action thereon shall not be maintained against him
in this state, except in favor of one who has been a citizen of this state, and who
CAPÍTULO II. MARCO
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DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
catálogo de limitaciones de otro país o Estado que sea pertinente
para el caso materia de estudio y si en virtud de este no es posible
acudir ante los tribunales, el resultado será la imposibilidad de
acudir a los tribunales de California, a pesar que en su
ordenamiento no se encuentre una limitación equiparable a la de la
ley extranjera 259.
En consecuencia, partiendo de la base que para nuestro caso no
existe ninguna limitación en el ordenamiento inglés en cuanto a la
posibilidad de acudir a los tribunales, podremos decir entonces que
el segundo elemento del análisis de la cláusula ha sido superado.
El tercer aspecto a tener en cuenta es la interpretación de la
cláusula de ley aplicable, es decir, hasta dónde se entiende que
llega la aplicación de la ley designada en el contrato. Para nuestro
caso hipotético el análisis se centraría en determinar si la cláusula
de ley aplicable se refiere solo a las leyes materiales del Estado de
California o si por el contrario se debe entender que se aplican las
normas de Derecho internacional privado. La solución dada por la
sección 187 apartado 3 del Second Restatement es que a falta de
mención expresa de las partes se entenderá que la elección versa
únicamente sobre las leyes de carácter material.
En conclusión, en primer lugar, al señalar que estamos frente a una
controversia de naturaleza contractual estamos facultados para
aplicar las leyes estatales. Posteriormente al aplicar las leyes de
Derecho internacional privado del foro podemos establecer que la
cláusula del contrato es válida, no es objeto de ninguna de las
has held the cause of action from the time it accrued”, vid. California Code of
Civil
Procedure.
Action
Sections
350-363,
disponible
en:
http://www.leginfo.ca.gov/ (última consulta 19/05/2012).
259
PANISH, B. y BOYLE, K., “Separate choice of law analysis is required for
each legal issue arising in a case”, en Los Angeles County Bar Association
Magazine, vol. 27, Los Angeles, 2004, pág.11.
177
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
excepciones contenidas en la ley y, debido a la coincidencia entre
la ley del foro y la ley elegida por las partes, la interpretación se
realizará con base en las normas locales y las de Derecho
internacional privado del Estado de California.
41. Ahora bien, pensemos en el segundo escenario sugerido
anteriormente en el cual no existe dentro del contenido del contrato
una disposición expresa que indique la ley que se aplicará al caso
en cuestión. En los casos en que los contratantes no han ejercido su
autonomía conflictual será necesario establecer la ley que regirá el
contrato en defecto de elección de las partes. Para tal fin, el Estado
de California, en la mayoría de los casos260, acepta la aplicación del
criterio del most significant relationship 261, contenido en la sección
188 del Second Restatement 262 y, aplicado en el caso Barber Co. V
Hughes 263, con lo cual éste será el criterio que tendremos que
seguir para establecer la ley aplicable a nuestro caso.
De acuerdo con la disposición citada, el primer aspecto que debe
ser considerado es el lugar de celebración del contrato, en nuestro
260
Algunos de los casos de mayor relevancia en California en donde se han
aplicado los lineamientos del Second Restatement en cuanto a la libertad de
elección de las partes de la ley aplicable al contrato son Nedlloyd Lines B.V. v.
Superior Court, 834 P.2d 1148 (Cal. 1992); Washington y Mutual Bank v.
Superior Court, 15 P.3d 1071 (Cal. 2001).
261
Stonewall Surplus Lines Ins. Co. v. Johnson Controls, Inc., 14 Cal. App.4th
637, 17 Cal. Rptr.2d 713 (1993), Sotirakis v. United Services Automobile Assoc.,
106 Nev. 123, 787 P.2d 788 (1990).
262
El apartado segundo de la sección 188 del Second Restatement of Law of
Conflict of Laws establece: “In the absence of an effective choice of law by the
parties (see § 187), the contacts to be taken into account in applying the
principles of § 6 to determine the law applicable to an issue include: (a) the place
of contracting, (b) the place of negotiation of the contract, (c) the place of
performance, (d) the location of the subject matter of the contract, and (e) the
domicile, residence, nationality, place of incorporation and place of business of
the parties.
These contacts are to be evaluated according to their relative importance with
respect to the particular issue”.
263
Barber Co. v. Hughes, cit. supra.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
caso, Londres - Inglaterra. El segundo aspecto a ser tenido en
cuenta es el lugar en donde se llevaron a cabo las negociaciones
anteriores a la celebración del contrato. En este punto, de acuerdo
con el planteamiento del caso, sería imposible determinar con
exactitud el lugar de las negociaciones, puesto que estas se dieron
por vía telefónica y en el ciberespacio. En tercer lugar, se debe
analizar el lugar en el cual se ejecuta el contrato. Para nuestro caso
el contrato se ejecuta en Inglaterra, ya que es en ese lugar en el cual
se había implementado el proceso protegido por el Know how. En
cuarto lugar, se debe tener presente el lugar en el que se encuentra
situado el bien objeto del contrato. Con relación a este punto, a
diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial
como las patentes de invención, debido al carácter extraregistral del
know how es imposible asignarle un espacio geográfico específico.
Finalmente, el último aspecto que debe ser analizado para
establecer la relación más significativa es el relacionado con la
residencia, asiento principal y nacionalidad de las partes, es decir,
por parte de la demandante, California y, por la demandada
Londres.
De los aspectos analizados se desprende que el lugar de la
celebración del contrato, la ejecución del mismo y el domicilio de
la empresa demandada se encuentran situados en Inglaterra,
mientras el único vínculo que une el caso con California es el
domicilio de la sociedad titular del know how, por consiguiente,
podemos afirmar que la relación más significativa con el caso será
Inglaterra y, por ende, será la ley de este país la que se aplique al
caso en cuestión.
42. No obstante lo anterior, no en todos los casos se siguen los
lineamientos expuestos en el Second Restatement. De acuerdo con
179
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
S. SYMEONIDES 264 en recientes casos 265 en el Estado de
California los parámetros seguidos por el juez sobre ley aplicable
en materia de contratos son un híbrido de las teorías de government
interest y comparative impairment analysis. Bajo estos parámetros
se debe examinar cada una de las políticas gubernamentales de los
Estados envueltos en la controversia y determinar si en efecto
existe un conflicto de intereses. Si lo hubiese, el tribunal debe
aplicar la ley del Estado cuyo interés resultaría más afectado si se
aplicase la otra ley. Aplicando la teoría esbozada en el párrafo
anterior a nuestro caso, el juez deberá examinar si con la aplicación
de la ley inglesa se causa un detrimento a los intereses
gubernamentales del Estado de California y si ello fuese así se
tendrían que aplicar las disposiciones del ordenamiento
californiano.
43. Algunas propuestas doctrinales como los Principios ALI
contienen, sin embargo, soluciones diferentes inspiradas en la
teoría de la prestación característica. Es el caso de la sección 315
apartado segundo de estos principios que establece que en defecto
de elección de los contratantes será de aplicación la ley del lugar de
residencia de la parte que otorga el derecho. Los defensores de esta
postura, entre ellos F. DESSEMONTER, sostienen que “no debe de
quedar duda que, desde el punto de vista de la justicia natural, la
propiedad industrial e intelectual está más cercanamente vinculada
con el lugar en donde ha sido creada que con el lugar en donde el
contrato permite que se explote”.
De acuerdo con la interpretación de los Principios ALI, en el caso
que hemos planteado, puesto que la sociedad “Price Co.” es la parte
que otorga la autorización de uso del know how, sería la ley del
264
SYMEONIDES, S., “Choice of law in the American courts in 2007: TwentySecond Annual Survey” en American Journal of Comparative Law, vol. 56,
Michigan, 2008.
265
Washington Mutual Bank. v. The Superior Court of Orange County, cit.
supra.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
Estado de California la que deberá aplicarse para dirimir el
conflicto en cuestión.
Respecto a la solución formulada por los Principios ALI, aunque
estamos de acuerdo en lo que tiene que ver con la íntima relación
que guardan los derechos de propiedad intelectual con sus
creadores y, por ende, con la ley del lugar en donde tengan su
residencia habitual, no consideramos que ésta sea una postura que
favorezca la justicia contractual. Tradicionalmente se ha
establecido que los titulares de derechos de propiedad intelectual
representan la parte débil de la relación contractual, haciéndose a
menudo una analogía con los trabajadores en las relaciones
laborales. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que, al
menos en lo referente al campo de la transferencia tecnológica, en
la gran mayoría de los casos los titulares de derechos son empresas
multinacionales o compañías con importantes recursos económicos,
cabe preguntarse si la alegada debilidad de los titulares tiene
actualmente vigencia.
44. En conclusión y, teniendo en mente que en realidad en un
contrato de transferencia de tecnología el receptor es o bien la parte
débil de la relación o, en el mejor de los casos, el que posee un
cierto equilibrio con el productor, creemos que la postura según la
cual el titular del derecho es quien realiza la prestación
característica y, por ende, quien posee la conexión más íntima con
el contrato, conlleva a reforzar el papel de dominio que posee el
titular de los derechos, lo cual es perfectamente coherente con la
calidad de productor de tecnología que presentan los Estados
Unidos. Por ello, a nuestro modo de ver, el criterio “the most
significant relationship” permite apreciar una diversidad de
factores que pueden conducir a una determinación de la ley
aplicable más ajustada a la realidad contractual que la resultante de
la aplicación del criterio de la prestación característica.
181
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
e)
Determinación de la ley
aplicable a un contrato de joint
venture
45. Tal como se indicó en los capítulos anteriores, la estructura de
la licencia se encuentra presente en contratos de mayor
complejidad prestacional como los contratos de ingeniería o los de
joint venture. Estos últimos se erigen en la actualidad como uno de
los medios más comunes para la realización de proyectos
tecnológicos de cualquier tamaño en todos los campos de la técnica
y la ciencia. A continuación utilizaremos un ejemplo real de uno de
los proyectos privados de mayor envergadura tecnológica en la
industria aeroespacial de los últimos tiempos y también, a nuestro
juicio, uno de los más interesantes desde el punto de vista jurídico
de la transferencia de tecnología, el proyecto “SEA LAUCH”.
Debido a la complejidad del proyecto realizaremos algunas
modificaciones hipotéticas al caso real para incorporar elementos
que nos permitan abordar el tema desde una óptica más acorde a
nuestra materia de estudio.
Supuesto práctico a analizar:
El “SEA LAUCH” es un proyecto en el que cuatro
empresas de diferentes países se han unido para crear
una sociedad dedicada al lanzamiento de cohetes
espaciales no tripulados con el fin de poner en órbita
satélites de todo tipo. La innovación de este proyecto
consiste en que, a diferencia de lo que se hacía
anteriormente, con la tecnología implementada por la
empresa, dos barcos se encargan de transportar y
coordinar el lanzamiento de los cohetes desde aguas
internacionales ubicadas en la línea ecuatorial, lo que
supone una ventaja enorme en ahorro de combustible
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
que a la postre se traduce en una mayor vida útil del
satélite en órbita 266.
Las empresas intervinientes en la operación de joint
venture son Boeing Commercial Space de Estados
Unidos, Energia de Rusia, Aker Solutions de Noruega y
SDO Yuzhnoye / PO Yuzhmash de Ucrania; la empresa
resultante de esta operación recibió el nombre de “Sea
Launch Llc.”.
Uno de los mayores inconvenientes que tuvo el
desarrollo del proyecto en el campo jurídico fue la
prohibición establecida en las legislaciones de Ucrania
y Rusia de compartir secretos que podían implicar
ventajas tácticas en el campo militar, tales como el
lanzamiento de misiles, por esta razón, se firmaron,
además de los contratos de licencias de patentes
concedidas a la nueva compañía, acuerdos
independientes de confidencialidad y la obligación de
implementar todas las adecuaciones necesarias para que
no se tuviera acceso al know how 267 ruso y ucraniano
por parte de las otras empresas participantes en el
contrato.
El contrato de joint venture establece que la ley
aplicable al mismo será la ley del Estado de California,
pero en lo referente a los acuerdos de confidencialidad
se aplicará las disposiciones del Reino Unido.
266
Toda la información referente a la historia y detalles de la empresa “Sea
Launch” están disponibles en: http://www.boeing.com/special/sea-launch/,
(última consulta 19/05/2012).
267
En este apartado, debido a la diferente terminología utilizada en Estados
Unidos, utilizaremos las expresiones Know how, trade secret y conocimientos
secretos de forma indistinta.
183
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Tras publicarse por la USPTO una solicitud de patente
consistente en un diseño de motores a reacción con
importantes similitudes a los utilizados en el proyecto
SEA LAUNCH, se inicia una investigación al interior
de la compañía en la que se concluye que las medidas
exigidas para mantener la confidencialidad de los
secretos técnicos habían sido vulneradas y los planos de
diseño de los cohetes (propiedad de las empresas rusa y
ucraniana) habían sido modificados para su uso en
aviones comerciales por una empresa filial de Boing
Como resultado de la extinción del know how, que
constituía uno de los activos más relevantes de las
empresas Energia y SDO Yuzhnoye / PO Yuzhmash, los
gobiernos de Rusia y Ucrania deciden retirar los
créditos estatales que las soportaban, con lo cual estas
deciden acudir a los tribunales del Estado de California
para obtener una indemnización por parte de la empresa
“Boeing Commercial Space” de Estados Unidos por la
violación y consecuente extinción del know how.
Al igual que se ha venido realizando en el estudio de los casos
anteriores, el primer paso a seguir será determinar la naturaleza de
la controversia que se plantea. Así, cuando nos encontramos frente
a un caso en el que el know how es uno de los puntos centrales de la
discusión se debe tener extremo cuidado debido a la naturaleza
misma del derecho que, al contrario de las patentes, consiste no en
un derecho de exclusiva otorgado por el Estado sino en un
monopolio fáctico.
La jurisprudencia de Estados Unidos ha destacado la ausencia de la
calidad de derecho exclusivo del know how (trade secret) 268 en el
caso Greenberg v. Croydon Plastics Co., Inc. 269 al sostener:
268
De acuerdo con la sección 39 del Restatment the third of unfair competition,
la definición de “trade secret” es “cualquier información que pueda ser usada en
el desarrollo de un negocio o una empresa y que sea lo suficientemente valiosa y
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
“Los secretos industriales no otorgan a su titular el
monopolio sobre la idea. Otros están en libertad de usar
precisamente la misma idea, siempre y cuando el
conocimiento usado sea obtenido por medio de su propio
esfuerzo”.
De acuerdo con lo anterior, al no ser un derecho exclusivo y al
poseer un carácter extraregistral, el know how presenta dificultades
en su ubicación espacial haciendo casi imposible la aplicación del
criterio de la lex rei sitae, establecido en el apartado a) de la
sección 301 de los Principios ALI, comentado anteriormente.
En el caso planteado, las pretensiones del demandante son la
declaración de violación de un conocimiento técnico secreto y su
correspondiente indemnización económica. El origen de esta
controversia es una violación de un acuerdo de confidencialidad
que formaba parte de una operación de joint venture que resulta en
la puesta a disposición del público de un know how, situación que
evidentemente conduce a la extinción del mismo. En otras palabras,
estamos en presencia de un caso que involucra uno de los
elementos intrínsecos del derecho inmaterial, su existencia.
Es de suma importancia tener en cuenta que, aunque el conflicto
está dirigido a la violación del derecho de know how conducente a
su extinción, por lo que en principio estaríamos en presencia de un
aspecto intrínseco del derecho, las partes haciendo uso de su
autonomía conflictual decidieron aplicar al acuerdo de
secreta para implicar una ventaja real o potencial para otras personas, disponible
en: http://www.ali.org (última consulta 19/05/2012).
269
Greenberg v. Croydon Plastics Co., Inc., 378 F. Supp. 806, 812, 182 U.S.P.Q.
(BNA) 673 (E.D. Pa. 1974) “…Also, a trade secret does not give the owner a
monopoly over the idea. Others are free to use precisely the same idea, as long as
they obtain their knowledge through their own independent efforts”.
185
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
confidencialidad las leyes del Reino Unido. En efecto, dentro del
texto del contrato existe una cláusula de ley aplicable al contrato de
joint venture y otra independiente para los acuerdos de
confidencialidad 270. En este sentido, de acuerdo con la sección 187
del Second Restatement 271, las partes son autónomas de elegir la
ley aplicable a sus relaciones contractuales, de suerte que, en
principio, la cláusula que designa la ley del Reino Unido será
válida ante los tribunales de California.
46. No obstante lo anterior, en concordancia con lo expuesto a lo
largo de este capítulo, al encontrarnos con controversias que
impliquen un pronunciamiento en cuanto a aspectos intrínsecos de
derechos de propiedad industrial o intelectual, tales como su
existencia y violación, es necesaria la aplicación del criterio de la
lex loci protectionis o ley del país para el cual se solicita la
protección. Tal como se ha sostenido en líneas anteriores, la
aplicación de la ley del país para el cual se busca la protección
tiene su fundamento en la esencia misma de los derechos de
propiedad industrial, es decir el principio de territorialidad, pero
debido al carácter extraregistral del know how ulteriores
consideraciones se hacen necesarias.
Los contratos que tienen como objeto un know how deben ser
tratados de acuerdo con las especiales características que esta
categoría de derecho reviste, en especial su carácter secreto y su
peculiar forma de protección desligada de una autoridad que los
conceda. Mientras en los contratos en los que se autoriza la
explotación de derechos de propiedad industrial, incluso no se
necesita que se identifique el ámbito territorial de los mismos
270
Tal como se indicó en el capítulo anterior, usualmente en los acuerdos de
confidencialidad se designa la ley inglesa debido a su avanzado sistema de
protección de los conocimientos técnicos secretos.
271
La sección 187(1) del Second Restatement textualmente establece: “The law
of the state chosen by the parties to govern their contractual rights and duties will
be applied if the particular issue is one which the parties could have resolved by
an explicit provision in their agreement directed to that issue”.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
debido a que se está subordinado al territorio en el que la autoridad
que concedió el derecho tiene competencia, en los contratos en los
que se afecta un know how el principio de territorialidad no existe,
puesto que la naturaleza de éste es de carácter fáctico y no proviene
de una autoridad que conceda un derecho exclusivo sobre los
conocimientos que se pretenden proteger.
En nuestro caso, con los elementos contenidos en el contrato
podemos establecer que, ya que la sociedad creada con el contrato
de joint venture se encuentra estructurada bajo las leyes del Estado
de California y es en este mismo lugar donde se encuentra el centro
principal de la actividad negocial de la misma, el lugar para el que
se otorgan las autorizaciones de uso del know how es el territorio
californiano.
En este orden de ideas, conviene recordar lo dispuesto por la
sección 301 apartado 1b de los principios ALI, citada
anteriormente, que dispone que en cuanto a los derechos de
propiedad industrial e intelectual que no sean objeto de registro, el
Derecho aplicable con el fin de determinar la existencia, validez,
duración, atributos, violación y sus correspondientes reparaciones a
las que haya lugar es la ley del Estado para el cual se busca la
protección.
Cabe preguntarse entonces cuál será el ámbito de protección de un
conocimiento secreto (trade secret) en Estados Unidos. El
ordenamiento jurídico de este país ha tenido un desarrollo dispar en
la forma de protección para estos intangibles. La mayoría de los
Estados ha adoptado su propio estatuto encargado de la regulación
y protección de los conocimientos secretos y en cuanto al nivel
federal, se ha incorporado en la sección 18 del U.S. Code el
llamado “Economic Espionage Act” que establece las sanciones a
la violación de los mismos pero en términos generales podemos
187
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
afirmar que la regulación de los conocimientos secretos es de
competencia de la legislación de nivel estatal 272.
Por otra parte, en el tema de los conocimientos secretos (trade
secret) se aplica la doctrina Erie v. Tompkins, comentada
anteriormente, es decir, se aplica la ley estatal 273, de suerte que será
ésta la que determine los aspectos procesales y sustanciales del
caso.
47. La Corte Suprema ha establecido que las normas de elección de
ley aplicable para los conocimientos secretos serán las del lugar
donde tenga su asiento el tribunal que conoce del caso (lex fori) 274.
Si la controversia es llevada ante tribunales federales en virtud del
principio de diversity of citizenship 275 será aplicable la ley del
Estado del cual provenga el caso. Una vez se ha establecido la ley
estatal que se aplicará al caso, se debe tener en cuenta que en los
Estados Unidos la protección de los conocimientos secretos tiene
dos aproximaciones distintas: por una parte encontramos la teoría
del contrato y por la otra la teoría del tort. La diferencia en la
aplicación de cada una de estas teorías está en el tratamiento que se
le dará al caso en cuanto a medidas, no solamente de tipo procesal,
sino en la indemnización por perjuicios causados, puesto que en el
caso de las acciones contractuales no cabe la posibilidad de
solicitar el daño punitivo.
272
DRATLER, J., Licensing of intellectual Property, op. cit., secc. 1-40.
Verdegaal Bros., Inc. v. Union Oil of Cal., 750 F.2d 947 (Fed. Cir. 1984).
274
Klaxon Co. v. Stentor Elec. Mfg. Co., 313 U.S. 487 (1941).
275
SYMEONIDES, S., “The American choice-of-law revolution in the courts:
today and tomorrow”, en American Journal of Comparative Law, vol. 4, 2004,
pág. 976. Tal como se indicó en anteriores líneas, el Derecho internacional
privado en los Estados Unidos forma parte casi en su totalidad del Derecho
privado y, como tal, es regulado por el nivel estatal y no por las leyes federales.
Esta situación conduce a que cada uno de los Estados pueda resolver un mismo
caso de una forma distinta y la Corte Federal al momento de conocer de un
asunto de esta naturaleza deba seguir los lineamientos de cada una de las
legislaciones estatales en virtud del principio de diversity of cityzenship.
273
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
Ahora bien, es muy común que en un mismo caso convivan las dos
teorías, es decir, que existiendo un contrato se produzcan daños que
puedan ser incluidos dentro de la teoría del tort. Esta posibilidad ha
sido recogida en el capítulo cuarto de la última versión de
Restatement (the third) of Unfair Competition 276.
48. En el caso planteado consideramos que, aunque existía un
contrato de joint venture en el cual se estipula que lo relativo a los
acuerdos de confidencialidad estará regido por la ley del Reino
Unido, ya que el foro está en California y debido a que como
producto de la violación del know how se produjeron efectos
dañosos para los titulares, es posible aplicar tanto la teoría
contractual, cuanto la teoría del tort, por tanto, las leyes aplicable a
la controversia serán las del Estado de California.
El presente caso analizado nos ha servido para ilustrar la enorme
complejidad que trae consigo la determinación de la legislación
aplicable a controversias surgidas de la violación de un know how
producto de la ejecución de un contrato con causa compleja en los
Estados Unidos.
Habiendo estudiado el sistema de elección y determinación de la
ley aplicable a un contrato de transferencia de tecnología en los
Estados Unidos, podemos concluir que la falta de homogeneidad de
las normas de protección de los derechos de propiedad industrial e
intelectual, las diferentes aproximaciones que se dan al mismo tema
(teoría del contrato y teoría del tort, en caso del know how) y la
diversidad de doctrinas utilizadas para determinar la ley aplicable a
los contratos, hacen que la elección de la ley de Estados Unidos
como legislación aplicable a un contrato de transferencia de
tecnología demande de las partes un alto nivel de sofisticación
jurídica. Así, puesto que la elección de la ley de Estados Unidos es
276
Restatement (Third) of Unfair Competition, capítulo 4, § 39–45 (1995).
189
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
habitual en la práctica contractual internacional, podemos afirmar
que esta elección constituye una barrera más a la que tendrá que
enfrentarse la parte receptora de tecnología.
2.
Elección y determinación de la ley
aplicable en los contratos de transferencia de
tecnología en la Unión Europea: Patentes
49. Como punto de partida de nuestro estudio debemos tener en
cuenta que la existencia de derechos de propiedad industrial e
intelectual encargados de proteger la tecnología es de vital
importancia en los contratos de licencia. En este sentido, nos
ocuparemos, en primer lugar, de analizar los principales cuerpos
normativos encargados de regular la materia de la propiedad
industrial, con el fin de determinar la existencia de normas de
conflicto que nos permitirán establecer la ley a ellos aplicable en el
desarrollo de los contratos de transferencia de tecnología,
posteriormente nos ocuparemos del RRI 277 que nos dará las pautas
necesarias acerca de la forma en que se establece la ley aplicable a
las situaciones que involucren aspectos meramente contractuales.
En este punto es preciso destacar la dificultad que presenta en
algunas ocasiones fijar el límite entre los aspectos contractuales y
aquellos que se relacionan directamente con aspectos intrínsecos de
los derechos de propiedad industrial.
Uno de los aspectos en los que con más frecuencia se presentan
dificultades de este tipo es en la transmisibilidad de los derechos.
Un caso que nos puede servir como guía en este complejo tema lo
encontramos en el campo de los derechos de autor, concretamente
en el área de los derechos morales y patrimoniales. Así, en el caso
Anne Bragance v. Olivier Orban y Michel de Grèce, Anne
Bragance, una escritora “fantasma”, había cedido todos los
derechos que le correspondían como autora a su coautor, Michel de
277
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
Grèce en virtud de un contrato sometido a las leyes del Estado de
Nueva York. Al publicarse el libro en Francia, la señora Bragance
demandó alegando infracción a sus derechos morales de autor y
solicitando parte de los royalties obtenidos por la venta del libro.
La Corte de Apelación francesa estimó que, aunque el contrato
estaba regido por las leyes de Nueva York (lex contractus), según
las cuales se había realizado una transferencia total de los derechos,
de acuerdo con la ley del lugar en donde se solicita la protección
(lex loci protectionis), es decir, Francia, la transmisibilidad de los
derechos morales es imposible y, por tanto, aunque no se concedió
ningún derecho pecuniario, se ordenó el reconocimiento del
derecho moral de paternidad en todos los ejemplares franceses de la
obra 278.
Aunque en este caso no estamos en presencia de un contrato de
transferencia de tecnología, a nuestro juicio, este pronunciamiento
de la Corte de Apelación francesa nos permite ilustrar
perfectamente la dicotomía entre la aplicación de los criterios de la
lex loci protectionis y la lex contractus en la transmisibilidad de los
derechos, debido a que, aunque la transferencia de los mismos
estaba regulada en su integridad por la ley elegida por las partes
para regir el acuerdo, la ley del lugar de protección del derecho (lex
loci protectionis francesa) era la encargada de regular los aspectos
relacionados con los atributos intrínsecos del derecho de propiedad
intelectual.
50. Son pocas, sin embargo, las normas del nivel convencional
europeo que determinan la ley aplicable a los derechos de
propiedad industrial. Por ello, el primer cuerpo normativo que
examinaremos es el Convenio de la Patente Europea (en adelante
278
Cour de Cassation 148. Bragance (Anne) v. Olivier Orban and Michel de
Grèce (1989), 142 RIDA 301. Esta sentencia es analizada por J. C. GINSBURG
(“Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, en Columbia
University Public Law & Legal Theory, 2003, pág. 23).
191
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
CPE) 279. A continuación analizaremos las situaciones particulares
en que existen normas de este Convenio que determinan la ley
aplicable a las patentes europeas.
a)
Disposiciones relativas a la ley
aplicable en el Convenio de la
Patente Europea (CPE)
51. Las patentes de invención, como hemos visto anteriormente,
son uno de los elementos más importantes al momento de
establecer procesos de transferencia de tecnología, pero
paradójicamente, también constituyen el área que tal vez en la
actualidad tiene un menor grado de armonización dentro de la
Unión Europea. Esta situación se debe a diversos factores, entre
ellos que las Directivas y los Reglamentos, a pesar de vincular a los
Estados miembros de la Unión, no tienen incidencia sobre el CPE,
debido a que este opera fuera del nivel de la Unión, siendo de
aplicación para Estados que no forma parte de esta 280.
Recordemos que en virtud del CPE es posible presentar una única
solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes (en
adelante EPO) y una vez es concedida, la misma debe ser objeto de
validación ante las autoridades competentes de los países
designados. De acuerdo con este sistema se considera que la
patente europea tiene el mismo valor que una patente nacional, por
lo tanto, el régimen jurídico de la misma queda sometido a las
legislaciones nacionales respectivas 281.
279
Convenio sobre concesión de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973,
revisado el 17 de diciembre de 1991, hecho en Munich el 29 de noviembre de
2000, BOE núm. 22 de 25 de enero de 2003.
280
ANTONS, C., BLAKENEY M. y HEATH, C., Intellectual property
harmonisation within ASEAN and APEC, Londres, Kluwer Law International,
2004, pág. 43.
281
CASADO CERVIÑO, A. “Los sistemas nacional y europeo de protección de
las invenciones”, en Revista jurídica de Catalunya, 1991, págs. 459 y ss.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
Pues bien, el CPE contiene solo algunas disposiciones
concernientes a la ley aplicable a las patentes. Esta situación se
debe a que el proceso de validación ante las oficinas nacionales de
obligatorio trámite con posterioridad a la concesión, conduce a que
la de la patente europea sea considerada como una patente nacional
y, como tal, la mayoría de los asuntos estarán regulados por las
legislaciones internas de los países miembros. En las siguientes
líneas consideramos pertinente referirnos a dos situaciones
puntuales en las que el CPE determina la ley aplicable.
La primera de ellas está relacionada con los procedimientos
llevados ante la EPO, (por ejemplo el trámite de solicitud, una
oposición o una nulidad) cuya normativa aplicable serán las
disposiciones del CPE mismo 282. En este caso, no obstante lo dicho
anteriormente en cuanto al sometimiento de la patente a las leyes
nacionales, las normas del CPE adquieren el carácter de leyes del
país de protección y reemplazan a las de nivel nacional 283.
52. En segundo lugar, aunque no es el objeto del presente trabajo,
consideramos relevante referirnos a las invenciones realizadas en el
desarrollo de un contrato de trabajo. En este sentido, es importante
tener en cuenta que, tal como se mencionó en el primer capítulo de
este trabajo, la transferencia de tecnología es básicamente un flujo
de conocimientos, por tanto, la operación de transmisión de la
titularidad del inventor a la empresa también constituirá una
transferencia tecnológica.
Al respecto, el CPE dispone en el artículo 60.1:
282
Como ejemplos de esta situación los podemos encontrar en los artículos 96,
100 o 101 del CPE.
283
FAWCETT, J. y TORREMANS, P., Intellectual Property and Private
International Law, op. cit., pág. 530.
193
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
“El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a
sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el
derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con
la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado
ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el
Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la
legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se
encuentra el establecimiento del empresario del que el
empleado dependa”.
De esta manera podemos observar que el CPE se inclina por la
protección de la parte más débil de la relación, en este caso el
inventor, con lo cual cualquier norma nacional que esté en
contravía de esta disposición será inaplicable.
Para seguir avanzando en nuestra investigación, parece adecuado
detenernos un momento en reflexionar sobre la diferencia que
existe entre la disposición trascrita anteriormente y el artículo 8.1
del Reglamento (CE) No 593/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales, (Roma I), en adelante RRI 284, que
dispone:
El contrato individual de trabajo se regirá por la ley que
elijan las partes de conformidad con el artículo 3. No
obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el
privar al trabajador de la protección que le aseguren las
disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en
virtud de la ley que, a falta de elección, habrían sido
aplicables en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente
artículo.
284
Reglamento (CE) No 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17
de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I),
DOUE Nº L 177/6 del 4 de julio de 2008, disponible en: http://www.uaipit.com
(sección de legislación).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
Tal como se puede apreciar, la diferencia radica en la facultad que
otorga el RRI para la elección de la ley aplicable al contrato. En
una primera instancia es posible argumentar que en estos casos es
conveniente preservar, como lo ha hecho el CPE, la protección de
la parte más débil de la relación, pero al realizar un análisis más
detallado vemos como, en caso de que la elección se hiciese de
forma tal que perjudicara al inventor, serían aplicables las normas
imperativas destinadas a la protección del trabajador.
Antes de la entrada en vigor del RRI era claro que al ser un
ordenamiento especial por ocupase de una materia específica, el
CPE primaba sobre el CR, pero en el panorama actual la situación
debe ser objeto de un análisis más detallado. Parece claro que el
CPE es la norma especial, ya que regula con precisión la materia de
las invenciones laborales, pero por otra parte, el RRI tiene un
carácter posterior y superior jerarquía normativa, en los países
miembros de la UE. Sobre esta base, es necesario acudir al propio
texto del Reglamento que en su Artículo 25, apartado 1, establece
que este último “no afectará” a la aplicación de los convenios
internacionales en que sean parte uno o más Estados miembros en
el momento de su adopción y que regulen los conflictos de leyes en
materia de obligaciones contractuales.
El citado artículo 25.1 está en concordancia con el Artículo 307.1,
del Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Este artículo
dispone, de conformidad con los principios del Derecho
internacional, que el Tratado “no afectará a los derechos y
obligaciones que resulten de convenios celebrados antes de la
conclusión del Tratado (o, para los Estados que se hayan adherido,
antes de su adhesión), entre uno o varios Estados miembros, por
una parte y, uno o varios terceros Estados, por otra”. De lo anterior
se desprende que el CPE prevalecería sobre el Reglamento y, por
195
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
consiguiente, las partes no tendrían la opción de escoger la ley
aplicable a la relación laboral.
En nuestra opinión, esta es una situación que restringe la
posibilidad a las partes de escoger la ley que más se adapte a sus
requerimientos, es decir, para que esté justificada una limitación a
la autonomía conflictual debe existir una norma cuyo objetivo sea
la protección de uno de los fines considerados como superiores
dentro del ordenamiento jurídico.
En este orden de ideas, al realizar una interpretación teleológica de
las normas en conflicto, el fin de los dos instrumentos normativos
es la protección de la parte débil de la relación, que en este caso la
constituye el inventor, de suerte que si se aplicase el RRI no
existiría un detrimento de este fin, toda vez que como lo dice el
propio texto del artículo 8.1 “dicha elección no podrá tener por
resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las
disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo”.
53. Con la aplicación del CPE creemos que se estaría precisamente
yendo en contravía del fin perseguido por la norma, es decir, la
protección del inventor, puesto que en muchas ocasiones puede ser
más beneficioso para él contar con la posibilidad de elección de un
ordenamiento que le otorgue condiciones más beneficiosas que las
que le podría proporcionar la legislación del lugar en donde realiza
las actividades, sobre todo teniendo en cuenta que con la
implementación de las nuevas tecnologías el trabajo, o en palabras
del CPE, la actividad principal, puede desarrollarse en un país que
no otorgue una protección adecuada al trabajador.
Un caso que puede ilustrar la situación mencionada anteriormente
es el planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid285
en el cual un trabajador celebra un contrato de trabajo con una
285
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de julio de 2004.
R.J. 2004/759
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
empresa británica para desarrollar su actividad en España en el que
se especifica que la ley aplicable será la del Reino Unido, la cual
era claramente desfavorable para él. En este caso el Tribunal
sostuvo:
“La elección de una determinada normativa, solo cabe, en
materia de contrato de trabajo, cuando la misma presenta
mayores beneficios para el trabajador, pero nunca cuando es
restrictiva”.
Aunque el caso expuesto no involucra una transferencia de
tecnología, puede ayudarnos a entender el sistema de protección de
la parte débil de la relación, puesto que podemos apreciar que el
principio de favorabilidad fue privilegiado sobre la autonomía
conflictual ejercida por las partes 286.
54. Otro de los puntos en los que el CPE se refiere a la
determinación de la ley aplicable es el de la solicitud de patente
como objeto de propiedad. Al respecto el Convenio establece:
“Artículo 74. Legislación aplicable. Salvo que se disponga
lo contrario en el presente Convenio, la solicitud de patente
europea como objeto de propiedad estará sometida, en cada
Estado contratante designado y con efectos en ese Estado, a
la legislación aplicable en dicho Estado a las solicitudes de
patentes nacionales”.
286
La Corte de casación francesa sostuvo que son aplicables las normas
imperativas de Derecho interno destinadas a la protección del trabajador a un
contrato de trabajo en el que las partes se han sometido a un Derecho extranjero.
JAULT, F., “Conflits de lois. - Convention de Rome du 19 juin 1980, - Article 6
- Loi du lieu d'exécution“, en Revue critique de droit international privé, 2003,
pág. 446.
197
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Conviene recordar que la figura de la patente europea creada por el
CPE no contempla un derecho supranacional de aplicación directa
en los países miembros, toda vez que es necesaria la realización de
un proceso de validación y, por lo tanto, la eficacia del derecho
estará otorgada por el Estado en el cual se valida. En otras palabras,
una solicitud de patente e incluso una patente europea ya
concedida, no otorga un derecho de exclusiva, este se adquiere
después de llevar a cabo el proceso de validación en los países
designados previamente, de suerte que la ley aplicable será la del
país en el que se pretende obtener en última instancia la
exclusividad que otorga la patente.
b)
Disposiciones relativas a la ley
aplicable en el proyecto de
Reglamento sobre la patente
comunitaria
55. El proyecto de Reglamento sobre la patente comunitaria que, al
igual que el CPE, no contiene una gran cantidad de normas que
regulen la ley aplicable a las patentes concedidas en virtud de su
aplicación. Empezaremos el examen de esta materia con una breve
introducción acerca de este proyecto con el fin de identificar las
diferencias que este presenta respecto del CPE, verificando la
evolución que se ha logrado a lo largo de las negociaciones de este
proyecto respecto a los aspectos puntuales que a continuación se
estudian y que son de relevancia manifiesta para los contratos de
transferencia de tecnología.
El artículo 2.1 de la propuesta de Reglamento de la Patente
Comunitaria dispone:
“La patente comunitaria tendrá un carácter autónomo. Se
regirá sólo por el presente Reglamento y por los principios
generales del Derecho comunitario. No obstante, las
disposiciones del presente Reglamento no excluirán la
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
aplicación del Derecho de competencia comunitario, ni el
Derecho de los Estados miembros en materia de
responsabilidad penal, competencia desleal y fusiones ni de
las disposiciones del Convenio de Múnich en la medida en
que no estén comprendidas en el presente Reglamento”.
Tal como se puede extraer de la lectura de esta norma, la patente
comunitaria estará regida por el propio Reglamento y por los
principios generales del Derecho de la Unión Europea, de suerte
que las competencias otorgadas a las legislaciones nacionales y el
CPE tendrán un carácter residual.
Por su parte, el artículo 14 de la propuesta de Reglamento establece
que la patente comunitaria como objeto de propiedad se equiparará
a una patente nacional de acuerdo con el lugar en que el solicitante
de la patente tuviere su domicilio o sede en la fecha presentación de
la solicitud de patente europea o en su defecto, donde el solicitante
tuviere un centro de actividad en esa fecha. Podemos mencionar
como ejemplos en los que la patente o la solicitud de patente es
tratada como objeto de propiedad y, por tanto, sujeta a la aplicación
de las leyes nacionales, los trámites de sucesión y las ejecuciones
forzosas.
En cuanto a las invenciones laborales la propuesta de Reglamento
acoge en el artículo 4.2 la misma fórmula adoptada por el CPE, es
decir, la aplicación de la ley del lugar en que el trabajador realice
su actividad principal y, en caso, de no poder establecerse, se
aplicará la del lugar donde se encuentre el establecimiento del
empresario- empleador. Al respecto nos remitimos a las críticas a la
limitación de la autonomía de la voluntad conflictual de las partes
realizadas en el apartado del CPE.
De lo analizado anteriormente se puede concluir que en los cuerpos
normativos examinados que regulan los derechos de propiedad
199
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
industrial no encontramos, salvo en aspectos puntuales como el de
las invenciones laborales, reglas claras y detalladas que sirvan
como guía para determinar la ley aplicable a estos derechos, por lo
tanto, será necesario acudir a otras fuentes del derecho para
determinar el régimen aplicable a este tipo de derechos, tales como
la jurisprudencia y la doctrina.
3.
Elección y determinación de la ley
aplicable en los contratos de transferencia de
tecnología en la Unión Europea: otros
derechos de propiedad industrial e intelectual
a)
La ley aplicable a los derechos
registrales
56. Recordemos que al inicio de esta capitulo habíamos indicado la
aplicación del criterio de la lex loci protectionis en este tipo de
casos. Pues bien, en el ámbito europeo la doctrina alemana,
interpretando el principio del trato nacional contenido en el artículo
2.1 del CUP 287 y el artículo 3 del acuerdo ADPIC 288, defiende la
existencia de un “principio universal” para la determinación de la
ley aplicable, según el cual, los conflictos que se presenten con
relación a los derechos de propiedad industrial estarán sujetos a la
ley del Estado en el que se solicita la protección 289. Esta posición
ha sido acogida por diversos sectores de la doctrina internacional
afirmando que el principio del trato nacional, establecido también
en el artículo 5.2 del Convenio de Berna para la protección de
287
Convenio de la Unión de París, cit. supra.
Acuerdo ADPIC, cit. supra.
289
MATULIONYTĖ, R., “Cross-Border Collective Management and Principle
of Territoriality: Problems and Possible Solutions in the EU”, en The Journal of
World Intellectual Property, vol. XI, 2009, pág. 476.
288
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
obras artísticas y literarias 290 constituye el fundamento jurídico
para la aplicación del criterio de la lex loci protectionis, que en
todos los casos en que sea aplicable desplazará o condicionará al
Derecho internacional privado de producción interna 291.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que la aplicación de otros
criterios para establecer la ley aplicable, tales como el del lugar de
residencia habitual de una de las partes podría conducir a la
violación del principio del trato nacional, toda vez que en la
mayoría de los casos el domicilio de las partes coincide con su
nacionalidad, produciendo de este modo un tratamiento dispar entre
nacionales y extranjeros, que es precisamente el tipo de situaciones
que persiguen evitar la normas señaladas previamente y
específicamente el artículo 2.2 del CUP 292.
290
Convenio de Berna para la protección de obras artísticas y literarias del 9 de
septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en
Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de
1914. Instrumento de ratificación en España de 2 de julio de 1974. BOE, núm. 81
de 4 de abril de 1974 y núm. 260 de 30 de octubre de 1974 y modificado en 1979
(BOE de 5 de diciembre de 1984), disponible en: http://www.uaipit.com (sección
de legislación).
291
VIRGÓS SORIANO, M., “Artículo 10 apartado 4” en ABALADEJO A. y
DÍAZ ALABART, S. (dirs.), Comentarios al Código Civil y compilaciones
forales, op. cit., pág. 602. Los detractores de esta posición sostienen que la
obligación impuesta por el principio del trato nacional se satisface con la
aplicación de la misma norma de conflicto para nacionales y extranjeros y, por
tanto, estamos en presencia de un precepto cuyo fin es evitar la discriminación en
el tratamiento de nacionales y extranjeros y no la asignación de la ley aplicable a
una controversia.
292
DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “La lex loci protectionis tras el Reglamento
Roma II”, op. cit., pág. 379. El artículo 2.1 del CUP establece que ninguna
condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se
reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar
de alguno de los derechos de propiedad industrial.
201
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
57. Existen, sin embargo, situaciones en las que no siempre es claro
cuándo debe aplicarse este criterio. Valiéndonos del siguiente
ejemplo estudiaremos la contraposición de intereses que puede
surgir entre las partes a la hora de aplicar, bien sea el estatuto
contractual o bien la ley rectora del derecho de propiedad industrial
involucrado en el contrato.
Supuesto fáctico a analizar:
La sociedad española “Centro de Investigación
Biológica” celebra un contrato de licencia de patente
en la ciudad de Madrid con la compañía “Advance
Biomedical Industries”, con domicilio en la ciudad
de Liverpool - Inglaterra, por medio del cual la
sociedad inglesa otorga la autorización de uso de un
dispositivo dirigido a la regulación del flujo
sanguíneo en humanos, el cual se encuentra
protegido por una patente europea con validez en el
Reino Unido, Alemania, Francia y España 293. En el
texto del contrato las partes acuerdan que cualquier
controversia surgida en el desarrollo del
cumplimiento de las obligaciones de las partes estará
regida por el ordenamiento del Reino Unido.
Pasados unos meses desde la firma del contrato, la
sociedad española se percata que la patente objeto
del contrato carece de actividad inventiva, razón por
la cual decide instaurar una acción de nulidad de la
patente europea ante los tribunales españoles con
base, en entre otras, en la falta de actividad inventiva
y en la pérdida del derecho de prioridad de acuerdo
con el siguiente argumento: la solicitud inicial
presentada en Estados Unidos es realizada por tres
293
Este caso está inspirado en el asunto Edwards Lifesciences Ag. v. Cook
Biotech Incorporated, Royal Court of Justice of England and Wales de 12 de
junio de 2009.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
inventores de los cuales solo uno ostentaba la
calidad de empleado de la sociedad Advance
Biomedical Industries, sin embargo, la solicitud de
patente a través del sistema PCT es realizada a
nombre de dicha sociedad aportando solo un
documento en el que consta la declaración de
transferencia de derechos a su nombre sin que conste
la transferencia de derechos de los otros dos
inventores, razón por la cual, a juicio del
demandante, la prioridad se ha perdido y en el
entretanto, debido a diferentes documentos
publicados se pierde también la novedad y por ende
no se cumplen los requisitos de patentabilidad
exigidos para la concesión del derecho. En la
contestación de la demanda, la sociedad Advance
Biomedical Industries alega que de acuerdo con la
legislación inglesa, que fue la elegida por las partes,
la sección 7 del UK Patent Act dispone que la
solicitud de patente puede ser realizada 294 por
cualquier persona, sin embargo, la concesión se
otorgará a los inventores o sus sucesores en título,
requisito que se cumplió, puesto que antes de la
concesión se aportaron los faltantes documentos
relativos a las transferencias de derechos y, por
tanto, la invocación del derecho de propiedad es
totalmente válido.
Tal como podemos observar, en este caso, la sociedad británica
estará interesada en que la ley aplicable al caso concreto sea la
inglesa y de esta forma, salvar el gran obstáculo que supondría la
pérdida de la fecha de prioridad, que llevaría a la destrucción del
294
Sección 7 de la Ley de patentes del Reino Unido: “Any person may make an
application for a patent either alone or jointly with another”, disponible en:
http://www.uaipit.com, sección de legislación (última consulta 05/05/2012).
203
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
requisito de la novedad y a la postre a la nulidad de la patente.
Veamos entonces, de acuerdo con el método que hemos utilizado,
cómo se resolvería este caso a la luz del Derecho europeo.
58. En primer lugar, debemos determinar la naturaleza de la
controversia. Recordemos que de acuerdo con los principios CLIP,
la lex loci protectionis se aplicará a la existencia, validez, alcance y
duración de los derechos de propiedad industrial, sin embargo, es
necesario acudir a las normas que establecen la aplicación de este
criterio.
En España el artículo 10.4 del Código Civil ha sido
tradicionalmente la norma de conflicto básica en esta materia. De
acuerdo con este artículo “Los derechos de propiedad intelectual e
industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con
la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los tratados y
convenios internacionales de los que España sea parte”. Esta norma
establece el criterio de la lex loci protectionis proyectado en dos
aspectos diferentes 295:
El primero de ellos se refiere a los aspectos reales de esta clase de
derechos, es decir el nacimiento, modificación, transmisión,
contenido, duración, efectos, titularidad y extinción, mientras el
295
CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho
Internacional Privado, op. cit., pág. 676. Una de las mayores dificultades que
presentaba el artículo 10.4 del Código Civil era la discusión acerca de su
unilateralidad y las interpretaciones para darle un carácter bilateral ya que
señalaba que se aplicaría la ley española en los casos en que se vulnerara el
derecho en territorio español, pero dejaba abiertos a la interpretación los casos en
los cuales se vulnerara el derecho en territorio extranjero. Con el Reglamento
Roma II esta incertidumbre se subsana, debido a que la redacción del artículo 8
permite la aplicación de la ley del lugar en el cual se solicita la protección. Sobre
la discusión de la unilateralidad del artículo 10.4, GUARDANS CAMBÓ, I.
“Contratos de transferencia de tecnología” op. cit., págs. 1623- 1624; VIRGÓS
SORIANO, M., “Artículo 10 apartado 4”, op. cit., pág. 910-912; SABIDO
RODRÍGUEZ, M. “Capítulo XIX Contratos internacionales de transferencia de
tecnología”, op. cit., pág. 604.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
segundo comprende los aspectos relativos a la responsabilidad
extracontractual derivada de la infracción de los derechos.
Precisamente en este punto es donde se debe tener en cuenta el
artículo 8 del RRII 296 que establece el criterio de la lex loci
protectionis 297 y desplaza las normas internas de los países
miembros 298.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa existe un conflicto de
intereses en el que una de las partes pretende aplicar la ley
acordada para regir el contrato a una controversia que involucra
elementos intrínsecos del derecho de exclusiva. En este sentido, tal
como habíamos mencionado anteriormente, es indispensable tener
en cuenta el carácter absoluto e inderogable que posee el criterio de
la lex loci protectionis, cuya aplicación se superpone a la
autonomía conflictual de las partes.
296
Vid. Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones
extracontractuales (Roma II), DOUE núm. L 199/40 del 31 de julio de 2007,
disponible en: http://www.uaipit.com (sección de legislación). El artículo 8
establece: “Infracción de los derechos de propiedad intelectual. 1. La ley
aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un
derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama
la protección. 2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una
infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter
unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la
infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento
comunitario. 3. La ley aplicable con arreglo al presente artículo no podrá
excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud del artículo 14”.
297
ESTEVE GONZÁLEZ, L., Aspectos internacionales de las infracciones de
derechos de autor en internet, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de
publicaciones (última consulta 05/05/2012).
298
PALAO MORENO, G., “La protección de los derechos de propiedad
intelectual en Europa: el artículo 8 del Reglamento Roma II”, en Revista Jurídica
del Deporte y Espectáculo, 2008, págs. 557-571.
205
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
La restricción a la autonomía de la voluntad señalada anteriormente
encuentra su fundamento en la naturaleza misma de los derechos de
propiedad industrial, en donde los fines perseguidos por el Estado
poseen un carácter superior. Esto conduce a que al estar en
presencia de contratos internacionales que involucran derechos de
propiedad industrial, la autonomía conflictual solo puede ser
ejercida por las partes en cuanto a aspectos relacionados con el
estatuto contractual 299.
60. En conclusión, el criterio de la lex loci protectionis continúa
siendo de aplicación en España, tanto en lo que toca a los derechos,
tales como constitución, extinción etc., cuanto en lo referente a las
obligaciones no contractuales derivadas de una infracción; la
diferencia radica en que en el primer caso, el criterio se aplicará, en
virtud del artículo 10.4 del Código Civil mientras en el segundo lo
hará en concordancia con el artículo 8 del RRII 300.
En este orden de ideas, para nuestro caso planteado será necesario
aplicar el criterio de la lex loci protectionis, en virtud del artículo
10.4 del Código Civil, dándonos como resultado la aplicación de la
ley del lugar para el que se solicite la protección, es decir el
ordenamiento español y no el inglés.
299
Una excepción a este principio lo encontramos en la Ley de Derecho
internacional privado suiza en cuyo artículo 110.2 se autoriza a las partes
involucradas en un proceso por infracción de derechos de propiedad industrial e
intelectual a acordar después de la comisión del hecho infractor la aplicación de
la ley del foro, es decir, de la ley suiza. “En ce qui concerne les prétentions
consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après
l’événement dommageable, de l’application du droit du for”. Código Federal
Suizo de Derecho Internacional Privado, cit. supra, disponible en:
http://www.uaipit.com, sección de legislación (última consulta 05/05/2012).
300
CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho
Internacional Privado, vol. II, op. cit., págs. 931-932. En el mismo sentido DE
MIGUEL ASENSIO, P. A., “La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma
II”, op. cit., pág. 385.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
b)
La ley aplicable a los derechos
extraregistrales
61. Una vez estudiado el caso anterior en el que se involucraba en
el contrato un derecho de carácter registral como la patente de
invención, consideramos pertinente ocuparnos de analizar una
situación en la que el objeto del contrato lo constituya un derecho
extraregistral como un know how. Así, en la actualidad una gran
parte del volumen de transferencia de tecnología que se realiza en
el mundo involucra elementos protegidos por la figura del secreto
empresarial, know how o trade secret 301. Tal como hemos
sostenido en repetidas ocasiones, la protección de intangibles por
vía del sistema del know how implica ventajas sobre otros derechos
registrales como las patentes de invención sobre todo en su
duración, puesto que la duración del derecho estará ligada al
carácter reservado de la información que se protege. No obstante,
debido a su ausencia de vínculo territorial, los conocimientos
protegidos por la figura del know how presentan peculiaridades que
deben ser observadas con sumo cuidado.
En efecto, contrario a los derechos de propiedad industrial en
donde el principio de territorialidad rige su existencia, el know how
depende meramente de los elementos fácticos que determinan su
creación. Esta situación conduce a que las consideraciones
utilizadas para la establecer la ley aplicable a otro tipo de
intangibles sean insuficientes o inadecuadas. A continuación
exponemos un caso que nos ayudará a examinar con mayor
claridad este complejo tema.
Supuesto fáctico a analizar:
301
SMITH, G. V. y PARR, R. L., Valuation of intellectual property and
intangible assets, Nueva York, J. Wiley & Sons, 2000, pág. 27.
207
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
La sociedad francesa “Oiseau Rouge”, dedicada al
campo de la investigación biomédica, celebra un
contrato de licencia de know how en la ciudad de
París con la empresa española “Farmacéuticos
Asociados”, por medio del cual se comunica y se
autoriza el uso de un conocimiento secreto
consistente en la mejor forma de preparación de un
producto utilizado para el tratamiento de
afecciones cardiacas. El término de duración del
acuerdo será de 10 años contados desde la firma
del contrato. Se establece que cualquier diferencia
surgida con ocasión del desarrollo del mismo será
solucionada de acuerdo con las leyes francesas.
Al cabo de tres años desde el perfeccionamiento
del contrato, la sociedad francesa se percata de una
solicitud de patente europea a nombre de
farmacéuticos asociados S.A. en la cual se
incorporan elementos protegidos por el know how
objeto del contrato firmado por las partes. En
consecuencia la sociedad “Oiseau Rouge” decide,
además de oponerse a la solicitud de patente,
acudir a los tribunales españoles con el fin de
obtener la resolución contractual y la
indemnización económica por la revelación parcial
del know how de su propiedad.
De acuerdo con el planteamiento del caso, la controversia se
origina por la solicitud por parte de la sociedad española de una
patente ante la EPO que contiene elementos pertenecientes al know
how, objeto del contrato de licencia con la empresa francesa.
Debido a la naturaleza secreta que ostenta el know how,
contrapuesta al sistema de publicidad de la patente de invención,
estamos en presencia de una revelación del secreto y, por
consiguiente, dependiendo de la extensión de tal revelación, de la
extinción misma del derecho. En consecuencia, al estar afectándose
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
uno de los aspectos intrínsecos del know how estaremos frente a
una controversia en la cual, en principio, será necesario aplicar el
criterio de la lex loci protectionis.
De acuerdo con lo hasta aquí analizado, con el criterio de la lex loci
protectionis se aplica la ley del país para el cual se busca obtener la
protección 302, por lo tanto, en el caso de los derechos registrales
como las patentes, los diseños industriales o las marcas es
relativamente sencillo llevar a cabo la determinación de este país,
gracias al principio de territorialidad que gobierna este tipo de
intangibles, pero en el ámbito de derechos con carácter
extraregistral no es posible realizar esta calificación basándose en
los mismos criterios.
Una de las diferencias más significativas derivada de la ausencia de
formalidades registrales del know how radica en la diferencia de su
legislación protectora. En efecto, en la mayoría de países que
reconocen la protección de los secretos empresariales, son las
normas de competencia desleal 303 las encargadas de reprimir las
conductas relativas a la divulgación de la información con carácter
secreto, aún cuando esta haya sido adquirida o conocida a través de
302
Sobre la ley aplicable a los contratos de know how, SOLTYSINSKI, S.,
“Choice of Forum in transnational transfer of technology transactions”, en
Recueil des Cours, 1986, tomo 196, pág. 329. El autor sostiene que, a pesar del
carácter extraregistral del know how, es posible otorgar el mismo tratamiento a
los contratos de know how que a los contratos de licencia de patente, en el
sentido aplicar a los aspectos intrínsecos del intangible la ley del lugar en el que
se solicita la protección.
303
Al respecto podemos mencionar dos excepciones en el Derecho
angloamericano. La primera, los Estados Unidos, en donde casi en todos los
Estados existen leyes específicas de protección de los secretos empresariales y,
la segunda es el Reino Unido, que protege la información confidencial por dos
vías: the law of equity y the law of contracts. En este sentido, ANDERSON, M.,
Technology Transfer. Law Practice and Precedents, op. cit., pág. 606.
209
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
un contrato entre las partes 304. Fruto de las negociaciones de la
Ronda de Uruguay y pese a la férrea oposición mostrada en un
principio por los países en vía de desarrollo, en el artículo 39 305 del
texto final de ADPIC 306 se incluyó el know how (información no
divulgada) como una categoría de los derechos de propiedad
industrial e intelectual vinculándolo a los actos de competencia
desleal y, por tanto, al artículo 10 bis del CUP 307.
Esta diferencia en el método de protección respecto de los derechos
de propiedad industrial encuentra su origen en la naturaleza fáctica
del know how, contraria al carácter de monopolio estatal de
aquellos y tiene como efecto que su localización espacial resulta
extremadamente complicada.
En virtud de las especiales características señaladas anteriormente,
algunos autores han formulado propuestas alternativas para la
determinación de la ley aplicable a los contratos en los que se
involucran bienes intangibles protegidos por la figura del know
how, tales como la aplicación de la ley del lugar de residencia del
304
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 diciembre de 2006, R.
J. 574/2006, en aplicación del artículo 13.1 de la Ley de competencia desleal
3/1991, de 10 de enero de 1991: “Se considera desleal la divulgación o
explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier
otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso
legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de
alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14”.
305
Es necesario recordar que el apartado 2 del artículo 39 de ADPIC establece
los requisitos para la existencia de un know how o secreto empresarial. El
primero de ellos consiste en que la información sea secreta en el sentido que no
sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes,
generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los
círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión. En
segundo lugar, esta debe tener un valor comercial por ser secreta y finalmente, se
requiere que se hayan tomado medidas razonables, en las circunstancias, para
mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.
306
Acuerdo ADPIC, cit. supra.
307
FONT SEGURA, A., La protección internacional del secreto empresarial,
Madrid, Eurolex, 1999, pág. 105.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
titular del derecho 308. Otros autores sin embargo, encontrando
fundamento en la naturaleza concurrencial de las normas de
protección del know how, aplican la ley del lugar principal en que
se centra la actividad que supone el uso indebido del secreto
empresarial 309. A este respecto, si la revelación del secreto no
atenta contra el mercado en general, sino solamente al titular del
derecho, o a él especialmente, a la responsabilidad extracontractual
derivada de dicha violación puede aplicarse el artículo 4 del RRII,
es decir, la ley de residencia habitual de las partes, en su defecto la
lex loci delicti commisi, o la cláusula de escape, en los casos en que
la situación presente vínculos más estrechos con un país diferente a
los anteriores 310.
62. Realizado el anterior análisis corresponde ahora ocuparnos de
la resolución del caso planteado. El primer paso para ello es
determinar la naturaleza de la controversia. Conforme al
planteamiento del caso, el origen de la controversia se encuentra en
la revelación de la información confidencial protegida por le know
how, es decir, estamos hablando de un acto que potencialmente
puede llevar a la destrucción del requisito de la confidencialidad y
con ello a la desaparición del derecho. Nos encontramos entonces
en presencia de un aspecto intrínseco del derecho y, por tanto,
debemos acudir al criterio del país para el cual se solicita la
protección.
El segundo paso para la resolución de este caso consistirá en la
determinación del país de protección del know how. En
concordancia con lo sostenido anteriormente, debido a la ausencia
308
FAWCETT, J. y TORREMANS, P., Intellectual Property and Private
International Law, op. cit., pág. 569.
309
FONT SEGURA, A., La protección internacional del secreto empresarial,
op. cit., pág. 325.
310
CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho
Internacional Privado, vol. II, op. cit., págs. 933-34.
211
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
del principio de territorialidad es necesario tener en cuenta factores
diferentes al del lugar de registro del derecho, toda vez que estamos
en presencia de un derecho de carácter extraregistral.
En definitiva, respecto a la posición según la cual es de aplicación
la ley del lugar en que se centra la actividad que supone el uso
indebido del secreto empresarial, a nuestro juicio, ésta ley sería
aplicable en los casos en que dicha actividad se concentre en un
único territorio, sin embargo, tratándose de actividades
plurilocalizadas las dificultades para el titular se multiplican. En
este sentido, estamos de acuerdo con la posición según la cual, por
tratarse de informaciones confidenciales cuya protección es de
carácter fáctico, será aplicable la ley de la residencia del titular de
la misma en consideración a uno de los fines perseguidos por el
Derecho de la propiedad industrial que es el incentivo a la
innovación, por lo tanto, que para el caso que nos ocupa es la ley
francesa. Somos conscientes de que el método propuesto no es un
método infalible, o exento de críticas, pero creemos que esta será la
mejor manera de ligar la figura del know how con un territorio
específico 311.
4.
Elección y determinación de la ley
aplicable a los contratos de transferencia de
tecnología en la Unión Europea: relaciones
contractuales
63. Habiendo estudiado la determinación de la ley aplicable a los
derechos de propiedad industrial e intelectual, corresponde ahora
examinar lo concerniente al Derecho aplicable a las relaciones
311
Aunque somos conscientes de que esta postura puede ser aplicada por quienes
sostienen que el fundamento del criterio de la lex loci protectionis se encuentra
en el principio del trato nacional, desde nuestro punto de vista dicho criterio no
se deriva de este principio, puesto que el fin de este es la aplicación de las
mismas normas a nacionales y extranjeros y no el de asignar normas de conflicto
a situaciones específicas.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
contractuales, para lo cual es imprescindible referirnos
funcionamiento del RRI y a varios aspectos que consideramos
gran relevancia para esta investigación, sin pretender realizar
estudio exhaustivo del mismo, por escapar este a los objetivos
este trabajo de tesis doctoral.
al
de
un
de
El RRI 312, en vigor desde diciembre de 2009, ha recogido el texto
del CR elevándolo al rango de Reglamento y aprovechando esta
transformación para introducir algunos cambios de relevancia
manifiesta en el tratamiento de la ley aplicable a los contratos
internacionales.
El primer aspecto que queremos subrayar es la aplicación universal
que, al igual que acontecía con el CR, presenta el RRI 313. Esta
característica implica que el Reglamento se aplica con
independencia de, por una parte, factores como la residencia,
domicilio o nacionalidad de las partes y, de cualquier otra
circunstancia, como el lugar de ejecución del contrato o celebración
del mismo y, por otra, de la ley que designe el propio RRI como
reguladora del contrato, es decir, el Reglamento será aplicable
aunque la ley resultante de su aplicación sea un ordenamiento
perteneciente a un país que no sea miembro de la UE 314. Un efecto
del carácter universal del Reglamento es el desplazamiento de la
normativa interna de los Estados miembros en cuanto a los
contratos contemplados en su ámbito de aplicación y firmados
después de su entrada en vigor 315.
312
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
Ibid. artículo 2.
314
En este sentido CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los
contratos internacionales: El Reglamento Roma I, Madrid, Colex, 2009, pág. 66.
315
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 260.
313
213
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Otro aspecto a destacar es el ámbito de aplicación del Reglamento
a supuestos no europeos. En efecto, se debe tener en cuenta que el
RRI 316 es aplicable en tanto los tribunales de un país miembro
conozcan de controversias que tengan un origen contractual. No
han faltado críticas a esta interpretación alegando que la UE podría
no tener competencia para elaborar normas de conflicto que
determinen como ley aplicable a un contrato internacional un
ordenamiento que no afecte al mercado interior, sin embargo, estas
críticas carecen de fundamento teniendo en cuenta que es posible
que sujetos de terceros países vinculados por un contrato que no
presente vínculos con la UE puedan litigar una controversia
derivada del mismo ante autoridades judiciales de un país miembro,
afectando de esta manera el “correcto funcionamiento del mercado
interior 317.
A manera de ejemplo, pensemos en una empresa mexicana y una
estadounidense que se ven envueltos en una controversia producto
de un contrato de franquicia industrial y debido a que la última
posee cuantiosos bienes en Alemania, acuden a los tribunales de
ese país. En sentido estricto, el caso no tiene vínculo alguno con el
mercado interior, pero si existiesen unas normas de conflicto
diferentes en cada país miembro, esta situación favorecería el
denominado forum shoping afectando negativamente los principios
de libre circulación de personas y demás libertades de circulación
comunitarias 318. En este sentido, la UE está facultada para
intervenir en asuntos que, aunque en principio no presente ningún
tipo de conexión con el ámbito comunitario, puedan ocasionar
distorsiones en el mercado interior.
65. Finalmente, a los efectos de esta investigación es importante
destacar que el RRI no contiene normas materiales que afecten los
316
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos
internacionales: El Reglamento Roma, op. cit., pág. 67.
318
Ibid. pág. 68
317
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
contratos internacionales, sino normas que únicamente están
destinadas a determinar el Derecho estatal aplicable a las
obligaciones contractuales internacionales lo que va a tener una
repercusión en la práctica negocial internacional y en particular en
los procesos internacionales de transferencia de tecnología como a
continuación veremos.
a)
La autonomía conflictual en el
Reglamento 593/2008, Roma I
66. Al iniciar el estudio de la ley aplicable a las relaciones
contractuales es necesario empezar por resaltar el reconocimiento
prioritario que se hace a la voluntad de los contratantes. En efecto,
ya el artículo 3 del CR otorgaba a las partes la facultad de elegir el
ordenamiento rector de su contrato de forma expresa o tácita. Esta
misma facultad se conserva en el artículo 3 del actual RRI 319 como
una forma prioritaria de reconocer la autonomía de las partes para
definir la regulación estatal que regirá su relación contractual.
El principio de la autonomía conflictual según el cual las partes de
un contrato son libres de estipular qué Derecho gobernará su
transacción es parte integrante de la esencia misma del
Reglamento. Tal como afirma R. J. WEINTRAUB 320, este
principio “es quizás la regla de Derecho internacional privado más
ampliamente aceptada de nuestro tiempo” y se encuentra así
expresada en el considerando 11 del Reglamento al afirmar:
319
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable
a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, en Anales de la
Academia Matritense del Notariado, tomo 49, 2009, pág. 58.
320
215
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
“La libertad de las partes de elegir la ley aplicable debe
constituir una de las claves del sistema de normas de
conflicto de leyes en materia de obligaciones contractuales”.
Cabe recordar que en el ámbito del comercio internacional la
autonomía de la voluntad se presenta como la garante de las
exigencias de seguridad jurídica, de certeza en el resultado y de
previsibilidad 321. Así, el artículo 3.1 del RRI se pronuncia en
concordancia proclamando la autoridad de la autonomía de la
voluntad conflictual de las partes para elegir la ley que más les
convenga, al sostener:
“El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta
elección deberá manifestarse expresamente o resultar de
manera inequívoca de los términos del contrato o de las
circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán
designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una
parte del contrato”.
Es de resaltar que en el RRI lo único que se exige es que la
voluntad sea clara, es decir, que la elección de las partes carezca de
ambigüedad, por tanto, se reconoce no solamente la voluntad
expresa sino la tácita de los contratantes 322. En efecto, el primer
apartado del artículo 3 del RRI 323 establece que la elección de las
partes puede “resultar de manera inequívoca de los términos del
contrato o de las circunstancias del caso”. Sin embargo, la
identificación de la voluntad de las partes no es tarea sencilla, toda
321
En este sentido VIRGÓS SORIANO, M., Lugar de celebración y de
ejecución en la contratación internacional, Madrid, Tecnos, 1989, pág. 33;
BUCKLEY F. H., The fall and rise of freedom of contract, Durham, Duke
University press, 1999 pág. 61; y FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Lex Mercatoria
y autonomía conflictual en la contratación transnacional”, cit. supra, pág. 35.
322
TORREMANS, P., “Licences and assignments of intellectual property rights
under the Rome I Regulation”, en Journal of Private International Law, vol. 4,
2008, pág. 401.
323
Ibidem.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
vez que el tribunal debe establecer claramente que ella se deriva del
contenido del contrato o de las circunstancias que rodean la
relación contractual. Por ello, a continuación mencionamos algunos
ejemplos de casos en los cuales es posible identificar la elección
tácita de las partes con cierto grado de certeza. El primero de ellos
lo constituyen los contratos standard que son regulados por una ley
específica. Un ejemplo de estos contratos lo encontramos en las
pólizas Lloyd’s de seguros marítimos que están reguladas por las
leyes inglesas 324. El segundo ejemplo lo encontramos cuando ha
habido un curso de negociaciones previas entre las partes que
involucran una elección de ley aplicable. Este sería el caso de un
contrato de master franchising con base en el cual son concedidas
posteriores franquicias. Un tercer ejemplo es la elección del foro.
En el derecho inglés, siempre ha estado presente la tendencia de
asumir que la elección del tribunal competente determinará la ley
aplicable al contrato. En este caso también se aplicaría la misma
fórmula para las cláusulas que otorguen competencia a tribunales
arbitrales de un país específico. Por último encontramos el ejemplo
en donde en algún apartado del contenido del contrato se hace
referencia a alguna disposición de un sistema legal específico 325.
67. Con el fin de estudiar de una manera práctica la forma en que
se abordaría una controversia de tipo contractual en la que no se
contenga de forma expresa la ley aplicable al contrato, tomaremos
como ejemplo el desarrollo de un contrato de franquicia que sirve
324
Sobre este tema es de extremada importancia la Sentencia de la House of
Lords, 1984, AC 50, Amin Rasheed Shipping Corporation v, Kuwait Insurance
Co., en donde después de dos interpretaciones de tribunales de menor instancia,
decide que a pesar de no existir una cláusula de ley aplicable en la póliza se
aplicaría la ley inglesa.
325
Sentencia de la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales, 380 (Q.B.), Egon
Oldendorff v. Liberia Corp. 1996, 1 Lloyd’s Rep., disponible en:
http://www.bailii.org/.
217
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
como marco para el otorgamiento de licencias sobre conocimientos
tecnológicos.
Supuesto fáctico a analizar:
La empresa “Deutschland Health Ltd.”, domiciliada en
la ciudad de Bremen, Alemania, líder en el campo de la
cosmética, con el fin de expandir sus horizontes
comerciales ha celebrado un contrato de distribución
con la compañía Brasileña “Do Santos y Perea Ltda.”,
domiciliada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con el fin
de llevar a cabo las labores de comercialización de sus
productos en el mercado brasileño. Dentro del
contenido de dicho acuerdo se estipula que la
jurisdicción competente y la legislación aplicable será
la alemana. Debido al éxito de la relación comercial las
sociedades deciden celebrar un contrato de franquicia
en virtud del cual, a cambio de un precio de entrada y
un pago anual equivalente al 20% de las utilidades
netas anuales de esta última, la empresa alemana se
compromete a: 1) entregar el manual de negocios de la
empresa, 2) otorgar una licencia de uso de diez marcas
registradas en Brasil a su nombre, 3) otorgar la licencia
de cinco patentes de invención registradas en Brasil y,
finalmente, 4) comunicar y autorizar el uso de un know
how relacionado con la disposición de los equipos
dedicados al procedimiento de fabricación de los
productos protegidos por la patentes con el fin de
obtener un mejoramiento de la eficiencia los mismos.
El nuevo contrato de franquicia celebrado, contrario al
anterior de distribución, carece de una cláusula en la
cual se estipule la ley aplicable al mismo. Después de
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
transcurridos cinco años de vigencia del contrato de
franquicia, tres de las patentes licenciadas son objeto de
un procedimiento de nulidad llevado a cabo por una
empresa competidora dando como resultado la
anulación de las mismas. Bajo esta nueva circunstancia
la compañía “Do Santos y Perea Ltda.” decide dar por
terminado el contrato de forma unilateral y acudir ante
los tribunales alemanes solicitando se declare el
incumplimiento del contrato por parte de la empresa
alemana y la indemnización por los perjuicios
causados.
Al igual que en los casos anteriores, el primer paso para el
desarrollo del análisis de este tipo de casos es determinar si
estamos en presencia de una controversia que involucre los
aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e
intelectual o si por el contrario estamos frente a una disputa de
carácter contractual. Para llevar a cabo esta tarea es necesario
establecer no solo el origen del conflicto sino el fin perseguido por
el accionante.
De acuerdo con el planteamiento del caso, aunque nos encontramos
con que el origen de la controversia está relacionado con la
declaración de nulidad de algunas de las patentes objeto del
contrato, es preciso tener en cuenta que el fin perseguido por el
accionante no es obtener una declaración relativa a la existencia de
las mismas, toda vez que este tema ya fue abordado por el tribunal
que conoció el caso de la nulidad. Por el contrario, el objeto del
proceso es la declaración de incumplimiento del contrato y su
correspondiente indemnización con fundamento en el
incumplimiento de la obligación de licenciar unas patentes que,
debido a la declaración de nulidad, han dejado de existir, situación
que sería el verdadero origen de la controversia.
219
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
En consecuencia, la disputa estudiada tendrá un carácter
contractual, por tanto, el criterio de la lex loci protectionis no será
de aplicación. Será necesario entonces acudir a lo dispuesto en la
lex contractus, es decir la ley establecida por las partes para regir el
contrato.
68. Habiendo establecido la naturaleza de la controversia y al no
estar en el contenido del contrato estudiado una cláusula que
designa la ley aplicable al mismo, es necesario determinar, desde la
perspectiva del foro, el ordenamiento que debe gobernar la relación
entre las partes.
En la situación planteada se sostiene que en el texto del contrato de
franquicia no se estipula una cláusula de ley aplicable, pero antes
de dar por sentada la inexistencia de voluntad de las partes será
necesario acudir al artículo 3 del RRI 326 que permite que la
intención de las partes sea demostrada a través de los términos del
propio contrato o de las circunstancias que rodean la situación.
Para el caso que nos ocupa, antes de la aplicación de las normas
dirigidas a la determinación del Derecho aplicable en defecto de
elección de las partes, es necesario establecer si es posible
determinar la voluntad de los contratantes derivada de las
circunstancias que rodean la relación contractual 327. En efecto, en
el planteamiento del caso se dijo que el contrato de franquicia tiene
como origen un contrato de distribución anterior celebrado por las
partes. En el texto del mencionado contrato se establecía que la ley
326
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
Sobre la elección implícita de la ley del contrato CALVO CARAVACA, A.
L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales: cuestiones escogidas” en Cuadernos de derecho transnacional,
vol. 1 núm. 2, 2009, págs. 52-133; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley
aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., págs.
126-132; y BONOMI, A., “The Rome I Regulation on the law applicable to
contractual obligations. Some general remarks”, en Yearbook of Private
International Law, vol. X, 2008, pág. 171.
327
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
aplicable al contrato sería la ley alemana, de suerte que, a nuestro
modo de ver, al haber identidad de partes y teniendo en cuenta que
el contrato materia de discusión tuvo como antecedente aquel
contrato de distribución, es posible establecer que razonablemente
la intención de los intervinientes en el nuevo contrato de franquicia
es la de aplicar las leyes de Alemania.
Esta solución no estará exenta de polémica, toda vez que la
elección implícita de la ley del contrato es uno de los temas que
más discusiones doctrinales ha generado. Aunque uno de los
requisitos del artículo 3 del RRI consiste en que la elección resulte
inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del
caso, el propósito que el legislador comunitario tuvo al establecer
esta exigencia fue evitar que la determinación de la ley aplicable
sorprenda a las partes al no poder estas prever la aplicación de tal
ordenamiento 328. En el caso que nos ocupa, consideramos que al
constituir el contrato de franquicia un mero desarrollo de una
relación jurídico- negocial anterior, las partes podrán prever que la
elección realizada para el contrato de distribución continuará
siendo de aplicación para la nueva modalidad contractual.
69. Una vez determinada la ley que será aplicable al contrato será
necesario establecer el alcance de dicho ordenamiento, es decir, los
aspectos en los que la ley elegida por las partes tendrá un carácter
vinculante. A estos efectos, el RRI 329 establece en su artículo 12
que la aplicación la lex contractus comprende cinco aspectos
fundamentales 330:
328
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos
internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., pág. 126.
329
Reglamento (CE) No 593/2008, cit. supra. .
330
Estos aspectos se encuentran consagrados en el artículo 12 del Reglamento
Roma I y en igual sentido se pronuncian los principios CLIP en su artículo
3:506.
221
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
1. Interpretación del texto del contrato.
2. Cumplimiento de las obligaciones a las que las partes se
obligan.
3. Consecuencias del incumplimiento total o parcial de las
mismas.
4. Extinción (caducidad y prescripción).
5. Consecuencias derivadas de la nulidad del contrato.
El artículo 10 apartado 1 del RRI dispone que la existencia misma
del contrato depende de la ley que sería aplicable si éste fuese
válido y en cuanto a su validez y las formalidades que el acuerdo
debe cumplir, el artículo 11 apartado primero dispone que los
requisitos necesarios para otorgar validez al contrato sean los
establecidos por la ley aplicable al fondo del contrato de acuerdo
con el Reglamento o la ley del lugar en el cual se haya celebrado el
contrato (lex loci actus).
Tal como se ha tenido oportunidad de señalar, la franquicia es un
contrato complejo que involucra una serie de prestaciones diversas
dentro del mismo marco contractual. En el caso objeto de estudio
se otorga al franquiciado la autorización de uso de un cúmulo de
bienes intangibles alrededor de los cuales giran las demás
prestaciones estipuladas en el acuerdo. Retomando lo dicho en el
párrafo precedente y partiendo del supuesto que se cumplan los
requisitos de validez dispuestos en la ley alemana, será necesario
que el operador jurídico se pronuncie acerca de los derechos de
propiedad industrial. En este sentido, aunque no está en discusión
la titularidad de las patentes y marcas involucradas en el contrato,
será de especial cuidado el tratamiento que se le dé a los
conocimientos protegidos por know how. Por ello, será necesario
establecer ciertas medidas de protección que aseguren por una parte
la confidencialidad de los conocimientos en manos de la empresa
brasileña y, por la otra, medidas que aseguren que ésta no seguirá
haciendo uso de esta información.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
70. Una vez estudiada la manera en que los contratantes pueden
elegir la ley aplicable a su contrato, es pertinente preguntarse qué
clase de ordenamiento puede ser elegido por las partes, sobre todo
teniendo en cuenta la lex Mercatoria, de gran importancia en los
contratos internacionales. De acuerdo con la opinión mayoritaria, el
CR solo permitía la elección de leyes estatales, excluyendo de esta
forma la posibilidad de elección de la lex mercatoria. En palabras
de L. COLLINS 331 “el artículo 1.1 del CR establece con claridad
que la referencia a la libertad de las partes para elegir la ley que
regirá el contrato es una referencia a la ley de un país. Esta
disposición no permite la elección o aplicación de un sistema de
leyes que no tengan un carácter nacional, tales como la lex
mercatoria o los principios generales del Derecho 332”.
331
COLLINS, L., Dice y, Morris and Collins on the conflict of laws, 14th Ed.,
Londres, Sweet & Maxwell, párrafo 32-081 “Article 1(1) of the Rome
Convention makes it clear that the reference to the parties' choice of “the law” to
govern a contract is a reference to the law of a country. It does not sanction the
choice or application of a non-national system of law, such as the lex mercatoria
or general principles of law”.
332
En la propuesta inicial presentada por la Comisión el artículo 3.2 se
consagraba la posibilidad de las partes de elegir ordenamientos no estatales al
sostener: “las partes podrán también elegir como ley aplicable los principios y
reglas de Derecho sustantivo reconocido internacionalmente o en la
Comunidad”. Esta norma estaba dirigida a la elección de ordenamientos tales
como los principios Unidroit o los principios de Derecho europeo de los
contratos, sin embargo, después de arduas discusiones en las cuales se puso de
manifiesto la dificultad con la que se podría encontrar el operador jurídico al
aplicar ordenamientos carentes de directrices establecidas por un legislador, se
decidió la inadmisión de este tipo de ordenamientos. Otro gran inconveniente
que se expuso fue la dificultad para un juez al decidir si en un caso concreto un
determinado ordenamiento era “reconocido” o no. HEISS, H. “Party autonomy”
en FERRARI, F. y, LEIBLE, F. (Dirs.), Rome I Regulation: The Law Applicable
to Contractual Obligations in Europe, op. cit., pág. 10.
223
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Numerosas decisiones judiciales refrendan esta afirmación, entre
ellas la de la Corte de apelaciones de Inglaterra y Gales 333, en la
cual se analizaba un contrato que estipulaba que la ley aplicable
sería la ley inglesa con sujeción a los principios de la ley islámica.
En este caso, no solo no se admitió la aplicabilidad de dos
ordenamientos jurídicos simultáneos, sino que la Corte consideró
que el único ordenamiento al que se podía considerar, como
estatuto contractual, era el Derecho inglés 334.
En igual sentido se pronunció en el año 2007 la Corte de
apelaciones en el caso Halpern v Halpern en el que se designaba
como aplicable la ley judaica. En esta ocasión la Corte sostuvo que
de acuerdo con el artículo 3.1 del CR solo era posible hacer uso de
la libertad de elección en cuanto esta se dirija a un ordenamiento
estatal 335. En el proyecto de RRI se establecía que los contratantes
podían elegir una ley no estatal, haciendo referencia implícita a los
principios UNIDROIT y claro está, a los Principles of European
Contract Law, pero esta disposición finalmente desapareció del
texto final 336. Con la entrada en vigor del RRI 337 esta cuestión
333
Sentencia de la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales de 28 de enero de
2004, Civ 19, Shamil Bank of Bahrain v. Beximco Pharmaceuticals Ltd.,
disponible en http://www.bailii.org/.
334
En este caso la Corte de apelaciones de Inglaterra y Gales sostuvo: “A choice
of law clause provided that the contract was governed by English law ‘subject to
the principles of the Glorious Sharia. (…) Such ‘basic rules’ are neither referred
to nor identified. Thus the reference to the “principles of Sharia” stands
unqualified as a reference to the body of Sharia law generally. As such, they are
inevitably repugnant to the choice of English law as the law of the contract and
render the clause self-contradictory and therefore meaningless”. SAMBUGARO,
G., “What law to choose for international contracts?” en The Europan legal
forum, núm. 3, 2008, pág. 131.
335
Sentencia de la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales de 23 de abril de
2007, Civ 291, Halpern v Halpern, disponible en: http://www.bailii.org/ (última
consulta 19/05/2012).
336
QUIÑONES ESCÁMEZ, A., “Ley aplicable a los contratos internacionales
en la Propuesta de Reglamento Roma I de 15.12.2005”, en Indret: Revista para
el Análisis del Derecho, núm. 3, 2006, pág.10.
337
Reglamento (CE) No 593/2008, cit. supra.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
queda zanjada. En la redacción del considerando 13 se sostiene que
el Reglamento “no impide a las partes incorporar por referencia a
su contrato un Derecho no estatal o un convenio internacional” 338.
71. En conclusión, de acuerdo con el RRI, las partes deben elegir
una ley estatal que gobernará su relación contractual. Es de
destacar la utilización en el RRI del término “ley” y no “Derecho”,
de acepción más amplia, lo cual conduce a que es indispensable
que la elección recaiga sobre una ley estatal y no sobre un cuerpo
normativo, como los principios UNIDROIT, los ICOTERMS o
cualquier otro que forme parte de la nueva lex mercatoria. En el
caso que las partes deseen utilizar estas disposiciones, tendrán que
hacerlo incorporándolas por referencia dentro del texto del
contrato, sin embargo, tal incorporación tendrá una consideración
de pacto entre las partes, mas no de elección de ley aplicable al
contrato 339.
b)
La ley aplicable en defecto de
elección de los contratantes
72. Aunque la práctica negocial constata que la mayoría de
contratos de licencia y de transferencia de tecnología en general
contienen una cláusula de ley aplicable, un posible escenario dentro
de la contratación internacional lo constituye la situación en la que
las partes no eligen el ordenamiento jurídico que gobernará su
relación contractual. Al respecto, es de observar que en el RRI 340
338
En este punto merece la pena destacar la diferencia existente en entre el
ámbito europeo y el americano, en donde en virtud de la Convención
interamericana, tal como mencionamos en anteriores líneas, es posible que las
partes contratantes designen la lex mercatoria como ordenamiento aplicable a la
relación contractual.
339
CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho
Internacional Privado, vol. II, op. cit., págs. 640-641.
340
QUIÑONES ESCÁMEZ, A., “Ley aplicable a los contratos internacionales
en la Propuesta de Reglamento Roma I de 15.12.2005”, op. cit., pág. 10.
225
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
desaparece del primer apartado el principio establecido en el CR
según el cual en defecto de elección de las partes debía aplicarse la
ley del país que tuviese los vínculos más estrechos con la relación
(artículo 4.1 CR). Esto no quiere decir que este principio no
subsista en el Reglamento, por el contrario, su esencia se encuentra
en la denominada cláusula de escape contenida en el apartado
tercero.
(1) La ley aplicable a los
contratos señalados en el artículo
4.1 del RRI
73. Una de las modificaciones realizadas por el RRI al CR fue la
introducción de una lista de categorías de contratos en el primer
apartado del artículo 4 en la que, a diferencia de la propuesta de
Reglamento de 2005, no se encuentran los contratos de
transferencia de tecnología o los contratos que involucren derechos
de propiedad intelectual. En la mencionada propuesta se incluía en
el apartado primero del artículo 4 una regla específicamente
dirigida a determinar la ley aplicable a los contratos que tuvieran
como objeto derechos de propiedad industrial e intelectual, en la
que se disponía que los contratos cuyo objetivo principal
involucrara un derecho de este tipo estuvieran gobernados por la
ley del lugar de residencia habitual de la persona que realizara la
transferencia o cesión de los derechos. Este texto fue duramente
criticado en la etapa legislativa y producto de esta situación la
delegación de Suecia formuló una propuesta alternativa341,
fundamentada en el principio de la territorialidad. Finalmente la
presidencia alemana después de considerar la dificultad de
encontrar un criterio uniforme para aplicar a la amplísima categoría
de contratos que involucraban este tipo de derechos y la falta de
una mayoría clara a favor de las diferentes propuestas, decidió
suprimir del texto final esta disposición.
341
Documento del Consejo No. 5460/07 del 25 de enero de 2007.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
La redacción final del texto del artículo 4 del Reglamento dispone
que a falta de elección de la ley rectora del acuerdo, el primer paso
consista en llevar a cabo una calificación del mismo. Si esta
operación conduce a que éste pertenece a uno de los ocho tipos
contractuales enumerados en la norma, el Reglamento indicará de
forma “rígida y automática” la ley que regirá el contrato 342.
Dentro de los contratos que se incluyen en el artículo 4
encontramos el contrato de franquicia. Aunque no se especifica el
tipo de franquicia, la franquicia industrial es la que tiene una
especial relevancia en el campo de los contratos de transferencia de
tecnología. En esta categoría el franquiciador transmite al
franquiciado, junto a las marcas y al know how, la autorización de
fabricación de productos (usualmente protegidos por patentes de
invención), así como los procedimientos administrativos de venta y
de gestión en general del negocio343.
75. Para ilustrar lo anterior, a continuación presentamos un caso
hipotético de franquicia industrial con el fin de calificar la
determinación de la ley aplicable a este tipo de contratos.
Supuesto fáctico a analizar:
La empresa italiana Menarini Industie Farmaceutiche
con domicilio en la ciudad de Turín, celebra un
contrato de franquicia industrial con la sociedad
española “Soluciones empresariales S.A.” en virtud
342
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos
internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., pág. 176.
343
CIEZA RENTARÍA, C. y REDONDO MIRALLES, I., “Aproximación al
régimen jurídico y práctico del contrato de franquicia”, en Revista de Derecho
vLex, 2002, pág. 4.
227
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
del cual ésta última, a cambio de un precio de entrada
y una royalties mensuales pactadas de acuerdo con el
nivel de ventas, se compromete a autorizar el uso de
tres patentes europeas y un know how dirigido a
proteger la disposición de los sistemas de producción
en las instalaciones industriales, el uso de una marca
comunitaria y el asesoramiento en la implementación
de la tecnología objeto del contrato.
Dentro del clausulado del contrato se estipula que
cualquier mejora que se logre en los procedimientos
industriales aplicados por parte del franquiciado en el
desarrollo del contrato pertenecerá a la sociedad
franquiciante. Trascurridos unos años desde la
celebración del contrato, se presenta ante la Oficina
italiana de patentes y marcas una solicitud de patente
para proteger un procedimiento dirigido a la
producción de un compuesto químico equiparable al
objeto del contrato de franquicia anterior, razón por la
cual la sociedad “Soluciones empresariales, S.A.”
decide acudir ante los tribunales italianos para
solicitar la declaración de incumplimiento del contrato
y la respectiva indemnización económica.
Tal como se ha realizado anteriormente, el primer paso en el
análisis de este caso es establecer la naturaleza de la controversia
ante la cual nos encontramos. Así, el caso planteado, las
pretensiones del demandante están dirigidas a la obtención de una
indemnización económica producto de un incumplimiento
contractual, de suerte que acudiendo al artículo 12 apartado d) del
RRI 344 la ley aplicable al contrato regirá:
“... dentro de los límites de los poderes conferidos al
tribunal por su Derecho procesal, las consecuencias de un
344
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
incumplimiento total o parcial de estas obligaciones,
incluida la evaluación del daño en la medida en que la
gobiernen normas jurídicas”.
De acuerdo con esta norma y teniendo en cuenta que no está en
disputa la existencia ni ningún otro aspecto intrínseco de los
intangibles objeto del contrato, estaremos en presencia de una
controversia contractual en la cual será de aplicación la lex
contractus.
En este sentido, es preciso determinar la voluntad de las partes en
la elección de la ley aplicable a su relación contractual. En el
planteamiento del caso, no se encuentra mención alguna a la
elección de las partes del ordenamiento rector del contrato, razón
por la cual será necesario acudir al artículo 4 del RRI que se
encarga de la determinación de la ley aplicable al contrato en
defecto de elección de los contratantes.
76. Dentro de la lista de figuras contractuales establecidas en el
artículo 4 se incluyen en el apartado 1e, los contratos de franquicia
al disponer:
“El contrato de franquicia se regirá por la ley del país donde
el franquiciado tenga su residencia habitual”.
La inclusión de esta regla en el apartado 1e) del artículo 4, sumado
a la falta de una disposición especial para contratos cuyo objeto
consista en derechos de propiedad industrial, conduce a la
aplicación de esta norma para todos los contratos de franquicia sin
importar el tipo de franquicias del que se trate 345, resolviendo de
esta manera la discusión presentada bajo el imperio del CR acerca
345
Ibid., pág. 185.
229
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
de cuál de las partes intervinientes en el contrato era la que
desarrollaba la prestación característica 346.
Esta disposición dirigida a ampliar la protección del franquiciado,
que típicamente ha sido visto como la parte débil de la relación,
representa un avance significativo respecto al CR, puesto que con
este era necesaria la difícil tarea de identificar la parte que
ejecutaba la prestación característica 347.
Esta norma es una expresión de uno de los principios orientadores
del RRI dispuesto en el considerando 23 que establece:
“En cuanto a los contratos celebrados con partes
consideradas más débiles, es conveniente protegerlas por
medio de normas de conflicto de leyes más favorables a sus
intereses que las normas generales”.
De acuerdo con lo anterior, la ley aplicable a la situación del caso
plantado será la ley italiana, toda vez que en este país es donde se
encuentra el domicilio de la sociedad franquiciada 348.
346
MAGNUS, U., “The applicable law in the absence of choice” en FERRARI,
F. y LEIBLE, F. (Dirs.), Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual
Obligations in Europe, Munich, Sellier european law, 2009, pág. 41.
347
DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Applicable law in the absence of choice to
contracts relating to intellectual or industrial property rights”, en Yearbook of
Private International Law, vol. X, 2008, pág. 209, págs. 199-220. En el mismo
sentido, NISHITANI, Y. “Contracts concerning intellectual property rights” en
FERRARI, F. y, LEIBLE, F. (Dirs.), Rome I Regulation: The Law Applicable to
Contractual
Obligations
in
Europe,
Stuttgart,
Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft, 2009, pág. 62.
348
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos
internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., pág. 184.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
(2)
La determinación de la ley
aplicable
a
los
contratos
no
comprendidos en el artículo 4.1 del RRI
77. Cabe resaltar que el RRI en su artículo 4.1 asigna la ley
aplicable a los contratos, entre ellos al de franquicia, sin importar si
dentro de sus obligaciones se encuentran prestaciones que
envuelvan derechos de propiedad industrial e intelectual, de suerte
que solo los contratos que tengan como objeto fundamental este
tipo de derechos podrán ser considerados como una categoría
independiente que no está incluida dentro de los ocho contratos
previstos por la norma 349.
Como hemos mencionado anteriormente, los contratos de licencia y
otras formas contractuales que involucran una transferencia de
tecnología suelen tener cláusulas en las que se establece la ley
aplicable a la relación contractual, no obstante, consideramos
importante examinar los casos en que se lleva a cabo una elección
inválida por los contratantes. Con este fin, utilizaremos el marco de
uno de los contratos más complejos que se utiliza para llevar a cabo
procesos de transferencia tecnológica, el contrato de ingeniería.
Supuesto fáctico a analizar:
La sociedad polaca Polska Inzynieria, como resultado
de un contrato de ingeniería consultora (consulting
engineering) es titular de los diseños de construcción
y puesta en funcionamiento de un complejo industrial
para el procesamiento y producción de carbón. Esta
tecnología se encuentra protegida mediante un know
349
NISHITANI, Y., “Contracts concerning intellectual property rights”, op. cit.,
pág. 65.
231
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
how y una patente de procedimiento europea con
validez en Polonia, Alemania y otros cinco países
miembros de la Unión. Para llevar a cabo el proyecto
del complejo industrial la sociedad Polska Inzynieria
realiza un contrato de engineering “producto en
mano” con la empresa alemana Tecan Deutschland
GmbH, en la ciudad de Varsovia, en virtud del cual
esta última se compromete a la construcción y puesta
en funcionamiento del complejo de acuerdo con la
información técnica suministrada por la sociedad
polaca.
Como contraprestación a la actividad constructora, la
sociedad alemana recibiría un precio fijo pactado, más
el derecho de construir y operar en Alemania un
complejo industrial para la extracción de hierro, que
contaría con algunos elementos de la información
técnica protegida por know how, titularidad de la
empresa polaca, a la que, a su vez se debería entregar
el 10 por ciento de los beneficios netos anuales
derivados de la operación del complejo alemán a
título de royalties por un periodo de 5 años.
En el texto del contrato se encuentra una cláusula que
indica que serán aplicables las disposiciones del Libro
Naranja de la International Federation of Consulting
Engineers (FIDIC) 350.Transcurridos 3 años desde la
finalización del complejo ubicado en Alemania la
sociedad Indgynerun na Polcie decide acudir ante los
tribunales alemanes con el fin de obtener una
declaración de incumplimiento en el pago de las
royalties establecidas en el contrato por parte de la
350
International Federation of Consulting Engineers FIDIC, Libro Naranja,
disponible en: http://www.fidic.org/ (última consulta 19/05/2012).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
empresa alemana y la correspondiente indemnización
económica.
De acuerdo con el método que hemos empleado en la resolución de
los casos anteriores, el primer paso a seguir para la determinación
de la ley aplicable al contrato es establecer la naturaleza de la
controversia. En el caso planteado, se puede observar que el origen
de la controversia está relacionado con el cumplimiento defectuoso
del contrato, puesto que una de las prestaciones debidas por la
empresa alemana consistente en el deber del pago de royalties, no
fue cumplida. Esta situación nos ubica en el artículo 12 del RRI 351
que, dentro de los aspectos en los que se aplica la lex contractus,
establece el cumplimiento de las obligaciones a las que las partes se
obligan y las consecuencias del incumplimiento total o parcial de
las mismas.
Una vez confirmado que estamos ante una controversia que versa
sobre un aspecto contractual, como segundo paso debemos
establecer si las partes hicieron uso de su autonomía conflictual
para elegir la ley que regiría el contrato. El ordenamiento elegido
por las partes, según el planteamiento del caso, ha sido las
disposiciones del Libro Naranja de la International Federation of
Consulting Engineers (FIDIC). En este punto es necesario observar
que las partes en uso de su autonomía conflictual han elegido un
ordenamiento no estatal (lex Mercatoria), razón por la cual será
necesario determinar la validez de dicha elección.
Como hemos tenido la ocasión de señalar el RRI privilegia la
libertad que tienen las partes para la elección del ordenamiento que
regirá su relación contractual, pero de igual forma la limita en el
sentido de imponer que la elección que se realice recaiga en un
ordenamiento estatal. Tal como lo sostiene J. CARRASCOSA, la
351
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
233
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
norma que contempla la libertad conflictual impone unos requisitos
encaminados a garantizar que exista un verdadero acuerdo entre las
partes sobre la elección de un ordenamiento estatal aplicable al
contrato en el sentido de exigir que se trate de un auténtico sistema
jurídico de calidad, condición que, al menos en teoría, solo podrán
garantizar los Estados y no las organizaciones privadas 352.
Consecuencia de lo anterior es que la elección de las normas del
Libro Naranja se entenderán incorporadas al cuerpo del contrato
como referencia y serán vinculantes siempre y cuando no
contravengan la ley estatal que rija el contrato, la cual deberá
determinarse conforme a los criterios de elección de ley aplicable
en defecto de elección de las partes establecidos en el RRI 353.
78. La determinación de la ley aplicable al contrato en defecto de
elección de los contratantes ha sido particularmente controvertida
en el ámbito europeo y prueba de ello la encontramos en el
diferente tratamiento que se le ha dado aún entre países cuyo
sistema de Derecho internacional privado está basado en los
mismos principios. El CR, lejos de aportar una solución pacífica a
este respecto, fue objeto de distintas interpretaciones y la falta de
uniformidad en la identificación de la prestación característica llevó
a resultados dispares que en última instancia generaron una
situación de inseguridad jurídica 354.
Tal como se mencionó anteriormente, el CR, cuyo fundamento
residía en la identificación de la prestación característica, tuvo una
interpretación dispar, incluso en contratos ampliamente utilizados
en el tráfico jurídico; por esta razón uno de los mayores avances del
352
En CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho
Internacional Privado, vol. II, op. cit., págs. 640-641.
353
SABIDO RODRÍGUEZ, M., “Capítulo XIX Contratos internacionales de
transferencia de tecnología”, op. cit., pág. 604.
354
DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Applicable law in the absence of choice to
contracts relating to intellectual or industrial property rights”, op. cit., pág. 3.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
RRI 355 fue la introducción un sistema de reglas fijas aplicables a
una lista de categorías de contratos dejando de lado el sistema de
presunciones establecido en el CR.
79. No obstante lo anterior, los contratos que tienen como objeto
derechos de propiedad industrial e intelectual, que se encontraban
contenidos en la propuesta de RRI 356, desaparecieron en el texto
final del artículo 4.1. La razón fundamental para la desaparición de
este tipo de contratos de la nueva redacción del artículo 4 fue la
imposibilidad de aplicar una sola norma fija a una gama tan amplia
y heterogénea como la de los contratos de este tipo. Como
resultado de lo anterior, en los casos en que estemos en presencia
de un contrato que no se encuentre en la lista de las categorías
enunciadas en el artículo 4.1 será necesario, de acuerdo con el
sistema de cascada del RRI, acudir al apartado segundo del mismo
artículo que dispone:
“Cuando el contrato no esté cubierto por el apartado 1 o
cuando los elementos del contrato correspondan a más de
una de las letras a) a h) del apartado 1, el contrato se regirá
por la ley del país donde tenga su residencia habitual la
parte que deba realizar la prestación característica del
contrato”.
80. En resumen, debemos volver al criterio de identificación de la
prestación característica contenido en el CR, con todos los
inconvenientes que desembocaron en la inseguridad jurídica
anotada en líneas anteriores. En efecto, este criterio puede
funcionar bastante bien en los contratos de cesión o licencia simple,
ya que en estos, en la mayoría de los casos, se acuerda como
contraprestación a la autorización otorgada, una suma fija o
355
356
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
Ibidem.
235
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
periódica de dinero en función del nivel de ventas y como es
sabido, la prestación característica se entiende que no es en ningún
caso la entrega de una suma de dinero357. En este sentido,
podríamos afirmar que la labor de identificación de la prestación
característica en este tipo de contratos no reviste mayor dificultad,
puesto que, en la mayoría de los casos, esta la ejecutará la parte que
cede o concede la autorización de uso del intangible.
La identificación de la prestación característica en los
contratos de transferencia de tecnología
81. En una gran cantidad de contratos de transferencia de
tecnología la tarea de identificar la prestación característica se
encuentra lejos de ser tan sencilla como la descrita en el párrafo
anterior. Tal como afirma F. K. JUENGER, “a mayor complejidad
del contrato menor será la utilidad de este criterio” 358. Un ejemplo
que ilustra con claridad esta situación lo encontramos en el caso
planteado, en donde debido al entramado obligacional propio de un
contrato con causa compleja como el contrato de ingeniería, la
identificación de la prestación característica se torna casi
imposible.
Recordamos que en el caso que se planteó en el párrafo 167 la
empresa polaca es quien concede la autorización para el uso de los
conocimientos técnicos del diseño de los complejos industriales,
pero es la empresa alemana quien gracias a sus capacidades
técnicas lleva a cabo la construcción de los mismos. En este orden
357
NISHITANI, Y. “Contracts concerning intellectual property rights”, op. cit.,
pág. 65. Ver también el artículo 3:502 apartado 1a del texto final de los
principios CLIP de 1 de diciembre de 2011, disponible en: http://www.cl-ip.eu/
(última consulta 19/05/2012).
358
JUENGER, F. K., “The EEC Convention on the Law Applicable to
Contractual Obligations: An American Assessment” en Contract Conflicts, núm.
295, 1982, pág. 297.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
de ideas, se podría decir que existen poderosos argumentos para
defender como prestación característica cada una de las actividades
llevadas a cabo por las partes, lo que conduce a que este criterio no
sea adecuado para resolver casos con estas características.
En el apartado 3 del artículo 4 se establece la denominada “cláusula
de escape” según la cual “si del conjunto de circunstancias se
desprende claramente que el contrato presenta vínculos
manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado
en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país” y, a su
vez, el apartado 4 del mismo artículo nos remite a este criterio en
caso que no sea posible determinar la prestación característica o
que la situación analizada no se encuentre dentro de las categorías
del apartado 1, que es exactamente lo que acontece en el caso
planteado. Esta remisión al principio de los vínculos más estrechos
en caso de no poder establecer la prestación característica nos lleva
a la siguiente conclusión: aunque el RRI 359 ha supuesto un gran
avance en cuanto a abandonar el sistema de supuestos establecido
en el CR, en materia de contratos de transferencia de tecnología o
contratos que involucren derechos de propiedad industrial e
intelectual, la situación actual no ha cambiado mucho respecto a la
existente bajo el imperio del CR.
82. En consecuencia, debemos recurrir al criterio de los vínculos
más estrechos para determinar la ley aplicable a la relación
contractual, de tal manera que será necesario encontrar el país que
de acuerdo con la situación planteada presente la relación más
próxima. Esta tarea no siempre es fácil y menos aún cuando
estamos frente a un contrato, como el planteado, en el que
encontramos partes con diferente nacionalidad, diferentes lugares
de ejecución de las prestaciones y diversos lugares de protección de
los derechos de propiedad industrial. La doctrina ha formulado
359
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
237
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
diferentes propuestas para solucionar situaciones en las que los
contratantes no ha elegido la ley aplicable al contrato, la mayoría
de ellas en relación con la licencia, debido a que es una de las
figuras negociales más recurridas y teniendo en cuenta que su
estructura, mediante la cual se otorga una autorización de uso a
cambio de una retribución, puede encontrarse presente en otro tipo
de contratos.
La primera de las soluciones sostiene que la ley aplicable debe ser
la del lugar de residencia habitual del licenciante, en este caso de la
parte que concede la autorización de uso del intangible. En la
segunda se aplicaría la ley del lugar de residencia del licenciatario
y en tercer lugar encontramos la solución según la cual será
aplicable la ley del lugar de protección del derecho.
La primera solución, que sostiene que será aplicable la ley del lugar
de residencia habitual del licenciante, encuentra su fundamento en
el vínculo entre el titular del derecho objeto del contrato y la
existencia misma del contrato, ya que sin la voluntad del
licenciante, por sustracción de materia, no se originaría la relación
contractual. Otros autores como G. MEDIANO 360 matizan esta
posición indicando la importancia de la existencia del derecho y de
la disposición de su titular para otorgar una autorización de uso.
Otro argumento sostenido por los defensores de este criterio es la
existencia de un vínculo entre el contrato y el lugar en donde fue
creado el derecho objeto del mismo, que en teoría coincidiría con el
del lugar de residencia del titular. Sin embargo, esta postura
solamente sería aceptable al referirse al titular originario del
derecho, toda vez que si estamos en presencia de un cesionario o un
licenciatario el mencionado vínculo carece de trascendencia
alguna 361. El nivel de aceptación de este criterio se refleja en la ley
360
MEDIANO, G., “International Patent Licensing Agreements and Conflict of
Laws”, en Northwestern Journal of International Law & Business, núm. 11,
1980, pág.17.
361
TORREMANS, P., “Licences and Assignments of Intellectual Property
Rights under the Rome I Regulation”, op. cit., pág. 407.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
de Derecho internacional privado suiza que establece en su artículo
122.1 la aplicación de la ley de residencia habitual de la parte
concede o transfiere el derecho de propiedad industrial o
intelectual. De igual manera, recordemos que este criterio era el
que se encontraba en la propuesta de RRI 362 que, tal como se indicó
en anteriores líneas fue suprimido debido, entre otros motivos, por
la heterogeneidad de los contratos que tenían como objeto derechos
de propiedad industrial e intelectual.
La segunda solución para establecer el país con los vínculos más
estrechos con la relación contractual es el de la residencia habitual
del licenciatario. Vale decir que esta no es una posición mayoritaria
dentro de la doctrina pero encuentra su fundamento en las licencias
en que está contenido el deber de explotación por parte del
licenciatario o las que tienen carácter exclusivo. Esta posición es
defendida a manera de excepción por E. ULMER quien sostiene
que en estos casos la prestación característica será la ejecutada por
el licenciatario 363. La Ley de Derecho internacional privado
austriaca establece que será aplicable la ley del lugar de residencia
del licenciatario en los casos en que la licencia se otorgue a una
misma persona para una pluralidad de países 364. No obstante, en los
casos de contratos complejos o en los que se presentan licencias
cruzadas, la ley establece que se aplicará la ley del lugar que
presente los vínculos más estrechos con el caso y, por tanto, deja el
caso sin solución aparente llegando nuevamente al punto de partida
del análisis 365.
362
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
ULMER, E., Intellectual property rights and the conflict of laws, op cit., pág.
102.
364
Ley Federal de Derecho Internacional Privado de Austria, cit. supra.
365
NISHITANI, Y., “Contracts Concerning Intellectual Property Rights” en
Rome I Regulation, pág. 62.
363
239
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Ahora bien, una de las posiciones doctrinarias, a nuestro juicio,
más sólidas que defienden la aplicación de la ley de residencia
habitual del licenciatario es la de G. MODIANO, que sostiene que
en cuanto a los contratos de licencia, si de encontrar la prestación
característica se trata, es necesario tener en cuenta que es el
licenciatario el que está dispuesto a explotar el derecho objeto del
contrato realizando las inversiones de capital y recursos necesarias
para el correcto funcionamiento del negocio, mientras el
licenciante, en la mayoría de los casos, se limita a recibir las
retribuciones por la autorización otorgada en forma de royalties. De
acuerdo con esta autora, la existencia en algunos contratos de
obligaciones por parte del licenciante, tales como asistencia técnica
y colaboración en procesos de infracción, no cambia el
planteamiento anteriormente sostenido 366.
La tercera solución que se propone para hallar el país con los
vínculos más estrechos con la relación contractual es la aplicación
de la ley del país de protección del derecho objeto del contrato. De
acuerdo con los defensores de esta teoría, esta es la ley más
próxima al contrato, debido a que será en este país en donde se
llevará a cabo la explotación del derecho concedido. Esta postura
encuentra su fundamento en el hecho de que en los derechos de
propiedad industrial el lugar de protección coincide con el de
explotación. De lo anterior se desprende que elemento fundamental
de esta postura es la explotación, puesto que es gracias a ella que se
configuran todas las demás características del contrato. Como se
puede observar, aquí se está otorgando preeminencia a un elemento
fáctico (explotación) sobre uno personal (residencia habitual de las
partes) situación que presenta la ventaja adicional de la
uniformidad en las decisiones en esta materia. Otra ventaja que se
tiene la aplicación de esta solución es el hecho de que en la
mayoría de los casos existe una coincidencia del lugar donde se
realiza la explotación y la residencia habitual del licenciatario. No
obstante, si de la situación se deriva que residencia habitual del
366
MODIANO, G., Le contrat de licence de brevet, op. cit., pág. 139.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
licenciatario y lugar de explotación no coinciden debe aplicarse
esta última. Estos casos son usuales cuando la autorización de uso
del intangible se otorga a la misma persona para territorios
distintos, en donde la aplicación de la ley del lugar de protección
desembocaría en la situación de tener que acudir a legislaciones
distintas aplicables al mismo supuesto fáctico.
83. Desde nuestro punto de vista, esta última solución es la que en
términos generales se acercaría más al espíritu del artículo 4.3 del
RRI 367, sin embargo, creemos que en una materia donde los
contratos atípicos están a la orden del día y donde la creatividad y
relaciones negociales de las partes juegan un papel fundamental, la
creación de normas rígidas dirigidas a la determinación de la ley
aplicable tendría un efecto contraproducente. Por esta razón,
creemos que el análisis casuístico es la opción más aconsejable a
pesar de la disminución que este representa en la seguridad
jurídica.
84. Aplicando lo sostenido al caso planteado, en concordancia con
el sistema en cascada que contempla el artículo 4 del Reglamento,
el primer paso a dar es determinar si el contrato analizado se
encuentra dentro de la lista de supuestos contenida en el apartado 1.
Al constatar que el contrato objeto de estudio no se enmarca dentro
de la lista de figuras contractuales establecidas en el apartado 1,
debemos aplicar el segundo paso, es decir identificar, de acuerdo
con el apartado 2 del mismo artículo, la prestación característica
del contrato. El planteamiento del caso nos indica que es la
empresa polaca quien concede autorización para el uso de la
patente y del know how, por tanto, en principio sería esta quien
realiza la prestación característica, pero por otra parte, la empresa
alemana no se limita al pago de unas royalties, sino que utiliza sus
367
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
241
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
recursos y destrezas para la construcción de los complejos
industriales que constituyen el objeto de la relación contractual. De
esta situación se desprende que las dos partes realizan prestaciones
indispensables para el correcto desarrollo del contrato y, por tanto,
es imposible determinar cuál de ellas realiza una prestación de tal
relevancia que se le pueda otorgar el rango de prestación
característica.
En este orden de ideas, como solución final aportada por el RRI
será aplicable, en concordancia con el apartado 4 del artículo 4, la
ley del país que presente los vínculos más estrechos con el contrato.
Esta “solución” nos deja en una incómoda situación, idéntica a la
que se presentaba con el CR, en donde será necesario realizar un
examen casuístico abierto a diferentes interpretaciones y por
consiguiente con un escaso nivel de seguridad jurídica para las
partes.
A nuestro entender, en este caso el país que presenta los vínculos
más estrechos con el contrato será Alemania, toda vez que en este
país confluyen dos elementos de gran relevancia para el contrato; el
primero de ellos es el lugar de explotación de los intangible, puesto
que recordemos que la controversia se origina por la falta de pago
de las royalties correspondientes al complejo industrial construido
en Alemania y, el segundo elemento es el domicilio de la parte que
recibe la autorización de uso de la patente y el know how, cuyo
desempeño negocial será el factor determinante para medir la
retribución patrimonial debida a la empresa polaca.
85. Solo nos resta señalar, que en una situación en la que las partes
no indiquen la ley aplicable al contrato, siendo de aplicación el
artículo 4.1 del RRI será necesario aplicar el criterio de la
prestación característica con el que generalmente se tendrá como
resultado que la misma la ejecuta el contratista y, por tanto, será la
ley de su domicilio la que regulará el acuerdo. No obstante, en la
práctica negocial se encuentra la tendencia a favorecer la aplicación
de la ley del lugar de ejecución de la obra, ya que,
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
independientemente de las prestaciones específicas contenidas en el
contrato, será esta ley la llamada a resolver determinados aspectos
cruciales para el cumplimiento del objeto contractual368.
III. Las normas imperativas como límite a la
autonomía de la voluntad
A.
Planteamiento
86. Tal como estudiamos en el capítulo primero, en los procesos de
transferencia internacional de tecnología se presentan con
frecuencia cláusulas que pueden suponer un abuso por parte del
titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual que
protegen los conocimientos tecnológicos objeto del contrato. Esa
situación es posible gracias a dos factores: el primero, al
desequilibrio en el poder de negociación de las partes y, el
segundo, a la atipicidad de las figuras contractuales utilizadas para
llevar a cabo la transferencia tecnológica, que confiere a los
contratantes un amplio margen de maniobra de en virtud del
principio de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, el ejercicio
de la autonomía de la voluntad debe estar sujeto a unos límites
fijados por el Estado cuya principal manifestación se encuentra en
las denominadas normas imperativas.
En este apartado expondremos, en primer lugar, un marco
conceptual de las normas imperativas (B), para luego pasar a
examinar el tratamiento de las mismas en el Derecho comparado
con relación a los contratos de transferencia de tecnología (C). El
objetivo de este estudio consiste en establecer la manera en que son
aplicadas las normas imperativas en el área de la contratación
368
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P. A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 541.
243
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
estatal en los países productores de tecnología como método para
cumplir de manera efectiva la función de límites a la autonomía de
la voluntad de los contratantes, especialmente en los contratos de
transferencia de tecnología.
87. Al abordar el análisis de las normas imperativas en el marco de
la contratación internacional es imprescindible hacer referencia
nuevamente al principio de la autonomía de la voluntad, toda vez
que el libre accionar de los particulares, que se deriva de este
principio, estará delimitado principalmente por la existencia de este
tipo de normas imperativas. En efecto, la idea del establecimiento
de límites a la libertad de acción de los particulares ha estado
presente desde hace mucho tiempo en las mentes de legisladores y
filósofos del Derecho 369. En la época de predominio de las ideas
individualistas se instituyeron en los códigos decimonónicos los
denominados límites “clásicos” de la ley, la moral y el orden
público, como los guardianes del ejercicio de la autonomía
privada 370. Respecto a estos dos últimos, vale decir que ante la
escasez de leyes de la época, su carácter extrapositivo pudo servir
como salvaguardia del orden justo y moral. En la actualidad, pese
al amplio desarrollo que ha experimentado el límite legal, la moral
369
En la sentencia del Tribunal Superior de justicia de Andalucía de 14 de
octubre de 1992, asunto 5034, el Tribunal sostuvo que “el principio de la
autonomía de la voluntad preside la contratación en nuestro código civil, pero no
de modo absoluto, puesto que, no obstante su sentido, marcadamente
individualista, restringe la libertad de pacto mediante normas imperativas o
prohibitivas que cercenan o anulan la contratación”.
370
Algunos autores sostienen la existencia de “los nuevos límites al accionar del
principio de la autonomía privada”, tales como los relacionados con la equidad
(buena fe, lesión, abuso de derecho e imprevisión o excesiva onerosidad), la
justicia contractual (protección al consumidor y al adherente), función social de
la propiedad, tutela del medio ambiente y protección de intereses difusos, no
obstante, s, considera que estas últimas limitaciones pueden recogerse dentro del
límite clásico de la ley. VÁZQUEZ DE CASTRO, E., Determinación del
contenido del contrato: Presupuestos y límites a la libertad contractual,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, págs., 80-82.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
y el orden público siguen teniendo un papel activo en cuanto a la
limitación al ejercicio del principio de la libertad negocial 371.
Aunque los tres límites señalados pertenecen a órdenes muy
diferentes es necesario tener en cuenta que todos ellos recaen sobre
una misma realidad social y, por esta razón, en muchos casos
concurren normas de distinta especie, como acontece con las
normas del Derecho penal que son normas con un alto ingrediente
moral 372. No obstante, el límite legal suele ser el más utilizado
debido a su precisión y el menor riesgo que genera frente a los
conceptos de orden público y moral, que en ocasiones pueden,
debido a su abstracción, prestarse para interpretaciones subjetivas.
88. Las normas imperativas pertenecen en estricto sentido al límite
legal a la autonomía de la voluntad de los particulares, pero es
innegable el alto componente de orden público que ellas poseen373.
La existencia en los ordenamientos jurídicos nacionales de algunas
áreas que se encuentran reguladas por normas de obligatorio
cumplimiento en el ámbito al que se circunscriben constituye una
manifestación del aspecto “materializador del orden público en la
función positiva del mismo” 374. En algunas materias específicas de
371
ESPÍN CÁNOVAS, D., “Ideas Sociales Reflejadas en el Código Civil
Español, Derecho Flexible”, en Centenario del Código Civil (1889-1989),
Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, pág. 825.
372
VÁZQUEZ DE CASTRO, E., Determinación del contenido del contrato:
Presupuestos y límites a la libertad contractual, op. cit., pág. 82.
373
Las dos grandes corrientes interpretativas del orden público en el Derecho
internacional privado se han basado en su diferenciación a priori y a posteriori.
A priori, como límite a la autonomía de la voluntad de las partes a la hora de
contratar, o impidiendo la aplicación de una norma de conflicto. A posteriori,
como impedimento para la aplicación de un ordenamiento jurídico extranjero,
una decisión judicial o un fallo de un tribunal arbitral, GONZALO QUIROGA,
M., Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado
internacional, Madrid, Universidad Complutense, 2001, pág. 75.
374
GONZALO QUIROGA, M., Orden público y arbitraje internacional en el
marco de la globalización comercial, Madrid, Editorial Dykinson, 2003, pág. 53.
245
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
especial relevancia para el Estado 375, el orden público ha sido
materializado manifestándose en normas imperativas que
dependiendo de su alcance internacional han sido denominadas
normas materiales imperativas, normas de aplicación inmediata o
normas de policía 376.
89. En el campo de la contratación y, por ende en el de los
contratos internacionales de transferencia de tecnología, aunque el
contendido de los contratos está dirigido a regular las relaciones
entre las partes contratantes, algunas figuras negociales poseen la
capacidad de producir efectos externos a las mismas, denominados
375
La existencia y proliferación de estos límites que constituyen una
manifestación del llamado intervencionismo estatal desarrollado en las últimas
décadas, ha conducido a lo que algunos autores han llamado la “crisis de la
autonomía de la voluntad”. VÁZQUEZ DE CASTRO, E., Determinación del
contenido del contrato: Presupuestos y límites a la libertad contractual, op. cit.,
pág. 82.
376
Como indica A. L. CALVO CARAVACA, A. L. y J. CARRASCOSA
GONZÁLEZ, (Derecho internacional privado, Granada, Comares, 2011-2012,
pág. 283), uno de los primeros autores que se ocupó de la existencia de este tipo
de normas fue F.C. VON SAVIGNY que expuso la existencia de una regla
general consistente en la aplicación de una norma de conflicto que podría
conducir a la aplicación de una ley extranjera y una excepción a esta regla según
la cual deberían aplicarse las disposiciones imperativas del país al que
pertenezcan los tribunales que conocen del caso, (VON SAVIGNY, F. C.,
traducción de GUTHRIE, W. M., Treatise on the conflict of laws, Edimburgo, T
&T Clarke, 1880, págs. 360-362), posteriormente, A. PILLET y J. VALÉRY,
dejan atrás la concepción regla-excepción expuesta por SAVIGNY y elaboran un
esquema en el cual existen por una parte determinadas materias que quedan
sujetas a las normas de conflicto y que generalmente obedecen al principio de la
personalidad y, por otro, materias que se someten a las leyes del foro en virtud
de su especial interés para el país en donde se conoce de la controversia; siendo
P. H. FRANCESCAKIS quien retomó el tema de las normas imperativas
sosteniendo que éstas disposiciones del país en que se encuentra situado el
tribunal que conoce del caso, regulan situaciones internas de tal importancia
social o económica para el Estado que son de aplicación incluso para situaciones
privadas internacionales, escapando de esta manera al ámbito de aplicación de
las normas de conflicto y, por tanto, a la posible aplicación de una ley extranjera.
Vid. CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Derecho
internacional privado, op. cit., pág. 283.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
“externalidades del contrato”. Estas externalidades representan las
repercusiones que los contratos ocasionan sobre los intereses
generales y públicos y, por tal razón, se encuentran reguladas por
disposiciones que presentan características especiales que deben ser
cuidadosamente estudiadas 377.
En los acuerdos que involucran una transferencia tecnológica, las
mencionadas externalidades tienen una marcada presencia,
afectando numerosos intereses considerados vitales para el Estado,
entre ellos la organización del mercado, la protección de
determinados colectivos considerados como “débiles” en las
relaciones contractuales, la seguridad nacional y la estabilidad
financiera y económica. Un contrato internacional, por definición,
presenta vínculos con una pluralidad de países y esto conduce a que
a pesar de que pueda estar regido por un solo ordenamiento, los
efectos se produzcan en más de un territorio. En los contratos de
transferencia de tecnología la situación cobra mayor complejidad,
debido a la presencia de derechos de propiedad industrial e
intelectual que, tal como se ha puesto de relieve a lo largo del
desarrollo de esta tesis doctoral, presentan una especial relevancia
para el cumplimiento de los fines considerados como superiores
por el Estado.
En efecto, los contratos internacionales de transferencia de
tecnología pueden incidir negativamente en un país afectando sus
intereses generales y públicos, a pesar de encontrarse gobernados
por el ordenamiento jurídico de otro Estado. En este sentido, no
debe admitirse la situación de que por el hecho de estar regido por
las normas de un país determinado, un contrato goce de una especie
de inmunidad, a pesar de provocar efectos negativos en otro
Estado, de suerte que será necesario aplicar ciertas normas
imperativas de Estados distintos al país cuya ley regula el contrato.
377
RUIZ TAGLE, P. Propiedad Intelectual y Contratos, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 2000, pág. 262.
247
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
De esta manera, podemos observar la especial situación que
presentan los contratos de transferencia de tecnología en donde
confluyen, por un parte la gran libertad de la que gozan las partes
para configurar el contenido de su relación contractual y, por la
otra, la marcada intervención del Estado en la creación y regulación
de derechos de propiedad industrial e intelectual.
Habiendo estudiado la importancia del establecimiento de normas
imperativas como límite a la autonomía de la voluntad de los
contratantes en los contratos de transferencia de tecnología, en el
apartado siguiente procederemos a establecer un marco conceptual
de las normas materiales imperativas para, posteriormente, abordar
el estudio de las normas de este tipo que afectan a los contratos de
transferencia de tecnología. El propósito del establecimiento de
este marco conceptual es el de partir de un concepto unificado de
las normas internacionales imperativas, el cual será necesario para
el posterior análisis de estas normas en los diferentes
ordenamientos jurídicos estudiados.
B.
Las normas materiales
Concepto y características
imperativas.
90. En atención a la materia objeto de la presente tesis doctoral,
consideramos importante clarificar el concepto de las normas
materiales imperativas debido a que, gracias a sus especiales
características son de especial relevancia para el objetivo propuesto
en el presente trabajo de investigación. Debemos estudiar entonces
el concepto de normas imperativas en relación con el de normas
internacionalmente imperativas y normas materiales imperativas.
El primer concepto a tratar es, por tanto, el de las normas
imperativas, que son aquellas que no pueden ser excluidas
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
mediante el acuerdo de las partes 378. A su vez, las normas
internacionalmente imperativas se aplican a situaciones
internacionales con independencia de las leyes aplicables a éstas 379,
pero con la particularidad de que el legislador expresamente
dispone su aplicación a supuestos internacionales. Por último, las
normas materiales imperativas son aquellas normas internas que,
estando diseñadas para supuestos internos, debido a su importancia
para la consecución de los fines del Estado, son aplicables a
situaciones internacionales.
Es preciso resaltar entonces la diferencia entre las normas
imperativas y las normas materiales imperativas, puesto que éste
último concepto es más restringido, al solamente comprender a
aquellas normas que por su importancia manifiesta deben ser
aplicadas a situaciones internacionales 380. Esta distinción se recoge
aunque con distintas expresiones en el considerando 37 del RRI 381
al establecer:
El concepto de “leyes de policía” debe distinguirse de la
expresión “disposiciones que no pueden excluirse mediante
acuerdo” y debe interpretarse de manera más restrictiva.
378
El uso de la expresión “normas imperativas” en el artículo 3.3 del CR provocó
numerosos problemas interpretativos. En el Reglamento Roma I se intenta acabar
con estos problemas al realizar la diferenciación entre “normas que no pueden
derogarse mediante acuerdo”, a las que hace referencia los artículos 3.3, 3.4, 6, 8
y, las “leyes de policía”, contenidas en el artículo 9. Vid. GARCIMARTÍN
ALFÉREZ, F. J., “El Reglamento «Roma I» sobre ley aplicable a las
obligaciones contractuales: ¿Cuánto ha cambiado el Convenio de Roma de
1980?”, en Diario La Ley, núm. 6957, 2008, pág. 18.
379
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 355.
380
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos
internacionales: El Reglamento Roma I, op.cit, pág. 284.
381
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
249
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Es de resaltar la diversidad en las denominaciones que se le han
otorgado a las normas materiales imperativas 382. Podemos a manera
de ejemplo mencionar las “normas de aplicación necesaria”,
“normas de aplicación inmediata” (lois d’application inmédiate),
“normas de policía” (de su traducción del francés les lois de
police), normas ordo-políticas (Eingrifssnormen) 383 y overriding
mandatory provisions 384. No obstante, todas ellas parecen referirse
al mismo concepto 385. En este trabajo de investigación utilizaremos
la expresión “normas materiales imperativas.
91. Las normas materiales imperativas regulan aspectos de tal
importancia que no pueden ser dejadas de lado por el ordenamiento
jurídico declarado aplicable, dando como resultado el
desplazamiento de las normas que serían las encargadas de regular
la relación, de no quedar captada por la imperatividad de las
normas del foro, las cuales prevalecen sobre la regulación del caso
internacional 386.
En efecto, la razón de ser de esta imperatividad radica en que este
tipo de normas son las encargadas de regular y proteger elementos
382
BONOMI, A., La norme imperative nel diritto internazionale privato, Zurich,
publications de l’institut suisse de droit, 1998, págs. 63-97.
383
GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., “El Reglamento «Roma I» sobre ley
aplicable a las obligaciones contractuales: ¿Cuánto ha cambiado el Convenio de
Roma de 1980?”, en Diario La Ley, núm. 6957, 2008, pág. 16.
384
BONOMI, A., “Overriding mandatory provisions in the Rome I Regulation
on the law applicable to contracts”, en VOLKEN, P. y BONOMI, A., Yearbook
of private international law, Munich, Sellier european law publishers, 2009,
págs. 285-300.
385
Una definición clásica de las normas materiales imperativas es la realizada
por P. MAYER según la cual son aquellas normas que deben ser aplicadas a una
relación internacional sin tener en cuenta la ley que de otra manera resultaría
aplicable, vid. MAYER, P., “Mandatory rules of law in international arbitration”,
en Arbitration International, núm. 2, 1989, pág. 274, literalmente: “An
imperative provision of law which must be applied to an international
relationship irrespective of the law that [otherwise] governs that relationship”.
386
ESPINAR VICENTE, J. M., Ensayos sobre teoría general de Derecho
internacional privado, Madrid, Civitas, 1997, págs. 59 y 60.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
básicos de la organización del Estado, tales como la ordenación del
mercado, la defensa de la infancia y los menores o, el mercado
inmobiliario. 387.
De lo anterior se puede inferir la importancia de estas normas
dentro del ordenamiento social o económico de un país conduce a
que se restrinja la posibilidad de que queden sin aplicación, a pesar
de que los supuestos de hecho que regulen resulten comprendidos
dentro del ámbito de aplicación de otro ordenamiento. A manera de
ejemplo, no sería aceptable que un contrato de joint venture que
tiene como fin la constitución de una empresa en España se rija por
un Derecho extranjero en virtud del cual no le resulte aplicable la
ley española de defensa de la competencia.
La jurisprudencia de la UE también se ha ocupado de este tema,
así, el TJUE en la sentencia Arblade sostuvo que son “leyes de
policía las disposiciones nacionales cuya observancia se considera
crucial para la salvaguardia de la organización política, social o
económica del Estado hasta el punto de hacerlas obligatorias para
387
P.H. FRANCESCAKIS define las leyes de policía como “aquellas cuya
observación es necesaria para salvaguardar la organización política, social y
económica de un país” FRANCESCAKIS, P. H., “Quelques précisions sur les
lois d'application inmediate et leurs rapports avec les règles de conflit de lois”,
en Revue Critique de Droit International Privé, 1966, págs. 1-18; GONZÁLEZ
CAMPOS, J. D. y FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Artículo 12, apartado 3 del
Código Civil”, en ALBALADEJO A. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.),
Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., págs. 894–826. de
acuerdo con J. D. GONZÁLEZ CAMPOS y J. C. FERNÁNDEZ ROZAS, en
“una serie de disposiciones de la ley del foro, tanto de Derecho público como de
Derecho privado, cuyo interés para la sociedad estatal es demasiado relevante
para que puedan entrar en concurrencia con las leyes extranjeras. Su ámbito de
aplicación se determina, en consecuencia, teniendo en cuenta,
fundamentalmente, el fin que persiguen y, su aplicación se suele calificar de
inmediata o de necesaria, porque opera, en principio, al margen del
procedimiento de atribución.
251
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
toda persona que se encuentre en el territorio nacional o a toda
relación jurídica que se localiza en tal Estado”388.
92. En el marco de las legislaciones nacionales y Convenios
internacionales consultados para la elaboración de esta tesis
doctoral la única definición de normas materiales imperativas que
hemos encontrado se recoge en el RRI en su artículo 9.1 que
contrario a lo que establecía el CR, define el concepto de ley de
policía como “una disposición cuya observancia un país considera
esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como
su organización política, social o económica, hasta el punto de
exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su
ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al
contrato según el presente Reglamento”. Esta definición fue
introducida en el texto del RRI con el fin de asegurar la
uniformidad del Derecho de la Unión Europea, de lo contrario, esta
labor habría quedado en cabeza de los tribunales de los Estados
miembros influenciados por sus diferentes tradiciones nacionales
desembocando en graves problemas de calificación 389.
La introducción de esta definición representa, si bien no novedoso,
si un importante elemento unificador, puesto que bajo el imperio
del CR sobre todo en algunas versiones lingüísticas en las que con
el mismo término se hacía referencia a la noción de normas
imperativas y de normas materiales imperativas 390, se producían
confusiones que a la postre redundaban en falta de claridad.
388
Sentencia del TJUE de 23 noviembre 1999, asunto C-369/96, Jean-Claude
Arblade y otros v. Bernard Leloup y otros, disponible en:
http://www.curia.europa.eu/
389
CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable
a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas” en Cuadernos de
Derecho transnacional, vol. 1, núm. 2, 2009, pág. 115.
390
En Alemán “zwingende vorschriften”, en Italiano “disposizioni imperative” y
en Inglés “Mandatory rules”.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
93. En el marco general de la contratación internacional, las normas
materiales imperativas aplicables al tráfico externo han sido
calificadas por la doctrina como aquellas disposiciones de Derecho
público y privado cuyo interés para el foro es tan relevante que
bloquean la actuación normal del método de atribución, impidiendo
la actuación de la ley extranjera en los supuestos materiales
regulados por ellas 391.
Conforme a lo sostenido anteriormente, debemos resaltar dos
aspectos fundamentales para nuestro estudio. Por una parte, estas
son normas que las partes no pueden derogar al elegir el Derecho
aplicable al contrato en el uso de su autonomía conflictual y, por el
otro, imponen su aplicación preferente, automática, directa e
inmediata, sea cual sea la norma de conflicto que haya resultado
designada a través del método de atribución 392.
Limitándonos al ámbito de la contratación, es posible afirmar que
la existencia de las normas imperativas encuentra su fundamento en
la necesidad de imponer ciertos límites a la actuación de los
particulares en la medida en que la libertad de las partes para elegir
la ley que regirá su relación contractual se ha instituido como uno
de los principios rectores del moderno Derecho de los contratos en
el mundo occidental.
En efecto, producto de la globalización de la economía y el auge
del comercio transnacional, la aplicación de las normas imperativas
como refuerzo del orden público ha desempeñado el papel de
391
La doctrina española hace referencia a la categoría: “normas materiales
imperativas aplicables al tráfico externo” en un sentido amplio y en sentido
restringido “normas materiales imperativas”, GONZÁLEZ CAMPOS J. D. y
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Artículo 12, apartado 3 del Código Civil”, en
ALBALADEJO A. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.), Comentarios al Código Civil
y compilaciones forales, op. cit., págs. 910- 912.
392
BONOMI, A., La norme imperative nel diritto internazionale privato, op. cit.,
pág. 2.
253
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
última línea de defensa frente al ejercicio de la autonomía privada
de las partes, sobre todo en un campo como el tecnológico en
donde la mayoría de las veces la trascendencia económica de las
transacciones tiene graves repercusiones en ámbitos sociales y
políticos.
94. Considerando que en el campo contractual la facultad de las
partes para elegir la ley aplicable a su contrato es tan amplia que
incluso es posible la elección de un ordenamiento que no presente
vínculos con la relación contractual, es necesaria la existencia de
ciertos mecanismos que permitan a los tribunales la aplicación de
las normas que se considera que protegen fines superiores en los
ordenamientos que presenten un vínculo estrecho con el
contrato 393. Con esta fórmula se evita la existencia de contratos con
una inmunidad legislativa 394, es decir, que ya no pueda ser regulado
por los ordenamientos de los Estados en los que despliega sus
efectos.
En consecuencia, resulta conveniente aplicar ciertas normas
imperativas de otros Estados distintos al del Estado que regula el
contrato, es decir terceros Estados, con el propósito de que el
contrato internacional no traslade potenciales efectos negativos a
otros países y permanezca inmune mientras los intereses generales
y públicos de estos resulten afectados 395. De esta manera, las
denominadas normas materiales imperativas, también llamadas
normas de policía, no son más que normas de un país diferente a las
del que se ha elegido como lex contractus. Estas normas pueden ser
o bien las del país donde se ubican los tribunales que conocen del
caso, o las del país donde se ejecuta el contrato396. Siendo esto así,
393
DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Derecho imperativo y relaciones privadas
internacionales”, en Homenaje a Don Antonio Hernández Gil, Tomo III, Madrid,
Centro de estudios Ramón Areces, 2001, pág. 2864.
394
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos
internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., pág. 226.
395
Ibid, pág. 227.
396
Ibidem.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
corresponde ahora analizar la aplicación de este tipo de normas a
los contratos de transferencia de tecnología.
C.
Las normas materiales imperativas en los
contratos de licencia internacional de tecnología
95. La mayor parte de la bibliografía existente sobre las normas
materiales imperativas en los contratos de transferencia
internacional de tecnología aborda las cláusulas abusivas dentro de
los conflictos entre el sistema de propiedad industrial e intelectual y
el Derecho de la libre competencia económica. Esta situación se
debe al diferente prisma con el que los países productores de
tecnología y aquellos en receptores abordan esta materia. Mientras
los países productores de tecnología sostienen que este es un tema
relacionado con la libre competencia económica, los países
receptores consideran que se trata de un medio de control contra
conductas restrictivas en los contratos de licencia 397.
La intervención estatal sobre las conductas que pueden imponer
obligaciones gravosas al licenciatario usualmente han sido tratadas
desde la óptica del Derecho de la competencia, por este motivo la
mayor parte de las normas y consecuente jurisprudencia al respecto
se concentra en los efectos anticompetitivos que ellas producen. No
obstante, en ocasiones, aunque no existan efectos adversos frente al
mercado como tal, se estará produciendo un menoscabo de la
capacidad de innovación de la parte receptora de tecnología que en
última instancia perjudicará a la sociedad en general. Pensemos en
el ejemplo de una cláusula de retrocesión en un contrato de licencia
397
Sobre las diferentes posiciones adoptadas por los participantes en las
negociaciones del Código Internacional de Conducta sobre transferencia de
tecnología, MILLER, D. L. y DAVIDOW, J., “Antitrust at the United Nations: A
Tale of Two Codes”, en Journal of International Law, núm. 347, 1982.
255
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
de patente entre empresas que no involucren una cuota de mercado
significativa, pero que tenga como efecto desincentivar la
investigación en el mejoramiento y adaptación de la tecnología
objeto del contrato de licencia.
96. El artículo 8.2 del Acuerdo ADPIC legitima a los Estados
miembros para establecer normas dedicadas a reprimir estas
conductas al disponer:
“Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre
que sean compatibles con lo dispuesto en el presente
Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de
propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a
prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o
redunden en detrimento de la transferencia internacional de
tecnología”.
Ahora bien, aunque esta disposición no deja duda alguna en cuanto
la legitimidad del Estado para intervenir en estos contratos, no
existe un consenso claro en cuanto al grado de intervención
aconsejable para reprimir este tipo de conductas. Esta situación se
ve reflejada en la contradicción existente entre estudios
especializados al respecto. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos
en los resultados de un estudio llevado a cabo por la OMC del
grupo de trabajo en la interacción de comercio y política de la
competencia en donde se afirmaba que el Estado no debería
intervenir en la represión de estas conductas aún si algunas
industrias resultasen afectadas 398. En contraposición, se encuentra
el estudio realizado por el Banco Mundial en el Sureste Asiático en
donde se afirma que la intervención llevada a cabo por los
398
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, Reporte del grupo de
trabajo en la interacción de comercio y política de la competencia al Consejo
General,
WTO
Doc.
WT/WGTCP/3
1999,
disponible
en:
http://docsonline.wto.org/gen_browse.asp (última consulta 18/05/2012).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
gobiernos asiáticos ha impulsado en gran medida el desarrollo
económico y tecnológico de los países asiáticos 399.
Lo sostenido anteriormente nos muestra que el nivel y la forma de
intervención puede variar de país a país en función de sus
características especiales. En otras palabras, el carácter productor o
receptor de tecnología de un país será el que marcará el grado de
intervención que se deba aplicar a las cláusulas que afecten al
licenciatario.
La decisión de regular las prácticas señaladas en este capítulo no es
un asunto sencillo para los países en vías de desarrollo, es más, con
las negociaciones llevadas a cabo en la UNCTAD sobre el Código
Internacional de Conducta de Transferencia de Tecnología se puso
en evidencia la enorme resistencia que una regulación muy estricta
sobre estas conductas presenta para los países industrializados,
cuyos nacionales son los mayores productores de tecnología del
mundo. De esta manera, al entrar en la tarea de formular una
propuesta sobre un marco normativo al respecto se deberá ser muy
cuidadoso con el fin de lograr un balance entre la correcta
protección de la parte receptora de tecnología y los intereses de los
inversores extranjeros titulares de los conocimientos tecnológicos.
Vista la importancia que tiene para los países receptores de
tecnología la aplicación de las normas materiales imperativas a las
relaciones contractuales internacionales que involucren una
transferencia de tecnología, corresponde ahora analizar la
aplicación de estas normas cuando estas pertenecen al foro (1) y a
otros Estados (2).
399
BANCO MUNDIAL, Reporte Anual del Banco Mundial, Núm 88-89, 1994,
disponible en: http://www-wds.worldbank.org (última consulta 18/05/2012).
257
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
1.
Aplicación de las normas materiales
imperativas del foro
a)
La aplicación de las normas
materiales imperativas en la UE
97. La aplicación de las normas imperativas del foro es el supuesto
que menos inconvenientes presenta en la práctica negocial debido a
que el operador jurídico aplica las normas de su propio
ordenamiento dirigidas a proteger los valores jurídicos de su Estado
sin importar cuál sea la lex contractus. Esta posición es lógica
teniendo en cuenta que la finalidad de este tipo de normas consiste
en la protección de interese especialmente importantes para el
Estado.
A continuación presentamos un caso juzgado por la Corte de
apelación francesa que nos permitirá apreciar con mayor claridad la
manera en que las normas materiales imperativas son aplicadas a
un contrato de transferencia de tecnología 400.
Antecedente jurisprudencial a analizar:
En un caso elevado ante la Corte de apelaciones
francesa se celebra un contrato de construcción de una
planta de producción (turn key contract) de paneles de
fibras entre una sociedad alemana y una belga regido
400
Sentencia de la sala civil de la Corte de apelación francesa, núm. 06-14.641
de 30 de enero de 2008 que textualmente sostiene:“…S’agissant de la
construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de
police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des
articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles”, disponible en:
http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/CASCIV_20080001_0001_p000_P2.pdf (última consulta 19/05/2012).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
por la ley suiza. La sociedad alemana, a su vez
subcontrata a otra sociedad alemana para el montaje de
las máquinas regido por la ley alemana. En los dos
contratos las prestaciones debían ser realizadas en
Francia, razón por la cual la corte sostuvo que las
normas francesas establecidas para la protección del
contratista tenían el carácter de leyes de policía, de
acuerdo con los términos establecidos en los artículos 3
y 7 del CR.
Tal como hemos tenido ocasión de resaltar, las normas materiales
imperativas solo pueden ser aplicadas si se reúnen los requisitos
establecidos para tal fin. En el ámbito europeo, el artículo 9.1 del
Reglamento Roma I 401 establece, como primer requisito, que debe
existir una norma que tenga el carácter de material imperativa, en
otras palabras, la aplicación necesaria de la norma a la situación
debe ser el único medio para garantizar el fin que se pretende
proteger 402. El segundo requisito establece que las situaciones
analizadas estén comprendidas dentro de su ámbito de aplicación,
es decir, no es posible extender su campo de acción a materias en
las que el legislador no se ha pronunciado expresamente. Esta
fórmula es en principio la vía que permite a los particulares prever
con certeza las normas que serán aplicadas a la relación
contractual, sin embargo, en la mayoría de los casos el legislador
establece normas encargadas de regular situaciones internas y
olvida hacer mención de si estas se aplicarán a los casos
internacionales 403.
401
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable
a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas” op. cit., pág. 122.
403
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos
internacionales: El Reglamento Roma I, op.cit, pág. 234.
402
259
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
98. Un sector de la doctrina sostiene que para que las normas
imperativas puedan ser aplicadas a situaciones internacionales, el
legislador lo debe haber dispuesto expresamente, de lo contrario la
norma solo se aplicaría a casos internos. Esta afirmación encuentra
su fundamento en el principio de la previsibilidad de los
contratantes establecido en el considerando 6 del Reglamento
Roma I 404, sin embargo, como antes anotábamos, en la mayoría de
los casos el legislador no manifiesta de manera expresa si
determinada norma imperativa se aplicará en el ámbito
internacional, lo cual indudablemente obligará al operador jurídico
a ejercer una labor interpretativa 405.
La doctrina no es pacífica en cuanto a la validez de las
interpretaciones dadas por el operador jurídico en los casos en que
la norma no señala expresamente su aplicación en el ámbito
internacional. Un sector de la doctrina sostiene que para remediar
esta situación se precisa una acción legislativa mas no
interpretativa, puesto que en este último caso se estaría otorgando
“al legislador una intención y voluntad de las que carece” 406. Por
otra parte, algunos autores sostienen que en estos casos es
404
Considerando 6 del Reglamento Roma I: “El correcto funcionamiento del
mercado interior exige, con el fin de favorecer la previsibilidad del resultado de
los litigios, la seguridad en cuanto a la ley aplicable y la libre circulación de
resoluciones judiciales, que las normas de conflicto de leyes vigentes en los
Estados miembros designen la misma ley nacional con independencia del país
del tribunal ante el que se haya planteado el litigio”.
405
CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable
a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas” op. cit., pág. 123. Cuando
el legislador no ha dispuesto de manera expresa la imperatividad de la norma en
el ámbito internacional se deberá determinar su aplicación, recurriendo a los
principios generales de interpretación teniendo en cuenta el sentido y finalidad
de dicha disposición.
406
CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. “El
Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales de 19
de junio de 1980”, en CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA
GÁNDARA (dirs.), Contratos internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, pág. 49;
CALVO CARAVACA, A. L., “el Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a
las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas” op. cit., pág. 122.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
necesario realizar una valoración por parte de los tribunales con el
fin de establecer si la situación analizada está dentro del campo de
acción de la norma imperativa que se pretende aplicar 407.
b)
Aplicación de las normas
materiales imperativas en los
Estados Unidos
99. En Estados Unidos, por su parte, la teoría de la aplicación de las
normas materiales imperativas de la lex fori se establece también
con independencia de la lex contractus. Esta situación puede ser
observada con claridad en el asunto North American Bank, Ltd. v.
Schulman 408:
Antecedente jurisprudencial a analizar:
En este caso, en un contrato de préstamo dinerario se
había pactado por las partes la aplicación de la ley de
Israel, sin embargo, la Corte del Estado de Nueva York
rechazó la aplicación de la ley de ese país debido a que
su aplicación supondría la imposición al demandado de
un interés superior al 18%, situación que resultaba
claramente contraria a las disposiciones del Estado de
Nueva York contra la usura.
407
GUARDANS CAMBÓ, I., Contrato Internacional y Derecho Imperativo
Extranjero, op. cit., pág. 361; En el mismo sentido FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.,
ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho de los
negocios internacionales, op. cit., pág. 336.
408
North American Bank, Ltd. v. Schulman, 474 N.Y.S.2d 383 (N.Y.Co. Ct.
1984)
261
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
La Corte, citando al Second Restatement, sostuvo que a
pesar que la regla general era aceptar la libertad de
elección de las partes, en el caso estudiado esta elección
era inaplicable debido a que con ella se violarían
intereses considerados como de gran interés para el
foro 409.
Este caso nos ayuda a ilustrar la posición que mantienen algunas
jurisdicciones estatales de Estados Unidos, como la del Estado de
Nueva York en donde el criterio que aplica el operador jurídico es
reconocer la libertad de los contratantes para elegir la ley que
regule la relación contractual, a menos que esta produzca una
violación del orden público interno o que se vulneren determinadas
disposiciones establecidas para la protección de determinados
colectivos considerados como débiles 410.
100. En Estados Unidos existe el problema de la falta de indicación
por parte del legislador del carácter internacionalmente imperativo
de la norma. Esta situación se pone de manifiesto en un caso
llevado ante los tribunales americanos con ocasión del colapso de
la renombrada compañía financiera Lloyd’s 411.
Antecedente jurisprudencial a analizar:
409
SADOWSKY, E. y ZEITLIN, A., “Chapter 11. Enforcement of choice of law
clauses” en HAIG, R. L. (Dir), Commercial litigation in New York State Court,
New York, St Paul Minn. West publishing, Co., 1995, pág. 354.
410
Esta posición se puede observar en Clifton Steel Corp. v. General Electric
Co., 80 A.D.2d 714, 437 N.Y.S.2d 734 (3d Dep’t 1981) y en Monsanto v.
Electronic Data Systems Corp. 141 A.D.2d 514, 529 N.Y.S.2d 512 (2d Dep’t
1988). En estos casos se protegen los derechos del proveedor de materiales en un
contrato de construcción y los derechos de un trabajador respectivamente,
excluyendo la aplicación de la ley designada por las partes y aplicando la ley del
foro. KILLBURN, J. y WINN, J. M., “The rules of construction in choice of law
cases in New York” en St. John’s Law Review, núm. 243, 1988, pág.257.
411
Bonny v. Society of Lloyd’s, 3 F.3d 156 (7th Cir. 1993).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
Un grupo de inversionistas habían firmado un contrato
de inversión que contenía una cláusula en que se
elegían los tribunales del Reino unido y el
ordenamiento del mismo país como ley aplicable a
cualquier conflicto que pudiera surgir de la ejecución
del mismo, sin embargo, deciden demandar ante los
tribunales de Estado Unidos argumentando que con las
disposiciones del contrato se violaba la ley de valores
(securities law) y las disposiciones que prohibían la
renuncia a la protección de las partes en ella contendías
(anti-waiver provisions). Los demandantes con
fundamento en el fuerte ingrediente de orden público
que contenía esta ley sostenían que se estaba en
presencia de normas materiales imperativas y que, por
tanto, la cláusula de elección de foro y de ley no debía
aplicarse.
La Corte de apelaciones del Circuito 7, lejos de
determinar el carácter imperativo de la ley de valores
realizó el siguiente razonamiento:
“Al incluir las disposiciones anti-waiver en la ley de
valores, el Congreso dejó claro que el orden público de
estas leyes no debe ser ignorado,(…) Permitir a Lloyd’s
eludir la responsabilidad por las violaciones de la ley de
1993 estaría en contra de importantes políticas
americanas, a menos que las acciones disponibles en el
foro elegido no trastornen el orden público de esta
ley 412”.
412
La Corte de Apelaciones sostuvo que: “by including the anti-waiver
provisions in the securities laws, Congress made clear that the public policy of
these laws should not be thwarted. ... To allow Lloyd’s to avoid liability for
putative violations of the 1933 Act would contravene important American
263
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
La Corte al revisar el catálogo de medios de defensa del
que disponían los demandantes llegó a la conclusión
que eran muy similares a los del ordenamiento
norteamericano, razón por la cual rechazó las
pretensiones de los demandantes y se declaró no
competente para conocer del caso.
Este caso nos ayuda a ilustrar la dificultad al momento de
establecer el carácter internacionalmente imperativo de una norma
a falta de expresa indicación del legislador.
101. En cuanto a los efectos de la inobservancia de las normas
materiales imperativas existen dos circunstancias que deben ser
mencionadas: la primera de ellas es cuando la propia norma
establece la sanción que se impondrá en caso de infracción, la
segunda consiste en los efectos que se darán a una situación
violatoria de una norma de este tipo en caso que ella no los
disponga. En el primer caso, se aplicarán los efectos dispuestos por
la norma material imperativa infringida, debido a que se presume
que la mejor forma de solución para cumplir con los fines
propuestos por estas normas es precisamente la establecida en el
ordenamiento jurídico al que ellas pertenecen. En el segundo caso
mencionado, esto es, cuando no se establece las consecuencias de
la violación de una disposición internacionalmente imperativa, el
operador jurídico debe examinar la norma infringida y conforme a
la lex fori y en concordancia con su finalidad y objeto protegido,
fijar la consecuencia más adecuada siempre tratando de preservar la
sanción de nulidad como último recurso 413.
policies unless remedies available in the selected forum do not subvert the public
policy of that Act”.
413
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos
internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit, pág. 236. En el mismo sentido
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 338 y
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
2.
Aplicación de las normas materiales
imperativas de otros Estados
102. En el epígrafe anterior examinamos la forma en que se aplican
las normas materiales imperativas del foro, así que corresponde
ahora el estudio de posibilidad de aplicación de las normas
materiales imperativas de otros Estados, cuestión que ha generado
amplios debates a nivel doctrinario y jurisprudencial.
Tal como hemos indicado a lo largo de esta tesis doctoral, el
carácter internacional de los contratos de transferencia de
tecnología trae consigo la posibilidad de establecer múltiples
puntos de conexión con distintos países. Entre estos puntos
debemos tener en cuenta factores tan relevantes como el lugar en el
que se ubica el tribunal que conoce del caso, el ordenamiento que
rige el contrato, bien sea por voluntad de las partes, o por la
aplicación de las disposiciones encaminadas a establecer la ley
aplicable en defecto de elección de los contratantes y, finalmente el
lugar en el que el contrato desplegará sus efectos, que generalmente
coincide con el sitio de cumplimiento de las prestaciones
estipuladas en el texto del acuerdo.
Conviene en primer lugar, aclarar qué tipo de normas pueden ser
objeto de aplicación en este contexto. Es habitual que las normas
materiales imperativas que regulen la actividad económica, o bien
establezcan determinadas prohibiciones a algunos contratos,
cláusulas contractuales y actividades, o condicionen su validez a
trámites específicos, tales como autorizaciones administrativas,
autorizaciones, etc. Solamente en cuanto a este tipo de normas cabe
CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a
las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, op. cit., pág. 124.
265
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
la posibilidad de aplicar leyes de policía extranjeras. Pues bien, los
desarrollos del comercio internacional en la denominada sociedad
globalizada han traído consigo una cierta interdependencia entre los
Estados que impone al menos un nivel mínimo de cooperación en
algunos aspectos. Esta cooperación en algunas ocasiones conduce a
la aplicación de normas de Estados diferentes al del tribunal que
conoce del caso y al de la ley que rige la relación contractual 414.
No obstante lo anterior, un sector de la doctrina ha criticado la
aplicación de normas imperativas de un Estado diferente al que
conoce del caso, debido a que esta conduciría a un exceso de
regulación sobre una relación privada internacional que redundaría
en una falta de seguridad jurídica y en última instancia a una
disminución en la contratación transnacional 415.
103. Ahora bien, los partidarios de la aplicación de las normas
materiales imperativas de otros Estados sugieren que de esta
manera se reforzaría la unidad del Derecho internacional privado
evitando de esta forma el forum shopping y fomentando un papel
activo de los tribunales en la búsqueda de una justicia contractual.
Esta posición es sostenida por I. F. FLETCHER al afirmar:
“La creciente y generalizada práctica judicial de otorgar
efecto en algunos casos a normas que no pertenecen a la lex
fori ni a la lex contractus es un ejemplo sobresaliente de
cómo el anteriormente sacrosanto principio de la autonomía
de las partes en materia de contratación ha sido erosionado
en respuesta a una visión más activa de la función apropiada
de los tribunales de asegurar la preeminencia del ideal de
justicia, así fuese necesario para alcanzarlo la utilización de
medios intervencionistas contrarios a la posición tradicional
414
GUEDJ, T., “The theory of the lois de police, a functional trend in continental
private international law – a comparative analysis with modern American
theories”, en American journal of comparative law, núm. 39, 1991, pág.661.
415
CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Derecho
internacional privado, op. cit., pág. 227.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
de “árbitro neutral” ejercida por los jueces. Teorías de
reciente elaboración que propugnan por la no injerencia de
las normas imperativas en las relaciones internacionales de
las partes, deben ser vistas como la contraparte lógica de la
creciente tendencia hacia el intervencionismo cuyo
propósito es reajustar los desequilibrios sociales y
económicos a través de medios o normas restrictivas de la
libertad de contratación 416”.
El párrafo trascrito anteriormente nos indica la existencia de dos
categorías de normas materiales imperativas pertenecientes a
Estados diferentes a la lex fori: las pertenecientes al ordenamiento
designado por las partes como rector del contrato (lex contractus) y
las de un tercer Estado.
a)
Normas imperativas aplicables
por la lex contractus
416
FLETCHER, I., Conflict of laws and European community Law, Londres,
Elsevier Science Ltd., 1982, pág. 169. Literalmente: “The increasingly common
judicial practice of according effect to [mandatory] rules even in cases where
they belong neither to the lex fori nor to the lex contractus is a remarkable
example of the extent to which in recent times the previously sacrosanct
principle of party autonomy in matters of contract has been eroded in response to
a more activist view of the “appropriate” function of the Court, which may be
summarized as being to ensure the prevalence of an idealized concept of
“justice”, if necessary by means rather than by adhering to the traditional role of
“neutral umpire”. Recently-elaborated theories regarding the necessity for
accommodating provisions of mandatory rules of law which, if more traditional
conflicts approaches were adhered to, would play no part in regulating the
parties’ relationship, may thus be seen as a logical counterpart of the increasing
trend towards interventionism within the domestic legal sphere for the purpose of
redressing social and economic imbalances by means of rules inhibiting freedom
of contract”.
267
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
104. Una de las consecuencias del desarrollo de la autonomía de la
voluntad conflictual de la que gozan los contratantes, reconocida en
los ordenamientos examinados, radica en el carácter global de la
elección, es decir, la ley designada por las partes hará referencia
tanto a las normas imperativas de tal ordenamiento, cuanto a las
dispositivas que no hayan sido sustituidas por la voluntad de los
contratantes. No obstante, no serán aplicables todas las normas
imperativas que se contemplen en la lex contractus, ya que además
de que el supuesto quede comprendido dentro del radio de acción
de la norma, será necesario que estas superen los controles
establecidos por el ordenamiento del lugar donde tenga la sede la
autoridad que conoce del caso.
La aceptación del carácter global de la autonomía conflictual no
implica que la aplicación de las normas imperativas de la ley
rectora del contrato se determine solamente con base en los
criterios de conexión establecidos en materia contractual, toda vez
que será necesario tener en cuenta el fin perseguido por dicha
norma y prestar especial atención a su ámbito de aplicación. Por
ejemplo, en el caso que la lex contractus haya sido elegida por las
partes y se pretenda la aplicación de las normas materiales
imperativas de dicho ordenamiento, será necesario que existan más
puntos de conexión con el mismo, ya que de lo contrario dichas
normas devendrían inaplicables 417. Veamos el siguiente ejemplo:
Antecedente jurisprudencial a analizar:
Van Hopplynus Instruments S.A. 418 de Bélgica celebra
un contrato con una empresa de California para la
distribución exclusiva de equipos de alta tecnología
417
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P. A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 339.
418
Corte de Casación Belga, asunto núm. C 020445.F/1, de 16 de noviembre de
2006, disponible en: http://vlex.be/vid/38173254 (última consulta 19/05/2012).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
sometido a una cláusula de arbitraje en la que se
establece que el arbitraje se llevaría a cabo en el Estado
de California. Después de producirse la terminación
unilateral del contrato por parte de la empresa
californiana, la sociedad belga decide acudir ante los
tribunales de su país argumentando que se debían
aplicar las normas belgas que estipulaban que a la
terminación unilateral de un contrato de distribución en
exclusiva, el distribuidor tenía derecho a una
compensación por los esfuerzos realizados para la
consecución de clientela, inversiones de negocios y los
gastos ocasionados por la terminación. En la norma
citada se establece además que si las prestaciones
propias de este contrato son realizadas total o
parcialmente en territorio belga, el distribuidor podrá
interponer la demanda ante los tribunales belgas que
aplicarán exclusivamente la ley de este país.
En primera y segunda instancia se declaró la falta de
jurisdicción debida a la existencia del pacto arbitral
sobre la base de los artículos II.3 y V.1.a del Convenio
de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de
sentencias arbitrales extranjeras 419 que, según criterio
del Tribunal de apelación, establecían que la
arbitrabilidad debía solucionarse de acuerdo con la lex
contractus, ya que en California un conflicto como el
planteado era susceptible de ser sometido a arbitraje,
primaba la voluntad de los contratantes expresada en el
contrato de abstraer el asunto de la justicia ordinaria.
419
Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales
extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958, cit. supra.
269
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
No obstante lo anterior, en sede de casación, la Corte de
Casación belga decidió revocar estas decisiones
sosteniendo que de acuerdo con la Convención de
Nueva York se permite al juez examinar la situación
desde la óptica de la lex fori determinando la
arbitrabilidad del asunto estudiado y, si por mandato de
este ordenamiento el caso no puede abstraerse del
conocimiento de los tribunales ordinarios, deberá
excluir la posibilidad de llevar a cabo el arbitraje.
105. Este es uno de los casos en que se estableció que una norma
de protección de la parte considerada débil, en este caso el
distribuidor exclusivo, debía aplicarse no solamente por el hecho de
ser parte del ordenamiento del lugar del tribunal que conocía del
caso, sino por tratarse de un contrato cuya ejecución se había
realizado en territorio belga, es decir, se cumple el requisito que
comentamos anteriormente de la existencia de otros puntos de
conexión adicionales a la designación del ordenamiento rector del
contrato 420.
Tal como veremos a continuación, la aplicación de las normas
imperativas pertenecientes al ordenamiento elegido por las partes
como ley rectora del contrato resulta menos conflictiva que el de
las normas imperativas de terceros países, puesto que generalmente
420
KLEINHEISTERKAMP, J., “The impact of internationally mandatory laws
on the enforceability of arbitration agreements”, en LSE Law, Society and
Economy Working Papers, London School of Economics and Political Science,
2009, pág. 7. La cuestión fundamental en este caso se debió centrar en la
posibilidad de abstraer de la justicia ordinaria un caso relacionado con un
contrato de distribución exclusiva. No obstante, la jurisprudencia belga ya se
había pronunciado al respecto en la decisión del caso Audi NSU en el que la
Corte sostiene que en un contrato de este tipo no es posible la sumisión a un
tribunal arbitral si esta conlleva a la aplicación de una ley extranjera.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
si se presenta alguna duda en su aplicación el tribunal favorecerá la
autonomía conflictual de los contratantes 421.
b)
Aplicación
y
toma
en
consideración
de
normas
imperativas de terceros Estados
106. La aplicación de las normas imperativas de un ordenamiento
diferente a la lex fori y a la lex contractus, aunque no es común, se
puede producir en ciertas situaciones excepcionales en donde se
dejará de aplicar una disposición de la lex contractus en favor de
las normas imperativas de otro Estado, a pesar que exista el
requisito visto anteriormente de la conexión manifiesta de la ley
elegida por las partes con la relación contractual.
Algunas legislaciones nacionales cono la ley suiza de Derecho
internacional privado 422 y el propio RRI 423 han establecido
determinados mecanismos y requisitos para la aplicación de
disposiciones imperativas pertenecientes a un ordenamiento
diferente a la lex fori y a la lex contractus.
421
BAADE, H. W., “The Operation of Foreign Public Law, en Texas
International Law Journal, núm. 30, págs. 435; en el mismo sentido VISCHER,
F., “General Course on Private International Law”, op. cit., págs. 166-167.
422
El artículo 19 de la Ley de Derecho internacional privado suiza, cit. supra.
Establece textualmente: “Prise en considération de dispositions impératives du
droit étranger: 1. Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants
au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition impérative
d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en
considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. 2. Pour
juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte
du but qu’elle vise et des conséquences qu’aurait son application pour arriver à
une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit”.
423
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
271
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
107. Existen dos condiciones que deben cumplirse para que sea
posible la aplicación de las normas imperativas de un ordenamiento
jurídico diferente al del lugar foro. La primera consiste en que se
deben cumplir todos los requisitos establecidos para la aplicación
de las normas imperativas de la lex fori y, la segunda es que las
leyes de policía que se pretendan aplicar pertenezcan al país en el
que ejecutarán las obligaciones establecidas en el contrato 424.
En virtud del CR si la situación analizada presentaba vínculos
estrechos con un ordenamiento de un país determinado era
suficiente para aplicar las normas materiales imperativas de este 425.
Esta situación ha cambiado con la adopción del RRI 426 al consagrar
en el artículo 9.3 del que las normas materiales imperativas de otros
Estados podrán tener efecto solamente cuando estas pertenezcan al
país en el cual se ejecutan las obligaciones 427.
La exigencia de que se trate de las normas materiales imperativas
del lugar de la ejecución del contrato obedece a la intención del
legislador europeo de tener la seguridad de que en realidad existen
unos vínculos estrechos entre la relación contractual y el país de
424
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos
internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., pág. 237.
425
GUARDANS CAMBÓ, I., Contrato internacional y Derecho imperativo
extranjero, Pamplona, Aranzadi, 1992, págs. 551-552.
426
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
427
En el texto original remitido al Parlamento se establecía la posibilidad de
aplicar las normas materiales imperativas de cualquier Estado. Esta situación
determinó que el Reino Unido decidiera mantenerse fuera del Reglamento ya que
la importancia del sector financiero en este país hacía temer la aplicación
indiscriminada de normas imperativas de terceros Estados. No obstante, con la
modificación introducida por el Dictamen de 9 de noviembre de 2007 se alteró el
texto inicial y se introdujo el requisito de aplicación de las normas de policía solo
de los países en que se deba ejecutar o se haya ejecutado el contrato. La
limitación impuesta por este artículo fue fundamental para que el Reino Unido
decidiera ejercitar el “opting in” a favor del Reglamento. Para una completa
descripción de este proceso. FAWCETT, J. y CARRUTHERS J., Cheshire,
North and Fawcett, Private International Law, Oxford, Oxford University Press,
2008, págs. 740-741.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
origen de las normas que se pretenden aplicar, situación que resulta
fundamental al momento de establecer si los intereses públicos de
dicho Estado resultarían afectados con la inaplicación de estas
disposiciones 428.
108. Debido al complejo entramado prestacional que usualmente se
encuentra presente en los contratos de transferencia de tecnología,
pueden ser varios los lugares de ejecución de las obligaciones y,
por tanto, sería posible la aplicación de una gran cantidad de
normas materiales imperativas con los efectos negativos
anteriormente mencionados. Veamos el siguiente ejemplo:
Supuesto fáctico a analizar
Un contrato de joint venture tiene como fin la
investigación y posterior explotación comercial de un
aislante térmico. En dicho contrato participan tres
sociedades de distintos países. Por una parte, una
empresa alemana y, por otra, una suiza, que se
encargarán de desarrollo del nuevo material y, una
sociedad española que será la encargada del proceso de
producción industrial y explotación comercial del
desarrollo. En este caso es posible observar que las
prestaciones dirigidas al cumplimiento del objeto del
contrato serán ejecutadas en tres países distintos, de
suerte que, en principio, las normas materiales
imperativas de estos tres Estados serán susceptibles de
ser aplicadas.
La eficacia de las condiciones enunciadas anteriormente está
supeditada a la valoración realizada por el operador jurídico quien
428
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P. A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 340.
273
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
será en última instancia quien determine la necesidad de aplicar la
norma material imperativa en función de las circunstancias
particulares de cada caso 429. Esta labor es extremadamente
compleja en razón de la cantidad de elementos y factores que deben
ser tenidos en cuenta para tomar una decisión. En primer lugar, el
juez o el árbitro que conozca del caso deberá considerar las
consecuencias de la aplicación o inaplicación de la norma; en
segundo lugar, será necesario establecer la compatibilidad de la
norma extranjera con el ordenamiento jurídico del foro y, por
último será necesario determinar el grado de previsibilidad de los
contratantes teniendo como referencia la ley que gobierna el
contrato 430.
La facultad otorgada al operador jurídico establecida en el artículo
9.3 del RRI no ha estado exenta de críticas, puesto que se
argumenta que se le estaría otorgando al juez un papel “político que
se encuentra fuera de sus competencias 431.
109. En nuestra opinión, la nueva redacción del artículo 9.3 del
RRI no aumenta la seguridad jurídica con respecto al artículo 7.1
del CR en los contratos de transferencia de tecnología, toda vez que
las partes en muchas ocasiones no podrán prever cuando una norma
será considerada como material imperativa debido a los amplios
poderes interpretativos de los que ha sido investido el operador
jurídico 432. Por otra parte, el artículo 9.3 del Reglamento establece
429
Artículo 7.1 del CR y 9.3 del Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
Otro factor que se debe tener en cuenta es si la aplicación de una determinada
norma material imperativa condicionará el reconocimiento de la decisión en el
extranjero. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE
MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit.,
pág. 341.
431
BONOMI, A., “Overriding mandatory provisions in the Rome I Regulation
on the law applicable to contracts”, op. cit., pág. 295.
432
En el ámbito americano, el artículo 11 apartado 2 de la Convención
Interamericana establece que: “Será discreción del foro, cuando lo considere
pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del Derecho de otro Estado con
el cual el contrato tenga vínculos estrechos”. En la redacción de este artículo se
430
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
que la aplicación de las normas materiales imperativas de terceros
Estados es facultativa 433 y otorga dos posibilidades al operador
jurídico, la primera es la aplicación en sentido estricto de la norma
y, la segunda, es la toma en consideración de la misma.
La aplicación en sentido estricto se refiere a que el supuesto de
hecho se corresponde completamente con la consecuencia jurídica
que la norma del tercer Estado establece, con la salvedad que las
repercusiones jurídicas estarán dictadas por la lex contractus.
Siguiendo a I. GUARDANS CAMBÓ, las normas imperativas del
ordenamiento designado por las partes como ley rectora del
contrato deben ser aplicadas en sentido estricto en las mismas
condiciones que lo haría un juez del Estado en el que han sido
dictadas 434.
La toma en consideración implica que la norma imperativa
extranjera será tenida en cuenta para llevar a cabo la configuración
del supuesto de hecho de la norma del ordenamiento que rige el
contrato 435. La importancia que se da a la norma de un tercer
Estado puede radicar en dos situaciones; la primera consiste en que
dicho Estado posea un cierto control sobre la situación analizada; la
segunda reside en que la norma que se pretende aplicar proteja un
bien jurídico reconocido por el Estado de la lex contractus.
puede apreciar la innegable influencia que ejerció el CR sobre la Convención ya
que nada se dice acerca del lugar de ejecución del contrato como se prevé en el
Reglamento Roma I, sino que se habla de “los vínculos más estrechos”, con
todos los inconvenientes que ya comentamos.
433
BUXBAUM, H. L., “Mandatory rules in civil litigation: status of the doctrine
post-globalization”, en The American review of international arbitration, vol. 18,
2007, pág. 29.
434
GUARDANS CAMBÓ, I., Contrato Internacional y Derecho Imperativo
Extranjero, op. cit., pág. 362.
435
El artículo 9.3 del Reglamento Roma I se refiere a la “toma en consideración”
al igual que la ley de Derecho internacional privado suiza que en su artículo 19,
cit. supra., también utiliza la expresión a la (Prise en considération).
275
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
En cuanto a la primera situación, es decir, el nivel de control del
Estado extranjero de cuyo ordenamiento se pretende aplicar la
norma imperativa, es común encontrarnos con normas relacionadas
con la importación o exportación. A continuación presentamos un
caso práctico que nos permitirá ilustrar lo aquí sostenido:
Supuesto fáctico a analizar:
De acuerdo con la legislación colombiana se debe
registrar los contratos que involucren una importación
de bienes que supongan una transferencia tecnológica.
En el caso en que un contrato de licencia de patente
entre una empresa española y una colombiana sea
llevado ante los tribunales españoles para la
determinación de un posible incumplimiento, será
necesario tomar en consideración la norma imperativa
colombiana, con el fin de determinar la existencia y
naturaleza del incumplimiento del contrato.
La segunda situación a la que nos referimos es aquella en que la
norma imperativa del país extranjero protege un interés reconocido
por la lex contractus. Un ejemplo que, a pesar de no tratarse de un
contrato de transferencia de tecnología, permite ilustrar la
diferencia existente entre los conceptos de aplicación y toma en
consideración de las normas materiales imperativas de un tercer
Estado lo podemos apreciar en una reciente decisión de la Corte de
Casación francesa.
Antecedente jurisprudencial a analizar:
Una empresa francesa realiza un contrato por el cual
vende a una empresa de Ghana productos cárnicos
congelados que serán enviados vía marítima. Antes de
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
llegar la carga a su destino, en Ghana se adopta una
legislación por la cual se prohíbe la entrada de este
tipo de productos al país. La empresa francesa
interpone una demanda en contra de la sociedad de
Ghana por incumplimiento y en su defensa ésta última
alega que deben ser aplicables las normas imperativas
de Ghana, a pesar que la ley que regía el contrato era
la ley francesa 436. Aunque el Tribunal de apelaciones
no acoge los argumentos de la demandada, La Corte
en casación sostiene que 437: “Al aplicar la legislación
de un país determinado, se le puede dar efecto a las
disposiciones imperativas de la ley de otro país con el
que la situación tiene una relación estrecha en la
medida en que, según el Derecho este último país,
estas normas se aplican cualquiera que sea la ley
aplicable al contrato. Por lo tanto, el Tribunal de
apelación viola el artículo 7.1 del CR al dejar sin
436
Sentencia de la Corte de Casación francesa núm. 08-21511 de 16 de marzo de
2010, disponible en:
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financier
e_economique_574/, (última consulta 19/05/2012).
437
La Corte sostiene: “Lors de l'application de la loi d'un pays déterminé, il peut
être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel
la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce
dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le
contrat. En conséquence, viole l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de
Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la cour
d'appel qui, pour écarter une demande de nullité pour cause illicite d'un contrat
de transport de viande française vers le Ghana, retient que l'embargo décrété
unilatéralement par l'Etat du Ghana sur la viande bovine d'origine française, n'a
pas de force obligatoire à l'égard des parties au contrat de transport et qu'au
regard de la loi applicable, la cause du contrat ne remplit aucune des conditions
énoncées par l'article 1133 du code civil français, alors qu'il lui appartenait de
déterminer, par application de la Convention de Rome, l'effet pouvant être donné
à la loi ghanéenne invoquée devant elle”.
277
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
efecto el contrato al no haber
consideración la ley de Ghana”.
tomado
en
Tal como se desprende del apartado arriba trascrito, la Corte de
Casación revoca la decisión del Tribunal de apelación acogiendo
los argumentos de la defensa, pero utiliza la expresión “tomar en
consideración” en lugar de usar el término aplicación propiamente
dicho.
110. De acuerdo con lo visto en las páginas anteriores, la aplicación
de las normas materiales imperativas de otros Estado diferentes al
de la foro es sumamente complicado y abre la posibilidad a
numerosos debates no solamente de tipo académico, sino práctico.
En nuestra opinión, aunque el camino para la aplicación de este
tipo de normas ha sido trazado por el RRI, el hecho de que dicha
aplicación sea facultativa, probablemente por razones políticas más
que jurídicas, constituye un serio obstáculo para alcanzar una
unidad de criterio y en última instancia la seguridad jurídica.
En efecto, varias son las posiciones que se han planteado sobre la
posibilidad de implementar un método homogéneo para identificar
las situaciones en que se debería aplicar las normas materiales
imperativas de otros Estados. Una de ellas sostiene que el análisis
debe centrarse en los valores que comparten los ordenamientos, el
de la lex fori y el de las normas que se pretenden aplicar. En otras
palabras, las normas imperativas extranjeras serán aplicables si
comparten los valores protegidos por la lex fori 438. Similar posición
es la de aquellos que sostienen que se debe sospesar el fin
propuesto por las normas y si ese fin es protegido en por la lex fori,
las normas imperativas extranjeras deben ser aplicadas. Ahora bien,
438
Vid. GROSSFELD, B. y ROGERS, C. P., “A Shared Values Approach to
Jurisdictional conflicts in International Economic Law”, en International and
Comparative Law Quarterl y, núm. 32, 1983, pág. 932. Una clasificación similar
aporta BLESSING, M., “Impact of the extraterritorial application of mandatory
rules on international contracts”, en Swiss Commercial Law Series, vol. 9, 1999,
págs. 14-15.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
existen también voces en contra de la aplicación de este tipo de
normas argumentando que el deseo de aplicarlas obedece o bien a
formas imperialistas en la creación de leyes o bien a sentimientos
parroquiales o egoístas del Estado al cual pertenecen 439. Lo cierto
es que en la práctica jurídica es posible evidenciar que, a pesar de
haberse creado las condiciones para facilitar la aplicación o toma
en consideración de las normas imperativas de otros Estados, los
operadores jurídicos siguen inclinándose por el respeto a la
elección de las partes 440.
111. Las normas materiales imperativas generalmente pueden ser
agrupadas de acuerdo con los principios o valores que protegen y,
por ende, es posible identificar los campos en los que se suelen
presentar con mayor frecuencia. Las categorías que, en nuestra
opinión, ejercen una influencia directa sobre el objeto de estudio de
esta tesis doctoral son: las Disposiciones regulatorias del Derecho
de la competencia, las normas relativas a la inversión extranjera y
de control de cambios de moneda extranjera, normas de control de
tecnologías de doble uso, las normas de protección a ciertos
operadores mercantiles y, finalmente, las normas de control de
exportaciones e importaciones 441. A continuación expondremos las
439
MAYER, P., “Mandatory rules of law in international arbitration”, op. cit.,
pág. 289. En el mismo sentido, VOSER, N., “Mandatory Rules of Law as a
Limitation on the Law Applicable in International Commercial Arbitration”, en
American Review of International Arbitration, núm. 7, 1996, pág. 357.
440
MUIR-WATT, H. y RADICATI DI BROZOLO, L. G., “Party Autonomy and
Mandatory Rules in a Global World”, en Global jurist advances Berkeley
University, 2004, pág. 3; y BUXBAUM, H. L., “Mandatory rules in civil
litigation: status of the doctrine post-globalization”, op. cit., pág. 32.
441
Vid. PAUKNEROVÁ, M., “Mandatory rules and public policy in
international contract law”, en Academy of European Law, vol. 11, 2010, pág.
32; FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P. A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 336; y
CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos
internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit, pág. 236. Refiriéndose al
Derecho de la competencia, vid. GIULIANO, M. y LAGARDE, P., “Report on
279
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
normas imperativas que pueden ser susceptibles de aplicarse a los
contratos de transferencia de tecnología desde la perspectiva de los
países productores de tecnología y, la de los receptores.
112. La UNCTAD dentro del desarrollo de las negociaciones del
Código Internacional de Conducta de Transferencia de Tecnología
ubicó dos tipos de normas que afectaban los procesos de
transferencia de tecnología. Por una parte las normas generales,
dentro de las cuales se encuentran las normas de planificación de
desarrollo, controles de cambios y leyes sobre inversiones
extranjeras y, por la otra, las normas dedicadas específicamente a
los procesos de transferencia de tecnología, tales como, legislación
antimonopolio, leyes de propiedad industrial y leyes de
transferencia de tecnología 442. Entre las normas que afectan los
contratos de transferencia de tecnología, existen disposiciones que
inciden de manera particular en la protección de la parte receptora
de tecnología a través de diferentes mecanismos. Siguiendo la
clasificación de la UNCTAD, para el desarrollo de este trabajo de
investigación hemos decidido estudiar tres sectores del
ordenamiento jurídico que, a nuestro juicio, son los que mayor
relevancia presentan en función del objeto de esta tesis doctoral.
Estos sectores son, dentro de las normas generales, las normas de
inversión extranjera y, dentro de las normas específicas, las normas
que regulan la forma y el registro del contrato y, las normas de
Derecho de la competencia.
the Convention on the law applicable to contractual obligations”. Official Journal
C282, de 31 de octubre de1980, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/.
442
Secretaría de la UNCTAD, Posibilidad y viabilidad de un Código
Internacional de Conducta en el campo de la Transmisión de Tecnología”,
Documento TD/B/ACII. 22, Ginebra, Suiza, 6 de junio de 1974, pág. 12.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
IV.
Normas protectoras del Derecho a la
libre competencia y su repercusión en los
contratos de transferencia de tecnología
A.
Planteamiento
113. El principio de la libre competencia es uno de los pilares
fundamentales de las economías democráticas de la actualidad. El
argumento que sostiene este principio consiste en que una
economía de mercado basada en una genuina competencia
beneficia al consumidor evitando altos precios creados
artificialmente e incentivando el desarrollo y disponibilidad de
bienes y servicios de óptima calidad 443.
Tal como estudiamos en apartados anteriores las normas
imperativas son aquellas que destinadas al cumplimiento de un fin
considerado esencial para el Estado, se imponen a la autonomía de
la voluntad de los particulares. Pues bien, al ser, como
mencionamos, el principio de competencia económica uno de los
pilares fundamentales de la sociedad actual, es lógico que esté
protegido por un sistema de normas imperativas encargado de fijar
unos límites a la libertad de configuración de las relaciones
contractuales.
La política de competencia económica es un término amplio que
cubre las acciones gubernamentales que afectan las condiciones de
los participantes en un mercado en particular. De esta forma la
política comercial, las regulaciones relativas a inversiones, el
sistema de propiedad industrial e intelectual, la regulación de la
quiebra de empresas y las ayudas estatales, entre otros, son parte
integrante de la política de competencia económica.
443
TRITTON, G., Intellectual property in Europe, op. cit., pág. 753.
281
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
El término Derecho de la competencia, por su parte, hace referencia
a la legislación, decisiones judiciales y, en general a todo tipo de
disposiciones encaminadas a evitar que los particulares utilicen una
posición privilegiada para lograr la concentración o abuso del
poder e incluso la exclusión de otros competidores del mercado,
por ello, en este apartado estudiaremos, en primer lugar, la relación
existente entre el Derecho de la competencia y los derechos de
propiedad industrial e intelectual presentes en un contrato de
transferencia de tecnología (B), posteriormente, analizaremos la
forma en que Estados Unidos (C) y la Unión Europea (D) abordan
el problema de las cláusulas abusivas en este tipo de contratos.
B.
El Derecho de la competencia y los
derechos de propiedad industrial e intelectual
114. Uno de los fines de mayor relevancia para los Estados consiste
en incentivar la innovación científica y artística a través de la
implementación del sistema de derechos de propiedad industrial e
intelectual, que por su naturaleza y función constituyen un
monopolio legal y, como tal, una excepción al principio de la libre
competencia económica. Algunos autores han afirmado que la
propiedad industrial y el Derecho de la competencia son caras de
una misma moneda en la que a través de la primera se otorgan
monopolios encaminados a incentivar la innovación, mientras la
segunda se encarga de frenar los efectos negativos de las
restricciones a la libre competencia 444. En igual sentido se ha
pronunciado la Corte de apelaciones del Circuito Federal de
Estados Unidos en el caso Atari Games Corp. v. Nintendo of
444
SCOTT, MANNE, GEOFFREY A., SYKUTA, MICHAEL E. y WRIGHT,
JOSHUA D., “Comment on Intellectual Property, Concentration and the Limits
of Antitrust in the Biotech Seed Industry” en Lewis & Clark Law School Legal
Studies
Research
Paper
núm.
2010-9,
disponible
en:
http://ssrn.com/abstract=1553064 (última consulta 18/05/2012).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
America Inc., sosteniendo que ambas materias son
complementarias, ya que lo que buscan es incentivar la industria, la
competencia y la innovación 445. No obstante, no es extraño que en
muchas ocasiones se generen tensiones entre la disciplina del
Derecho de la competencia y el ejercicio de las facultades propias
de derechos como patentes o marcas, toda vez que en palabras de
R. FELDMAN, mientras una disciplina crea monopolios la otra los
restringe 446.
115. Así pues, el debate de la relación entre el ejercicio de los
derechos de propiedad industrial e intelectual y el Derecho de la
competencia ha sido presentado ante diversos organismos
multilaterales, entre ellos la OMC en donde se ha discutido, no
solamente en función de las distorsiones que causa en el mercado la
existencia de prácticas restrictivas en contratos que involucren
derechos sobre bienes inmateriales, sino también teniendo en
cuenta el fenómeno de la adquisición y concentración de empresas
transnacionales que resulten en conglomerados con posiciones de
dominio que afecten el correcto funcionamiento de diferentes
mercados.
Como resultado de las discusiones mencionadas anteriormente se
consagró en el artículo 40 ADPIC la necesidad de controlar las
prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. No
obstante, los negociadores internacionales no lograron llegar a un
consenso en cuanto a las prácticas prohibidas o que tenían el
potencial de influir negativamente en el derecho de la libre
competencia y tan solo se logró introducir dentro del texto del
Acuerdo y a nivel ilustrativo algunas de estas prácticas. No
obstante, se confirma la libertad que tienen los países miembros, en
445
Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc. U.S. Court of Appeals,
Federal Circuit September 10,1992, 975 F.2d 832, 24 USPQ2d 1015.
446
FELDMAN, R., “Patent and Antitrust: Differing Shades of Meaning”, en
Virginia Journal of Law and Technolog y, vol. 13, núm. 2, 2008, pág. 2.
283
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
especial los países en vías de desarrollo, para fijar a través de sus
legislaciones internas la prohibición de otras conductas 447.
Ahora bien, a pesar de la evidente importancia de la consagración
de este tema en el texto del acuerdo ADPIC, los esfuerzos
posteriores encaminados a lograr una armonización a nivel
internacional entre las políticas de competencia económica y los
derechos de propiedad industrial e intelectual han fracasado448 y no
se espera llegar a un consenso en un futuro cercano 449. De igual
manera, la mayoría de los sistemas de competencia del mundo han
tenido dificultades para implementar y llevar a la práctica normas
que permitan distinguir las cláusulas de los acuerdos que pueden
ser permitidas de aquellas que otorgan protecciones indebidas y, en
consecuencia, diferentes han sido las formas de lidiar con este
problema 450.
447
CORREA, C. M. y YUSUF, A., Intellectual property and international trade:
the TRIPs Agreement, Londres, Kluwer Law International, 2008, pág. 60.
448
Este fracaso se ha puesto en evidencia con el abandono de las negociaciones
llevadas a cabo en el seno de la OMC. Vid. Decisión del Consejo General de la
Organización Mundial de Comercio, de 31 de julio de 2004, disponible en:
http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_dg_
31july04_e.htm#invest_comp_gpa (última consulta 19/05/2012).
449
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y
DESARROLLO, UNCTAD, “La política de la competencia y el ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual”, Informe de la secretaría de la UNCTAD,
TD/B/COM.2/CLP/68,
Ginebra,
2008,
pág.
6,
disponible
en:
http://www.unctad.org/sp/docs/c2clpd68_sp.pdf (última consulta 19/05/2012).
450
Una de las contradicciones que se presentan entre las disciplinas de la
propiedad industrial e intelectual con el Derecho de la competencia tiene que ver
con la utilización de los mismos términos con significados distintos. Un ejemplo
lo encontramos en el término “monopolio” ya que muchos jueces se refieren a un
derecho de propiedad industrial como un monopolio, otorgándole un significado
propio del Derecho de la competencia que hace referencia al poder en el mercado
y, como es obvio la concesión de un derecho de propiedad industrial no implica
por sí mismo un poder ya que será necesario establecer la existencia de sustitutos
y otros factores. Para un completo análisis de esta cuestión FELDMAN, R.,
“Patent and Antitrust: Differing Shades of Meaning”, op. cit., págs. 5-14.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
116. En los países desarrollados el Derecho de la competencia es la
forma más recurrida para moderar los excesos de los titulares de
derechos de propiedad industrial e intelectual. Esta concepción
tiene como fundamento la mayor eficacia de las herramientas
proporcionadas por el Derecho de la competencia sobre los
mecanismos de control aplicados en las políticas de transferencia
de tecnología de la década de los años 70, bajo las cuales se
sometía a la aprobación previa los contratos de transferencia de
tecnología y a revelar la información accionarial del inversionista a
agencias públicas. La ventaja del Derecho de la competencia radica
en que el control que ejerce es posterior a la celebración del
contrato, de suerte que los costes transaccionales en tiempo y
dinero que suponían para el inversor extranjero el someterse a
controles previos desaparece.
Diferentes autores e instituciones comparten la visión
anteriormente expuesta 451, ya que consideran que el Derecho de la
competencia es el adecuado para moderar los excesos creados por
la concesión de monopolios legales a través de patentes y, al mismo
tiempo, mantener un balance de los intereses de los consumidores y
potenciales competidores en el mercado. La UNCTAD lo ha hecho
en los siguientes términos: “la política de la competencia de los
principales países o regiones desarrollados suele adoptar una
actitud favorable ante los derechos de propiedad intelectual. No
obstante, los poderes públicos pueden intervenir cuando un análisis
pragmático caso por caso indica que el poder de mercado basado en
451
MASKUS, K. E., Encouraging International Technology Transfer, Ginebra,
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2004;
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y
DESARROLLO, UNCTAD, World Investment Report 2002, Transnational
Corporations and Export Competitiveness, Ginebra, Organización de Naciones
Unidas, 2002.
285
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
esos derechos limita abusivamente la competencia en los mercados
pertinentes” 452.
C.
El Derecho de la competencia y la
transferencia de tecnología en Estados Unidos
117. Una vez analizada la importancia que el Derecho de la
competencia reviste para el control del ejercicio de los derechos de
propiedad industrial e intelectual en los contratos de transferencia
de tecnología, corresponde estudiar ahora el sistema de
competencia de los Estados Unidos. Con este propósito,
empezaremos por exponer los aspectos fundamentales de este
sistema (1), para posteriormente analizar las conductas establecidas
en la regulación como anticompetitivas en los contratos de
transferencia de tecnología (2), tanto en las IP Antitrust Guidelines
(a), cuanto en el Informe de la Comisión Federal de Comercio de
2007 (b). Finalizaremos este apartado con el estudio de la doctrina
del patent misuse (3).
1.
Aspectos fundamentales del Derecho de
la competencia
118. Para una correcta comprensión de la manera en que son
tratadas las cláusulas que pueden constituir un abuso en un contrato
de licencia de tecnología consideramos importante, en primer lugar,
exponer los postulados básicos del Derecho de la competencia en
Estados Unidos, sin pretender entrar en profundidad en esta
materia, ya que tal tarea superaría ampliamente los objetivos de la
presente tesis doctoral. Tras dicho estudio analizaremos la forma en
452
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y
DESARROLLO, UNCTAD, World Investment Report 2002, Transnational
Corporations and Export Competitiveness, Ginebra, Organización de Naciones
Unidas, 2002.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
que las normas del Derecho de la competencia afecta al desarrollo
de los contratos de licencia de tecnología.
El actual sistema de Derecho de la competencia tuvo sus orígenes
en 1860, cuando en algunos Estados se proclamaron las leyes
antitrust. Posteriormente en 1890 nace la famosa Sherman Act que
actualmente es la encargada de regular las conductas que afectan la
competencia entre empresas. Más tarde, en 1915 se aprobaron la
Clayton Act y la llamada Federal Trade Commission Act en virtud
de la cual se creó la FTC.
Junto con la Sherman Act debe tenerse en cuenta la existencia de la
Foreign Trade Antitrust Improvements Act, que está destinada a las
empresas extranjeras que realicen transacciones comerciales en
Estados Unidos, incluso aquellas que no posean una filiar o
sucursal en el país podrían someterse a esta regulación si de sus
actuaciones se desprende un efecto directo, sustancial y
razonablemente previsible sobre el comercio. La aplicación de las
disposiciones de este esta ley no es muy frecuente, debido a que en
gran medida se supedita a razones políticas como las relaciones
internacionales existentes con el país de origen de la empresa
extranjera 453.
119. Aunque la mayoría de los Estados posee un cuerpo normativo
encargado de regular la competencia económica, la jurisprudencia
de la Corte Suprema ha establecido que las normas mencionadas en
el párrafo anterior, aunque en principio serían aplicables cuando se
restrinja el comercio entre Estados o con países extranjeros,
también se aplicarán cuando la conducta analizada pueda afectar al
comercio interestatal e incluso a conductas realizadas en el interior
453
Para un completo análisis de esta disposición, BUSWELL, D. J., “Foreign
Trade Antitrust Improvements Act: A Three Ring Circus - Three Circuits, Three
Interpretations”, en Delaware Journal of Corporate Law, vol. 28, núm. 3, 2004,
págs. 979-1009.
287
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
de un solo Estado. En otras palabras, la interpretación dada por la
Corte Suprema conduce a que el gobierno federal tenga una
competencia cuasi universal en materia de Derecho de la
competencia 454.
120. El Derecho de competencia de Estados Unidos está
conformado por tres categorías fundamentales: los acuerdos entre
empresas, la monopolización y las fusiones entre empresas. Las dos
primeras categorías están reguladas por la Sherman Act, mientras el
tema de las fusiones entre empresas se encuentra gobernado por la
Clayton Act. Debido a su importancia y su amplísima aplicación a
los contratos de transferencia de tecnología es necesario realizar un
análisis más detallado de la Sherman Act. Tal como se indicó
anteriormente, esta ley nace en 1890, razón por la cual su texto ha
debido ser interpretado para evitar aplicaciones literales que
conducirían a una excesiva restricción de la libertad de los
participantes en el mercado.
121. La sección primera de Sherman Act 455 establece la prohibición
de la realización de acuerdos entre empresas, pero su tenor literal
contiene tal nivel de restricción que ha sido necesario que la Corte
Suprema interprete su contenido introduciendo la denominada
“rule of reason”, consistente en que el juzgador debe realizar un
análisis para determinar si el acuerdo objeto de estudio afecta
injustificadamente a la sociedad y, por tanto, es ilegal 456.
Ahora bien, en virtud del principio de economía procesal, la
jurisprudencia, haciendo la diferenciación entre acuerdos verticales
454
FORNELLS DE FRUTOS, J., “Derecho de competencia en Estados Unidos”
en Boletín económico de ICE, núm. 2802, 2004, pág. 46.
455
La sección primera de la Sherman Act establece “Every contract, combination
in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce
among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal”.
456
Standard Oil Co. of New Jersey v. United States 173 Fed. Rep. 177, 1911. La
aplicación de la rule of reason se contrapone al de la aplicación de la prohibición
per se.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
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PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
y horizontales, ha establecido algunas conductas que son
declaradas directamente ilegales sin necesidad de aplicar la “rule of
reason” y sin exigir ninguna cuota de mercado específica 457. Si
estamos en presencia de acuerdos horizontales las conductas en las
que no se aplicará la “rule of reason” son la fijación de precios, el
fraude en subastas y licitaciones y, el reparto de mercados.
No obstante, la práctica sobre las conductas prohibidas en acuerdos
verticales ha tenido una progresiva evolución, a punto tal que
actualmente solo se establece una prohibición directa (sin
aplicación de la rule of reason) consistente en la fijación de un
precio mínimo por parte del proveedor al vendedor. Las demás
conductas son objeto de estudio en función del nivel de poder que
el agente posea en el mercado, con lo cual se presenta un
paralelismo con la figura de la “monopolización” que es el
equivalente al abuso de posición dominante en el sistema de
Derecho continental 458.
122. La monopolización, contenida en la sección 2 de la Sherman
Act 459 exige, por un lado que se verifique una alta cuota de mercado
del agente y, por otro, que existan fuertes barreras de entrada al
mercado de referencia. Al igual que en Derecho de competencia
europeo y latinoamericano, la sola existencia de una posición de
dominio no se reprocha por parte del Estado, es el abuso de esta
posición el que es objeto de reproche. Inicialmente la interpretación
457
FORNELLS DE FRUTOS, J., “Derecho de competencia en Estados Unidos”,
op. cit., pág. 48.
458
Ibidem.
459
La Sección 2 de la Sherman Act establece: “Every person who shall
monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other
person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the
several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felon y, and,
on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $10,000,000 if a
corporation, or, if any other person, $350,000, or by imprisonment not exceeding
three years, or by both said punishments, in the discretion of the court”.
289
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
dada por los tribunales del concepto de “abuso” fue demasiado
estricta, a punto tal que empresas, que introducían altos niveles de
innovación, fueron declaradas como culpables de un abuso de su
posición de dominio. Esta situación fue descrita en el caso United
States v. Aluminium Company of America 460 en donde el Juez L.
HAND sostuvo que “el competidor exitoso que ha sido animado
para competir no debe ser castigado cuando gana” 461.
En la actualidad la evolución de la jurisprudencia muestra una
tendencia hacia la flexibilización, de suerte que no se considera que
exista un abuso cuando la posición de dominio es resultado de la
superioridad de los productos de la empresa, su capacidad de
innovación o su suspicacia empresarial, sino cuando existe una
“premeditación” para consolidar o ampliar la posición dominante.
No obstante lo anterior, el concepto de “premeditación” es ambiguo
y no siempre susceptible de ser claramente definido, debido a que
su esencia es puramente casuística, razón por la cual se han
establecido conductas que suponen la existencia de un abuso de la
posición de dominio en el mercado per se, tales como los precios
predatorios, o determinados acuerdos verticales de exclusividad o
promoción en los que, un productor con posición dominante,
entable con sus distribuidores con el fin de dificultar o evitar la
entrada en un mercado a sus competidores 462.
460
United States v. Aluminium Company of America, 148 F.2d 416, (2d Cir.
1945).
461
En la sentencia mencionada el Juez Learned Hand sostuvo: “The successful
competitor, having been urged to compete, must not be turned upon when he
wins”.
462
En este sentido, es pertinente resaltar que, de acuerdo con una reciente
decisión de la Corte Suprema, al igual que acontece con la categoría de los
acuerdos entre empresas estudiada anteriormente, la fijación de precios de
reventa que antes era calificada como una práctica monopolística per se, ahora
debe ser objeto de la aplicación de la “rule of reason”, comentada anteriormente
Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 551 U.S. 877, 2007.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
123. La tercera rama del Derecho de competencia en Estados
Unidos es el del control de fusiones de empresas, regulado por la
Clayton Act en la que se restringe la adquisición y fusión de
empresas si esta tiene como efecto la reducción significativa de la
competencia o si se crea un monopolio en un mercado 463. No
obstante, excepto en lo que concierne a la figura de los joint
ventures que analizaremos posteriormente, consideramos que el
estudio de las fusiones y adquisiciones supera los objetivos
propuestos en esta tesis doctoral.
2.
Conductas reguladas por el Derecho de
la competencia en los contratos de
transferencia de tecnología
124. Teniendo ya un panorama general del funcionamiento del
Derecho de la competencia en Estados Unidos, iniciaremos el
estudio de las disposiciones específicas que se superponen a la
voluntad de las partes en los contratos internacionales de
transferencia de tecnología que de acuerdo con la clasificación
anteriormente señalada corresponderá a los acuerdos entre
empresas.
En 1995 el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de
Comercio de los Estados Unidos adoptaron la postura según la cual
el titular de una patente está investido, gracias a un derecho de
propiedad otorgado por el Congreso, de un derecho exclusivo que
constituye un incentivo por los esfuerzos invertidos en su creación.
463
La sección 18 de la Clayton Act establece: “No person engaged in commerce
or in any activity affecting commerce shall acquire, directly or indirectly the
whole or any part of the stock or other share capital [...], where in any line of
commerce or in any activity affecting commerce in any section of the country the
effect of such acquisition may be substantially to lessen competition, or to tend
to create a monopoly”.
291
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
El Derecho de la competencia solo podrá intervenir cuando por
medio de un acuerdo se incremente las facultades concedidas por
dicho derecho exclusivo 464.Como veremos con más detalle en el
epígrafe siguiente, la posición adoptada por la Unión Europea es
clara en el sentido de que las normas del Derecho de competencia
pueden sobreponerse sobre los derechos de propiedad y solo desde
hace relativamente poco tiempo la Comisión ha reconocido la
necesidad de protección de un licenciatario contra los denominados
free riders.
Después de un enérgico debate llevado a cabo ante tribunales de
diferentes jurisdicciones, se ha aceptado que los principios
fundamentales del derecho de competencia (antitrust) serán
aplicados a los casos que involucren derechos de propiedad
industrial e intelectual. Tal como lo sostiene el juez R. POSNER, el
análisis de los derechos de propiedad industrial e intelectual desde
la óptica del Derecho de la competencia se encuentra
suficientemente informado por la teoría económica para hacer
frente a los problemas que trae consigo la economía actual 465.
a)
Las Antitrust Guidelines for the
Licensing of Intellectual Property
125. En 1995, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y
la FTC publicaron las Antitrust Guidelines for the Licensing of
Intellectual Property 466 (en adelante IP Antitrust Guidelines), cuyo
464
KORAH, V., Intellectual property rights and the EC competition rules,
Oxford, Hart publishing, 2006, págs. 27-28.
465
POSNER, R., Antitrust law, Chicago, University of Chicago Press, 2001, pág.
256.
466
U.S. DEPARTMENT. OF JUSTICE AND FEDERAL. TRADE
COMMISSION, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,
disponible en:
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
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INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
propósito fundamental era establecer los parámetros para la
aplicación de las normas de competencia a los contratos de licencia
de derechos de propiedad industrial e intelectual 467. En las IP
Antitrust Guidelines se establecen los siguientes principios
fundamentales que deben ser seguidos en el estudio de cada
caso 468:
1. Para analizar las conductas anticompetitivas, la propiedad
industrial e intelectual debe ser considerada esencialmente
comparable con cualquier otra forma de propiedad 469.
2. No debe presumirse que la propiedad industrial e
intelectual genera poder de mercado en el contexto del
Derecho de la competencia.
3. El licenciamiento de la propiedad industrial e intelectual
permite a las empresas la combinación de factores de
http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.pdf,
(última
consulta
19/05/2012).
467
En su apartado 2.1 las IP Guidelines establecen que su ámbito de aplicación
serán las patentes, los derechos de autor y los secretos empresariales.
468
La sección 2 de las IP Antitrust Guidelines establece textualmente: “General
principles These Guidelines embody three general principles:
a.
for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual
property as being essentially comparable to any other form of property;
b.
the Agencies do not presume that intellectual property creates market
power in the antitrust context; and
c.
the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms
to combine complementary factors of production and is generally
precompetitive”.
469
Este principio fue pieza fundamental en las discusiones del célebre caso
United States v. Microsoft Corp. 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001) en donde la Corte
del Circuito de Columbia rechaza el argumento de Microsoft según el cual
debido a que se estaba ejerciendo un derecho de propiedad intelectual era
inaplicable el Derecho de la competencia.
293
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
producción complementarios y, en general, el ejercicio de
actividades que favorecen la competencia.
126. Con la adopción de las IP Antitrust Guidelines y los sucesivos
pronunciamientos judiciales es posible apreciar la postura de los
Estados Unidos en cuanto a la relación entre el Derecho de la
competencia y los contratos de transferencia de tecnología en
general, en donde, a diferencia de lo que ocurre con la
reglamentación de la Unión Europea, que más adelante
estudiaremos, se puede decir que la aplicación de la normativa
Antitrust se muestra más flexible frente a los derechos de propiedad
industrial e intelectual 470.
470
En cuanto a la categoría de la monopolización, aunque no se refiere a los
contratos de transferencia de tecnología, nos parece pertinente poner de relieve la
diferencia de posturas respecto al tema en la Unión Europea y Estados Unidos.
Una de las conductas más problemáticas es la negativa a conceder una licencia.
Las IP Antitrust Guidelines establecen caramente que en los casos en que las que
el titular de un derecho de propiedad industrial e intelectual detente una posición
de dominio, éste no tendrá la obligación de licenciar a terceras partes el uso de
sus derechos. De igual manera, la jurisprudencia ha seguido esta posición. Así, la
Corte de Apelación del Circuito Federal en la sentencia del caso Intergraph
Corp. v. Intel Corp., 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999), revocó la decisión del
tribunal de distrito en la cual se declaraba que Intel había infringido la Sección 2
de la Sherman Act (monopolización) al haber interrumpido el suministro de
muestras e información técnica sobre sus nuevos microprocesadores para
workstations a Intergraph con el fin de presionarlo a negociar en diferentes
procesos que esta última empresa había interpuesto contra Intel por la supuesta
infracción de algunas patentes de microprocesadores de su propiedad. La Corte
sostuvo que Intel al estar legalmente amparado por un derecho de patente no
puede infringir la Sección 2 de la Sherman por el mero hecho de mantener poder
de mercado que le concede el ejercicio de su derecho de patente. La Corte
Suprema reafirmó la posición de la Corte de apelación en el caso Verizon
Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP 540 U.S. (2004),
no. 02-682, de 13 de enero de 2004, en donde se desestiman las pretensiones del
demandante de que se declarara contraria a la Sección 2.ª de la Sherman Act la
negativa de Verizon Communications, Inc. a conceder a AT&T el acceso a los
servicios de su red de telecomunicaciones en Nueva York, para que esta empresa
pudiera prestar los servicios de comunicación. Para un completo análisis de esta
conducta en el Derecho norteamericano y su comparación con la normativa
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
En efecto, las IP Antitrust Guidelines, cuyo equivalente europeo
sería el RECATT, contrario a este último, son directrices generales
que no tienen fuerza vinculante y que lejos de ser un cuerpo
normativo sistemático y detallado como aquel Reglamento,
constituye una serie de principios guía para la aplicación del
Derecho de la competencia.
En la práctica negocial, las mayores tensiones se generan en las
relaciones contractuales entre titulares de derechos de propiedad
industrial e intelectual y terceras partes como distribuidores,
licenciatarios y co-ventures, toda vez que los derechos exclusivos
pueden ser usados para realizar prácticas como extender la
protección a las propias cadenas de distribuidores, adquirir la
cotitularidad de derechos de patentes, obtener la titularidad sobre
resultados futuros en acuerdos de joint venture de investigación y
desarrollo 471 y en general para la utilización de nuevas figuras
como los denominados patent pools 472, Patent thicket 473 o
consorcios de patentes 474.
europea BANCHES OPI, S. y DÍEZ ESTELLA, F. “La aplicación del derecho
Antitrust al ejercicio unilateral de los derechos de propiedad intelectual e
industrial: el estado de la cuestión en la Unión Europea y en los EE.UU”, en
Revista de derecho mercantil, núm. 260, 2006, págs. 641-680.
471
GHIDINI, G., Intellectual property and competition law: the innovation
nexos, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2006, pág. 99.
472
Los patent pools son acuerdos entre empresas que han decidido otorgar una
autorización de uso sobre sus derechos exclusivos de forma recíproca o a un
tercero. CLARK, J., PICCOLO, J., STANTON, B. y TYSON, K., “Patent pools:
a solution to the problem of access in biotechnology patents?”, en Patent
Pooling, USPTO Issues White Paper, 2001, pág. 7.
473
Su traducción al castellano más cercana sería marañas de patentes,
consistentes en conjuntos de derechos de patente que obligan a quien desee tener
acceso a una tecnología a obtener licencias para usar una multiplicidad de
patentes, pueden tener efectos pro competitivos, puesto que las empresas que
trabajan con una “maraña de patentes” compuesta por patentes superpuestas
puedan combinarlas para desarrollar tecnologías, sin embargo, a través de ella se
295
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Ahora bien, estos acuerdos deben ser analizados con sumo cuidado,
ya que si bien es cierto que existe una potencial amenaza al
principio de la libre competencia, también lo es que el beneficiario
de la autorización de uso de un derecho exclusivo necesita más
protección que la que necesitaría otra figura en su posición, por
ejemplo un mero distribuidor, debido a que en muchas ocasiones
para desarrollar el objeto del acuerdo no solamente será necesario
el establecimiento de un mercado, sino también la creación de una
línea de producción y el desarrollo de la tecnología transferida 475.
127. Las autoridades de la competencia de Estados Unidos suelen
prestar especial atención a dos factores fundamentales: el primer
factor está relacionado con los términos del contrato y el segundo
con la naturaleza vertical u horizontal de la relación entre los
contratantes. Cuando la relación es horizontal el análisis se centra
en si con el contrato se producirán efectos que puedan afectar la
libre competencia en el sector 476. Por el contrario, cuando la
puede crear una fijación de precios obligando a competidores a negociar con
todas las empresas involucradas o podría imponer condiciones abusivas a
quienes no son miembros ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, OMPI, “informe sobre el sistema internacional de patentes”,
SCP/12/3
Rev.2,
2008,
pág.
86,
disponible
en:
(última
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_12/scp_12_3_rev_2.pdf
consulta 19/05/2012).
474
Los consorcios de patentes están constituidos por múltiples titulares de
patentes que ponen en común sus patentes y, mediante una entidad conjunta,
conceden licencias a terceros. Los consorcios de patentes pueden reducir los
costos de transacción al hacer posible que una parte negocie simultáneamente
múltiples licencias para utilizar diversas patentes. Esta modalidad se acerca
mucho al concepto de patent pools, aunque aquí el elemento más importante es la
administración de los derechos por una sola entidad.
475
KORAH, V., Intellectual property rights and the EC competition rules, op.
cit., pág. 28.
476
Para un completo análisis de cada una de las conductas que pueden generar un
riesgo para la libre competencia AMERICAN BAR ASSOCIATION,
Intellectual Pproperty and Antitrust Handbook, Chicago, ABA Publishing, 2007,
en especial el capítulo V.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
relación es de carácter vertical se presta menos atención a los
acuerdos, siempre y cuando estos permitan maximizar los
beneficios con la explotación de los derechos de propiedad
industrial e intelectual 477.
b)
El informe de la Comisión
Federal de Comercio de 2007
128. En años recientes la Comisión Federal de Comercio (Federal
trade commission, en adelante FTC) y el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos sostuvieron prolongadas audiencias cuyo
tema de discusión era la intersección entre el Derecho de la
competencia y las normas protectoras de los desarrollos
tecnológicos, producto de las cuales se publicó un reporte en
2007 478 patrocinado por la Comisión de modernización del
Derecho de la competencia (Antitrust modernization commission)
que junto con los pronunciamientos de la Corte Suprema de justicia
han dado como resultado una clara posición respecto a este tema.
Para exponer los acuerdos que pueden suponer un peligro para el
desarrollo del Derecho de la libre competencia utilizaremos la
misma estructura que fue empleada en el reporte de la FTC y el
Departamento de Justicia de Estados Unidos de 2007 479:
477
DELRAHIM, M., “US and EU Approaches to the Antitrust Analysis of
Intellectual Property Licensing: Observations from the Enforcement
Perspective”, en US Department of Justice report, American Bar Association,
Section of Antitrust Law, spring meeting, 2004, pág. 6.
478
FEDERAL TRADE COMMISSION AND DEPARTMENT OF JUSTICE,
“Issue report on antitrust enforcement and intellectual property”, abril 17, 2007,
disponible en: http://www.ftc.gov/opa/2007/04/ipreport.shtm (última consulta
19/05/2012).
479
Ibidem.
297
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
1) Acuerdos sobre licencias cruzadas y patent pools.
129. La práctica judicial de Estados Unidos ha sido consistente en
no considerar la explotación de los patents pools, los consorcios de
patentes y las licencias cruzadas como un riesgo per se al derecho
de la libre competencia y reconocen que cuando estas prácticas
permiten a las empresas tener acceso a tecnologías
complementarias, traen consigo un efecto pro competitivo. No
obstante, al presentarse un caso de esta naturaleza que sea
sospechoso de producir efectos negativos se aplicará la “rule of
reason” con el fin de establece si se afecta la competencia entre
actuales o potenciales competidores y adicionalmente se exigirá
que las empresas posean un poder de mercado 480. A este respecto,
es relevante mencionar un caso que aunque no recibió tanta
atención de los medios como aquel contra Microsoft, supuso un
importantísimo antecedente en la forma en que estas conductas
deben ser analizadas:
Precedente jurisprudencial:
En el asunto In re summit technology Inc and VISX, Inc. 481
se constituyó un pool por dos empresas poseedoras de una
tecnología para cirugía ocular que otorgaba el derecho de
veto a los participantes sobre la decisión de otorgar una
licencia a terceros y fijaba una tasa por casa procedimiento
quirúrgico que se llevara a cabo por los sublicenciatarios.
La FTC sostuvo que esta práctica reducía o eliminaba la
competencia entre los dos participantes e incrementaba los
costes asociados al uso de esta tecnología
480
Las IP Guidelines establecen un “safe harbor” en caso que la cuota de
mercado de las empresas no exceda de 20% en el respectivo mercado relevante.
ANTITRUST-IP GUIDELINES, sección 4.3, cit. supra.
481
In re Summit Technology, Inc. & VISX, Inc. (F.T.C. Mar. 24, 1998).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
En suma, las patent pools y las licencias cruzadas no están
prohibidas en sí mismas consideradas, no obstante, si como
resultado se pone en evidencia la existencia de otras conductas,
como la fijación de precios o división de mercados, estas prácticas
serán objeto de reproche 482.
2) Restricción de precios (Price restraints)
130. La restricción de precios entre competidores está prohibida
per se y, por tanto, se considera como una violación al Derecho de
la competencia 483. No obstante, si la restricción de precios se
manifiesta como la indicación de un precio máximo, esta conducta
será analizada aplicando la “rule of reason”. Aunque la
jurisprudencia en el caso United States v. General Electric 484 ha
indicado que la restricción de precios puede operar si el producto
está cubierto por la patente licenciada o cuando el licenciante es
quien fabrica el producto, el Departamento de Justicia ha atacado
estas excepciones y sostiene que la restricción de precios es per se
ilegal. Igual tratamiento se otorga a otras conductas como las
restricciones concernientes al campo de aplicación (Field of use
restraints) en donde el principio general es que el licenciatario
puede restringir el uso de su tecnología a un campo específico; los
problemas surgen cuando el campo restringido no es identificado
482
Existen tres casos en los que el Departamento de Justicia, después de evaluar
los efectos procompetitivos y los anticompetitivos, ha decidido, que no
constituían un riesgo para la libre competencia. Estos son MPG LA pool, DVD
pool y 3G pool. Para un análisis de los tres casos FEDERAL TRADE
COMMISSION AND DEPARTMENT OF JUSTICE, “Issue report on antitrust
enforcement and intellectual property”, op. cit., pág. 63.
483
IP Antitrust Guidelines, cit. supra, sección 3.4.
484
United States v. General Electric Co., 272 U.S. 476 (1926).
299
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
plenamente o cuando el campo asignado representa una división de
mercado o consumidores.
3) Practicas usuales en contratos de propiedad industrial e
intelectual
131. Las cláusulas de no competencia (non compete clauses). A
este tipo de cláusulas, muy frecuentes en los contratos, se les aplica
la “rule of reason” y el análisis de las mismas deberá realizarse en
función de su duración y alcance. Si el resultado es que la
restricción impuesta no es razonable se declarará que la misma es
violatoria de la normativa de la competencia 485.
Otro tipo de cláusulas que son estudiadas con detenimiento por la
autoridades de competencia son las cláusulas de renuncia (non
assertion clause), cuyo objetivo, tal como comentamos en el
capítulo I es el obligar a una de las partes a no hacer valer sus
derechos sobre sus patentes u otros derechos de propiedad
industrial e intelectual contra la otra parte contratante. La
aceptación o rechazo de este tipo de cláusulas dependerá de su
contenido, toda vez que si la redacción es muy amplia o su
duración es injustificada se entiende que podrán impedir uno de los
objetivos de la política de propiedad industrial de Estados Unidos
que es atacar los derechos inválidos, tales como patentes que
carecen de actividad inventiva 486. Debido a que el riesgo que estas
cláusulas representan para el derecho de competencia está
subordinado a la amplitud de las mismas, la labor del juez deberá
estar gobernada por la rule of reason 487.
El mismo razonamiento se utiliza al analizar las obligaciones de
transferir los derechos de propiedad industrial e intelectual a los
485
Brulotte v. Thys Co., cit. supra.
Ibidem.
487
LENNON, M., Drafting Technology Patent License Agreements, Nueva
York, Gaithersburg, Publishers, 2007, sec. 3-109.
486
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
que eventualmente se tenga derecho por vía de mejoras (Grant
back clauses). La jurisprudencia, aplicando la rule of reason ha
establecido que se debe tener en cuenta para determinar la
razonabilidad de la restricción el alcance de la misma , su duración
y el derecho del licenciatario a aplicar las mejoras (posible
existencia de licencias cruzadas); adicionalmente, aunque los
tribunales han tenido una tendencia favorable a este tipo de
acuerdos, es necesario tener en cuenta la existencia de otras
cláusulas, como las de restricción territorial, que en combinación
con esta tipo de restricciones puedan tener como resultado
distorsiones en el mercado 488.
132. El último tipo de cláusulas estudiado en esta categoría son las
cláusulas reach-through, que tal como comentamos oportunamente,
se utilizan en contratos que envuelven una clase especial de
tecnología que sirve como herramienta de investigación para
desarrollar otros productos. Al igual que con las prácticas
comentadas anteriormente, el riesgo que este tipo de acuerdos
supone para la libre competencia económica depende de la
extensión y de las características de cada caso, razón por la cual se
aplicará la rule of reason.
Precedente jurisprudencial:
En el asunto Bayer AG v. Housey Pharms la Corte Federal
sostuvo que no existía una vulneración de la libre
competencia al conocer de una cláusula de este tipo que
facultaba al titular de la patente a obtener royalties más allá
del periodo de expiración de la patente por un producto no
cubierto por la misma pero producido gracias a la
herramienta de investigación en que esta consistía debido a
488
Transparent-wrap machine corp. v. Stokes & Smith CO., 329 U. S. 637
(1947).
301
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
que en el momento de la constitución del acuerdo la
cláusula representaba beneficios para ambas partes
contratantes 489.
4) Cláusulas de amarre y agrupamiento
133. Las ventas atadas se presentan cuando el licenciante
condiciona el otorgamiento de la licencia a la compra de otro tipo
de bienes o de servicios. En el caso Eastman Kodak Co. v. Image
Technical Services, Inc., se definió esta práctica como aquella en la
que el vendedor de un producto condiciona la venta a la aceptación
de la compra por parte del comprador de otro producto producido
por el vendedor o al compromiso de no comprar un producto a un
proveedor distinto del vendedor 490. Se establece que para que esta
conducta sea motivo de reproche por las autoridades de
competencia norteamericanas será necesario demostrar que existe
un poder en el mercado, que recordemos, no se presenta solamente
por el hecho de contar con un derecho de propiedad industrial e
intelectual. No obstante, esta práctica será admitida si los bienes
vendidos deben ser usados en el proceso o en el producto protegido
por el derecho exclusivo.
5) Prácticas que extienden el poder de mercado más allá del
alcance del derecho.
134. Otra de las conductas prohibidas per se es el establecimiento
de cláusulas que impongan el pago de royalties una vez que el
489
Bayer AG v. Housey Pharms., Inc., 228 F. Supp. 2d 467, 471-72 (D. del
2002).
490
Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc., 112 S. Ct. 2072, 2079
(1992). “A “tying” or “tie-in” or “tied sale” arrangement has been defined as “an
agreement by a party to sell one product …on the condition that the buyer also
purchases a different (or tied) product, or at least agrees that he will not purchase
that [tied] product from any other supplier”.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
derecho de propiedad industrial o intelectual haya entrado en el
dominio público (post expiration royalties). El caso Brulotte,
comentado anteriormente, ha sido uno de los precedentes
jurisprudenciales más importantes en cuanto a la utilización de este
tipo de prácticas, puesto que la Suprema Corte mostró su
desacuerdo en que una vez finalizado el periodo otorgado por el
Estado para la explotación exclusiva de un producto o
procedimiento, el titular de los mismos extendiera contractualmente
su monopolio. No obstante, en su salvamento de voto, el juez
HARLAN sostuvo que debía llevarse a cabo una distinción entre
las cláusulas que estipulaban el pago de unos royalties por la
utilización del producto o procedimiento patentado una vez este
hubiese entrado en el dominio público, con aquellas que concedían
la posibilidad de realizar un pago por instalamentos que se
extendían más allá de la vida de la patente, pero originados por la
explotación realizada dentro del periodo de vigencia de la
misma 491.
Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el caso mencionado
anteriormente se presentó en un momento histórico en el que el
Derecho de la competencia tenía un peso mucho mayor que el de
los derechos de propiedad industrial e intelectual. Tal como hemos
sostenido, en la actualidad los “supuestos” efectos pro competitivos
de los derechos de propiedad industrial e intelectual están
transformando gradualmente la aplicación estricta del Derecho de
la competencia con una clara tendencia hacia su flexibilización y
este tipo de conductas no han sido la excepción. Así, en el año
2002 el Tribunal del Séptimo Circuito realizó duras críticas al fallo
Brulotte, argumentando que la duración de la patente fija el límite
del poder del titular para extraer royalties. “Es de menor
importancia si los establece a un alto porcentaje durante un corto
periodo de tiempo o si lo hace a un porcentaje más bajo por un
491
Brulotte v. Thys Co., cit. supra.
303
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
periodo prolongado de tiempo. Cobrar royalties más allá del
periodo de expiración de la patente no extiende el monopolio
conferido por la misma, sino solamente altera el momento del pago
de los mismos” 492. Aunque el Séptimo Circuito siguió finalmente el
caso Brulotte, lo hizo solamente porque un tribunal de menor rango
no puede ignorar un precedente jurisprudencial dictado por la Corte
Suprema 493.
135. Como hemos visto anteriormente, es frecuente que se
presenten contratos en los que se autoriza el uso de varios derechos
al mismo tiempo. En caso que nos encontremos frente a un contrato
que involucre un derecho registral como una patente y un derecho
como un know how o trade secret y se pacte una remuneración
global por el uso de los dos, después de la expiración del derecho
de patente se puede continuar con el pago, siempre y cuando el
canon se vea reducido de tal forma que se refleje la pérdida del
derecho exclusivo otorgado por la patente 494, de lo contrario se
considerará que se está violando el derecho de competencia 495.
136. Otra de las cláusulas que están dirigidas a extender el alcance
del derecho exclusivo concedido son aquellas que estipulan que el
licenciatario pagará royalties sobre las ventas totales de sus
productos, las denominadas total sale royalties, o sobre productos
que pueden usar o no la tecnología patentada. (bundling). La
jurisprudencia ha sostenido que este tipo de cláusulas son
admisibles si la determinación de la retribución por el uso de la
tecnología hecho de esta manera es la forma más conveniente de
fijar el valor de la misma 496, no obstante se fija un límite a este tipo
de conductas consistente en que la estipulación de las mismas sea
492
Scheiber v. Dolby Laboratories, 293 F3d 1014 (7th Cir. 2002).
NGUYEN, T., Competition law, technology transfer and the TRIPS
agreement. Implication for developing countries, Cheltenham, Edward Elgar
Publishing, 2010, pág. 83.
494
Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (1979).
495
Pitney Bowes, inc. v. Mestre 701 F.2d 1365 218 U.S.P.Q. 987.
496
Automatic Radio Co. v. Hazeltine, 339 U.S. 827 (1950) 339 U.S. 827.
493
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
producto de la conveniencia mutua de las partes y no del poder de
negociación de una sola de las partes contratantes 497.
Un ejemplo de este tipo de conductas lo podemos encontrar en el
caso Microsoft 498 en donde esta compañía otorgaba licencias sobre
su sistema operativo Windows protegido por derechos de autor con
base en el número de ordenadores producido, así estos no
estuviesen utilizando este sistema operativo (per processor
license). En este caso se argumentó que esta práctica incrementaba
el precio de los ordenadores que tuviesen otro sistema operativo,
(ya que, a pesar de tener sistema, se debía pagar por el de Microsoft
en virtud de la licencia) y, por tanto, se impedía su crecimiento
causando una distorsión en el mercado violatoria de la Sherman
Act. Aunque en este caso no se profirió una sentencia puesto que
Microsoft, sin admitir la violación a la legislación antimonopolio se
comprometió a tomar medidas al respecto, se sentaron las bases
para establecer que cuando las cláusulas de venta total tuviesen
como efecto impedir la libre acción de los competidores, esta
situación sería objeto de reproche por las autoridades de
competencia 499.
137. En el Reporte del año 2007 se incluyen unas reflexiones del
Departamento de Justicia y de la FTC que reflejan la posición que
en los últimos años han adoptado estas agencias que son las
encargadas de asegurar la protección de la libre competencia en los
Estados Unidos. La primera y una de las más importantes
conclusiones de este Reporte hace referencia a la dificultad de
estructurar un cuerpo normativo con reglas fijas que regulen la
relación del Derecho de la competencia con los derechos de
propiedad industrial e intelectual presenta numerosas dificultades y
497
Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc., 395 U.S. 100 (1969).
United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001).
499
JACOBSON, JONATHAN M. “Exclusive Dealing, Foreclosure, and
Consumer Harm” en Antitrust Law Journal, núm. 11, 2003, pág. 311.
498
305
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
a pesar que se pudiese llegar a un texto de estas características no
sería necesariamente deseable.
Otra conclusión del Reporte importante para este trabajo de
investigación hace referencia a las prácticas usuales en contratos de
propiedad industrial e intelectual; estas agencias sostienen que en
particular los acuerdos de renuncia (non-assertion), grantbacks y,
reach-through en general presentan beneficios procompetitivos que
sobrepasan los riesgos de la creación de distorsiones en el mercado.
Finalmente, el Reporte, refiriéndose expresamente a los contratos
de transferencia de tecnología, fija ciertos factores que deben ser
identificados con el fin de establecer los casos en que determinadas
cláusulas pueden ser objeto de reproche por las autoridades
competentes:
1. Si el titular del derecho de propiedad industrial e intelectual tiene
un poder de mercado (market power).
2. Si el acuerdo analizado fomenta la coordinación indebida de los
competidores.
3. Si el acuerdo impide la entrada de otros competidores a través
del régimen de exclusividad o exclusión en él fijado.
4. Si el acuerdo reduce los incentivos a la innovación en el futuro.
138. En conclusión, las agencias manifiestan que las conductas
analizadas en general presentan ventajas que en última instancia
serán transferidas al consumidor final, pero es innegable el
potencial que estas tienen para minar la innovación y afectar la
libre y justa competencia de los agentes del mercado. Por esta
razón y, fieles a la tradición consuetudinaria de los sistemas
anglosajones, se seguirán aplicando los parámetros flexibles
establecidos en las IP antitrust guidelines y no se buscará la
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
creación de un sistema rígido de conductas prohibidas y permitidas
como el establecido en Europa.
3.
La doctrina del Patent misuse
139. Paralelamente a la aplicación del Derecho de la competencia
para la represión de las conductas abusivas del titular de los
derechos de patente, se ha desarrollado la doctrina del Patent
misuse 500. Esta doctrina ha sido objeto de numerosas críticas y su
aplicación ha sido por demás irregular por los Tribunales de
Estados Unidos, pero en virtud de su importancia para el objeto del
presente trabajo de tesis doctoral, consideramos importante dedicar
unas líneas a explicar la evolución y utilidad de esta doctrina.
El concepto del patent misuse consiste en que no se podrá hacer
efectiva una patente contra un posible infractor si la patente está
siendo usada de forma indebida por su titular 501. En otras palabras,
esta doctrina está dirigida a un concepto fundamental, que es la
determinación de si el titular de una patente por medio de una
obligación impuesta al licenciante ha ampliado indebidamente
física o temporalmente el alcance de la patente concedida502. Si el
demandado (posible infractor) logra demostrar que el titular de la
patente ha hecho un uso indebido de ella, no declarará la existencia
de vulneración del derecho a pesar de que se conserve la validez de
la patente.
500
Para un análisis detallado del estado actual de la doctrina del patent misuse en
Estados Unidos véase CHIAPPETTA, V., “Living with Patents: Insights from
Patent Misuse”, en Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 15, 2011,
págs. 1-70.
501
Braun Med., Inc. v. Abbot Laboratories, 124 F.3d 1419, 1427 (Fed. Cir.
1997).
502
Windsurfing Int’l Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986).
307
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
La doctrina del patente misuse tuvo su origen en 1917 con el caso
Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. 503.
Consideremos pertinente estudiar este caso, ya que nos dará una
mejor visión de la aplicación de esta doctrina para casos como los
que comprende el objeto de estudio de este trabajo 504.
Precedente jurisprudencial:
La empresa estadounidense Motion Picture Patents Co. era
la titular de una patente sobre un mecanismo para enrollar
cintas en un aparato proyector. El titular de la patente
decidió otorgar licencias sobre esta tecnología bajo la
condición que los aparatos proyectores tuvieran una
anotación en la que prohibiera el uso de cualquier cinta que
no fuera manufacturada por Motion Picture Patents Co. La
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sostuvo que la
restricción impuesta por el titular de la patente constituía
una violación a la política de patentes del país al tener como
efecto ampliar el alcance de protección del derecho
exclusivo concedido.
Esta decisión, se interpreta como la primera manifestación de esta
doctrina y la primera vez que se abordaba por la jurisprudencia la
extensión de las facultades otorgadas por los derechos de propiedad
industrial por vía de restricciones contractuales en general y de
licencias atadas, tying, en particular 505.
503
Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 502
(1917).
504
Aunque se considera el Caso anterior como el origen de esta doctrina, en
realidad la primera vez que se utilizó el nombre de misuse of a patent fue en el
caso Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 493-94 (1942).
505
La Corte Suprema de Estados Unidos aplicando la doctrina del patent misuse
consideró como uso indebido de la patente una obligación impuesta en un
contrato de licencia en el que se obligaba al licenciatario a adquirir licencias
sobre tecnologías diferentes a la que constituía el objeto del contrato. vid. Zenith
Radio Corp. v. Haseltine Research, Inc., cit. supra.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
140. La aplicación de esta doctrina ha sido limitada por los
Tribunales estadounidenses y en la mayoría de los casos se ha
presentado en el contexto de contratos de licencia 506. Antes de la
década de los 70, cuando las Cortes de Estados Unidos observaban
con desconfianza cualquier clase de monopolio, esta doctrina tuvo
su mayor auge. No obstante, en la década de los 80 empezó a verse
una disminución en su aplicación hasta llegar casi a su fin, como
una doctrina independiente del Derecho de la competencia, en el
año 1988 cuando se aprobó la Patent Misuse Reform Act. Esta ley,
además de incorporar al patent misuse la rule of reason, estudiada
anteriormente, disponía que no se pudiera usar esta doctrina, a
menos que fuera evidente una violación de las normas del Derecho
de la competencia.
Actualmente la doctrina del patent misuse puede ser aplicada, sin
embargo, no es común encontrar decisiones de este tipo, debido a
la renuencia de los jueces a aplicarla. A continuación presentamos
un antecedente jurisprudencial que nos permitirá ilustrar la
aplicación de la esta doctrina a una cláusula anticompetitiva:
Antecedente jurisprudencial a analizar:
En el caso U.S. Philips Corp. v. International Trade
Commission 507 la Corte del Circuito Federal revocó una
decisión de la Comisión de Comercio Internacional por
506
Es necesario aclarar que la doctrina del patent misuse no se aplica
exclusivamente para casos en los que exista una relación entre el titular de la
patente y el demandado ya que puede ser alegada por cualquier persona sin que
sea obligatorio demostrar que se ha sufrido un daño con el uso indebido de la
patente. LEAFFER, M., “Patent Misuse and Innovation”, op. cit., pág. 147.
507
U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission, 424 F.3d 1179, 1193
(Fed. Cir. 2005).
309
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
haber aplicado per se la doctrina del patent misuse y no
mediante la rule of reason, es decir sin haber considerado
los elementos fácticos de la situación, en un caso de
licencias atadas. En este caso Phillips ofrecía un paquete de
licencias de patentes sobre el standard tecnológico de
lectura CD-R and CD-RW que contenía patentes, tanto
esenciales, cuanto no esenciales para este standard. La
Corte consideró que, a pesar de la existencia de patentes no
esenciales, no se encontraba ninguna alternativa en el
mercado para esas patentes y, por tanto, no existía una
violación al derecho de competencia económica.
141. Ahora bien, el concepto del patent misuse debería estar
separado del Derecho de la competencia, básicamente por la
diferencia existente entre los bienes jurídicos protegidos, por tanto,
los parámetros establecidos por el Derecho de la competencia no
son útiles al momento de estudiar un caso en el que se debe aplicar
la doctrina del patent misuse. Esta situación se refleja en el
requisito del poder de mercado, estudiado anteriormente 508. En los
casos en que se presenta una cláusula abusiva en un contrato de
licencia de tecnología, no necesariamente por el hecho de estar
involucrado un derecho de propiedad industrial se puede presumir
que existe un poder de mercado 509, de suerte que es posible
encontrar una conducta que amplifique indebidamente el derecho
exclusivo concedido por el Estado sin que se tenga un poder de
mercado suficiente para atentar contra el Derecho a la libre
competencia económica. Volveremos a referirnos a este tema en el
epígrafe final de este capítulo dedicado a la propuesta de
reglamentación del contrato de tecnología.
508
HOVENKAMP, H., JANIS, M., Y LEMLEY, M. A., IP and Antitrust: An
Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, vol. I,
Gaithersburg, Aspen Publishers, 2001, secc. 3-2b.
509
MERGES, R. P., “Reflections on Current Legislation Affecting Patent
Misuse”, en Journal of the Patent and Trademark Office Societ y, núm. 70, 1988,
pág. 799.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
Ahora, siguiendo el iter lógico de la investigación nos corresponde
estudiar la repercusión del Derecho de la competencia en los
procesos de transferencia internacional de tecnología en el ámbito
de la Unión Europea.
D.
El Derecho de la competencia y la
transferencia de tecnología en la Unión Europea
142. Una vez analizada la manera en que el Derecho de la
competencia regula las cláusulas abusivas en los contratos de
transferencia de tecnología en Estados Unidos, corresponde ahora
estudiar el tratamiento que el Derecho de la competencia otorga a
estos contratos en la Unión Europea. Con este objetivo, en primer
lugar, se expone evolución de la relación entre el Derecho de la
competencia y los procesos de transferencia de tecnología (1), para
posteriormente estudiar las disposiciones contenidas en el
Reglamento 772/2004 de exención por categorías para acuerdos de
transferencia de tecnología (2).
1.
Evolución del Derecho de competencia
aplicado a los contratos de transferencia de
tecnología
143. En este epígrafe estudiaremos la evolución que ha tenido el
ordenamiento jurídico europeo en el tratamiento del contrato de
licencia y de otras figuras contractuales que involucran una
transferencia tecnológica a la luz del Derecho de la competencia
económica. Tanto la evolución, cuanto la manera en que
actualmente se trata este tema en el entorno europeo nos servirá
como punto de referencia para posteriormente establecer la
311
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
viabilidad y conveniencia de extrapolar alguno de sus elementos a
la propuesta que se formulará al finalizar el presente capítulo.
En el ámbito europeo, el ordenamiento que se ocupa en detalle de
la relación del Derecho de la competencia y el ejercicio de los
derechos de propiedad industrial e intelectual a través de contratos
de transferencia de tecnología es el Reglamento 772/2004 relativo a
la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (ahora
artículo 101 del TFUE) a determinadas categorías de acuerdos de
transferencia de tecnología 510, (en adelante RECATT) en el que se
reconocen los efectos benéficos de un correcto ejercicio de estos
derechos pero se impone una vigilancia activa con el fin de evitar
los abusos y distorsiones que con ellos puedan generar.
144. La Unión Europea ha sido especialmente consciente de la
importancia que posee el ejercicio de los derechos de propiedad
industrial e intelectual a través de procesos de transferencia de
tecnología que en la mayoría de los casos supone un efecto
benéfico en el mercado. En efecto, tal como se expone en el
RECATT 511, la Unión Europea reconoce los beneficios que traen
consigo los procesos de transferencia de tecnología. Estos
beneficios pueden clasificarse en tres categorías distintas: el
estímulo a la innovación, la diseminación de la tecnología y el
ahorro de los esfuerzos que implica la duplicación de una
tecnología ya existente. Como resultado de este reconocimiento se
entiende que la mayoría de los contratos que envuelven una
transferencia de tecnología se encuentran en concordancia con el
principio de la libre competencia económica.
En materia de Derecho de la competencia y su relación con los
contratos de transferencia de tecnología, aunque como hemos
510
Reglamento (CE) N° 772/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo
a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas
categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, DOUE L 123 de
27.4.2004, pág. 11, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/
511
Ibidem.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
indicado el instrumento jurídico más importante dentro del
ordenamiento europeo es el RECATT 512, también es necesario
tener en cuenta el Reglamento 139/2004 sobre concentraciones de
empresas 513 que es de vital importancia en los casos en que se debe
considerar la puesta en funcionamiento de un contrato de joint
venture.
Desde sus inicios la Unión Europea ha sido consciente del delicado
equilibrio existente entre el Derecho de competencia y los contratos
de transferencia de tecnología. Para lograr este equilibrio era
necesario evitar cualquier forma de repartición de mercados que
dificultara la libre circulación de mercancías, así que con este
objetivo en mente se realizó el análisis de las diferentes figuras
contractuales que se desarrollaron para la expansión industrial y
comercial en la etapa de la posguerra 514. Como resultado de este
análisis se llegó a la aprobación del principio del agotamiento del
derecho en el primer nivel de distribución, combatiendo de este
manera la repartición de mercados y al mismo tiempo incentivando
la competencia intra brand 515.
El TJUE sostuvo, empezando con la sentencia Sirena Srl. contra
Eda. Srl. que “un derecho de marca como entidad legal no posee
por si mismo aquellos elementos de contratos o prácticas
concertadas a los que se hace referencia en el artículo 85.1
512
Ibidem.
Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre
el control de las concentraciones entre empresas, DOUE núm. I 24/1 de 29 de
(última consulta
enero de 2004, disponible en: http://eur-lex.europa.eu
05/05/2012).
514
GHIDINI, G., Intellectual property and competition law: the innovation
nexus, op. cit., pág. 100.
515
TRITTON, G., Intellectual property in Europe, op. cit., pág. 757. La
competencia intra brand es aquella que se da entre empresas que negocian un
producto con el mismo origen empresarial, de esta forma la competencia debe
darse en función del precio del producto.
513
313
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
(actualmente artículo 101 del TFUE) No obstante, el ejercicio de
tal derecho puede caer dentro del ámbito de prohibición contenido
en el tratado cuando éste se manifieste como el sujeto, el medio o la
consecuencia de dichas prácticas” 516. Este argumento se ha
ampliado a otros tipos de derechos de propiedad industrial e
intelectual y las licencias y las cesiones han sido tratadas como
objeto de las normas del Derecho de competencia 517.
145. Como resultado de la aplicación análoga de las sentencias del
TJUE a otro tipo de derechos se llegó a la creación de una
regulación sistemática que fija unos límites a las facultades
otorgadas a los titulares de derechos de propiedad industrial e
intelectual. Las primeras regulaciones en esta materia fueron
sendos Reglamentos para la venta exclusiva, distribución exclusiva
y franquicia que, a pesar de representar un gran avance en cuanto a
seguridad jurídica y establecimiento de parámetros de estudio de
los acuerdos, fueron duramente criticados por algunos sectores
sobre todo por su excesiva rigidez y por hacer más énfasis en la
redacción de las cláusulas que en su real impacto en el mercado 518.
Posteriormente, en 1984 la Comisión adoptó un grupo de
excepciones para licencias de patentes 519 que incluía también los
contratos que involucraran un know how, pero este fue redactado de
una forma tan restringida que eran pocos los contratos que caían
dentro de su marco de aplicación. Para remediar esta situación, en
1989 se creó el grupo de excepciones para licencias de patentes y
516
Sentencia del TJUE18 de febrero de 1971, asunto, 40/70 Sirena, S.r.l. c. Eda,
S.r.l, disponible en: http://www.curia.europa.eu/
517
KORAH, V., Intellectual property rights and the EC competition rules, op.
cit., pág. 29.
518
MENDELSOHN, M. y ROSE, S., Guide to the EC block exemption for
vertical agreements, Londres, Kluwer Law International, 2002, pág. 32.
519
Reglamento (CEE) núm. 2349/84 de la Comisión, de 23 de julio de 1984,
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a ciertas
categorías de acuerdos de licencia de patentes, cit. supra.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
know how 520, al cual siguió la adopción en 1996 del grupo de
excepciones para los contratos de transferencia de tecnología 521.
146. El Reglamento 240/96 continuó en la línea de sus antecesores
en el sentido de apegarse a un estricto formalismo y a una
interpretación demasiado amplia del antiguo artículo 81, situación
que redundó en la aplicación del mismo a toda clase de acuerdos de
transferencia de tecnología que tuvieran dentro de clausulado
disposiciones formalmente restrictivas, sin importar si las mismas
tenían efectos anticompetitivos, o si por el contrario producían
situaciones que podían llegar a considerarse beneficiosas para la
competencia 522.
El efecto que tuvo este Reglamento en la práctica consistió en que
las empresas que querían otorgar licencias de tecnología en Europa
debían redactar el texto de sus contratos de acuerdo con los
estrictos parámetros establecidos en la norma, produciendo lo que
se llamó el efecto “corsé” (straight jacket effect). Este efecto
“corsé” obligaba a los contratantes a crear los acuerdos, no en
función de sus necesidades específicas, sino con el fin de evitar,
por un lado, los gastos que implicaban la consecución de una
autorización y, por otro, la incertidumbre de estar sujeto a la
misma 523.
520
Reglamento (CEE) núm. 556/89 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas
categorías de acuerdos de licencia de know-how, DOUE L 61 de 4 de marzo de
1989.
521
Reglamento (CE) núm. 240/96 de la Comisión, de 31 de enero de 1996,
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas
categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. DOUE L 31 de 9 de
febrero de 1996.
522
BACHES OPI, S. y RODRÍGUEZ ENCINAS, A., “El nuevo Reglamento
comunitario de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de
tecnología”, en Revista de Derecho mercantil, núm. 255, 2005, pág. 222.
523
Ibidem.
315
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
La situación anteriormente descrita, como era de esperarse, suscitó
fuertes críticas que pusieron de manifiesto los efectos negativos
que se estaban presentando en la industria europea como el traslado
de las empresas con base tecnológica a otras latitudes o la falta de
motivación de las empresas para la suscripción de contratos de
transferencia de tecnología 524.Frente a este escenario, el TJUE se
vio en la obligación de intervenir flexibilizando la postura asumida
por la Comisión. Esta tensión se reflejó en diversas decisiones,
entre ellas en la Sentencia del Coditel II en donde el Tribunal
sostuvo que una licencia exclusiva que otorgaba al licenciatario una
protección territorial absoluta no estaba en contradicción con el
artículo 81.1 del Tratado CE, si esta era necesaria para que las
partes pudiesen obtener una justa retribución por los esfuerzos
invertidos en la producción de las películas objeto del contrato 525.
147. En este contexto, en enero de 1997 la Comisión publicó el
Libro Verde, en el cual se ponía de manifiesto la necesidad de
llevar un cambio en el Bloque de exención, exponiendo entre otras
las siguientes razones:
•
•
524
La legislación protectora de la libre circulación de
mercancías debía ser aplicada a un territorio más extenso.
La regulación vigente estaba a punto de expirar, en
particular el Reglamento 1983/83 de distribución
exclusiva 526, el Reglamento 1984/83 de compra exclusiva527
BACHES OPI, S., “The approaches of the European Commission and the
U.S. Antritrust Agencies towards exclusivity clauses in licensing agreements”,
Boston College International and Comparative Law Review, vol. XXIV, No. 1,
2000, pág. 88.
525
Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1982, 262/81, Coditel Sa, Compagnie
Generale pour la Diffusion de la Television y otros v. Cine-Vog Films S.A. y
otros, disponible en: http://www.curia.europa.eu/.
526
Reglamento (CEE) núm. 1983/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983,
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
•
y el Reglamento 4087/88 de franquicia 528 expiraban a
finales del año 2000.
Los cambios sustanciales producidos en los métodos de
distribución en los últimos 30 años.
El Libro Verde concluye que, debido a las nuevas realidades del
comercio, debían introducirse importantes cambios en la
apreciación de los acuerdos a la luz del principio de competencia
económica y entre ellos el más importante era la necesidad de
abandonar el análisis basado en la forma de las cláusulas o del
contrato y en cambio centrarse en los efectos que estos tendrían en
el mercado. Como consecuencia de estas conclusiones se inició un
proceso de reforma a la normativa comunitaria del Derecho de
competencia que finalizó con la aprobación de un conjunto de
normas denominado “paquete de modernización”. El instrumento
jurídico central de este conjunto de normas lo constituía el
Reglamento 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre
competencia 529 que suprimía el sistema de notificación y
autorización previa otorgada por la Comisión Europea sobre los
acuerdos restrictivos de la competencia que cumplían con los
requisitos contenidos en el artículo 81.3 del Tratado CE (hoy
artículo 101 del TFUE).
Como consecuencia de lo anterior, otra de las modificaciones más
relevantes que llevó a cabo este Reglamento fue permitir la
categorías de acuerdos de distribución exclusiva. DOUE L 173/1983 de 30 de
junio de 1983, disponible en: http://eur-lex.europa.eu.
527
Reglamento (CE) núm. 1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983,
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas
categorías de acuerdos de compra exclusiva, cit. supra.
528
Reglamento 4087/88 de Franquicia, cit. supra.
529
Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a
la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82
del Tratado CE. DOUE L 1/1, de 4 de enero de 2003, disponible en: http://eurlex.europa.eu
317
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
posibilidad de que las autoridades y jueces nacionales de los
Estados miembros aplicaran directamente el artículo 81 a los
procesos que fuesen de su conocimiento. No obstante, tal vez uno
de los avances más significativos que se produjo con el proceso de
modernización respecto a la normativa anterior fue la adopción de
una de las conclusiones del Libro Verde en el sentido de abandonar
el estricto análisis legalista que encontraba su fundamento en
criterios formales y acoger un análisis de tipo económico enfocado
a los efectos en el mercado que se producirían con el acuerdo.
148. En el marco del mencionado proceso modernización 530, en el
año 2004 la Comisión adoptó el actual RECATT, en el cual se
excluye la aplicación del entonces artículo 81 a determinados
acuerdos que no alcanzasen los umbrales establecidos y que no se
encontrasen dentro de la denominada “lista negra”, la cual es ahora
mucho más restringida que en los Reglamentos anteriores.
Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de este Reglamento y
sus directrices, por superar ello el objeto de este trabajo de tesis
doctoral, en nuestra opinión, es indispensable estudiar la forma en
que este se aplica a los contratos de transferencia de tecnología,
siempre desde la óptica de sus implicaciones internacionales.
530
La Comisión adoptó diferentes disposiciones normativas en donde se
reflejaba el cambio hacia un análisis económico, entre ellos: Reglamento de
exención por categorías aplicables a los acuerdos verticales. cit. supra.
Reglamento (CE) 2659/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000,
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a
determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo, DOUE L
304/7, de 5 de diciembre de 2000 y Reglamento (CE) 2658/2000 de la Comisión,
de 29 de noviembre de 2000, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo
81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de especialización,
DOUE L 304/3, de 5 de diciembre de 2000, disponible en: http://eurlex.europa.eu
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
2.
El Reglamento 772/2004 de exención
por
categorías
para
acuerdos
de
transferencia de tecnología
149. Empecemos con el objeto mismo del Reglamento, el cual se
encuentra en el artículo 2 en donde se dispone que no será de
aplicación el artículo 81 del Tratado (actualmente el artículo 101
del TFUE) 531 a los acuerdos de transferencia de tecnología
celebrados entre dos empresas en virtud del cual se autorice la
producción de los bienes objeto del contrato. La aparente
simplicidad de este artículo es engañosa, toda vez que será
necesario tener en cuenta el complejo catálogo de definiciones
contenidas en el artículo 1, en donde encontramos conceptos de,
“acuerdo de transferencia de tecnología”, “empresas
competidoras”, “sistemas de distribución” o “empresas
vinculadas” 532.
El primer paso en nuestro estudio es la determinación del ámbito de
aplicación del Reglamento, toda vez que su alcance está limitado
por dos requisitos cumulativos. El primero de ellos consiste en que
se aplicará solo a acuerdos de transferencia de tecnología
celebrados entre dos empresas. Este requisito implica que no se
otorgarán los beneficios que concede el Reglamento a los
denominados technology pools 533 ni a las operaciones de joint
531
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cit. supra.
Dentro del catálogo de definiciones contenido en el artículo 1, debemos
resaltar el hecho de la inclusión de los acuerdos sobre derechos de autor en
materia de programas de ordenador, los cuales no se hallaban en el anterior
Reglamento. Esta inclusión está en concordancia con la creciente industria de
este tipo de intangibles que bajo el imperio de la normatividad anterior no se
beneficiaba de la exención y, por tanto, se encontraba en una posición de
desventaja frente a la legislación de otras latitudes.
533
Se le denomina “Technology pools” a aquel acuerdo mediante el cual dos o
más partes constituyen un paquete de patentes o conocimientos técnicos que será
532
319
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
venture, las cuales se encuentran reguladas por el Reglamento
sobre el control de concentraciones de empresas 534. El otro
requisito para hacerse acreedor de los beneficios otorgados por la
exención es que el acuerdo debe versar sobre la producción basada
en la tecnología licenciada ya sea que dicha tecnología se aplique
bien sea al proceso productivo o se incorpore al producto mismo.
Esto quiere decir que a los acuerdos que estén dirigidos
básicamente a investigación y desarrollo no se les aplicará el
Reglamento pero sí a las licencias fruto de dicha investigación 535.
150. Otro aspecto fundamental al que debemos hacer mención es la
duración de la exención que otorga el Reglamento, la cual se
aplicará “mientras el derecho de propiedad intelectual de la
tecnología licenciada no haya expirado o caducado o no haya sido
declarado inválido o, en el caso de los conocimientos técnicos,
mientras sigan siendo secretos, excepto en caso de que los
conocimientos técnicos pasen a ser de dominio público por causa
imputable al licenciatario, en cuyo caso la exención se aplicará
mientras dure el acuerdo”. Esta disposición fue una de las
modificaciones introducidas con respecto al Reglamento anterior
en el que se fijaba un límite temporal de 10 años para la exención.
El límite fijado fue duramente criticado debido al efecto que tenía
sobre el valor de los derechos de propiedad industrial (recordemos
que los derechos de propiedad intelectual sobre programas de
ordenador no se beneficiaban de la exención) situación que se
reflejaba tanto en los sectores en que eran necesarias inversiones
cuantiosas en las que el tiempo necesario para recuperar los
esfuerzos invertidos era superior a este lapso de tiempo, cuanto en
las empresas pequeñas que no tenían la posibilidad de implementar
un sistema de licencias simultaneo y que al estar sujeto a la primera
licencia como punto de partida para el conteo del plazo, quedaban
licenciado o a las mismas partes contratantes o a terceros. TOTH, A. G., The
Oxford Encyclopaedia of European community law, op. cit., pág. 747.
534
Reglamento núm. 139/2004, sobre el control de las concentraciones entre
empresas, cit. supra.
535
TRITTON, G., Intellectual property in Europe, op. cit., pág. 823.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
en una situación menos ventajosa frente a otras empresas con
mayores recursos que pudiesen implementar este sistema de
licenciamiento 536.
En este sentido, la modificación realizada en cuanto al límite de
tiempo, sumada a la protección adicional que se otorga a los
propietarios de un know how, objeto de violación por parte del
licenciatario, debe ser entendida como un paso en la dirección
correcta en cuanto a la protección de los titulares de los derechos de
propiedad industrial e intelectual y fomento a la innovación.
151. La principal característica que introdujo el RECATT consiste
en la adopción de unos umbrales que se basan en la cuota de
mercado de las partes del contrato como condición para otorgar los
beneficios de la exención 537. De acuerdo con el artículo 3, los
umbrales para la aplicación de los beneficios se diferenciarán en
función del carácter competidor o no competidor de las partes del
acuerdo. Al respecto el Reglamento establece:
“1. Cuando las empresas partes en el acuerdo sean empresas
competidoras, la exención prevista en el artículo 2 se
aplicará a condición de que la cuota de mercado combinada
de las partes no exceda del 20 % en el mercado tecnológico
y de productos de referencia afectado.
2. Cuando las empresas partes en el acuerdo no sean
empresas competidoras, la exención prevista en el artículo 2
se aplicará a condición de que la cuota de mercado de cada
536
BACHES OPI, S. y RODRÍGUEZ ENCINAS, A., “El nuevo Reglamento
comunitario de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de
tecnología”, op. cit., pág. 239.
537
Una disposición de similares características es la contenida en la sección 4.3
de las IP Antitrust Guidelines de Estados Unidos, denominada “Antitrust safety
zone”.
321
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
una de las partes no exceda del 30 % en los mercados
tecnológicos y de productos de referencia”.
Como se infiere de la norma anteriormente trascrita, será necesario
identificar previamente el denominado mercado relevante, con el
fin de establecer si se alcanzan los umbrales fijados en esta
disposición. La definición del mercado relevante es un tema por
demás complejo y teniendo en mente que el objeto de nuestro
estudio es básicamente los contratos internacionales, varios
mercados se verán involucrados haciendo aún más difícil la
definición del mismo.
Las Directrices del RECATT 538 establecen algunos principios
básicos para la definición del mercado relevante pero en general se
remite a la Comunicación de la Comisión sobre la definición del
mercado relevante 539 al disponer que:
“Para analizar los efectos restrictivos de un acuerdo, en principio es
preciso definir el mercado de referencia. También debe en principio
examinarse y evaluarse, entre otras cosas, la naturaleza de los
productos, la posición de mercado de las partes, de los
competidores y de los compradores, la existencia de competidores
potenciales y el nivel de las barreras a la entrada. Sin embargo, es
posible que haya que demostrar que hay efectos anticompetitivos
directamente, a través del análisis de la conducta de las partes en el
mercado. Así, por ejemplo, a veces es posible determinar que un
acuerdo ha dado lugar a aumentos de precios”.
No consideramos relevante para los fines de este trabajo entrar en
detalle acerca del proceso por el cual se determina el mercado de
referencia, pero sí lo es poner de relieve que gracias a los umbrales
538
Directrices del Reglamento (CE) núm. 139/2004, cit. supra.
Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 1997, relativa a la
definición del mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en
materia de competencia, DOUE C 372/5, de 9 de diciembre de 1997.
539
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
de las participaciones en el mercado de las partes intervinientes en
el contrato, la aplicación del Derecho de competencia a los
acuerdos de transferencia de tecnología se ha flexibilizado
adecuándose de esta forma a las necesidades de la práctica
negocial.
Otro de los grandes cambios que supuso este Reglamento fue el
abandono del esquema de cláusulas blancas, grises y negras que
caracterizaba el anterior Reglamento. Actualmente, el RECATT
posee diferentes categorías de cláusulas con efectos diferentes
sobre el contrato, pero que siguen el esquema trazado a lo largo del
texto del Reglamento en el sentido de diferenciar su aplicación a
empresas con carácter de competidoras de aquellas que no están en
directa competencia 540.
A continuación nos corresponde exponer el listado de las conductas
contenidas en el Reglamento que, a nuestro juicio, están dirigidas a
la protección de la parte débil de la relación contractual, de suerte
que evitaremos pronunciarnos acerca de las conductas que
consideramos que están destinadas a creación de monopolios o
situaciones en las que se beneficien las dos partes contratantes en
menoscabo de los demás competidores del mercado. El propósito
de este análisis consistirá en observar las implicaciones que tiene el
hecho de asumir la represión de las cláusulas abusivas desde el
punto de vista de la competencia económica, que tal como hemos
estudiado, es la visión imperante en los países industrializados.
Para ello, pasaremos a estudiar las cláusulas especialmente graves
(a) y las restricciones excluidas (b).
540
KORAH, V., Intellectual property rights and the EC competition rules, op.
cit., pág. 56.
323
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
a)
Cláusulas
graves (hardcore)
especialmente
152. El artículo 4 consagra las llamadas cláusulas especialmente
graves o hardcore las cuales con su mera presencia, aún si estas no
constituyen la parte esencial del acuerdo, tienen el efecto de excluir
de la exención a la totalidad del acuerdo. Las cláusulas hardcore se
dividen en dos categorías, aquellas en las que las partes sean
competidoras y aquellas en las que las partes no son competidoras.
Empezaremos con las cláusulas de los contratos en que las partes
son competidoras.
(1) Cláusulas
competidores
entre
153. El primer tipo de cláusulas consideradas graves en el
Reglamento son aquellas que tienen por objeto la fijación de
precios, dentro de las cuales, de acuerdo con las Directrices de
acompañamiento 541, se consideran especialmente graves aquellas
que fijan los cánones de retribución en función al nivel de ventas
del licenciatario sea utilizada o no la tecnología objeto del contrato.
El segundo grupo de cláusulas consideradas graves en el
Reglamento son todas aquellas que se dirigen a restringir la
producción (output restrictions). Este tipo de restricciones son
permitidas y, por tanto, beneficiarias de la exención, en los casos en
que, en los acuerdos recíprocos, sean aplicadas a solo una parte o
estén presentes en acuerdos no recíprocos 542. De acuerdo con las
directrices, esta excepción también se aplicará en el caso en que el
541
Directrices de acompañamiento, cit. supra.
De acuerdo con el artículo 78 de las Directrices de acompañamiento, los
acuerdos recíprocos son acuerdos de licencia cruzada en los que las tecnologías
licenciadas son tecnologías competidoras o pueden utilizarse para la producción
de productos competidores.
542
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
acuerdo tenga como objeto la creación de una fuente alternativa de
suministro y, por tanto, la limitación consista en que la producción
esté acorde a las necesidades de un cliente específico.
El tercer tipo de conducta que se considera como una cláusula
hardcore o especialmente grave es la asignación de mercados o
clientes y, por ello, en principio no será beneficiaria de la exención,
sin embargo, debido a los efectos pro competitivos que estas
cláusulas en ocasiones presentan, se establece un amplio catálogo
de casos en los cuales, a pesar de existir una asignación de
mercados, no se considerará que sea una cláusula hardcore y, por
tanto, serán beneficiarias de la exención. Hemos dividido estas
excepciones de acuerdo con el fin que pretenden proteger:
154. Cláusulas que establecen una restricción por sector de
aplicación tecnológica. Dentro de esta categoría encontramos la
obligación del licenciatario de producir con la tecnología licenciada
sólo en uno o varios ámbitos técnicos de utilización o en uno o
varios mercados de productos y, la obligación del licenciante y/o
del licenciatario, en un acuerdo no recíproco, de no producir con la
tecnología licenciada en uno o varios ámbitos técnicos de
utilización o en uno o varios mercados de productos o en uno o
varios territorios exclusivos reservados para la otra parte.
155. Cláusulas que establecen una restricción territorial. La
obligación del licenciante de no conceder la licencia de la
tecnología a otro licenciatario en un territorio determinado y, la
restricción, en un acuerdo no recíproco, de las ventas activas y/o
pasivas por parte del licenciatario y/o del licenciante en el territorio
exclusivo o al grupo exclusivo de clientes reservado a la otra parte.
156. Cláusulas que establecen una restricción a un sector
específico de clientes. La restricción, en un acuerdo no recíproco,
de las ventas activas del licenciatario en el territorio exclusivo o al
325
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro
licenciatario, siempre que este último no fuera una empresa
competidora del licenciante en la fecha de conclusión de su propia
licencia. Es preciso aclarar que tratándose de restricciones a las
ventas el Reglamento diferencia claramente entre los efectos que se
otorgan a un acuerdo recíproco de aquellos otorgados a uno no
recíproco. En los acuerdos recíprocos se excluye de la exención a
todo tipo de acuerdos que involucren cláusulas de restricción en las
ventas. Ahora bien, si el acuerdo analizado no es recíproco se
admitirán las restricciones a las ventas activas o pasivas en los
territorios que le han sido asignados a otra parte, siempre y cuando
la participación en el mercado relevante esté por debajo del umbral
del 20% establecido en el artículo 3.
157. Cláusulas que establecen una restricción a un fin
determinado. Dentro de esta categoría se encuentra permitida la
obligación de que el licenciatario produzca los productos
contractuales solamente para su propio uso, siempre que no se
restrinja al licenciatario la venta activa y pasiva de los productos
contractuales como recambios para sus productos y, la obligación
del licenciatario en un acuerdo no recíproco de producir los
productos contractuales solamente para un cliente dado, cuando la
licencia se haya concedido con el fin de crear una fuente alternativa
de suministro para ese cliente.
Finalmente, el último tipo de cláusulas que tiene el carácter de
hardcore es el que contiene restricciones de la capacidad del
licenciatario de explotar su propia tecnología o la restricción de la
capacidad de cualquiera de las partes en el acuerdo de realizar
actividades de investigación y desarrollo, a menos que esta última
restricción sea imprescindible para impedir la revelación a terceros
de los conocimientos técnicos licenciados.
(2) Cláusulas
competidores
entre
no
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
158. El primer grupo de cláusulas son aquellas que establecen una
fijación a los precios de venta de productos a terceros. Sin
embargo, se admite la posibilidad de imponer precios de venta
máximos o recomendar un precio de venta, quedando excluidos los
precios mínimos o fijos. Como se puede observar, cuando las
empresas tienen un carácter competidor la restricción de la fijación
de precios es absoluta, mientras que cuando las partes no tienen un
carácter competidor la norma es más flexible al admitir los precios
recomendados. Aunque en realidad la fijación de precios está más
relacionada con la protección del mercado que con el fin de evitar
los abusos de la parte fuerte de la relación, hemos decidido citar
esta norma teniendo en cuenta que la fijación de precios en
conjunción con otras conductas, o cuando se hace de manera
inequitativa para licenciatarios con mismas características puede
llevar a una situación de abuso en contra del licenciatario al que se
le hace esta imposición.
El segundo grupo de cláusulas es aquel en el que se contienen
restricciones territoriales en las que el licenciatario pueda vender
pasivamente los productos contractuales o de los clientes a los que
pueda vendérselos. En este punto, el Reglamento nuevamente
establece excepciones, de suerte que las cláusulas mencionadas a
continuación no se considerarán como especialmente graves y, por
tanto, serán permitidas.
159. Restricciones de ventas pasivas en un territorio exclusivo o
a un grupo exclusivo de clientes reservado para el licenciante.
Las restricciones de ventas pasivas en un territorio exclusivo o a un
grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro
licenciatario durante los dos primeros años en que este otro
licenciatario vende los productos contractuales en dicho territorio o
a dicho grupo de clientes. Es posible observar el cambio se ha
realizado respecto del anterior RECATT en el cual se contemplaba
327
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
un plazo de 5 años. A nuestro juicio, esta modificación es una
manifestación de la protección a la parte débil de la relación, en
este caso el licenciatario que en la mayoría de los casos es quien
despliega todas las conductas necesarias para el éxito del negocio y
quien en última instancia asume los riesgos de la operación
comercial.
Las siguientes excepciones están dirigidas a la restricción impuesta
a un destinatario específico. Dichas excepciones son, la obligación
de producir los productos contractuales solamente para su uso
propio 543, la obligación de producir los productos contractuales
sólo para un cliente determinado, cuando la licencia se hubiera
concedido con objeto de crear una fuente alternativa de suministro
para dicho cliente y, por último, la restricción de ventas a usuarios
finales por un licenciatario que opere en el comercio al por mayor.
Finalmente, el Reglamento se ocupa de los sistemas de distribución
selectiva autorizando la existencia de cláusulas que restrinjan las
ventas a distribuidores no autorizados. No obstante, la última
conducta considerada como especialmente grave en las clausulas en
las que las partes no tienen el carácter de competidores es aquella
en que la restricción de las ventas activas o pasivas a usuarios
finales por parte de los licenciatarios que sean miembros de un
sistema de distribución selectiva y que operen en el comercio al por
menor, sin perjuicio de la posibilidad de prohibir a un miembro del
sistema que opere fuera de un lugar de establecimiento autorizado.
b)
Restricciones excluidas
160. La diferencia fundamental entre las cláusulas especialmente
graves estudiadas anteriormente y las cláusulas que contienen
543
A condición de que no se restrinjan al licenciatario las ventas activas y
pasivas de los productos contractuales como recambios para sus propios
productos.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
restricciones excluidas consiste en que estas tienen como propósito
fundamental excluir de los beneficios otorgados por el Reglamento
las conductas que pueden restringir las facultades de innovar al
licenciatario al margen del acuerdo de transferencia de tecnología.
Al igual que en las cláusulas especialmente graves o hardcore, en
esta categoría también es de especial relevancia el carácter de
competidor o no competidor que posean las empresas participantes
en el acuerdo, tal como a continuación exponemos.
Las primeras dos conductas excluidas, son denominadas cláusulas
de retrocesión o grant back clauses. La norma establece que
tendrán el carácter de excluidas todas las obligaciones directas o
indirectas impuesta al licenciatario de conceder al licenciante o a
un tercero designado por el licenciante una licencia exclusiva
referente a sus propios perfeccionamientos disociables o a sus
propias nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada. De acuerdo
con la Directrices de acompañamiento, los desarrollos disociables
son aquellos en los que sea posible explotar la tecnología propia sin
transgredir la que ha sido objeto de la licencia 544.
La tercera conducta excluida la constituye la llamada non
challenging clause que, como estudiamos anteriormente, consiste
en obligar al licenciatario a no oponerse a la validez de los
derechos de propiedad industrial e intelectual titularidad del
licenciante en el mercado común. Sin embargo, se admite la
posibilidad de establecer que el contrato terminará en el evento de
que el licenciatario se oponga a la validez de uno o varios de los
derechos de propiedad intelectual licenciados. De acuerdo con las
Directrices de acompañamiento el fin de esta exclusión es otorgar
al licenciatario igual posición frente al licenciante de la que tiene
terceras partes 545.
544
545
Directrices de acompañamiento, apartado 109. cit. supra.
Ibid. apartado 113.
329
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
La última conducta que establece el Reglamento como restricción
excluida al igual que se establecía para empresas no competidoras,
está dirigida a las obligaciones que directa o indirecta, limiten la
capacidad del licenciatario de explotar su propia tecnología o que
limite la capacidad de cualquiera de las partes del acuerdo de
realizar investigación y desarrollo, a menos que esta última
restricción sea indispensable para impedir la divulgación a terceros
de los conocimientos técnicos licenciados. Recordemos que esta
misma conducta se considera como especialmente grave si estamos
en presencia de empresas competidoras.
161. Finalmente, el Reglamento introduce en su artículo 6 los casos
en los cuales se retirarán los beneficios otorgados. Esta es una de
las pocas disposiciones que tienen un carácter más estricto frente al
anterior RECATT, puesto que se establece la posibilidad de no
aplicar con carácter general la exención a un determinado grupo de
acuerdos por existir redes paralelas de acuerdos que abarcan más
del 50% del mercado de referencia.
Además de las conductas anteriormente estudiadas, debemos
ocuparnos de otro tipo de cláusulas mencionadas en el capítulo
primero, consistentes en la extensión del alcance del derecho de
propiedad industrial o intelectual otorgado por el Estado. Las
primeras cláusulas pertenecientes a esta categoría son las
denominadas post expiration clauses. Recordemos que en Estados
Unidos el precedente jurisprudencial más recurrido frente a casos
en los que se involucra esta práctica es la decisión Brulotte 546 en el
que se reprocha la existencia de dicha práctica. No obstante, la
Comisión Europea en la Directrices del RECATT acepta este tipo
de cláusulas al sostener:
Aunque la exención por categorías solamente es aplicable
en tanto la tecnología licenciada sea válida y esté vigente,
546
Brulotte v. Thys Co., cit. supra.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
en principio las partes pueden acordar que las obligaciones
de pago de cánones se prolonguen más allá del período de
vigencia de los derechos de propiedad intelectual objeto de
la licencia sin que el acuerdo quede sujeto al apartado 1 del
artículo 81. A la expiración de estos derechos, la tecnología
puede ser explotada legalmente por terceros que pueden
competir con las partes del acuerdo. En condiciones
normales basta con esta competencia efectiva y potencial
para que la obligación en cuestión no tenga efectos
anticompetitivos apreciables 547.
162. Del texto trascrito anteriormente es posible concluir que en el
ámbito europeo la Comisión Europea se acerca más a los
razonamientos expuestos en el caso Scheiber v Dolby
Laboratories 548 del Tribunal de apelación del séptimo circuito de
los Estados Unidos en donde se sostenía que cobrar royalties más
allá del periodo de expiración de la patente no extiende el
monopolio conferido por la misma, sino solamente altera el
momento del pago de los mismos.
La jurisprudencia del TJUE, aunque en principio rechazaba estas
cláusulas 549 con fundamentos similares a los del caso Brulotte, se
ha mostrado dispuesta a aceptar este tipo de conductas, sobre todo
en casos en que no existía una patente de invención concedida 550, o
cuando el pago de los royalties causados durante la vigencia de la
patente eran pactados en cuotas que se extendían más allá de la
547
Directrices de acompañamiento apartado 159, cit. supra.
Scheiber v Dolby Laboratories, cit. supra.
549
Aoip/Beyrard 76/29/CEE: Decisión de la Comisión, de 2 de diciembre de
1975, disponible en: http://eur-law.eu/EN/76-29-EEC-Commission-Decision-2December-1975,50846,d
550
Este caso tiene hechos similares a los de Aronson v. Quick Point Pencil Co.,
en Estados Unidos ya que se trata de una invención en la que no se ha concedido
la patente al momento de la celebración del contrato. Vid. Sentencia del TJUE de
12 De mayo de 1989, asunto 320/87, Kai Ottung v. Klee & Weilbach.
548
331
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
fecha de expiración del derecho exclusivo 551, en otras palabras,
mientas que en los Estados Unidos se rechaza la práctica de
imponer una cláusula que obligue al receptor de la tecnología al
pago de royalties efectuados después de expirar el derecho de
propiedad industrial, en la Unión Europea esta es una práctica
aceptable 552.
163. Otra de las cláusulas que mencionamos en el capítulo primero
dentro de la categoría de conductas que extienden el alcance de
derecho de propiedad industrial e intelectual concedido por el
Estado son las cláusulas de ventas totales o total sales clauses.
Recordemos que este tipo de cláusulas ha sido aceptado en Estados
Unidos siempre y cuando estén establecidas en beneficio de ambas
partes contratantes 553 y que adicionalmente, no supongan un
menoscabo al derecho de competir de los otros agentes en el
mercado. Pues bien, en la Unión Europea un reciente caso llevado
ante el TJUE ha fijado la posición a seguir frente a este tipo de
cláusulas.
En el asunto Kanal 5 contra Stim 554, ésta última una organización
de gestión colectiva de derechos de autor con una posición de
dominio en el mercado sueco, cobraba un esquema de
remuneración que involucraba una suma determinada en función de
las ganancias de los canales emisores de programas de televisión.
En este caso, el TJUE sostuvo que la aplicación de este sistema de
royalties no estaba en contra del Derecho a la libre competencia
siempre y cuando existiera una proporcionalidad y no hubiese un
551
Decisión de la Comisión Europea de 15 de diciembre de 1986, asunto 87/123,
Boussois v. Interpane.
552
OTTOZ, E. y CUGNO, F., “Hybrid Licensing of Product Innovations”, op.
cit., pág. 13.
553
Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc., cit. supra.
554
Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-52/07, Kanal 5 v.
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyra, STIM, disponible
en: http://www.curia.europa.eu/
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
método mejor para fijar la retribución debida. En este sentido el
tribunal afirma que:
“una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad
intelectual que tiene una posición dominante en una parte
sustancial del mercado común no explota de forma abusiva
dicha posición cuando, en concepto de retribución debida
por la difusión por televisión de obras musicales protegidas
por derechos de propiedad intelectual, aplica a las cadenas
de televisión privadas un sistema de tarifas según el cual los
importes de dichas tarifas corresponden a una parte de los
ingresos de esas cadenas, siempre que dicha parte sea
globalmente proporcional a la cantidad de obras musicales
protegidas por derechos de propiedad intelectual realmente
emitida o que pueda emitirse y salvo que exista otro método
que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la
utilización de dichas obras así como la audiencia, sin que
por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que
da lugar la gestión de los contratos y el control de la
utilización de dichas obras”.
164. De lo anterior se desprende que tanto en Estados Unidos,
cuanto en el ámbito europeo las cláusulas de ventas totales serían
admisibles tomando en consideración, tanto el poder de
negociación de las partes, como los efectos que se puedan producir
en el mercado a los competidores.
165. Habiendo ya estudiado la forma en que el RECATT regula la
interacción entre el Derecho a la libre competencia económica y los
derechos de propiedad industrial e intelectual, podemos concluir:
En primer lugar, que la evolución que ha tenido el RECATT frente
a sus antecesores lo ubica en una línea más flexible respecto del
balance que se busca entre el Derecho a la libre competencia y el
333
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual,
acercándose de esta manera a la visión del Derecho antitrust
norteamericano.
En segundo lugar, que la redacción, tanto de las cláusulas
hardcore, cuanto de las excluidas, nos enseña que, aunque la mayor
preocupación del Reglamento radica en la protección del Derecho
de la competencia, también se está protegiendo al licenciatario o a
la persona que recibe la autorización de uso por parte del poseedor
de la tecnología. No obstante, esta protección no ignora los efectos
pro-competitivos de algunas de las conductas que son objeto de
reproche, por tanto, se establecen excepciones en los casos en que
la restricción puede estar justificada.
V.
Normas sobre la forma y registro del
contrato de licencia de tecnología
A.
Planteamiento
166. En este epígrafe nos ocuparemos de las normas que establecen
formalidades para los contratos de licencia y la publicidad por vía
de registro de los mismos. Consideramos que estas normas pueden
servir, no solo como herramienta para proteger los intereses de la
parte débil de la relación, sino como un medio para alcanzar la
seguridad jurídica de los contratantes.
167. Tal como estudiaremos en detalle, en algunos países se han
establecido formalidades ad substanciam actus dirigidas a que el
contrato de licencia adopte la forma escrita, una particularidad que
se encuentra siempre presente en los contratos que implican una
transferencia de titularidad de los derechos de propiedad industrial,
pero que tratándose del contrato de licencia no está del todo
definida en algunos países.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
El otro tipo de normas que serán aquí estudiadas son las que
establecen el registro de los contratos de licencia. Este registro,
aunque en los países receptores de tecnología tuvo inicialmente
propósitos de control del contenido del contrato como una medida
de control ex ante, tiene también como propósito fundamental
servir para otorgarle una publicidad que dote al contrato de
oponibilidad frente a terceros. Esta función de publicidad cobra
cada día más importancia, puesto que la posición contractual de un
licenciatario o un licenciante puede llegar a tener un valor
económico de tal entidad que pueda ser utilizado como garantía.
Veamos el siguiente ejemplo que nos permitirá ilustrar esta
situación:
Supuesto fáctico a analizar:
La empresa chilena Pacifico Austral es la licenciataria
exclusiva para todo el continente suramericano de una
tecnología de perforación de yacimientos petroleros en
plataformas marítimas patentada en todos los países del
continente propiedad de una empresa noruega. Dentro de las
facultades licenciadas, se encuentra la posibilidad de
sublicenciar en todos los países suramericanos. Con el fin
de obtener liquidez, la empresa chilena solicita un préstamo
a una entidad financiera local y aporta como garantía los
royalties anuales a devengar por los contratos de sublicencia
que posee en Argentina y Brasil.
Con este ejemplo podemos ver la importancia que puede llegar a
adquirir un contrato de licencia como activo intangible para una
empresa, pero la manera para que todas las partes que de alguna
manera se encuentran involucradas en este acto 555 puedan tener una
555
Nótese que en una operación de este tipo, no solamente serán las partes las
interesadas en el desarrollo del mismo. Por un lado estarán los contratantes, es
decir la empresa chilena y la entidad financiera como partes en la operación de
335
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
seguridad, o al menos conocimiento, sobre la operación que se
lleva a cabo es la inscripción de este acto en un registro de carácter
público. Este registro servirá para advertir a terceros la existencia
de limitaciones o gravámenes sobre los derechos de propiedad
industrial. Pensemos en una patente de invención sobre la cual
recaiga una licencia exclusiva sobre todas sus campos de aplicación
y por todo el periodo de vigencia de la misma. Sin un adecuado
sistema de publicidad, es posible que un tercero de buena fe celebre
un contrato con el titular registral de la patente ignorando la
existencia del contrato de licencia.
A continuación nos corresponde analizar la forma en que los países
seleccionados abordan el registro y las formalidades dirigidas a la
existencia del contrato de licencia. Con este fin haremos referencia
a una figura contractual próxima al contrato de licencia para estos
casos como es el contrato de cesión y centraremos la investigación
en las formalidades y actos sujetos a registro en los Estados Unidos
(B) y la Unión Europea (C), para finalmente detenernos en las
formalidades de la ley 11/1986 de patentes en España (D).
B.
Formalidades y actos sujetos a registro del
contrato de licencia de tecnología en Estados
Unidos
1.
Formalidades y efectos del registro del
contrato de licencia
168. En Estados Unidos se hace una diferencia significativa en
cuanto al contrato de cesión y al de licencia, no solamente en las
diferencias en su naturaleza jurídica señaladas en el capítulo I, sino
también en la seguridad jurídica que el Estado proporciona a los
préstamo de dinero y, por otro lado estará la sociedad noruega como titular de la
patente y cualquier tercero que tenga la intención de realizar una operación
comercial con alguna de las partes involucradas.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
intervinientes en dichos actos por medio del sistema del registro.
Esta diferencia se puede verificar en dos situaciones particulares.
La primera tiene que ver con el requisito de la forma escrita en los
contratos y la segunda con el registro de estos contratos.
En el contrato de cesión, de acuerdo con la U.S. Patent Act
Recording Statute 556 es condición necesaria para su existencia la
forma escrita, es decir estamos ante una formalidad ad substanciam
actus, mientras que tratándose del contrato de licencia la ley guarda
silencio, de suerte que se otorga libertad a las partes para configurar
este contrato en la forma que les convenga 557.
La segunda diferencia entre estos contratos está relacionada con el
registro. La cesión de patentes está regulada por la sección 261 del
U.S. Code titulada “titularidad y cesión”. De acuerdo con esta ley,
el registro a través de las vías establecidas para ello, constituirá
prueba de la ejecución de la “cesión, donación o transferencia” del
derecho sobre la patente o su solicitud. Las consecuencias de la
ausencia de registro se encuentran descritas en la misma norma al
disponer que cualquier acto de “cesión, donación o transferencia”
será nulo en contra de un tercero que posteriormente adquiera el
derecho, a menos que la primera cesión haya sido registrada ante la
Oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO)
556
U.S. Patent Act Recording Statute 35 U.S.C. § 261, 2002: “Applications for
patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an
instrument in writing”.
557
En la Ley suiza de patentes se consagra una disposición análoga en la cual se
impone la forma escrita como condición para la existencia de la cesión o
cualquier acto que implique la transferencia del derecho de dominio sobre la
patente o la solicitud de patente. Artículo 33.2 bis “Le transfer de la demande de
brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la
forme écrite”. Vid. Ley Federal sobre patentes de invención de 25 de junio de
1954, última revisión 1 de julio de 2009, disponible en: http://www.uaipit.com
(sección de legislación).
337
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
dentro de los tres meses siguientes a su ejecución o en todo caso
antes de la realización del acto posterior 558.
169. Es de suma importancia señalar que la norma citada hace
referencia exclusivamente al término cesión, guardando silencio en
cuanto a los actos que involucran una licencia sobre el derecho, lo
cual conduce a que dicha norma no se aplique a las licencias que
recaigan sobre la patente o sobre su solicitud. Esta afirmación es
utilizada para fundamentar la decisión en el caso In re Cybernetic
Servs, Inc 559, en donde la Corte de Apelaciones del noveno circuito
sostuvo que la frase “Cesión, donación o transferencia” contenida
en la U.S. Patent Act Recording Statute se aplica solamente a los
actos en los cuales se involucre una transferencia en la propiedad
del derecho.
170. No obstante lo anterior, la USPTO acepta el registro de
licencias sobre las patentes o solicitudes de patentes sobre la base
de la regla contenida en el Manual de procedimiento de
examinación de patentes, según la cual los contratos de licencia y
otros acuerdos que establezcan una garantía pueden ser registrados
en interés público con el fin de notificar a terceras partes de cuotas
de participación u otros asuntos de relevancia para la propiedad de
la patente o la solicitud de patente 560. En otras palabras, el
propósito fundamental de este registro es notificar al público de la
persona o personas que en realidad se encuentran llevando a cabo
558
Ibid. Literalmente la sección 261 del U.S. Code establece que: “An
assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent
purchaser or mortgagee for valuable consideration, without notice, unless it is
recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or
prior to the date of such subsequent purchase or mortgage”.
559
Moldo v. Matsco, Inc. (In re Cybernetic Servs, Inc.), 252 F.3d 1039 (9th Cir.
2001).
560
MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE (MPEP) § 313 (8th
Ed. Rev. 1 2003) “license agreements and agreements which convey a security
interest” may be recorded “in the public interest in order to give third parties
notification of equitable interests or other matters relevant to the ownership of a
patent or application”.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
la explotación de la invención protegida por el derecho de
patente 561.
171. Lo dicho anteriormente nos lleva a la siguiente conclusión: los
beneficios otorgados por la U.S. Patent Act Recording Statute a las
partes involucradas en un contrato de cesión no son extensivas a los
contratos de licencia, a pesar que esta tenga el carácter de
exclusiva. Esta situación tiene graves implicaciones para todo aquel
que adquiera un derecho de patente, consistentes en que se deberá
respetar cualquier licencia que se haya otorgado sobre la misma y
que se encuentre en vigor. Esta posición fue asumida por la
jurisprudencia en la sentencia del caso Sanofi v. Med-Tech
Veterinarian Products, Inc., en donde se afirmó que:
“El comprador tiene la obligación de preguntar al vendedor
si existe alguna licencia pendiente sobre la patente; El
comprador no puede reclamar que sus expectativas se han
visto frustradas si él ha fallado en realizar las
averiguaciones pertinentes y posteriormente descubre la
existencia de una licencia pendiente que interfiere con el
goce de su derecho” 562.
De igual manera, si existe un conflicto entre licencias o
transferencias, se reputará como válida la que primero se haya
ejecutado, sin importar si el interviniente en el segundo acto ha sido
561
DYKEMAN, D. J. y KOPKO, D. W., “Recording Patent License Agreements
in the USPTO”, en Intellectual property toda y, vol. 11, núm. 8, 2004, pág. 2.
562
En el asunto Sanofi v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc., 565 F. Supp.
931, textualmente se establece que “[T]he purchaser is under an obligation to
inquire of the seller as to the existence of any outstanding licenses; the purchaser
cannot claim that his expectations have been frustrated if he fails to make the
necessary inquiry and later discovers that an outstanding license interferes with
his right of enjoyment”.
339
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
o no notificado del primero 563. No obstante, en la práctica judicial
ante los tribunales de Estados Unidos los perjudicados por esta
clase de situaciones han intentado la aplicación del principio de la
buena fe del comprador posterior con relativo éxito, aunque las
decisiones jurisprudenciales en las que se reconoce este principio
han sido por demás ambiguas y faltas de claridad.
En el caso Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc. 564, la Corte sostiene
que aquel que adquiera de buena fe un derecho del titular legal de
la patente a cambio de una retribución, sin que se le informe la
existencia de un gravamen sobre la misma, podrá retener el derecho
adquirido libre de toda carga o participación. Similar posición se
asumió en el caso Heidelberg Harris, Inc. v. Loebach 565, en donde
la Corte admitió la aplicación del principio de la buena fe de un
licenciatario exclusivo que no tenía conocimiento que el licenciante
había adquirido su derecho de forma fraudulenta566.
Ahora bien, en el caso Rhone-Paulenc Agro v. DeKalb Genetics
Corp 567, posterior a los fallos jurisprudenciales citados en el
párrafo anterior, la Corte sostuvo que en el evento en que no se
563
En la Ley Federal sobre patentes de invención de Suiza, cit. supra. En el
artículo 33.3 Se establece que los actos que impliquen la transferencia del
derecho no dependen del registro, pero aquellos que no sean inscritos no podrán
ser oponibles a terceros. Le transfer du brevet s’opère indépendamment de son
inscription au registre des brevets; à défaut d’inscription, les actions prévues par
la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulaire du brevet.
564
Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc., 939 F.2d 1568, 1573-74 (Fed. Cir. 1991).
565
Heidelberg Harris, Inc. v. Loebach, 145 F.3d 1454 (Fed. Cir. 1998).
566
Igual posición adopta la legislación suiza de patentes en su artículo 33.4 en
donde se dispone que los derechos de terceros que no estén inscritos en el
registro no serán oponibles a adquirentes de buena fe. Esta ley establece
textualmente “Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas
opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet”. En el
artículo 34.3 de esta ley se establece una disposición idéntica pero en relación a
las licencias no inscritas. “Les licences non inscrites au registre des brevets ne
sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet”.
567
Rhone-Paulenc Agro v. DeKalb Genetics Corp., 284 F.3d 1323 (Fed. Cir.
2002).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
trate de una licencia en la cual se otorgan todos los derechos sobre
la patente por el tiempo de duración de la misma, caso en el cual se
podría realizar la equiparación a una cesión, no se aplicarán los
beneficios que se otorgarían a esta última categoría de contrato y,
por lo tanto, no es de aplicación el principio de la buena fe. Una
interpretación similar es sostenida por diferentes tribunales en
casos que aunque no están relacionados con derechos de propiedad
industrial e intelectual pueden ser tenidos en cuenta, ya que
argumentan que la excepción del principio de buena fe solo puede
ser interpuesta cuando se está en presencia de un contrato que
transfiere el dominio del bien; y no para aquellos contratos que
imponen una carga sobre el mismo, como podría ser el
otorgamiento de una licencia 568.
2.
El registro de garantías constituidas
sobre derechos de propiedad industrial
172. La utilización de los derechos de propiedad industrial e
intelectual como garantías para asegurar el cumplimiento de
obligaciones ha adquirido en los últimos años especial relevancia.
Aunque no es nuestra intención extendernos en este tema, sí es
importante estudiar su relación con la inscripción de los contratos
de licencia y sus implicaciones.
Al igual que acontece con las licencias, no existe una obligación de
inscribir ante la USPTO las garantías que se establezcan sobre las
patentes para asegurar el pago de una obligación (denominadas en
Estados Unidos, security interest). Aunque en virtud de la sección
37 del Manual de procedimiento de examinación de patentes,
“serán registrados todos los documentos que afecten la titularidad
568
DYKEMAN, D. J. y KOPKO, D. W., “Recording Patent License Agreements
in the USPTO”, op. cit., pág. 3.
341
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
de la patente o la solicitud de patente” 569, los beneficios que se
atribuyen al registro de los contratos de cesión no serán extensibles
a las garantías creadas sobre la patente.
173. El Uniform Comercial Code ha establecido en su artículo 9 un
procedimiento de registro para garantías, en la que se incluye la
posibilidad de inscripción de aquellas que recaigan sobre bienes
intangibles que debe ser llevado a cabo ante la secretaría del Estado
en el cual el deudor tenga su residencia 570. No obstante, si el
acreedor no lleva a cabo el registro ante la USPTO puede verse
afectado por una cesión posterior en la que el cesionario podrá
interponer la excepción de buena fe estudiada anteriormente. En
este orden de ideas, lo más aconsejable es que el acreedor que
intenta hacer oponible ante terceros la constitución de una garantía
sobre una patente, realice por una parte la inscripción a la que hace
referencia el artículo 9 del Uniform Comercial Code y,
paralelamente, acuda a la USPTO para registrar dicho acto, aún a
sabiendas de que ninguna de las dos opciones le dará una
protección completa contra una enajenación del derechos sobre el
cual recae el gravamen sin su consentimiento 571.
569
Sección 37 C.F.R. § 3.11 del Manual de procedimiento de examinación de
patentes, literalmente establece que: “Assignments of applications, patents, and
registrations, accompanied by completed cover sheets as specified in §§ 3.28 and
3.31, will be recorded in the Office. Other documents, accompanied by
completed cover sheets as specified in §§ 3.28 and 3.31, affecting title to
applications, patents, or registrations, will be recorded as provided in this part or
at the discretion of the Director”.
570
El Uniform comercial Code § 9-106 establece que “[g]eneral intangibles’
means any personal property (including things in action) other than goods,
accounts, chattel paper, documents, instruments, and money. This would include
copyrights, trademarks, and patents”, U.C.C. § 9-106, Official Comment to 1990
Official Text.
571
MAHAMEDI, V., “Recording Security Interests in Patents: Accepting a
Traditional Federal System to Preserve the Policies of Patent Law”, en Boston
University Journal of Science & Technology Law, núm. 15, 1996, pág. 8.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
174. En conclusión, en los Estados Unidos cuando nos
encontramos en frente de una cesión será necesario que esta se
realice a través de un documento escrito y, aunque no es obligatorio
realizar el registro del contrato ante la USPTO, este deberá llevarse
a cabo si se quiere que el acto de cesión tenga un efecto vinculante
ante terceros. Esta inscripción en el registro aunque es posible de
realizarla ante la Oficina, en el caso de las licencias o las garantías,
no tiene los mismos beneficios que acompaña a los actos de cesión.
175. En nuestra opinión, al referirnos a la inscripción de la licencia
y de las garantías, la falta de un tratamiento análogo por parte del
Estado al de la cesión en cuanto a sus efectos registrales es
injustificado, puesto que si bien es cierto que una licencia o la
constitución de una garantía no comporta una transmisión del
derecho de dominio sobre la patente, debido a su importancia
económica es de especial relevancia que se otorgue una seguridad
jurídica a las partes contratantes.
Estudiadas las formalidades y el registro de los contratos de
licencia en los Estados Unidos, siguiendo el iter lógico planteado,
analizamos ahora las dichas formalidades existentes en la Unión
Europea con el fin de comparar el nivel de protección y seguridad
jurídica que estas otorgan a los contratantes en los países
productores de tecnología.
C.
Normas relativas a las formalidades y al
registro de los contratos de licencia de tecnología
en la Unión Europea
176. En el presente epígrafe se estudian los tres instrumentos
jurídicos que regulan el registro y las formalidades aplicables a las
patentes de invención en la Unión Europea. El primer instrumento
que se analiza es el CPE (1), siguiendo con la propuesta de
343
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Reglamento de la patente comunitaria y, finalmente, la Ley
española de patentes (3). Este estudio nos permitirá identificar el
nivel de protección y seguridad jurídica que estos instrumentos
aportan en los contratos de transferencia de tecnología.
1.
Normas del CPE aplicables a los
Estados miembros de la UE relativas a la
forma y registro de contratos de licencia
177. Empezaremos este apartado con el análisis de las normas que
establecen el registro y la publicidad de los actos jurídicos con las
disposiciones contenidas en el CPE, recordando que, aunque no es
un Convenio que forma parte del sistema normativo de la UE, es
aplicable a todos sus países miembros.
La primera norma que analizaremos dentro del texto del CPE es el
artículo 72, que impone la obligación de la forma escrita para le
cesión de las solicitudes de patente europea con el fin de realizar
una comparación con el régimen aplicable a los contratos de
licencia. Este artículo dispone:
“Artículo 72: Cesión. La cesión de la solicitud de una
patente europea deberá formalizarse por escrito y requerirá
la firma de las partes contratantes”.
De igual manera la regla 20 del Reglamento de ejecución del
CPE 572 establece:
572
Reglamento de Ejecución del Convenio relativo a la Patente Europea 2000, en
la redacción adoptada por el Consejo de Administración en su decisión de 12 de
diciembre de 2002, BOE núm. 22 de 25 de enero de 2003. En la Regla 143 se
enumeran los documentos que serán admitidos al registro de la EPO y
particularmente en la letra w) se indica la cesión de la solicitud de patente
europea.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
“Inscripción de las transferencias: (1) La transferencia de
una solicitud de patente europea se inscribirá en el Registro
Europeo de Patentes a petición de cualquier parte
interesada, mediante la presentación de los documentos que
prueben esta transferencia.
(…)
(3) Una transferencia sólo surtirá efectos por lo que respecta
a la Oficina Europea de Patentes en la medida en que se
hayan aportado los documentos a que se refiere el párrafo 1
y a partir de la fecha de su presentación”.
De la lectura del apartado 1 del Reglamento de ejecución del CPE
se desprende que es necesario aportar los documentos en los que se
pruebe la existencia de la cesión. Aunque en principio, debido a
que la regla 20.1 se refiere a documentos que prueben la existencia
del acto, pudiese pensarse que existe una libertad probatoria para
demostrar la cesión, es necesario tener en cuenta el artículo 72 del
CPE, comentado anteriormente, que establece la obligación de
aportar un documento escrito y firmado por las partes. Por otro
lado, el apartado 3 de la regla nos señala expresamente el alcance
del registro de la cesión ante la EPO indicando que el registro será
una herramienta para brindar al acto una oponibilidad ante terceros,
pero no es un requisito para su existencia.
178. Ahora bien, el CPE otorga un tratamiento distinto a los
acuerdos o actos que no involucran una transferencia del derecho
de dominio, tales como la licencia. Al respecto el artículo 73
establece:
“Licencia contractual: Una solicitud de patente europea
podrá ser, total o parcialmente, objeto de licencias para la
totalidad o parte de los territorios de los Estados
contratantes designados”.
345
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Al referirse a la posibilidad de otorgar licencias sobre la solicitud
de patente, no se establece el requisito impuesto en la cesión acerca
de la obligatoriedad de contar con un documento escrito para
formalizar el acto. El Reglamento de ejecución del CPE al respecto
establece:
“Regla 21. Inscripción de licencias y de otros derechos: Los
párrafos 1 y 2 de la Regla 20 se aplicarán mutatis mutandis
a la inscripción de la concesión o de la transferencia de una
licencia, así como a la inscripción de la constitución o de la
transferencia de un derecho real sobre una solicitud de
patente europea y de la ejecución forzosa sobre dicha
solicitud”.
Podemos observar cómo se omite expresamente la aplicación del
párrafo 3 de la Regla 20 en la cual se establece el alcance frente a
terceros de la inscripción de la cesión. Esta situación nos puede
conducir a una interpretación similar a la del sistema legal de los
Estados Unidos en el donde la publicidad y oponibilidad ante
terceros se otorga únicamente a los contratos de cesión, mas no a
los de licencia.
179. En este sentido, nos remitimos a las críticas formuladas en su
momento respecto a la utilidad que supondría equiparar el régimen
de la inscripción en el registro de los contratos de licencia y otros
derechos reales constituidos sobre la solicitud al que está
configurado para la cesión. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que, puesto que el CPE establece que una vez concedido el
título de la patente europea esta debe ser objeto de validación en los
países designados, será competencia de las legislaciones internas
fijar las normas de registro, publicidad y protección de la parte
débil de la relación respecto a los actos que involucren una
transferencia tecnológica.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
2.
Las formalidades y registro del
contrato de licencia dentro del proyecto de
Reglamento de la patente comunitaria
180. Dentro del ámbito europeo consideramos importante hacer
referencia al proyecto de Reglamento de la patente comunitaria 573,
ya que aunque no se encuentra vigente, supondría un enorme
avance para la consolidación de un sistema unitario en materia de
patentes de invención.
La idea de la creación de una patente comunitaria nace de la
iniciativa de crear una patente de carácter supranacional que
disminuyera los costes para los solicitantes y que complementara el
proceso iniciado por el CPE. El concepto de la Patente Comunitaria
quedó plasmado en el Convenio de Luxemburgo de 15 diciembre
1975, modificado y revisado el 15 de diciembre de 1989. Debido al
escaso número de ratificaciones, el Convenio nunca entró en vigor
y fue abandonado. No obstante el fracaso del anterior Convenio, la
Comisión presentó el 1 de agosto de 2001 una propuesta de
Reglamento de la Patente Europea cuya última versión fue dada a
conocer el 8 de marzo del 2004, pero que hasta la fecha no está en
vigor a pesar de los recientes esfuerzos para impulsarlo 574.
573
Vid. propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria de 8
de marzo de 2004, disponible en: http://www.uaipit.com (sección de legislación).
Artículo 1. “La patente comunitaria tendrá carácter unitario. Surtirá los mismos
efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá concederse, transmitirse,
anularse o caducar para el conjunto de la Comunidad”.
574
Para un recuento histórico del Convenio de la Patente Europea y las razones
por las que no ha entrado en vigor, CORNISH, W., VAVER, D. y BENTLY, L.,
Intellectual property in the new millennium, Cambridge, Cambridge University
Press, 2004, pág. 76. En cuanto al futuro de la propuesta de Reglamento,
STONE, P., EU Private international law: harmonization of laws, Londres,
Edward Elgar Publishing, 2006, pág. 147. La principal diferencia del Convenio
de la Patente Comunitaria con el CPE consiste en que mientras con éste último es
347
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Este proyecto de Reglamento sobre la patente comunitaria,
contrario al CPE, se ocupa con mayor profundidad de las
transferencias y licencias sobre las patentes. El artículo 15 respecto
a la cesión de la patente dispone:
“La transmisión de una patente comunitaria deberá hacerse
por escrito y requerirá la firma de las partes del contrato,
salvo que resulte de una resolución judicial. Faltando estos
requisitos la transmisión será nula. La transmisión se
registrará en el registro de patentes comunitarias”.
181. En la norma trascrita anteriormente se observa que, a
diferencia de las normas analizadas previamente, se establece
expresamente la consecuencia de la falta de observancia de la
forma escrita, en este caso la nulidad. De igual manera, se dispone
el registro del acto de transmisión en el registro, cuyos efectos se
establecen en el apartado 3 de la siguiente manera:
“La transmisión solo podrá oponerse frente a terceros
después de su inscripción en el Registro de patentes
comunitarias contemplado en el artículo 56 y dentro de los
límites establecidos por los documentos contemplados en el
Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 59. No
obstante, antes de su inscripción, la transmisión podrá tener
efecto frente a terceros que hubiesen adquirido derechos
después de la fecha de la transmisión pero que tuvieren
conocimiento de esta en el momento de adquirir estos
derechos”.
necesario llevar a cabo un proceso de validación en los países designados
después de la concesión por parte de la EPO, el Convenio de la Patente
Comunitaria presenta un carácter unitario. Esto quiere decir que el derecho
concedido a través del sistema de la patente comunitaria no podrá ser concedido,
transferido, anulado o caducado más que para el conjunto de los Estados
miembros de la Unión. O'CALLAGHAN MUÑOZ, X., Propiedad industrial:
Teoría y práctica, Madrid, Ramón Areces, 2001, pág. 78.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
En cuanto al contrato de licencia, la propuesta de Reglamento
establece:
“1. La patente comunitaria podrá ser objeto de licencias
para toda la comunidad o parte de ella. Las licencias podrán
ser exclusivas y no exclusivas.
2. Los derechos conferidos por la patente comunitaria
podrán invocarse contra el licenciatario que viole alguno de
los límites del contrato de licencia.
3. Los apartados 2 y 3 del artículo 15 serán aplicables a la
concesión o a la transmisión de una licencia de patente
comunitaria”.
Contrario a lo que sucede en el CPE y en el sistema de Estados
Unidos, en la propuesta de Reglamento se realiza una equiparación
en los efectos del registro en los contratos de cesión y de licencia.
No obstante, la forma escrita permanece siendo un requisito
exigible únicamente para los contratos de cesión. En el ámbito
europeo, mientras en el CPE encontramos que existe una
coincidencia con el sistema legal de Estados Unidos en cuanto a la
falta de oponibilidad del registro ante terceros, la propuesta de
Reglamento sobre la Patente Comunitaria realiza la equiparación de
los efectos otorgados al registro de la cesión y de la licencia.
D.
Las formalidades del contrato de licencia en
la ley 11/1986 sobre patentes de invención y
modelos de utilidad de España
182. Consideramos que debemos hacer especial mención a la Ley
española de patentes, debido a dos factores fundamentales. El
349
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
primero consiste en que el tratamiento que esta ley otorga al
contrato de licencia y cesión constituye una excepción en el
Derecho comparado que no suele ocuparse en extenso de estos
contratos en las leyes de patentes 575. El segundo, por la especial
condición que tiene España de receptor de tecnología pero con
tendencia al cambio progresivo hacia la de productor de
conocimientos tecnológicos 576.
El legislador español desde el preámbulo de la Ley de patentes
acepta la importancia que la transferencia de tecnología supone
para el país y, teniendo en mente las especiales condiciones de
España como receptor de tecnología, manifiesta que uno de las
formas de lograr la misma es reforzar las obligaciones en cabeza de
los titulares de derechos, que tal como sostenemos en esta tesis
doctoral constituyen la mayoría de las veces la parte fuerte de la
relación contractual. En el preámbulo se dispone:
“La Ley tiene en cuenta que una Ley española de Patentes,
debe tender a promover el desarrollo tecnológico de nuestro
país, partiendo de su situación industrial, por lo que ha
prestado una especial atención a la protección de los
intereses nacionales, especialmente mediante un
reforzamiento de las obligaciones de los titulares de
patentes a fin de que la explotación de las patentes se
produzca dentro del territorio nacional y tenga lugar, en
consecuencia, una verdadera transferencia de tecnología,
pero siempre respetando el Convenio de la Unión de París
575
Un ejemplo de esta situación lo encontramos en la ley alemana, en donde se
encuentra el fundamento del contrato de licencia únicamente en dos
disposiciones: el parágrafo 20 de la Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
en adelante GWB y el 15.2 del Patentgesetz, disponible en:
http://www.uaipit.com, sección de legislación (última consulta 05/05/2012).
576
Para un análisis de la evolución de la producción tecnológica española véase
ORTIZ-VILLAJOS, J. M., Tecnología y desarrollo económico en la historia
contemporánea: estudio de las patentes registradas en España entre 1882 y
1935, Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1999.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
de 20 de mayo de 1883 texto revisado en Estocolmo el 14
de julio de 1967 y en vigor en España” 577.
183. En desarrollo del enunciado trascrito anteriormente la
legislación española de patentes establece una serie de artículos en
los cuales se establecen obligaciones para las partes intervinientes
en contratos de cesión y licencia de patentes. En primer lugar,
encontramos la reafirmación de la transmisibilidad de la solicitud y
de la patente ya concedida. El artículo 74 Ley española de patentes
establece:
“1. Tanto la solicitud de patente, como la patente son
transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de
usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante
la constitución de una hipoteca mobiliaria que se regirá por
sus disposiciones específicas y cuya constitución se
notificará al Registro de la Propiedad Industrial.
2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se
realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que
sean válidos. Tanto la solicitud de patente como la patente
son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de
usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante
la constitución de una hipoteca mobiliaria que se regirá por
sus disposiciones específicas y cuya constitución se
notificará al Registro de la Propiedad Industrial.
3. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se
realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que
sean válidos. (…)”
577
Ley 11/86 de patentes, cit. supra.
351
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Como se puede apreciar, la norma española aporta mucha más
información que normas análogas del CPE o que la propuesta de
Reglamento de la patente comunitaria, estableciendo, además de la
posibilidad de constituir derechos reales sobre la patente, el
requisito de la forma escrita y las consecuencias de su falta de
observancia.
184. En cuanto al alcance del registro para la oponibilidad ante
terceros el artículo 75 de la Ley española de patentes dispone:
(…)
2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la
transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto
voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes
de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán
efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren
sido
inscritos
en
el
Registro
de
Patentes.
Reglamentariamente se establecerá la forma y
documentación necesaria para dichas inscripciones 578.
3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre
solicitudes de patente o sobre patentes que no estén
debidamente inscritos en el Registro. Tampoco podrá
mencionar en sus productos una solicitud de patente o una
patente, quien no tenga inscrito un derecho suficiente para
hacer esa mención. Los actos realizados en violación de lo
578
El artículo 54 del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986 de Patentes establece
en referencia a la información necesaria para la inscripción de una licencia en el
registro que: “en la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es
exclusiva o no, así como las eventuales limitaciones del contrato en cuanto a su
objeto, duración, modalidad de explotación, ámbito territorial o aplicaciones.
También se indicará si el titular de la licencia puede cederla o conceder
sublicencias. En el caso de que en la solicitud de inscripción no se indicara
alguno de los extremos mencionados, la licencia se inscribirá conforme a las
presunciones legales establecidas en el artículo 75 de la Ley de Patentes”.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de
competencia desleal”.
Por lo tanto, como se infiere de la norma trascrita, la Ley española
de patentes se alinea con las legislaciones del grupo de los países
receptores de tecnología, en donde se otorgan los mismos efectos al
acto de registro tanto del contrato de cesión, cuanto de licencia, es
decir, tal como se establece en el apartado tercero, la oponibilidad
frente a terceros dependerá de que el contrato sea registrado ante la
OEPM. La equiparación realizada por la ley española de patentes
está dirigida a beneficiar al licenciatario, quien, gracias a la
existencia de esta disposición, tendrá un grado de seguridad mayor
en cuanto a la no existencia sin su conocimiento de otra
autorización de explotación sobre la patente sobre la cual recae el
contrato de licencia.
185. En conclusión, salvo las disposiciones comentadas en la Ley
española de patentes, las normas que establecen el registro de
contratos que no involucren una transferencia del derecho de
dominio sobre una patente o una solicitud de patente, tales como la
licencia, no aportan una seguridad jurídica a los participantes en un
contrato de transferencia de tecnología, puesto que no contarán con
la herramienta del registro para verificar si existe otro derecho de
explotación o algún gravamen sobre el derecho de propiedad
industrial objeto del contrato.
VI.
Normas de inversión extranjera que
afectan a los contratos de transferencia de
tecnología
A.
Planteamiento
353
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
186. Debido a la importancia que la inversión extranjera presenta
para la economía de los países, los Estados han regulado este tema
a través de normas de obligatorio cumplimiento. A continuación
presentaremos las normas que regulan la inversión extranjera que
afectan directamente los procesos de transferencia de tecnología en
países con un alto nivel de desarrollo. Aunque en principio estas
normas no están dirigidas a la protección de la parte débil de la
relación, servirán como un indicador de la forma en que países
eminentemente productores de tecnología protegen intereses
considerados fundamentales de posibles intervenciones indebidas
de inversionistas extranjeros.
De acuerdo con la doctrina especializada, la inversión extranjera
consiste en la transferencia de activos tangibles o intangibles desde
un país a otro con el propósito de ser usados para generar riqueza,
bien sea bajo el control total o parcial del propietario de los
activos 579. Dentro de esta definición se excluye expresamente el
movimiento de capitales destinados a la compra de acciones de la
empresa receptora.
La introducción de los bienes intangibles en el concepto de
inversión extranjera, se ha llevado a cabo de una forma progresiva.
Inicialmente se incluyeron derechos contractuales mediante los
cuales los inversores llevaban sus equipos o maquinarias al país
anfitrión, tales como derechos de leasing, prenda o préstamos.
Posteriormente, a raíz del caso Barcelona traction 580 llevado ante
579
SORNARAJAH, M., The international law on foreign investment,
Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pág. 7.
580
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J.
Reports 1970, pág. 3. En este caso la compañía canadiense fue declarada en
quiebra por un juzgado de Reus en 1948 y posteriormente el gobierno belga ya
que los accionistas de dicha compañía eran de esta nacionalidad, elevaron un
demanda ante la Corte internacional de justicia tratando de ejercer la protección
diplomática sobre el perjuicio sufrido por sus nacionales (personas naturales y
jurídicas). En la decisión se rechazaron las pretensiones por no poseer Bélgica el
ius standi para alegar la protección diplomática de sus nacionales ya que de
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
la Corte internacional de justicia se incorporaron los derechos sobre
las acciones en compañías de países anfitriones y, finalmente la
última fase fue la inclusión de los derechos de propiedad industrial
e intelectual dentro del alcance del concepto de inversión
extranjera 581.
No solamente el concepto de inversión extranjera ha evolucionado,
sino también la forma en que esta se lleva a cabo. En sus inicios
consistía en individuos o un grupo de asociados que se aventuraban
a hacer negocios en el exterior con el fin de obtener ganancias
rápidas y regresar a sus países de origen. Aunque algo de esta
esencia se conserva actualmente, la mayor parte de la inversión
extranjera moderna proviene de las empresas multinacionales que,
contrario a lo que sucedía anteriormente, tienen una vocación de
permanencia en los países anfitriones 582.
B.
La inversión extranjera en el ámbito
internacional.
acuerdo con la Corte debía el facultado para invocar dicha protección debía ser el
Estado canadiense. Dos precedentes de suma importancia ha dejado este caso. El
primero es que el Estado en el cual una sociedad se encuentra constituida
prevalece sobre la nacionalidad efectiva, que en este caso era belga. El segundo,
que la protección diplomática puede ejercerse sobre personas naturales, pero
también jurídicas. El texto completo de la decisión de la Corte está disponible en:
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf, última consulta 19/05/2012.
581
SORNARAJAH, M., The international law on foreign investment, op. cit.,
pág. 10.
582
Ibid. pág. 65
355
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
1.
Los acuerdos internacionales de
inversión extranjera y los procesos de
transferencia internacional de tecnología
187. En el ámbito internacional de la OMC se negoció en la Ronda
de Uruguay el llamado Acuerdo sobre las medidas en materia de
inversiones relacionadas con el comercio, en adelante TRIMS
(Trade related investement mesures). Este Acuerdo, a pesar de su
corta extensión, ha sido de gran importancia en el debate de la
relevancia de los acuerdos multilaterales de la OMC y los países en
desarrollo. Uno de los objetivos principales de la inclusión de las
inversiones en las negociaciones de la Ronda de Uruguay fue
cambiar la percepción hostil que tenían los países en vías de
desarrollo hacia la inversión extranjera. A pesar de un ambicioso
comienzo, los resultados finales fueron de alcance limitado 583.
El Acuerdo TRIMS tiene como objetivo fundamental reafirmar la
aplicación del principio del trato nacional establecido en su artículo
3. Para tal fin, se dispone en el artículo 2 que los países miembros
se comprometerán a no aplicar medidas en materia de inversiones
que estén en contraposición con los artículo 3 y 11 del GATT que
se refieren al trato nacional y a la eliminación general de las
restricciones cuantitativas a las importaciones o exportaciones
respectivamente. En el apartado 2 de este artículo se hace
referencia a una lista ilustrativa de las medidas en materia de
inversiones que son incompatibles con la obligación de trato
nacional, tales como la imposición de un límite de compras de
productos provenientes de productores nacionales o extranjeros 584.
583
Para un análisis completo del Acuerdo TRIMS, véase MACRORY, P.,
EDMOND APPLETON, A. y PLUMMER, M. G., The World Trade
Organization: legal, economic and political analysis, vol. 2, Nueva York,
Springer, 2005.
584
Anexo 1. a) “la compra o la utilización por una empresa de productos de
origen nacional o de fuentes nacionales y, a se especifiquen en términos de
productos determinados, en términos de volumen o valor de los productos, o
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
188. Aunque por sí solo el Acuerdo TRIMS no contiene
disposiciones relativas a los procesos de transferencia de tecnología
o licencias sobre conocimientos tecnológicos, si tomamos en
consideración su texto en concordancia con otros acuerdos de
similar naturaleza como el Acuerdo ADPIC el resultado será la
disminución de la capacidad de difusión y control de cierto tipo de
tecnologías que pueden ser de especial relevancia para un país en
desarrollo so pretexto de una posible violación del principio del
trato nacional 585.
Un caso que nos ayuda a ilustrar la aplicación del Acuerdo TRIMS
en concordancia con otros acuerdos comerciales a procesos de
transferencia de tecnología es el de Indonesia’s national car
programme.
Antecedente a analizar:
Con el National Car Programme, introducido en febrero de
1996 por el gobierno de Indonesia, se estableció una
exención de impuestos aduaneros a autopartes provenientes
de Corea que fuesen utilizadas en la industria local de
ensamblaje de vehículos. Estados Unidos, la Unión Europea
y Japón, cuyas empresas multinacionales del sector de la
automoción estaban siendo directamente afectadas, llevaron
el caso ante un panel especializado de la OMC para resolver
este tipo de disputas. Uno de los puntos de este programa
era la creación de joint ventures con empresas nacionales
como proporción del volumen o del valor de su producción local; o b) que las
compras o la utilización de productos de importación por una empresa se limite a
una cantidad relacionada con el volumen o el valor de los productos locales que
la empresa exporte”.
585
CORREA C. M. y KUMAR, N., Protecting foreign investment: implications
of a WTO regime and policy options, Londres, Zed Books, 2003, pág. 85.
357
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
con el fin de beneficiarse de las marcas locales y compartir
tecnología. El argumento esgrimido por Indonesia fue que,
teniendo en cuenta que durante dos décadas en las que
compañías extranjeras se involucraron en el sector de la
automoción no existió una transferencia tecnológica, este
programa estaba dedicado a fortalecer el intercambio de
conocimiento con las empresas coreanas. La decisión final
del panel fue que el programa violaba el principio de trato
nacional y en consecuencia Indonesia se vio obligada a
desistir del mismo 586.
Con este caso, además de observar el alcance del Acuerdo TRIMS
y la posibilidad de que sirva como fundamento para intervenir en
un intento por incrementar el flujo de conocimientos tecnológicos
hacia un país receptor de tecnología, podemos apreciar la enorme
influencia que las empresas multinacionales ejercen en la inversión
extranjera.
189. La inversión extranjera y los derechos de propiedad industrial
e intelectual se encuentran vinculados íntimamente al estudiar el
tema de la transferencia de la tecnología. En este sentido, el
Acuerdo ADPIC ha ejercido una enorme influencia en el campo de
la inversión extranjera con la introducción de la figura de las
licencias obligatorias, que está directamente relacionada con uno de
los grandes temores de los inversores extranjeros: la expropiación.
Recordemos que, mientras ADPIC es un acuerdo de mínimos que
debe ser trasladado a las legislaciones nacionales de los países
miembros de la OMC, la inversión extranjera, en la mayoría de los
586
Reporte del panel de la OMC en el caso Indonesia car case WT/DS554/R y
WT/DS559/R de julio 2 de 1998, disponible en: http://www.wto.org (última
consulta 19/05/2012). ORTINO, F. y PETERSMANN E. U., The WTO dispute
settlement system, 1995-2003, Londres, Kluwer Law International, 2004,
pág.177; HOEKMAN, B. M. y KOSTECKI, M., The political economy of the
world trading system: the WTO and beyond, Oxford, Oxford University Press,
2001, pág. 203.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
casos, se regula a través de convenios bilaterales o multilaterales.
De esta manera, si en el texto del convenio se establece que
prevalecen las normas jurídicas del país anfitrión será muy remota
la posibilidad de que al otorgarse una licencia obligatoria en contra
de una empresa nacional del país de inversión dicho acto sea
considerado como expropiación, sin embargo, como suele suceder,
si no se establece la prevalencia del ordenamiento jurídico del país
anfitrión, la expedición de una licencia obligatoria puede ser
tratado como una expropiación violatoria del convenio, dejando de
esta forma, por vía de un instrumento regulador del tema de la
inversión extranjera, inoperante la figura creada en ADPIC 587.
190. Aunque tal como demuestran estudios económicos 588 los
países que poseen sistemas débiles de protección de los derechos de
propiedad industrial e intelectual inducen a los inversionistas a
concentrarse en procesos de distribución y no de producción, el
solo hecho de tener un sistema robusto de protección de estos
derechos tampoco es una garantía para que se lleven a cabo
procesos de transferencia de tecnología con una repercusión más
allá de la empresa filial. Especialmente en el campo de la alta
tecnología existe la tendencia a entrar en el país anfitrión a través
de las empresas filiales en las cuales existe una propiedad plena de
la empresa principal y no a través de aquellas, fruto de la
constitución de un joint venture con nacionales que implicaría una
propiedad compartida 589.
587
Acerca de este tema en el marco del NAFTA véase D’AMATO y HERTZ,
“Shaping the trident; Intellectual property under NAFTA, investments protection
agreements and the World trade organization”, Canada–United States law
journal, núm. 261, 1997.
588
JAVORCIK, B., “The composition of foreign investment and protection of
intellectual property rights in transition economies”, en European economic
review, núm. 48, 2004, pág. 45.
589
ASIEDU, E. y ESFAHANI, H., “Ownership structure in foreign direct
investment projects”, en Review of economics and statistics, núm. 83, 2001, pág.
653.
359
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
2.
El
papel
de
las
empresas
transnacionales en la inversión extranjera y
la transferencia de tecnología
191. El papel determinante que presentan en la economía global las
empresas multinacionales parece un hecho probado. De acuerdo
con los datos de la UNCTAD, en el año 2002, 700 empresas, de las
cuales el 98% eran empresas multinacionales, sumaron el 46% del
gasto mundial en investigación y desarrollo y el 69% del total de
los ingresos generados por esta actividad 590. Estas cifras nos dan
una idea de la importancia de las empresas transnacionales en los
procesos de producción y licenciamiento de tecnología de suerte
que la inversión extranjera a través de este tipo de empresas
representa uno de las formas más recurridas y efectivas para llevar
a cabo los procesos de transferencia tecnológica 591, debido a que a
través de ella una empresa local puede adquirir directamente de la
empresa principal la tecnología que de otra manera tendría que
adquirir a través de operaciones de compra o licenciamiento de
derechos sobre la misma.
Paralelamente, el proceso de expansión de las grandes compañías y
su estrategia global ha conducido al establecimiento de filiales
encargadas de diferentes actividades comerciales y de producción,
pero en las que ha estado ausente el factor de investigación y
desarrollo que continua estando en cabeza de las casas matrices o
sedes centrales de las empresas 592. Esta situación ha dado origen a
590
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y
DESARROLLO, UNCTAD, World Investment Report: Transnational
Corporations and the Internalization of R&D. Nueva York y Ginebra, 2005.
591
BLOMSTRÖM, M. y KOKKO, A. “How foreign investment affects host
countries”, op. cit., pág.17.
592
Si bien es cierto que en su mayoría las actividades de innovación desarrollada
por este tipo de compañías se lleva a cabo en el lugar en donde la sede principal
de la empresa tiene su asiento, también lo es que la tendencia a la
descentralización en las labores de investigación y desarrollo está en franco
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
la denominada transferencia intrafirm. Este tipo de transferencia de
tecnología se ha llevado a cabo con mayor intensidad en los
sectores en los que la tecnología cambia rápidamente y donde los
potenciales receptores pueden convertirse en futuros competidores,
pero gracias a las ventajas que presenta en cuanto a la facilidad de
comunicación, coordinación y control sobre la tecnología, se ha
convertido en un medio eficaz de penetrar nuevos mercados sin
correr los riesgos y, a no solamente de infracción de derechos, sino
de tener que enfrentar una competencia que utilice una plataforma
basada en la tecnología que de otra manera se hubiera transferido a
un tercero 593.
192. Ahora bien, el sistema de filiales o subsidiarias y empresas
principales no es la única forma conocida para llevar a cabo la
inversión extranjera. También es posible realizar las inversiones a
través de la asociación con empresas locales o de la constitución de
nuevas sociedades con nacionales del país anfitrión a través de
acuerdos de joint venture. En el campo de la transferencia de
tecnología sin embargo, la efectividad de esta clase de inversiones
está directamente ligada con el nivel de protección de los derechos
de propiedad industrial e intelectual que protegen la tecnología
transferida. Algunos autores señalan que en los países con bajos
niveles de protección de estos derechos en los que además se
impongan obligaciones como la constitución de sociedades con
aumento. Para un análisis detallado de la forma en que las empresas
transnacionales han descentralizado distintas tareas, incluyendo la de
investigación y desarrollo, CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO, UNCTAD, World Investement Report,
Ginebra, Organización de Naciones Unidas, 2011; sobre el mismo tema desde un
punto de vista económico, JAVORCIK, B., “Foreign direct investment and
international
technology
transfer”,
2010,
disponible
en:
(última
consulta
http://www.chch.ox.ac.uk/sites/default/files/Javorcik.pdf
19/05/2012).
593
CORREA, C., “Technology transfer in the WTO Agreements”, op. cit., pág.
443.
361
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
empresas nacionales las posibilidades de
transferencia de tecnología fluida son escasas 594.
establecer
una
Algunos legisladores y académicos sostienen que la inversión
extranjera sirve, no solamente para atraer capitales, crear puestos
de trabajos y mejorar la productividad de las empresas locales
objeto de la inversión 595, sino para lograr una transferencia de
conocimiento proveniente de la empresa foránea a las empresas del
país anfitrión (spillover). Con el objeto de cumplir estos tres fines,
los Estados, sobre todo en países en vías de desarrollo, han
invertido cuantiosos esfuerzos para crear condiciones propicias
para atraer la inversión extranjera. No obstante, no existen estudios
que demuestren de una manera fehaciente la relación entre la
594
Véase MORAN, T, “How to investigate the impact of foreign direct
investment on development and use the results to guide policy”, en COLLINS,
S., Brookings trade forum, Washington, Brookings institution press, 2008, pág.
42; y MANSFIELD, E., Intellectual property protection, direct investment, and
technology transfer: German y, Japan, and the United States, Washington,
World Bank Publications, 1995. En esta última obra el autor a través de
encuestas a empresas líderes en el sector de la electrónica, farmacéutica y
maquinaria pesada de Alemania, Japón y Estados Unidos, trata de establecer una
relación en la que los países con mayor protección de los derechos de propiedad
industrial e intelectual serán los destinatarios preferidos de los países
industrializados para realizar procesos de transferencia de tecnología. Sin
embargo, en estudios más extensivos no se encuentra una clara relación entre la
mayor protección de los derechos de propiedad industrial y el incremento de la
inversión extranjera. En este sentido, MASKUS, K. y EBY-KONAN, D.,
“Trade-Related Intellectual Property Rights: Issues and Exploratory Results”, en
Analytical and negotiating issues in the global trading system, 1994, págs 23 y
ss.
595
MASKUS, K. y EBY-KONAN, D., “Trade-Related Intellectual Property
Rights: Issues and Exploratory Results”, op. cit. pág. 23. Diferentes estudios
realizados para poner en evidencia la relación entre la inversión extranjera
directa y la mejora en la productividad de las empresas locales han llevado a
resultados contradictorios; uno de los motivos de esta contradicción radica en
que estos trabajos han tomado como base datos de empresas ubicadas en países
desarrollados en donde la brecha tecnológica entre empresas locales y foráneas
no es de igual magnitud a la que se presenta en los países con menor nivel de
desarrollo tecnológico.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
inversión extranjera y la expansión de conocimiento en el país
receptor de la inversión que justifiquen los enormes esfuerzos que
los gobiernos emplean en atraer a los inversionistas extranjeros 596.
Sin embargo, a pesar que las empresas multinacionales cuidan
celosamente los conocimientos tecnológicos protegidos por
derechos de propiedad industrial e intelectual (tales como patentes
de invención y secretos empresariales) es habitual que estén
abiertas a compartir conocimientos no vitales como, por ejemplo,
técnicas de control de calidad, estrategias de inventario y otros
tipos de conocimientos que si bien no están dispuestos a transferir a
empresas competidoras, si lo harán con sus proveedores locales de
la cadena productiva 597
Vista la estrecha relación y directa incidencia que poseen los
acuerdos internacionales de inversión extranjera sobre los procesos
de transferencia internacional de tecnología, corresponde ahora
estudiar la regulación de la inversión extranjera en Estados Unidos
(A) y la Unión Europea (B).
596
En la década de los 90 se incrementó exponencialmente el número de
agencias de promoción de inversiones que pasaron de 11 en 1990 a 63 en 2005
con marcada influencia en los países en desarrollo en donde se pasó de 3 a 20 en
el mismo periodo de tiempo. De acuerdo con una encuesta realizada por el Banco
Mundial, 59 de los 108 países consultados ofrecieron algún tipo de incentivo
para atraer la inversión extranjera. SMARZYNSKA JAVORCIK, “Foreign
Direct Investment and International Technology Transfer: What Do We Know?
What Would We Like to Know?”, Inédito, 2007, citado por BANCO
MUNDIAL, Global Economic Prospects: Technology Diffusion in the
Developing World, Washington, D.C., World Bank Publications, 2008, pág. 160.
597
JAVORCIK, B., “Foreign direct investment and international technology
transfer”, op. cit., pág. 5.
363
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
C.
Las normas de inversión extranjera en los
Estados Unidos que afectan a los contratos de
transferencia de tecnología
193. A pesar de ser un país eminentemente inversor, en Estados
Unidos existe una fuerte presencia de inversión extranjera directa.
La mayor parte de esta inversión la recibe de países europeos como
Francia, Alemania, Bélgica y el Reino Unido, seguida de algunos
países asiáticos como Japón y recientemente China. Por tal razón,
la economía de los Estados Unidos país ha sido tradicionalmente
favorable a la inversión extranjera ofreciendo al inversor extranjero
un tratamiento igual al que reciben los nacionales 598. No obstante,
existen ciertas excepciones a la libertad de inversión en Estados
Unidos. Por una parte, existen restricciones en sectores que el
gobierno federal considera como de importancia estratégica y, por
otra, las restricciones originadas por la Exon-Florio Act 599.
En cuanto a las primeras restricciones, los sectores en los cuales se
interviene efectivamente son: las operaciones bancarias ejercidas
por entidades extranjeras 600, las comunicaciones 601, defensa
598
Datos obtenidos del Bureau of Economic Analysis del Departamento de
Estado de Estados Unidos. Foreign Direct Investment in the U.S.: Balance of
Payments and Direct Investment Position Data, disponible en:
http://www.bea.gov/international/di1fdibal.htm (última consulta 19/05/2012).
599
Exon-Florio provision of the Defense Production Act U.S.C. app 2170.
600
Este tipo de operaciones está regulado por la International Banking Act (IBA)
de 1978, la Foreign Bank Supervision Enhancement Act (FBSEA) de 1991 y la
Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act de 1994, así como
por las legislaciones estatales. Vid. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL
DE ESPAÑA, Restricciones a la inversión extranjera directa en Estados Unidos,
núm. 08/24/06, WAS-JI, Washington, 2006. Las restricciones impuestas por
estas leyes están relacionadas con: límites en el número máximo de sucursales
por estado y en la adquisición de acciones con derecho a voto, exigencia de
depósitos como medida de seguridad, obligación de proporcionar información
sobre las actividades del banco dentro y fuera del país y registro ante el
Secretario del Tesoro.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
nacional 602, energía 603 y actividades de transporte aéreo y
marítimo 604.
Por otra parte, la Exon Florio Act consiste en un grupo de normas
que otorgan al presidente la facultad de objetar ciertas operaciones
de empresas extranjeras en Estados Unidos. El Committee on
Foreign Investment in the United States, en adelante CFIUS, es la
agencia federal que se encarga de la aplicación de esta ley, para lo
cual adelanta investigaciones encaminadas a establecer los efectos
potenciales que las inversiones extranjeras directas tendrán para la
seguridad nacional.
Ahora bien, aunque en principio esta regulación no afecta todo tipo
de inversiones extranjeras directas, sino solamente las que
representen un riesgo para la seguridad nacional, el Congreso de
601
En este sector la Federal Communications Commission a través de la Federal
Communications Act, 47 U.S.C. § 310(b)(3) y 47 U.S.C. § 310(b)(4) de 1934,
posteriormente modificada por la Telecommunications Act de 1996 que establece
el requisito de la obtención de una licencia para la transmisión de energía,
comunicaciones o señales de radio. Esta licencia no se otorga a empresas que
tengan una participación extranjera superior al 20-25%, salvo casos de interés
nacional. En cuanto al transporte marítimo las encargadas de regular el sector
son la Shipping Act de 1916 USC. secc. 801 y la Merchant Marine Act de 1920,
USC secc. 876.
602
Un importante número de las restricciones en este sector se encuentran
consignadas en el Defense Industrial Security Program del Departamento de
Defensa, desarrollado a través de la National Security Act de 1947, 50 U.S.C.
401 y la Executive Order núm. 10865, en ellas se establece el requisito de
obtención de una autorización para acceder a la posibilidad de participar en
procesos de contratación con el Departamento de Defensa.
603
Estas restricciones se encuentran en la Atomic Energy Act de 1954, 42 U.S.C.
Secc. 2011 y, la Federal Power Act de 1920, 16 USC 791 que regulan la energía
nuclear e hidroeléctrica, el gas natural y la electricidad.
604
De acuerdo la Federal Communications Act, 47 U.S.C. § 310(b)(3) y 47
U.S.C. § 310(b)(4), las empresas aéreas extranjeras pueden participar en una
empresa nacional pero dicha participación no puede superar el 25% del poder de
voto, o el 50% del capital social.
365
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
los Estados Unidos no definió el concepto de “actividades que
puedan poner en peligro la seguridad nacional”, con el propósito de
asegurar la interpretación más amplia posible, sin limitarla a un
sector de la industria en particular, es por esto que el CFIUS
sostiene que el alcance de esta ley se extiende a todas las
operaciones que incluyan productos, servicios o tecnologías
esenciales para el mantenimiento de la seguridad nacional.
El Departamento del Tesoro reglamentó la aplicación de la
normatividad contenida en la Exon-Florio Act, estableciendo un
sistema voluntario de notificación por parte de las partes
implicadas en las operaciones de inversión extranjera directa.
Debido a que la ausencia de esta notificación acarrea la posibilidad
de una intervención directa del Presidente, quien posee la
capacidad de paralizar la operación indefinidamente, la gran
mayoría de las empresas cumple con dicha notificación de manera
voluntaria.
194. Es extremadamente difícil tener certeza del impacto de este
sistema de restricciones, debido a que las investigaciones
adelantadas por el CFIUS poseen un carácter confidencial, sin
embargo, la información que se ha podido recopilar proveniente
exclusivamente de algunas empresas que se han visto envueltas en
procesos de investigación apuntan a que estas se han llevado a cabo
en sectores, tales como protección de información confidencial
clasificada, conservación de la sede de una industria específica,
reducción de competencia para contratos críticos de defensa, o la
posible transferencia de tecnología a empresa matriz, socio o
cliente extranjero 605.
El CFIUS ha recibido más de 1.500 notificaciones, llevando a cabo
25 investigaciones, de las cuales 13 operaciones fueron canceladas
ante la comunicación por parte de CFIUS de su intención de llevar
605
FULLERTON, L. y GRINER, C., Review of Foreign Acquisitions Under the
Exon-florio Provision, Chicago, American Bar Association, 1991, pág. 151.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
a cabo una investigación completa, mientras que los otros 12 casos
llegaron hasta el presidente 606. Solo ha habido un caso en el cual se
ha bloqueado la operación, en donde el presidente George H. W.
Bush ordenó a la empresa China National Aero Technology Import
and Export Corp., propiedad del gobierno chino, dar marcha atrás a
su operación de compra de participaciones en una empresa
norteamericana de fabricación de componentes para aeronaves 607.
La amplia interpretación del concepto de “actividades que puedan
poner en peligro la seguridad nacional”, sumada a la reacción de
algunos legisladores ante la actitud del CFIUS de aumentar las
investigaciones y con ello lograr que muchas empresas desistieran
de su intención de realizar inversiones en los Estados Unidos, creó
un clima de incertidumbre en los inversionistas que generó una
fuerte presión para modificar el sistema. En el año 2007 el
Congreso aprobó la Foreign Investment and National Security Act,
en adelante FINSA 608, con la que se formaliza el alcance de la
Exon-Florio Act más allá de la defensa nacional a otros sectores
como telecomunicaciones, energía y transporte, entre otros. La
definición que esta Ley introduce de “infraestructuras críticas”,
objeto de la regulación, es: “aquellos sistemas y bienes, físicos o
606
JACKSON, J. K., “The Exon-Florio National Security Test for Foreign
Investment”, en Library of Congress Washington D. C. Congressional Research
Service, 2010, pág. 26.
607
En este caso la empresa China National Aero Technology Import and Export
Corp. (CATIC) notificó al CFIUS su intención de emprender una operación para
adquirir parte de la compañía aérea MAMCO Manufactoring Co. dedicada a la
producción de pequeños componentes metálicos para aeronaves comerciales
cuyo principal cliente era la empresa BOING. La operación fue llevada a cabo
antes de obtener la aprobación del CFIUS, así que la Casa Blanca, por
recomendación de dicho organismo, ordenó la marcha atrás de la operación
argumentando que con ella se podría poner en peligro la seguridad nacional.
FULLERTON, L. y GRINER, C., Review of Foreign Acquisitions Under the
Exon-florio Provision, op. cit., pág. 152.
608
Foreign Investment and National Security Act, 50 USC app. 2061.
367
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
virtuales, que poseen una importancia tal para los Estados Unidos,
que su destrucción o incapacitación supondría un debilitamiento en
la seguridad nacional 609”.
195. Esta última ley ha tenido un gran impacto en los procesos de
transferencia de tecnología y por ende en las licencias
internacionales de tecnología que se realizan desde las empresas
filiales en suelo estadounidense a las empresas principales ubicadas
en otros países. Como ejemplo utilizaremos el más reciente caso en
el que ha tomado parte el CFIUS que nos dará una idea de las
repercusiones económicas que esta ley está ejerciendo en las
inversiones en el sector de la tecnología.
Antecedente a analizar:
La empresa china Huawei technologies, Inc. 610, la
segunda productora más grande de equipos de
telecomunicaciones del mundo, inició un proceso para
adquirir, a cambio de 2 millones de dólares, una parte
de la compañía 3Leaf systems, una pequeña empresa
dedicada al sector de servidores para redes domiciliada
en Santa Clara, California. En dicha operación Huawei
además de la contratación de algunos empleados
adquiriría las patentes de la empresa californiana.
Debido al reducido tamaño de la operación, la empresa
china no realizó la consulta voluntaria establecida en la
ley, sin embargo, una vez finalizada la adquisición de
los derechos de propiedad industrial, el CFIUS inició
una investigación cuya conclusión fue que Huawei
609
El término “infraestructuras críticas” es definido textualmente por la ExonFlorio Act como: “systems and assets, whether physical or virtual, so vital to the
United States that the incapacity or destruction of such systems or assets would
have a debilitating impact on national security”.
610
Este caso se hizo público por divulgación de la empresa china, pero el
documento con las observaciones del CIFUS no fue publicado por tener carácter
reservado.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
debía dar marcha atrás a la operación. Después de que
inicialmente el portavoz de esta empresa anunciara que
no aceptaba las conclusiones del CFIUS y, que por
tanto, esperaría a la decisión final a ser tomada por el
presidente Obama, finalmente la empresa decidió
aceptar la sugerencia de esta agencia y anular la
operación.
196. Las conclusiones que se pueden extraer de este caso que, a
pesar de no tratarse de un contrato de licencia, son perfectamente
extrapolables a cualquier figura contractual que involucre una
transferencia de tecnología. La primera, se refiere al alcance de la
ley: si bien es cierto que con la definición de “infraestructuras
críticas”, antes mencionada, se introdujo un mayor nivel de certeza
en el ámbito de competencias del CFIUS, debemos apuntar que, en
el caso estudiado, la tecnología estaba dirigida a servidores de
redes, de suerte que no era evidente la interferencia de este sector
con los “intereses vitales para la nación”. La segunda conclusión
consiste en que, en un proceso de cesión de patentes, como este
caso, o al estar en presencia de cualquier figura contractual que
involucre una patente de invención o un derecho sujeto a registro,
es imposible argumentar que dichas patentes pudiesen atentar
contra la estabilidad de la nación, toda vez que al ser unas patentes
concedidas, se encuentran publicadas y, por tanto, son de libre
acceso. Finalmente, la marcada intervención que está teniendo el
gobierno de los Estados Unidos en operaciones de empresas
privadas en sectores diferentes al de la defensa nacional genera un
alto nivel de inseguridad en los inversionistas, situación que podría
llevar a dos tipos de resultados: el primero, que la inversión
extranjera en Estados Unidos se reduzca y el segundo, que algunos
países opten por tomar medidas análogas a las contenidas en la
Foreign Investment and National Security Act.
369
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
D.
Las
disposiciones
sobre
inversión
extranjera en la Unión Europea que afectan a
los contratos de transferencia de tecnología
1.
Los tratados de libre comercio de la
Unión Europea con otros países
197. Hasta hace poco tiempo, la capacidad de negociar y firmar
acuerdos que involucraran temas de inversión extranjera era
competencia exclusiva de cada uno de los Estados miembros de la
UE que llevaban a cabo acuerdos bilaterales con otros países y que
tenían políticas individuales respecto a la inversión extranjera y sus
propios modelos de acuerdos a firmar 611. Con la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 la función de
control del acceso al mercado único de las inversiones que no
provengan de la Unión se encuentra regulada a nivel europeo. La
regulación de inversiones a través de fondos soberanos de
inversión, así como de empresa privadas extranjeras está definida
por la política comercial común de la UE 612 y, por tanto, está
611
Para revisar los modelos utilizados por el Reino Unido, Francia y Alemania,
(última
consultar
http://investmentclaims.com/subscriber_treaties_bilateral
consulta 19/05/2012).
612
De acuerdo con el glosario de la UE: La política comercial común “constituye
uno de los principales instrumentos de las relaciones exteriores de la Unión
Europea Es competencia exclusiva de la Unión e hizo posible la creación de una
unión aduanera entre los Estados miembros. La política comercial común
implica una gestión uniforme de las relaciones comerciales con los terceros
países, en particular mediante un arancel aduanero común y regímenes comunes
relativos a las importaciones y las exportaciones. El Tratado de Lisboa amplía
asimismo la política comercial común a las inversiones extranjeras directas”,
disponible en:
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/commercial_policy_es.htm
(última consulta 19/05/2012).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
dentro de la esfera exclusiva de la normativa de la Unión
Europea 613.
198. En efecto, en el artículo 206 del TFUE se dispone que, a
través de la creación de una unión aduanera, la Unión contribuirá,
en el interés común al desarrollo armonioso del comercio mundial,
a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios
internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a
la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo.
Posteriormente, en el artículo 207 aparatado 1 TFUE se incluyen
las inversiones extranjeras directas entre los aspectos incluidos en
la política comercial común de la Unión que en concordancia con
el artículo 3 bis, apartado 1, del TFUE es competencia exclusiva de
la Unión. En suma, la política de control de la inversión extranjera
pasa de estar en cabeza de cada uno de los Estados miembros, para
entrar a formar parte de las competencias exclusivas de la Unión. Si
un Estado miembro desea realizar un acuerdo con un tercer país en
alguna materia considerada como de competencia exclusiva de la
UE sólo podrá llevarlo a cabo si está expresamente facultado para
hacerlo 614.
En este contexto, la Comisión ha establecido en una comunicación
titulada “Hacia una política global europea en materia de inversión
internacional”, los objetivos perseguidos con la implementación de
una sola política uniforme en materia de inversión, no solamente
extranjera en el territorio de la Unión, sino también de inversión
europea en terceros países, en donde se destaca el objetivo de
613
BUNGENBERG, M., European Yearbook of International Economic Law,
Londres, Springer, 2011, pág. 39.
614
Artículo 2 TFUE: “Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una
competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y
adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en
cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para
aplicar actos de la Unión”.
371
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
proporcionar seguridad jurídica a los inversores, tanto de la UE,
cuanto extranjeros. Paralelamente a la mencionada comunicación,
la Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento 615 en la
cual se fijan disposiciones transitorias para el manejo de los
acuerdos ya firmados entre los Estados miembros y terceros
Estados.
199. La inclusión de la inversión extranjera en la política comercial
común tiene importantes repercusiones, entre ellas el hecho que los
principios rectores de la UE deberán ser la guía a seguir en los
acuerdos que involucren inversión extranjera directa por mandato
del artículo 207 del TFUE. Así, el TFUE en su artículo 205 remite
a los principios consignados en el artículo 21 del TUE 616 en el que
se encuentran principios de de diversa índole que van desde el
respeto a los derechos humanos (artículo 21.2.b TUE), respeto al
medio ambiente (artículo 21.2.f TUE) y buena gobernanza mundial
(artículo 21.2.h TUE), hasta el apoyo al desarrollo sostenible en los
planos económico, social y medioambiental de los países en
desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza
(artículo 21.2.d TUE) 617.
La aplicación de estos principios a los acuerdos en los que se
involucre la inversión extranjera cobra más importancia aún debido
615
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión
entre Estados miembros y terceros países, COM (2010) 344, disponible en:
http://www.europarl.europa.eu (última consulta 19/05/2012).
616
Tratado de la Unión Europea de 9 mayo 2008, DOUE C 115-13, disponible
en: http://www.eur-lex.europa.eu/
617
Ya existen antecedentes en la negociación de tratados de libre comercio que
involucran temas de inversión extranjera en donde la UE ha supeditado la firma
del tratado a temas de derechos humanos y mejoramiento de condiciones de
sindicalistas. Esta situación se puede apreciar en el caso del tratado de libre
comercio entre la UE y Colombia. Noticia del 11 de abril de 2011, disponible en:
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-262164-tlc-entrecolombia-y-union-europea-va-buen-camino, última consulta, (última consulta
19/05/2012).
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
al papel protagónico que cumple el Parlamento Europeo en el
trámite de ratificación de dichos acuerdos, toda vez que se
establece el requisito de llevar a cabo el procedimiento legislativo
ordinario y, al mismo tiempo, permite prever la inclusión de
normas dedicadas a incentivar la transferencia de tecnología en
condiciones que permitan la difusión de estos conocimientos en los
países menos desarrollados 618.
2.
La transferencia de tecnología en el
TLC de la UE y Colombia
200. En el momento de la redacción de esta tesis doctoral no se ha
ratificado ningún acuerdo de libre comercio con países de América
Latina, sin embargo, fruto de las negociaciones entre la UE y la
CAN existen textos preliminares sobre los acuerdos con Perú,
Colombia y recientemente Ecuador que están listos para enfrentar
el proceso de ratificación 619. Por la importancia de estos textos para
la materia objeto de estudio en este trabajo de investigación
consideramos importante referirnos a ellos sin perjuicio de los
cambios que posteriormente se introduzcan.
El título séptimo del texto del Acuerdo de libre comercio entre la
UE y Colombia se ocupa de la propiedad industrial e intelectual y
618
Según SÁNCHEZ, V., El Derecho de la Unión Europea, Barcelona, Huygens
Editorial, 2010, pág.122. “El procedimiento legislativo ordinario implica que
Reglamentos, Directivas o Decisiones de la Unión son adoptados conjuntamente
por el Parlamento y el Consejo, a propuesta de la Comisión. Vid. Artículos 289 y
294 del Tratado de la Unión Europea”.
619
Los textos de los acuerdos con Colombia y Perú que se encuentran pendientes
de ratificación y todos sus anexos se encuentran disponibles en
(última
consulta
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691
19/05/2012).
373
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
en el artículo 196.3 se reconoce la importancia de mantener un
balance entre los titulares derechos de propiedad industrial e
intelectual y la salud pública, seguridad alimentaria, medio
ambiente, acceso a la información y, transferencia de tecnología.
Esta es la primera vez en que se hace referencia a la transferencia
de tecnología en el acuerdo, sin embargo, la transferencia
internacional de tecnología es abordada en numerosos apartados del
mismo desde diferentes ópticas. La primera de ellas que
encontramos en el texto del acuerdo está contenida en el artículo
197 en dos apartados distintos. En el apartado 5 se establece que las
partes podrán tomar las medidas necesarias para impedir el abuso
del derecho de los titulares de derechos de propiedad industrial e
intelectual u otras prácticas que restrinjan o afecten sin justificación
la transferencia internacional de tecnología. Esta afirmación debe
ser interpretada en concordancia con lo establecido en el mismo
artículo, especialmente en los apartados 3 y 4 en los cuales las
partes reconocen la importancia de la Declaración de Doha de
2001.
Lo anterior no hace otra cosa que reafirmar la posibilidad de uso de
la figura de las licencias obligatorias para el sector farmacéutico de
acuerdo con los parámetros establecidos por la OMC 620.
620
Los parámetros establecidos por la OMC están contenidos en la Declaración
Ministerial de la Organización Internacional de Comercio relativa al acuerdo
sobre los ADPIC y la salud pública de 14 de septiembre de 2001,
WT/MIN(01)/DEC/2. Doha, disponible en:
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm,
en la que se acepta la importancia de la creación de medidas de flexibilización a
los derechos de propiedad industrial e intelectual que permitan dar acceso a la
salud pública a las poblaciones de países miembros, (última consulta
19/05/2012). De igual manera en la Aplicación del párrafo 6 de la Declaración de
Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública de 30 de agosto de
2003, WT/L/540 y Corr.1, disponible en:
última
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/implem_para6_s.htm,
consulta 19/05/2012, se establecen las condiciones para la importación de
medicamentos a través de la figura de las licencias obligatorias en países con
poca o nula capacidad de producción industrial. Y finalmente el Protocolo de
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
Posteriormente, en el apartado 6 del mismo artículo se reconoce la
importancia de la transferencia de tecnología para el
fortalecimiento de las capacidades nacionales con el fin de lograr
una sólida y viable base tecnológica.
201. Pero aparte de la implementación y funcionamiento de la
figura de las licencias obligatorias, en los acuerdos comerciales y
de inversión extranjera no hemos encontrado disposiciones
sustanciales que gobiernen aspectos concretos de contratos de
licencia de tecnología u otra figura contractual en conexión con la
inversión extranjera. Las disposiciones existentes abordan la
transferencia de tecnología desde el punto de vista de la
formulación de unas directrices que se deben implementar para
llevar a cabo acciones para incentivar la transferencia de tecnología
(el artículo 225).
Las mencionadas directrices comprenden el intercambio de
información especialmente en el área de la implementación de
políticas, tanto domésticas, cuanto internacionales que afecten la
transferencia de tecnología. A continuación, el artículo nos da una
noción de las formas de transferencia de tecnología que serán
objeto de desarrollo, tales como medidas para facilitar el flujo de
información entre las partes, realización de acuerdos asociativos
(joint ventures), licencias y subcontrataciones voluntarias (en
contraposición a las licencias obligatorias).
202. Uno de los propósitos fundamentales del acuerdo es “el
establecimiento de condiciones que permitan la creación de
Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC de 8 de diciembre de 2005, WT/L/641,
Ginebra, disponible en:
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm se establecen las
características puntuales que deben tener las licencias obligatorias que implican
procesos de importación y exportación de medicamentos (última consulta
19/05/2012).
375
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
relaciones duraderas entre las comunidades científicas de las partes,
la intensificación de actividades que permitan la creación de
vínculos entre la innovación y la transferencia de tecnología
incluyendo el desarrollo de un marco legal adecuado y la creación
de un capital humano capacitado para llevar a cabo estas
actividades”. Para llevar a cabo este propósito en el apartado 3 del
artículo se establece que las partes deberán poner en
funcionamiento mecanismos que permitan la investigación
conjunta de expertos y entidades en diferentes ramas de la ciencia y
la innovación con el fin de fortalecer estas actividades. Tales
mecanismos serán:
“a) Investigación conjunta, actividades de innovación y,
desarrollo tecnológico así como proyectos educacionales;
b) visitas e intercambios de investigadores, aprendices y,
expertos técnicos;
c) organización conjunta de seminarios científicos,
conferencias, simposios y talleres de trabajo, así como la
participación de expertos en estas actividades;
d) investigación conjunta, desarrollo y redes de innovación;
e) intercambio y utilización conjunta de equipos y
materiales;
f) promoción de la evaluación del trabajo conjunto y,
diseminación de los resultados”.
Lo anterior nos muestra la importancia que se otorga a la creación
de condiciones de intercambio de tecnología que en realidad tengan
un impacto positivo en el país menos desarrollado, en este caso
Colombia. En nuestra opinión, las normas señaladas anteriormente
son un reflejo de la aplicación de los principios de la UE a las
negociaciones con terceros Estados que como en este caso
presentan un nivel de desarrollo tecnológico y económico menor al
de los Estados miembros de la Unión. No obstante, es necesario
tener en cuenta que el establecimiento de este tipo de normas en un
tratado de libre comercio y de inversión extranjera constituye en su
mayoría una declaración de buenas intenciones más que una
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
disposición de carácter obligatorio, así que el desarrollo e
implementación de los mecanismos mencionados anteriormente
dependerá exclusivamente de la voluntad política de las partes.
VII. Conclusiones
De la investigación realizada en este capítulo podemos extractar las
siguientes conclusiones que servirán como referente para el análisis
comparativo a realizar en aras de cumplir los objetivos de esta
investigación.
En cuanto a la aceptación de las cláusulas atributivas de
competencia judicial internacional en los países productores de
tecnología, podemos concluir que:
Primero. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados
Unidos ha establecido una presunción de legalidad de las cláusulas
de elección de foro, limitada por situaciones excepcionales dentro
de las que se encuentra la excepción del orden público. La
aplicación de esta excepción difiere en la práctica jurisprudencial
en cada Estado.
Segundo. En los Estados Unidos, al encontrarnos frente a una
cláusula atributiva de competencia en un contrato internacional de
transferencia de tecnología, es posible para la parte contratante que
se ve obligada en virtud de esta cláusula a afrontar un proceso
frente a tribunales de este país, proponer la excepción de orden
público, si logra establecer que en el país donde se realiza la
explotación del derecho objeto del contrato existen normas
protectoras de su condición de receptor de tecnología, puesto que si
la disputa se deriva del cumplimiento de una conducta considerada
abusiva, se estaría en presencia de una materia regulada de acuerdo
con los fines específicos del Estado receptor de tecnología.
377
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Tercero. En la Unión Europea son aceptadas las cláusulas
atributivas de competencia judicial internacional en los contratos de
transferencia de tecnología, pero en los casos en que la controversia
se dirija a derechos de propiedad industrial e intelectual sujetos a
registro tiene competencia exclusiva el juez del lugar del depósito.
Respecto a la elección y determinación de la ley aplicable a los
contratos de transferencia de tecnología en los países
productores de tecnología se concluye que:
Primero. En los Estado Unidos existe una situación de
fragmentación legislativa en la que no existe uniformidad en el
criterio que debe seguir el juez al enfrentarse con controversias
relacionadas con contratos internacionales de transferencia de
tecnología, debido a que la competencia para legislar sobre esas
materias la tiene cada Estado.
Segundo. Las posibles soluciones a la situación de fragmentación
legislativa comentada anteriormente provienen de los desarrollos
doctrinales del American Law Institute, (Instituto americano de
Derecho), con los denominados principios ALI, que ha establecido
unas disposiciones orientativas en las cuales se podrán apoyar,
tanto el juez, cuanto las partes contratantes. Las soluciones
contenidas en los principios ALI, además de privilegiar la libertad
de las partes para elegir la ley que regirá su relación contractual,
establecen que, en defecto de elección de los contratantes, se
aplicará la ley del lugar de domicilio de la parte que otorga la
autorización de uso del bien protegido por el derecho de propiedad
industrial o intelectual. Esta posición es sin duda alguna ventajosa
para el titular de los derechos que protegen la tecnología objeto del
contrato, toda vez que será su propia ley la que regirá el contrato,
de suerte que resulta totalmente coherente con el carácter de
productor de tecnología de Estados Unidos.
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
Tercero. En cuanto al ámbito europeo, el RRI omite referirse a los
contratos que comprenden derechos de propiedad industrial e
intelectual, situación que, si bien fue la solución más adecuada
frente a los fuertes debates que se dieron en los diferentes órganos
europeos, nos lleva ante la situación de que en este tipo de
contratos, en el caso en que no se elija la ley aplicable por las
partes o que se elija de una forma deficiente, será necesario acudir
al criterio del país que presente los vínculos más estrechos con la
relación contractual. La aplicación de este criterio conlleva
importantes dificultades, tales como la identificación de la
prestación característica, que sobre todo en contratos de naturaleza
compleja como el de joint venture o el de ingeniería, conducen a la
imposibilidad de, no solamente establecer un sistema uniforme y
abstracto para la solución de los casos, sino también enfrentarnos a
soluciones casuísticas que hacen imposible que exista el nivel de
seguridad y previsibilidad jurídica por todos deseado.
Cuarto. Teniendo en cuenta el estado actual de las normas que
regulan la aceptación de las cláusulas de elección de foro y de ley
aplicable tanto en Estados Unidos, como en Europa, podemos
afirmar que la situación de dominio que de por sí concede el hecho
de ser el titular de los conocimientos tecnológicos, se ve reforzada
por estas normas del ordenamiento jurídico de los países con un
mayor grado de desarrollo tecnológico. Esta afirmación se pone en
evidencia claramente respecto del tratamiento de la ley aplicable en
donde la mayoría de los países productores de tecnología se aplica
el criterio según el cual el contrato estará gobernado por la ley del
lugar de origen del titular de los derechos.
Respecto a la aplicación de las normas materiales imperativas
en los contratos de transferencia de tecnología es posible
concluir que:
379
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Teniendo en cuenta que el RRI contempla en el artículo 9.3 la
posibilidad de aplicación de las normas materiales imperativas de
otros Estados cuando estas pertenezcan al país en el cual se
ejecutan las obligaciones, la importancia la aplicación de estas
normas puede radicar en dos situaciones. La primera consiste en
que dicho Estado posea un cierto control sobre la situación
analizada y, la segunda, reside en que la norma que se pretende
aplicar proteja un bien jurídico reconocido por el Estado de la lex
contractus. La observancia de estas disposiciones tiene como
efecto facilitar el posterior reconocimiento de la sentencia en un
país diferente a aquel en el que fue dictada y, teniendo en cuenta
que una de las propuestas formuladas en el capítulo siguiente será
la adopción de normas de Derecho de la competencia para reprimir
prácticas abusivas, la aplicación o toma en consideración de las
normas propuestas será de vital importancia al momento de buscar
el reconocimiento y ejecución de la decisión.
En cuanto a la utilización del Derecho de la competencia para
controlar las cláusulas abusivas en los contratos de
transferencia de tecnología se demostró que:
Primero. Tanto en Europa, cuanto en Estados Unidos, es posible
afirmar que en la actualidad se aprecia una tendencia hacia una
flexibilización de la relación entre el Derecho de competencia y las
normas de propiedad industrial e intelectual, pasando de un uso
estricto de las políticas antimonopolio para restringir el ejercicio de
estos derechos, a una actitud mucho más benevolente por parte de
las autoridades de la competencia en relación con la explotación de
los mismos. Dicha flexibilización según la doctrina obedece a que
las autoridades encargadas de velar por el libre desarrollo del
Derecho de la competencia son cada vez más conscientes de que
una posición rígida como la sostenida previamente, lejos de
impulsar la innovación la ha erosionado, puesto que tanto si la
protección otorgada en virtud de un derecho de propiedad industrial
o intelectual va demasiado lejos, cuanto si el derecho de la
competencia impone restricciones muy fuertes, se crearán
CAPÍTULO II. MARCO
REGULATORIO
DE
LOS
CONTRATOS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES
PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA
distorsiones en el mercado cuyas consecuencias las sufrirán
precisamente los agentes del mercado que las leyes tanto de
competencia, cuanto de propiedad industrial e intelectual pretenden
proteger.
Segundo. La mencionada flexibilización ha conducido a que se
aplique un examen casuístico de las consecuencias que una
conducta establecida en contrato de transferencia de tecnología
pueda tener sobre el Derecho de competencia. Esta situación la
encontramos en el sistema de competencia de Estados Unidos en
donde se aplica cada vez con más frecuencia la regla de la razón
“rule of reason” a las conductas que pueden tener efectos
anticompetitivos en un contrato de transferencia de tecnología. En
la Unión Europea, esta flexibilización se presenta con el nuevo
RECATT, que aunque supuso un avance frente al antiguo
Reglamento de Transferencia de Tecnología, constituye junto con
sus Directrices, una herramienta de compleja aplicación y con
requisitos de difícil cumplimiento, tales como el deber de
determinar el mercado relevante o la cuota de mercado de los
contratantes.
Sobre las normas dirigidas a regular la forma y el registro de
los contratos de licencia en los países productores de tecnología,
pudimos concluir que:
En Estados Unidos y en Europa existe un limitado nivel de
protección al licenciatario de un derecho de propiedad industrial,
debido a que, por una parte, no existe el requisito de la forma
escrita, lo que dificulta la prueba de la existencia del contrato y, por
otra, que el registro de una licencia no produce el efecto de
oponibilidad ante terceros. En nuestra opinión, al referirnos a la
inscripción de garantías sobre un derecho de propiedad industrial y
al registro de contratos de licencia sobre el mismo tipo de derechos,
la falta de un tratamiento análogo por parte del Estado entre este
381
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
contrato y el de cesión en cuanto a sus efectos registrales es
injustificado, puesto que si bien es cierto que el hecho de otorgar
una licencia o la constitución de una garantía no comporta una
transmisión del derecho de dominio sobre un derecho de propiedad
industrial, debido a su importancia económica es de especial
relevancia que se otorgue seguridad jurídica a las partes
contratantes.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
CAPÍTULO III.
LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO
CONTRACTUAL A TRAVÉS DE LAS
NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES
DE AMÉRICA LATINA
383
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
I.
Planteamiento: La transferencia de
tecnología en los países receptores de tecnología
203. En este capítulo nos corresponde analizar la manera en que los
ordenamientos de los países de América Latina regulan
actualmente los contratos internacionales de transferencia de
tecnología, con el fin de identificar las diferencias existentes con
los ordenamientos estudiados en el capítulo anterior y, de esta
manera, establecer los elementos que nos permitan formular una
propuesta para mejorar la protección que las legislaciones de los
países latinoamericanos dispensan a este tipo de contratos. Para
lograr este objetivo el presente capítulo se divide en dos partes.
En la primera, se analizan las disposiciones aplicables en caso en
que la controversia se adelante frente a los tribunales de estos
países. Teniendo en cuenta la naturaleza internacional de los
contratos objeto de estudio, se inicia el capítulo con el análisis de la
aceptación de las cláusulas de elección de foro usualmente
presentes en este tipo de contratos y el Derecho aplicable a los
mismos (II). Posteriormente, son objeto de estudio las normas
sustanciales de los mismos sectores analizados en el capítulo
anterior (III), el Derecho de la competencia, las normas que regulan
la forma y el registro de los contratos y, la inversión extranjera.
Estos sectores del ordenamiento serán examinados desde un punto
de vista de las normas supranacionales de los sistemas de
integración de la CAN y el MERCOSUR y, en caso que estos
sistemas no contengan normas subregionales uniformes en los
sectores mencionados, acudiremos a las legislaciones nacionales de
los países miembros en función del tamaño de su economía.
En la segunda parte, se analiza el escenario en el que, en virtud de
una cláusula de elección de foro de un contrato de transferencia de
tecnología, se ha dictado una sentencia o laudo arbitral en un país
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
extranjero y se pretende obtener su reconocimiento en un país de
América Latina (IV). En este análisis se prestará especial atención
a las herramientas que contienen los ordenamientos jurídicos del
Estado de acogido para verificar si la decisión a reconocer ha
respetado el orden público y estableceremos el alcance de este
concepto en relación con los contratos de transferencia de
tecnología. Posteriormente, teniendo en cuenta la influencia que
China está tendiendo, no solo en el ámbito internacional, sino
particularmente en los países de América Latina analizados,
consideramos pertinente estudiar el marco regulatorio de los
contratos internacionales de transferencia de tecnología en este país
(V). La pertinencia de este estudio radica en las condiciones
análogas que este país comparte con América Latina respecto de su
condición de receptor de tecnología y destino creciente de interés
de los inversionistas extranjeros. Estos elementos comunes
conducen a que sea de suma importancia analizar los rasgos
característicos de la regulación china con el objeto de establecer la
posibilidad de extrapolar las soluciones aportadas por la legislación
de este país a la falta de equilibrio en los contratos de transferencia
de tecnología.
Finalmente, una vez analizadas las disposiciones que regulan los
contratos de transferencia de tecnología de los países de América
Latina, se formula una propuesta de un marco normativo
imperativo para estos países dirigido a buscar un equilibrio entre
las partes contratantes de un contrato internacional de transferencia
de tecnología que evite posibles abusos de la parte fuerte de la
relación y permita una correcta transferencia tecnológica (V).
385
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
II. Análisis práctico de la eficacia de las
cláusulas de elección de foro y arbitraje y de
Derecho
aplicable
a
los
contratos
internacionales de transferencia de tecnología
en los países de América Latina
A.
Aceptación de las cláusulas de competencia
judicial internacional y de arbitraje comercial
internacional en los contratos de transferencia de
tecnología
204. En el presente epígrafe estudiaremos la aceptación que tienen
las cláusulas de elección de foro y aquellas que eligen la ley
aplicable a un contrato de transferencia de tecnología en los países
de América Latina. Con este propósito, empezaremos por presentar
un panorama actual del estado de desarrollo del Derecho
internacional privado en los países de América Latina (1), para
posteriormente estudiar la aceptación de las cláusulas atributiva de
competencia judicial internacional en el régimen convencional (2),
en los sistemas de integración subregional CAN y MERCOSUR
(3). Finalmente, se estudia la aceptación de las cláusulas de
sumisión a arbitraje comercial internacional (4).
1.
Introducción: situación actual del
Derecho internacional privado en los países
de América Latina
205. La creciente internacionalización del comercio en América
Latina no ha estado acompañada de la actualización normativa
necesaria para copar las necesidades impuestas por las nuevas
realidades negociales, ni ha tenido la sistematización necesaria para
crear una reglamentación adecuada del Derecho internacional
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
privado. Esta situación se hace evidente de manera notable en la
falta de voluntad política para la ratificación de instrumentos
internacionales en la materia 621, en la escasa regulación de los
ordenamientos jurídicos internos sobre la competencia judicial
internacional que se limita a unas pocas normas contenidas en
códigos decimonónicos pensadas para supuestos muy diferentes a
los planteados con el proceso de globalización e
internacionalización de las economías de los países, en algunos
casos en la superproducción de normas y convenios reguladores de
la misma materia 622, e incluso en algunos países en la inexistencia
de una norma que tan siquiera establezca la posibilidad de ejercer
la autonomía de la voluntad conflictual eligiendo un juez extranjero
para el conocimiento de un contrato internacional. En efecto, las
normas contenidas en las legislaciones internas de los países
latinoamericanos se caracterizan por su dispersión, tanto física,
cuanto metodológica, lo cual supone una barrera difícil de superar
621
Algunos aseguran que la mayor importancia de las codificaciones regionales
como las Convenciones Interamericanas no radican en la ratificación de los
Estados, sino a la influencia indirecta que estas ejercen para la modificación o
adopción de nuevas reglamentaciones en materia de Derecho Internacional
Privado. Al respecto GONZÁLEZ MARTIN, N., “Derecho Internacional
Privado en América Latina, del Hard al Soft law”, en Anuario Mexicano de
Derecho Internacional, núm. 9, 2011, pág. 397.
622
Aunque no en todos los países se encuentran en vigor, podemos citar como
textos convencionales reguladores de situaciones privadas internacionales, los
Tratados de Montevideo de 1889-1940, el Código Bustamante, las Convenciones
Interamericanas y los Convenios internacionales, tales como el Convenio sobre
reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de Nueva York
de 1958, cit. supra. Esta gran cantidad de instrumentos internacionales se
incrementa en el sistema de integración del MERCOSUR, haciendo la tarea de
determinación de la normativa de Derecho Internacional Privado aplicable,
extremadamente difícil. En este sentido FERNÁNDEZ ARROYO, D. P.,
(Coord.), Derecho Internacional Privado en los Estados del MERCOSUR,
Buenos Aires, Zavalia, 2003, pág. 115.
387
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
para llevar a cabo una interpretación sistemática del Derecho
internacional privado 623.
Como hemos tenido oportunidad de destacar, en la gran mayoría de
los contratos analizados para la elaboración de este trabajo de tesis
doctoral se encontró una cláusula de elección de foro a favor, bien
de los tribunales ordinarios o, en su caso, arbitrales de los países de
origen de los titulares de los conocimientos tecnológicos objeto del
contrato. En este sentido, consideramos importante analizar la
aceptación de este tipo de cláusulas por parte de los tribunales de
los países de América Latina.
2.
La aceptación de las cláusulas de
elección de foro en el régimen convencional
206. En América Latina se han suscrito diferentes tratados y
convenciones relativas a la aplicación de normas de Derecho
internacional privado. Entre las más importantes debemos destacar
los Tratados de Montevideo de 1889 624 que fueron los primeros
textos resultantes de la codificación internacional del Derecho
Internacional Privado que entraron en vigor en el mundo y que en
el artículo 56 establecen como foros generales el domicilio del
demandado y aquel derivado de la ley aplicable o foro causae. La
única referencia que realiza el sistema de Montevideo a la
disciplina de la propiedad industrial se refiere a las patentes de
invención y se encuentra contenida en el artículo 6 en donde se
determina que las responsabilidades civiles y criminales en que
623
FERNÁNDEZ ARROYO, D. P., “Acerca de la necesidad y las posibilidades
de una convención interamericana sobre competencia judicial internacional”, en
Litigio judicial internacional, Buenos Aires, Zavalia, 2005, pág. 92.
624
Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 12 de febrero de
1889, disponible en: http://www.oas.org (última consulta 05/05/2012).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
incurran los que dañen el derecho del inventor, se perseguirán ante
los jueces del lugar en que se ocasiona el perjuicio 625.
207. Con el propósito de revisar y modernizar estos tratados, entre
los años 1939 y 1940, se reunió en Montevideo el Congreso
Sudamericano en el cual se aprobaron los Tratados de 1940 y su
Protocolo Adicional que confirmaron la fuerte tendencia
territorialista que se plasmaba ya en los tratados de 1889 y
delimitaron el perfil que caracterizaría la codificación internacional
del Derecho internacional privado latinoamericano hasta la década
de los setenta: la existencia de dos bloques; por una parte, los
países partidarios del sistema de Montevideo y por otra, los
partidarios del Código de Derecho internacional privado conocido
como Código Bustamante 626, en honor a su creador A. SÁNCHEZ
DE BUSTAMANTE Y SIRVÉN.
En la reunión del Consejo Sudamericano no se introdujeron
demasiadas reformas a los Tratados de Montevideo de 1889 627, sin
embargo, es de destacar la introducción del artículo 5 del Protocolo
Adicional a los Tratados de 1940, en donde quedó consignada la
prohibición de ejercer, tanto la autonomía conflictual, cuanto la
elección de la jurisdicción competente para conocer las
controversias derivadas de un contrato internacional, salvo en los
casos en que esté autorizada por la ley aplicable a la relación
625
En cuanto a infracción de derechos de autor y marcas el sistema de
Montevideo establece como único criterio atributivo de jurisdicción, el del lugar
de comisión del hecho, artículos 11 y 4 respectivamente.
626
Convención sobre Derecho internacional privado, adoptado en La Habana,
Cuba
el
20
de
febrero
de
1928,
disponible
en:
(última
consulta
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-31.html
19/05/2012).
627
En materia de propiedad industrial e intelectual en el artículo 12, al foro
establecido en los tratados de 1889, se adiciona como foro alternativo del
tribunal del lugar donde se produjeren los efectos en caso que dicho acto se
hubiese producido en un Estado no adherido.
389
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
contractual. La razón de esta restricción residía en la concepción
publicista de los inspiradores de la reforma de 1940 dentro de los
que se destacaba el jurista uruguayo A. VARGAS
GUILLEMETTE quien sostenía que “las partes no puede fijar a su
arbitrio las reglas de competencia legislativa y judicial, ya que para
determinarlas, se ha tenido fundamentalmente en cuenta el interés
de afectación del Estado a cuyo orden social o económico se
vincula por su naturaleza la relación jurídica de que se trata”. Un
sector de la doctrina considera que la restricción a la elección de
foro y legislación aplicable al contrato fue una clara reacción a la
permisibilidad en este campo, establecida en el Código
Bustamante 628, que a continuación estudiaremos.
208. El Código Bustamante fue aprobado en el seno de la Sexta
Conferencia Panamericana celebrada en La Habana y suscrito por
veinte Estados de América Latina. Consta de 437 artículos que
contienen disposiciones relativas a Derecho civil internacional,
Derecho mercantil internacional y Derecho penal Internacional
(excluyendo extradición). Aunque este Código significaba un
enorme esfuerzo debido a su carácter continental, solo fue
ratificado por quince Estados latinoamericanos y con algunas
significativas reservas a su aplicación sobre todo en los temas de la
nacionalidad y domicilio 629. Actualmente este Código se encuentra
vigente sin reservas en Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y Perú; con reservas, en cuanto al reconocimiento de
decisiones judiciales extranjeras en Brasil, Haití, República
Dominicana y Venezuela con reservas generales, en Bolivia, Costa
Rica, Chile, Ecuador y El Salvador.
628
En este sentido, FERNÁNDEZ ARROYO, D. P., “Acerca de la necesidad y
las posibilidades de una convención interamericana sobre competencia judicial
internacional”, op. cit., pág. 92.
629
SIQUEIROS, J. L., “La Conferencia de La Haya y la perspectiva
latinoamericana”, en Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, núm. 16,
Madrid, 2000, pág. 205.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Para la materia objeto de estudio de esta tesis doctoral uno de los
puntos más importantes del Código Bustamante radica en la clara
facultad que se otorga a los contratantes para elegir de forma
expresa o tácita el juez competente para conocer de las
controversias derivadas del contrato. Así, el artículo 318 dispone
que:
“Será en primer término juez competente para conocer de los
pleitos a que de origen las acciones civiles y mercantiles de toda
clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o
tácitamente”.
Ahora bien, la facultad otorgada por este artículo exige que al
menos una de las partes tenga nacionalidad o domicilio en el
Estado del juez elegido 630.
3.
La aceptación de las cláusulas de
elección de foro en CAN y MERCOSUR
209. A lo largo de este trabajo de tesis doctoral hemos analizado
los ordenamientos jurídicos de los sistemas de integración
suramericanos más importantes, CAN y MERCOSUR. En este
apartado, una vez estudiado el régimen convencional, iniciaremos
el estudio del ordenamiento jurídico del MERCOSUR, puesto que,
a diferencia de la CAN, en este sistema de integración se han
dictado normas comunes dirigidas específicamente al sector de la
competencia judicial internacional en materia de contratos
internacionales 631.
630
En lo relacionado con las acciones reales sobre inmuebles, no se descarta la
competencia judicial internacional, pero se impone la limitación según la cual el
país en el que se sitúa el bien no la prohíba.
631
CIURO CALDANI, M. A., “Consideraciones sobre las Fuentes Reales
Internacionales del Derecho Internacional Privado Argentino”, en Investigación
y Docencia, núm. 41, 2008, pág. 43.
391
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Dentro del ordenamiento jurídico del MERCOSUR encontramos
un instrumento jurídico especializado en la competencia judicial
internacional denominado Protocolo de Buenos Aires sobre
Jurisdicción Internacional en Materia Contractual, en adelante
Protocolo de Buenos Aires 632. Este instrumento se aplica a la
jurisdicción contenciosa internacional relativa a los contratos
internacionales de naturaleza civil o comercial celebrados entre
particulares que, o bien estén domiciliados en diferentes Estados
miembros, o que por lo menos una de las partes del contrato tenga
su domicilio en un Estado miembro, se haya hecho un acuerdo de
elección de foro a favor de un juez de este Estado y exista una
conexión razonable entre el juez y la situación jurídica.
210. Para determinar el ámbito de aplicación del Protocolo será
entonces necesario establecer qué se entiende por domicilio. El
artículo 9, a pesar de hacer referencia exclusiva al artículo 7
(domicilio del demandado), establece que se entenderá que las
personas jurídicas se encuentran domiciliadas en un Estado
miembro, no sólo cuando tengan su sede social en alguno de los
países del MERCOSUR, sino también cuando se encuentren
sucursales, establecimientos, agencias u otro tipo de
representaciones, en alguno de los Estados miembros, en tanto la
contratación haya sido celebrada a través de ellos 633.
El artículo 4 del Protocolo de Buenos Aires establece la libertad de
las partes para elegir el tribunal 634, incluyendo un tribunal arbitral,
632
Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia
Contractual de 5 de agosto de 1994, Ratificado por Argentina a través de la Ley
24.669 de 1994, B.O. 02/08/1996.
633
FERNÁNDEZ ARROYO, D. P., (Coord.), Derecho Internacional Privado en
los Estados del MERCOSUR, op. cit., pág. 188.
634
En el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone
que la prórroga podrá ejercerse a favor de jueces extranjeros o de árbitros que
actúen fuera de la República. En el mismo sentido el proyecto de código de
Derecho Internacional privado de Argentina disponía en su artículo 24 como
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
que conocerá de las disputas surgidas de la relación contractual,
pero impone dos requisitos consistentes, en primer lugar, en la
obligación de que el acuerdo de elección de foro sea por escrito y,
en segundo lugar, que esta elección no haya sido obtenida de una
forma abusiva. Este último requisito ha sido criticado por diferentes
sectores de la doctrina, ya que no se indica la ley del Estado que
deberá establecer si ha existido un abuso en la elección de foro 635.
Posteriormente, en el siguiente artículo se dispone que la elección
puede realizarse en el momento de la celebración del contrato,
durante la vigencia del mismo o una vez surgido el litigio y,
finalmente, se establece que en ausencia de acuerdo tendrá
jurisdicción a elección del actor: a) los jueces del lugar del
cumplimiento del contrato; b) los jueces del domicilio del
demandado; c) los jueces de su domicilio o sede social cuando
demostrare que cumplió con su prestación 636.
211. De lo hasta ahora expuesto es posible concluir que los Estados
miembros de MERCOSUR que forman parte del los Convenios de
Montevideo, en el cual se restringe la posibilidad de los
contratantes para elegir el tribunal que dirimirá las posibles
controversias derivadas de su relación contractual, después de la
ratificación del Protocolo de Buenos Aires, podrán ejercer
libremente su autonomía conflictual eligiendo el tribunal que
consideren conveniente, no obstante, ya que el Protocolo nada
norma general de foro aquel elegido por las partes. El proyecto fue presentado
ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el 14 de mayo de
2003 e ingresó a la Cámara de Diputados en el mes de abril de 2004 con el
número 2016-D-04.
635
MENICOCCI, A., “Jurisdicción Internacional Directa Argentina en Materia
de Contratos” en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Rosario, 2007, pág. 15.
636
Para una comparación entre el Tratado de Montevideo de 1940 y el Protocolo
de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual, véase
QUARANTA COSTERG, J. P., “Jurisdicción internacional en materia
contractual: de los Tratados de Montevideo al Protocolo de Buenos Aires”, en El
Derecho, 22/01/2008, págs. 170-191.
393
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
menciona respecto a los foros exclusivos, será necesario consultar
la legislación interna de los países miembros con el fin de
determinar si existe alguna limitación en cuanto a la elección
realizada.
212. En cuanto a la CAN, no existe un cuerpo normativo en el
sistema comunitario andino que se ocupe de la competencia
judicial internacional, de suerte que será necesario acudir a la
legislación interna de los países miembros. De acuerdo con la
metodología propuesta en el acápite introductorio, el país analizado
dentro de los miembros de la CAN será Colombia.
213. En Colombia no existe una norma expresa que autorice a los
contratantes la estipulación de una cláusula que establezca que en
caso de presentarse una controversia resultado de la relación
contractual la misma se pondrá en conocimiento de jueces
foráneos, sin embargo, es mayoritariamente aceptada la aplicación
analógica de la Ley 315 de 1996 de arbitraje internacional que
faculta a las partes a elegir un tribunal arbitral extranjero. Esta
posición está fundamentada sobre la base de que nada justifica que
la legislación acepte como válidas las cláusulas compromisorias,
pero que no lo sean las cláusulas que atribuyen competencia a un
juez extranjero 637.
Ahora bien, recientemente en un auto del Tribunal superior de
Bogotá sobre un contrato de agencia mercantil entre una empresa
de los Estados Unidos y una colombiana que contenía una cláusula
637
ZAPATA DE ARBELAEZ, A., “Validez de las cláusulas atributivas de
jurisdicción en la contratación internacional Colombiana”, en ZAPATA DE
ARBELAEZ, A., ÁLVAREZ ZÁRATE, J. M. y otros, Derecho internacional de
los negocios: alcances, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, pág.
223.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
de selección exclusiva de foro ante los tribunales norteamericanos,
el Tribunal dispuso 638:
“Y en los fundamentos de hecho de la demanda se incluye
la afirmación de que el contrato de agencia comercial o de
intermediación, habría tenido desarrollo en nuestro país (fs.
125 y 126), lo cual significa que, con independencia del
debate que en torno a ello deba surtirse a lo largo del
proceso, este litigio debe ser resuelto ante la jurisdicción
ordinaria de Colombia, conforme a la cual, lex fori, para
fines judiciales está vedada la fijación de un domicilio
contractual”.
214. Este pronunciamiento ha supuesto la base para que un sector
de la doctrina interprete que una cláusula que le atribuya a un juez
extranjero jurisdicción exclusiva para conocer de un asunto para el
que también tiene jurisdicción un juez colombiano, será inoperante,
pues el juez colombiano si se somete a su consideración la
controversia, asumirá competencia en los términos en que la ley
colombiana se la otorgue 639. Sin embargo, es necesario aclarar que
en este caso se estaba en presencia de un contrato de agencia
mercantil, que tradicionalmente ha gozado de una especial
protección por el ordenamiento colombiano 640.
638
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Decisión Civil. Auto
del 27 de marzo de 2009. Radicado 1101310301120070015701, disponible en:
http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 05/05/2012).
639
ZULETA LONDOÑO, A.,” Las cláusulas de selección de foro y selección de
ley en la contratación internacional: una visión desde el derecho internacional
privado colombiano”, en Revista de Derecho Privado de la Universidad de los
Andes, núm. 44, 2010, pág. 24.
640
Una muestra de esta especial protección la podemos encontrar en el Código
del comercio que en su artículo 1328 dispone que “para todos los efectos los
contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan
sujetos a las leyes colombianas. Toda estipulación en contrario se tendrá por no
escrita”.
395
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Lo cierto es que actualmente al no existir una disposición expresa
que autorice a los contratantes en el campo de la contratación
internacional a elegir el tribunal que conozca de las controversias
relacionadas con su relación contractual se presenta una situación
de inseguridad jurídica que conduce a las partes a optar en la gran
mayoría de los casos por una cláusula de sumisión al arbitraje
comercial internacional que si que cuenta con una regulación que
proporciona la seguridad y previsibilidad jurídica necesaria en el
comercio internacional.
4.
Aceptación del arbitraje comercial
internacional en los países de América Latina
215. Como mencionamos con anterioridad, en el campo de los
contratos de transferencia de tecnología es muy usual encontrar
cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional.
Tradicionalmente los países de América Latina habían sido
reticentes hacia la justicia arbitral internacional aplicando la
denominada “doctrina Calvo” que consistía en que la parte
extranjera acordaba someterse a la ley nacional y a los tribunales
del país en el que intentarían llevar a cabo las acciones por
cualquier daño sufrido 641. Adicionalmente, el convenio arbitral era
uno de los aspectos más problemáticos de la práctica arbitral, bien
porque su redacción no llenaba los requisitos exigidos por la
norma, o bien porque el contrato en el que se hallaba era declarado
nulo, conduciendo así a la nulidad del convenio. Otro de los
641
La doctrina Calvo, de amplia utilización en el siglo pasado en América Latina
en el ámbito de la contratación estatal, llamada así en honor a su creador el
jurista argentino Carlos Calvo, sostenía que las controversias que se suscitaran
con ciudadanos extranjeros se debían necesariamente solucionar por los
tribunales locales evitando la intervención diplomática del país de pertenencia.
Para una amplia explicación del desarrollo de esta doctrina: TAMBURINI, F.,
“Historia y destino de la "doctrina Calvo": ¿actualidad u obsolescencia del
pensamiento de Carlos Calvo?” en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos.
Sección Historia del Derecho Internacional, núm. 24, 2002, pág. 4.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
aspectos problemáticos del arbitraje estaba en la diferenciación que
las legislaciones hacían en cuanto a cláusula compromisoria y
compromiso arbitral 642, ya que una de las partes podían denunciar
la cláusula compromisoria como nula o simplemente demandar
ante un tribunal ordinario que podía desconocer la cláusula y
declararse competente.
Actualmente la situación descrita en el párrafo anterior ha dado un
viraje radical, puesto que en años recientes un gran número de
países de América Latina ha desarrollado leyes de arbitraje643
motivados por las iniciativas convencionales continentales e
internacionales y por la creciente competencia entre los Estados
para convertirse en sede de arbitrajes comerciales
internacionales 644. En este sentido, es posible afirmar que la
mayoría de estas leyes de arbitraje han sido inspiradas en la Ley
Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, aprobada
por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (en adelante UNCITRAL) 645. Al seguir este Ley
modelo, las modernas legislaciones latinoamericanas han dado
642
En la cláusula compromisoria las partes convenían en someter cualquier
disputa que surgiera con ocasión del contrato al arbitraje, pero se requería de un
acuerdo posterior de ambas partes una vez originada la controversia. El
compromiso por su parte, hacía referencia al pacto de sumisión a la justicia
arbitral con posterioridad al surgimiento de la disputa. Véase FERNÁNDEZ
ROZAS, J. C., Tratado de arbitraje comercial en América Latina, Madrid,
Iustel, 2008, pág. 150.
643
En Colombia se adoptó la ley de arbitraje en 1998, en Brasil en 1996, Ecuador
1997 y merece especial mención el caso chileno que adoptó una ley
especializada en arbitraje internacional en 2004.
644
PALAO MORENO, G., “El lugar de arbitraje y la deslocalización del
arbitraje comercial internacional”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
núm. 130, 2011, pág. 173.
645
Para un análisis exhaustivo de la influencia de la Ley modelo sobre las
legislaciones internas de los países latinoamericanos, CONEJEROS ROOS, C.,
“La influencia de la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional en
América Latina: un análisis comparativo”, en Revista chilena de Derecho, vol.
32, núm. 1, 2005, págs. 89-138.
397
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
solución a los problemas mencionados anteriormente,
simplificando los requisitos del convenio arbitral, reconociendo la
independencia de la cláusula arbitral del contrato que la contiene,
eliminando la distinción entre cláusula compromisoria y
compromiso y, estableciendo la obligación para los tribunales
ordinarios de iniciar el proceso arbitral, a pesar de que alguna de
las partes alegue la nulidad o inexistencia de cláusula de sumisión
al tribunal arbitral 646.
a)
El
arbitraje
MERCOSUR
en
el
216. En el ámbito del MERCOSUR se adoptó en 1998 El Acuerdo
MERCOSUR sobre Arbitraje Comercial Internacional 647. Este
acuerdo, al igual que otras legislaciones latinoamericanas de
arbitraje sigue los lineamientos de la Ley modelo de la
UNCITRAL. Destacaremos de este Acuerdo tres aspectos que, a
nuestro juicio, son los más relevantes. Su ámbito de aplicación, los
requisitos exigidos para otorgar validez a la cláusula atributiva de
competencia y la independencia de este tipo de cláusulas del
contrato que las contienen.
En cuanto al ámbito de aplicación, el artículo 3 del Acuerdo
dispone que será aplicable en los siguientes casos:
“a) Cuando la convención arbitral fuere celebrada entre
personas físicas o jurídicas que en el momento de su
celebración, tengan ya sea su residencia habitual, el centro
principal de sus negocios, la sede, sucursales,
establecimientos o agencias, en más de un Estado Parte del
MERCOSUR. b) Cuando el contrato base tuviere algún
646
Ibidem.
Acuerdo MERCOSUR sobre Arbitraje Comercial Internacional /CMC/DEC.
núm. 3/98, aprobado en Argentina a través de la Ley 25.223 de 1998.
647
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
contacto objetivo –jurídico o económico- con más de un
Estado Parte del MERCOSUR. c) cuando las partes no
expresaren su voluntad en contrario y el contrato base
tuviere algún contacto objetivo –jurídico o económico- con
un Estado Parte, siempre que el tribunal tenga su sede en
uno de los Estados Partes del MERCOSUR. d) cuando el
contrato base tuviere algún contacto objetivo -jurídico o
económico- con un Estado Parte y el tribunal arbitral no
tuviere su sede en ningún Estado Parte del MERCOSUR,
siempre que las partes declaren expresamente su intención
de someterse al presente Acuerdo. e) en los casos en que el
contrato base no tuviere ningún contacto objetivo –jurídico
o económico- con un Estado Parte y las partes hayan
elegido un tribunal arbitral con sede en un Estado Parte del
MERCOSUR, siempre que las partes declaren
expresamente su intención de someterse al presente
Acuerdo”.
Algunos autores consideran que este artículo abre la posibilidad
para que las partes internacionalicen una situación interna al
designar la aplicación de una ley extranjera, ya que de esta manera
se presentaría un vínculo jurídico con un Estado miembro 648, no
obstante, la doctrina mayoritaria considera lejana esta posibilidad,
debido a la claridad de la norma en cuanto a la existencia de
vínculos objetivos 649.
En cuanto a los requisitos necesarios para otorgar validez a una
cláusula atributiva de competencia a un tribunal arbitral, en el
artículo 4 hace énfasis en que la cláusula debe estar en un lugar
648
En este sentido, SANTOS BELANDRO R., Seis lecciones sobre arbitraje
privado (interno e internacional), Oxford, Oxford University Press, 2000, pág.
259.
649
DÍAZ, S., ROTHSCHILD, J. y RUANOVA, M. “El Acuerdo de Arbitraje
Internacional del MERCOSUR” en Revista de Derecho de la Universidad de
Montevideo, núm. 11, 2007, pág. 20.
399
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
visible del contrato y ser “legible”. Estos requisitos están dirigidos
a preservar el carácter voluntario del arbitraje y evitar disfrazar una
cláusula de esta naturaleza dentro del texto del contrato 650.
Finalmente, el artículo 2 se pronuncia respecto de la independencia
de la cláusula atributiva de competencia al tribunal arbitral,
considerándola como un contrato contenido en uno más amplio, de
suerte que al no otorgársele el carácter de accesorio, la nulidad del
contrato principal no afectará la cláusula de sumisión al arbitraje.
b)
El arbitraje en la CAN
217. En los países de la CAN no existe una Decisión Andina que se
ocupe del arbitraje internacional, por tanto, estudiaremos la ley de
Colombia sobre arbitraje y arbitraje internacional 651. En Colombia,
la legislación de arbitraje, en cuanto a los requisitos exigidos para
reconocer la validez a la cláusula que otorga competencia a
tribunales arbitrales, ha ido más allá de los postulados contenidos
en la Ley modelo de la UNCITRAL, puesto que, no solamente
dispensa el requisito de la firma y la forma escrita, sino que al
utilizar la expresión “documento” autoriza incluso a la prueba de la
voluntad de las partes a través de grabaciones 652.
650
DREYZIN DE KLOR, A., “El acuerdo sobre arbitraje comercial
internacional. Nuevo instrumento jurídico del MERCOSUR” en Revista de
Derecho Privado y Comunitario, núm. 18, 1999, pág. 469.
651
La legislación sobre arbitraje actualmente en vigor en Colombia se recoge en
el Decreto Núm 1818 de 7 de septiembre de 1998, Diario Oficial núm. 43.380 de
07 de septiembre de 1998 que compila todas las disposiciones relativas a
arbitraje.
652
CAIVANO, R. J., La clausula arbitral, evolución histórica y comparada,
Bogotá, Universidad del Rosario, 2008, pág. 334; MANTILLA SERRANO, F.,
“Colombia” en International Arbitration in Latin America, Nueva York, Oceana
publications, 2005, pág. 130.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
218. La mayoría de las legislaciones coinciden en que para someter
un asunto a un procedimiento de arbitraje, se considera necesario
que se reúnan los siguientes requisitos: a) que se trate de un
conflicto determinado o determinable; b) que se trate de una
cuestión litigiosa; c) que la cuestión susceptible de transacción; y d)
que la cuestión litigiosa tenga un contenido patrimonial 653.
De acuerdo con lo sostenido anteriormente, al referirnos a los
derechos de propiedad industrial protectores de los conocimientos
tecnológicos, tales como las patentes, diseños industriales, derechos
de obtentor de nuevas variedades vegetales y otros, sería posible
someter a arbitraje los aspectos susceptibles de transacción, en
otras palabras, los relacionados con la titularidad, el alcance,
violación y, en general, todo lo que tenga que ver con los aspectos
contractuales de estos derechos. Por el contrario, no habría
competencia de la justicia arbitral sobre la validez y existencia de
estos derechos, debido a que estos son temas gobernados por
normas de orden público 654. Sin embargo, en el caso del know how,
teniendo en cuenta que no es un derecho exclusivo otorgado por el
Estado, sino un monopolio de hecho, la existencia del mismo podrá
estar sujeta a la justicia arbitral 655.
219. La arbitrabilidad de los derechos de propiedad industrial en
Colombia ha sido debatido en el área de los signos distintivos,
concretamente un nombre comercial y, aunque la investigación
llevada a cabo en este trabajo de tesis doctoral no reveló ningún
653
RENGIFO GARCÍA, E., “El Arbitraje y la Propiedad Intelectual” en, Revista
Jurídica de Propiedad Intelectual, tomo 2, 2009, pág. 63.
654
En Colombia la competencia exclusiva para tratar estos asuntos está asignada
al Consejo de Estado en virtud del artículo 75 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina y del artículo 567 y 580 del Código de comercio
colombiano, (Decreto 410 de 1971), Diario Oficial núm. 33.339 de 16 de junio
de 1971.
655
RENGIFO GARCÍA, E., “El Arbitraje y la Propiedad Intelectual”, op. cit.,
pág. 64
401
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
procedimiento relacionado con know how, patentes, u otro derecho
de propiedad industrial relacionado con conocimientos
tecnológicos, consideramos relevante exponer el caso de dicho
nombre comercial, puesto que en él el tribunal realiza algunos
razonamientos que pueden ser aplicables a otras categorías de
derechos de propiedad industrial e intelectual. Veamos el siguiente
caso práctico:
Antecedente jurisprudencial a analizar:
La empresa Humana S.A. Compañía de Medicina
Prepagada interpuso una demanda solicitando la protección
de nombre comercial ante la jurisdicción ordinaria contra
Humana Vivir S.A. E.P.S. En la contestación de la
demanda, la demandada interpuso la excepción previa de
falta de jurisdicción, debido a la existencia de una cláusula
compromisoria suscrita entre las partes del conflicto y, por
tanto, a juicio de la demandada, la justicia ordinaria había
sido desplazada por la justicia arbitral. En respuesta a este
argumento, la demandante sostuvo que la justicia ordinaria
debía tener competencia por cuanto en una controversia de
esta naturaleza se encontraban intereses de los
consumidores que se verían afectados por la similitud de los
dos signos y, por tanto, al involucrarse intereses difusos,
como el de los consumidores, las partes no pueden disponer
de ellos, ya que no son susceptibles de transacción. El
Tribunal Superior de Bogotá resolvió esta disputa
sosteniendo que “en materia de signos distintivos se
manifiestan, entonces, dos relaciones: una de carácter
eminentemente privatista y otra de interés social. Al titular
de un nombre comercial se le protege una relación de
carácter privado, de donde resulta evidente que este litigio
versa sobre relaciones susceptibles de transacción, por lo
cual se abre paso la posibilidad de ser resuelto mediante
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
tribunal de arbitramento, dando aplicación a la cláusula
compromisoria 656.
Consideramos que los razonamientos llevados a cabo en el caso
expuesto anteriormente pueden extrapolarse a los contratos de
licencia de tecnología en los que se involucren derechos de
propiedad industrial y en los que se encuentre una cláusula
compromisoria, ya que, aunque la importancia de la tecnología en
una sociedad pueda considerarse como un interés colectivo o
difuso, será imposible constituir a la sociedad como parte en un
proceso en el que se presente un abuso del titular de los derechos
protectores de los conocimientos tecnológicos.
220. De acuerdo con todo lo analizado hasta ahora pueden ser
objeto de arbitraje las controversias relacionadas con los aspectos
contractuales de los derechos de propiedad industrial e intelectual,
debido a que estos son derechos personales susceptibles de
transacción. Ahora bien, cabe entonces preguntarse si, tal como
estudiamos en el capítulo anterior, la represión contra las cláusulas
abusivas en los contratos de licencia de tecnología establecida por
el Derecho de la competencia económica será también susceptible
de someterse a la justicia arbitral. Así, la doctrina mantiene que en
los casos en que el Derecho de la competencia entre a regular un
abuso de un derecho de propiedad industrial o intelectual suscitado
con ocasión de un contrato, tal controversia podrá ser conocida por
un tribunal arbitral, toda vez que se cumplirían los requisitos
mencionados anteriormente en cuanto la cuestión tenga naturaleza
litigiosa, sea transigible y de carácter patrimonial 657.
656
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, auto de 8 de septiembre de 1999,
disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 19/05/2012).
657
RENGIFO GARCIA, E., Del abuso del derecho al abuso de la posición
dominante en el mercado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2ª ed.,
2004, págs. 401 y ss. BARRAGÁN ARANGO, L. A. RIVERA RAMÍREZ, I.,
“Arbitraje comercial internacional en Colombia: Marco legal y jurisprudencial”
403
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Analizada la competencia judicial internacional y la posibilidad de
elección del tribunal competente y del sometimiento a arbitraje en
el ámbito latinoamericano llegamos a la conclusión de que en los
países de América Latina se aceptan las cláusulas elección de foro
y de sumisión a arbitraje comercial internacional. En los países
miembros del MERCOSUR, la aceptación de este tipo de cláusulas
se realiza en virtud del Protocolo de Buenos Aires y en los Estados
miembros de la CAN, al no existir un ordenamiento supranacional
de Derecho internacional privado, es necesario acudir a las
legislaciones internas de los países miembros. A pesar que en
algunos países como Colombia no existe una norma que faculte a
las partes a designar un tribunal ordinario extranjero, la influencia
de las leyes de arbitraje, en donde sí se acepta tal elección de la
sede arbitral, ha conducido a que la jurisprudencia aplique
analógicamente estas normas a la sumisión a tribunales extranjeros
ordinarios.
Siguiendo el iter lógico de este trabajo de investigación, una vez
analizado el sector de la competencia judicial internacional y el
sometimiento a arbitraje comercial internacional, corresponde
ahora estudiar la aceptación de la elección de la ley aplicable y la
determinación de la misma en defecto de elección en los países de
América Latina.
en El arbitraje comercial internacional en Iberoamérica. Marco legal y
jurisprudencial, Madrid, La Ley, 2009, pág. 206.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
B.
La elección y determinación de la ley
aplicable a los contratos internacionales de
transferencia de tecnología en los países de
América Latina. Argentina, Brasil y Colombia
221. En el presente epígrafe abordaremos el estudio del sector de la
ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en
América Latina, con el fin de identificar los aciertos y carencias
que se encuentran en las legislaciones de estos países. Para tal fin,
iniciaremos el estudio con una introducción al estado actual de la
regulación de la ley aplicable a los contratos en América Latina (1),
para posteriormente realizar un análisis dirigido específicamente a
los contratos de transferencia de tecnología (2).
1.
Introducción: Situación actual de la
regulación sobre ley aplicable a los contratos
en América Latina
222. Para contestar la pregunta de si los tribunales
latinoamericanos aceptan las cláusulas que designan el Derecho
aplicable en un contrato de licencia de tecnología, en este epígrafe
empezaremos por una descripción de la evolución del tratamiento
de la ley aplicable a los contratos en América Latina, para
posteriormente analizar a través de casos prácticos la manera en
que diferentes ordenamientos jurídicos latinoamericanos abordan la
determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales de
licencia de tecnología.
223. 37. Los Tratados de Montevideo, estudiados en el epígrafe
anterior, establecen que, en lo que concierne a los contratos
internacionales, el lugar donde estos deban cumplirse determinará
el ordenamiento aplicable a los mismos en cuanto a su existencia,
validez, consecuencias y en general todos los aspectos relacionados
405
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
con el estatuto contractual. En cuanto a la forma, será esta misma
ley la que establezca las formalidades que se deben cumplir para
que el contrato sea válido. De igual manera, con referencia a la
contratación entre ausentes, el Tratado dispone que la ley aplicable
sea aquella del lugar desde donde partió la oferta 658.
En la IX Conferencia en Bogotá (1948) se consolidó la creación de
la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) creada
como una entidad autónoma y constituida por una estructura
permanente de órganos. Esta institución, años más tarde acogió en
su seno las Conferencias Especializadas de Derecho Internacional
Privado (en adelante CIDIP), iniciadas en 1975 que han sido el hilo
conductor en el proceso de codificación progresiva en el continente
americano. Fruto de estas reuniones han surgido numerosas
convenciones y protocolos 659 la Convención Interamericana sobre
Competencia en la esfera internacional para la Eficacia
Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, entre otras. Ante las
críticas a los Tratados de Montevideo, en la V reunión del CIDIP se
aprobó la Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los
contratos internacionales, aprobada en México en 1994 660. Debido
658
ALBORNOZ, M. M., “El derecho aplicable a los contratos internacionales en
el sistema interamericano” en Revista Iustitia, núm. 16, Departamento de
Derecho del Instituto Tecnológico de Monterrey, 2007, pág. 89.
659
Entre ellas, aunque ajeno al objeto de esta tesis doctoral, la Convención
Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores y la Convención
Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Para acceder a los textos de las
Convenciones aprobadas por la Conferencia y los trabajos preparatorios ver la
página web de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, OEA,
disponible en:
http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado.htm (última consulta
19/05/2012).
660
Para una descripción de la evolución de las CIDIP, vid. KLEIN VIEIRA, L.,
“La VII conferencia especializada interamericana de derecho internacional
privado – CIDIP VII” en Centro Argentino de Estudios Internacionales, núm.
54, 2008, págs. 3-8. En cuanto al desarrollo de la quinta reunión: MIRALLES
SANGRO, P., “La CIDIP.-V (México 1994): una nueva contribución al derecho
internacional privado” en Boletín de la facultad de Derecho de la UNED, núm.
5, 1994, págs. 101-144.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
a la importancia teórica que representa para el continente
americano la Convención Interamericana, consideramos importante
señalar los aspectos más importantes que inciden sobre el objeto de
estudio de este trabajo de tesis doctoral.
a)
Convención
interamericana
sobre Derecho aplicable a los
contratos internacionales
224. El jurista mexicano J. L. SIQUEIROS fue el encargado de la
realización del anteproyecto de la Convención interamericana cuyo
texto final presentó una marcada influencia del CR. La Convención
Interamericana, al igual que el CR y que el actual RRI 661 reconoce
en el artículo 7 la facultad de las partes contratantes para elegir el
ordenamiento aplicable a la totalidad o parte del contrato. Ahora
bien, en caso que las partes no hubiesen hecho uso de esta facultad,
el artículo 8 del anteproyecto, revisado por el comité de expertos 662
establecía, siguiendo al CR, que en caso que las partes no hubieren
elegido la ley aplicable al contrato, éste se regiría por la ley del
Estado de la parte que realizara la prestación característica 663.
La Conferencia Especializada de la OEA decidió apartarse de la
fórmula utilizada en el CR por considerar que no era la más
apropiada para el continente americano. Las distintas delegaciones
participantes en la Conferencia aceptaron eliminar la expresión
661
Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.
El Comité de Expertos de la OEA se reunió en Tucson, Arizona, en
Noviembre de 1993.
663
SIQUEIROS, J. L., “Los Principios de UNIDROIT y la Convención
interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos” en, Contratación
internacional. Comentarios a los principios sobre los contratos comerciales
internacionales del Unidroit, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de
México - Universidad Panamericana, 1998, pág. 226.
662
407
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
“suministro de la prestación más característica” y redactar un
nuevo texto que posteriormente se convertiría en el artículo 9, el
cual dispone:
“Si las partes no hubieran elegido el Derecho aplicable o si
su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el
Derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más
estrechos.
El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y
subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el
Derecho del Estado con el cual tiene los vínculos más
estrechos. También tomará en cuenta los principios
generales del Derecho comercial internacional aceptados
por organismos internacionales.
No obstante si una de las partes del contrato fuere separable
del resto del contrato y tuviese una conexión más estrecha
con otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley
de este otro Estado a esta parte del contrato”.
Cabe aclarar que dentro de los aspectos objetivos a que se refiere el
artículo arriba citado, están los lugares de celebración y ejecución
del contrato, el domicilio y la nacionalidad de las partes, mientras
dentro de los subjetivos están, el equilibrio de intereses, la relación
más significativa, los vínculos más estrechos, e incluso la
prestación más característica.
225. Otro de los aspectos en los cuales la Convención
interamericana 664 presenta una notable diferencia con el CR y con
el RRI es el especial énfasis que se otorga a la lex mercatoria. El
artículo 10 dispone que, además de lo previsto en los preceptos
anteriores, “se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las
664
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales, cit. supra.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así
como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la
finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y
equidad en la solución del caso concreto”. Este artículo ha sido
criticado por su amplitud y falta de precisión derivada de la
expresión “cuando corresponda”, puesto que no se establecen los
parámetros para determinar los casos en que debe ser aplicada la
lex mercatoria, entendiendo esta como las normas, las costumbres
y los principios del Derecho comercial internacional; en todo caso,
cabe destacar el papel de asistencia que ésta desempeña en la
Convención para la determinación de la ley aplicable al contrato 665.
A continuación planteamos un caso hipotético con el que se
podremos demostrar la forma en que la Convención
interamericana 666 aborda la ley aplicable cuando se ha elegido por
las partes la lex mercatoria como Derecho aplicable al contrato.
Así mismo, utilizaremos el contrato de franquicia con el fin ilustrar
la posibilidad de aplicar lo predicado sobre la licencia a otras
formas contractuales complejas. A continuación presentamos un
caso práctico que nos permitirá ilustrar lo aquí sostenido:
Supuesto fáctico a analizar:
La sociedad noruega “Eurocell Power Ltd.”, dedicada
a la fabricación y venta de sistemas de producción de
energías alternativas a través de paneles solares, ha
celebrado en la ciudad de Oslo un contrato de
franquicia con la empresa mexicana “Renueva S.A.”
mediante el cual, a cambio de una suma de entrada,
más un 10% de las utilidades netas anuales de la
665
SIQUEIROS, J. L., “Los Principios de UNIDROIT y la convención
interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos”, op. cit., pág. 226.
666
Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos
internacionales, cit. supra.
409
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
sociedad, “Eurocell Power” se obliga a: otorgar la
autorización de uso de la marca “Bright energy”,
registrada en el Instituto de Propiedad Industrial de
México, otorgar la autorización de uso de la patente
Nº 189043, registrada ante la misma entidad,
comunicar y autorizar el uso de un know how
relacionado con el proceso de instalación de los
paneles solares y, finalmente, proporcionar asistencia
técnica y comercial durante los dos primeros años de
vigencia de la relación. En el contrato se estipula que
el franquiciado no podrá ser propietario de cualquier
otro establecimiento comercial dedicado a actividades
que puedan generar competencia a la que constituye el
objeto del contrato. Dentro del texto del contrato se
estipula que el Código Deontológico europeo de la
franquicia 667 será el encargado de regir la relación
contractual.
Después de tres años desde la celebración del
contrato, la sociedad “Eurocell Power Ltd.” logra
establecer que una de las empresas competidoras en
territorio mexicano ha sido adquirida por una sociedad
controlada por “Renueva S.A.”, razón por la cual
667
La importancia de la franquicia en el comercio internacional ha conducido al
establecimiento de diferentes asociaciones que han consolidado la importancia
de esta figura contractual. Todas estas asociaciones han colaborado en la
configuración de este tipo de contratos a través de la creación de códigos de
comportamiento. GALLEGO SÁNCHEZ, E., La franquicia, Madrid, Trivium,
1991, pág. 59-60. El Código Deontológico Europeo de la Franquicia fue creado
el 22 de septiembre de 1972, fecha en la que se constituye en Francia la
“Federación Europea de la Franquicia” Concebida como organización integrada
por distintas federaciones y asociaciones nacionales europeas que declara como
fines el estudio objetivo y científico de la franquicia en todos sus aspectos.
Aunque no tiene fuerza vinculante, el TJUE reconoció el valor y utilidad del
Código Deontológico por haber establecido una definición de la franquicia y un
sistema responsable de buenas prácticas en el ejercicio de esta modalidad
contractual. El Código Deontológico está disponible en: http://www.efffranchise.com/IMG/article_PDF/article_13.pdf (última consulta 19/05/2012).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
decide acudir ante los tribunales mexicanos
solicitando la terminación del contrato y el pago de la
cláusula penal establecida en el mismo por la
violación del pacto de no competencia.
De acuerdo con el caso planteado, las partes han elegido el Código
Deontológico Europeo de la franquicia como cuerpo normativo que
regirá la relación contractual. Esta elección se presenta con alguna
frecuencia en algunos contratos de transferencia de tecnología,
como el contrato de ingeniería en donde usualmente se acude a las
normas de la FIDIC. Es necesario entonces establecer la validez de
dicha elección en concordancia con el ordenamiento jurídico del
foro. Recordemos que México, junto con Venezuela, han sido los
únicos países que han ratificado la Convención Interamericana, de
suerte que el presente caso lo resolveremos a la luz de dicha
Convención.
226. En el artículo 7 de la Convención interamericana se consagra
la libertad que tienen las partes para elegir la ley aplicable a su
relación contractual 668, de suerte que, en principio, la elección
realizada por los contratantes sería válida. Ahora bien, es necesario
tener en cuenta que dicha elección no está dirigida a un
ordenamiento jurídico de un país determinado, sino a un cuerpo
normativo procedente de la Federación Europea de la Franquicia.
En este sentido, tal como anotamos en líneas anteriores, el artículo
10 permite la aplicación de la lex Mercatoria y puesto que en su
668
El artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los
Contratos Internacionales, cit. supra. Establece que “El contrato se rige por el
derecho elegido por las partes. El acuerdo de las partes sobre esta elección debe
ser expreso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en
forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales,
consideradas en su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del
contrato o a una parte del mismo.
La selección de un determinado foro por las partes no entraña necesariamente la
elección del derecho aplicable”.
411
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
texto se establece que se admitirán “los usos y prácticas
comerciales de general aceptación”, consideramos que la elección
cumple los requisitos de la convención y, por tanto, será válida la
resolución del caso de acuerdo con el Código Deontológico. Es de
destacar que en este punto encontramos una notable diferencia con
el ámbito europeo en donde, tal como estudiaremos en el siguiente
epígrafe, la elección de las partes debe estar dirigida a un
ordenamiento estatal, quedando limitada la posibilidad de elegir la
lex mercatoria como marco regulatorio del contrato, a no ser que el
Derecho estatal la permita.
227. Paralelamente a las discusiones sobre la Convención
Interamericana, en la quinta reunión de la CIDIP la comisión
primera fue encargada de ocuparse de los temas de la contratación
internacional y de los contratos de transferencia de tecnología. Esta
comisión solamente llegó a adoptar una Resolución, en la que se
pone de manifiesto que en cuanto a los contratos de transferencia
de tecnología “esta materia ha sido examinada en otros foros
internacionales con distintas orientaciones y que actualmente la
misma ha adquirido un nuevo enfoque que amerita la realización de
estudios que faciliten un mejor entendimiento de la misma, todo
ello con el fin de que se pueda establecer, en su caso, la
conveniencia de continuar el estudio de esta cuestión dentro del
proceso de codificación del Derecho internacional privado en el
continente” 669. Paradójicamente, a pesar de constituir un tema de
vital importancia para todas las economías de los países
participantes, la discusión sobre la regulación de los contratos
internacionales de transferencia de tecnología no ha sido incluida
en las reuniones posteriores del CIDIP hasta la fecha 670
669
Resolución Número 1 adoptada el 18 de marzo de 1994. CIDIP-V/RES. 1
(94), disponible en: http://www.oas.org (última consulta 02/05/2012).
670
La agenda temática de cada una de las conferencias se puede encontrar en la
página web de la secretaría de asuntos jurídicos de la Organización de los
Estados Americanos, OEA http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPI_home.htm (última
consulta 19/05/2012).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
228. Debemos resaltar que la Convención interamericana ha sido
uno de los más importantes logros de los últimos años en cuanto a
la codificación del Derecho internacional privado en el área de la
contratación en el continente americano, pero paradójicamente su
aplicación práctica es restringida, toda vez que al igual que lo
sucedido con los tratados de Montevideo de 1940 o con el mismo
Código Bustamante, la falta de voluntad política de los países ha
llevado que solo México y Venezuela hayan ratificado este
instrumento, de suerte que a pesar de los esfuerzos señalados, en
materia de contratación internacional y sobre todo en el área de los
contratos de transferencia de tecnología será necesario acudir a los
ordenamientos jurídicos internos.
b)
La ley aplicable a las
obligaciones contractuales en las
legislaciones estatales de los países
de América Latina
229. Lo primero que debemos señalar al iniciar el estudio del
Derecho aplicable a las obligaciones contractuales en las
legislaciones estatales de los países de América Latina es, por una
parte, la ausencia de una posición uniforme en cuanto a la
determinación de la ley aplicable en el sector de la contratación
internacional y, por otra la preponderancia que hasta hace algún
tiempo tenía la aplicación de la lex fori, debido al limitado éxito
que hasta hace una década habían tenido las naciones
latinoamericanas en el establecimiento de un libre comercio entre
ellas 671.
671
JUENGER, F. K., “Contract Choice of Law in the Americas”, American
journal of comparative law, núm. 45, 1997, págs. 196 y 197.
413
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Con ocasión de la celebración de la quinta reunión de la CIDIP, fue
distribuido en 1991 un cuestionario relativo al contrato
internacional a los países miembros de la institución que reúne a
todas las naciones del continente americano 672. De acuerdo con las
respuestas a este cuestionario es posible identificar cuatro grupos
de países.
El primero es el grupo de países en los que se establece la
autonomía conflictual de las partes, como México (artículo 13,
fracción V del Código Civil Federal) y Venezuela (artículo 116 del
Código del comercio), en los cuales aún antes de formar parte de la
Convención Interamericana se consagraba la libertad de las partes
para elegir el ordenamiento regulatorio de su relación contractual, o
Perú, que aunque no contestó al cuestionario citado anteriormente,
consagra en su Código civil (artículo 2095) que “las obligaciones
contractuales se rigen por la ley expresamente elegida por las partes
y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimiento”.
El segundo grupo de países integrado por Colombia, Costa Rica y
Honduras, a pesar de no contemplar en su legislación civil o
comercial de forma expresa la admisión de la autonomía conflictual
de los contratantes, contienen en sus respectivas leyes de arbitraje o
de resolución alternativa de conflictos disposiciones que reconocen
la libertad de las partes para elegir el ordenamiento jurídico que
regirá su relación contractual. La presencia de estas disposiciones
ha conducido a que jurisprudencialmente y con base en
interpretaciones analógicas se reconozca esta facultad aún en casos
que se encuentren en el conocimiento de la justicia ordinaria 673.
672
Ver Organización de los Estados Americanos, OEA, Consejo Permanente en
materia de Contratación Internacional, Respuestas de los gobiernos de los
Estados miembros al cuestionario sobre contratación internacional (CP/CAJP822/91 - addenda 1 al 10).
673
Los ordenamientos en los que se contempla la autonomía de la voluntad
conflictual son: En Colombia, el artículo 2 de la Ley 315 de arbitraje
internacional de 1996; en Costa Rica, el artículo 22 de la Ley núm. 7727 sobre
Resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, del 9 de diciembre
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
El tercer grupo de países está compuesto por aquello en los que
existe una autonomía conflictual limitada o condicionada a que la
elección de las partes este dirigida a la legislación de un país que
guarde algún tipo de nexo con la relación contractual. En este
grupo se sitúan Argentina y Chile.
Finalmente, en el último grupo encontramos la posición de no
admitir la autonomía conflictual cuyo único exponente es Brasil, en
donde, tal como estudiaremos posteriormente, los contratantes no
cuentan con la facultad de elegir la ley que regulará el contrato,
sino que ésta se determina en función del lugar donde se haya
celebrado el contrato 674.
2.
La ley aplicable a los contratos de
transferencia de tecnología en América
Latina
230. Corresponde ahora el estudio de la ley aplicable a los
contratos de transferencia de tecnología en los países de América
Latina. Debido a la falta de jurisprudencia en los países
latinoamericanos sobre contratos de transferencia de tecnología y a
que en la tarea de la determinación de la ley aplicable existen
diferencias entre las figuras contractuales utilizadas para llevar a
cabo la transferencia tecnológica, en este apartado utilizaremos
casos hipotéticos de las diversas figuras contractuales estudiadas en
el capítulo primero.
de 1997, Gaceta” del 14 de enero de 1998; en Honduras, el artículo 88 de la Ley
de conciliación y arbitraje, Decreto 161 de 2000, Gaceta No. 29,404 de 14 de
febrero del 2001.
674
Artículo 9 de la Ley de Introducción al Código Civil, cit. supra.
415
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Para el examen de los casos propuestos será necesario determinar
en primer lugar, la clase de controversia a la que nos enfrentamos,
esto es, establecer si estamos en presencia de un conflicto de
naturaleza contractual o, por el contrario, uno en que se afecten los
elementos intrínsecos del derecho de propiedad industrial. Este
primer paso es de vital importancia, toda vez que la frontera que
divide estos dos aspectos no siempre es clara y puede prestarse a
confusiones con serias repercusiones para las partes intervinientes
en un contrato de transferencia de tecnología.
Como resultado de la calificación mencionada en el párrafo
anterior, podemos enfrentarnos a dos escenarios. El primero es
estar en presencia de una controversia que involucre aspectos
intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual y,
el segundo, consiste en una controversia en la cual estén
involucrados aspectos netamente contractuales. La importancia de
esta clasificación radica en el poder de disposición de las partes en
cada una de estas situaciones, ya que mientras en el primer
escenario las partes no podrán ejercer su autonomía de la voluntad
conflictual, en el segundo escenario la controversia se resolverá de
acuerdo con la ley elegida por las partes.
En el desarrollo de este trabajo de investigación hemos analizado
los bloques de integración suramericanos CAN y MERCOSUR. No
obstante, debido a que no existe un cuerpo normativo supranacional
que se ocupe de la determinación de la ley aplicable, ya que ni en la
Decisión 486, ni en la 351 de la CAN se encuentra ninguna
disposición relativa a la determinación del Derecho aplicable a los
derechos de propiedad industrial e intelectual respectivamente,
iniciaremos nuestro estudio con el ordenamiento colombiano.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
a)
La ley aplicable a los contratos
de transferencia de tecnología en
Colombia
231. Tal como hemos señalado anteriormente, al no existir en la
reglamentación de propiedad industrial e intelectual vigente en
Colombia, una disposición especial en cuanto a la legislación
aplicable a los contratos de licencia de tecnología debemos acudir
a las normas de conflicto establecidas por el sistema de Derecho
internacional privado de producción interna. Es preciso aclarar que
el Derecho internacional privado en Colombia no se encuentra
recogido en un único instrumento jurídico, sino que por el contrario
se encuentra diseminado en diferentes textos, tales como la
Constitución Nacional, el Código Civil y el Código de
Comercio 675.
232. Para situar la investigación en su contexto, consideramos
pertinente poner de relieve algunos aspectos relacionados con el
sistema de Derecho internacional privado colombiano. Antes del
año 1991, debido a las medidas proteccionistas del comercio
nacional, Colombia se hallaba en una especie de aislamiento en
donde la contratación se llevaba a cabo casi exclusivamente entre
nacionales y en las contadas excepciones en las que tomaba parte
un contratante extranjero se aplicaba la denominada “doctrina
Calvo” que, como hemos indicado, obligaba a aplicar la ley
colombiana a los casos planteados ante los tribunales nacionales.
675
Las normas de conflicto relevantes para el tema de la contratación
internacional son los artículos 19 y 20 del Código Civil de Colombia, modificado
por la Ley 820 de 2003, Diario Oficial núm. 45.244 de 10 de julio de 2003; el
artículo 869 del Código de comercio colombiano, cit. supra. y, el artículo 1º de
la Ley 315 de septiembre 12 1996 por la cual se regula el arbitraje internacional
y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial núm. 42.878 de 16 de septiembre
de 1996.
417
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Con el proceso de apertura económica iniciado en 1991, Colombia
vio aumentar exponencialmente los intercambios comerciales
llevados a cabo a través de contratos internacionales, de suerte que
el sistema jurídico de Derecho internacional privado, rezagado por
tanto tiempo, debió enfrentarse al reto de regular unas
circunstancias inexistentes en el momento de su creación. Aunque
en el ordenamiento colombiano no existe una disposición expresa
que establezca los casos en los que estamos en presencia de un
contrato internacional, la doctrina mayoritaria sostiene que es
posible la aplicación por analogía de la Ley 315 de 1996 que regula
el arbitraje internacional 676. El artículo 1 de esta ley dice que habrá
arbitraje internacional cuando las partes lo hayan pactado
expresamente y adicionalmente, se presente cualquiera de estos
eventos:
- Que las partes tengan domicilio en países diferentes.
- Que la parte fundamental de la obligación que dio origen al
litigio se deba cumplir en país distinto a aquel en que las
partes tienen su domicilio.
- Que las partes convengan que la sede del tribunal esté en
país distinto al del domicilio de las partes.
- Que en la relación jurídica haya intereses o afecte el interés
de uno o más Estados.
233. La doctrina colombiana afirma que no existe motivo alguno
para que en presencia de una cláusula de sumisión a un arbitraje
comercial haya total libertad para pactar cualquier ley sustancial
aplicable, pero que en ausencia de esta cláusula y existiendo una
cláusula atributiva de competencia judicial internacional no se
permita a las partes ejercer su autonomía de la voluntad conflictual.
Eso nos lleva a que los elementos internacionales contenidos en el
artículo 1 de la Ley 315 de 1996 servirán como referencia para
676
Ley 315 de 1996 de Arbitraje, cit. supra.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
determinar la internacionalidad de todo tipo de contratos, así estos
no contengan un pacto arbitral 677.
Ahora bien, en cuanto a la validez del pacto de elección de la ley
aplicable a las relaciones contractuales, en Colombia se sostuvo
durante muchos años que una cláusula de este tipo era contraria a
los artículos 19 y 20 del Código Civil colombiano, toda vez que se
argumentaba que se vulneraría el principio de territorialidad
establecido en estas disposiciones 678. No obstante, en los últimos
años la jurisprudencia colombiana en la materia ha experimentado
un cambio respecto a su antigua posición, mostrándose favorable a
la elección de los contratantes del ordenamiento rector de su
relación en desarrollo del principio de la autonomía de la
voluntad 679.
677
ALJURE SALAME, A., “La regla de conflicto en el contrato internacional”,
en Revista de Derecho privado, núm. 25, 2000, pág. 50.
678
La Corte Constitucional colombiana en la sentencia T-1157 de 2000,
disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 05/05/2012) se
pronunció acerca del alcance del principio de territorialidad de la ley y sus
excepciones de la siguiente forma:
“El principio de la territorialidad de la ley es co-sustancial con la soberanía que
ejercen los Estados dentro de su territorio; de este modo cada Estado puede
expedir normas y hacerlas aplicar dentro de los confines de su territorio. El
mencionado principio se encuentra morigerado con las siguientes excepciones: i)
los colombianos residentes o domiciliados en el extranjero permanecerán sujetos
a la ley colombiana, en lo relativo al estado civil, a su capacidad, a la
determinación de derechos y obligaciones de familias, en la medida que se trate
de ejecutar actos que deban tener efectos en Colombia; ii) todo lo concerniente a
los bienes, en razón de que hacen parte del territorio nacional y se vinculan con
los derechos de soberanía, se rigen por la ley colombiana, a partir de la norma
contenida en el artículo 20 del Código Civil, que aun cuando referida a los bienes
en cuya propiedad tiene interés o derecho la Nación es aplicable, en general, a
toda relación jurídica referida a los bienes ubicados dentro del territorio nacional;
iii) la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que
hayan sido otorgados”.
679
ESPLUNGES MOTA, C. y otros, Derecho de los Contratos Internacionales
en América Latina, Portugal y España, Madrid, Edisofer, 2008, págs. 219-221.
419
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
234. Uno de los pronunciamientos más importantes en el que se
refleja el cambio de posición frente a la posibilidad de las partes de
elegir la ley aplicable al contrato se presentó en el desarrollo de una
demanda de inconstitucionalidad 680 de la Ley 315 de 1996 681 en la
cual la Corte Constitucional defiende la autonomía de la voluntad
como elemento fundamental de los contratos transfronterizos y
pone de relieve la importancia de la libertad de las partes en la
elección no solo de los tribunales, sino también de la ley rectora del
contrato la cual podrá ser diferente al ordenamiento colombiano
siempre y cuando se contemple en la relación un elemento
extranjero, aunque éste sea únicamente la nacionalidad de una de
las partes 682. En conclusión, es posible afirmar que actualmente en
Colombia es aceptado el pacto de elección de ley aplicable en todos
los contratos que presenten uno de los elementos de
internacionalidad contenidos en la Ley 315 de 1996 683.
680
Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-347/97 de 23 de julio de 1997.
“admitir el desplazamiento de las leyes nacionales no entraña renuncia a la
soberanía. Simplemente se acepta que… las partes definan, en uso de su
autonomía pero dentro de un marco predeterminado por el derecho interno e
internacional, las reglas que habrán de aplicarse para solucionar tales
controversias”. Y que “frente a la existencia de ordenamientos jurídicos
heterogéneos, que contienen reglas disímiles e incluso contradictorias, el derecho
interno de los Estados interesados en fomentar las relaciones internacionales,
debe ofrecer a las personas involucradas en negocios internacionales, una regla
que les permita saber con exactitud cuáles son las normas que se les han de
aplicar, a fin de que puedan adaptar a ellas su comportamiento y estimar sus
expectativas”.
681
Ley 315 de 1996 sobre arbitraje internacional. cit. supra.
682
ESPINOSA QUINTERO, L., “Principio de autonomía de la voluntad e
instrumentos de carácter internacional en el sistema jurídico colombiano”, en
Revista Civilizar, vol. 9, núm. 16, 2009, pág. 37.
683
Aunque la jurisprudencia colombiana en este tema es escasa, merece la pena
resaltar la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que en
el desarrollo de un caso de un contrato que contiene una cláusula en la que se
dispone que la ley aplicable será la del Estado de Alabama, Estados Unidos,
establece que dicha elección, que reputa como válida, no será obstáculo para el
conocimiento de la controversia por los tribunales colombianos. Sentencia del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, núm. 242001429 01 de 30, de
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
235. Tal como se ha realizado anteriormente, para obtener una
visión práctica de la forma en que el ordenamiento colombiano
abordaría una controversia derivada de un contrato de licencia de
tecnología, plantearemos a continuación un caso hipotético.
Supuesto fáctico a analizar:
La sociedad española Tresteve S.A. es titular de una
patente sobre un medicamento para el tratamiento de
afecciones respiratorias concedida tanto en España,
cuanto en diferentes países suramericanos, entre ellos
Colombia. Después de haber sostenido negociaciones
en la ciudad de Madrid con la empresa Farmacéuticos
Andinos Ltda., con domicilio en la ciudad de Bogotá,
Colombia, se celebra en territorio español un contrato
de licencia de patente en virtud del cual se concede la
autorización de uso de la patente señalada por un
término de 10 años contados desde el momento de la
firma del contrato para todo el territorio colombiano.
abril de 2002, disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta
05/05/2012). En el mismo sentido se pronuncia la Corte Constitucional colombiana
en la sentencia C-276 de 15 de abril de 2006 en la que se examinó la
constitucionalidad de la Ley 967 de 2005, por medio de la cual se aprueba el
Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y su
protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico. En
esta sentencia la corte reconoce la autonomía de la voluntad como elemento
esencial de los negocios internacionales, siempre y cuando dicha autonomía, no
contravenga situaciones de orden público, para el caso particular, derechos
fundamentales de terceros (debido proceso, acceso a la justicia, etc.), o los
intereses prioritarios de la sociedad (protección al trabajador y los bienes de la
Nación), disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co. En contra de esta
posición ver ZULETA LONDOÑO, A.,” Las cláusulas de selección de foro y
selección de ley en la contratación internacional: una visión desde el Derecho
internacional privado colombiano”, op. cit., pág. 33.
421
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Como contraprestación a la autorización otorgada, la
compañía colombiana se compromete al pago de un
20% de las utilidades netas obtenidas por la venta del
producto. El contrato carece de cualquier disposición
que indique la elección de las partes de la ley
aplicable al contrato.
En el sexto año de la vigencia del contrato, la
sociedad “Farmacéuticos Andinos Ltda.” incumple
con su obligación de pagar los royalties estipulados en
el contrato, razón por la cual la sociedad Tresteve S.A.
decide acudir ante los tribunales colombianos para
obtener una declaratoria de incumplimiento del
contrato y la respectiva indemnización económica.
Aplicando el método propuesto anteriormente, el primer paso para
la resolución de este caso es establecer la naturaleza de la
controversia. En este sentido será necesario tener en cuenta el
origen de la misma y las pretensiones de la parte accionante. En el
caso planteado es claro que no están en juego aspectos intrínsecos
de la patente objeto del contrato, puesto que la sociedad española
persigue una indemnización económica derivada del
incumplimiento de la licenciataria, razón por la cual estamos en
presencia de uno de los aspectos regulados por la lex contractus.
En consecuencia, debemos aplicar el siguiente paso mediante el
cual se establecerá si las partes han ejercido su autonomía
conflictual. De acuerdo con el planteamiento, al no encontrarse
dentro del clausulado del contrato la elección de la ley que lo
gobierne, será necesario aplicar las normas de conflicto del
ordenamiento del foro, esto es, el ordenamiento colombiano, para
determinar la ley aplicable al caso en cuestión.
236. La ley colombiana regula la determinación del Derecho
aplicable para los contratos celebrados en el extranjero en el
artículo 20 del Código Civil que dispone:
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
“Los bienes situados en los territorios y, aquéllos que se
encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés
o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de
este Código, aún cuando sus dueños sean extranjeros y
residan fuera de Colombia. Esta disposición se entenderá
sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los
contratos celebrados válidamente en país extraño. Pero los
efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún
territorio, o en los casos que afecten a los derechos e
intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás
leyes civiles de la Unión”.
Tal como podemos observar, esta norma presenta el inconveniente
de acumular en una sola disposición tres principios distintos: en el
primer apartado, se consagra el estatuto real, posteriormente se
establece la efectividad extraterritorial de los contratos y, por
último, la ejecución de los contratos en territorio colombiano 684.
En el apartado segundo de esta norma podemos observar como el
ordenamiento colombiano acepta la validez de los contratos
celebrados en el exterior, sin embargo, los efectos de estas
relaciones contractuales, esto es, las obligaciones que surgen de
ellas, se regirán por la ley del lugar en que se ejecuten (lex loci
exequtionis). Esta postura esta en concordancia con el artículo 869
del Código de Comercio que establece que la ejecución de los
contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país,
se regirá por la Ley colombiana 685.
684
MONROY CABRA, M. G., Tratado de Derecho Internacional Privado, op.
cit., pág. 301.
685
MOJICA GÓMEZ L., Manual práctico Derecho internacional privado,
Bogotá, Universidad del Rosario, 2003, pág. 75.
423
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
La redacción del artículo 20 del Código civil resulta un tanto
confusa, puesto que, aunque de acuerdo con el apartado segundo de
este artículo los contratos celebrados válidamente en un país
extranjero son válidos en Colombia, la norma no señala cual será la
ley aplicable a los mismos.
237. En consecuencia, a nuestro juicio, la interpretación correcta de
este artículo consiste en que en lo concerniente a los contratos
celebrados en el extranjero, si estos versan sobre bienes situados en
Colombia, se aplicarán las leyes colombianas, de lo contrario, es
posible la sujeción a normas extranjeras. No obstante lo anterior, en
todo caso, cuando los efectos del contrato se desplieguen en el país,
esto es, cuando la ejecución de las obligaciones que se desprenden
del contrato se deba llevar a cabo en Colombia estas se regirán por
la ley colombiana.
Teniendo presente esta interpretación, en el caso de estudio nos
encontramos frente a una controversia de tipo contractual que tiene
lugar como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
de una de las partes; adicionalmente, el desarrollo del contrato que
enmarca estas obligaciones tiene lugar en territorio colombiano,
razón por la cual, a falta de una cláusula de elección de ley
aplicable, será el ordenamiento colombiano el que regirá la relación
contractual en virtud del apartado segundo del artículo 20 del
Código civil.
238. Ahora bien, después de analizar la forma en que se establece
la ley aplicable a un caso en el que se involucren aspectos
contractuales de la controversia planteada en un contrato de
licencia, es pertinente estudiar la manera en que se resolvería un
caso en el que la controversia tenga como origen aspectos
intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual
involucrados en el contrato. A continuación utilizaremos un caso
que nos permitirá introducir nuevos elementos a los ejemplos hasta
el momento planteados. En primer lugar, utilizaremos el marco de
un contrato de ingeniería, con el propósito de confirmar lo
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
sostenido en cuanto la posibilidad de aplicar lo predicado sobre el
contrato de licencia a las formas contractuales complejas; en
segundo lugar, utilizaremos un bien inmaterial protegido por el
Derecho de autor y, finalmente, tendremos en cuenta la diferencia
en la protección otorgada por diferentes sistemas jurídicos al
mismo bien intangible.
Para empezar, debemos señalar que, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico en los Estados Unidos, de donde proviene
uno de los flujos tecnológicos de mayor importancia para
Suramérica, los programas de ordenador pueden ser protegidos
mediante el sistema de la patente de invención, sin embargo, en la
mayoría de las legislaciones de los países suramericanos,
receptores de tecnología, esta posibilidad se encuentra
expresamente proscrita en las leyes de patentes y la protección de
este tipo de intangibles es otorgada por la categoría del derecho de
autor. A continuación presentamos un caso práctico que nos
permitirá ilustrar lo aquí sostenido:
Supuesto fáctico a analizar:
La sociedad norteamericana Best Energy Group
constituida bajo las leyes del Estado de Delaware ha
celebrado un contrato de engineering llave en mano
(Turnkey Contract) con la empresa Carbón de
Colombia S.A. en virtud del cual se construirán unas
instalaciones de procesamiento de carbón en la
región de la Guajira colombiana y que se regirá por
las normas del Estado de California.
Dentro de las obligaciones de este contrato se
establece que la sociedad norteamericana otorgará
una autorización de uso por diez años de dos
patentes: la primera, dirigida a proteger un sistema
de bandas transportadoras de minerales y, la
425
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
segunda, consistente en un procedimiento para la
obtención de carbón tratado. De igual manera, la
empresa Best Energy Group se compromete a
comunicar y autorizar por el mismo periodo de
tiempo el uso de un know how relacionado con la
extracción del mineral.
Uno de los puntos conflictivos del contrato se
encuentra en una patente registrada ante la USPTO a
nombre de Best Energy Group que protege un
programa de ordenador encargado de controlar la
velocidad y sentido de las bandas transportadoras.
Toda vez que en Colombia no se admite la
protección de programas de ordenador a través del
sistema de patentes de invención, se llega a un
acuerdo entre las partes según el cual dicho
programa será protegido en Colombia por medio del
sistema del Derecho de autor.
Tiempo después de la finalización de la construcción
de las instalaciones objeto del contrato, la empresa
norteamericana se percata que en el mercado ha
aparecido un programa de ordenador para controlar
bandas transportadoras en instalaciones mineras con
unas características muy similares al licenciado a la
empresa Carbón de Colombia y que implicaría la
puesta en funcionamiento del mismo sistema de
bandas protegido por la patente de su propiedad, de
suerte que decide acudir ante los tribunales
colombianos con el fin de lograr una declaración de
infracción y el pago de la cláusula penal estipulada
en el contrato.
239. Al igual que con los casos estudiados anteriormente, el primer
paso para establecer la ley aplicable a la situación planteada es
determinar la naturaleza de la controversia. En el caso objeto de
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
estudio, el origen de la disputa está en la presunta violación de un
derecho exclusivo sobre un programa de ordenador y una patente
de invención. Las pretensiones del demandante, por su parte, están
dirigidas al resarcimiento económico derivado de dicha infracción.
Así las cosas, nos encontramos frente a una controversia que afecta
a uno de los aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad
industrial e intelectual, ya que se está discutiendo la existencia de
una infracción a unos bienes intangibles protegidos por el derecho
de autor y por una patente de invención.
Una vez establecida la naturaleza de la controversia, debemos
identificar la ley que según las normas de conflicto del foro debe
ser aplicada a los derechos de propiedad industrial e intelectual. En
este punto debemos tener en cuenta que el objeto de la
controversia, el sistema de bandas y el programa de ordenador,
están protegidos por dos diferentes sistemas normativos: por una
parte, por la legislación del derecho de autor y, por la otra, por la
disciplina de la propiedad industrial.
En primer lugar, analizaremos lo atinente a la protección otorgada
por la disciplina de derechos de autor. En materia de Derecho de
autor la normatividad de mayor relevancia aplicable en Colombia
es la Decisión Andina 351/93 686 que hace parte del bloque
normativo de la CAN, la Ley 23 de 1982 sobre Derecho de autor687
y la Ley 44 de 1993 688, pero ninguno de estos cuerpos normativos
contiene una norma de conflicto que nos permita establecer la ley
aplicable a este tipo de derechos.
686
Decisión Andina 351 de 1991. cit. supra.
Ley 23 del 28 de enero de 1982 sobre Derecho de autor. Diario Oficial núm.
35.949 de 19 de febrero de 1982, disponible en: http://www.uaipit.com (sección
de legislación).
688
Ley 44 de 1993. Diario Oficial núm. 40.740, de 5 de febrero de 1993. Por la
cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982, cit. supra, disponible en:
http://www.uaipit.com, (sección de legislación).
687
427
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
240. Al no disponer de una norma de conflicto que establezca la ley
aplicable en los ordenamientos comunitarios e internos, debemos
acudir a las normas del Convenio de Berna para la protección de las
obras literarias y artísticas 689, del cual Colombia forma parte.
En el artículo 5.2 del Convenio de Berna dispone:
“La extensión de la protección así como los medios
procesales acordados al autor para la defensa de sus
derechos se regirán exclusivamente por la legislación del
país en el que se reclama la protección”.
Esta disposición ha sido interpretada por la doctrina de diferentes
maneras. Algunos autores sostienen que el este precepto es una
norma general, mientras otros consideran que se trata de una norma
de conflicto aplicable a determinados supuestos internacionales. En
nuestra opinión, la disposición anteriormente transcrita puede ser
considerada una norma de conflicto que establece el criterio de la
lex loci protectionis para las obras protegidas por el Derecho de
autor, aunque en realidad este es un asunto polémico en el cual
encontramos argumentos a favor y en contra, tanto en la doctrina,
como en la jurisprudencia 690.
689
Convenio de Berna de la OMPI para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas, cit. supra.
690
A favor podemos mencionar la Sentencia de la Corte de Casación francesa de
30 enero de 2007, núm. 03-12354, “Lamore” al sostener: “la protection due à
tout auteur d’un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays
où elle est réclamée, ce qui désignerait celle de l’Etat sur le territoire duquel se
produisent les agissements délictueux à propos desquels l’auteur revendique la
protection de son œuvre …”. En sentido contrario se pronunció la Sentencia del
TJUE de 30 de junio de 2005, asunto C-28/04 Tod’s v. Heyraud, disponible en:
http://www.curia.europa.eu/ (última consulta 05/05/2012). Entre los autores que
sostienen que el artículo 5.2 del Convenio de Berna tiene un carácter general está
GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y, GUZMÁN ZAPATER, M., “Comentarios a los
artículos 145-148”, BERCOVITZ, R. (Dir.), Comentarios a la ley española de
propiedad intelectual, Madrid, Tecnos, 1988 pág. 1862; VIRGÓS SORIANO,
M., “Artículo 10 aparatado 4” en ALBALADEJO A. y DÍAZ,ALABART, S.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Así las cosas, aplicando el artículo 5.2 del Convenio de Berna, la
ley aplicable al derecho vulnerado será aquella del país en el cual
se reclama la protección, por tanto, la ley colombiana.
Ahora bien, en cuanto a la ley aplicable a la patente de invención,
tal como se indicó, la Decisión Andina 486 691 no contiene una
norma de conflicto en la cual se establezca la ley aplicable a los
derechos de propiedad industrial, razón por la cual será necesario
acudir al Derecho internacional privado de producción interna.
Tal como se mencionó con anterioridad, en Colombia no existe una
norma de conflicto que haga expresa referencia a los derechos de
propiedad industrial e intelectual, motivo por el cual debemos
acudir a la normatividad civil relacionada con la ley aplicable a los
bienes materiales. A este respecto el artículo 20 del Código Civil
colombiano dispone:
“Los bienes situados en los territorios y aquéllos que se
encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés
o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de
este Código, aun cuando sus dueños sean extranjeros y
residan fuera de Colombia.
Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las
estipulaciones contenidas en los contratos celebrados
válidamente en país extraño.
Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en
algún territorio, o en los casos que afecten a los derechos e
(dirs.), Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., págs. 910912. De acuerdo con J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, estamos en presencia de
una norma de carácter particular. Ver CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La
propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español, Granada,
Comares, 1994, pág. 64.
691
Decisión Andina 486 de 2000, cit. supra.
429
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás
leyes civiles de la unión”.
241. Como se desprende de la lectura de esta disposición, en el
primer apartado no se hace una diferenciación clara entre bienes
muebles e inmuebles, pero para nuestra materia de estudio, en caso
de estar en presencia de un contrato de transferencia de tecnología
que incluya un bien protegido por un derecho de propiedad
industrial, debemos tener en cuenta que, de acuerdo con el
principio de territorialidad que gobierna estos derechos, la
explotación exclusiva de los conocimientos protegidos por la
patente de invención estará circunscrita a la competencia territorial
del órgano encargado de su concesión. De esta manera, podemos
afirmar que al estar sometidos al requisito del registro, la ubicación
del derecho estará determinada por el lugar donde tenga asiento el
órgano registrador y, al ser una ficción jurídica creada por el
Estado, los bienes de propiedad industrial representan, en palabras
del Código Civil, una propiedad en la cual la nación tiene un
“interés o derecho” lo cual nos conduce a la conclusión que en el
caso materia de estudio la patente estará sometida a las normas del
ordenamiento colombiano.
Esta interpretación del criterio de la lex rei sitae en principio
coincidiría con el de la lex loci protectionis, puesto que el territorio
para el que se solicitaría la protección en caso de una infracción
sería el mismo en el cual se encuentra registrado el derecho, el
territorio colombiano.
b)
La ley aplicable a los contratos
de transferencia de tecnología en
Brasil
242. En cuanto a los países miembros del MERCOSUR, debemos
destacar la legislación de Brasil, no solo por el hecho de ser la
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
primera economía suramericana, sino por las peculiaridades que
presenta su ordenamiento jurídico, el cual analizamos a la luz de la
resolución del siguiente caso hipotético.
Supuesto fáctico a analizar:
La sociedad norteamericana Rivendell Forest Products
Corp. constituida bajo las leyes del Estado de
Delaware, Estados Unidos, ha celebrado en la ciudad de
Río de Janeiro un contrato de licencia de know how con
la empresa brasileña Madeiras tropicales S.A., en virtud
del cual la empresa norteamericana otorga la
autorización de uso de una aplicación informática
protegida como know how, dedicada a la administración
de cotizaciones del precio mundial de madera en
función de los niveles de producción de los principales
proveedores del sector en el mundo 692. Como
contraprestación a la autorización otorgada, la sociedad
Madeiras tropicales S.A. se compromete a pagar un
precio anual equivalente al 5% del valor del incremento
en las ventas con respecto al balance del año
inmediatamente anterior a la firma del contrato. Dentro
del texto del acuerdo se estipula que para cualquier
diferencia que se suscite en el desarrollo del mismo
será aplicable la legislación del Estado de Nueva York.
Transcurridos seis meses desde la celebración del
contrato, la empresa brasileña deja de pagar los
692
Este ejemplo está inspirado en un caso real en el que el objeto de la
controversia giraba en torno a la infracción de un know how consistente en una
aplicación informática y la posibilidad de proteger este tipo de intangibles a
través de esta figura a pesar de que sus componentes se encontraran en el
dominio público. Véase Rivendell Forest Prods. v. Georgia-Pacific Corp., 28
F.3d 1042 (10th Cir. 1994).
431
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
royalties acordados alegando fallas en el
funcionamiento del sistema, razón por la cual la
sociedad Rivendell Forest Products Corp. decide acudir
ante los tribunales brasileños con el fin de lograr una
declaración de incumplimiento contractual y la
correspondiente indemnización económica.
Tal como se ha venido realizando hasta el momento, el primer paso
en el análisis será establecer la naturaleza de la controversia
estudiada, que en este caso es claramente de carácter contractual,
debido a que, tanto el origen de la misma, cuanto las pretensiones
del accionante, están encaminadas al cumplimiento de una de las
obligaciones del acuerdo, en este caso el pago y no involucra la
existencia del know how.
El siguiente paso será analizar la existencia de una cláusula que
indique la ley aplicable al contrato y es precisamente en este punto
donde debemos aclarar que en Brasil la libertad de los contratantes
para elegir la ley que gobierne su relación no está del todo clara, ya
que existen ciertos límites impuestos por el ordenamiento jurídico
brasileño que debemos analizar cuidadosamente.
243. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de introducción del
Código Civil de Brasil 693: “para establecer el régimen de las
obligaciones deberá aplicarse la ley del país en que se
constituyeron”. En otras palabras, los contratos se regirán por la ley
del lugar de su celebración o de donde haya partido la oferta. Paso
693
Decreto-Ley núm. 4.657, de 4 de septiembre de 1942, cit. supra, artículo 9
establece literalmente: “Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do
país em que se constituirem.
1. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma
essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira
quanto aos requisitos extrínsecos do ato.
2. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituida no lugar em que
residir o proponente”, disponible en: http://www.uaipit.com (sección de
legislación).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
seguido, en el apartado segundo, se dispone que “la obligación
resultante de un contrato se reputa constituida en el lugar de
residencia del proponente”.
Según un sector de la doctrina brasileña 694 la libertad de
contratación se ve expresada en la posibilidad que tienen los
contratantes de elegir el lugar en el cual se celebrará el contrato,
aunque el efecto real de esta disposición consiste en que una
situación fáctica, como el lugar de celebración del acuerdo,
primaría sobre una cláusula de elección de ley aplicable que en
realidad constituiría la expresión de la voluntad de las partes.
244. Ahora bien, en materia de arbitraje la situación se encuentra
en un extremo diametralmente opuesto a la Ley de introducción del
Código Civil, toda vez que la Ley de arbitraje 9307/96 695 confiere
amplias facultades a las partes en cuanto a la elección de la ley
aplicable, otorgando la posibilidad de escoger libremente las reglas
aplicables a su relación, incluyendo la lex mercatoria, siempre y
cuando no vayan en contravía de las buenas costumbres y el orden
público
694
WOLD, A., “Validez de los Convenios sobre Fuero del Contrato y Aplicación
de la Ley Extranjera a los Convenios Celebrados en el Brasil”, en Revista del
Instituto de Investigaciones Jurídicas Unam, Mexico, 1983. pág. 560, disponible
en:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/48/art/art2.pdf
(última consulta 19/05/2012).
695
Artículo 2 de la Ley de Arbitraje: “A arbitragem poderá ser de direito ou de
eqüidade, a critério das partes:
1. Poderão as partes escolher livremente, as regras de direito que serão aplicadas
na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.
2. - Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com
base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras
internacionais de comercio”. Vid. Ley Ordinaria núm. 9.307, de 23 de septiembre
de 1996 sobre arbitraje, Diario Oficial núm. 9307 de 24 de septiembre de 1996,
disponible
en:
http://br.vlex.com/vid/lei-ordinaria-setembro-arbitragem34315683#ixzz0m96fE2Ky (última consulta 05/05/2012).
433
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
En este orden de ideas, en concordancia con el artículo 9 de la Ley
de introducción del Código Civil brasileño, las partes deben ser
muy cuidadosas al momento de la celebración del contrato, puesto
que el lugar en el que éste se celebre será el que determine la ley
aplicable al mismo. En este sentido, es imprescindible tener en
cuenta que, al someterse a la jurisdicción brasilera, una cláusula de
elección de ley aplicable que esté en contradicción con lo dispuesto
en el artículo 9 puede ser impugnada y posteriormente declarada
inválida 696. Esta situación podría presentarse en el caso materia de
estudio, puesto que, aunque la voluntad de las partes se encuentra
expresada claramente en el sentido de aplicar las leyes del Estado
de Nueva York, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de
introducción del Código Civil la ley aplicable será la de Brasil, al
ser éste el país en donde se llevó a cabo la celebración del contrato.
245. En conclusión, el sistema brasileño de Derecho internacional
privado presenta la peculiaridad de restringir la libertad de elección
de la ley aplicable al contrato a menos que exista una cláusula
compromisoria que obligue a los contratantes a acudir al arbitraje,
caso en el cual sería admisible una disposición en la que los
contratantes realicen la elección de la ley que gobernará su relación
contractual, siempre y cuando esta no vulnere el orden público y las
buenas costumbres 697.
La existencia del modelo rígido de asignación de la ley aplicable a
los contratos contenido en la Ley de introducción del Código Civil
Brasileño ha sido uno de los motivos por los cuales Brasil no ha
ratificado la Convención Interamericana 698 que, tal como se
696
ZAITZ, D., Direito & know-how: uso, transmissão e proteção dos
conhecimentos técnicos ou comerciais de valor económico, Curitiba, Jurua
Editora, 2006, pág. 229.
697
PIMENTEL, L., “Regime juridico geral dos contratos internacionais”, op. cit.,
pág. 159.
698
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales, cit. supra.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
estudió, reconoce el derecho de los contratantes a ejercer su
autonomía conflictual y en su defecto se decanta por el criterio de
los vínculos más estrechos para establecer el ordenamiento
aplicable al contrato. En este sentido, no han sido pocos los
intentos de modificar la mencionada ley. Hasta el momento se han
presentado numerosos proyectos, ninguno exitoso, con el fin de
poner al día una legislación que data de finales de la década de los
cincuenta y que se encuentra actualmente en vigor.
Entre los mencionados intentos de modificación debemos destacar
el proyecto de ley núm. 4.905 de 1995 que modificaba los dos
grandes rezagos de la legislación brasileña: la libertad de elección y
criterio de los vínculos más estrechos, armonizándolos con la
Convención interamericana. Sin embargo, a pesar de su excelente
acogida en los círculos académicos, el proyecto fue retirado por el
ejecutivo el día 7 de febrero de 1996 699.
246. A pesar de las dificultades que representan para las partes el
hecho que el ordenamiento brasileño no reconozca la autonomía de
la voluntad conflictual de los contratantes, en años recientes ha
venido tomando fuerza una vía alternativa según la cual, ya que el
ordenamiento jurídico, contrario a lo que acontece con las cláusulas
de ley aplicable, acepta la elección de un tribunal ordinario para
conocer las potenciales controversias, las partes guardan silencio en
cuanto al ordenamiento que regirá su relación y simultáneamente
pactan la jurisdicción de un tribunal extranjero cuyo Derecho
internacional privado acepte la autonomía conflictual 700.
699
PEDERNEIRAS JAEGER, G., Lei Aplicável aos Contratos Internacionais: o
Regime Jurídico Brasileiro e a Convenção do México, Curitiba, Jurua Editora,
2006, págs. 182-184.
700
STRINGER, D., “Choice of law of forum in Brazilian international
commercial contracts: party autonom y, international jurisdiction and emerging
third way”, en Columbia journal of transnational law, vol. 43, 2006, pág.6.
435
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Por último debe ser destacado que si nos encontrásemos frente a un
caso en el cual se involucrasen aspectos intrínsecos de los derechos
de propiedad industrial o intelectual la doctrina ha sostenido que
será de aplicación la Ley 9279 de 1996 regulatoria de los derechos
de propiedad industrial e intelectual, toda vez que en su artículo 3
se establece el principio del trato nacional y por tratarse de
derechos de alcance territorial será la ley brasileña la aplicable a los
mismos 701.
c)
La ley aplicable a los contratos
de transferencia de tecnología en
Argentina
247. El otro país que forma parte del MERCOSUR y que hemos
seleccionado para su estudio, debido al tamaño de su economía, es
Argentina. Antes de abordar el estudio de un caso práctico que nos
ayudará a ilustrar el tema de la ley aplicable a los contratos de
transferencia de tecnología, consideramos importante empezar
examinando las normas protectoras de los derechos de propiedad
industrial en este país.
En la República Argentina la normatividad vigente es la Ley
24.481 en materia de patentes y modelos de utilidad 702 y, a su vez,
la Ley 22.426 se ocupa de la transferencia de tecnología 703, en
701
PIMENTEL, L., “Regime juridico geral dos contratos internacionais”, op. cit.,
pág. 159. “Sendo os dreitos de propiedade industrial territoriais serao observadas
as regras aplicaveis determinadas pela normativa nacional”.
702
Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad modificada por la
Ley 24.572 de 1996, B.O. del 22 de marzo de 1996, disponible en:
(última
consulta
http://www.inpi.gov.ar/pdf/LeyPatentesyModelos.pdf
19/05/2012).
703
Ley 22.426 de transferencia de tecnología B. O. 23 de marzo de 1981,
disponible en:
(última
consulta
http://www.inpi.gov.ar/templates/transftec_ley.asp
18/05/2012).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
particular, de los trámites de registro de los contratos que
involucran una transferencia tecnológica.
248. En el artículo 1 de la Ley de patentes se establece que las
invenciones conferirán a sus autores los derechos que se
especifiquen en la ley y, en concordancia con esta disposición, el
Reglamento de ejecución de la misma 704, realiza una equiparación
entre los nacionales y extranjeros en cuanto a la posibilidad de
proteger sus creaciones por vía de la patente o el modelo de utilidad
(principio del trato nacional). Por su parte, el artículo 2 del
Reglamento de ejecución dispone que “el otorgamiento de patentes
de invención y certificados de modelos de utilidad se realizará
conforme a los recaudos y procedimientos establecidos en la
presente reglamentación”.
Salvo los artículos citados anteriormente, no existe ni en la Ley de
patentes ni en la ley de transferencia de tecnología disposición
alguna en cuanto a la ley aplicable a los derechos de propiedad
industrial, razón por la cual es necesario acudir al Código Civil
para establecer el tratamiento que el ordenamiento argentino otorga
a este tema.
Con el fin de determinar, en primer lugar, la ley aplicable a los
derechos de propiedad industrial será necesario acudir al régimen
general del Derecho de bienes materiales. El legislador argentino
ha creado dos categorías distintas de bienes muebles: la primera,
está formada por aquellos que presentan una situación permanente
y, la segunda, la conforman aquellos en que, bien por su naturaleza
o por voluntad de su propietario, son habitualmente transportables.
El artículo 11 del Código Civil argentino dispone que “los bienes
muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin ser
704
Reglamento de los artículos de la ley de patentes de invención y modelos de
utilidad, núm. 24.481, con las correcciones introducidas por la ley núm. 24.572,
B.O. 22 de marzo de 1996.
437
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
transportados son regidos por las leyes del lugar en que están
situados”.
De acuerdo con esta disposición, la doctrina argentina ha
considerado que los derechos susceptibles de registro, dentro de los
que se encuentran los derechos de propiedad industrial, tienen el
carácter de permanencia al que hace referencia la ley y, por lo
tanto, estarán sujetos a la ley del lugar donde tenga asiento el
registro.
Esta es una expresión del criterio de la lex rei sitae utilizado
internacionalmente para resolver las cuestiones de Derecho
aplicable en materia de bienes inmuebles, pero que en algunos
países, especialmente en los sudamericanos, en donde no se
encuentra en el sistema de Derecho internacional privado una
norma expresa en cuanto a la ley aplicable a los derechos de
propiedad industrial, es utilizado para solucionar casos que
involucran controversias derivadas de este tipo de derechos.
249. Pues bien, al ser los derechos de propiedad industrial e
intelectual una forma de propiedad, a pesar de no tener la calidad
de bienes inmuebles, debido a su carácter principalmente registral,
son susceptibles de ser equiparados a aquellos, por lo tanto, la ley
aplicable sería la del lugar en que se encuentre el órgano encargado
del registro. Esta tesis defendida principalmente por F. BIER 705, H.
BATIFFOL 706 y A. DICEY 707, aunque de gran utilidad para los
derechos sometidos a registro, no sería adecuada para la asignación
de la ley aplicable a derechos inmateriales como el know how o
derechos de autor sobre programas de ordenador, en donde al no
705
BEIER, F. K., “Conflict of law Problems of trademark license agreements”,
en International review of industrial property (IIC), pág. 176.
706
BATIFFOL, H., Les conflits de lois en matière de contrats, Paris, Sire y,
1938.
707
DICEY, A., Dicey’s Conflict of Laws, Londres, Sweet & Maxwell, 7º edición,
1958, pág. 239.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
existir el requisito de registro se hace difícil establecer su ubicación
en un lugar determinado.
A continuación plantearemos, un caso hipotético con el cual
podremos observar la forma en que el ordenamiento argentino
establecería la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial
en una controversia derivada de un contrato de joint venture.
Supuesto fáctico a analizar:
Las sociedades argentinas Provicarnes S.A. y Tucarn
Ltda., como parte de su estrategia comercial para
modernizar sus plantas de producción, han decidido
celebrar un contrato de joint venture con la empresa
Westfleisch GmbH con domicilio en la ciudad alemana
de Frankfurt. Como resultado de este acuerdo se crea la
empresa Southern food Company con domicilio en la
ciudad de Córdoba, Argentina, con el objetivo de
procesar y comercializar carnes argentinas con
denominación de origen en los mercados argentino y
europeo.
En el texto del acuerdo base se estipula que las
sociedades argentinas deben otorgar una autorización
de uso de su marca protegida a la sociedad Southern
food Company, además del deber de proveer los
productos cárnicos que se necesiten para cumplir el
objeto contractual. Por su parte, la sociedad Westfleisch
GmbH se obliga a: autorizar el uso de un know how
consistente en los conocimientos comerciales dirigidos
a la comercialización en el mercado europeo y una lista
de clientes y, asimismo, a otorgar la licencia de patente
sobre un procedimiento de empacado al vacío de
productos comestibles registrado, entre otras, ante la
439
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Oficina de marcas y patentes de Argentina y ante la
EPO. Las partes no hacen ninguna mención en cuanto a
la legislación que regirá el contrato.
Después de algunos meses desde la entrada en vigor del
contrato, tras constatar la poca utilidad del
procedimiento protegido por la patente, las sociedades
Provicarnes S.A. y Tucarn Ltda. deciden presentar ante
los tribunales argentinos una demanda solicitando la
nulidad de la patente, argumentando la falta de
actividad inventiva con el fin de interponer
posteriormente una demanda por incumplimiento
contractual de la sociedad Westfleisch GmbH, al
incumplir su obligación de licenciar la patente objeto
del procedimiento de nulidad.
El primer paso es, como lo hemos hecho en casos anteriores,
analizar la naturaleza de la controversia planteada, para lo cual
tomaremos como base el origen de la misma y las pretensiones del
demandante. El origen de la disputa radica en la falta de calidad de
la patente de procedimiento que constituía uno de los factores más
relevantes para celebrar el contrato. Consecuentemente, las
pretensiones de los demandantes están dirigidas a la declaración de
nulidad del derecho exclusivo propiedad de la empresa alemana.
Así las cosas, es evidente que estamos frente a aspectos intrínsecos
del derecho de propiedad industrial, en este caso su existencia.
Una vez determinada la naturaleza de la controversia, debemos
ocuparnos de establecer la ley aplicable al caso planteado. Tal
como se mencionó anteriormente, en la Ley de patentes argentina
no se encuentra una disposición específica que nos indique cual
será la ley aplicar en un caso que involucre elementos intrínsecos
de un derecho de propiedad industrial, razón por la cual será
necesario acudir a las normas del Código civil. Conviene recordar
que la doctrina argentina ha equiparado a los bienes sujetos a
registro con los bienes muebles que tienen situación permanente, de
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
suerte que, aplicando el artículo 11, los litigios relacionados con los
derechos de propiedad industrial estarán sujetos a la ley del lugar
donde tenga asiento el registro, en este caso Argentina.
250. En lo que respecta a la pretensión del incumplimiento del
deber de otorgar la autorización de uso sobre la patente, será
necesario acudir a las normas que gobiernan el acuerdo base de la
operación de joint venture. De acuerdo con el enunciado del caso,
las partes no hacen referencia a la ley que regirá el contrato, por
consiguiente, será necesaria la determinación de la ley aplicable a
esta controversia en defecto de la elección realizada por los
contratantes.
Los contratos de joint venture celebrados entre países receptores de
tecnología con países productores que hemos analizado para
realizar este trabajo muestran como son las partes procedentes de
estos últimos países las que proporcionan las prestaciones no
dinerarias, tales como capacitación de personal o concesión de
licencias, razón por la cual, considera que son estos los que realizan
la prestación característica que servirá como criterio para
identificar la ley aplicable al contrato 708. Pero en el caso planteado
todas las partes intervinientes se comprometían a realizar conductas
con igual entidad o importancia para el correcto desarrollo del
objeto del contrato. Por ello, el medio más adecuado para la
resolución de este caso sería la aplicación del criterio según el cual
será aplicable la ley del lugar en el cual tenga su sede la empresa de
nueva creación. Este criterio, siguiendo a A. L. CALVO
CARAVACA y J. CARRASCOSA, trae consigo las ventajas de
permitir la aplicación de una ley previsible para las partes y
adicionalmente responde al criterio de la inmersión de una sociedad
en un mercado extranjero o stream of commerce doctrine 709.
708
CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho
Internacional Privado, vol. II, Granada, Comares, 2011-2012, pág. 558.
709
Ibidem.
441
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
En conclusión, debido a la condición de contrato complejo, el joint
venture, más que otras figuras contractuales, demanda una especial
atención al aspecto conflictual, debido al ingrediente societario que
este tipo de contratos supone. En efecto, en casos como el
planteado en este epígrafe es posible la existencia de tres
ordenamientos distintos, por una parte, el resultante de la
aplicación del criterio de la lex rei sitae (de acuerdo con la
legislación argentina) a los bienes inmateriales sujetos a registro;
por otra parte, la lex contractus que gobierne el acuerdo base y,
finalmente, las normas dedicadas a la regulación de los aspectos
societarios de la sociedad de nueva creación.
251. De todo lo anterior se desprende que los tribunales
latinoamericanos aceptan las cláusulas de ley aplicable, con la
importante excepción del ordenamiento brasileño, que tal como
estudiamos, no acepta este tipo de cláusulas, a menos que se esté
ante un proceso de conocimiento de la justicia arbitral.
III. Normas sustanciales aplicables a los
contratos de transferencia de tecnología en
América Latina
252. Habiendo estudiado la aceptación de las cláusulas de elección
de tribunales ordinarios competentes, las cláusulas de sumisión a
arbitraje internacional y de elección y determinación de la ley
aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en América
Latina, corresponde ahora estudiar las normas sustanciales que
regulan este tipo de contratos. Empezaremos por el Derecho de la
competencia (A), continuaremos con las normas que regulan la
forma y registro de los contratos (B) y finalizaremos con las
normas que regulan la inversión extranjera (C).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
A.
El Derecho de la competencia y la
transferencia de tecnología en los países de
América Latina
253. Los países receptores de tecnología estudiados (Argentina,
Brasil y Colombia), a diferencia de los países industrializados
analizados anteriormente, no contemplan en sus legislaciones
protectoras del Derecho de la libre competencia las conductas que
pueden constituir abusos en los contratos de transferencia de
tecnología 710. Tal como estudiaremos con posterioridad, en algunos
países estas conductas están reguladas dentro de normas destinadas
a la inversión extranjera, de tal manera que los precedentes
jurisprudenciales están en su mayoría dirigidos a temas de
deducciones fiscales y pago de royalties.
1.
Regulación en la CAN sobre las
conductas abusivas en los contratos de
transferencia de tecnología
254. Para ilustrar el tratamiento que los países receptores de
tecnología otorgan a la relación entre el Derecho de la competencia
y los contratos que involucran una transferencia tecnológica
estudiaremos, en primer lugar, la regulación existente en la CAN.
La CAN desde sus inicios contempló como un medio esencial para
alcanzar la armonización de políticas de los países miembros
“lograr un mejor aprovechamiento de los progresos científicos y
tecnológicos y fomentar la investigación en estos campos”, así se
710
ABBOTT, F. M., “Patent licensing, competition law and the draft substantive
patent law treaty”, en Open Forum on the draft Substantive Patent Law Treat y,
Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006, pág. 4.
443
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
consagró en el artículo 25, apartado f, del Acuerdo de Cartagena
que dio vida a este bloque de integración subregional 711. Un año
después de la creación de la CAN, se aprobó la Decisión 24 que
estableció una serie de obligaciones de autorización y registro para
la inversión extranjera pero, adicionalmente, establecía la
obligatoriedad de la autorización, registro y control de los contratos
de transferencia de tecnología importada, a través de la evaluación
de la tecnología transferida a por medio de licencias de uso de
marcas y patentes extranjeras, que condujeran al pago de royalties.
Hasta la fecha, los países miembros de la CAN han reprimido las
prácticas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología
dentro de las Decisiones Andinas que regulan la inversión
extranjera, no obstante, analizamos estas conductas en este
apartado con el fin de apreciar con claridad las semejanzas y
diferencias entre las conductas contempladas en la CAN con las
previstas por los países productores de tecnología en sus
ordenamientos sobre el Derecho de la competencia.
255. Actualmente en la CAN la Decisión Andina 291 de 1991 712 es
la encargada, entre otros temas, de regular estas conductas y la
Decisión Andina 486 de 2000, encargada de establecer el régimen
común para el tratamiento de los derechos de propiedad industrial.
Aunque fue aprobada posteriormente, no reemplaza ni modifica las
conductas que se consideran que atentan contra el Derecho de la
competencia, a pesar de que esta regula ciertos aspectos de la
competencia desleal vinculada con derechos de propiedad
industrial 713.
711
Acuerdo de Cartagena de 26 de mayo de 1969, instrumento de ratificación por
Colombia mediante la Ley 8 de 1973 publicada en el Diario Oficial núm. 33.853
de 1973.
712
Decisión Andina 291 de 1991 Régimen común de tratamiento a los capitales
extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y royalties de 21 de marzo de
1991, Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 80 de 4 de abril de 1991.
713
Decisión Andina 486 de 2000, cit. supra. título XVI artículos 258 y 259.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
El tratamiento conjunto que la CAN establece para los contratos de
transferencia de tecnología y la inversión extranjera está justificado
en la parte considerativa de la interpretación prejudicial 2-IP-90 714
al sostener:
“La transferencia o “importación” de tecnología extranjera,
genéricamente considerada, es asunto que presenta
modalidades muy diversas, conexas entre sí en cuanto a sus
objetivos y efectos. Puede presentarse en forma directa, por
medio de contratos para importar tecnología y, también a
través de “marcas, patentes, licencias y royalties”, según la
enumeración simplemente indicativa del Artículo 27 del
Acuerdo de Cartagena. Su regulación resulta además
inseparable del tratamiento que se da a las inversiones
extranjeras y, es también, en cierta forma “importación de
capitales”, entendida ésta en sentido lato o general.
La licencia implica un mecanismo contractual, aplicable por
igual a patentes y marcas, que suele beneficiar
principalmente al titular de la patente o marca, o sea al
licenciante, ya que le permite incrementar su producción de
bienes o servicios y ampliar su distribución a nuevos
mercados a los que de otro modo no tendría acceso. El
contrato de licencia supone el pago por parte del
licenciatario de un canon, regalía o royalty y en él suelen
pactarse, en beneficio del titular, cláusulas restrictivas que
con frecuencia vienen a afectar la libre competencia tutelada
por el Derecho del Mercado”.
714
Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia del 11 de octubre de
1990, Asunto 2-IP-90, disponible en: http://www.tribunalandino.org.ec (última
consulta 19/05/2012).
445
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
256. A continuación expondremos el catálogo de conductas que la
Decisión Andina 291 considera como abusivas o lesivas en un
contrato de transferencia de tecnología.
La primera clase de cláusulas objeto de reproche en el artículo 14
de la Decisión 291 es la de licencias atadas o tying. El apartado a)
del artículo 14 prohíbe las cláusulas en virtud de las cuales el
suministro de tecnología, lleve consigo la obligación para el país o
la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes
de capital, productos intermedios, materias primas u otras
tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la
empresa proveedora de tecnología.
El segundo tipo de cláusulas prohibido por la Decisión es aquel
según el cual la empresa vendedora de tecnología se reserve el
derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que
se elaboren con base en la tecnología respectiva.
Los apartados c) y d) prohíben la utilización de Cláusulas que
contengan restricciones referentes al volumen, estructura de la
producción y el uso de tecnologías competidoras, respectivamente.
Posteriormente en el apartado e) se prohíben las cláusulas que
establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del
proveedor de la tecnología y en el f) las cláusulas que tengan como
fin obligar al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los
inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha
tecnología; estas son las conocidas grant back clauses o cláusulas
de retrocesión.
Finalmente la letra f) prohíbe aquellas cláusulas que amplifiquen
los derechos de propiedad industrial e intelectual obligando a pagar
royalties a los titulares de estos derechos después del vencimiento
de los mismos.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
257. Ahora bien, aunque la Decisión 291 goza del atributo de
aplicación directa estudiado anteriormente, la misma ha sido objeto
de reglamentación a través de decretos internos por los países
miembros de la CAN. En Colombia el Decreto 259 de 1992 se
encarga de reglamentar la Decisión Andina 291 715. En su artículo
2.1 establece que la autoridad competente no registrará los
contratos que contengan: 1) cláusulas de fijación de precios y 2) las
llamadas cláusulas de retrocesión o grant back. Posteriormente, en
el apartado 2, se dispone que la autoridad competente no registrará
los contratos que contengan: cláusulas que “prohíban o limiten de
cualquier manera la exportación de los productos elaborados con
base en la tecnología respectiva o que prohíban o limiten el
intercambio subregional o la exportación de productos similares a
terceros países”.
258. Como se puede apreciar, no existe una concordancia entre las
conductas establecidas por la Decisión Andina 291 y las contenidas
en el Decreto 259 de 1992 que la reglamenta. Esta situación de
aparente divergencia entre una Decisión Andina y una ley interna
de un país miembro fue objeto de estudio por el Tribunal Andino
de Justicia en un caso en el que se planteó la inconstitucionalidad
de la ley que reglamentaba la predecesora de la actual Decisión
Andina 291, la Decisión Andina 220 de 1987 716, como pasamos a
continuación a examinar.
Antecedente jurisprudencial a analizar:
En una demanda en la que se solicitaba la declaración
de inconstitucionalidad de la Ley 81 de 1989, la Corte
715
Decreto 259 de 1992 de 12 de febrero de 1992, Diario Oficial núm. 40.334
del 12 de febrero de 1992 por el cual se reglamenta la Decisión 291 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena.
716
Interpretación prejudicial. Asunto 2-IP-90, cit. supra.
447
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Suprema de Colombia remitió el asunto al Tribunal
Andino con el fin de obtener una interpretación
prejudicial del caso en cuestión. El actor sostenía que
la legislación colombiana no podía establecer
requisitos para el registro de un contrato de
transferencia de tecnología más allá de lo establecido
en las normas andinas. El Tribunal Andino, sostuvo
en su interpretación que los contratos en los que se
involucraba una licencia de derechos de propiedad
industrial, estaban parcialmente regulados por el
Derecho comunitario de una manera básicamente
indicativa, motivo por el cual “los países miembros,
conservan su competencia para legislar en esta
materia, sobre aspectos no regulados por el Derecho
de la integración y, que la legislación de los países del
Acuerdo sobre este tipo de contratos, debe seguir en
todo caso las pautas establecidas por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena en cuanto a la importación de
tecnología, en general y, teniendo en cuenta las
normas comunitarias específicas que regulan la
materia”.
En Ecuador la situación es diferente al caso colombiano, puesto
que el Decreto Ejecutivo núm. 1525 de 1998 717 que reglamenta la
Decisión 291, contempla exactamente las mismas conductas
contenidas en la Decisión, sin embargo, en el artículo 32 del
mencionado Decreto de Ecuador, al igual que en la legislación
colombiana, se establece que la autoridad competente no registrará
los contratos que contengan este tipo de cláusulas, pero se guarda
silencio acerca de la validez de los mismos.
259. Aunque la Decisión 291 se encarga de regular las prácticas
abusivas en los contratos de transferencia de tecnología, la
Decisión 486 de 2000, a diferencia de su antecesora la Decisión
717
Decreto Ejecutivo 1525 de 1998, Registro Oficial 346 de 24 de junio de 1998.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
344, en su artículo 58 introduce la relación entre estas prácticas y el
Derecho a la libre competencia al establecer:
“La autoridad nacional competente no registrará los
contratos de licencia para la explotación de patentes que no
se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas,
Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las
disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas
comerciales restrictivas de la libre competencia”.
Esta disposición, no solamente pareciese colocar a las autoridades
de competencia de los países miembros en la obligación de revisar
dichos contratos antes de su registro, lo que no ha sucedido hasta la
fecha, sino que genera dudas en cuanto al momento en que la
autoridad debe examinar el contrato.
El control que ofrece el Derecho de la competencia económica, tal
como tuvimos ocasión de mencionar, es posterior a la celebración
del contrato, toda vez que será necesario tomar en consideración las
circunstancias económicas cambiantes bajo las cuales se verifica la
conducta contractual. De acuerdo con la norma andina, no queda
claro si el control que hace la autoridad encargada de proteger de
Derecho de la competencia es un control formal anterior al registro
del contrato o si por el contrario, será un control posterior a la
celebración del mismo en el que se verifiquen los efectos del
mismo sobre el mercado. En todo caso, lo cierto es que
actualmente, las autoridades de competencia de los países
miembros no se encargan de una verificación previa de los
contratos de transferencia de tecnología y, el registro de dichos
contratos está establecido, tal como lo estudiaremos más adelante,
con propósitos muy diferentes al de la represión de las prácticas
abusivas.
449
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
260. Ni en el texto de la Decisión Andina 291, ni en las normas que
la reglamentan se establece una sanción para los contratos de
transferencia de tecnología que contengan las cláusulas contenidas
en el artículo 13 de esta Decisión, de suerte que será necesario
acudir a las normas generales de defensa de la competencia para
atacar la validez de esta clase de conductas. En este orden de ideas,
a continuación estudiaremos el régimen general de competencia de
Colombia, como país seleccionado para el estudio dentro de los
países miembros de la CAN.
2.
Régimen general del Derecho de la
competencia en Colombia
261. El régimen general del Derecho de competencia económica es
regulado en Colombia el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 718
que contempla las conductas objeto de reproche por la autoridad
competente, que para el caso colombiano es la Superintendencia de
Industria y Comercio. El mencionado artículo dispone:
“Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo
44 del presente decreto se consideran contrarios a la libre
competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. la fijación directa o indirecta de precios;
2. determinar condiciones de venta o comercialización
discriminatoria para con terceros;
3. la repartición de mercados entre productores o entre
distribuidores;
718
Decreto 2153 de 1992 de diciembre 30 de 1992 sobre prácticas comerciales
restrictivas, Diario Oficial núm. 40.704 de 31 de diciembre de 1992, disponible
en: http://www.uaipit.com, sección de legislación.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
4. la asignación de cuotas de producción o de suministro;
5. la asignación, repartición o limitación de fuentes de
abastecimiento de insumos productivos;
6. la limitación a los desarrollos técnicos;
7. el suministro de un producto a la aceptación de
obligaciones adicionales que por su naturaleza no
constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo
establecido en otras disposiciones;
8. abstenerse de producir un bien o servicio o afectar sus
niveles de producción;
9. la colusión en las licitaciones o concursos o los que
tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de
contratos, distribución de concursos o fijación de términos
de las propuestas”.
262. Contrario a lo que sucede con la Decisión 291, en el Decreto
2153 se establece la sanción que se impondrá a un contrato que
contenga este tipo de cláusulas. En el artículo 46 se dispone que
estas conductas sean consideradas como de objeto ilícito 719. Ahora
bien, dadas las peculiaridades de los contratos de licencia de
tecnología y del ejercicio de los derechos de propiedad industrial e
intelectual que ellos comporta, se dificulta la aplicación literal de
las conductas establecidas en el Decreto 2153 720. Ante esta
situación, surge la pregunta de si es posible aplicar por analogía la
sanción de la declaración de objeto ilícito a las conductas
719
Decreto 2153 de 1992 sobre prácticas comerciales restrictivas, cit. supra,
artículo 46: “En los términos de la Ley 155 de 1959 y del presente Decreto están
prohibidas las conductas que afecten la libre competencia en los mercados, las
cuales, en los términos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito”.
720
Ibidem.
451
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
establecidas en la Decisión 291. En todo caso, frente a la falta de
respuesta legal, será labor del operador jurídico llevar a cabo una
aplicación sistemática del Derecho de la competencia para llegar a
una decisión que proteja los fines propuestos tanto por la disciplina
de la competencia económica, cuanto por aquellos fijados por la
propiedad industrial e intelectual.
3.
El Derecho de la competencia en el
MERCOSUR
263. Otro de los más importantes bloques de integración
latinoamericana al que hemos hecho referencia anteriormente, es el
MERCOSUR. Como mencionamos anteriormente, al igual que
acontece con la disciplina de la propiedad industrial e intelectual,
este sistema de integración no cuenta con un régimen armonizado,
no obstante, se están dando los primeros pases en este sentido con
la recientemente adopción de la Decisión 43 de 2010 721 en la cual
se establecen algunos parámetros legales que las autoridades de los
países miembros deben seguir en la cooperación en la defensa del
derecho a la libre competencia económica 722.
De acuerdo con lo anterior, al existir solamente unas directrices de
actuación, cada Estado miembro del MERCOSUR cuenta con una
regulación interna en materia de protección al derecho a la libre
competencia, razón por la que, como hemos anunciado en su
momento, vamos a estudiar el Derecho de la competencia y los
contratos de tecnología en Argentina.
721
Decisión núm. 43/10, Acuerdo de Defensa de la Competencia del
MERCOSUR, 16 de diciembre de 2010.
722
La importancia de esta Decisión radica en la creación de un sistema de
consultas en las que cuando se lleve a cabo un conducta en un país miembro que
pueda afectar la competencia en otro, o cuando se lleve a cabo una investigación
en este campo por un Estado que pueda afectar la competencia en otro Estado
miembro, será posible solicitar toda la información necesaria a la autoridad
competente del país respectivo. Vid. Capítulo III artículo 6 -13.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
a)
El Derecho de la competencia
en Argentina y los contratos de
transferencia de tecnología
264. Argentina cuenta con la Ley núm. 22.426 de 1981 que es la
encargada de regular la transferencia de tecnología 723. No obstante,
esta ley y los posteriores decretos que la modifican no se ocupan de
los aspectos del control de las condiciones de contratación de este
tipo de acuerdos, sino, como veremos posteriormente, se encargan
de regular los aspectos fiscales y de registro de los mismos 724.
265. Es oportuno resaltar que con la Ley de transferencia de
tecnología argentina se abandonó el esquema existente
anteriormente según el cual dentro de los objetivos estatales se
encontraban la realización de tareas de creación y selección de
nuevos sectores y el posicionamiento de los agentes económicos
nacionales. Con esta ley se cambia el rumbo trazado de una forma
radical bajo el fundamento de que “únicamente los empresarios
están capacitados para elegir las tecnologías que se necesitan y que
el mercado es el mejor regulador de su precio” 725, por esta razón
algunos autores sostienen que en materia de transferencia de
tecnología Argentina ha adoptado la filosofía del laissez faire 726.
723
Ley 22.426 sobre transferencia de tecnología y Decreto reglamentario
580/1981 ambos publicados en el Boletín Oficial núm. 24.633 de 23 de marzo de
1981.
724
GUTIERREZ, M., El debate y el impacto de los derechos de obtentor en los
países en desarrollo; el caso argentino, Buenos Aires, IICA, 1994, pág. 86.
725
YOGUEL, G, LUGONES, M. y SZTULWARK, S., La política científica y
tecnológica argentina en las últimas décadas: algunas consideraciones desde la
perspectiva del desarrollo de procesos de aprendizaje, Santiago de Chile,
CEPAL, 2007, pág. 17.
726
CHUDNOVSKY, D. y LÓPEZ, A. “Política tecnológica en la Argentina:
¿hay algo más que laissez faire?”, en Revista Redes, vol. 3, núm. 6, 1996, pág.
18.
453
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Bajo este panorama, si queremos establecer la legalidad de una
conducta específica al interior de un contrato de transferencia de
tecnología será necesario acudir al régimen general de defensa del
derechos de la competencia, que para el caso argentino es la Ley
25.256 727.
266. La ley 25.256 de defensa de la competencia en su artículo 2
establece las conductas que serán objeto de reproche por la
autoridad competente. A continuación enunciamos aquellas de las
conductas más relevantes para nuestra materia objeto de estudio:
“a) Fijación de precios.
b) Restricciones a la producción.
c) Reparto de territorios.
e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o
las inversiones destinadas a la producción o
comercialización de bienes y servicios.
h) Regular mercados de bienes o servicios, mediante
acuerdos para limitar o controlar la investigación y el
desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación
de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la
producción de bienes o servicios o su distribución.
i) Cláusulas de amarre (tying).
j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar,
adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos,
procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
727
Ley de Defensa de la Competencia, núm. 25.256 de 1999, publicada en el
Boletín Oficial argentino en fecha 20 de septiembre de 1999.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición
o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en
los usos y costumbres comerciales;
l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos,
para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en
las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;
m) Precios predatorios”.
267. En principio, al igual que lo que acontece con los países
andinos, será necesario que el juez adapte las normas generales de
defensa del Derecho de la competencia para asuntos relacionados
con transferencia de tecnología que tal como hemos visto a lo largo
de este trabajo implican el ejercicio de monopolios legales
concedidos por el propio Estado, sin embargo, es necesario analizar
una disposición de particular importancia contenida en la Ley de
patentes y modelos de Argentina que establece en su artículo 38 las
cláusulas prohibidas en un contrato de licencia:
“Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas
comerciales restrictivas que afecten la producción,
comercialización o el desarrollo tecnológico del
licenciatario, restrinjan la competencia e incurran en
cualquier otra conducta tales como, condiciones exclusivas
de retrocesión, las que impidan la impugnación de la
validez, las que impongan licencias conjuntas obligatorias,
o cualquier otra de las conductas tipificadas en la Ley núm.
22.262 de transferencia de tecnología 728 o la que la
modifique o sustituya”.
728
Sustituida por la Ley núm. 25.256 de 1999, de defensa del derecho de la
competencia, cit. supra.
455
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
268. Esta disposición debe ser interpretada con el artículo 44 de la
misma ley que dispone la consecuencia jurídica para los casos en
los que se presente conductas, en palabras de la ley
“anticompetitivas:
“Artículo 44: Será otorgado el derecho de explotación
conferido por una patente, sin autorización de su titular,
cuando la autoridad competente haya determinado que el
titular de la patente ha incurrido en prácticas
anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los
recursos que le competan al titular de la patente, la
concesión se efectuará sin necesidad de aplicar el
procedimiento establecido en el artículo 42.
A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas
anticompetitivas, entre otras, las siguientes:
a) La fijación de precios comparativamente excesivos,
respecto de la media del mercado o discriminatorios de los
productos patentados; en particular cuando existan ofertas
de abastecimiento del mercado a precios significativamente
inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el
mismo producto;
b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones
comerciales razonables;
c) El entorpecimiento de actividades comerciales o
productivas;
d) Todo otro acto que se encuadre en las conductas
consideradas punibles por la Ley núm. 22.262 o la que la
reemplace o sustituya”.
269. Como se infiere de las normas anteriormente trascritas, el caso
argentino es de especial relevancia, toda vez que se contemplan las
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
licencias obligatorias como la sanción jurídica contra un titular de
patente que incurre en prácticas restrictivas. No obstante, esta
solución no fue adoptada pacíficamente y fue de tal magnitud el
impacto por su posible aplicación que fue objeto de disputa entre
Argentina y Estados Unidos ante el Órgano de solución de
diferencias de la OMC, en adelante OSD. Debido a la relevancia
que este caso presenta para los objetivos de este trabajo de tesis
doctoral, consideramos pertinente realizar un estudio del mismo.
270. Entre los años de 1999 y 2000 los Estados Unidos llamaron a
consultas al gobierno de Argentina ante el OSD con relación a dos
puntos: la protección de los datos de prueba para agroquímicos y la
implementación de ciertas medidas en materia de patentes y datos
de prueba 729. Aunque la cuestión de la aplicación de normas de
defensa de la competencia contra prácticas abusivas no se
mencionó en la solicitud de consultas, en el documento contentivo
de la solución conjunta sí se hace mención expresa a este tema.
El asunto llegó a su fin mediante un acuerdo 730 alcanzado por los
dos países en los que se reconocía que el hecho de la existencia de
una práctica de las mencionadas en el artículo 44 no era suficiente
para la concesión de una licencia obligatoria, puesto que tal
práctica debía ser analizada en función de los parámetros
establecidos en la Ley 25.156 de competencia argentina que
establece que debe existir una posición de dominio para que la
práctica tenga el carácter de anticompetitiva731.
729
El documento de solicitud de consultas está disponible en el sitio web de la
OMC http://www.wto.org bajo la referencia WT/DS/171/1, del 10 de mayo de
1999.
730
Notification of Mutually Agreed Solution According to the Conditions Set
Forth in the Agreement. 20 de junio de 2002 Documentos núm. WT/DS171/3 WT/DS196/4.
731
Ibidem. Literalmente: “The Governments of the United States and Argentina
have analyzed Argentinean law and regulations, i.e., article 44 of the Law on
Patents and Utility Models No. 24.481, as amended by Law No. 24.572, (Law
457
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
271. El acuerdo alcanzado entre los dos gobiernos tiene un efecto
significativo, ya que, aunque en realidad el texto del artículo 44
está en perfecta concordancia con lo establecido en el artículo 31k
del Acuerdo ADPIC y, por tanto, no se viola ninguno de sus
preceptos, (recordemos que ni el ADPIC ni el CUP establecen el
método para la determinación del carácter anticompetitivo de una
conducta), se restringe la libertad del INPI argentino para
determinar el carácter abusivo de las prácticas y, aunque el texto
legal no lo disponga, será necesario un pronunciamiento de la
autoridad competente de defensa a la libre competencia lo cual
supone analizar el mercado relevante y la cuota de mercado de los
participantes 732.
272. Del texto del acuerdo podemos extractar diferentes
conclusiones. La primera consiste en que, a pesar de no incumplir
No. 24.481) and article 44 of the Regulatory Decree of such law, Annex II,
20/03/96, No. 260 (Decree 260/96), under the provisions of Article 31(k) of the
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS
Agreement). Pursuant to this analysis, Argentina has confirmed that if any of the
situations defining anti competitive practices in article 44 of Law No. 24.481
were found to exist, such a finding will not in and of itself warrant an automatic
determination that a patent owner is engaging in an anti competitive practice.
Pursuant to article 44 of Decree 260/96, in order to justify the granting of a
compulsory license by INPI under this authority where one of these defined
situations is established, a prior decision must have been handed down by the
National Commission on the Defense of Competition (or the body that might
substitute it in the future) analyzing the practice in question based on Law No.
25.156 (Law of Defense of Competition). According to this law, the existence of
an abuse of a dominant position in the market must be established in order for a
practice to be considered anti competitive”.
732
Llama la atención que en este caso no se cumplió con lo establecido en el
Entendimiento de solución de diferencias de la OMC ya que en sus artículos 3.6
y 3.4 se establece que todos los asuntos contemplados en la solución de mutuo
acuerdo deben haber sido planteados en la solicitud de consulta. No obstante,
como mencionamos con anterioridad, la aplicación del artículo 44 de la ley de
patentes y modelos argentina no se contempló en la solicitud de consulta,
documento WT/DS/171/1de solicitud de consultas, cit. supra.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
ningún compromiso internacional, Argentina se vio forzada a
aceptar una modificación, o dicho de otra manera, una
reinterpretación de una norma que establecía un procedimiento
rápido y eficaz para corregir una conducta anticompetitiva, hacia
un procedimiento que deberá tramitarse ante otra entidad y con
unos requisitos más exigentes que los inicialmente pensados, tales
como la definición del mercado relevante y la cuota de mercado de
los participantes en el acuerdo 733.
Algunos autores mencionan la crisis financiera que atravesaba
Argentina en ese momento como un elemento decisivo en la
aceptación de la solución de mutuo acuerdo que puso final a este
asunto 734, pero lo cierto es que el resultado del proceso muestra
como este país al pretender implementar a través de su legislación
interna la posibilidad de imponer una licencia obligatoria contra
prácticas abusivas establecida en el artículo 31k de ADPIC fue
sometido a presiones políticas e incluso fue llevado ante
organismos multilaterales como la OMC 735.
733
Para un completo análisis de este caso véase: DAYA, S. “Argentina-US
Mutually Agreed Solution, Economic Crisis in Argentina and Failure of the
WTO Dispute Settlement System”, en IDEA: The Journal of Law and
Technology, núm.44, 2004, págs. 565-516.
734
NGUYEN, T., Competition law, technology transfer and the TRIPS
agreement. Implication for developing countries, op. cit., pág. 248; DAYA, S.,
“Competition Policy and Abuses in the TRIPS Agreement”, disponible en:
http://ssrn.com/abstract=519962 (última consulta 19/05/2012).
735
Un caso similar al de Argentina en el que se aprecia la preocupación que
surge cuando en un país en vías de desarrollo se somete el ejercicio de los
derechos de propiedad industrial e intelectual al Derecho de la competencia es el
del artículo 55 de la Ley antimonopolio de China de octubre de 2007 que fue
objeto de cuestionamientos ante la OMC por la Unión Europea. Vid. WTO,
Transitional Review Mechanism of China, Communication from the EC,
IP/CW521.
459
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
b)
El Derecho de la competencia en
Brasil y los contratos de transferencia de
tecnología
273. En Brasil, a diferencia de los países andinos y al igual que
Argentina, la institución encargada del registro y defensa de los
derechos de propiedad industrial es diferente de la encargada para
velar por el cumplimiento del derecho a la libre competencia, de
suerte que, como veremos más adelante, aunque el Instituto
Nacional De Propiedad Intelectual, en adelante INPI, es el
encargado del registro de los contratos de transferencia de
tecnología, este órgano no está facultado para rechazar un contrato
por la existencia de cláusulas violatorias del derecho a la libre
competencia.
Ahora bien, esto no siempre fue así. Según la doctrina, es posible
identificar cuatro fases en la evolución de la intervención del
Estado brasileño en los contratos de transferencia de tecnología. La
primera, comprende hasta el año 1958, en la cual hubo una libertad
total para los contratantes; la segunda, comprende desde 1958 hasta
1970 en la cual el Estado interviene en el envío de remesas al
exterior; la tercera, desde 1970 hasta 1988, en la que produjo una
fuerte intervención estatal. En esta fase el gobierno brasileño a
través de la ley 5.648 creó el INPI y le otorgó los poderes de
regulación y vigilancia sobre los contratos de transferencia de
tecnología 736. Cinco años más tarde, en 1975 se expide el acto
normativo 15/75 737 en el cual se establece el catálogo de conductas
que se debían considerar prohibidas en los acuerdos que
736
Ley 5.648, de 11 de diciembre de 1970 que regula el INPI, DOU, del 15 de
diciembre
de
1970,
disponible
en:
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8269, última consulta el día
(última consulta 19/05/2012).
737
Acto normativo núm. 15 de 1975 sobre registro de contratos de transferencia
de tecnología, DOU de 21 de diciembre de 1975, Derogado por el Acto
normativo 135 de 1997 sobre registro de contratos de transferencia de tecnología
y franquicia, DOU de 17de mayo de 1997.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
involucraran una transferencia tecnológica. Finalmente, en la
última etapa, que empezó con la Constitución Federal de 1988 y la
posterior promulgación de las Leyes de propiedad intelectual y la
de defensa de la competencia, se produjo un giro total en el
tratamiento de los contratos que envuelven una transferencia
tecnológica, pasando de una fuerte intervención a una amplia
libertad de los contratantes 738, derogando a través del Acto
normativo 120/93 el anterior Acto normativo 15/75 y reconociendo
el principio de libertad de las partes para realizar contratos,
permitiendo establecer condiciones contractuales sin la injerencia
del INPI 739.
274. Pues bien, la Ley de propiedad intelectual 9.279/96 de
Brasil 740, en el título sexto que regula los contratos de transferencia
de tecnología, solo contiene un artículo, el 211, en el cual se
establece que el registro de estos contratos para efectos de
publicidad ante terceros. Esto nos indica que, al carecer dicha ley
de disposiciones adicionales relacionadas con estos contratos,
tendremos que acudir a la Ley de competencia para encontrar las
normas que regulen la relación de estos contratos con el derecho a
la libre competencia, por consiguiente, al estar derogado el Acto
Normativo 15/75 que contenía el listado de conductas prohibidas
en materia de contratos de transferencia de tecnología, cuando ante
el INPI se solicita el registro de un contrato de este tipo, que
contenga cláusulas que puedan atentar contra la libre competencia
este organismo trasladará el asunto al Consejo Administrativo de
738
En el mismo sentido, SEIXAS CONSELVAN, J. y LOPES FERRARO, A.,
“A intervenção do estado nos contratos de transferência de tecnología” en
Scientia iuris, núm. 13, 2009, pág. 79.
739
EMBAJADA DEL BRASIL EN BUENOS AIRES, “La inversión extranjera
en Brasil”, 2004, pág.106.
740
Ley 9.279/96 de propiedad intelectual de Brasil, DOU del 15 de mayo de
1996.
461
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
defensa económica, en adelante CADE, para que se pronuncie al
respecto 741.
275. La Ley brasileña 8.884/94 de defensa de la competencia 742
facultó al CADE como el organismo competente para ejercer el
control y defensa de la libre competencia económica. Esta ley
consagra en su artículo 21 las conductas que son consideradas
como atentatorias contra el derecho de la libre competencia743, pero
741
EMBAJADA DEL BRASIL EN BUENOS AIRES, “La inversión extranjera
en Brasil”, 2004, pág. 80.
742
Ley núm. 8.884, de defensa de la competencia de 11 de junio de 1994, DOU
17 de junio de 1994.
743
Líteralmente el artículo 21 establece que: “As seguintes condutas, além de
outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos,
caracterizam infração da ordem econômica; 1) fixar ou praticar, em acordo com
concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de
prestação de serviços; 2) obter ou influenciar a adoção de conduta comercial
uniforme ou concertada entre concorrentes; 3) dividir os mercados de serviços ou
produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de abastecimento de
matérias-primas ou produtos intermediários; 4) limitar ou impedir o acesso de
novas empresas ao mercado; 5) criar dificuldades à constituição, ao
funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor,
adquirente ou financiador de bens ou serviços; 6) impedir o acesso de
concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia,
bem como aos canais de distribuição; 7) exigir ou conceder exclusividade para
divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa; 8) combinar
previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou
administrativa; 9) utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços
de terceiros; 10) regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos
para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção
de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à
produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; 11) impor, no comércio de
bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes, preços de revenda,
descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem
de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios
destes com terceiros; 12 ) discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou
serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições
operacionais de venda ou prestação de serviços; 13) recusar a venda de bens ou a
prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e
costumes comerciais; 14) dificultar ou romper a continuidade ou
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
tal como se desprende el texto de la noma, no existe ninguna
disposición específica que haga referencia a los contratos de
transferencia de tecnología, lo cual nos conduce a la misma
situación descrita en los otros países estudiados en este epígrafe, es
decir, será necesario acudir a las conductas generales establecidas
para la defensa del derecho a la libre competencia.
276. No obstante lo anterior, a pesar de no contar con normas
específicas que regulen las conductas prohibidas en los contratos de
transferencia de tecnología y a pesar de ser el CADE el organismo
encargado de la defensa de la competencia, el INPI con cierta
frecuencia, al realizar el registro de los contratos, emite decisiones
basadas en reglas no escritas en virtud de las normas derogadas del
Acto Normativo 15/75 en las que se rechaza el registro del contrato
por considerar que está en contra de la libre competencia
económica. Estas decisiones en palabras de algunos autores, causan
desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de
recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais
injustificáveis ou anticoncorrenciais; 15) destruir, inutilizar ou açambarcar
matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir,
inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los,
distribuí-los ou transportá-los; 16) açambarcar ou impedir a exploração de
direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; 17) abandonar,
fazer abandonar ou destruir lavouras ou plantações, sem justa causa comprovada;
18) vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo; 19) importar
quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja signatário dos
códigos Antidumping e de subsídios do Gatt; 20) interromper ou reduzir em
grande escala a produção, sem justa causa comprovada; 21) cessar parcial ou
totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; 22) reter bens
de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de
produção; 23) subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização
de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à
aquisição de um bem; 24) impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa
o preço de bem ou serviço”.
463
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
gran inseguridad en las partes teniendo en cuenta que dicha
institución no está facultada para emitirlas 744.
Habiendo ya estudiado la forma en que los países receptores de
tecnología abordan el Derecho de la competencia y su relación con
los procesos de transferencia tecnológica es posible sacar una
conclusión fundamental: la evolución que han tenido las normas
reguladoras de los países analizados ha sido homogénea y ha
pasado de un fuerte intervencionismo, manifestado en el requisito
de aprobación previa de las conductas que podían ser consideradas
como atentatorias contra el derecho de la libre competencia, a una
regulación mucho más permisiva en la que en el caso de algunos
países como Argentina, desaparece totalmente de la reglamentación
sobre los contratos de transferencia de tecnología el control sobre
estas conductas, de suerte que el único camino posible será la
aplicación de las normas generales sobre defensa de la
competencia.
277. Como mencionamos anteriormente, esta situación trae consigo
desventajas manifiestas, tales como tener que recurrir a reglas que
están diseñadas para supuestos de hecho en los cuales no está
presente una restricción al Derecho de competencia otorgada por el
Estado, que es lo que en última instancia constituye un derecho de
propiedad industrial e intelectual. Ante esta perspectiva, será labor
del operador jurídico analizar de acuerdo con cada situación
particular si las cláusulas en discusión en realidad presentan un
riesgo para la organización del mercado y, adicionalmente, si con
ellas se rompe el delicado balance entre dos fines del Estado
considerados como esenciales, por una parte el derecho a la libre
competencia económica y, por otro, la promoción de la innovación
a través del sistema de propiedad industrial e intelectual.
744
En el mismo sentido, SEIXAS CONSELVAN, J. y LOPES FERRARO, A.,
“A intervenção do estado nos contratos de transferência de tecnología”, op. cit.,
pág. 82. “Cabe repetir que pronunciamentos da Diretoria de Tecnologia do INPI
sobre direito antitruste e do consumidor causam insegurança nas partes, tendo em
vista o entendimento de que não tem legitimidade para isso”.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
En nuestra opinión, el mencionado papel protagónico que el juez
adquiere en este escenario se aleja de la tradición de Derecho
continental de los países de América Latina y los acerca al sistema
de los Estado Unidos, en donde, tal como estudiamos en su
momento, el ordenamiento positivo establece unos parámetros
generales que serán desarrollados e interpretados por los tribunales
que conozcan del caso concreto 745.
B.
Formalidades y registro de contratos de
transferencia de tecnología en los países de
América Latina
278. Tras haber estudiado la influencia que ejerce el Derecho de la
competencia sobre los contratos de transferencia de tecnología en
los países de América Latina, ahora analizaremos las normas que
regulan las formalidades y el registro de estos contratos a la luz de
los ordenamientos de estos países con el propósito de establecer si
dicha reglamentación cumple la función de otorgar a los
contratantes la seguridad jurídica necesaria en el campo de la
contratación internacional. Por ello, en este epígrafe estudiaremos
las disposiciones correspondientes en la CAN (1) y en el
MERCOSUR (2).
Es preciso recordar que, tal como hemos indicado con anterioridad,
los países de América Latina en su momento optaron por establecer
sistemas de control previo para los contratos de transferencia de
tecnología y uno de los elementos fundamentales de este sistema lo
constituía la inscripción del contrato en un registro de la institución
745
Esta misma conclusión es expuesta por G. CABANELLAS en un informe de
2008 de la OMPI respecto a la legislación argentina de transferencia de
tecnología. CABANELLAS, G., “Propiedad intelectual y libre competencia” en
Reunión regional de directores de oficinas de propiedad industrial y de oficinas
de derecho de autor de América latina, OMPI/JPI/BUE/06/8, 2006, pág. 3.
465
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
encargada de vigilar estos actos. Tal como estudiaremos, mientras
en algunos países desapareció el requisito de la inscripción, en
otros esta o se transformó en un acto voluntario, o bien desapareció
por completo.
1.
Formalidades y registro de los
contratos de transferencia de tecnología en la
CAN
279. Como se examinó en apartados anteriores, en la CAN la
Decisión Andina 291 sobre regulación de capitales extranjeros746
que reemplazó a la Decisión 220 747, se ocupa de regular diferentes
aspectos relacionados con los contratos de transferencia de
tecnología, entre ellos, el registro de estos contratos. Así, en su
artículo 12 la Decisión establece que:
“Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia
técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de
detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las
respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán
registrados ante el organismo nacional competente del
respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la
contribución efectiva de la tecnología importada mediante
la estimación de sus utilidades probables, el precio de los
bienes que incorporen tecnología, u otras formas específicas
de cuantificación del efecto de la tecnología importada”.
746
Decisión Andina 291 de 1991, cit. supra.
El derogado artículo 18 de la Decisión 220 de 1987, cit. supra, establecía:
“Los contratos sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas
deberán ser examinados y sometidos a aprobación y registro cuando fuere el caso
de organismo nacional competente del respectivo país miembro, el cual deberá
evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la
estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorpore en
tecnología u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la
tecnología importada”.
747
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Cada país miembro ha designado el órgano estatal competente para
llevar a cabo el estudio y registro de este tipo de contratos. En
Ecuador la institución encargada de realizar el registro es el
Ministerio de industrias y productividad 748, mientras en Colombia,
el artículo 2 apartado 25 del Decreto 210 de 2003 749 designó al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como institución
encargada de llevar a cabo estas funciones 750, en Bolivia es el
Servicio Nacional De Propiedad Intelectual, SENAPI; y en Perú es
la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras,
CONITE.
280. De acuerdo con el texto de la actual Decisión Andina 291, el
registro de los acuerdos que involucren una transferencia
tecnológica se efectuará a condición que el contrato contenga, al
menos, los siguientes elementos:
“a) identificación de las partes, con expresa consignación de
su nacionalidad y domicilio;
b) identificación de las modalidades que revista la
transferencia de la tecnología que se importa;
c) valor contractual de cada uno de los elementos
involucrados en la transferencia de tecnología;
d) determinación del plazo de vigencia”.
748
Esta competencia estaba atribuida anteriormente al Ministerio de Comercio
Exterior, Industrialización y Pesca en virtud del Decreto Ejecutivo No. 1525,
Registro Oficial 346 de 24 de Junio de 1998.
749
Decreto 210 de 2003, Diario Oficial núm. 45.086 de 3 de febrero de 2003.
750
Inicialmente la competencia de registro estaba en cabeza del Instituto de
Comercio Exterior de acuerdo con el Decreto 259 de 1992.
467
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Una vez que la institución competente verifica que el contrato
contiene estos elementos procederá a su registro automático sin
entrar en valoraciones adicionales, en un plazo establecido por la
legislación interna de cada país miembro 751. Esta situación supuso
un enorme avance respecto a la Decisión 220 que establecía la
obligación de solicitar la aprobación o autorización para celebrar
contratos de importación de tecnología. En efecto, las razones para
este cambio se exponen en la parte considerativa de la Decisión
Andina 291 al sostener las nuevas políticas de inversión extranjera
imperantes en la Subregión hacen indispensable revisar y actualizar
las normas comunitarias aprobadas mediante la Decisión 220 de la
Comisión, con el fin de estimular y promover el flujo de capital y
de tecnologías extranjeras hacia las economías andinas”.
281. La Decisión Andina 291, si bien establece la obligatoriedad
del registro, no se pronuncia acerca de las consecuencias de la falta
de observación de este requisito. Para la realización de esta tesis
doctoral se han utilizado todos los medios al alcance para localizar
decisiones judiciales en los países miembros en los cuales se trate
este tema, sin embargo, los únicos resultados obtenidos, tras
consultar las bases de datos disponibles y los fondos bibliográficos
fueron decisiones que tan solo se centran en los aspectos tributarios
que a continuación se analizan por su especial relevancia para este
trabajo.
En Colombia, debido a la falta de claridad en cuanto al carácter
obligatorio del registro, el propio Ministerio de Comercio Industria
y Turismo zanjó esta discusión en un pronunciamiento de la
Oficina de Asuntos Legales Internacionales, en adelante OALI 752,
en el cual se sostuvo:
751
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE
COLOMBIA, Exportación de servicios y contratos de importación de
tecnología, Bogotá, 2007, pág. 12.
752
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE
COLOMBIA, Oficina de Asuntos Legales Internacionales, OALI-Oficio 263, de
11 de diciembre de 2008.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
“…la parte considerativa de la Decisión Andina 291 señala
claramente que la Comisión de la CAN tuvo como
fundamento para la expedición de la misma que las nuevas
políticas de inversión extranjera imperantes en la Subregión
hacen indispensable revisar y actualizar las normas
comunitarias aprobadas mediante la Decisión 220 de la
Comisión, con el fin de estimular y promover el flujo de
capital y de tecnologías extranjeras hacia las economías
andinas
Por lo tanto, es claro que la Comisión eliminó la obligación
de solicitar aprobación o autorización para celebrar
contratos de importación de tecnología, con el fin de
estimular y promover el flujo de tecnologías extranjeras
hacia los países andinos”.
Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en la Decisión Andina
291 y los pronunciamientos administrativos consultados, el
requisito del registro está dirigido, no a determinar la existencia o
validez de los contratos de transferencia de tecnología, ni la
protección a la parte receptora de la tecnología objeto del acuerdo,
sino a la posibilidad de realizar la deducción de las cargas
tributarias impuestas a los royalties establecidos en los mismos,
tema que analizaremos en el siguiente epígrafe.
282. A nuestro modo de ver, la norma comunitaria debería
establecer una sanción de una mayor severidad, ya que la pérdida
de la oportunidad de llevar a cabo una deducción tributaria puede
conducir a que la parte fuerte de la relación contractual traslade esa
pérdida a la parte receptora con el objeto de no someter su contrato
a control alguno por parte de la entidad competente.
Tras haber analizado el registro establecido como medida de
control del contenido de los contratos, debemos estudiar ahora la
469
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
inscripción de los contratos de licencia en el registro de derechos
de propiedad industrial. En este sentido, la Decisión Andina 486 se
pronuncia acerca de la obligatoriedad del registro para ciertos actos
relacionados con las patentes de invención. El artículo 56 establece:
“Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser
transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda
transferencia de una patente concedida. La falta de registro
ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a
terceros.
A efectos del registro, la transferencia deberá constar por
escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de
una transferencia”.
283. En el texto de esta norma se establece con claridad la
obligatoriedad del registro de la transmisión o cesión y las
consecuencias jurídicas de su falta de observancia, esto es la
inoponibilidad ante terceros. No obstante, aunque en el apartado
siguiente se exige la forma escrita, tal requisito de acuerdo con la
norma es “a efectos del registro”, por lo tanto, para lograr los fines
de publicidad que otorga el registro y no para su existencia. Nótese
entonces la diferencia existente entre esta disposición y las normas
del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos analizadas con
anterioridad, en donde la forma escrita se tenía como un elemento
esencial del contrato de cesión o de un acto que implicara la
transferencia del derecho de dominio sobre la patente.
Respecto del contrato de licencia, la Decisión dispone en el artículo
57 que:
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
“El titular de una patente concedida o en trámite de
concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la
explotación de la invención respectiva. Deberá registrarse
ante la oficina nacional competente toda licencia de
explotación de una patente concedida. La falta de registro
ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de
una licencia”.
Tal como se desprende de la lectura de estas normas, la Decisión
486 no hace diferenciación en cuanto a si se trata o no de un
contrato en el cual se pacta la transferencia de derecho de dominio
y, por tanto, la Decisión estableciendo el mismo tratamiento para
los contratos de licencia y cesión.
284. De lo anterior se puede inferir que para concluir que, a
diferencia del sistema de Estados Unidos, en el sistema de la CAN
la protección otorgada por el registro a las partes participantes en
un contrato de licencia está claramente definida. Esta es una
herramienta fundamental para la protección de la parte receptora de
la tecnología objeto del contrato, puesto que, bien al observar el
deber de diligencia de verificar el estado de la patente en el
registro, será suficiente para saber si existen otros licenciatarios, la
condición de exclusividad o no de ellos y, en fin, la titularidad de la
patente objeto del contrato.
2.
Formalidades y Registro de los
contratos de transferencia de tecnología en
los países del MERCOSUR
285. Teniendo una visión general del tratamiento que otorga la
CAN al registro de los contratos de licencia de tecnología,
471
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
abordaremos a continuación el estudio de este tema desde la óptica
de algunos países integrantes del MERCOSUR, ya que no existen
normas de carácter supranacional que se ocupen de este tema en
este sistema de integración.
a)
El registro de contratos de
transferencia de tecnología en
Argentina
286. En Argentina, al igual que en el sistema de la CAN, en su
momento se adoptó el sistema de control previo de los contratos de
transferencia de tecnología y actualmente la Ley 22.426 de 1981
sobre transferencia de tecnología 753se encarga de regular diferentes
aspectos de este tipo de contratos. en. En su artículo 3 la ley
establece que los contratos de transferencia de tecnología se
registrarán a título informativo. En este punto, encontramos una
aparente diferencia con el régimen de los países andinos, puesto
que en la Decisión Andina 291 y en las leyes internas de los países
miembros que la desarrollan, se consagra la obligación de llevar a
cabo el registro de los contratos que envuelvan una transferencia
tecnológica 754. Sin embargo, esta aparente diferencia se desvanece,
toda vez que, posteriormente, en el artículo 9 se establece la
consecuencia de la no observancia del requisito del registro al
disponer:
“La falta de aprobación de los actos jurídicos mencionados
en el articulo 2 o la falta de presentación de aquellos
753
Ley 22.426 sobre transferencia de tecnología y Decreto reglamentario
580/1981, ambos publicados en el Boletín Oficial núm. 24.633 de 23 de marzo
de 1981.
754
Aunque la norma establece el registro como obligatorio, las interpretaciones
posteriores y decisiones administrativas han indicado que la ausencia del
requisito del registro solo traerá como consecuencia la pérdida de beneficios
fiscales.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
contemplados en el artículo 3, no afectarán su validez pero
las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser
deducidas a los fines impositivos como gastos por el
receptor y la totalidad de los montos pagados como
consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta
del proveedor”.
De acuerdo con la disposición anteriormente trascrita, la única
consecuencia que se presenta al no registrar un contrato de
transferencia de tecnología ante la autoridad competente es la
pérdida de la posibilidad de deducir los pagos realizados al titular
de los derechos de las ganancias obtenidas por el receptor de la
tecnología objeto del contrato.
287. Ahora bien, en el artículo 37 de la Ley de patentes y modelos
de Argentina, se establece que el registro del contrato de cesión
tendrá como fin otorgarle oponiblilidad ante terceros, de suerte que
encontramos una coincidencia con los países de la CAN en cuanto
a la importancia que se otorga al registro para fines de publicidad,
pero nada se contempla con relación al contrato de licencia u otras
formas contractuales.
b)
El registro de contratos de
transferencia de tecnología en Brasil
288. En Brasil, como mencionamos en líneas anteriores,
actualmente la Ley 9.279/96 de propiedad intelectual 755 es la
encargada también de regular la propiedad industrial. En el artículo
211 de esta ley se establece que el INPI será la institución
encargada de realizar el registro de los contratos de transferencia de
tecnología, sin embargo, deja muy claro que el mencionado registro
755
Ley 9.279/96 de propiedad intelectual de Brasil, cit. supra.
473
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
solamente tendrá efectos en relación a terceros 756. En efecto, al
igual que en los países andinos y en Argentina, el requisito del
registro de los contratos de transferencia de tecnología, lejos de
estar establecido como un mecanismo de control, tiene propósitos
eminentemente fiscales, por esta razón, algunos autores han
considerado que el INPI ha pasado de cumplir un papel de
intervención, a ser en la actualidad un órgano simplemente
registral 757.
El Acto normativo 135/97 desarrolla lo establecido en el artículo
211 de la ley de propiedad intelectual y es el encargado de regular
el registro de los contratos de transferencia de tecnología ante el
INPI. En su artículo 3 el mencionado Acto normativo enuncia los
elementos mínimos que debe observar un contrato de este tipo para
acceder al registro: El objeto del contrato, la remuneración pactada,
es decir los royalties a pagar y, la vigencia del mismo 758.
El mencionado registro ante el INPI tiene tres propósitos
fundamentales:
1. otorgar validez ante terceros;
2. autorizar la remesa de pagos de los respectivos royalties;
y
3. permitir las respectivas deducciones del impuesto a las
ganancias por beneficiario de la tecnología, como costos
operacionales.
756
El artículo 211 de la Ley de propiedad intelectual de Brasil establece
textualmente: “O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência
de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em
relação a terceiros”.
757
SEIXAS CONSELVAN, J. y LOPES FERRARO, A., “A intervenção do
estado nos contratos de transferência de tecnología”, op. cit., pág. 80.
758
Acto normativo 135/97, artículo 3 indica literalmente: “Os contratos deverão
indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de
vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e
condições da contratação”.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Como se puede observar, la importancia fundamental de este
trámite de registro se centra básicamente en el aspecto económico,
específicamente en el fiscal, situación que ya habíamos anotado en
los otros países receptores de tecnología examinados.
289. De lo anteriormente estudiado podemos concluir que el
registro que se establece en todos los países receptores de
tecnología, lejos de estar diseñado como un mecanismo de defensa
y seguridad jurídica para las partes intervinientes, está dirigido a
cumplir propósitos meramente fiscales. Esto se desprende de la
falta de obligatoriedad del registro y de las consecuencias que se
derivan de la ausencia de este trámite.
En cuanto a la eficacia del registro para oponibilidad de los actos
registrados ante terceros, podemos en este punto de nuestro trabajo
establecer las similitudes y diferencias existentes entre los
diferentes tipos de países analizados. En cuanto al contrato de
cesión, en los países examinados encontramos que existe una
unidad en cuanto al requisito de la forma escrita y la eficacia del
registro para oponibilidad ante terceros. Las diferencias radican
entonces en el tratamiento que se otorga a los contratos de licencia.
Así en el sistema legal de los Estados Unidos, se aprecia un bajo
nivel de protección al licenciatario, debido a que, por una parte, no
existe el requisito de la forma escrita, lo que dificulta la prueba de
la existencia del contrato y, por otra, la falta de oponibilidad ante
terceros del registro de una licencia. Sin embargo, en los países
receptores de tecnología la situación es diametralmente diferente.
Por un lado, la forma escrita está presente en el texto de la Decisión
Andina como un requisito para su existencia y, por otro lado, en
cuanto a la oponibilidad de terceros mediante el acto de registro se
establece una equiparación entre el contrato de licencia y el de
cesión.
475
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Después de haber analizado la reglamentación de los países de
América Latina en relación con el registro y formalidades de los
contratos de transferencia de tecnología, a continuación, para seguir
el iter lógico de esta investigación, nos corresponde analizar las
normas de inversión extranjera en estos países.
C.
Las normas de inversión extranjera en
América Latina que afectan los contratos de
transferencia de tecnología
290. La inversión extranjera ha sido reconocida tradicionalmente
como uno de los canales más importantes para llevar a cabo los
procesos de transferencia de tecnología hacia países en vías de
desarrollo. De acuerdo con un estudio de la UNCTAD, la gran
mayoría de las inversiones directas extranjeras en el campo
tecnológico se encuentran en pocos países, sobre todo en países de
Asia y el Pacífico, como Singapur, Indonesia, Malasia y, por
supuesto, China. En el ámbito latinoamericano, durante la década
pasada la inversión se concentró en Brasil, Argentina y México,
que en conjunto representaron un 62% del total de la inversión
extranjera en la región 759, pero en los últimos años (2009- 2010)
Colombia y Chile superaron a México que se vio relegado a un
quinto lugar 760.
Es necesario tener en cuenta que la inversión extranjera no es un fin
en sí mismo considerado, sino que supone un medio para, además
de obtener un provecho económico, alcanzar el desarrollo, de
759
CORREA, C., “Technology transfer in the WTO agreements”, op. cit., pág.
442.
760
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
CEPAL, “América Latina y el Caribe: Corrientes de inversión directa en el
exterior, 2009 y 2010”, en Comunicado de prensa, Unidad de información
pública e internet, 2011, disponible en: http://www.cepal.org (última consulta
19/05/2012).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
suerte que los Estados invierten esfuerzos y recursos para crear
condiciones que atraigan este tipo de inversión 761. A continuación
veremos la forma en que diferentes países con el carácter de
receptores de tecnología han establecido disposiciones
encaminadas a regular este tema. Empezaremos el estudio con las
normas de inversión extranjera de la CAN (1), haciendo una
espacial mención a Colombia (2) y, finalmente analizaremos las
normas del MERCOSUR (3).
1.
Las normas de inversión extranjera
sobre contratos de transferencia de
tecnología en la CAN
291. En la CAN desde sus orígenes se vinculó la represión de las
prácticas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología
con la inversión extranjera. Esta afirmación encuentra su sustento
en el hecho de que tan solo un año después de su creación, la CAN
adoptó la Decisión Andina 24 en la que establecía la evaluación
previa de los contratos de licencia y otras formas contractuales que
involucraran una transferencia tecnológica y que tenía como
propósito fundamental evitar la existencia de cláusulas de amarre
(tying), con las que los productores de tecnología pudieran imponer
al receptor restricciones en los campos de aplicación, provisiones
exclusivas, obligaciones de aceptar tecnologías no útiles o
periféricas, además de otros aspectos para racionalizar el pago de
royalties y su remisión al país de origen 762.
761
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2009,
Santiago de Chile, United Nations Publications, 2010, pág. 49.
762
El texto de la Decisión disponía en su artículo 20.- “Los Países Miembros no
autorizarán la celebración de contratos sobre transferencia de tecnología externa
o sobre patentes que contengan: 1. Cláusulas en virtud de las cuales el suministro
de tecnología lleve consigo la obligación, para el país o la empresa receptora, de
adquirir una fuente determinada bienes de capital, productos intermedios,
477
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
292. Las normas contenidas en esta Decisión tenían dos fines
fundamentales: el primero consistía en restringir las prácticas
abusivas que afectaban a los países en desarrollo en el acceso a
tecnología a través de contratos que involucraran derechos de
propiedad industrial y, el segundo, era la creación de las
condiciones necesarias para llevar a cabo una mejor asimilación y
adaptación de tecnologías con miras a hacerlas compatibles con las
necesidades de las realidades económicas y sociales del país
receptor. La Decisión 24 fue sustituida por la Decisión 220 de 1987
que, aunque tuvo cambios sustanciales referentes al tratamiento de
capitales extranjeros, conservó las mismas conductas prohibidas
establecidas por su antecesora.
293. Actualmente la Decisión Andina 291 de 1991 sobre inversión
extranjera 763 es la encargada de regular la inversión extranjera. En
su capítulo IV la Decisión se ocupa de la importación de tecnología
y en el artículo 14 establece un listado de cláusulas que deben ser
prohibidas en un contrato de importación de tecnología 764. Se
puede en este punto observar la diferencia en el tratamiento de la
materias primas u otras tecnologías de utilizar, permanentemente, personal
señalado por la empresa proveedora de tecnología. En casos excepcionales, el
país receptor podrá aceptar cláusulas de esta naturaleza para la adquisición de
bienes de capital, productos intermedios o materias primas, siempre que su
precio corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional; 2.
Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología se reserve el
derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren
con base en la tecnología respectiva; 3. Cláusulas que contengan restricciones
referentes al volumen y estructura de la producción; 4. Cláusulas que prohíban el
uso de tecnología competidoras; 5. Cláusulas que establezcan opción de compra,
total o parcial, a favor del proveedor de la tecnología; 6. Cláusulas que obliguen
al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos a mejoras que
se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología; 7. Cláusulas que obliguen a
pagar royalties a los titulares de los patentes por patentes no utilizadas; y 8. Otras
Cláusulas de efecto equivalente”.
763
Decisión Andina 291 de 1991, cit. supra.
764
RODRÍGUEZ DEVIS, J. M., La gestión de la tecnología. Elementos
fundamentales y transferencia de tecnología entre la Universidad y la empresa,
Bogotá, Universidad Nacional, 2002, pág. 324.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
reglamentación sobre los contratos que involucran una
transferencia tecnológica entre los países desarrollados y los países
en vía de desarrollo que habíamos anotado anteriormente, en
donde, a diferencia de los países Andinos, los países desarrollados
regulan estos contratos a través de la óptica del Derecho de la
competencia económica.
La Decisión Andina 291 se ocupa de la regulación del tratamiento
de diversos temas relacionados con los contratos de transferencia
de tecnología en la CAN. Habiendo analizado ya en esta
investigación las conductas que pueden afectar el derecho a la libre
competencia económica en el marco de estos acuerdos y la
obligación del registro de los mismos, ahora nos corresponde
estudiar el tratamiento que se otorga a los aspectos económicos de
los contratos que involucran una transferencia tecnológica a través
de derechos de propiedad industrial e intelectual.
294. Es necesario tener en cuenta que el alcance de la integración
de los países miembros de la CAN no cubre los aspectos fiscales y
tributarios, en otras palabras, los instrumentos comunitarios están
diseñados para fijar parámetros que serán desarrollados por cada
una de las legislaciones internas. En cumplimiento de este modelo
encontramos el artículo 15 de la Decisión Andina 291 que
establece:
“Artículo 15: Las contribuciones tecnológicas intangibles,
en la medida en que no constituyan aportes de capital, darán
derecho al pago de regalías, de conformidad con la
legislación de los Países Miembros”.
Conforme a lo anterior, cada país integrante de este bloque de
integración ha desarrollado individualmente la forma en que se
regulan los aspectos económicos y fiscales de los acuerdos que
involucran una transferencia tecnológica.
479
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
2.
Las normas de inversión extranjera
sobre contratos de transferencia de
tecnología en Colombia
295. En Colombia, gracias al reciente descubrimiento de
importantes recursos mineros y petrolíferos, la inversión extranjera
y, con ella, los procesos de transferencia tecnológica se han
concentrado en su mayoría en el sector de hidrocarburos, pero en
similar medida se ha visto crecer la inversión en el sector de la
manufactura. En este último sector es en donde se ha desarrollado
de una forma más activa la suscripción de contratos de
transferencia de tecnología 765.
Como mencionamos anteriormente, en Colombia la función de
registro de los contratos de transferencia de tecnología se encuentra
a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero su
carácter obligatorio fue un asunto controvertido por mucho tiempo.
Por ello la Dirección de impuestos y aduanas nacionales, en
adelante DIAN, estableció 766:
“Mediante la Decisión 291 de la Comunidad Andina y
Decreto 259 de 1992, se estableció el régimen común de
tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas,
patentes, licencias y regalías, para cual sustituyó la Decisión
220 con el fin de buscar una mayor eficiencia y
competitividad de las economías, mediante la liberalización
y apertura del comercio y de la inversión internacional, en
la línea de los intereses de nuestros países y, la implantación
de una racionalidad económica fundada en la iniciativa
765
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2009,
op. cit., pág. 34.
766
Concepto del la Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia,
DIAN núm. 016676 de marzo 22 de 2005.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
privada, en la disciplina fiscal y un estado redimensionado y
eficaz.
Se hace necesaria la inscripción del contrato ante la
autoridad competente para efectos de considerar procedente
la deducción por importación de tecnología, marcas y
patentes aún cuando se haya cambiado la denominación del
organismo competente para dar cumplimiento a la
obligación”.
El concepto de la DIAN 767 fue objeto de una demanda de nulidad
ante el Consejo de Estado colombiano, órgano encargado de
control la legalidad de las actuaciones administrativas, que fue
resuelta en una reciente sentencia de julio de 2011 768. A
continuación exponemos los antecedentes de hecho de este caso:
Antecedente jurisprudencial a analizar:
El demandante plantea que la no observancia del
requisito del registro de un contrato de transferencia
de tecnología no conlleva la sanción de nulidad del
767
Concepto 016676 de 22 de marzo de 2005 de la Dirección de impuestos y
adunas nacionales, DIAN. El apartado objeto de la demanda comentada es el
siguiente: “… Así las cosas, la deducción por concepto de royalties u otros
beneficios originados en contratos sobre importación al país de tecnología y
sobre patentes y marcas, de que trata el artículo 67 del Decreto Reglamentario
187 de 1975, respecto a la forma de demostrar, entre otros aspectos, la existencia
del contrato y su autorización por parte del organismo oficial competente, debe
entenderse que se suple por el registro ante la entidad correspondiente de
conformidad a la Decisión 291 de la CAN y el artículo 1º del Decreto 259 de
1992, sin perjuicio de presentar la autorización cuando así lo haya determinado
el Consejo Superior de Comercio Exterior”.
768
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección cuarta,
julio 28 de 2011. Referencia núm. 11001-03-27-000-2009-00040-00-17864,
disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 05/05/2012).
481
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
mismo, sino la imposibilidad de llevar a cabo la
deducción por concepto de royalties u otros beneficios
originados en contratos. El consejo de Estado en este
auto no otorga la suspensión provisional, pero
sostiene que las cuestiones de fondo serán tratadas en
la sentencia, que en el momento de la redacción de
esta tesis doctoral no ha sido publicada.
En la sentencia que puso fin a este caso, el Consejo de Estado
confirmó el concepto de la DIAN en el sentido de considerar el
registro de los contratos de transferencia de tecnología como un
requisito necesario para la obtención de los beneficios fiscales
establecidos en la legislación tributaria.
296. En Colombia, al igual que en los otros países de la región, los
pagos realizados en virtud de un contrato de transferencia de
tecnología se encuentran sujeto a cargas impositivas establecidas
por la autoridad fiscal. El estatuto tributario colombiano 769
establece en su artículo 408 que:
“En los casos de pagos o abonos en cuenta por concepto de
intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos,
compensaciones por servicios personales, o explotación de
toda especie de propiedad industrial o del "know-how",
prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica,
beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria,
artística y científica, la tarifa de retención será del treinta y
cinco por ciento (35%) del valor nominal del pago o abono.
PARÁGRAFO. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier
concepto que constituyan ingreso gravado para su
769
El Estatuto tributario es un compendio de normas que rigen el sistema fiscal
en Colombia a través del Decreto 624 de 1989 que compiló las disposiciones
tributarias nacionales vigentes con categoría de ley o que dada su trascendencia
fueron incluidas en dicho ordenamiento.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
beneficiario y este sea residente o se encuentre constituido,
localizado o en funcionamiento en paraísos fiscales, que
hayan sido calificados como tales por el Gobierno
colombiano, se someterán a retención en la fuente por
concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a
la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) sin perjuicio de
la aplicación de la retención en la fuente por concepto de
impuesto de remesas 770, a la tarifa del siete por ciento (7%),
salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3 de la
presente ley”.
297. En este orden de ideas cabe preguntarse cuáles son los
beneficios fiscales referidos en el concepto de la DIAN
mencionado anteriormente. El Estatuto tributario dispone en su
artículo 123 que:
“Si el beneficiario de la renta fuere una persona natural
extranjera o una sucesión de extranjeros sin residencia en el
país, o una sociedad u otra entidad extranjera sin domicilio
en Colombia, la cantidad pagada o abonada en cuenta sólo
es deducible si se acredita la consignación del impuesto
retenido en la fuente a título de los de renta y remesas 771,
según el caso y, cumplan las regulaciones previstas en el
régimen cambiario vigente en Colombia”.
298. De todo lo examinado anteriormente podemos concluir que al
receptor de la tecnología se le concede el beneficio de descontar del
monto de sus ganancias los pagos realizados por concepto de
royalties. En nuestra opinión, antes que estar en presencia de un
sistema legal encargado de incentivar el acceso a nuevas
770
Sobre el impuesto complementario de remesas, debe tenerse en cuenta que
éste se eliminó a partir del año 2007 mediante el artículo 78 de la Ley 1111 de
2006, publicada en el Diario Oficial núm. 46.494 de 27 de diciembre de 2006.
771
Ibidem.
483
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
tecnologías, pareciese que en el sistema colombiano se imponga un
castigo a aquellos que no surtan el trámite del registro, puesto que
no podrán demostrar al fisco que se han llevado a cabo pagos al
titular de los derechos protectores de la tecnología transferida.
3.
Las normas de inversión extranjera en
los países del MERCOSUR
299. En cuanto al otro bloque de integración suramericano
analizado, el MERCOSUR, es necesario tener en cuenta que no
existe una reglamentación común a todos los miembros, por tanto,
se deberá acudir a la legislación interna de los países que
conforman este bloque con el fin de establecer las normas de
inversión extranjeras aplicables a los contratos internacionales de
licencia y otras figuras contractuales que involucren una
transferencia tecnológica. A estos efectos a continuación
analizamos las normas de inversión extranjera de Argentina (a) y
Brasil (b).
a)
Las normas de inversión
extranjera sobre contratos de
transferencia de tecnología en
Argentina
300. Como mencionamos en el epígrafe anterior, El Decreto
1853/93 dispone que los contratos de tecnología solamente se
registrarán con fines informativos 772 y, a sea que se realicen entre
compañías independientes o entre partes vinculadas; no obstante
este registro constituye un requisito indispensable para la
deducción impositiva de los pagos y para la aplicación de los
772
Decreto Reglamentario y Ordenatorio1853/93, B.O. 30 de marzo de 1981,
disponible
en:
http://www.inpi.gov.ar/templates/transftec_instructivol.asp,
(última consulta 19/05/2012).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
acuerdos para evitar la doble imposición, esto es, el requisito del
registro tiene una finalidad eminentemente fiscal. En efecto, en la
ley 20628/97 773 establece que:
“Artículo 93.- Cuando se paguen a beneficiarios del exterior
sumas por los conceptos que a continuación se indican, se
presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario:
a) Tratándose de contratos que cumplimentan debidamente
los requisitos de la Ley de Transferencia de Tecnología al
momento de efectuarse los pagos:
1. El 60% de los importes pagados por prestaciones
derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o
consultoría que no fueran obtenibles en el país a juicio de la
autoridad competente en materia de transferencia de
tecnología, siempre que estuviesen debidamente registrados
y hubieran sido efectivamente prestados.
2. El 80% de los importes pagados por prestaciones
derivadas en cesión de derechos o licencias para la
explotación de patentes de invención y demás objetos no
contemplados en el punto 1 de este inciso.
En el supuesto de que, en virtud de un mismo contrato se
efectúen pagos a los que correspondan distintos porcentajes,
de conformidad con los puntos 1 y 2 precedentes, se
aplicará el porcentaje que sea mayor”.
301. Para entender el beneficio otorgado por este artículo es
necesario remitirnos al artículo anterior de la misma ley en el que
se dispone que para cualquier pago realizado a una persona natural
o jurídica domiciliada en el exterior sea necesario realizar una
773
Ley 20628 de 1997 de impuestos a las ganancias, B.O. 6 de agosto de 1997,
disponible en: http://biblioteca.afip.gov.ar (última consulta 18/05/2012).
485
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
retención que será pagada después al fisco argentino equivalente al
35% de la ganancia neta declarada.
Son claras las ventajas económicas que traen consigo el registro del
contrato ante el INPI, ya que, desde el punto de vista del titular de
los derechos protectores de la tecnología transferida, disminuirá la
base gravable de los royalties a pagar, por ejemplo, hasta el 60%
del importe a pagar para el caso de contratos que involucren un
know how, al que posteriormente se realizará la retención del 35%.
De la misma manera, el receptor de la tecnología estará interesado
en el registro al poder beneficiarse de la deducción del pago
realizado en relación con sus obligaciones fiscales.
b)
Las normas de inversión
extranjera sobre contratos de
transferencia de tecnología en Brasil
302. En Brasil, los contratos de transferencia de tecnología deben
ser registrados, como ya estudiamos, ante el INPI y,
posteriormente, deben ser registrados ante el Banco Central con el
fin de hacer posible el pago de los royalties en virtud de lo
establecido en la Ley 4.506 de 1964 sobre el envío de remesas al
extranjero 774. En esta Ley se dispone que el pago de la tecnología
que será transferida o que se refiere a contratos de transferencia de
tecnología está sujeto a una retención del 15% de impuesto a las
ganancias, pero, al igual que en Colombia, con el fin de luchar
contra la frecuente práctica de la evasión a través de paraísos
fiscales se establece que en caso de que los pagos sean realizados
en favor de personas jurídicas residentes o domiciliadas en estos
lugares, la retención de impuesto sobre las ganancias será del 25%.
774
Ley núm. 4.506 de 30 de noviembre de 1964 sobre envío de remesas al
extranjero, DOU de 17 de julio de1964.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Por otra parte, la Ley núm. 10.168/00 impuso a los royalties la
obligación de pagar la “Contribución por intervención en el
Dominio Económico”, denominada “CIDE”, a una tasa equivalente
al 10%. Esta contribución fue diseñada con el fin de estimular el
desarrollo tecnológico del país. La CIDE puede ser tomada como
crédito y compensada en futuros pagos de la misma contribución,
en niveles progresivamente reducidos hasta el año 2013.
Una de las diferencias fundamentales de los dos tributos radica en
el sujeto al que están dirigidas, puesto que la retención del
impuesto a las ganancias de 15%, comentado anteriormente deberá
ser sufragado por la parte beneficiada con el pago, a saber por el
titular de los derechos protectores de la tecnología, mientras el 10%
pagado a título de CIDE es una obligación exclusiva de la parte
receptora. Ahora bien, en Brasil, al igual que en los otros países de
la región, se conceden beneficios tributarios derivados del registro
de los contratos de transferencia de tecnología, pero es condición
fundamental para ser acreedor de estos beneficios el registro ante el
INPI 775. En relación con el impuesto a las ganancias, los royalties
pagados en virtud del contrato, la legislación tributaria brasileña
establece que pueden ser objeto de deducción como gastos
operacionales con la expresa condición de que el objeto del
contrato sea necesario para desarrollar las actividades de la
empresa 776. Esta deducción varía entre el 1% para las licencias de
775
Ver el Decreto 3.000/99 de 26 de marzo de 1999, DOU de 29 de marzo de
1999 que establece textualmente en su artículo 355: “A dedutibilidade das
importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou
royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas,
bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia
(assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou
serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do
respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições
pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”.
776
Parecer normativo coordenação do sistema de tributação nº 58, de 19 de
agosto de 1976, DOU de 1 de octubre de 1976: Não serão dedutíveis, assim, os
487
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
marcas y el 5% en el caso de licencia de patentes, de acuerdo con el
Decreto 3.000/99 777, dependiendo de la importancia que el
producto patentado reviste para la economía brasileña.
303. De acuerdo con lo visto anteriormente las normas tributarias y
cambiarias son un elemento determinante en la política de
innovación de los países receptores de tecnología, puesto que van a
determinar la competitividad del país frente a otros países en
similar condición al establecer condiciones favorables para los
inversionistas extranjeros que estén dispuestos a transferir sus
conocimientos tecnológicos.
Los beneficios tributarios están íntimamente ligado con el registro
de los contratos de transferencia de tecnología ante las autoridades
competentes, puesto que, tal como se estudió en el epígrafe
anterior, la concesión de dichos beneficios está supeditada a su
registro. Esta fórmula parece ser la más recurrida en la región, pero
el nivel de control ejercido al momento de la realización de este
trámite depende en gran medida de las políticas gubernamentales
relacionadas con la creación de un clima propicio para la atracción
de inversión extranjera.
Así, por ejemplo, desde el punto de vista tributario y cambiario,
resultará más atractivo para un inversionista extranjero que esté
considerando desarrollar diferentes mercados y que quiere ser
sujeto de los beneficios fiscales otorgados por el Estado,
incursionar en el mercado argentino, debido a que los controles al
contrato son escasos y los beneficios fiscales altos, contrario a lo
que acontece en Colombia en donde se realizará un control del
contenido del contrato por las autoridades encargadas del registro.
Este afán por crear las condiciones propicias para los titulares de
royalties devidos por direitos inúteis ao exercício da empresa, como, por
exemplo, por patentes cujo conteúdo seja tecnologia diversa da que a indústria
em causa necessite; não serão dedutíveis, também, os pagamentos por direitos
inexistentes, já extintos ou ainda não concedidos
777
Decreto 3.000/99, cit. supra.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
los derechos que protegen la tecnología ha llevado a que exista
cierta competencia entre los países de la región, manifestada en la
creación de incentivos tributarios y cambiarios que facilitan los
trámites y formalidades a las que debe someterse las partes
intervinientes en un contrato de transferencia de tecnología y el
progresivo desmonte de las instancias reguladoras y fiscalizadoras
de este tipo de contratos.
304. La situación arriba mencionada supone un riesgo inherente al
desarrollo del libre mercado en el contexto de una economía
globalizada consistente en otorgar una amplia libertad a los
contratantes en perjuicio de los intereses de los receptores de
tecnología que, tal como hemos visto a lo largo de esta tesis
doctoral, en la mayoría de los casos constituyen la parte débil de la
relación contractual.
Por otra parte, a nuestro juicio, el sistema de incentivos fiscales o
tributarios que se otorgan a los contratos de transferencia de
tecnología cumpliría su función de someter el contrato al registro y
posible estudio en los casos de transferencia intrafirm, esto es,
aquella que se lleva a cabo entre empresas principales y
subsidiarias, ya que en este caso será provechoso para el receptor
obtener los beneficios tributarios, no obstante, si estamos en
presencia de una transferencia tecnológica entre empresas o
personas que no se encuentren vinculadas, las consecuencias de no
registrar el contrato afectan solamente a la parte receptora de la
tecnología, ya que es quien directamente sufriría los efectos
económicos derivados de la imposibilidad de deducir los costes
originados por el pago de royalties y adicionalmente, se corre el
riesgo de generar situaciones de potencial incumplimiento
contractual al dificultarse el envío de los pagos debidos al exterior.
489
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
IV. Eficacia de los contratos internacionales
de transferencia de tecnología en los países de
América Latina
305. Tras haber realizado el análisis de las normas sustanciales que
ejercen una directa influencia en los contratos de transferencia de
tecnología en América Latina, vamos a centrar esta parte de la
investigación en la eficacia de las decisiones dictadas por tribunales
ordinarios o arbitrales extranjeros en estos países. Este estudio tiene
como fundamento el hecho de que, ya que como mencionamos, en
la mayoría de los contratos de transferencia de tecnología
analizados se cuenta con cláusulas de elección de foro, de suerte
que las decisiones dictadas en casos que involucren estos contratos
deberán ser en muchos casos objeto de reconocimiento en los
países receptores de tecnología. Por esta razón, no ha sido objeto de
estudio en esta investigación el reconocimiento de decisiones
judiciales o arbitrales en los países productores de tecnología, ya
que, de acuerdo con lo aquí expuesto, las decisiones sobre las
controversias serán tomadas en su propio foro.
Para llevar a cabo este estudio se analiza, en primer lugar, el
control de la aplicación de las normas imperativas del Estado donde
se pretende obtener el reconocimiento, tanto en sede judicial (A),
cuanto arbitral (B).
A.
Control de la aplicación de las normas
imperativas del Estado de acogida: sede
jurisdiccional
306. Como hemos sostenido anteriormente, este trabajo de
investigación ha demostrado que la mayor parte de los contratos de
licencia y otras figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo la
transferencia de tecnología poseen cláusulas de elección de foro a
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
favor de los tribunales bien ordinarios o bien arbitrales de países
productores de tecnología, de suerte que una vez se cuente con una
sentencia o un laudo arbitral es necesario en muchos casos acudir a
otro Estado para surtir el trámite de reconocimiento y
eventualmente la ejecución la sentencia o laudo. En efecto, a pesar
de la creciente importancia de la globalización, es necesario
recordar que las decisiones judiciales dictadas por las autoridades
de un Estado poseen una eficacia restringida al territorio en el que
dicha autoridad posee potestad jurisdiccional que constituye una de
las manifestaciones de la soberanía del Estado. En este sentido es
perfectamente posible que con el mismo contenido fáctico se
encuentren sentencias contradictorias dependiendo del país en el
que los tribunales han conocido del caso 778.
En este apartado estudiaremos la forma y los requisitos exigidos
por el Estado de acogida para reconocer una sentencia o laudo
arbitral dictado por una autoridad extranjera en relación con los
contratos internacionales de transferencia de tecnología. Para ello,
es necesario recordar que, desde la perspectiva teórica, existen dos
sistemas generales para otorgar validez a las decisiones judiciales
emitidas por una autoridad judicial extranjera. El primero es el
sistema conflictual de validez extraterritorial de decisiones y el
segundo es el sistema procesal de validez extraterritorial de
decisiones. Este último sistema se aplica en la mayoría de países
entre ellos los de América Latina 779.
307. Con el fin de reconocer las decisiones extranjeras en el país de
acogida se ha establecido la figura del exequátur que hace más de
un siglo A. WEISS explicaba como la decisión por la cual la
autoridad judicial reviste de la fórmula de ejecutoria a una
sentencia extranjera y presta a dicha sentencia sobre el territorio del
778
CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho
Internacional Privado, vol. I, op. cit., pág. 456.
779
Ibid. pág. 459.
491
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Estado en cuyo nombre administra justicia el concurso de la ley y
el apoyo de las autoridades 780. Es de resaltar que la finalidad de
esta figura consiste en determinar si una decisión extranjera puede
ser considerada como sentencia nacional con efectos de cosa
juzgada para, posteriormente, iniciar los trámites de su ejecución,
no obstante, tal reconocimiento deberá ser de forma idéntica a
como ha sido dictada tal decisión, toda vez que no podrá ser objeto
de modificación por las autoridades judiciales del país de
acogida 781.
a)
El
reconocimiento
de
sentencias extranjeras en Colombia
308. Aunque el reconocimiento de sentencias extranjeras en
Colombia ha tenido una evolución legislativa que no ha sido
paralela a la de los laudos arbitrales, es necesario aclarar que en las
últimas décadas, gracias al incremento de los intercambios
comerciales internacionales dicha evolución se ha reflejado en un
tratamiento más acorde con los parámetros internacionales. La
primera norma que estableció el procedimiento para el
reconocimiento fue el Código de procedimiento civil 782. En el
artículo 693 de este Código se combinan el factor de la
reciprocidad diplomática con el de la legislativa, al disponer que las
780
WEISS, A., Traité théorique et pratique de droit international privé, Paris, L.
Larose & Forcel, 1892, pág. 18.
781
MONROY CABRA, M. G., Tratado de Derecho Internacional Privado, op.
cit., pág. 342.
782
Aunque los artículos del Código de procedimiento civil (Decreto 1400 de
1970, Diario Oficial núm. 33.150 de 21 de septiembre de 1970) son las normas
más usadas en cuanto al reconocimiento de decisiones extranjeras, Colombia ha
ratificado la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las
Sentencias y Laudos Arbitrales de Montevideo y la Convención Interamericana
de Panamá de 1975, sobre arbitraje Comercial Internacional, ambas disponibles
en:
(última
consulta
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-41.html
05/05/2012).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
sentencias y otras providencias que revistan tal carácter,
pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de
jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les
concedan los tratados existentes con ese país y, en su defecto, la
que allí se reconozca a las dictadas en Colombia”. De esta manera,
en primer lugar, se tienen en cuenta las disposiciones de los
tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de origen de
la sentencia que se pretende ejecutar en el país y, en segundo lugar,
a falta de Derecho convencional, se acogen las normas de la
respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza
concedida por esa ley a las dictadas en Colombia 783.
309. Los requisitos exigidos para el reconocimiento de una
decisión arbitral o jurisdiccional extranjera en el territorio
colombiano están contenidos en el artículo 694 del código de
procedimiento civil establece:
“Para que la sentencia o el laudo extranjero surta efectos en
el país, deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes
que se encontraban en territorio colombiano en el momento
de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió.
2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones
colombianas de orden público, exceptuadas las de
procedimiento.
3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley
del país de origen y se presente en copia debidamente
autenticada y legalizada.
4. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia
exclusiva de los jueces colombianos.
783
Vid. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de
Casación Civil. Exequátur de 24 de febrero de 2011 expediente 2008-00595-00,
disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 05/05/2012).
493
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia
ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto.
6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya
cumplido el requisito de la debida citación y contradicción
del demandado, conforme a la ley del país de origen, lo que
se presume por la ejecutoria.
310. Aunque el reconocimiento y ejecución de una sentencia
extranjera que verse sobre los derechos de propiedad industrial e
intelectual no ha sido tratado por la jurisprudencia colombiana, es
importante citar una reciente decisión de la Corte Suprema de
Justicia 784 en la que en un procedimiento de reconocimiento de un
laudo arbitral extranjero la parte vencida interpone la excepción
contenida en el apartado 1 del artículo 694 del Código civil. En esta
decisión la Corte dispuso:
“(i)
Los derechos patrimoniales ordinariamente se
distinguen en las categorías de reales y personales; esta
clasificación atiende la forma en la que el ser humano
aprovecha las cosas de las cuales obtiene utilidad:
directamente la una, e indirectamente la otra.
El beneficio de la “cosa” se logra derechamente ejercitando
un “derecho real”, que de acuerdo con el artículo 665 del
Código Civil, es el “que tenemos sobre una cosa sin
respecto a determinada persona”. Así definido, en el
“derecho real” existe una relación directa entre el titular del
derecho y la “cosa” en que se ejerce y, por ello, los romanos
proclamaban el “jus in rem”, “derecho en la cosa”.
784
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil de 19 de
diciembre de 2011. Ref: Exp. 1100102030002008-01760-00. Aunque en este
asunto se trataba del reconocimiento de un laudo arbitral, la accionada interpuso
la excepción de la existencia de derechos reales a pesar de no estar contemplada
en el Convenio de Nueva York sobre reconocimiento de laudos arbitrales
extranjeros, por tanto, dicha excepción fue desestimada por la Corte Suprema de
Justicia de Colombia.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Cuando para satisfacer las necesidades no se pueden
aprovechar las “cosas” de forma inmediata o “directa”, los
individuos tienen que recurrir a los “derechos personales” o
“de crédito”, que según la definición del texto 666 ibídem,
“son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas
que, por un hecho suyo, o la sola disposición de la ley, han
contraído las obligaciones correlativas”. Dichos “derechos”
se caracteriza, entonces, porque en ellos no hay una relación
directa entre su titular y el bien, sino un vínculo jurídico de
personas: acreedor y deudor; en consecuencia, el titular del
crédito detenta una relación indirecta con la “cosa”,
cuestión por la que los de la ciudad eterna hablaban de “jure
ad rem”.
(ii)
Expuestos los mencionados rasgos, se advierte que
la diferencia fundamental entre ellos consiste en que en los
de “crédito” hay una relación de personas, en tanto que en
los “reales” de sujeto y cosa; estos, además, se presentan en
el sistema de númerus clausus, toda vez que como tales
únicamente pueden reputarse los que de manera expresa
señale la ley: dominio, herencia, usufructo, uso o
habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca;
aquellos, a su turno, no guardan restricción alguna, habida
cuenta de que su creación está sometida al principio de la
autonomía de la voluntad privada.
Por último, los “reales y personales” dan origen a las
acciones de idéntico nombre; las primeras oponibles a todo
el mundo y las últimas sólo contra el deudor o contra quien
legítimamente lo representa”.
311. Con fundamento en lo establecido por la Corte Suprema
podemos afirmar que, al estar en presencia de derechos de
propiedad industrial, es necesario determinar la ubicación espacial
495
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
de los mismos con el propósito de establecer si ellos pueden ser
considerados como “bienes que se encontraban en territorio
colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la
sentencia fue dictada”. En nuestra opinión, debemos referirnos una
vez más a los aspectos intrínsecos y extrínsecos de estos derechos,
por tanto, si la controversia tiene como origen la existencia, validez
o alcance de estos derechos tendremos que admitir que estamos
hablando de derechos reales, mientras que si la controversia se
centra en aspectos extrínsecos, tales como la transmisión o
titularidad, estaremos en presencia de derechos personales que
como tal pueden ser de conocimiento por una autoridad extranjera
y, por tanto, objeto de reconocimiento en el país de acogida. De los
requisitos indicados, presenta una especial relevancia para el
desarrollo de este trabajo de tesis doctoral aquel que establece que
la sentencia a ser reconocida no debe contravenir las leyes u otras
disposiciones colombianas de orden público.
En efecto, el principio del orden público es uno de los más
importantes del Derecho internacional privado, puesto que puede
impedir la aplicación de las leyes extranjeras y también el
reconocimiento de las sentencias dictadas por tribunales
extranjeros 785. Este principio actúa en el sector del reconocimiento
de decisiones judiciales como un medio para obstaculizar el
despliegue de los efectos jurídicos de una sentencia dictada por un
tribunal extranjero que se considere contraria a los principios del
Estado requerido, pero la identificación de estos principios puede
ser problemática. El orden público internacional es una noción
temporal, relativa y mucho más restringida que la del orden público
interno 786. Es un conjunto de principios 787 que por la importancia
785
WENGLER, W., “Curso de la Academia Internacional de la Haya”, en
Recueil des Cours, vol. 104, tomo. 3, 1961: “Obviously, the order public clause
may itself be in conflict with the principle of international uniformity of
decisions, but it is an essential feature of the clause that it is stronger than any
other general principle of private international law”.
786
FERNÁNDEZ ARROYO, D. P, (Coord.), Derecho Internacional Privado en
los Estados del MERCOSUR, op. cit., pág. 423.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
que revisten para el Estado de acogida no pueden ser vulnerados
con la aplicación del Derecho extranjero en el cual se fundamenta
la decisión que pretende obtener el reconocimiento, por tanto, estos
principios estarán sujetos a las condiciones particulares del
momento en que se lleve a cabo el trámite del reconocimiento.
312. En el momento de llevar a cabo el estudio de la sentencia que
pretende ser reconocida en el Estado de acogida es necesario tener
en cuenta que el solo hecho de que la misma suponga la
inobservancia de una disposición del ordenamiento local no es
suficiente para sostener que existe una violación al orden
público 788. La Corte Suprema de Justicia en la misma sentencia
comentada anteriormente 789, respecto de la inobservancia del
apartado 1 del artículo 694 del Código de Procedimiento civil
dispuso:
“En consecuencia, al no incluir la preceptiva internacional
(en referencia al Convenio de Nueva York) ese ataque como
viable, el mismo está llamado al fracaso; conclusión que se
reafirma al repasar el contenido del artículo 2° de la Ley
315 de 1996, el cual, frente a los arbitrajes internacionales,
prioriza la aplicación de los tratados en desmedro de los
cánones del procedimiento civil interno: “El arbitraje
internacional se regirá en todas sus partes de acuerdo con
las normas de la presente ley, en particular por las
disposiciones de los Tratados, Convenciones, Protocolo y
787
Sobre las dos teorías del orden público internacional como conjunto de
principios o conjunto de disposiciones, GOLDSCHMIDT, W. Derecho
Internacional Privado, Buenos Aires, De Palma, 1990, pág. 151.
788
DOLINGER, J., Direito Internacional privado: parte geral. 7. ed., Rio de
Janeiro, Renovar, 2003, pág. 401. “las leyes no son de orden público, esto es, el
orden público no es un factor inmanente a la norma jurídica. Esta puede ser
imperativa, prohibitiva, tener carácter obligatorio, jus cogens, pero la
característica del orden público es exógena
789
Vid. supra.
497
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados
por Colombia, los cuales priman sobre las reglas que sobre
el particular se establecen en el Código de Procedimiento
Civil” (resaltado fuera del texto); norma sobre la que la
Corte Constitucional tuvo la oportunidad de señalar: “(…)
el laudo que profiera el tribunal internacional debe
someterse al procedimiento del exequátur, procedimiento
que garantiza el respeto al ordenamiento jurídico nacional.
Porque si bien pueden los árbitros aplicar una legislación
extranjera, no podrán, como se ha dicho, quebrantar normas
de orden público vigentes en Colombia, excepto las de
procedimiento”.
De lo anterior se puede concluir que no se debe confundir entonces
el concepto de orden público interno con el de orden público
internacional. En palabras de W. GOLDSCHMIDT 790, el primero,
está constituido por las disposiciones que no son derogables por la
autonomía de las partes, aunque sí lo son por la aplicación de un
Derecho extranjero llevado a cabo en virtud de una norma de
conflicto o voluntad de las partes, mientras que el segundo, el
orden público internacional, comprende el conjunto de aquellos
principios subyacentes a las disposiciones que se estiman
inalienables inclusive con miras al Derecho extranjero 791.
313. La investigación llevada a cabo para la realización de este
trabajo de tesis doctoral ha demostrado que hasta la fecha no
existen pronunciamientos de las autoridades judiciales en las cuales
se haya adelantado proceso alguno de reconocimiento de sentencias
judiciales extranjeras que involucren contratos de transferencia de
tecnología, es más, la gran mayoría de los procedimientos de
exequátur llevados a cabo por las autoridades judiciales
colombianas están dedicados a temas de familia, entre ellos los más
comunes divorcios y adopciones y, solo una mínima parte está
790
791
GOLDSCHMIDT, W. Derecho Internacional Privado, op. cit., pág. 372.
Ibid. pág. 373.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
relacionada con asuntos contractuales. Esta situación se explica por
la falta de una norma expresa que autorice a los contratantes a
estipular una cláusula atributiva de competencia judicial
internacional y su consecuente falta de seguridad jurídica
comentada que conduce a que, en la mayoría de los casos, las
partes se inclinen por cláusulas de sometimiento a arbitraje
comercial internacional.
b)
El
reconocimiento
sentencias
extranjeras
en
MERCOSUR
de
el
314. En el MERCOSUR el instrumento jurídico más importante en
cuanto al reconocimiento de decisiones extranjeras es el Protocolo
de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil,
Comercial, Laboral y Administrativa de 1992 792, que en su capítulo
V se ocupa del reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales
extranjeros. El ámbito de aplicación material de este instrumento lo
constituyen las sentencias y laudos arbitrales pronunciados en las
jurisdicciones de los Estados partes de este sistema de integración,
comprendiendo las áreas civil, comercial, laboral, administrativa y
sentencias en materia de reparación de daños y restitución de
bienes pronunciadas en jurisdicción penal.
En el artículo 20 del Protocolo, después de enumerar los requisitos
formales necesarios para que se pueda llevar a cabo el
reconocimiento de la sentencia o el laudo 793, se establece como
792
Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil,
Comercial, Laboral y Administrativa, firmado en Las Leñas el 27 de junio de
1992, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de legislación (última
consulta 05/05/2012).
793
Los requisitos formales son: en primer lugar, que vengan revestidas de las
formalidades externas necesarias para que sean consideradas auténticas en el
499
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
condición para efectuar dicho reconocimiento que no se contraríe
manifiestamente a los principios de orden público del Estado
requerido. Este requisito merece una atención especial, ya que,
adicionalmente a lo ya comentado acerca de este tema en el
epígrafe anterior, en el ámbito del MERCOSUR se ha hablado de la
existencia del orden público regional.
La opinión consultiva del Tribunal Permanente de Revisión del
MERCOSUR, en adelante TPR, en el caso Norte S.A. Imp. Exp.
contra Laboratorios Northia S.A. 794, el TPR sostuvo:
“Pueden distinguirse dos modalidades de orden público: i)
el orden público nacional ii) el orden público internacional.
En un sistema de integración, en realidad lo que existe es un
orden público regional que precisamente hace imperiosa la
prevalencia de la norma de un derecho de integración por
sobre cualquier otra ley nacional en sentido lato, que
pudiere ser correctamente tipificada como de orden público
en cualquiera de sus dos modalidades. Es precisamente ese
orden público regional, el custodio y la garantía de la
imperatividad de cualquier norma del Derecho de
Integración y, en consecuencia este concepto de orden
público regional debe prevalecer como regla general por
sobre cualquier otro concepto de orden público, dentro del
espacio de integración en cuestión. Además, en el marco de
un proceso de integración el orden público nacional deberá
ser interpretado teniendo en cuenta el orden público
Estado de donde procedan. En segundo lugar, la traducción al idioma oficial del
Estado en el que se solicita su reconocimiento y ejecución. Y en tercer lugar, la
legalización, apostilla o formalidad análoga, cuando la parte interesada solicite
directamente el reconocimiento y ejecución.
794
Opinión Consultiva núm. 1/2007. Asunto Norte S.A. Imp. Exp. c/
Laboratorios Northia Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria
y
Agropecuaria,
disponible
en:
http://www.grupodeintegracion.com.ar/2010/11/tpr-opinion-consultiva12007_10.html (última consulta 19/05/2012).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
regional que cabe a este TPR interpretar, de esta manera el
orden público nacional resulta enriquecido por el orden
público regional, consecuencia de la participación del
estado en una comunidad de derecho de orden regional”.
315. Este concepto de orden público ha sido debatido por la
doctrina 795, debido a que el MERCOSUR no posee un
ordenamiento jurídico supranacional, como el que posee en algunas
materias la CAN y, por tanto, en ausencia de una delegación de
competencia legislativa, la naturaleza intergubernamental de este
bloque de integración necesita la firma y ratificación por los
Estados miembro. En otras palabras, las normas creadas en el seno
del MERCOSUR no tienen aplicación directa ni efectos directos,
puesto que sus normas deben incorporarse a los ordenamientos
jurídicos internos a través de los procedimientos previstos por cada
legislación 796. De lo anterior se desprende que la cláusula de
reserva es autónoma de cada país, de suerte que el orden público es
valorado según los principios propios de cada legislación, situación
que dificulta en gran medida la interpretación sistemática de las
normas y hace necesario entonces tener en cuenta las diferencias
existentes en el ordenamiento de cada país miembro.
A pesar de las dificultades señaladas anteriormente se pueden
observar avances significativos en esta materia. Un ejemplo lo
encontramos en el estudio llevado a cabo sobre la conveniencia de
efectuar un examen previo a la ofensa al orden público y a la
soberanía para conceder el exequátur; y otro en el hecho de
homologar la sentencia extranjera de manera difusa, pudiendo
atribuir a cualquier juez nacional dicha facultad, a diferencia de lo
795
NASCIMENTO REIS, R., “Orden público del Mercosur: un introito” en
Prismas: Dir, Pol. Publ. e Mundial., vol. 4, núm. 2, pág. 126.
796
VIÑAS FARRÉ, R., “El reconocimiento y la ejecución de decisiones
extranjeras en América Latina”, en GAMARRA CHOPO, Y., La idea de
América en el pensamiento ius internacionalista del siglo XX, Zaragoza, IFC,
2010, pág. 173.
501
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
que ocurre en Brasil, donde tal competencia es asignada por la
Constitución Federal al Superior Tribunal de Justicia 797.
316. Es posible observar que en las legislaciones de los países de
América Latina existe una cierta uniformidad en cuanto a los
requisitos para lograr el reconocimiento de una sentencia dictada
por un tribunal extranjero, no obstante, en la investigación
realizada para este trabajo de tesis doctoral no se logró ubicar
ningún trámite de exequátur de una sentencia dictada por un
tribunal ordinario relacionada con contratos de transferencia de
tecnología, lo cual puede ser un indicador del uso mayoritario del
arbitraje en las controversias relacionadas con este tipo de
contratos 798.
B.
Sede arbitral y vulneración de las normas
imperativas
317. Habiendo estudiado el reconocimiento de sentencias judiciales
extranjeras en los países de América Latina, en este epígrafe
analizaremos la eficacia de los laudos arbitrales dictados por
tribunales arbitrales extranjeros que pretendan ser reconocidos en
los países receptores de tecnología. Con este propósito
estudiaremos en, primer lugar, la aplicación del Convenio de
Nueva York de 1958 (1) y, posteriormente realizaremos una
especial mención a casos prácticos extrapolables a los contratos de
transferencia de tecnología sometidos al procedimiento de
reconocimiento ante la jurisdicción colombiana (2).
797
Enmienda Constitucional Nº 42/04, del 8 de diciembre de 2004, disponible
en: http://legis.senado.gov.br/matepdf/3534.pdf (última consulta 19/05/2012).
798
Dentro de las fuentes utilizadas para localizar los antecedentes
jursiprudenciales de los países latinoamericanos están las bases de datos oficiales
de los países analizados: en Argentina la de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación http://www.csjn.gov.ar/, en Brasil Jusbrasil http://www.jusbrasil.com.br/
y, en Colombia la de la Rama judicial http://www.ramajudicial.gov.co (última
consulta 19/05/2012).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
318. Como mencionamos con anterioridad, en los contratos de
licencia de tecnología y, en general, en todo tipo de figuras
contractuales en que se involucre una transferencia tecnológica es
muy frecuente la presencia de un pacto arbitral en el que los
contratantes se someten a un proceso de arbitraje internacional. En
la práctica negocial internacional existe una cierta reticencia de las
partes a someter las disputas surgidas de su relación contractual a la
justicia ordinaria, entre otras razones por la eventual ausencia de
transparencia en la jurisdicción, por la incapacidad de determinar a
priori los costes del procedimiento y la duración del mismo y,
sobre todo, por la incertidumbre acerca de la persona que será
designada como juez del caso y sus cualidades profesionales para
dirimir la controversia 799. Esta última circunstancia es de especial
relevancia en los contratos cuyo objeto recae en conocimientos
tecnológicos, ya que será especialmente relevante contar con una
persona con conocimientos específicos de los que en muchos casos
un juez ordinario carecería.
Ahora bien, a pesar de las ventajas señaladas del procedimiento
llevado a cabo ante un tribunal de arbitraje internacional, al igual
que con una sentencia dictada por un tribunal extranjero, una vez se
emita el laudo que pone fin a la controversia, será necesario acudir
al país de la parte vencida para que se reconozca este laudo y, si es
el caso, se lleve a cabo su ejecución. El reconocimiento de los
laudos arbitrales internacionales en América Latina ha sido un tema
que en los últimos años ha tenido una evolución dispar en las
diferentes economías latinoamericanas. Prueba de ello lo
encontramos en el hecho de que casi simultáneamente Colombia
estudia un proyecto de ley de arbitraje interno e internacional que
busca modernizar el sistema del arbitraje en el país y ponerlo a tono
799
FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL
ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 627.
503
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
con el desarrollo de las relaciones económicas actuales 800 y, por
otra parte, Venezuela plantea retirarse del órgano de arbitraje del
Banco Mundial 801.
1.
La Convención de Nueva York de 1958
sobre reconocimiento y ejecución de
sentencias arbitrales extranjeras
319. La Convención de Nueva York sobre reconocimiento y
ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, suscrita el 10 de
junio de 1958 802 es un referente imprescindible en cuanto al
arbitraje internacional y el reconocimiento de laudos arbitrales,
puesto que establece la estructura legal del arbitraje comercial
internacional y aporta las herramientas para la efectiva circulación
800
Colombia no tiene una ley arbitral que se pueda catalogar como moderna o de
avanzada. Se trata de una ley bastante local en la que no se puede afirmar que
esté en concordancia con las necesidades del comercio internacional, debido,
entre otras razones a que su estructura procesal es bastante rígida y hace que el
ordenamiento arbitral más que centrarse en el respeto de ciertos principios
fundamentales, como el debido proceso o el derecho a ser escuchado, se halle
condicionado por formalismos que pueden hacer del arbitraje lo más parecido en
su forma y funcionamiento a un proceso judicial. Ahora bien, consciente de esta
situación conformó en el año 2010 una nueva Comisión de Expertos con el fin de
redactar un Proyecto de Ley sobre Arbitraje Nacional e Internacional Decreto
4146 de 2010. Fruto del trabajo de esta Comisión se redactó un anteproyecto de
ley que al momento de la redacción de este trabajo de tesis doctoral se encuentra
en el tercer debate ante la Cámara de Representantes. El texto de este proyecto
de ley se encuentra disponible en:
http://www.cacccb.org.co/documentos/871_Proyecto_de_Ley_Estatuto_de_Arbit
raje_Nacional_e_Internacional.pdf (última consulta 19/05/2012).
801
Diario el Mundo 9 de enero de 2012, disponible en:
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/arbitraje_internacional_colo
mbia_si_venezuela_no.php (última consulta 19/05/2012).
802
Convención, aprobada en Colombia por la Ley 39 de noviembre 20 de 1990,
Diario Oficial núm. 39.587, de 23 de noviembre de 1990.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
internacional de los laudos arbitrales. Este instrumento ha sido
adoptado por numerosos países de América Latina 803.
320. Es preciso recordar que el Estado de acogida puede en virtud
del Convenio de Nueva York reconocer o rechazar el Laudo
arbitral, pero será imposible llevar a cabo una anulación del mismo,
ya que esta deberá llevarse a cabo en la sede del arbitraje, esto es
en el país de origen de la decisión arbitral. El siguiente antecedente
jurisprudencial nos permitirá ilustrar esta situación:
Antecedente jurisprudencial:
La empresa colombiana Ferrovías celebró un contrato con
la sociedad Drummond Ltd. de Estados Unidos. Dentro del
contenido del contrato se estipula una cláusula en la que se
establece que si la ley colombiana en el momento de
arbitraje permitía el arbitraje internacional, las partes
someterían su controversia a un arbitraje ante la Cámara
Internacional de Comercio y París sería la sede del arbitraje.
Al momento de surgir una disputa, se constituye el tribunal
arbitral en París y éste dicta un laudo parcial declarándose
competente, ante lo cual la empresa colombiana interpone
una demanda ante el Consejo de Estado colombiano
solicitando la anulación del laudo. El Consejo de Estado
colombiano rechazó la demanda de anulación señalando que
803
A la fecha hay 22 países latinoamericanos adheridos al Convenio. Para la lista
completa de los países que forman parte de este convenio véase:
http://www.cnudci.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_statu
s.html, (última consulta 19/05/2012).
505
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Colombia no tenía competencia para ello, toda vez que la
sede del arbitraje estaba en París 804.
De lo anterior se puede afirmar que la anulación del laudo solo
podrá ser llevada a cabo por la jurisdicción del país de la sede
arbitral, mientras en el país de acogida la autoridad judicial solo
podrá pronunciarse en el sentido de reconocer o no la decisión
tomada por el tribunal arbitral extranjero. La decisión de reconocer
o rechazar el reconocimiento del laudo arbitral extranjero estará es
de los tribunales nacionales. En este sentido, el texto de la
Convención en su artículo 3 dispone:
“Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la
autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución
de conformidad con las normas de procedimiento vigentes
en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo
a las condiciones que se establecen en los artículos
siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las
sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención,
no se impondrán condiciones apreciablemente más
rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los
aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las
sentencias arbitrales nacionales”.
De la redacción del artículo transcrito se desprende que serán de
aplicación las normas de procedimiento del país de acogida de la
decisión arbitral, que para el caso colombiano, tal como señalamos
en el epígrafe anterior, es el artículo 695 del Código de
procedimiento civil. El texto del artículo es claro en el sentido de
remitir únicamente a las normas de procedimiento, toda vez que en
cuanto a normas sustanciales se establecen las causas para no
reconocer un laudo dictado por un tribunal arbitral extranjero en el
804
Consejo de Estado colombiano (decisiones de 23 de octubre de 2003 y 24 de
abril de 2004), disponibles en http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta
05/05/2012).
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
artículo 5 del Convenio 805. Teniendo en cuenta el objetivo
perseguido con este trabajo de tesis doctoral, de las causales para
no otorgar el reconocimiento a un laudo arbitral la que debe centrar
nuestra atención es la contenida el apartado 2.b que establece como
causa de rechazo del laudo arbitral que el reconocimiento o la
805
El artículo 5 establece: “1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la
ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si
esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el
reconocimiento y la ejecución:
a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el Artículo 2 estaban sujetas a
alguna incapacidad en virtud de la Ley que le es aplicable o que dicho acuerdo
no es válido en virtud de la Ley a que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud de la Ley del país en que se haya
dictado la sentencia; o
b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido
debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de
arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de
defensa; o
c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no
comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisario, o contiene
decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula
compromisaria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a
las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido
sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o
d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han
ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la
constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a
la Ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o
e) Que la sentencia no es aun obligatoria para las partes o ha sido anulada o
suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya Le
y, ha sido dictada esa sentencia.
2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia
arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la
ejecución comprueba:
a) Que, según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de
solución por vía de arbitraje; o
b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden
público de ese país”.
507
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
ejecución de la sentencia fuesen contrarios al orden público del país
de acogida 806.
321. Usualmente se hace la distinción entre orden público interno y
orden público internacional, no obstante, la doctrina proyectada a
las disposiciones internas no ha sido ajena a la materia y se ha
matriculado en la tendencia que ve el “orden público” en un sentido
restrictivo, esto es, limitado a los fundamentos básicos sobre los
que se sienta el ordenamiento jurídico 807, de tal manera que se
considera que existe una regla general de interpretación según la
cual los motivos de rechazo al reconocimiento y la ejecución de los
laudos arbitrales internacionales, contenidos en el artículo 5 del
Convenio de Nueva York, deben ser interpretados de forma estricta
de suerte que la aplicación de esta regla explica que en la práctica
han sido muy pocas las sentencias que han sido rechazadas por
causa de su inarbitrabilidad y, por tanto, casi todas las sentencias
arbitrales han sido reconocidas. No cabe duda de que en la
actualidad, el orden público que debe tener en cuenta el juez estatal
cuando se enfrenta con el reconocimiento y la ejecución de una
sentencia arbitral internacional debe ser un orden público
internacional 808”.
806
En el desarrollo de este trabajo de tesis doctoral se ha investigado la
jurisprudencia colombiana de los últimos años (2001- 2011) en busca de
precedentes en los que se haya dictado un reconocimiento sobre un laudo arbitral
relacionado con contratos de licencia de tecnología o de cualquier figura
contractual que involucre una transferencia tecnológica, no obstante no se ha
detectado ningún caso perteneciente a esta materia, de suerte que expondremos
casos que presentan elementos que podrían extrapolarse a un contrato de licencia
de tecnología.
807
MONROY CABRA, M. G., Tratado de Derecho Internacional Privado, op.
cit., pág. 284.
808
QUIROGA, G., Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje
privado internacional, op. cit., pág. 75.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
2.
Especial referencia al reconocimiento
de laudos arbitrales en Colombia
322. Como ya hemos tenido ocasión de adelantar, Colombia forma
parte de la Convención Interamericana de Panamá de 1975, sobre
arbitraje Comercial Internacional 809. No consideramos relevante
analizar en profundidad esta Convención, puesto que esta se limita
a asimilar los laudos arbitrales a las sentencias judiciales y a
establecer que las normas que deben regir el reconocimiento y la
ejecución de dichos laudos son las del país donde se van a ejecutar
y al momento de establecer las causales para negar el
reconocimiento de un laudo extranjero reproduce en realidad
aquellas del artículo 5 de la Convención de Nueva York.
323. La Corte Suprema de Justicia Colombiana hasta la fecha no ha
sentado su criterio respecto al no reconocimiento de una decisión
extranjera fundamentada en la vulneración del “orden público”; sin
embargo, un punto de partida importante se dio en el fallo de 5 de
noviembre de 1996 810, en donde consideró que tal concepto debía
ser limitado a sus justas proporciones, con el propósito de no
desterrar, con criterios generalizadores y absolutos, la aplicación de
sentencias extranjeras en el territorio nacional; ese ámbito de
razonabilidad, según la Sala, debe estar en los principios
fundamentales en los que se inspira la normatividad nacional. En el
texto de la sentencia la Corte sostuvo:
“(…) de entre las distintas concepciones doctrinarias que se
preocupan por explicar el tema en procura de reducir la
809
Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional de 30 de
enero de 1975 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-35.html (última
consulta 05/05/2012).
810
Corte Suprema de Justicia de Colombia, Exp. 6130 de 5 de noviembre de
1996, disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co.
509
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
noción de “orden público” a límites razonables y evitar que
su empleo pueda llevar al sistemático destierro del derecho
extranjero aun ocasionándole inútil agravio a los propios
nacionales inmersos también en la sociedad universal, la
que hoy en día predomina al menos en el entorno
continental americano, según lo evidencian conferencias
especializadas promovidas por la OEA y que datan de 1975
(Panamá) y 1979 (Montevideo), es aquella que entiende y
define al “orden público” como una cláusula de reserva
destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera,
calificada normalmente como la competente para regir
determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante, que
la aplicación que de ella se hizo contradice en forma
manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el
ordenamiento jurídico nacional. Pero no debe olvidarse que
por encima de fáciles generalizaciones abstractas que
constituyen no pocas veces cómodo recurso de los
tribunales para omitir el estudio a fondo de las reglas
propias de derecho internacional privado, lo que en este
plano le concierne al “orden público” es, en último análisis,
un problema de justicia que obliga a advertir la evolución de
ese concepto en el espacio y en el tiempo, examen que, por
lo tanto, ha de adecuarse siempre a criterios jurídicos
actualmente en vigor y no a la consulta literal de
disposiciones que cual ocurre por ejemplo con los Arts. 19 y
20 del C. Civil colombiano, hacen prevalecer un “orden
público” defensivo y destructivo, no así el “orden público”
dinámico, tolerante y constructivo que reclama la
comunidad internacional en el mundo contemporáneo” 811.
811
En esta sentencia la Corte Suprema se aparta de interpretaciones anteriores y
sostiene que “el juez local no puede evaluar una sentencia extranjera teniendo en
cuenta tan sólo disposiciones generales de la estirpe de las consagradas por los
Arts. 19 y 20 del Código Civil, como si ellas constituyeran una pauta dogmática
de ineludible observancia, para decretar automáticamente la evicción de dicho
pronunciamiento jurisdiccional extranjero bajo el argumento abstracto de que
todo cuanto atañe al estado civil de las personas y el régimen de la propiedad
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
324. En la misma línea jurisprudencial y, pronunciándose acerca de
la admisibilidad de aplicar una ley extranjera, la corte Suprema
confirmó el alcance que se debe otorgar al orden público como
parámetro para establecer la posibilidad de reconocer una decisión
extranjera al sostener:
“la noción de orden público, por lo tanto, sólo debe usarse
para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser
acogida cuando contradice principios fundamentales. Por
esto la doctrina ha enseñado que „no existe inconveniente
para un país aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran
de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos
de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera
o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo
diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales
del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del
Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o
el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de
principios.
(…)
Lo contrario implicaría aceptar la excepción de orden
público como „un simple subterfugio para facilitar el triunfo
de antojadizos nacionalismos que conducirían al „absurdo
de permitir a las personas residentes en Colombia asumir
compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir
impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras
de su país”.
325. A pesar que, como indicamos con anterioridad, no existen
antecedentes jurisprudenciales en los cuales los tribunales
colombianos estudien un asunto de reconocimiento de un laudo
está regulada en Colombia por derecho imperativo que (…) incide a la vez en
normas de la jurisdicción nacional colombiana (…).
511
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
arbitral extranjero que verse sobre un contrato de licencia de
tecnología, a continuación expondremos un caso, cuyas
conclusiones, a nuestro juicio, podrían extrapolarse a un contrato
que implique una transferencia tecnológica.
Antecedente jurisprudencial a analizar:
La sociedad Petrotesting Colombia S.A. y la empresa
Southeast Investment Corporation, firmaron un acuerdo
mediante el cual se regulaban las obligaciones de cada una
con respecto a un contrato firmado entre un consorcio
compuesto por dichas sociedades con la empresa
colombiana de petróleos “Ecopetrol” denominado “Contrato
de producción incremental”. En el contrato que regulaba las
relaciones entre las dos compañías se contenía una cláusula
arbitral según la cual las diferencias de él surgidas se
resolverían mediante un tribunal arbitral con sede en la
ciudad de Nueva York, el cual falló a favor de la empresa
Southeast Investment Corporation. Al momento de realizar
el trámite del exequátur, la empresa colombiana, dentro de
los argumentos de defensa, sostuvo que el laudo cuya
homologación se pretende recae sobre derechos reales
ubicados en territorio colombiano, que en este caso, según
la parte demandada consistían en hidrocarburos, regulados
por normas imperativas colombianas. La corte señala que la
causal invocada se encuentra en el artículo 694 del Código
de Procedimiento Civil, mas no en la Convención y aunque
así fuese, el fallo arbitral no se pronuncia sobre
hidrocarburos, sino sobre las obligaciones contractuales
relacionadas con dichos hidrocarburos y, por tanto, concede
el reconocimiento del laudo.
326. El caso aquí expuesto es relevante para nuestro objeto de
estudio, puesto que trata dos puntos que pueden encontrarse en los
contratos de licencia de tecnología. El primero consiste en la
diferenciación entre las obligaciones contractuales y aquellas que
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
tienen que ver directamente con los bienes regulados por normas
imperativas, en este caso, hidrocarburos. Creemos que los
razonamientos realizados en este caso pueden ser aplicados
analógicamente a un contrato de transferencia de tecnología que
involucre derechos de propiedad industrial, ya que en ellos
encontraremos las características de convivencia de derechos reales
sobre el conjunto de conocimientos tecnológicos y derechos
personales surgidos como consecuencia de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato. El segundo punto que se
encuentra en este caso, es el de la posible vulneración del orden
público, debido a la especial relevancia que los hidrocarburos
representan para el Estado representado en la sujeción de los
mismos a normas imperativas, situación que puede ser asimilable a
la importancia y el régimen que se aplica a los derechos de
propiedad industrial e intelectual.
327. En cuanto al primer punto, referente al hecho que el Código
del procedimiento civil contenga como causal para rechazar el
otorgamiento del exequátur a los bienes localizados en el territorio
colombiano, la Corte afirma que, debido a que no se establece esta
causal en el artículo 5 del Convenio de Nueva York, se entenderá
que esta causal no será aplicable a los laudos arbitrales. Por lo
tanto, si aplicamos este razonamiento a los laudos que afecten a los
derechos de propiedad industrial e intelectual que estén presentes
en un contrato de licencia de tecnología, no será suficiente alegar
que su condición registral ubica estos derechos en el territorio
colombiano y, que por estar regidos por normas de obligatorio
cumplimiento los fallos que sobre las relaciones constituidas con
ocasión de ellos no podrán ser reconocidos mediante el trámite del
exequátur debido a que esta causal no está recogida en el artículo 5
del Convenio de Nueva York.
328. En cuanto al segundo punto, la Corte señala que la noción de
orden público en el Derecho internacional privado es diferente a la
concebida en áreas como el “Constitucional” y el “Privado
513
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Interno”, concluyendo que la causal consagrada en el artículo 5 del
Convenio se limita a los principios básicos o fundamentales de las
instituciones y, apoyándose en decisiones jurisprudenciales
extranjeras y doctrina internacional aporta algunos ejemplos de
casos en los que se puede transgredir dicho principio conduciendo
así a la negación del reconocimiento de un laudo arbitral
extranjero, tales como la prohibición del ejercicio abusivo de los
derechos, la buena fe, la imparcialidad del tribunal arbitral y el
respeto al debido proceso.
De lo analizado anteriormente podemos concluir que, en principio,
el desconocimiento de una norma imperativa propia del “foro” del
juez del exequátur, no implica una vulneración del orden público
internacional, solo se presentará dicha vulneración si el
reconocimiento que se haga de la decisión extranjera trae como
consecuencia el resquebrajamiento de garantías de rango superior,
como las antes enunciadas 812.
V. Recapitulación y opciones a seguir por los
países de América Latina
329. Llegados a este punto consideramos importante detenernos un
momento para recordar el camino hasta ahora recorrido. En el
primer capítulo estudiamos las conductas que, a nuestro juicio,
constituían un riesgo para lograr una correcta transferencia de
tecnología en un contrato de licencia celebrado entre partes
provenientes de países con diferente grado de desarrollo. En el
segundo capítulo establecimos una propuesta de normas
imperativas que tendrían la función de ejercer el papel de límite a la
812
HOLGUÍN HOLGUÍN, C., “La noción de orden público en el Derecho
internacional Privado” en El Derecho de los Negocios Internacionales, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 1991, pág. 414.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
autonomía de la voluntad a ser implementadas en los países de
América Latina con carácter de receptores de tecnología.
Finalmente, en este capítulo tercero analizamos la manera en que
los tribunales de un país receptor de tecnología podrían reconocer
un fallo de un tribunal extranjero sobre un contrato de licencia
sobre conocimientos tecnológicos. Pues bien, como mencionamos
oportunamente, es muy habitual que en este tipo de contratos se
encuentren cláusulas de ley aplicable y jurisdicción competente que
derogarían en principio la competencia del juez del foro de un país
receptor a favor de tribunales, usualmente arbitrales, ubicados en
países productores de tecnología. En este sentido, no sería efectivo
realizar un esfuerzo dirigido a la adopción coordinada de un marco
normativo como el propuesto, si en virtud de la autonomía
conflictual de las partes, estas pueden eludir la aplicación de estas
normas. Quedarían entonces dos caminos a seguir, el primero,
consistente en la eliminación de la autonomía conflictual de estos
contratos y, el segundo, que las normas propuestas se adopten de
forma tal que puedan ser consideradas como de orden público
internacional.
330. En cuanto al primer camino, la única forma de coartar la
autonomía privada conflictual sería obligando a las partes a que en
caso de que surja una controversia provocada por el desarrollo del
contrato se tenga que acudir a un tribunal local con la aplicación de
las normas del país receptor de tecnología. Este camino, a nuestro
juicio, conduciría irremediablemente a la pérdida de competitividad
del país o de la región que adopte, desterrando la inversión
extranjera y, por tanto, se crearía un efecto boomerang, toda vez
que la misma norma encargada de proteger a los receptores de
tecnología, acabaría condenándoles, toda vez que los titulares de
conocimientos tecnológicos preferirán buscar lugares en los que
existan condiciones más beneficiosas para sus inversiones.
331. En cuanto al segundo camino planteado, recurrir al orden
público internacional como medio para impedir que por vía de
515
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
aplicación de una ley extranjera ante un tribunal bien sea ordinario
o arbitral se vulneren los derechos de los receptores de tecnología
y, por tanto, se impida una correcta transferencia tecnológica,
debemos acudir a los pronunciamientos realizados por la
jurisprudencia que, si bien no abordan este tema de forma directa,
si fijan ciertos parámetros que pueden ser utilizados en nuestra
materia objeto de estudio. Concretamente nos parece procedente
referirnos al ejercicio abusivo de los derechos, puesto como
ejemplo por la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia
de Colombia previamente analizada.
332. Desde nuestro punto de vista, un titular de derechos de
propiedad industrial e intelectual que protejan una tecnología
objeto de un contrato de licencia, puede estar incurriendo en un
abuso de su derecho a través de las conductas analizadas en el
capítulo primero de este trabajo de tesis doctoral. Si este
planteamiento es aceptado, consideramos que una sentencia judicial
o un laudo arbitral extranjero que pretenda ser reconocido en un
país receptor de tecnología amparando conductas que mediante
imposiciones contractuales amplíe el alcance del derecho
concedido, puede ser considerado como contrario al orden público
internacional y, como tal, acudir bien sea a las casuales respectivas
para el rechazo del reconocimiento de sentencias extranjeras o al
artículo 5 del Convenio de Nueva York con el fin de evitar que tal
pronunciamiento se haga efectivo en el país de acogida.
Apoyamos la anterior afirmación en la existencia del artículo 31k
del Acuerdo ADPIC que recordemos que faculta a los Estados
miembros de la OMC a imponer una licencia obligatoria a aquellos
titulares de derechos de propiedad industrial que ejercen conductas
abusivas. Tal como se estableció en la propuesta de normas a
adoptar en el capítulo II, las disposiciones destinadas a reprimir las
conductas abusivas de una de las partes en un contrato de
transferencia de tecnología estarían incorporadas dentro del
Derecho a la libre competencia económica, de suerte que al ser un
desarrollo directo de una disposición de un tratado internacional
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
cuyos efectos se proyectarían en el mercado del país receptor es
posible afirmar que se tratarían de disposiciones materiales
imperativas que, por tanto, no pueden ser contravenidas por la
decisión de una autoridad extranjera sea arbitral u ordinaria.
La utilización de las normas materiales imperativas en Derecho de
la competencia obedece al lugar en el que se produzcan los efectos
anticompetitivos. Si la controversia que conoce el tribunal
ordinario o arbitral elegido por las partes despliega sus efectos en el
territorio del país receptor de la tecnología en donde se pretende
reconocer o ejecutar la decisión extranjera, el juez de control tendrá
el deber de comprobar si se han aplicado las normas materiales
imperativas relativas a una determinada materia, en este caso las
del Derecho de la libre competencia y que tal decisión no afecte
negativamente a los bienes jurídicos protegidos por estas normas.
VI. Paralelismo entre los procesos de
transferencia de tecnología de América Latina
y otros países receptores. China
A.
Planteamiento. El sistema de control de
contratos de transferencia de tecnología en China
333. Aunque el objeto del presente trabajo de investigación está
dirigido a los países de América Latina, consideramos de especial
relevancia hacer referencia a las modalidades de protección de los
procesos de transferencia tecnología en China 813, debido a dos
813
Para la elaboración de este epígrafe hemos contado con la colaboración de los
despachos CCPIT de Beijin http://www.cpit-patent.com.cn y Linda Liu &
Partners de Beijin http://www.lindaliugroup.com (ambas consultadas por última
vez el 19/05/2012).
517
HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
factores fundamentales. En primer lugar, el hecho de que en los
últimos años, tal como lo confirman numerosas publicaciones
internacionales y organismos oficiales, este país ha desplazado,
tanto a la Unión Europea, cuanto a Estados Unidos de la posición
de primer socio comercial de las economías más grandes de
Suramérica 814. Y, en segundo lugar, el carácter de receptor de
tecnología que presenta China que, a pesar de su vertiginoso
desarrollo económico, depende todavía de la tecnología foránea
para llevar a cabo su proceso de industrialización 815.
Si bien no es comparable el mercado chino con el de los países de
América Latina considerados individualmente, teniendo en cuenta
las iniciativas de integración de la región es posible afirmar la
existencia de ciertos paralelismos, sobre todo en la dependencia de
tecnología foránea y en el atractivo que, tanto China, cuanto
América Latina presentan en la actualidad para los inversores
extranjeros. Por este motivo, analizaremos brevemente el sistema
de protección que China ha implementado para controlar los
procesos de transferencia de tecnología. Para la consecución de este
fin, se expone la importancia que en la actualidad revisten los
procesos de transferencia de tecnología en China (B),
posteriormente, analizamos el sistema que utiliza este país para
controlar las operaciones comerciales que implican una
transferencia tecnológica (C) y, finalmente, establecemos la
viabilidad de implementar el sistema chino a los países de América
Latina (D).
814
En el año 2011 China se consolidó como el primer socio comercial de
Argentina, Brasil, Chile y Perú y, alcanzó el segundo lugar en Colombia,
México y Uruguay.
815
PATTLOCH, T., “Technology transfer in China” en LÓPEZ-TARRUELLA,
A. (Coord.), El comercio con China. Oportunidades empresariales,
incertidumbres jurídicas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, pág. 339. Las
empresas chinas dependen todavía en gran medida de la tecnología extranjera y a
menudo están dedicadas al proceso de manufactura y no de producción
tecnológica.
CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS
DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
B.
Importancia actual de los
transferencia de tecnología en China
procesos
de
334. Desde la entrada de China en la OMC, el flujo de comercio
desde y hacia este país se ha incrementado exponencialmente año a
año. Actualmente la UE es la primera proveedora de tecnología
hacia este país asiático, pero en sectores específicos, mientras las
empresas europeas esperan entrar o permanecer en el mercado
exportando maquinaria, hardware o programas de ordenador
empaquetados, el gobierno y la industria china ejercen una fuerte
presión para obtener la información y los conocimientos necesarios
para producir esta tecnología con