Sentencia

Centro de Documentación Judicial
Id Cendoj:
Órgano:
Sede:
Sección:
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079110012007100919
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Madrid
1
3235/2000
899/2007
Casación
JUANANTONIOXIOLRIOS
Sentencia
Voces:
• x CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL x
• x LICENCIA EXCLUSIVA (MARCAS) x
• x COMPETENCIA DESLEAL x
• x CLIENTELA x
• x INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO x
• x ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA x
• x SECRETO INDUSTRIAL x
• x CUESTIÓN NUEVA (RECURSO DE CASACIÓN CIVIL) x
• x DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA x
• x ARBITRARIEDAD x
Resumen:
Contrato de distribución y licencia de marca. Indemnización por clientela: se funda en la
existencia de enriquecimiento injusto o sin causa. Exclusión por previsión en el contrato.
Competencia. Pacto de no competencia. Contrato de distribución con cesión de uso marca y
know-how: licitud del pacto de no competencia durante el año inmediatamente posterior a la extinción
del contrato.Incumplimiento por el distribuidor de la obligación de entrega de listas de clientes.
Obligación de cesión de derechos por el distribuidor sobre marca: según la interpretación del contrato,
no se extiende más allá de su extinción. Exceptio non adimpleti contractus. Recurso de casación: la
aportación de documentos en un momento previo a la vista no se ajusta a la previsión del art. 1724.II
LEC, al no acompañarlos con el escrito de interposición del recurso. No puede revisarse la base
fáctica de la interpretación de los contratos en casación, así como tampoco pueden plantearse
cuestiones nuevas.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Julio de dos mil siete.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los señores al margen anotados, el
recurso de casación que con el número 3235/2000, ante la misma pende de resolución, interpuesto por la
procuradora Dª María Isabel Campillo García, en nombre y representación de Nike Inc., Nike International
Ltd. y American Line, S. A., y por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira en nombre y representación
de Comercial Ibérica Exclusivas Deportivas, S. A. (Cidesport), Viso Andrade, S. L., Eusebio , Don Luis
Antonio , Don Javier , Don Abelardo , Don Rosendo , Don Darío , Don Luis Carlos , Don José , Don
Armando , Don Jose Antonio , Don Guillermo y Don Ángel Jesús , contra la sentencia dictada en grado de
apelación, rollo 135/99, por la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 8 de mayo de 2000, dimanante
del juicio de mayor cuantía número 1054/90 del Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - El Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona dictó sentencia de 1 de
diciembre de 1998 en autos de juicio de mayor cuantía número 1054/1990, cuyo fallo dice:
«Fallo.
1
Centro de Documentación Judicial
»Que desestimando de forma íntegra la demanda interpuesta por la representación procesal de
Comercial Ibérica Exclusivas Deportivas S. A. (Cidesport, en anagrama), Viso Andrade S.L., Don Luis
Antonio , Don Javier , Don Abelardo , Don Rosendo , Don Darío , Don Luis Carlos , Don José , Don
Armando , Don Jose Antonio , Don Guillermo y Don Ángel Jesús contra Nike Inc, Nike Internattonal Ltd. y
American Nike S.A. debo absolver y absuelvo a las interpeladas de los siguientes pedimentos:
»1. que se declarasen prorrogados, o se obligase a su prórroga a Nike International Ltd., los contratos
de distribución y licencia en exclusiva suscritos en fechas 24 de mayo de 1985 y 2 de enero de 1986.
»2. que se declarase la obligación que pesa sobre las interpeladas de respetar los derechos de
exclusiva que respecto de los productos contemplados en los citados contratos tiene conferidos Cidesport
hasta cuanto menos el día 31 de diciembre de 1992.
»3. se declarase la obligación indemnizatoria que pesa sobre Nike Itl. Ltd y Nike Inc por los perjuicios
irrogados ante la falta de prórroga de los contratos de constante referencia.
»4. se declarase el incumplimiento de las demandadas de las obligaciones dimanantes de dichos
contratos antes de su vencimiento.
»5. se declarase la obligación indemnizatoria, frente a Cidesport derivada del anterior
pronunciamiento.
»6. se declarase que Nike Itl. Ltd y Nike Inc han denunciado los contratos de forma abusiva.
»7. se declarase la obligación indemnizatoria de referidas sociedades frente a Cidesport derivada
anterior pronunciamiento.
»8. se declarase el enriquecimiento sin causa del que han disfrutado las tres interpeladas a costa de
las inversiones y clientela aportada por Cidesport.
»9. se declarase la obligación indemnizatoria de referidas sociedades frente a Cidesport derivada
anterior pronunciamiento.
»10. se declarase la obligación indemnizatoria de Nike Itl. Ltd. y Nike Inc frente al resto de actores
consecuencia de su incumplimiento.
»Que estimando en parte la demanda reconvencional interpuesta por la representación procesal de
Nike International Ltd., Nike Inc y American Nike S. A. contra Cidesport S.A., es procedente verificar los
siguientes pronunciamientos:
»1. Absuelvo a Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas S.A. de la pretensión primera, consistente
en que se declarase que incumplió los contratos que le unían con Nike International Ltd por no haber
transferido a ésta todos los derechos que tuviera sobre la marca 88222, condenándole al pago de los
perjuicios que ello le ha irrogado y declarando extinguidos conforme a derecho tales convenciones desde el
día 4 de diciembre de 1989.
»2. Absuelvo a Comercial Iberica de Exclusivas Deportivas S.A. de la pretensión consistente en que
se declarase que incumplió los contratos que le unían con Nike International Ltd por no haber satisfecho los
royalties devengados durante el último trimestre de 1989, condenándole al pago de los mismos.
»3. Absuelvo en esta instancia a Comercial Iberica de Exclusivas Deportivas S.A. de la pretensión
consistente en que se declarase que incumplió los contratos que le unían con Nike International Ltd por
haber seguido fabricando, vendiendo o distribuyendo prendas o bolsas deportivas utilizando marcas,
logotipos o signos distintivos propiedad de Nike, después de extinguido el contrato, condenando a Cidesport
a abstenerse de seguir realizando dichas actividades.
»4. Absuelvo a Comercial Iberica de Exclusivas Deportivas S.A. de la pretensión consistente en que
se declarase que incumplió los contratos que le unían con Nike International Ltd por haber seguido
fabricando, vendiendo o distribuyendo productos Nike, condenando a la demandada reconvencional a
abstenerse de seguir realizando dichas actividades.
»5. Declaro que la actora originaria ha incumplido los referidos contratos al no haber facilitado a Nike
2
Centro de Documentación Judicial
la lista de clientes (nombre y dirección), y pedidos pendientes, condenando a Cidesport S.A. a que haga
entrega de la misma en cinco días a contar desde, el siguiente al de la firmeza de la presente resolución,
condenándola al pago de la suma que en trámite de ejecución de sentencia se liquide en concepto de daños
y perjuicios causados sin que la cantidad fijada pueda superar los dos mil cuatrocientos un millones ciento
sesenta y cinco mil ochocientas cuarenta y cinco pesetas (2 401 165 845 pesetas).
»6. Declaro que Cidesport S. A. ha incumplido los contratos de Distribución y Licencia suscritos con la
actora, al haber retenido en su poder toda la información confidencial recibida de Nike, condenando a la
demandada reconvencional a devolver todos los carteles, etiquetas, embalaje, publicidad o similares que
lleven las marcas Nike, en cinco días a contar desde el siguiente al de la firmeza de la presente resolución,
absolviéndola del pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios derivados de dicho
incumplimiento.
»7. Declaro que Cidesport S.A. ha incumplido referidos contratos al no haber respetado competencia
tras la expiración.
»Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas por el seguimiento del proceso en
primera instancia, sufragando cada parte las suyas propias y la mitad de las comunes».
SEGUNDO. La sentencia contiene, entre otros, los siguientes fundamentos jurídicos:
«[...]
»C.2 Enriquecimiento Injusto. Siguiendo el esquema trazado en el fundamento de derecho primero de
esta resolución corresponde ahora abordar las pretensiones articuladas por la demandante originaria bajo
los números 8 y 9 de la súplica de su demanda: 8. que se declare el enriquecimiento sin causa del que han
disfrutado las tres interpeladas a costa de las inversiones y clientela aportada por Cidesport y 9. que se
declare la obligación indemnizatoria de las referidas sociedades frente a Cidesport derivada del anterior
pronunciamiento.
»C.2.1 Durante la vigencia de los contratos examinados se produjo una extraordinaria difusión de los
productos Nike por nuestro país. Así se recoge en el documento 21 de la demanda, lo admite el legal
representante de American Nike S.A. al confesar, y en fin, lo plasman los peritos en su informe al folio 3109
de los autos.
»Sin perjuicio de la participación que en dicha meta han tenido las interpeladas, por la calidad, diseño
y publicidad de su productos, es de justicia reconocer que una buena parte del mérito está en la labor
desarrollada por Cidesport S.A. (así lo describen los peritos a los folios 3141 y ss. de su informe y lo
evidencia el nombramiento de Cidesport como mejor distribuidora Nike durante una de las anualidades del
contrato).
»Pues bien, con el fin de la vigencia del contrato, todo ese activo constituido por la clientela de
productos Nike quedará en exclusivo beneficio del grupo estadounidense.
»C.2.2 El Tribunal Supremo, con el fin de compensar el enriquecimiento que se produce en favor del
empresario principal a raíz del trabajo desarrollado por otro colaborador (ya sea bajo la figura negocial de
agente o distribuidor en exclusiva) cuando se pone fin a una relación jurídica que ha tenido cierta duración
temporal, califica de injusta dicha situación estableciendo el derecho al cobro de la oportuna indemnización.
Es cierto que esta doctrina ha surgido a raíz del cese de relaciones en que no estaba pactada una duración
determinada (SSTS de 11 de febrero de 1984, 22 de marzo de 1988, 15 de octubre de 1992 y 27 de mayo
de 1993 ), pero en realidad el Tribunal Supremo distingue dos extremos: la indemnización por denuncia del
contrato por tiempo indefinido de manera abusiva, y la indemnización por el fondo de comercio; la primera
institución es inaplicable al presente caso (STS 30.V.94 FJ 5 .ª), pero la segunda, sí resultaría de aplicación
a unos contratos como los presentes en que se pactó una duración concreta de 4 años.
»El artículo 4.1 del código Civil dispone que: "Procederá la aplicación analógica de las normas
cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie
identidad de razón".
»La Exposición de Motivos de la Ley 12/92, de 27 de mayo, sobre el Contrato de agencia describe la
situación legal y real antes de su entrada en vigor: antes de dicha norma, cuando un empresario quería
promocionar sus productos en una determinada zona sin la apertura de una sucursal, el único contrato de
3
Centro de Documentación Judicial
colaboración del que disponía tipificado legalmente era el de la comisión, configurado como un mero
mandato mercantil. Frente a ello, la práctica conocía otras figuras de gestión más estable o duradera, propia
del agente (Exp. Mot. 1.1). Junto a este contrato, y con el fin de lograr una finalidad similar, se encuentra el
de distribución comercial, carente de una regulación legal general, aunque conocido por el legislador para
productos determinados (distribución de automóviles, R.D.de 21 de febrero de 1992 ) y abordado con
reiteración por la jurisprudencia (SSTS 18.III.66, 31.XII.70, 3.III.77 ).
»El Tribunal Supremo en sentencia de 8 de noviembre de 1995 marca las diferencias entre ambos
contratos atendido su parecido, y en sentencia de 14 de febrero del pasado año 1997, considera de
aplicación analógica a un supuesto calificado de distribución exclusiva la doctrina sentada en la
emblemática sentencia de 22 de marzo de 1988 arriba citada y la Ley reguladora del Contrato de Agencia:
derecho del empresario que distribuía los productos de otro en un determinado territorio a ser compensado
al fin del contrato por la clientela generada en favor del primero, por las inversiones realizadas y personal
contratado, sin existir previo incumplimiento del reclamante.
»El carácter imperativo del régimen que establece la Ley 12/92 para la indemnización por clientela al
finalizar el contrato, -sea temporal o indefinido -, incluso para relaciones existentes antes de su vigencia,
denota la importancia que para nuestro legislador tiene dicho instituto en orden a preservar un principio
como el de la justicia (arts. 3.1.º y 28 y 30 de la Ley y SAP de Barcelona de 27 de octubre de 1997 FJ IV 1
párrafo 3 .º). Si atendemos a la analogía que existe entre el contrato de agencia y el de distribución al
finalizar el mismo, y la previsión normativa de aplicación de dicha indemnización incluso para casos de
relaciones temporales, procede declarar aplicable al contrato que examinamos la institución, regulada en el
art. 28 de la Ley 12/92 : "Indemnización por clientela".
»C.2.3 Los presupuestos para el nacimiento de tal derecho los desglosa el Fundamento jurídico VI de
la SAP de Barcelona arriba citada:
»a. aportación de clientela o aumento sensible de operaciones con la clientela preexistente
»b. la actividad desarrollada por el agente (en nuestro caso distribuidor) sea susceptible de seguir
produciendo ventajas sustanciales y
»c. resulte equitativamente procedente por la limitación de competencia, por las comisiones que
pierda o por las demás circunstancias que concurran.
»La lectura de los autos permite afirmar que en el caso enjuiciado concurren todos los citados
elementos. Ahora bien, al trasladar por vía de analogía una institución prevista en una norma, se impone
aplicarla de forma íntegra; y así, en el art. 30 de la Ley reguladora del Contrato de Agencia se excluye el
derecho a la indemnización por fondo de comercio cuando quien la reclama no hubiera cumplido con sus
obligaciones. Un cuarto requisito es, pues, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones.
»Así es, el carácter bilateral del contrato de distribución también impone el cumplimiento previo para
reclamar cualquier género de prestación de la contraria, art. 1124 Código Civil y SSTS, 13.III. 90, 20.XI. 91 y
16.X.95 .
»Pues bien, tal como tendremos ocasión de examinar más ampliamente en el fundamento jurídico
siguiente, la parte que reclama por el fondo de comercio creado no está al día en el cumplimiento de sus
obligaciones (singularmente, en la entrega del listado de clientes al completo, elementos publicitarios
conteniendo las marcas Nike cedidas en Licencia y prohibición de competencia), lo que enerva el
nacimiento de la indemnización postulada, con la consiguiente desestimación de las peticiones 8 y 9 de la
suplica del escrito rector del proceso.
»D) Efectos jurídicos derivados del fin del contrato frente a los representantes de Cidesport S.A., a la
sazón codemandantes originarios (10.ª petición de la súplica de la demanda).
»D.1 Subsanado el error de denominación cometido en la demanda en referencia al Agente de la
zona de Madrid, art. 267 Ley Orgánica del Poder Judicial (folio 4652), la primera cuestión a resolver antes
de abordar la décima de las peticiones contenidas en la súplica de la demanda, es la posibilidad jurídica de
su acumulación al resto de pretensiones articuladas en dicho escrito atendido su distinto origen.
»El artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece el principio general de posibilidad de
acumulación subjetiva de acciones diciendo que: "Podrán acumularse y ejercitarse simultáneamente las
acciones que uno tenga contra varios individuos, o varios contra uno, siempre que nazcan de un mismo
4
Centro de Documentación Judicial
título o se funden en una misma causa de pedir".
»Una visión simplista de este precepto impediría examinar aquí y ahora las peticiones articuladas por
Viso Andrade S.L., Don Luis Antonio , Don Javier , Don Abelardo , Don Rosendo , Don Darío , Don Luis
Carlos , Don José , Don Armando , Don Jose Antonio , Don Guillermo y Don Ángel Jesús , pues a diferencia
del título contractual invocado por Cidesport, los mencionados, ninguna relación jurídica contractual
mantenían con las interpeladas (así lo admiten los actores al confesar la posición primera que les formuló
Nike, folios 4506, 4576, 4584, 4656, entre otros).
»Ahora bien, la ponderación del principio de economía procesal ha llevado al Tribunal Supremo a
interpretar dicho precepto (el 156 de la LECivil) en forma amplia, admitiendo la acumulación subjetiva de
acciones aunque no compartan la misma causa, siempre que con ello no se vulnere ninguno de los
supuestos de inacumulabilidad objetiva contenidos en el artículo 154 de la Ley procesal civil. Así ocurre por
ejemplo en los litigios resueltos por el Alto Tribunal en que se acumulan las pretensiones contractual y
extracontractual dirigidas contra una mercantil deudora y sus administradores (SSTS de 7-XII-87 y 4-XI-91 ).
»Ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil concurren al
ejercitar de manera simultánea sus pretensiones las personas arriba mencionadas y Cidesport. Es más, el
haber resuelto previamente éstas facilita la solución de las primeras debido a la conexión existente entre
ambas pretensiones. Es, por ello que procede desestimar la defensa procesal esgrimida por las interpeladas
entrando seguidamente en el fondo de la cuestión suscitada.
»D.2 Viso Andrade. S.L., Don Luis Antonio , Don Javier , Don Abelardo , Don Rosendo , Don Darío ,
Don Luis Carlos , Don José , Don Armando , Don Jose Antonio , Don Guillermo y Don Ángel Jesús ,
representantes de Cidesport en el territorio nacional, fundamentan su pretensión indemnizatoria frente a
Nike Inc y Nike Itl. Ltd. en el, principio contenido en el artículo 1902 del Código Civil : "El que por acción u
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado".
»La estimación de su pretensión exigiría que los actores hubieran acreditado, art. 1214 del Código
Civil, tres elementos: el daño patrimonial, una acción u omisión negligente y la adecuada relación causal
entre uno y otra (SSTS de 25-X-86, 22-IV-87, 7-XI-96 Y 29-XII-97 entre otras muchas).
»Por lo que hace referencia al segundo de dichos elementos, la jurisprudencia relativa a la
responsabilidad extracontractual ha evolucionado desde un sistema basado en la culpabilidad del agente
hacia otro de tintes más objetivos (SSTS de 13-XII-90, 5-11-91 y 24-I-92 ). La sentencia del Tribunal
Supremo de 8 de abril de 1992 en su fundamento jurídico cuarto resume la doctrina jurisprudencial acerca
del artículo 1902 del Código Civil del siguiente modo: "el principio de la responsabilidad por culpa es básico
en nuestro ordenamiento positivo, acogido en el artículo 1902 del Código Civil , de tal suerte que se exige"
por punto general, la necesidad ineludible de que el hecho pueda ser reprochado culpabilísticamente al
eventual responsable, y si bien es cierto que la jurisprudencia ha evolucionado en el sentido de objetivizar la
responsabilidad extracontractual, no lo es menos que tal desarrollo se ha hecho moderadamente,
recomendando una inversión de la carga de la prueba o acentuando el rigor de la diligencia requerida según
las circunstancias del caso, pero sin excluir, en modo alguno, el clásico principio de la responsabilidad por
culpa y sin erigir el riesgo en fundamento único de la obligación de resarcir" (SSTS de 24 y 31-1-86, 2-1V-86
y 19-11-87 ).
»La responsabilidad que los actores atribuyen a Nike deriva de su decisión de no prolongar
temporalmente los contratos de distribución y licencia, lo que impidió servir los pedidos de la siguiente
temporada. Pues bien, dicha decisión ha quedado declarado presente resolución que fue fruto de la libre
voluntad de Nike, sin que entrañe antijuricidad alguna, debiendo destacar, que si bien es cierto que los
peritos contables recogen en su dictamen una importante partida de productos pedidos y no servidos (folio
3278), no puede olvidarse que: 1. el perito Sr. Santiago , al folio 4841 de los autos, siembra la duda sobre la
certeza de dicha conclusión, 2. que aunque fuera cierto que los pedidos cursados no hubieran sido
enviados, de las testificales ofrecidas por los Sres. Juan Ramón (pregunta 19 folio 4317, repregunta 36 folio
4445 y pregunta 21 folio 4321) y Sr. Juan Carlos (pregunta 19 al folio 4334), cabe deducir con un enlace
directo, art. 1253 CCivil , que con los stocks retenidos por Cidesport S.A. al final de los contratos (se ignora
el montante, ver el resultado de la prueba de Libros de Comercio de Cidesport, folio 6555), se pudo hacer
frente a los pedidos teóricamente inatendidos y 3. que los listados de clientes aportados por algunos de los
codemandantes al ser llamados a confesar son instrumentos dirigidos a su principal, Cidesport S.A. pero sin
que acrediten la recepción y aceptación por parte de la empresa americana; recuérdese por lo demás que,
tal como veremos después, los listados de clientes debían ser facilitados a Nike al fin del contrato, lo que no
aconteció.
5
Centro de Documentación Judicial
»La falta de concurrencia del elemento de antijuricidad hace innecesario el examen del resto de los
que estructuran la responsabilidad aquiliana, y conduce a la absolución de las mercantiles demandadas de
la pretensión indemnizatoria que frente a ellas se dirigía.
»Cuarto. Estudio de las pretensiones deducidas por las actoras reconvencionales.
»[...]
»[...]
»B.3 Violación de los contratos por no haber facilitado a la actora reconvencional el listado completo
de clientes de productos Nike.
»El quinto pedimento de la reconvención se concreta en la declaración de que la actora originaria ha
incumplido los contratos de constante referencia, al no haber facilitado a Nike la lista de clientes (folio 598 y
604 de los autos), condenando a Cidesport a que haga entrega de la misma y al pago de los daños y
perjuicios originados.
»B.3.1 Desde un punto de vista fáctico interesa destacar los siguientes extremos:
»1. La cláusula 17. B del contrato de Distribución en exclusiva de 24 de mayo de 1985 establece
como obligación en caso de resolución que: "La Distribuidora facilitará a Nike una relación de todos los
pedidos de Calzado Deportivo, Prendas y Bolsas Nike que le hayan sido hechos por sus clientes al por
mayor y que la Distribuidora haya aceptado con antelación a la fecha de terminación. Dicha relación deberá
ser entregada en un plazo de veinte (20) días a contar de la fecha de terminación".
»2. El último inciso de la cláusula 18.A. (i) del contrato de Licencia de 2 de enero de 1986 dice que:
"En adición, la Licenciataria facilitará a Nike una relación de todos los clientes que hayan adquirido Artículos
Licenciados de la Licenciataria, incluidas las direcciones de tales clientes"..
»3. La Distribuidora y Licenciataria, hoy demandada reconvencional, en su escrito de réplica y
contestación a la reconvención, admite que no hizo entrega del listado completo de clientes limitando la
efectividad de dichas cláusulas a la relación de pedidos pendientes.
»4. La testifical ofrecida por don Guillermo (preguntas 17.ª y 18.ª tomo XIII, folio 4317) y don Juan
Ramón (pregunta 19.ª, folio 4321), unida a las contestaciones ofrecidas por los comerciales de American
Nike S.A. (Sres. Pedro Enrique , Vicente , Joaquín , Alberto , Jose Manuel folios 4329, 4331, 4337, 4338 y
4638) evidencian que ni el listado de clientes, ni el de pedidos pendientes de entrega fueron facilitados a la
actora reconvencional al finalizar la relación jurídica que las unía.
»B.3.2 La conjugación de los criterios de interpretación literal, lógico y sistemático, impide acoger la
antítesis de Cidesport S.A.
»El inicio del proceso interpretativo, vía tenor literal de la cláusula controvertida (arts. 1281 CCivil y 57
CComercio, SSTS de 3.III.90 y 30.V.91 ) impide acoger la distinción que pretende la distribuidoralicenciataria. En la letra del contrato no se limita la entrega del listado a los pedidos pendientes, sino que
alcanza, en el de licencia, a la totalidad de clientes que en algún momento de la vigencia del contrato
hubieran adquirido productos Nike. La claridad del contrato veda el paso a la interesada interpretación
propuesta por la demandada reconvencional, más teniendo en cuenta que:
»1. la efectividad de dicha cláusula nace cuando el contrato llega a su fin, es decir, cuando Nike a
través de su filial en España decide distribuir de manera directa sus productos. Si ello es así, es lógico que
la distribuidora que cesa en sus funciones facilite a la concedente el nombre y dirección de todos los clientes
de los productos marca Nike, pues es precisamente esa reversión del fondo de comercio en favor de Nike el
que justificaba la indemnización por clientela reclamada por Cidesport S.A.
»2. desde un punto de vista sistemático la literalidad se confirma: si Cidesport tenía vedado, según
veremos, competir con Nike en el mercado español (cláusulas 7.C del contrato de distribución y 6.J del
contrato de licencia) es evidente que el fin del contrato implicaba la entrega del listado completo de clientes
en una conducta acorde con la buena fe preconizada por los arts. 1258 del Código Civil y 57 del Código de
Comercio.
6
Centro de Documentación Judicial
»B.3.3 A. La solución que se deriva de lo que antecede es la estimación de la reconvención en su
pedimento mero declarativo de haber incumplido Cidesport S.A. con su obligación de hacer entrega a la
terminación de la relación contractual del listado completo de clientes, nombre y dirección, que hubiesen
adquirido productos Nike o hubieran hecho pedidos condenando a la demandada a que en cinco días a
contar desde el siguiente a la firmeza de la presente resolución haga entrega de dicho listado en favor de
Nike (no se olvide que su aportación al ramo de prueba de la actora reconvencional fue sólo parcial,
documental 2.2), arts. 923 y 924 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
»Recordar aquí, que la constatación de esta infracción contractual, por su naturaleza, enerva con
toda claridad el nacimiento de la indemnización por clientela reclamada por Cidesport, así es, si tal como
vimos el fundamento de esta institución se encuentra en el aprovechamiento que la concedente va a tener
de la labor desarrollada por la distribuidora durante la vigencia del contrato, ello no se logra sin el traspaso
de la total información encaminada a conseguir ese fin: explotación por parte de Nike mediante una filial del
mercado español de productos deportivos, y es claro, que no disponer del listado completo de clientes de
productos Nike ha entorpecido la continuidad y expansión de las ventas de dicho género en España.
»B. Por lo que hace referencia a la imposición del pago de los daños y perjuicios irrogados por la falta
de entrega puntual de dicho listado, también ha de ser acogido. Es sabido que quien alega la existencia de
un daño debe acreditar cumplidamente su realidad (art. 1214 Código Civil ).
»En el caso que nos ocupa, la actora reconvencional (American Nike S.A.) aunque pudiera dudarse
de la legalidad de la incorporación de la documental aportada primero en fase probatoria y después antes
del dictado de la sentencia (Más documental 2.1 ), ha colmado dicha probanza a través de la testifical
ofrecida por sus agentes a la que hicimos referencia, y en especial, mediante las periciales practicadas: 1. la
obrante en la pieza actora evidencia que el resultado económico de American Nike B.A. durante el año 1990
fue negativo rompiéndose la tendencia al alza que a nivel de ventas tenían los productos Nike en España,
siendo lógico presumir que fue debido a la falta de colaboración de la actora originaria atendida la correcta
organización de la filial recién creada (según los peritos) y a la identidad de los productos comercializados y
2. esta presunción no queda desvirtuada por el hecho acreditado vía confesión judicial del legal
representante de American Nike S.A., consistente en la contratación por parte de esta mercantil de varios
miembros de la plantilla de Cidesport S. A., pues el ingente volumen de tales listados no pudo ser suplido
por su conocimiento del mercado; así lo confirma el perito, experto en marketing, don Santiago al emitir el
dictamen que se le encomendó (folios 4829 y ss.).
»Este perito cuantifica en 239 158 549 pesetas, folio 4850, los perjuicios irrogados a American Nike
S.A. en su primer ejercicio de existencia por la conducta anticolaboracionista de Cidesport S.A., ahora bien,
tal como de pone de manifiesto la perjudicada en su escrito de conclusiones (folios 8.466 y ss.) existen
ciertos extremos que no han sido tenidos en consideración (p. ej. sector sinergias) o que lo han sido de
manera incompleta.
»Para propiciar una mayor contradicción y exactitud, no cabe acoger la suma cuantificada
unilateralmente por la beneficiada en este pronunciamiento (2 401 165 845 pesetas, folio 8557, que servirá
de tope máximo por razones de congruencia), siendo más prudente reservar para el trámite de ejecución de
sentencia la fijación de los perjuicios sufridos por el grupo americano ante la conducta de Cidesport que
ahora examinamos (arts. 360 y 928 y ss LECivil ).
»[...]
»B.5 Infracción del pacto expiración del contrato.
»El séptimo pedimento articulado en la reconvención consiste en que se declare que la actora
originaria ha incumplido los contratos de continua referencia al no haber respetado el pacto de no
competencia estipulado tras la expiración de los mismos, advirtiendo que la indemnización por los perjuicios
irrogados por dicho proceder es objeto de reclamación en los Autos 589/94-D seguidos ante el Juzgado de
la Instancia núm. 3 de los de esta Capital, hoy Juzgado núm. 29 (folio 107 de la contestación y 604 de los
autos).
»B.5.1 Desde un punto de vista fáctico interesa hacer constar lo siguiente:
»1. La cláusula 7 .C del contrato de distribución suscrito por Cidesport S.A. dice que: "La Distribuidora
se obliga a no fabricar ni distribuir durante la vigencia del contrato, ni durante un período de un (1) año a
contar de la expiración del mismo por la causa que sea, productos pertenecientes a otra línea de calzado
7
Centro de Documentación Judicial
deportivo, prendas y bolsas distintos del Calzado deportivo, Prendas y Bolsas Nike.
»2. La cláusula 6 .J del contrato de licencia también suscrito por la actora originaria establece que:
"La Licenciataria no fabricará ni venderá, directa o indirectamente, mercancías que, en opinión de Nike,
hagan la competencia a los Artículos licenciados, durante el período de vigencia de este Contrato, y durante
el plazo de un (1) año a partir de la expiración de este Contrato o rescisión del mismo por cualquier razón.
»3. Cidesport S.A. al contestar a la reconvención admite haber comercializado los productos antes
reseñados pero bajo el amparo de la marca española.
»B.5.2 La respuesta a la excepción dilatoria de litispendencia opuesta por la representación de
Cidesport S.A. al amparo del arto 533.5.º LECivil en relación a esta pretensión ha de ser negativa:
manteniéndose la identidad subjetiva entre los procesos comparados (éste y el seguido ante el Juzgado
núm. 3 también de esta ciudad, hoy núm. 29), ni lo que se pide, ni los hechos y fundamentos de dicha
petición son idénticos.
»El presente proceso se reduce a examinar si desde un punto de vista contractual existía la
prohibición de concurrir con Nike en el mercado, y apreciar si dicha competencia se ha producido por la
demandada reconvencional, obteniendo entonces las oportunas conclusiones que no van a ser de
naturaleza indemnizatoria.
»B.5.3 Acreditada la concurrencia de Cidesport S.A. en el mercado español de elementos deportivos
durante el período temporal previsto en las cláusulas de referencia (año 1990), tal como admite en sus
escritos procesales y lo confiesan los codemandantes (agentes de Cidesport), desde un punto de vista
material opone como defensas los siguientes argumentos:
»1. la nulidad de las cláusulas referidas por contravenir normas imperativas, en concreto, por infringir
el derecho comunitario sobre la libre competencia y lo dispuesto en el art. 1256 del Código civil : "La validez
y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes".
»El negocio jurídico en general y el contrato en particular, tienden por su propia naturaleza a la
producción de efectos. Así, el artículo 1091 del Código Civil establece que las obligaciones que nacen de
los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenar de los mismas.
La autonomía privada de la voluntad es la que determina el contenido del contrato, artículo 1255 del Código
Civil , siempre que ella no contravenga a las leyes, a la moral, ni al orden público. La importancia que en el
tráfico jurídico privado tiene la voluntad y su plasmación en las contratos, lleva a nuestro ordenamiento a
partir del principio de "favor negotii", con ejemplos jurisprudenciales y legales del misma, tales como la
doctrina de la conservación del negocio jurídico en caso de invalidez parcial del misma, interpretación de las
cláusulas del contrato tendente a la producción de efectos (artículo 1284 del Código Civil ). De todo ello se
deduce como axioma básico en nuestro Derecho, que el contrato tiene presunción de validez, y con ella de
eficacia, sin embargo, dicha presunción es "iuris tantum" (párrafo primero del artículo 1251 del Código Civil )
y por lo tanto puede ser destruida por una prueba en contrario.
»De lo dicho anteriormente se desprende que quien sostenga en juicio la posible invalidez de un
contrato, en este caso de algunas de sus cláusulas, deberá acreditarla de modo cumplido. La carga de la
prueba incumbe en este caso a la demandada reconvencional, quien deberá demostrar los hechos en las
que basa su oposición si pretende que ésta sea estimada (artículo 1214 del Código Civil y SSTS
23/12/1954, 29/3/1955 ).
»Dentro del género "invalidez de los contratos", se recogen figuras distintas, no reguladas de modo
sistemático en el Código Civil. Ha sido labor jurisprudencial, y doctrinal la de ordenar las categorías que
engloba la invalidez, y acomodarlas en las instituciones que regula nuestro Derecho positivo. Se puede decir
que tras ciertas vacilaciones jurisprudenciales, nuestro Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión de que
todas los supuestas de invalidez contractual se pueden reconducir a dos grandes categorías: 1. nulidad
absoluta también llamada radical o de pleno derecho, donde se incluiría la inexistencia del contrato y 2.
anulabilidad o nulidad relativa (SSTS 1/12/71 y 22/3/74 ). Ambos conceptos se distinguen par las causas
que las originan, y por los efectos, aquí únicamente nos interesa la primera de las categorías: a. la nulidad
absoluta acoge los contratos que violan alguna norma prohibitiva (artículo 6.3 del Código Civil ), y aquellos
otros que carecen de alguno de los elementos esenciales a que se refiere el artículo 1261 del Código Civil y
b. la nulidad absoluta no precisaría, en principio declaración judicial, la cláusula nula no produciría ningún
efecto, no es susceptible de confirmación, por lo que la acción para hacerla valer no se extingue por el paso
del tiempo y es ejercitable por cualquier sujeto, también por vía de excepción.
8
Centro de Documentación Judicial
»Partiendo de las anteriores premisas, traslademos las mismas al caso concreto. Es verdad que el
Derecho Comunitario parte del principio de libre concurrencia, art. 85 del Tratado de Roma (SAP Barcelona,
Sec 11.ª de 5 de diciembre de 1997 , F.J.V), sin excepciones en el ámbito de la distribución genérica de
productos una vez finalizada la relación contractual (apartado 8 de la Exposición de Motivos del Reglamento
CEE 1983/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983 ); ahora bien, la propia normativa comunitaria prevé
situaciones, limitadas en el tiempo, en el que se justifica la existencia de un pacto de no concurrencia, y en
este sentido cabe destacar:
»a. para el contrato de franquicia, en que existe cesión temporal de elementos integrantes de la
propiedad industrial (F.J.4.º de la SAP de Barcelona arriba citada), tal como ocurre en el caso de autos con
el contrato de Licencia -lo que permite acudir a la analogía-, el Reglamento CEE 4087/88 de 30 de
noviembre , aplicado por la sentencia antes citada admite como válida en el último inciso del apartado c del
art. 3.º una cláusula de prohibición de competencia similar a la diseñada por las partes: temporalmente
limitada a un año y espacialmente ceñida al territorio antaño explotado y
»b. en la regulación legal del contrato de agencia, Ley 12/92, de 27 de mayo , que incorpora a nuestro
país la Directiva (CEE) 653/86, de 18 de diciembre , ya se prevé la legalidad de un pacto como el que
examinamos (arts. 20 y 2l ), y si recordamos la posibilidad de aplicar analógicamente dicha normativa al
presente supuesto (defendido incluso por la actora originaria en su escrito de réplica, folios 855 vuelto y ss),
llegamos a la desestimación de la primera de las defensas articuladas por Cidesport S.A. por no ser
contrario a la legislación reguladora de la Defensa de la Competencia un pacto como el examinado (art. 2.1
Ley 16/89, de 17 de julio ).
»Por lo que hace referencia a la presunta vulneración del artículo 1256 CCivil , decir que sólo podría
entrar en conflicto con dicho precepto la cláusula contenida en el contrato de Licencia, la 6 . J que hace
referencia al derecho de Nike a concretar las conductas concurrenciales.
»Así es, dejando al margen que estamos ante una cláusula estipulada en favor de uno solo de los
contratantes (lo que modula su eficacia), el efecto de separación del mercado español de calzado y
elementos deportivos de Cidesport durante el año 1990 seguiría vigente por virtud del contrato de
Distribución (cláusula 7 .C).
»2. Exclusión de la marca española Nike del régimen fijado en dichas cláusulas. La finalidad de las
estipulaciones que comentamos es clara, art. 1283 y 1284 Código Civil , y consiste en evitar que Cidesport
S.A. pueda aprovecharse en perjuicio de Nike del conocimiento que del mercado adquirió durante el
desarrollo del contrato; este efecto quedaría vacío de contenido de seguirse la tesis de la demandada. Si a
ello le añadimos que del texto de dichas cláusulas, primer criterio de interpretación (art. 1281 CCivil ) no se
desprende la exclusión de la marca 88222, llegamos a la conclusión de que Cidesport, estaba imposibilitada
durante el año 1990 de concurrir en el mercado español con productos deportivos (calzado, prendas y
bolsas).
»B.5.4 La consecuencia que se deriva de lo anterior es la estimación de la reconvención en este
punto particular, declarando el incumplimiento contractual de Cidesport de las cláusulas 7.C del contrato de
distribución y 6.J del de licencia, lo que enerva la posibilidad de que la misma sea acreedora del derecho a
la indemnización por clientela a la que hicimos referencia en el Fundamento jurídico anterior, más teniendo
en cuenta que la justificación de dicha institución, y la concreción económica de la misma, se encuentra
precisamente en la exclusión de la empresa distribuidora del mercado, con el consiguiente aprovechamiento
de la concedente (art. 28.1 Ley 12/92, de 27 de mayo ).
»Quinto. Costas
»El rechazo íntegro de las tesis de los actores conduciría a imponerles el pago de las costas
causadas por la tramitación de su demanda (art. 523 LECivil párrafo 10 ), ahora bien, la especial
complejidad de las cuestiones debatidas, con actuaciones que pudieron hacer creer (erróneamente) a la
actora originaria que los contratos iban a ser prorrogados, se consideran causas suficientes para no verificar
un especial pronunciamiento.
»La estimación parcial de la reconvención obliga a no verificar un especial pronunciamiento en orden
a las costas causadas por su tramitación, sufragando cada parte las propias y la mitad de las comunes (art.
523 párrafo 2 LECivil )».
TERCERO. - La Sección 17.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia de 8 de mayo
9
Centro de Documentación Judicial
de 2000 en el rollo de apelación número 135/1999 , cuyo fallo dice:
«Fallamos. Que, estimando parcialmente el recurso de interpuesto por Comercial Ibérica de
Exclusivas Deportivas S.A. (Cidesport), y otros, y desestimando totalmente el interpuesto por Nike
International Ltd, Nike Inc. y American Nike S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia n.º 39 de Barcelona en los autos de que este rollo dimana, revocamos parcialmente la misma, y
absolvemos a Cidesport del pedimento relativo al incumplimiento del pacto de no competencia establecido
en los contratos celebrados con la otra parte, confirmándola en el resto de sus pronunciamientos, sin hacer
pronunciamiento sobre las costas de la alzada».
CUARTO. - La sentencia contiene, entre otros, los siguientes fundamentos de Derecho:
»[...]
»Pedimentos 5 a 8. Se solicitaba la declaración de que Cidesport había incumplido las obligaciones
relativas a la entrega de la lista de clientes, información confidencial, carteles, etc..., a la terminación del
contrato, así como la del pacto de competencia que le obligaba a no fabricar y distribuir durante un año
posterior a la finalización calzado y prendas de vestir concurrentes con las de la demandada, con las
indemnizaciones de daños y perjuicios derivadas de tales incumplimientos.
»La sentencia de instancia estimó todos estos pedimentos en su vertiente declarativa, pero sólo
concedió indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento relativo a la entrega de la lista de
clientes.
»Contra la estimación de todos ellos se alza la actora-demandada reconvencional alegando que no
existía ninguna obligación de las que se dicen incumplidas por cuanto Nike ya había incumplido con
anterioridad al dar por finalizado el contrato sin ofrecerle la indemnización por clientela que le correspondía,
añadiendo además, en cuanto a la lista de clientes, que pudo conocer la misma; y en cuanto a la obligación
de no competencia, que la cláusula va en contra de las disposiciones comunitarias, amén de que se limitó a
explotar la marca 88222, de la que era licenciataria, lo cual careció de trascendencia económica.
»[...]
»Tercero. Indemnización por clientela.
»Resuelta la ausencia de derecho de Cidesport a una indemnización por daños y perjuicios, que
llevaría incluida la indemnización por clientela, se solicita en todo caso esta última con fundamento en la
teoría del enriquecimiento injusto, y la aplicación analógica de la Ley de Contrato de Agencia, que son los
dos expedientes utilizados por la jurisprudencia para conceder dicha indemnización en los contratos de
concesión o distribución, habida cuenta, según alega la apelante, de que no se le pueden imputar
incumplimientos contractuales con anterioridad al 31 de diciembre de 1989 (la sentencia de instancia la
deniega por los incumplimientos de Cidesport posteriores a dicha fecha).
»En la resolución de este tema se ha de tener en cuenta que los contratos suscritos por las partes
fueron dos: de distribución (relativo a calzado y prendas deportivas), y de licencia (relativo sólo a esas
últimas), y que si bien la indemnización vendría referida al contrato de distribución, no puede obviarse en el
tratamiento de la misma la incidencia que haya podido tener el contrato de licencia, dada la absoluta
interrelación entre ambos, puesta de manifiesto anteriormente, y, en definitiva, que el fondo de comercio
conseguido por la actuación de Cidesport lo fue en el desarrollo de los dos.
»El problema que se plantea es si procede otorgar al concesionario, en el caso de denuncia unilateral
del contrato, un derecho similar al que tiene el agente cuando se extingue el contrato de agencia por la
clientela que se ha captado para el empresario concedente, siempre que dicha denuncia no se considere
abusiva -pues entonces se incluiría en su caso, como ya se ha señalado, en la indemnización de daños y
perjuicios-, o bien obedezca al incumplimiento del concesionario, supuesto en que ha señalado la
jurisprudencia que carecería de tal derecho.
»El tema ha sido tratado reiteradamente por la jurisprudencia. La solución afirmativa que se había
consagrado en la STS de 22 de marzo de 1988 para el contrato de agencia, donde se hablaba de la
existencia de un enriquecimiento por parte del concedente, y fue seguida de la de 16 de febrero de 1990, se
ha extendido al contrato de distribución o concesión mercantil (SS. 11 mayo 1992 -aunque en este caso no
se concediese por falta de prueba del enriquecimiento -, 15 octubre 1992 "obiter dicta", 17 marzo 1993, 27
mayo 1993, 14 febrero 1997, 12 junio 1999, 4 octubre 1999), en supuestos de contratos sin sujeción a
10
Centro de Documentación Judicial
plazo, o con cláusula de terminación "ad nutum".
»1. Inexistencia de enriquecimiento injusto.
»El contrato de Distribución de autos preveía la entrega a Nike cada año de la lista de todos los
clientes que hubiesen comprado calzado, prendas y bolsas Nike, incluyendo los nombres y direcciones
(cláusula 12.B iv ); en el de Licencia dicha obligación se establecía a la terminación del contrato (cláusula 18
A), que Cidesport ha admitido expresamente haber incumplido. Es decir, el aprovechamiento de la clientela
por parte de Nike estaba expresamente previsto, hallando su fundamento en las propias estipulaciones
contractuales, por lo que no es argumentable que el enriquecimiento que pudiese derivar del mismo carezca
de causa. Y, si las partes lo previeron sin fijar contraprestación, al contenido literal de las propias
estipulaciones habrá de estarse (art. 1281 CC ). La jurisprudencia ya desde antiguo viene reconociendo que
"no hay enriquecimiento sin causa cuando la atribución patrimonial responde a una relación
jurídico-obligacional derivada de un contrato válido" (STS 28 enero 1956 ).
»Por otra parte, Cidesport continuó en el mercado con la comercialización de productos competidores
de los de Nike, singularmente los fabricados al amparo de la marca 88222, disfrutando también ella de la
clientela, por lo que no concurriría otro de los requisitos del enriquecimiento injusto cual sería el de la
obtención del goce pacífico por parte del concedente de la clientela aportada por el distribuidor, con el
correlativo empobrecimiento de este último al verse privado de la misma. Es más, Cidesport llegó a
mantener en su réplica (fol. 842), que el contrato de Licencia tenía por, objeto la comercialización de las
prendas de vestir bajo la marca 88222, que sigue explotando en la actualidad.
»Además, el indudable prestigio internacional de las marcas de la demandada matizarían la
contribución de Cidesport a la obtención del mercado. No puede olvidarse la "vis atractiva" de la marca en la
formación de la clientela, y no sólo en el contrato de Licencia (cláusula 4 . A y E), sino también en el de
Distribución se previó expresamente que los beneficios derivados del uso de las marcas beneficiaría y
continuaría beneficiando exclusivamente a Nike (cláusula 11 B), sin que la distribuidora adquiriese ningún
derecho sobre el "... fondo comercial u otra propiedad inmaterial de Nike" (apartado D), de donde resultaría
que se estaba excluyendo expresamente cualquier eventual indemnización por clientela, en la medida en
que ésta respondiese a la "vista atractiva" de que antes se ha hablado.
»Pero es que, con independencia de todas las consideraciones hasta aquí efectuadas, la
jurisprudencia relativa a la procedencia de la indemnización por clientela en los contratos de distribución con
base en la teoría del enriquecimiento injusto se halla referida a supuestos de denuncia "ad nutum", porque
la denuncia no se considera causa suficiente que justifique el desplazamiento patrimonial, y no de
terminación por no haber sido renovado el contrato a su vencimiento, en los que como señaló el TS en Auto
de 28 de enero de 1997 "... el cese de la relación se debió pura y simplemente a la expiración del plazo
libremente convenido, por lo que será entonces aplicable la jurisprudencia de esta Sala a cuyo tenor no
cabe enriquecimiento injusto cuando la ventaja patrimonial tenga su causa en lo pactado o en la ley".
»En conclusión, no puede admitirse la pretensión de Cidesport de que tiene derecho a una
indemnización por clientela con base en un supuesto enriquecimiento injusto por parte de Nike, y ello con
independencia de que los incumplimientos en que haya podido incurrir sean posteriores a la resolución
contractual, y por tanto no neutralizarían aquel derecho, de existir, sin perjuicio de que pudieran
compensarse las indemnizaciones derivadas de uno y otro, lo que lleva a rechazar la pretensión, pero con
fundamentos distintos de los contenidos en la sentencia apelada.
»2. No concurrencia de los requisitos necesarios para poder aplicar por analogía la Ley 12/92 de 27
de mayo .
»También ha invocado Cidesport para fundar el derecho a la indemnización por clientela la aplicación
analógica de la Ley de Contrato de Agencia, en cuyo artículo 28 se reconoce aquél en los casos de
extinción del contrato, ya sea por tiempo determinado o indefinido, siempre que concurran determinadas
circunstancias.
»Sin olvidar que tanto el contrato de agencia como el contrato de distribución participan de la misma
naturaleza de gestión, como señala la mejor doctrina, la indemnización por clientela no trae causa de ésta,
sino que se funda en dos circunstancias que no concurren en la concesión:
»1) La necesidad de protección social del agente como parte más débil en la relación. Por eso la
Directiva 86/653 , que traspuso la Ley examinada, consagró el carácter indisponible de dicha indemnización,
que pasó a esta última. El fundamento de su imperatividad radicaría en la preponderancia del factor trabajo
11
Centro de Documentación Judicial
personal, propio del agente, ya sea individual o empresa, sobre el del capital, que es precisamente lo que
distingue al concesionario, ya que éste actúa por cuenta propia, exigiéndose por tanto la utilización de
recursos de capital en el proceso de distribución con la asunción de riesgos que ello conlleva, y
»2) La estructura diferida de su retribución. Esta se integra por las comisiones percibidas por los
singulares negocios intervenidos, pero que no retribuyen la creación de la clientela como tal. En este
sentido, la indemnización por clientela del art. 28 tendría por objeto cubrir este déficit mediante una
compensación adicional a su favor por un importe equivalente al valor presente de las comisiones que
habría dejado de percibir como consecuencia de la finalidad del contrato.
»El concesionario sin embargo se retribuye mediante el margen de reventa del producto, sin que
tenga derecho a una compensación adicional durante la vida del contrato por las operaciones que realice.
Ello supone la falta de "identidad de razón" (art. 4 CC .) que permitiría la aplicación analógica de la norma,
con el fin de declarar el derecho de Cidesport a una indemnización por clientela, lo que no impide que
determinada su procedencia pudiera acudirse al art. 29 de la Ley de Contrato de Agencia , con carácter
orientativo, para fijar su cuantía.
»Recurso de la actora contra la estimación de la reconvención.
»[...]
»1. Entrega de la lista de clientes y devolución de información confidencial.
»La entrega de la lista de clientes estaba prevista a la terminación del contrato de Licencia en el pacto
18 A. Por lo que se refiere al de Distribución, la entrega a dicha terminación se refería únicamente a la
relación de todos los pedidos hechos por los clientes al por mayor, que la distribuidora hubiese aceptado
(pacto 17 B).
»Sostiene Cidesport que Nike tenía obligación de ofrecerle una compensación por la clientela al
finalizar el contrato como contraprestación por la obligación de entregar la lista de clientes y el pacto de no
competencia, y que como no se la ofreció no puede exigirle que cumpla ella, amén de que la lista de
clientes la pudo obtener por otros medios, y que el pacto de no competencia era contrario a las
disposiciones comunitarias y su incumplimiento careció de trascendencia económica pues Nike se limitó a
explotar la marca 88222.
»La excepción de contrato no cumplido o "non adimpleti contractus" en las obligaciones
sinalagmáticas se desprende de los arts. 1100 "in fine" y 1124 CC , y consagra la negativa a cumplir
mientras el contratante no cumpla, pero la misma no puede ser invocada por Cidesport porque como ya se
ha razonado, no existía obligación de la otra parte de compensar por la clientela.
»Tampoco resulta de recibo la alegación relativa a que su incumplimiento podría haber sido paliado
por Nike sólo con acudir a las páginas amarillas, y que en cualquier caso fichó al Director de Marketing de
Cidesport, así como que se entregó también en el pleito seguido en los Estados unidos a instancia de Nike.
El dictamen pericial de Marketing emitido a los fols. 4830 y ss revela la trascendencia de la entrega de la
lista de clientes por parte de la distribuidora en el establecimiento de Nike en España, y la imposibilidad de
ser sustituida por los otros medios apuntados, por la calidad y precisión del conocimiento del mercado que
hubiera supuesto el cumplimiento de su obligación, lo que motivó, a entender del perito, que se tuviera que
realizar una labor de introducción de la marca Nike por segunda vez, produciéndose una bajada en el
mercado por la actitud obstruccionista de Cidesport. Todo ello se tradujo en pérdidas económicas para Nike
durante el primer año de su establecimiento en España, a pesar de que Cidesport era la empresa líder del
sector, posición que recuperó aquélla en los ejercicios posteriores. No sólo el incumplimiento, sino también
las consecuencias perjudiciales que el mismo tuvo para la actora reconvencional, cuya cuantificación ha
dejado la sentencia de instancia para la fase de ejecución de sentencia, han quedado probadas pues en el
procedimiento, por lo que debe desestimarse el recurso en este punto.
»Por lo que se refiere a la obligación de entregar el material publicitario, prevista en las cláusulas 11, I
del contrato de Distribución y 18 A) del de Licencia, que al igual que la lista de clientes admitió Cidesport
haber incumplido, ninguna alegación realizó en esta alzada por la nula trascendencia de dicho
pronunciamiento, según aclaró, por lo que debe confirmarse sin necesidad de realizar otras
consideraciones.
»2. Pacto de no competencia. Vulneración del art de la Ley 16/89, de 21 de julio. Nulidad .
12
Centro de Documentación Judicial
»Las cláusulas 7 C) del contrato de Distribución y 6 J) del de Licencia establecían un pacto de no
competencia durante el año siguiente a la expiración del contrato, consistente en no fabricar ni distribuir
productos pertenecientes a otra línea de calzado deportivo, prendas y bolsas distintos de los de Nike, por lo
que se refiere al contrato de distribución, y no fabricar ni vender, directa o indirectamente, mercancías que,
en opinión de Nike, hagan la competencia a los artículos licenciados, por lo que se refiere al de Licencia.
»Como ya señaló la sentencia de instancia, el pacto del contrato de Licencia entraba en colisión con
el art. 1256 CC , por cuanto dejaba al arbitrio de Nike determinar si los artículos eran o no concurrentes,
pero no por ello puede predicarse la nulidad total del mismo, ni la declara la sentencia de instancia, en
contra de lo sostenido por Cidesport en esta alzada, pues acaba pronunciándose sobre el incumplimiento de
ambos contratos al no haberse respetado el pacto de no competencia tras su expiración. Sólo el inciso "en
opinión de Nike" resulta contrario al precepto referido, y sólo de él puede predicarse la nulidad ex art. 6, 3
CC , viniendo amparado el pacto de no competencia en el principio de libertad contractual consagrado en el
art. 1255 CC , por lo que la prohibición se aplicaría a los artículos que objetivamente concurriesen con los
licenciados.
»Sentado lo anterior se ha de pasar a examinar si los referidos pactos pueden también ser contrarios
al principio de libre competencia consagrado en los arts. 85 y ss del Tratado de Roma y desarrollado a
través de varios Reglamentos, y de la Ley española de Defensa de la Competencia de 17 de julio de 1989 .
»El Derecho de la competencia comunitario, de eminente carácter económico, y eficacia directa sin
necesidad de transposición a los derechos internos, tiene su marco en los arts. 85 y 86 del Tratado de
Roma y determinados Reglamentos. La idea de la subsidiariedad es inherente al derecho comunitario de la
competencia, pues la jurisprudencia exige para aplicar el contenido de los arts. 85 y 86 , que los acuerdos y
las prácticas restrictivas afecten, o sean susceptibles de afectar, de forma sensible, el comercio entre
Estados miembros (S.T.C. E. Technique Miniére, de 30 de junio de 1996, as. 5/95 ).
»Aunque en el caso enjuiciado no se dé tal circunstancia, le son de aplicación los principios
establecidos en tales preceptos, al haber sido recogidos en los arts. 1 a 5 de la Ley de Defensa de la
Competencia .
»El primero de dichos artículos, que transcribe prácticamente el art. 85 del Tratado, establece la
prohibición de todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente
paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la
competencia en todo o en parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: b) la limitación o
el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.
»En el marco dibujado por las normas citadas se permiten exenciones de las prohibiciones tanto
particulares, como en bloque para ciertas categorías de contratos (art. 85, 3 Tratado y art 3 L.D.C .).
»El Reglamento n.º 1983/83, de la Comisión, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 85 del
tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución exclusiva, al que remitía en bloque el art.
1º,1 del Real Decreto 157/92, de 21 de febrero , por el que se desarrollaba la Ley 16/89 , en materia de
Exenciones por Categorías, Autorización Singular y Registro de Defensa de la Competencia, no
contemplaba la exención de los pactos como el establecido en los contratos suscritos por las partes,
limitando la validez del pacto de no competencia al periodo de vigencia del contrato.
»La sentencia de instancia, acogiendo la argumentación de Nike funda la validez de los pactos en la
analogía con el Reglamento 4087/88, de 30 de noviembre, relativo a la aplicación del apartado 3 del at. 85
del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia, en cuyo art. 3, c) se admite la validez de la cláusula de
prohibición de competencia limitada a un año y restringida al territorio en el que se explotó la franquicia, y
los arts. 20 y 21 de la Ley 12/92, sobre Contrato de Agencia , en que también se prevén pactos de tal
naturaleza que no excedan de dos años.
»Los contratos de autos son de Distribución y Licencia, y con independencia de las similitudes que en
algunos aspectos pudieran existir con aquéllos, no puede olvidarse que la regla general es la libre
competencia y las normas invocadas son excepciones a la misma, cuya aplicación analógica queda
prohibida por el art. 4.º,2 CC. La Exposición de motivos de la reforma del Título Preliminar de 1974 ya
señaló que "Las leyes excepcionales, también excluidas, forman el tradicionalmente llamado ius singulare
que, por constituir una derogación del Derecho general para determinadas materias, impide la existencia de
lagunas en cuanto lo no expresamente integrado en la norma excepcional queda atenido a la norma
general". En el mismo sentido y por lo que se refiere en concreto a la materia estudiada, la S.T.C. E.
13
Centro de Documentación Judicial
"Delimitas", de 28 de febrero de 1991 prohibió la extensión del campo de aplicación de las exenciones que
resulten de Reglamentos de exención por categorías, a acuerdos no incluidos en el mismo.
»En consecuencia, habrá que concluir que los pactos de no competencia comprendidos en los
contratos de autos son nulos de pleno derecho, según el art. 1, apartado 2 de la Ley de Defensa de la
Competencia , y por tanto sin fuerza vinculante alguna para las partes, lo que hace que deba estimarse el
recurso interpuesto en este concreto punto, y revocarse el pronunciamiento de la sentencia de instancia que
declara el incumplimiento contractual de Cidesport de dicho pacto de no competencia tras la expiración de
los contratos, sin necesidad de entrar a conocer de los otros motivos en que lo fundó la apelante.
»Recurso de la actora reconvencional contra la desestimación de la reconvención.
»Quinto. Inexistencia de la obligación de transmitir la marca 88222. Inexistencia de incumplimiento
contractual imputable a Cidesport con anterioridad a la expiración del plazo.
»1. Obligación de Cidesport.
»El recurso de Nike se limita al primero de los pronunciamientos de la sentencia relativos a su
reconvención, por el cual se desestima su pretensión de que se declare que Cidesport había incumplido los
contratos por no transmitir la marca 88222 y en consecuencia se declaren extinguidos conforme a derecho
por Nike los referidos contratos, desde el 4 de diciembre de 1989, fecha en que presentó una demanda ante
los Juzgados de Oregón rescindiendo la relación contractual, y se condene a aquélla a indemnizar los
daños y perjuicios derivados del incumplimiento.
»En la resolución de esta cuestión se ha de partir de que el tema de la marca 88222 afectaba
únicamente a las prendas deportivas, objeto del contrato de Licencia, pues amparaba dichas prendas, y no
al calzado, que era objeto del contrato de Distribución, y que la obligación a que alude Nike se hallaba
establecida en el contrato de Licencia, en cuyo otorgamiento fue decisivo el hecho de dicho registro, como
lo pone de manifiesto que en su parte expositiva se hiciese constar: "Por cuanto, Nike y Cidesport tienen
conocimiento de la existencia del registro del nombre Nike, para su utilización en España con determinados
tipos de prendas de vestir (la referencia al n.º 903977 ha de entenderse hecha al 88222) que podría resultar
conflictivo en España, y Cidesport (Licenciataria) ha negociado un contrato separado con el propietario de
este registro, Don Baltasar , para la utilización exclusiva del mismo". Dicha obligación consistía en "... ceder
a Nike todos los derecho sobre el nombre Nike, concedidos en cualquier licencia u otro contrato suscrito
entre la Licenciataria y Don Baltasar " (cláusula 4 . H), alegando la apelante que se trataba de una cesión
definitiva y no sólo durante la vigencia del contrato, como se revela, según ella, por las negociaciones
mantenidas por las partes antes de firmarlo, y explica el bajo canon que se pagaba por la Licencia.
»En el propio contrato se reconocían los problemas que podían surgir en la comercialización de las
prendas Nike en España, objeto de la Licencia, por el registro de la marca 88222, y es en dicha
circunstancia donde ha de encontrarse la razón de que el canon a pagar por la Licenciataria fuese menor
que si dicho registro hubiese pertenecido a la apelante. Así lo reconoció el Sr. Bruno de Nike en el pleito
seguido entre las partes en E.U.A. (fol. 8082), al afirmar que de no haber tenido los derechos sobre dicha
marca el canon que hubiera tenido que pagar Cidesport hubiera sido entre un 8 y un 12%, mientras que se
pactó sólo un 5% (cláusula 11 ).
»En el transcurso de las negociaciones mantenidas por las partes con anterioridad a la firma de los
contratos de autos se trató la adquisición por parte de Nike de la marca 88222, con la intervención de
Cidesport, según resulta de la comunicación de ésta al Sr. Andrés , de Nike, de 18 de febrero de 1984,
obrante al fol. 1102, donde se dice: "Hemos intentado, empleando todos nuestros esfuerzos, comprar para
ustedes la marca de Baltasar ... No lo hemos conseguido y naturalmente pueden ustedes intentarlo por su
parte para ver si tienen más éxito. Hemos pensado que firmando una licencia con Baltasar , y pudiendo de
ese modo fabricar y vender prendas de vestir, nos ayudaría notablemente en nuestro negocio de zapatillas
en el firme establecimiento del nombre Nike en España. Si como parece ser, nos hemos equivocado, les
rogamos nos excusen. Cancelamos el contrato con Baltasar y olvidamos las prendas de vestir en España".
»La apelante sostiene que de dicha comunicación se infiere la obligación de ceder definitivamente y
no con carácter temporal los derechos que tuviese Cidesport sobre la tan repetida marca, así como el
incumplimiento de ésta que no sólo no los cedió, sino que en vez de comprarla para Nike la compró para sí
misma, ya que según sostiene, tanto Don Baltasar , como más tarde Doña Angelina , madre de los Sres.
Juan Ramón , propietarios de Cidesport, a favor de quien se constituyó un usufructo sobre dicha marca,
eran meros testaferros de esta última, verdadera propietaria de la misma.
14
Centro de Documentación Judicial
»Abstracción hecha de determinados comportamientos de Cidesport denunciados por Nike, que no
van a entrar a analizarse, no debe olvidarse que la cuestión que en realidad se debate no es otra que el
supuesto incumplimiento contractual de Cidesport, y para la resolución de la misma ha de tenerse en cuenta
a qué se comprometió esta parte, y ello con independencia de cual fuera la naturaleza del derecho que
pudiese ostentar sobre la marca 22888 mientras duró la relación contractual. Y, si bien en un principio se
solicitó su colaboración por parte de Nike a fin de que la adquiriese para ésta, es claro que no se produjo
dicha adquisición, ni se obligó Cidesport a lograrla en el contrato de Licencia que suscribió. En el
otorgamiento del mismo se partió del uso que tenía concedido Cidesport sobre dicha marca, y con base en
este presupuesto se suscribió. Los derechos y obligaciones de las partes se establecieron en atención al
mismo. Ni se exigió a Cidesport la transmisión de otro derecho más allá de dicho uso, ni se estableció una
contraprestación por parte de Nike más allá de la rebaja del canon que operaba como sinalagma de aquél.
Ha de tenerse en cuenta que si Cidesport se hubiera obligado a transmitir la propiedad de la marca, se
habría fijado una contraprestación por ello, que no contempla el contrato de autos. Tampoco a la
terminación del contrato se previó nada en relación con la marca entre los derechos y obligaciones
establecidos en la cláusula 18 . Ello significa que su objeto quedaba limitado al uso del que gozaba
Cidesport por el tiempo en que durase el contrato, lo que en definitiva situaba bajo el control de Nike la
referida marca, con la finalidad última de que se pudiesen comercializar sin problema sus prendas de vestir
en España, que era lo que se perseguía con dicha cesión.
»No resulta de aplicación el art. 14 de la Ley de Marcas , invocado por la apelante, que contempla un
supuesto que nada tiene que ver con el de autos, pues se refiere al registro de una marca por parte del
agente o representante del titular de la misma, sin permiso de este último, mientras que aquí el problema se
plantea en relación con una marca de la que no era titular Nike.
»Y, en cuanto a la supuesta incongruencia de la sentencia de instancia sobre la duración de dicha
obligación, por no extenderla en todo caso hasta el 31 de diciembre de 1990, también debe rechazarse, ya
que constituyen obligaciones distintas la de ceder el uso de la marca 88222, que ha de entenderse referida
al tiempo de duración del contrato, es decir, hasta el día 31 de diciembre de 1989, y la de no competencia
durante el año siguiente, amén de que esta última, como se ha visto, es nula.
»2. Inexistencia de incumplimiento imputable a Cidesport.
»Sentado el alcance de la obligación de Cidesport en relación a la marca 88222, ha de examinarse si
esta parte incumplió o no la misma.
»Como se ha visto, únicamente existía obligación de transmitir el uso, con el fin de que la
comercialización de prendas deportivas Nike pudiera hacerse en España sin ningún problema. Que el
derecho de uso que tuviese Cidesport procediese de un contrato de licencia suscrito directamente con el
titular de la marca -el de 1 de septiembre de 1982-, o del usufructo constituido sobre la misma a favor de la
madre de los propietarios de la empresa en 16 de diciembre de 1985, con facultad de licenciar el uso a
tercero, en nada afectó al cumplimiento por parte de aquélla de ceder el uso de la marca a Nike, ni se
produjo por tal causa ningún conflicto en la comercialización de la ropa, que era el fin perseguido, y que así
lo entendió la propia apelante se demuestra por el hecho de que teniendo conocimiento de la existencia del
usufructo cuando menos desde enero de 1989, (documento n.º 46 de la contestación), no sólo no reclamó a
Nike por el supuesto incumplimiento, sino que siguió con la negociación de la posible prórroga de los
contratos entonces vigentes, como ella misma ha reconocido.
»Cuestión distinta es que la ocultación por parte de Cidesport de la existencia de dicho usufructo, o
las sospechas sobre la posibilidad de que el mismo encubriese en realidad la titularidad de Cidesport sobre
la marca, influyese en la decisión que finalmente tomó Nike de no prorrogar los contratos, pero en ningún
caso afectó al cumplimiento por parte de aquélla de las obligaciones que había asumido frente a esta última
en relación con la tan repetida marca, lo que ha de llevara desestimar el recurso de la actora
reconvencional.
»Sexto. Costas. Dada la complejidad de las cuestiones sometidas a debate, no procede hacer
pronunciamiento sobre las costas de la apelación (art. 873, 2.º LEC ).
»Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con
testimonio de la misma para su cumplimiento.
»Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos».
15
Centro de Documentación Judicial
QUINTO. - En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación
procesal de Nike Inc., Nike International Ltd. y American Line, S. A., se formulan los siguientes motivos de
casación:
Motivo primero. «Al amparo del n.º 4 del art. 1692 LEC . Infracción por aplicación indebida del art. 10
apartados 1, párrafo b) y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia 16/1989, de 17 de julio .»
El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:
Como reconoce la sentencia de apelación, la jurisprudencia comunitaria exige para aplicar el
contenido de los arts. 81 y 82 (ex 85 y 86 ) del TCE, que los acuerdos y las prácticas afecten, o sean
susceptibles de afectar, de forma sensible, el comercio entre estados miembros.
Esta exigencia común define la frontera entre aquellas conductas sujetas al derecho comunitario y
aquéllas que se rigen únicamente por los derechos internos (STCE Consten y Grunding de 1966) y debe
entenderse, por tanto, como una regla de atribución de competencia que confiere al derecho comunitario la
posibilidad de regular todos los acuerdos susceptibles de tener un efecto apreciable a nivel de la
Comunidad.
Si, como en el asunto que nos ocupa, los acuerdos controvertidos se integran en una actividad de
alcance mundial y, por ende comunitario, puede ser que se afecte el comercio intracomunitario; y si
concurre tal circunstancia, no hay ninguna diferencia entre que las partes estén situadas en un solo estado
miembro o en varios o si la conducta en cuestión tenga lugar en un único estado miembro (STCE
Cementhandelaren c Comisión, 1971 y Michelin c Comisión, 1983).
Es un hecho notorio que Nike es una empresa multinacional que contaba en la fecha de conclusión
de los contratos con licenciatarios y distribuidores en prácticamente todo el mundo, incluidos los países
europeos.
De lo anterior no cabe inferir que se abogue por que los acuerdos en cuestión y, en particular, los
pactos de no competencia, constituyan conductas restrictivas prohibidas por el art. 81.1 (ex art. 85.1 ) del
TCE, sino que su validez o nulidad ha de constatarse también por referencia a lo prevenido en dicha
disposición.
Al menos hasta el 7 de agosto de 1989, fecha de entrada en vigor de la LDC, la validez de las
estipulaciones se regía por lo dispuesto en la Ley 110/1963, de 20 de junio , de represión de prácticas
restrictivas de la competencia. En la fecha de entrada en vigor de la LDC las estipulaciones de no
competencia post-contractual incluidas en ambos contratos merecían la calificación de "acuerdos
existentes" y, en principio, eran susceptibles de entrar dentro del ámbito de aplicación de la prohibición
establecida en el art. 1.1 LDC . En consecuencia, la disposición transitoria 1 .ª de la LDC era aplicable
pudiendo beneficiarse del periodo transitorio previsto en dicha disposición, cuya expiración se producía el 7
de enero de 1990 .
Los pactos de no competencia enjuiciados, aún siendo susceptibles quod non a partir de la entrada
en vigor de la LDC de entrar dentro del ámbito de la prohibición del art. 1.1 , no merecerían la sanción de
nulidad de pleno derecho hasta tanto no expirase el periodo transitorio de 6 meses sin haber mediado su
notificación al Servicio de Defensa de la Competencia.
Si la Sala de instancia hubiese sido fiel a sus propios presupuestos iniciales de rechazo de la
analogía, hubiera tenido que aceptar, para ser congruente además con su tesis de la nulidad de pleno
derecho de todo pacto de no competencia no amparado por un Reglamento de exención por categoría o por
un acuerdo singular, que ni siquiera era válida la prohibición de competencia durante la vigencia del contrato
de licencia, lo cual es absurdo. Además, la cláusula de que se trata se integra en el contrato de licencia, en
el que el objeto licenciado son marcas comerciales para la fabricación, venta y distribución de prendas de
vestir para deporte y bolsas de deporte en el territorio licenciado, lo que incluye la transferencia de
conocimientos técnicos. Este tipo de contratos se sitúa al margen de los reglamentos comunitarios de
exención por categorías, a los que remitía en bloque el art. 1 del RD 157/1992, de 21 de febrero , por el que
se desarrollaba la Ley 16/1989 , en materia de exenciones por categoría, autorización singular y Registro de
Defensa de la Competencia.
En ausencia de norma específica referida a este tipo de contratos le son aplicables las normas
generales de competencia y, en particular, por lo que a este caso se refiere, el art. 81.1 (ex. art. 85.1 ) del
16
Centro de Documentación Judicial
TCE y, en su caso, los arts. 1 a 5 de la LDC , atendiendo a los principios establecidos en la jurisprudencia
comunitaria e interna. No es sin embargo, aceptable declarar su nulidad en base al Reglamento núm.
1983/1983, de la Comisión, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 85 del Tratado a determinadas
categorías de acuerdos de distribución exclusiva.
Cita la resolución relativa al expediente 437/98 (Vileda/Tervi) en la que el Tribunal de defensa de la
competencia español adopta una postura en línea con la lógica que aquí se defiende al establecer en su
punto 3 que "...a juicio del Tribunal, la cuestión no debe consistir en declarar que existe una conducta
prohibida, que no se persigue, sino en establecer si existe o no esa conducta prohibida...", y continúa en los
siguientes términos: "... La sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de junio de 1998 se plantea, para
declarar si existe infracción del art. 1 LDC , si una conducta es o no apta para restringir la competencia,
concepto de aptitud que es asumido por el Tribunal en su resolución de 18 de febrero de 1999 (Prensa de
Segovia) cuando declara que el acuerdo de determinados revendedores de prensa de cerrar sus
establecimientos por dos días carece de aptitud para afectar negativamente la competencia".
Desde un temprano momento, las decisiones de la Comisión, (asuntos Socemas y Alianza de
constructores franceses de máquinas herramientas, ambas de 17 de julio de 1968) y la jurisprudencia del
Tribunal de justicia, (sentencia de 9 de julio de 1969 , asunto Volk/Vervaecke) señalaron que no todos los
acuerdos, decisiones o prácticas concertadas están incluidas en la prohibición de conductas colusorias sino
solamente aquéllas que producían o bien podrían producir una restricción sensible de la competencia.
Por tanto, la aplicación del art. 81.1 (ex art. 85 ) del TCE, y, en su caso, la del art. 1 LDC , no puede
establecerse de manera automática sino que requiere un análisis pormenorizado tanto del objeto del
acuerdo como de su aptitud para restringir la competencia, atendiendo al contexto económico y jurídico en
el que tiene lugar la conducta restrictiva (STCE Brasserie de Haecht núm. 1 de 1967, Technique Miniere de
1966, Delimitis de 1991, etc.).
Como reconoce, entre otras, la STCE "Brasserie de Haecht" no cabe un análisis abstracto para
determinar la aplicación de la prohibición del art. 81.1 del TCE (ex. art. 85 ).
Como entendió el TDC en la resolución Vileda /Tervi de 26 de mayo de 1999 citada, esta línea
argumental es de aplicación también en derecho español.
Si, como sostiene la sentencia de la Audiencia Provincial, la "regla general es la libre competencia y
las normas invocadas son excepción a la misma", cabe alegar que más regla general es en nuestro
ordenamiento jurídico el principio de autonomía de la voluntad y aún más excepcional una sanción tan
extraordinaria como es la nulidad de pleno derecho, únicamente justificada en materia de competencia
cuando concurre la necesidad de proteger el orden público económico.
Las cláusulas de no competencia de los contratos de distribución y de licencia no entran en el ámbito
de la prohibición del art. 81.1 del TCE (ex. art. 85 ) y del art. 1 LDC .
De la lectura de los contratos y del contexto en el que se desarrolla este litigio se desprende
claramente que el objeto de las cláusulas controvertidas no es restringir la competencia. El objeto es
garantizar la lícita pretensión de poder emprender, tras la extinción de los contratos, por sí o por medio de
otros distribuidores o licenciatarios, en territorio español, las actividades cedidas en exclusiva así como
preservar los conocimientos técnicos transferidos en virtud del contrato de licencia. Alcanzar dicho objetivo
pasaba necesariamente por la adopción de ciertas precauciones, durante el tiempo mínimo de un año, con
respecto a las trabas que en el futuro pudieran derivarse de la actuación de Cidesport, al que se le iba a
transferir know-how secreto, sustancial e identificado, (carácter que se infiere claramente del tenor literal de
los apartados a y b de la cláusula 9 B del contrato de licencia ("...la licenciataria fabricará los productos en
España de conformidad con los modelos, diseños y especificaciones facilitados por Nike, o aprobados por
Nike quien, a efectos de fabricación, facilitará a la licenciataria muestras selladas de sus propios
productos..." "la licenciataria conviene en que los diseños facilitados, sugeridos o revelados a la licenciataria
por parte de Nike, constituyen información confidencial y tienen el carácter de secreto comercial.").
El efecto de las cláusulas de no competencia de los contratos de distribución y licencia debe ser
juzgado en referencia a la competencia que existiría en ausencia del mismo atendiendo al contexto
económico general, (entre otras, STCE Brasserie de Haecht, Technique Minière, y Delimitis).
Por su escasa duración y por responder a una situación concreta la necesidad de hacer frente al
peligro que suponía la marca núm. 88222 en manos de Cidesport para el fondo de comercio e imagen de
marca de Nike, las cláusulas de no competencia contenidas en los acuerdos litigiosos no son aptas para
17
Centro de Documentación Judicial
afectar a la competencia (TDC, resolución Vileda/Tervi y resolución de 18 de febrero de 1999 relativa al
expediente 434/98, Prensa Segovia.
Ciertas restricciones a la aplicación del art. 81.1 , (ex art. 85.1 ) parecen particularmente pertinentes
en casos de restricciones auxiliares a contratos que persiguen objetivos comerciales legítimos, (STCE
dictadas en los asuntos Centrafarm v. Sterling de 1974, Coditel II de 1982 y decisión de la Comisión Renault
de 1990), que no son intrínsecamente anticompetitivos o que, en su conjunto, mejoran la competencia y
fomentan la inversión, (STCE Nungesser c Comisión de 1982, Thetford de 1988 y Erauw-Jacquéry de
1988).
Dicho enfoque es también adoptado por el TDC en su resolución Hardi Internacional (Expte 457/99).
Son aplicables los principios que cabe inferir de las sentencias y resoluciones precitadas, (Centrafarm
v. Sterling, Coditel II, Nungesser, Thetford y Erauw-Jacquéry y resolución del TDC Hardi Internacional) y
dado su carácter esencial para la conclusión de acuerdos que persiguen objetivos legítimos y tienen un
efecto beneficioso para la competencia del sector en España, es necesario declarar la inaplicabilidad del art.
81.1 (ex. art. 85.1 ) del TCE y del art. 1 LDC , a las cláusulas de no competencia de los contratos de licencia
y distribución.
Lo anterior cobra especial relevancia en el caso específico del contrato de licencia, dadas las
circunstancias excepcionales que determinaron su adopción y la transferencia de know-how secreto que en
él se contempla.
Un año es el periodo mínimo necesario para que el licenciante, directamente o a través de un nuevo
licenciatario, pudiera establecerse en nuestro país, expirada la licencia. Sin las garantías mínimas que
ofrece la cláusula de no competencia y ante la amenaza que supone la existencia de la marca Nike núm.
88222 , se hubiera puesto en peligro el futuro de la comercialización de nuestros productos en España.
La ausencia de objeto o de efecto anticompetitivo justifica plenamente la no aplicación del artículo
81.1 (ex art. 85 ) del TCE y el art. 1 LDC a las cláusulas enjuiciadas, por lo que la sanción de nulidad de
pleno derecho debe ser revocada.
Motivo segundo. «Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 LEC . Infracción por inaplicación del art. 1281.1
CC , sobre el criterio de interpretación literal de los contratos.»
El motivo se funda, en síntesis, en lo siguiente:
Se impugna la interpretación del fundamento jurídico quinto apartado 1 de la sentencia recurrida
sobre la cláusula 4 H del contrato de licencia de marcas entre Cidesport y Nike de 2 de enero de 1996 ,
cuyo texto es el siguiente: "La licenciataria (Cidesport) conviene en ceder a Nike todos los derechos sobre el
nombre Nike contenidos en cualquier licencia u otro contrato suscrito entre la licenciataria y Baltasar ".
La recurrente ha sostenido en la instancia y mantiene en este recurso, una interpretación literal de la
cláusula en el sentido de que por virtud de ella Cidesport tenía la obligación -que ha incumplido- de ceder a
Nike los derechos que, al formalizar el contrato de licencia en enero de 1986, ostentaba sobre la marca
88222 (que incluye el nombre Nike pues es una marca gráfica en que lo más destacable es una figura de la
Niké o Victoria de Samotracia entre dos columnas y que al pie tiene escrita la palabra Nike), debiendo
realizarse la cesión de modo que el cesionario, Nike, mantuviese la titularidad de los derechos cedidos
durante todo el tiempo de vigencia de tales derechos.
La tesis fáctica de la recurrente es la de que Cidesport era en 1986 el verdadero dueño de la marca
con el nombre Nike 88222 y D. Baltasar y la madre de los propietarios Cidesport, D.ª Angelina , solamente
eran testaferros de esta sociedad, no ha triunfado en la instancia, según los diversos antecedentes que cita.
Si partimos de esta base fáctica aceptada por la sentencia de que cuando se firmó el contrato de
licencia de 2 de enero de 1986 , Cidesport era titular, a través de la Sra. Angelina de un derecho de
usufructo sobre la marca 88222 duradero hasta el 13 de diciembre de 1995 o de una licencia de uso
derivada de tal usufructo de igual duración, en recta interpretación literal de la cláusula 4 H del contrato de
licencia de 2 de enero de 1986 , su obligación que incumplió era la de ceder a Nike dichos derechos durante
toda su vigencia hasta el 13 de diciembre de 1995.
Dado el texto de la cláusula no hay por qué considerar sujeta a límites temporales la eficacia de la
18
Centro de Documentación Judicial
cesión, nada se especifica al respecto: si se hubiera querido una tal limitación temporal, así se habría dicho.
Los actos anteriores de las partes (art. 1282 CC en su interpretación jurisprudencial), que igualmente
detalla, conducen a la misma conclusión. Si Nike firmó este contrato y concedió Cidesport la licencia de
fabricación y comercialización de ropa fue, en consideración, entre otras contraprestaciones, a la de que
Cidesport se obligaba a cederle los derechos que había adquirido al Sr. Baltasar sobre la marca 88222,
pues tal adquisición se había hecho en beneficio de Nike (para "el firme establecimiento del nombre Nike en
España") y, por ello, Cidesport terminaba diciendo en su carta que si no alcanzaba un acuerdo con Nike,
"cancelamos el contrato con Baltasar y olvidamos las prendas de vestir en España."
Desde el punto de vista sistemático (art. 1285 CC ), la especificación que se echaba en falta ("durante
la vigencia de este contrato") sí aparece en la cláusula 2 A del mismo contrato de licencia de 2 de enero de
1986 .
Cita el art. 6 septies del Convenio de la Unión de París, introducido en la revisión de Lisboa de 1958 y
recogido en el art. 14 de la Ley de Marcas española vigente de 1988 , que estima aplicable analógicamente,
para el caso del agente o representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión
que solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre.
Del mismo modo que es definitiva y no temporal la cesión contemplada en el propio art. 4, en su letra
E, del contrato de licencia de 2 de enero de 1986 que se refiere a los derechos marcarios propiedad de
Nike.
Nike era consciente al firmar el contrato de que el registro 88222 "podría resultar conflictivo" y
perturbar el normal desarrollo de las actividades de fabricación y venta de ropa de su marca en España; es
por lo que concedió la licencia a Cidesport y como reconoce la sentencia impugnada, en su fundamento
jurídico quinto, apartado 1, con un royalty inferior al habitual, para eludir conflictos.
Según la sentencia que se recurre la obligación de Cidesport de ceder a Nike sus derechos sobre la
marca 88222 carece de precio. No es así, lo es la propia concesión de la licencia.
Además cuando se firma el contrato en 1986 Nike estaba confundido, pues no sabía nada de la
existencia del contrato de usufructo de 13 de diciembre de 1985 vigente hasta el 13 de diciembre de 1995,
que no conoció hasta 1989.
Motivo tercero «Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por
inaplicación del art. 1285 CC sobre el criterio de interpretación sistemática de los contratos.»
El motivo se funda, en síntesis, en lo siguiente:
Este motivo es subsidiario del motivo segundo. Se formula para el caso de que éste sea desestimado.
Al mismo tiempo el presente motivo es un complemento tributario del primero, en el sentido de que se
formula única y exclusivamente para el caso de que el motivo primero sea estimado y, por consiguiente, se
declare la validez del pacto sobre no competencia estipulado en el contrato de licencia de 2 de enero de
1986, cláusula 6 J.
Si, con desestimación del motivo segundo, se confirma la tesis interpretativa de la Sala de instancia
sobre el art. 4 H del contrato de licencia de 2 de enero de 1986 -que la obligación de Cidesport de ceder a
Nike sus derechos sobre la marca 88222 termina al extinguirse el contrato -, y siempre que se parta también
de la aceptación de la otra premisa en que descansa este motivo - que la obligación impuesta a Cidesport
en el contrato de licencia de 1986 de no hacer competencia a Nike durante el año 1990 es válida-, hay que
aceptar asimismo, necesariamente, por imperativo lógico, que aquella obligación de Cidesport de cesión a
Nike de la marca 88222, manteniéndole en el goce pacífico de la misma y, por ende, libre de reclamaciones
fundadas en ella, ha de persistir igualmente durante el año 1990, pues estas dos obligaciones -la de no
hacer competencia a Nike y la de cederle la marca 88222- obedecen a las mismas exigencias finalistas. Las
dos obligaciones de Cidesport responden en definitiva a la misma lícita pretensión de garantizar a Nike que,
una vez extinguida la licencia, podría emprender por sí o por medio de otros licenciatarios en el territorio
español las actividades antes licenciadas, sucediendo al anterior licenciatario sin solución de continuidad y,
durante el tiempo mínimo de un año necesario para establecerse eficazmente en España.
Termina solicitando de la Sala que «se sirva admitir este escrito, tener por interpuesto en tiempo y
forma recurso de casación a nombre de mis representadas Nike Inc., Nike International Ltd. y American
19
Centro de Documentación Judicial
Nike, S. A., contra la sentencia dictada el día 8 de mayo 2000 por la Sección 17.ª de la Sala de lo Civil de
Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación número 135/1999, procedente de autos de mayor
cuantía número 1054/1990 del Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona, y en su día, previa la
tramitación pertinente, dicte sentencia que estime el recurso, case y anule la sentencia recurrida y, en
consecuencia: a) declare que la actora originaria, Comercial Ibérica Exclusivas Deportivas, S. A. (Cidesport)
ha incumplido los contratos de distribución de licencia que tenía suscritos con esta parte, de fecha 24 de
mayo de 1985 y 2 de enero de 1986, respectivamente, al no haber respetado del pacto de no competencia
tras la expiración del contrato, condenándole a que indemnice por los daños y perjuicios causados por este
incumplimiento, en la cuantía que resulte de la prueba a practicar en trámite de ejecución de sentencia; b)
declare que la actora originaria, Cidesport, ha incumplido los referidos contratos de distribución y de licencia
por no haber transferido a Nike Internacional Ltd. todos los derechos que tuviera sobre la marca 88222,
condenándola al pago de los perjuicios que ello le ha irrogado, que se determinarán en ejecución de
sentencia.»
SEXTO. - En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación
procesal de Comercial Ibérica Exclusivas Deportivas, S. A. (Cidesport), Viso Andrade, S. L., Eusebio , Don
Luis Antonio , Don Javier , Don Abelardo , Don Rosendo , Don Darío , Don Luis Carlos , Don José , Don
Armando , Don Jose Antonio , Don Guillermo y Don Ángel Jesús se formulan los siguientes motivos de
casación:
Motivo primero. «Al amparo del n.º 4 del art. 1692 LEC : la sentencia recurrida incide en infracción de
las normas del Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que son aplicables en relación a la
indemnización por clientela elaborada por el Tribunal Supremo en sentencias de 22 de marzo de 1988 y 12
de junio de 1999 .»
El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:
La Audiencia funda la supuesta falta de identidad de razón entre el contrato de agencia y el de
concesión o distribución en «la necesidad de protección social del agente», que según la sentencia
recurrida no concurriría en el contrato de distribución y en «la estructura diferida de su retribución», en el
caso del agente que no se daría en el supuesto del contrato de distribución.
Al denegar la indemnización por clientela a Cidesport, la sentencia infringe la doctrina jurisprudencial
del Tribunal Supremo en multitud de resoluciones, además de las citadas en el encabezamiento de este
motivo, STS de 22 de marzo de 1988 y 12 de junio de 1999 . Hay otras muchas, con idéntica doctrina, que
cita la propia Audiencia Provincial de Barcelona, cuando menciona en su fundamento de derecho tercero,
las STS de 11 de mayo de 1992, 15 de octubre de 1992, 17 de marzo de 1993, 27 de mayo de 1993 o 14 de
febrero de 1997.
Esta doctrina ha sido posteriormente aplicada reiteradamente por el Tribunal Supremo a los contratos
de concesión o de distribución.
Cita la STS de 12 de junio de 1999 , citada a su vez por la sentencia recurrida, sobre un contrato de
distribución en exclusiva que distingue la indemnización por clientela y la de daños y perjuicios. Así, la
primera corresponde a una indemnización compensatoria con estructura distinta de la indemnización de
perjuicios, derivada de un incumplimiento, pues la clientela obtenida por el concesionario se integra en el
fondo comercial del concedente y su disfrute por el esfuerzo ajeno actúa a medio de enriquecimiento injusto
y aunque no es aplicable a este supuesto la Ley sobre Contrato de Agencia, sirve de referencia orientativa
(art. 4 CC ).
Cita la STS de 27 de mayo de 1993 que sigue la línea jurisprudencial de la STS de 22 de marzo
de1988 y la STS de 15 noviembre de 1997 .
No es fundamento para denegar la indemnización por clientela a Cidesport el hecho de que el
contrato suscrito con Nike fuera de distribución y no de agencia, pues la aplicación informadora del art. 28
de la Ley de Agencia , regulador de la indemnización por clientela, ha sido consagrada ampliamente por
esta Sala Primera, en concreto, en la citada STS de 12 de junio de 1999 .
La Audiencia Provincial reconoce que Cidesport siguió aprovechándose de la clientela e
implícitamente se afirma que Nike también se aprovechó.
A la vista de esta declaración de hechos probados la Audiencia declara que Cidesport (también ella)
20
Centro de Documentación Judicial
continuó disfrutando de la clientela pero sólo naturalmente en relación con la marca 88222 que afectaba
únicamente a las prendas deportivas. Y Nike (también ella) se benefició de la clientela generada por
Cidesport en lo relativo al calzado que formaba parte del contrato de distribución, por tanto, el esfuerzo de
generación de clientela redundó exclusivamente en favor de Nike.
El Tribunal Supremo nunca ha rechazado el derecho a la indemnización por clientela por el hecho de
que una marca fuera renombrada y sólo en casos de concesionarios de coches como la STS de 12 de junio
de 1999 , ha moderado la cuantía de la indemnización porque la creación de clientela automovilística no es
por la exclusiva actuación del concesionario.
La opinión vertida por la Audiencia Provincial choca frontalmente con lo establecido por este Tribunal
que en supuestos de resolución anticipada de contratos de concesión o distribución de duración indefinida,
ha otorgado la correspondiente indemnización por clientela, en ningún caso, ha fundamentado su decisión
en la ruptura contractual sino en el desequilibrio patrimonial generado por el aprovechamiento de la clientela
por parte del empresario principal, sin distinguir si se trata de contratos de naturaleza indefinida o con
término prefijado.
Según la doctrina jurisprudencial el hecho determinante del nacimiento de la indemnización por
clientela es que tras la finalización de la relación contractual, el concedente vaya a disfrutar de la clientela
generada por el esfuerzo del concesionario, circunstancia que implica un enriquecimiento sin causa para el
concedente o empresario, por lo que éste debe abonar la correspondiente indemnización.
La doctrina jurisprudencial sería incongruente si no atribuyese la misma consecuencia (un
enriquecimiento sin causa) cuando el desplazamiento de la clientela se produce tras la finalización de un
contrato de distribución por tiempo determinado.
Cita de nuevo la STS de 22 de marzo de 1988 , de la que se desprende con absoluta claridad que la
indemnización por clientela obedece al aprovechamiento del concedente tras terminar la relación
contractual, de la clientela generada o captada por el concesionario o distribuidor durante la vigencia del
contrato, siendo independiente de dicha indemnización aquella que pudiera derivarse de la resolución
unilateral del contrato o de la finalización del mismo por transcurso de su plazo.
Si el Tribunal Supremo aceptara la tesis, ciertamente novedosa, de que la indemnización por clientela
no procede en aquellos casos en que la duración del contrato es determinada, aun así, Cidesport sería
acreedora de la indemnización por clientela debido a las particulares características de los contratos
firmados con Nike, en los que se previó su prórroga, así, la sentencia recurrida, reconoce contactos entre
las partes para llegar a un acuerdo para formalizar dicha prórroga, que si bien descarta que constituyan
"facta concludentia" a los efectos de entenderla, afirma que se extendieron mas allá de julio de 1989.
Motivo segundo. «Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 LEC , la sentencia recurrida incide en infracción
de las normas del Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable en relación a la indemnización por
clientela, STS de 22 de marzo de 1988 y 12 de junio de 1999 , en relación con las normas relativas a la
interpretación de los contratos y la renuncia de derechos, contenida en los arts. 1281 y 6.2 y concordantes
del Código Civil , conforme han sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en STS de 11
de noviembre de 1997 y 31 de diciembre de 1998 en relación con la interpretación, y las STS de 25 de
octubre de 1999 y 31 de octubre de 1996 en relación con la renuncia de derechos.»
El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:
De las cláusulas contractuales se desprende que las partes han previsto los mecanismos para que el
desplazamiento de la clientela se haga efectivo. lnducir que esta circunstancia causaliza éste es algo
absolutamente desmesurado y contrario a toda lógica.
La interpretación que realiza la Audiencia Provincial es ilógica y absurda, por tanto, susceptible de
recurso de casación.
Resulta jurídicamente inadmisible deducir que la previsión de entrega de las listas de clientes a la
finalización de una relación contractual implique, per se, la voluntad de las partes de excluir una
indemnización por clientela a favor del distribuidor e implica una renuncia por parte de Cidesport a la
indemnización por clientela que le corresponde en contradicción frontal con la doctrina jurisprudencial sobre
la renuncia de derechos.
21
Centro de Documentación Judicial
Cita las SSTS de 31 de octubre de 1996 y 25 de octubre de 1999 sobre renuncia de derechos.
Motivo tercero. «Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 LEC , la sentencia recurrida incide en infracción de
las normas del Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que son aplicables para resolver las cuestiones
objeto de debate y concretamente la doctrina contenida en las sentencias de 22 de marzo de 1988 y 12 de
junio de 1999 en relación con los arts. 30 y 31 y concordantes de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de
Marcas , conforme han sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en STS de 17 de
marzo de 2000 y 10 de octubre de 1994 .»
El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:
Los arts. 30 y 31 de la Ley 32/1998, de Marcas , que se trascriben, delimitan claramente los derechos
derivados de una marca exclusivamente a aquellos productos que la misma ampara (principio de
especialidad de la marca).
Cita las SSTS de 17 de marzo de 2000, 10 de octubre de1994, y SSTS (Sala Tercera) de 19 de abril
de 1996 y 21 de noviembre de 1996 .
La terminación del contrato de distribución supuso como la propia Audiencia reconoce un
desplazamiento de la clientela de todos aquellos productos que no estaban amparados por la marca número
88222, únicos que podía distribuir Cidesport, por lo que su conclusión denegatoria de toda indemnización
por clientela es contraria a derecho.
El repetido límite que el derecho de marca confiere nos lleva como la propia sentencia de apelación
reconoce que a la extinción del contrato se produjeron dos diferentes situaciones: en aquellos productos
como el calzado deportivo en que la marca era propiedad de Nike, Cidesport cesó en el su comercio, razón
por la cual el aprovechamiento íntegro de la clientela derivó hacia la multinacional norteamericana y su
grupo de empresas; respecto a los productos textiles al existir una marca española, la n.º 88222, Cidesport,
continuó haciendo un uso legítimo de tal marca de modo que la clientela generada fue sólo en parte
compartida y desplazada a favor de Nike.
Motivo cuarto. «Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 LEC : la sentencia recurrida incide en infracción de
los arts. 1100 y 1124 del Código Civil , sustento de la "exceptio non adimpleti contractus" o excepción de
contrato no cumplido, consagrada por la jurisprudencia, entre otras, en sus STS de 3 de diciembre de 1955
y 17 de febrero de 1998 .»
El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:
El presente motivo se dirige a combatir el pronunciamiento del tribunal de apelación que declara que
la falta de entrega por Cidesport a Nike de la lista de clientes es un incumplimiento contractual y conlleva la
obligación de compensar los daños y perjuicios derivados de dicha conducta incumplidora.
Para el caso de que se acogiera algunos de los anteriores motivos de casación y se entendiera que
Nike viene obligada a compensar a Cidesport por la clientela generada por ésta a favor de aquélla, se
habría vulnerado la doctrina jurisprudencial que consagra la "exceptio non adimpleti contractus", es decir, el
presente motivo se articula vinculado a los anteriores que se refieren al derecho del distribuidor a ser
compensado por la clientela tras la finalización del contrato.
Cita la STS de17 de febrero de 1998 , según la cual las obligaciones bilaterales, recíprocas o
sinalagmáticas producen determinados efectos especiales (art. 1124 CC ), la compensación en caso de
mora que contempla el último párrafo del art. 1100 del CC y la necesidad de cumplimiento simultáneo de las
mismas que se desprende de los arts. 1100, 1124 y 1308 CC , sin perjuicio de que la parte que cumple
puede exigir el cumplimiento a la parte que no cumple.
Incumplida la obligación de Nike de compensar económicamente la creación de clientela por parte de
Cidesport, no existe deber de ésta de entregar la lista de clientes ni, por tanto, incumplimiento de Cidesport,
a diferencia de lo que afirma la Audiencia.
Cita la STS de 3 de diciembre de 1955 .
Motivo quinto. «Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 LEC : la sentencia recurrida incide en infracción de
los arts. 1101 y 1104 CC .»
22
Centro de Documentación Judicial
El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:
La sentencia recurrida condena a Cidesport a indemnizar a Nike por no entregar la lista de clientes
pues según los contratos estaba obligada a ello y la fijación de la correspondiente indemnización de daños y
perjuicios se difiere a un trámite ulterior.
Dicha consideración choca con el tenor y la interpretación de los artículos citados del Código Civil que
se trascriben, pues no cabe exigir indemnización alguna a quien no ha actuado culposamente.
En el hipotético caso de que este Alto Tribunal en contra del criterio seguido reiteradamente,
considerara instaurando una tesis verdaderamente novedosa, que el contrato de distribución por tiempo
determinado no genera derecho a indemnización por clientela y, en consecuencia, denegara dicha
indemnización a la recurrente, pese a todo, Cidesport no vendría obligada a abonar indemnización alguna a
Nike por el incumplimiento del deber de entrega de las listas.
La ausencia de culpa deriva del hecho de que bajo ningún concepto era exigible a Cidesport entender
que no tenía derecho a indemnización por clientela por ser su contrato de distribución y licencia por tiempo
determinado.
Se habría producido, en definitiva, un error de derecho por parte de Cidesport relevante a los efectos
ahora analizados, pues, como dice la STS de 17 de febrero de 1994 , ya la sentencia de 4 abril 1903 decía
que una cosa es que la ignorancia de la Ley no favorezca al que la padece y otra que contra la realidad
misma de las cosas no se convierta en vicio de la voluntad, lo que es falta de conocimiento o conocimiento
equivocado.
En cuanto a la necesidad de que haya culpa para que surja la obligación indemnizatoria basta la
mención del art. 1100 CC y de la STS de 29 de mayo de 1995 , se precisa la existencia de una prueba
terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga
patente la culpabilidad que obliga a repararlo.
La falta de entrega de las listas de clientes no comportó per se un daño directo a Nike, pues el propio
tribunal declara probado que Nike se aprovechó de la clientela creada por Cidesport.
Termina solicitando de la Sala «que teniendo por presentado este escrito con la escritura de poder
que acredita mi legítima representación y copia de todo ello se sirva: admitirlo; tener al procurador que
suscribe como parte legítima en las actuaciones, ordenando se entiendan conmigo las sucesivas diligencias;
tener por interpuesto y formalizado recurso de casación oportunamente preparado contra la sentencia
dictada el 8 de mayo de 2000 por la Sección 17.ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona en autos de
juicio declarativo de mayor cuantía seguido a instancias de Comercial Ibérica Exclusivas Deportivas, S. A.
(Cidesport), Viso Andrade, S. L., Eusebio , Don Luis Antonio , Don Javier , Don Abelardo , Don Rosendo ,
Don Darío , Don Luis Carlos , Don José , Don Armando , Don Jose Antonio , Don Guillermo y Don Ángel
Jesús contra las compañías Nike Inc., American Nike, S. A. y Nike International Ltd. y, en su día, previos los
trámites oportunos, incluida la celebración de vista que desde este instante mismo interesamos, dictar
sentencia por la que ese castellano de la recurrida en su lugar se dicte otra más ajustada a Derecho.»
SÉPTIMO. - En el escrito de impugnación presentado por la representación procesal de Comercial
Ibérica Exclusivas Deportivas, S. A. (Cidesport), Viso Andrade, S. L., Eusebio , Don Luis Antonio , Don
Javier , Don Abelardo , Don Rosendo , Don Darío , Don Luis Carlos , Don José , Don Armando , Don Jose
Antonio , Don Guillermo y Don Ángel Jesús se formulan, en resumen, las siguientes alegaciones:
Al motivo primero.
Planteado por el cauce del n.º 4 del art. 1692 LEC (1881 ), por aplicación indebida de los arts. 1,
apartado 1, párrafo b) y 2 de la Ley de Competencia Desleal [quiere decir la Ley de Defensa de la
Competencia; el lapsus se reitera en otros lugares del escrito].
Como el incumplimiento cuya declaración se solicita es posterior a la finalización de los contratos, la
contraparte coincide plenamente con la recurrida y con la Audiencia Provincial en la aplicación de la Ley de
Competencia Desleal a los pactos de no competencia, por lo que la alegación relativa a la ley aplicable a los
mismos es un discurso vacío e innecesario.
El resto de las alegaciones en relación con esta cuestión no serían, en ningún caso, aplicables al
23
Centro de Documentación Judicial
presente supuesto puesto que en relación con la aplicación del Tratado de la Comunidad Europea, los
efectos desplegados por los referidos pactos únicamente hubieran afectado al mercado nacional español,
pero nunca al mercado comunitario, por lo que no sería de aplicación el citado Tratado sino la
correspondiente Ley nacional.
En relación con la sanción de nulidad de pleno derecho de los pactos de no competencia por mor de
la disposición transitoria primera de la Ley de Competencia Desleal, Nike International Ltd . nunca hizo valer
la citada disposición transitoria.
La contraparte solicita en el presente recurso de casación que la Sala efectúe una nueva
interpretación de los contratos objeto de controversia.
Cita las STS de 5 de diciembre de 2000, 5 de marzo de 1997 y 19 de febrero de 2003 .
Cita las STS de 25 de marzo de 1957, de 21 de abril de 2003, 3 de mayo de 2003, 12 de noviembre
de 1992 y 11 de octubre de 1999.
Los pactos de no competencia que se insertan en los contratos de controversia son nulos de pleno
derecho conforme al art. 1.2 LDC , vulneran el principio general de libertad de competencia o libertad de
empresa establecido en dicha norma, que desarrolla el art. 38 de la Constitución Española.
Según la exposición de motivos de la referida Ley, la libertad de empresa y de competencia es un
principio general de derecho reconocido no sólo por nuestro ordenamiento interno y sus tribunales, sino
también por la normativa comunitaria y sus propios órganos jurisdiccionales y dicho principio ha de regir las
relaciones jurídicas de los agentes económicos de los Estados y su concurrencia en el mercado nacional o
intracomunitario.
Cita la STS de 17 de octubre de 2002 .
La legislación interna en aplicación de la normativa comunitaria, (Reglamento 1983/83 de la Comisión
), establece una serie de excepciones al principio general de libre competencia en virtud de las cuales
determinadas relaciones jurídicas gozan de un privilegio de exención al mismo. Pero, como todas las
excepciones, por definición, han de ser interpretadas de forma restrictiva, ex art. 4.2 CC . Fuera de dichos
supuestos tasados, todos los comportamientos que tengan por objeto, produzcan o puedan producir
restricciones a la libertad concurrencial han de sancionados con la nulidad de pleno derecho.
Cita la STS de 13 de mayo de 2002 .
En la misma línea la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de
febrero de 1991 (Delimitis).
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas exige que las actividades que puedan
beneficiarse de la exención por categorías cumplan con todos los requisitos establecidos en los reglamentos
de exención y es suficiente para su inaplicación que uno solo de aquellos requisitos no se cumpla en la
actividad que pretende verse amparada por la exención.
La aplicación restrictiva de las normas de carácter excepcional viene avalada por la doctrina
jurisprudencial que desarrolla el art. 4.2 CC . En este sentido, la STS de 22 de julio de 1994 .
Como el Reglamento de exenciones por categorías que pretende aplicar la contraparte es una ley
especial, en la medida en que establece exenciones o excepciones a la aplicación del principio general de
libre competencia, no es susceptible de ser aplicado analógicamente. El legislador ha previsto
exclusivamente las exenciones que se establecen en el citado Reglamento, y no otras, por lo que aplicar
analógicamente la exención a supuestos distintos a los establecidos en la norma, sería tanto como
interpretar dicha norma «contra legem», lo cual está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento.
Para el supuesto de que la Sala no compartiera las valoraciones de la Sala de instancia en cuanto a
la nulidad de los pactos de no competencia, incluidos en los contratos suscritos por Nike y Cidesport, tendría
que valorar, si aceptara hipotéticamente la validez de los mismos, su cumplimiento o no por parte de
Cidesport.
La resolución recurrida no hace depuración fáctica alguna sobre este particular, ya que al tener por
24
Centro de Documentación Judicial
nulas las cláusulas, considera que resulta ocioso enjuiciar el comportamiento de Cidesport.
Si nos referimos al contrato de licencia de marca, el mismo excluía a la marca española n.º 88222.
Por ello no puede interpretarse que la cláusula 22 A del mismo, supusiese una prohibición de futuro para
Cidesport de hacer un uso legítimo como licenciataria de la referida marca.
Es un hecho probado no discutible que el uso efectuado por Cidesport de dicha marca era
plenamente legítimo, acorde al título y al que nada podía oponer la entidad americana Nike. En este sentido,
se ha pronunciado la STS de 22 de septiembre de 1999 al resolver el recurso de casación en el proceso
marcario.
Para el improbable supuesto de que el Tribunal Supremo haya de comportarse como sala de
instancia en este punto, habría de convenir con la recurrida y declararlo probado, que Cidesport tras la
extinción del contrato de distribución y el de licencia, no incumplió cláusula alguna de no competencia, ya
que no distribuyó ningún producto de los incluidos en el contrato de distribución (zapatillas deportivas) que
no fueran las proveídas precisamente por Nike, con pedidos efectuados antes de la extinción del contrato y,
tampoco hizo uso de otra marca para los productos objetos de contrato de licencia (camisetas, textil, etc),
que estuvieran incluidos en la cláusula de no competencia ya que el uso como licenciatario de la marca
88222 resultaba plenamente legítimo.
En el supuesto hipotético de que se tuvieran por válidas una o ambas cláusulas de no competencia,
no existiría incumplimiento de Cidesport a las mismas ni, menos aún, daños y perjuicios por dicho
incumplimiento.
Se solicita en el recurso de casación que se condene a la recurrida al abono de una indemnización en
concepto de daños y perjuicios por el incumplimiento del pacto de no competencia.
Es improcedente la solicitud de daños y perjuicios, pues constituye una petición nueva en el seno del
presente procedimiento y, en consecuencia, se configura como una pretensión contraria a las garantías
básicas procedimentales así como a los derechos constitucionales de la recurrida.
La contraparte ha reservado expresamente, en todas las instancias, la reclamación de la
indemnización que ahora pretende a un procedimiento distinto e independiente que actualmente se tramita
en el Juzgado de primera instancia núm. 29 de Barcelona, tal como se hace constar en la pagina 107 de la
demanda recovencional, autos 589/1994, así, la sentencia de primera instancia en su fundamento de
derecho quinto B.5 advierte que la indemnización de daños y perjuicios es objeto de reclamación en los
referidos autos.
Dicho pronunciamiento fue consentido y no fue objeto del recurso de apelación contra la sentencia de
instancia. La contraparte únicamente recurrió el pronunciamiento relativo al incumplimiento de la hipotética
obligación de Cidesport de transferir la marca n.º 88222 una vez denunciados los contratos, así se establece
en el fundamento de derecho primero de la sentencia de 8 de mayo de 2000 .
Contra dicha resolución se interpone recurso de casación y sorprendentemente, variando el criterio
mantenido a lo largo de todo el procedimiento, solicita que la Sala condene a Cidesport a una indemnización
que no ha solicitado nunca en el presente pleito, sino que ha ejercitado en un procedimiento independiente,
actualmente tramitado en el Juzgado de Primera Instancia núm. 29 de Barcelona.
Es pacífica la doctrina y la jurisprudencia sobre el principio de la «perpetuatio iurisdiccionis», en virtud
del cual, las partes no pueden modificar las pretensiones solicitadas en los escritos rectores del
procedimiento, puesto que lo contrario sería permitir la vulneración del derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva así como la indefensión prohibida por la Constitución.
Cita la STS de 28 de septiembre de 1989 .
Cita la STS de 30 de octubre de 1991 , en cuanto a la firmeza de los hechos consentidos en el
procedimiento.
De conformidad con el art. 1691 LEC y con la doctrina jurisprudencial, los hechos firmes por
consentidos tales como la exclusión de la petición de indemnización de daños y perjuicios en el presente
procedimiento no son susceptibles de recurso de casación.
25
Centro de Documentación Judicial
Cita la STS de 17 de abril de 1989 .
Al haberse reservado la demandante reconvencional (Nike) la acción resarcitoria (y negado por la
recurrida el incumplimiento) no puede en vía casacional intentar ejercitar una acción como la de
indemnización de daños y perjuicios que, expresamente, no formuló en su demanda reconvencional.
Al motivo segundo.
Por el cauce del n.º 4 del art. 1692 LEC (1881 ) en relación con la inaplicación del art. 1281.1 CC ,
sobre interpretación literal de los contratos.
La sentencia recurrida establece que, en virtud del contrato de licencia de marca, Cidesport se obligó
únicamente a ceder a Nike el uso de la marca núm. 88222 (registrada en España con anterioridad al registro
de las marcas de las adversas), obteniendo como contraprestación de dicha cesión de uso una rebaja en
los royalties que debía abonar a la adversa durante la vigencia de las relaciones contractuales. La cesión
del uso de la marca no era definitiva, es decir, finalizaba con la extinción del contrato.
Al formular su recurso de casación, la adversa se separa de los hechos declarados probados por los
tribunales de instancia.
De nuevo, la contraparte pretende que esa Sala efectúe una nueva interpretación del contrato de
licencia de marca objeto de controversia, obviando la constante y pacífica jurisprudencia que declara que la
casación no es una tercera instancia. Se remite en este extremo a la jurisprudencia citada en el motivo
primero del escrito (STS de 5 de diciembre de 2000, 5 de marzo de 1997 y 19 de febrero de 2003 ).
De nuevo incurre en el vicio procesal de «hacer supuesto de la cuestión misma», variando a su antojo
los hechos que han sido enjuiciados por los tribunales de instancia, lo que, como reconoce de forma
pacífica la jurisprudencia, es ilícito. Da por reproducidas las sentencias citadas en el motivo primero de
casación, (STS de 25 de marzo de 1957, 21 de abril de 2003, 3 de mayo de 2003, 12 de noviembre de 1992
y 11 de octubre de 1999 ).
Es jurisprudencia pacífica que no pueden alterarse en casación (ya que no es una tercera instancia)
las resultancias fácticas de las sentencias de la instancia los hechos que vinculan a esta Sala para constatar
la adecuada aplicación de las normas son precisamente los declarados probados.
Cita las STS de 17 de septiembre de 1999 y 27 de julio de 1998 .
Cidesport nunca podría haber cedido otros derechos que los que ella tenía, nunca fue propietaria de
la marca 88222, sino meramente licenciataria del uso de la misma.
Cidesport cumplió el contrato. Respecto a la cesión de uso a favor de Nike (pese a que, como ya se
dijo en réplica, el Sr. Esteban , firmante del contrato de licencia por parte Nike conoció en todo momento la
situación jurídica de la marca núm. 88222).
Finalizado el contrato de licencia de marca Cidesport cesó en el uso de cualquier derecho que
pudiera corresponder a Nike y limitó su actividad a la fabricación y comercialización de prendas de vestir
bajo la marca núm. 88222.
La postura y los argumentos de Nike chocan con cuestiones firmes resueltas por el Supremo Tribunal,
cuestiones en las que se ha fundamentado la adversa mientras le han sido favorables. En su escrito de
contestación a la demanda Nike fundamenta sus pretensiones en la sentencia dictada en el procedimiento
de menor cuantía sobre nulidad de las marcas de Nike y caducidad por falta de uso de la marca núm. 88222
tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona, autos 325/91. Dicha sentencia fue
confirmada por la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona por sentencia de 14 de febrero de
1995. Sin embargo, el Tribunal Supremo , en sentencia firme de 22 de septiembre de 1999 , casa y anula
las sentencias dictadas por los Tribunales de instancia y declara que del «factum» de la sentencia se infiere
con reconocimiento explícito de las partes que la marca 88222 es una marca mixta, denominativa y gráfica.
El Tribunal Supremo declara como un hecho probado que Cidesport nunca ha sido titular de la marca
núm. 88222 y que el uso que ha realizado de ésta es acorde a derecho, motivo por el cual se declaran nulas
ex tunc las marcas de las adversas registradas con posterioridad al registro de la marca núm. 88222.
26
Centro de Documentación Judicial
Al motivo tercero.
El motivo se «impugna» solo o lleva en sí mismo su improsperabilidad, toda vez que como ha
quedado acreditado los pactos de no competencia previstos en los contratos de distribución en exclusiva y
de licencia de marca son nulos por vulnerar el principio general de libre competencia e infringir el art. 1.2 de
la Ley de Defensa de la Competencia , no siendo de aplicación analógica a los mismos lo dispuesto en el
Reglamento n.º 1983/83 de la Comisión, por ser dicho Reglamento una ley especial que debe ser aplicada
restrictivamente.
Sin perjuicio de lo anterior y en todo caso, Cidesport no ha incumplido los pactos de competencia
fijados en tales contratos, pues de ser válidos deben ser interpretados de forma sistemática con el resto del
contrato, en especial con la cláusula relativa a la cesión de la marca núm. 88222 .
La pretendida igual finalidad del pacto de competencia y la obligación de ceder el uso de la marca
núm. 88222 no se da. Así, el pacto de no competencia era un pacto de vigencia postcontractual que limitaba
la libre competencia, motivo por el cual fue declarado nulo. En cambio, la finalidad del pacto relativo a la
cesión de la marca núm. 88222 era utilizar, durante la vigencia de las relaciones contractuales entre las
partes, de forma conjunta, el gráfico del swoosh de las adversas y el denominativo Nike cuyo uso
(amparado por la licencia de la marca núm. 88222 concedida a la recurrida por su titular, Don. Baltasar ) era
titularidad de Cidesport a cambio de pagar la recurrida menos royalties por la obtención de la licencia de
marca.
Termina solicitando de la Sala «Que, teniendo por presentado este escrito junto con sus copias, se
sirva: admitirlo, tener por impugnado el recurso de casación interpuesto de adverso y, en sus méritos,
confirme íntegramente la sentencia dictada en fecha 8 de mayo de 2000 por la Audiencia Provincial de
Barcelona (Sección 17.ª), con expresa condena en costas a la recurrente.»
OCTAVO. - En el escrito de impugnación presentado por la representación procesal de Nike Inc., Nike
internacional Ltd. y American Nike, S. A., se formulan, en resumen, las siguientes alegaciones:
Los tres primeros motivos se refieren a la indemnización por clientela.
Al motivo primero.
La impugnación se centra en combatir los tres principales argumentos de la sentencia recurrida para
negar la existencia de la indemnización por clientela, así, el rechazo de la aplicación analógica de la Ley
12/1992, de Contrato de agencia a los de distribución; la falta de aprovechamiento de la clientela por parte
de Nike y la improcedencia de la indemnización por clientela en los contratos por tiempo determinado.
Según Cidesport la inexistencia de analogía entre las figuras de la agencia y la distribución contradice
la jurisprudencia, especialmente, las STS de 22 de marzo de 1988 y 12 de junio de 1999 , así como también
las STS de 27 de mayo de 1993 y 15 de noviembre de 1997 , pero oculta que el pronunciamiento de la
Audiencia Provincial de Barcelona sigue otra línea jurisprudencial, STS de 17 de mayo de 1999, 12 de junio
de 1999, 4 de octubre de 1999, 30 de noviembre de 1999, 20 de enero de 2000, 17 de julio de 2000, 26 de
julio de 2000, 16 de noviembre de 2000, 1 de febrero de 2001, 23 de diciembre de 2002 y el auto del
Tribunal Supremo de 25 de junio de 2002 , que es mayoritaria y acorde con la posición de la doctrina más
autorizada.
Tras la promulgación de la Ley de Contrato de Agencia un sector de la doctrina y una parte de la
jurisprudencia han defendido la conveniencia de aplicar por analogía a los contratos de distribución lo
estipulado en el artículo 28 de la citada Ley (STS de 17 de marzo y 27 de mayo de 1993, 18 de julio de
1997, 12 de junio de 1999 y 28 de enero de 2002. En contra, sin embargo, las STS de 14 de febrero de
1997, 31 de diciembre de 1997, 26 de abril de 2002 y 23 de diciembre de 2002 , que siguen recurriendo al
criterio del enriquecimiento sin causa).
En la actualidad la doctrina más autorizada y la mayoría de la jurisprudencia parece haber tomado un
nuevo rumbo, al incidir en la necesidad de diferenciar el contrato de agencia de los contratos de distribución
por su diferente naturaleza jurídica y negar, en consecuencia, la viabilidad de la interpretación analógica y el
correspondiente derecho a la indemnización por clientela (STS de 17 de mayo de 1999, 12 de junio de
1999, de 4 octubre de 1999, 30 de noviembre de 1999, 20 de enero de 2000, 17 de julio de 2000, 26 de julio
de 2000, 16 de noviembre de 2000, 1 de febrero de 2001, 23 de diciembre de 2002 y los ATS de 28 de
enero de 1997 y 25 de junio de 2002 ) o considerar que éste solo existe cuando hay un abuso del derecho
27
Centro de Documentación Judicial
de denuncia unilateral o concurren otras circunstancias extraordinarias (STS de 16 de septiembre de 1988,
17 de mayo de 1999, 30 de noviembre de 1999,15 de febrero de 2001 y 31 de octubre de 2002 ).
La razón de que exista en el contrato de agencia una compensación por clientela y no deba existir en
el contrato de concesión o distribución no debe buscarse en la mera existencia de un texto legal que lo
declara en tal sentido para el contrato de agencia. La compensación por clientela del art. 28 de la Ley de
Contrato de Agencia no es una norma que encuentre su principio y fundamento en aquello que es común a
agencia y concesión -el que en ambos casos estamos ante contratos de distribución en sentido amplio- sino
en aquello que distingue uno y otro contrato.
En la Ley de Contrato de agencia el legislador no consideró como razón, para atribuir el derecho a
compensación, el que el contrato fuera de distribución, sino, principalmente, la existencia de una gran
asimetría de poder entre las partes del contrato de agencia que acerca esta figura contractual al sistema de
prestación de servicios de carácter laboral. Ciertamente no toda relación de agencia adolece de esta
condición, pero es el rasgo típico propio del contrato de agencia, y es por eso, y no por ser un contrato de
distribución, por lo que el legislador europeo estableció un sistema de protección imperativo y beneficioso
para los intereses del agente.
La Ley de Contrato de Agencia destaca que el agente no asume los riesgos de su gestión. El
concesionario o licenciatario sí. Y entre estos riesgos hay que contar con la amortización de las inversiones
hechas durante el contrato. El agente no puede «empobrecerse con causa», pues la Ley de Contrato de
Agencia le exime de los riesgos de la operación. Pero el concesionario, si se empobrece como
consecuencia del desarrollo de la relación contractual, se «empobrece con causa», pues en el contrato se
encuentra la causa del eventual desplazamiento patrimonial que pueda haber hecho a favor del concedente.
La jurisprudencia ha destacado estas diferencias entre contratos de agencia y distribución que impiden la
aplicación analógica pretendida de contrario.
Cita las SSTS de 22 de abril de 2002, 31 de octubre de 2001, 26 de julio de 2000, 17 de julio de 2000,
20 de enero de 2000, 30 de noviembre de 1999, 4 de octubre de 1999 y 17 de mayo de 1999 .
Las sentencias citadas de contrario no son aplicables al presente caso, pues entre las situaciones
contempladas en ellas y las circunstancias que se dan en este supuesto hay sustanciales diferencias.
La STS de 22 de marzo de 1988 , primera de las invocadas se plantea la cuestión en el contexto de
un contrato de agencia. La STS de 12 de junio de 1999 , que también se considera fundamental, hace
referencia a criterios interpretativos del contrato de agencia y no a la cuestión de la aplicación analógica. La
STS de 27 de mayo de 1993 , funda el derecho a la indemnización en la teoría del enriquecimiento injusto y,
finalmente, la STS de 15 de noviembre de 1997 , acuerda el pago de una indemnización por haber obrado
de mala fe el principal a la hora de resolver el contrato.
Frente a la tesis mantenida por la sentencia recurrida de que Nike no pudo aprovecharse de la
clientela, pues Cidesport, incumplió sus obligaciones contractuales, no entregó a Nike el listado de clientes y
de pedidos pendientes de servir al término del contrato y, además, siguió desarrollando su actividad de
distribución y comercialización de los productos contractuales bajo la marca 88222, la parte recurrente la
parte recurrente desconoce que se pactó en los citados contratos el aprovechamiento futuro de la clientela
por parte de Nike, una vez extinguido el contrato, sin que Cidesport pudiera reclamar ningún derecho sobre
ella y como reconoce la sentencia recurrida como hecho probado, si tal aprovechamiento no se produjo fue
por el incumplimiento de Cidesport de sus obligaciones contractuales y el desarrollo posterior de una
actividad de permanente obstaculización de la actividad de Nike.
En los contratos se había previsto expresamente la transmisión de la clientela por parte del
distribuidor Cidesport al proveedor Nike al término del contrato (cláusula 17 B del contrato de distribución y
cláusula 18 A del contrato de licencia), así como que los provechos que se derivaran de la utilización de las
marcas «Nike» beneficiarían exclusivamente a Nike sin que el distribuidor adquiriera ningún derecho sobre
el fondo de comercio de Nike, (cláusula 11 . A, B, C y D del contrato de distribución y cláusula 4 a. e. del
contrato de licencia).
Cidesport pretende ahora convertir su incumplimiento contractual en un derecho de crédito (STS de
14 de enero de 1991 ).
La sentencia recurrida acoge un dictamen pericial que revela la trascendencia de la entrega de la lista
de clientes.
28
Centro de Documentación Judicial
No ha habido un aprovechamiento significativo de la clientela por parte de Nike debido al
incumplimiento de Cidesport de sus obligaciones contractuales.
Aunque no se trate de una cuestión directamente invocada por la parte recurrente, hay que recordar
que cuando, como en este caso, la clientela está relacionada con una marca renombrada, disminuye el valor
de la actuación del distribuidor en cuanto a la captación y conservación de la clientela.
Cita la STS de 22 de abril de 2002 .
Aunque ha quedado suficientemente probado en la sentencia recurrida la voluntad inequívoca de
Nike de no prorrogar los contratos fundamentalmente por la pérdida de confianza en Cidesport derivada de
su actuación con respecto a la marca 88222, es infundada la interpretación de que los contratos se habían
transformado en contratos por tiempo indefinido y admitiendo incluso que el fundamento del derecho a ser
indemnizado por la pérdida de clientela no deriva del hecho de que la extinción de los contratos de
distribución se haya producido a su vencimiento o de manera anticipada, sino de la existencia de una
desviación patrimonial que puede llevar a que el proveedor se enriquezca sin un justo motivo, lo cierto es
que no cabe hablar de enriquecimiento injusto o sin causa cuando la atribución de la ventaja patrimonial en
este caso la clientela deriva de lo pactado en el contrato o de la Ley (ATS de 28 de enero de 1997 y STS de
14 de enero de 1991, de 26 de abril de 2002 y 23 de diciembre de 2002 ).
Para la doctrina jurisprudencial (con independencia de que la Ley de Contrato de Agencia ha
ampliado esta solución hoy para el contrato de agencia), la indemnización por clientela al distribuidor es el
correspectivo necesario a la pérdida de certidumbre sobre la duración del contrato, y a la imposibilidad de
prever el ritmo de sus inversiones y de sus amortizaciones.
Al motivo segundo.
Es evidente la improcedencia de la tesis de la recurrente de que la interpretación dada por la
Audiencia implica una renuncia gratuita de Cidesport a su derecho a obtener una indemnización por
clientela, contraria a la doctrina jurisprudencial de la renuncia de los derechos. No se trata de una renuncia
sino de la existencia de una obligación contractual a cargo de Cidesport que ésta no ha cumplido.
Se equivoca el recurrente cuando sostiene que las partes se limitaron a prever la forma en la que
debería hacerse efectivo el desplazamiento de la clientela, pero no la inexistencia de una indemnización por
ese desplazamiento, puesto que, si se acepta que se pactó la forma en la que debería realizarse el
desplazamiento de clientela, habrá que aceptar igualmente que dicho desplazamiento no generaría ningún
tipo de contraprestación económica para el distribuidor. Así pues, siguiendo la lógica del propio recurrente,
habrá que concluir que lo que verdaderamente se pactó es la obligación de transmitir la clientela a Nike al
término de la relación contractual, lo que está justificado además por el hecho de que las marcas de Nike
tengan un nombre internacional que da lugar a que la clientela aparezca ligada a dichas marcas.
Por último, con respecto a la cuestión de la imposición a Cidesport de la renuncia a su derecho a
percibir una indemnización por clientela, la mayoría de la jurisprudencia y la más autorizada doctrina
consideran que tal derecho no existe con carácter general en materia de contratos de distribución.
La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que no hay derecho a la indemnización por clientela
cuando el desplazamiento de la misma tiene su causa en una relación contractual válida (STS de 28 de
enero de 1956 y 18 de marzo de 2002 ) o cuando existe un pacto expreso sobre la misma, (STS de 14 de
enero de 1991 ).
No es admisible la afirmación de que la sentencia recurrida llega a una conclusión ilógica e irracional
al deducir de la estipulación que prevé el traspaso de clientela a Nike al término del contrato una renuncia a
la indemnización por clientela por parte de Cidesport. No existiendo el derecho difícilmente puede
argumentarse en torno a su renuncia.
Por otra parte, de existir tal derecho a la indemnización por clientela, dicho derecho sería calificado
como disponible, de modo que no habría razón para no permitir su renuncia, tanto de presente como de
futuro, en los términos establecidos en el art. 6.2 CC .
Cita la STS de 7 de abril de 2003 .
La parte recurrente pretende presentarlo como un supuesto de renuncia, pero lo que ha sucedido
29
Centro de Documentación Judicial
realmente es que las partes, con base en el principio de libertad de pactos (art. 1255 CC ) acordaron la
atribución de la clientela a Nike al término de los contratos y articularon en los mismos una serie de
mecanismos (la entrega del listado de clientes y relación de pedidos pendientes, el pacto postcontractual de
no competencia y la exclusión de Cidesport del futuro aprovechamiento de la clientela conseguida y del
fondo de comercio) para que esta atribución fuera efectiva y que Cidesport no pudiera beneficiarse,
concluida la relación contractual de la clientela obtenida al amparo de la marca Nike.
Cita la STS de 18 de marzo de 2002 .
Al motivo tercero.
En el recurso de casación no cabe plantear una revisión de las declaraciones de hecho realizadas por
el tribunal a quo en el ejercicio de su jurisdicción en materia de hechos y su prueba.
No es cierto que la sentencia recurrida reconozca que Nike se benefició de la clientela lograda por
Cidesport en materia de calzado deportivo sino que más bien afirma lo contrario.
Si bien es cierto lo que se afirma en el recurso sobre el principio de especialidad en materia de
marcas, la argumentación está fuera de lugar, porque el hecho de que exista una norma que determina que
la marca registrada solo distingue los productos para los que ha sido inscrita y son efectivamente utilizadas
y limita su protección a dichos productos, no garantiza que su titular se abstenga de realizar actuaciones no
amparadas en la marca.
Frente a lo argumentado en los tres primeros motivos de casación que se impugnan, hay que resaltar
que la sentencia objeto de recurso deniega la indemnización por clientela demandada por Cidesport en
virtud de las razones de orden jurídico que expone y también por motivos de hecho de imposible
contradicción en el trance casacional: porque no se ha probado la existencia de la pretendida contribución
de Cidesport a la creación de la clientela que en principio no es presumible tratándose de marcas
mundialmente conocidas, ni resulta acreditada la medida concreta de esa supuesta contribución atribuible a
la distribuidora; y, sobre todo porque no ha habido transferencia alguna de clientela de Cidesport a favor de
Nike que justifique la indemnización. Cidesport se quedó con la clientela y, en palabras de la sentencia, con
una inaceptable actitud obstruccionista obligó a Nike a realizar una labor de introducción de la marca Nike
por segunda vez en España.
Al motivo cuarto.
Este motivo es improcedente por impugnar los hechos declarados probados.
La Audiencia ha sostenido que no se ha aportado ninguna clientela que deba ser compensada,
declaración de hecho inatacable en vía de casación.
Aunque no fuera así, la excepción de incumplimiento contractual en virtud de las doctrinas del
carácter recíproco acusado y de la equivalencia de las prestaciones.
Esta excepción ha sido construida por la jurisprudencia a partir del art. 1124 CC y de algunas otras
normas particulares.
Cita la STS de 28 de abril de 1999 , según la cual la exigencia del cumplimiento simultáneo de las
obligaciones bilaterales y consiguiente excepción non adimpleti frente a las reclamaciones abusivas hay que
entenderla en sus justos límites. El contraste debe establecerse entre las obligaciones básicas de los
contratantes, las que se denominan contraprestaciones, no pudiendo invocar, para excepcionar el
incumplimiento contractual, otras obligaciones adicionales, por muy importantes que éstas puedan ser
desde el punto de vista ético y jurídico.
Precedentes de esta sentencia son otras muchas, como las de 21 de marzo de 1994, 8 de junio de
1996, 17 de febrero de 1998 o 3 de julio de 1998.
Según la STS 5 de diciembre de 1997, que cita las SSTS de 6 de noviembre de 1987 y 9 de julio de
1993, el incumplimiento ha de tener un carácter esencial.
Cita la STS de 7 de mayo de 1996 , según la cual para apreciar la procedencia de la excepción, el
primer requisito es el de que las prestaciones mutuamente debidas han de ser interdependientes, de
30
Centro de Documentación Judicial
carácter recíproco acusado. No basta -añade la STS de 22 de noviembre de 1995 - aducir el incumplimiento
de prestaciones accesorias o complementarias que no impidan que el acreedor obtenga el fin económico del
contrato.
La doctrina de la interdependencia sinalagmática se destaca por la STS de 18 de noviembre de 1994
.
La aplicabilidad de la excepción de incumplimiento requiere, de acuerdo con la citada STS de 18 de
noviembre de 1994 , que ambas obligaciones hayan de cumplirse simultáneamente. De ahí que si el
cumplimiento de una obligación (principal o secundaria) es presupuesto para el nacimiento o exigibilidad de
la otra, el deudor de la primera no puede negarse a cumplir objetando que el deudor de la obligación
contraria todavía no ha cumplido la suya.
Entre las obligaciones de entrega de la lista de clientes y de pedidos y la (eventual) obligación de
indemnizar la clientela no existe una relación de simultaneidad sino de secuencia lógica y temporal.
En términos económicos, la secuencia temporal y la subordinación de la obligación (eventual) de Nike
al cumplimiento de la obligación de los recurrentes, se aprecia comprobando que la obligación de éstos era
vencida y exigible, sin necesidad de ninguna liquidación ulterior, pues comportaba una obligación de hacer y
de entrega de cosa determinada. Pero la eventual obligación de pago de Nike sería ilíquida; y no ya sólo
porque las partes pudieran discrepar de la cuantía, sino porque, no siendo una obligación que naciera del
contrato, sino del enriquecimiento injusto obtenido por Nike, hubiera sido preciso que este enriquecimiento
hubiera sido determinado en su medida, para que Nike pudiera cumplir o incumplir su obligación
compensatoria.
Concurre mala fe en Cidesport, pues la falta de entrega de las listas suponía de facto no permitir que
quedara cancelada la relación jurídica entre las partes, ni que se realizara el fin normal de los contratos
cuando éstos terminaban.
Al motivo quinto.
El recurrente pretende que, aunque si fuera deudor incumplidor de la obligación de entrega de la lista
de clientes y no tuviera derecho a ser compensado en concepto de clientela, sin embargo, no debería
indemnizar a Nike los daños y perjuicios producidos de resultas de aquel incumplimiento, pues al ignorar
que no tuviera derecho a compensación por clientela, incurrió en error iuris, y, en consecuencia, no es
negligente o culpable por lo que procede condenarle a daños y perjuicios con fundamentos en los arts. 1101
y 1104 CC .
Este motivo es una cuestión nueva en casación, por tanto, debe ser desestimado según abrumadora
jurisprudencia.
Si existe o no incumplimiento y si éste es o no negligente es una cuestión de hecho que corresponde
a la instancia (STS de 17 de mayo de 1993, 2 de octubre de 1994 y 11 de noviembre de 1999 ).
El recurrente incurre en el error de pretender que el error iuris, supuesto que existiera, excluye la
negligencia a que se refieren los arts. 1101 y 1104 CC , cuando es manifiesto que el error no excluye la
culpa o negligencia, sino el dolo. Cuando el deudor yerra sobre el fundamento o alcance de su obligación e
incumple, se puede afirmar que incumple sin dolo, pero no que incumple sin culpa. Pues culpa es ignorar
venciblemente lo que se debe saber, a tenor de las circunstancias de personas, tiempo y lugar, como
establece el art. 1104.2 CC .
Como ocurre en sede de error que anula el contrato (art. 1266 CC ), también en sede de
cumplimiento de las obligaciones es el error un problema de asignación a las partes de los riesgos del
contrato. Como regla, el Tribunal Supremo, considera todo error inexcusable cuando se produce en el
conjunto de contingencias que domina o conoce el deudor y sólo declara el error excusable en casos en los
que existe una gran asimetría en el conocimiento de los hechos por una y otra parte o cuando la otra parte
ha inducido de alguna forma el error de quien impugna el contrato (SSTS de 14 de junio de 1943,26 de
octubre de 1981,23 de noviembre de 1989, 14 de febrero de 1993, 14 de febrero de 1994, 18 de febrero de
1994,28 de septiembre de 1996 y 6 de febrero de 1998 ).
Cita la STS de 18 febrero 1994 , según la cual en términos generales, la jurisprudencia utiliza el
criterio de la imputabilidad del error a quien lo invoca, en la idea de que cada parte debe informarse de las
circunstancias y condiciones que son esenciales o relevantes para ella en los casos en que tal información
31
Centro de Documentación Judicial
le es fácilmente accesible y que la diligencia se aprecia teniendo en cuenta las circunstancias de las
personas, siendo preciso, por último apreciar si la otra parte coadyuvó con su conducta o no, aunque no
haya incurrido en dolo o culpa.
La misma regla ha de valer en sede de incumplimiento contractual. En nuestro caso, el error, de
existir, ha sido provocado por falsas representaciones subjetivas de la parte recurrente que no han sido
ocasionadas ni motivadas por ninguna conducta de la parte recurrida.
El error, de haberlo, sería completamente inexcusable. El contrato que ligaba a las partes era un
contrato amplio y detallado y en ningún lugar del mismo determinaba que al finalizar la duración pactada
tuviera el acreedor que compensar al deudor por la clientela.
Las obligaciones en las que la negligencia es el fundamento del deber indemnizatorio son las
obligaciones de hacer diligente, lo que la jurisprudencia considera obligaciones de medios, en las que el
deudor se compromete a desempeñar una actividad en servicio o interés del acreedor y en la que la
diligencia en su desempeño se convierte en el estándar mismo de lo que es debido.
Pero la obligación de dar (la obligación de entregar la lista de clientes y pedidos) no es una obligación
de medios, sino de resultado. El deudor no se compromete al desempeño de una actividad continuada sino
a una conducta final determinada por el resultado y que, además, no requiere ningún estándar especial de
diligencia o de esfuerzo en su cumplimiento, que es simple y puntual.
Esta distinción está bien establecida por la doctrina y la jurisprudencia.
El Tribunal Supremo ha utilizado esta distinción especialmente tratando de las obligaciones de hacer
de los profesionales liberales, así, la STS de 11 de diciembre de 2001 .
Cita la STS de 2 de diciembre de 1997 , a propósito de la distinción entre obligaciones de medio y de
resultado.
Cita la STS de 13 de diciembre de 1997 , en el mismo sentido.
En el presente caso, ni ha habido un «suceso» incontrolable por el deudor, ni se ha hecho transitoria
o definitivamente «imposible» el cumplimiento de la obligación de entrega.
El art. 1107.1 CC no distingue entre el deudor culposo y el deudor doloso, sino entre el deudor de
buena fe y el deudor doloso. El deudor de buena fe sólo indemnizará los daños previstos o previsibles al
tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.
Deudor de buena fe es el deudor que incumple por negligencia pero también otro deudor que a tenor
de los arts. 1101 y 1105 CC deba responder de su incumplimiento a pesar de su ausencia de culpa en
sentido estricto. De haberse equivocado, el recurrente sería, en el mejor de los casos (cosa que niega) un
«deudor de buena fe». Pero esta circunstancia no le exime del deber de indemnizar, sino que, por el
contrario, fundamenta tal deber, en la medida establecida en el art. 1107.1 CC .
Termina solicitando de la Sala que «se sirva admitir este escrito y tener por impugnado en tiempo y
forma el recurso de casación interpuesto por la compañía mercantil Comercial Ibérica Exclusivas
Deportivas, S. A., (Cidesport) y otros contra la sentencia pronunciada por la Sección 17.ª de la Sala de lo
Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona el día 8 de mayo de 2000 y, en su día, previa la tramitación
pertinente, dicte sentencia que desestime recurso con imposición de costas al recurrente.»
NOVENO. - Mediante escrito de 22 de junio de 2007, la representación de Nike Inc., Nike
International Ltd. y American Line, S. A. presentó escrito alegando como «[h]echo de nueva noticia que
pongo en conocimiento de esta Excma. Sala» que D. Baltasar había presentado judicialmente escritos de
31 de mayo y 1 de junio de 2007, junto con abundante documentación en los que reconoce que siendo
Cidesport distribuidora de los productos Nike, adquirió la titularidad de la marca española nº 88.222 como
fiduciario del Presidente del Consejo de Administración de Cidesport D. Juan Ramón , y que, a petición de
éste, se mantuvo como titular formal de dicha marca desde que la adquirió en 1981 hasta que en 1997 se la
vendió a la madre del presidente del Consejo de Administración de Cidesport, D.ª Angelina . Alegaba la
influencia de este hecho de nueva noticia en los recursos de casación interpuestos por ambas partes y
solicitaba su admisión, fundándose en ser hechos de nueva noticia, y en el derecho a la tutela judicial
efectiva y el principio de economía procesal, dada la posibilidad de presentar un recurso de revisión
fundándose en los expresados documentos.
32
Centro de Documentación Judicial
Conferido traslado a Cidesport y demás personas que litigan bajo la misma representación, alegaron
que el escrito de Nike y los documentos que acompaña han de tenerse por no presentados, deben ser
inadmitidos y devueltos sin dejar constancia en autos, por no existir cauce procesal para su admisión y por
concurrir mala fe y abuso del derecho por tratarse de un hecho nuevo que no puede ser traído a la
casación.
DÉCIMO. - Para la vista del recurso de fijó el día 10 de julio de 2007, en que tuvo lugar y fue
registrada por medios audiovisuales.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Índice de los fundamentos de Derecho
PRIMERO. Antecedentes relevantes y cuestiones planteadas.
SEGUNDO. Documentos presentados con anterioridad a la vista.
Recurso de casación interpuesto por Nike Inc., Nike International Ltd. y American Line, S. A.
TERCERO. Motivo primero.
CUARTO. Incumplimiento del pacto de no competencia.
QUINTO. Motivo segundo.
SEXTO. Obligación de transferir los derechos sobre el nombre Nike sin límite temporal.
SÉPTIMO. Motivo tercero.
OCTAVO. Obligación de transferir los derechos sobre el nombre Nike, al menos durante el año
posterior a la conclusión del contrato.
NOVENO. Estimación del recurso.
Recurso de casación interpuesto por Comercial Ibérica Exclusivas Deportivas, S. A. (Cidesport), y
otras personas.
DÉCIMO. Motivo primero.
UNDÉCIMO. Indemnización por clientela. Su fundamento.
DUODÉCIMO. Motivo segundo.
DECIMOTERCERO. Indemnización por clientela y renuncia de derechos.
DECIMOCUARTO. Motivo tercero.
DECIMOQUINTO. Indemnización por clientela y especialidad de la marca.
DECIMOSEXTO. Motivo cuarto.
DECIMOSÉPTIMO. Desestimación del motivo.
DECIMOCTAVO. Motivo quinto.
DECIMONOVENO. Incumplimiento de la obligación de entregar la lista de clientes.
VIGÉSIMO. Desestimación del recurso.
PRIMERO. - Antecedentes relevantes y cuestiones planteadas.
33
Centro de Documentación Judicial
1. Los contratos de distribución y licencia de marca. Cidesport, S. A. y Nike International Ltd.
suscribieron el 24 de mayo de 1985 un contrato de distribución en exclusiva de calzado deportivo, prendas y
bolsas Nike; y, en 2 de enero de 1986, un contrato de licencia de marca para la fabricación y
comercialización de prendas de vestir y bolsas para el deporte, con efectos ambos a partir del 1 de enero de
1986 y finalización el 31 de diciembre de 1989, los cuales fueron denunciados por Nike International Ltd. el
4 de diciembre de 1989.
2. Indemnización por clientela. En lo que a este recurso de casación interesa, Cidesport interpuso
demanda solicitando que se declarase la existencia de un enriquecimiento injusto de la demandada, por
razón de las inversiones realizadas y la clientela aportada, lo que le daría derecho a percibir la
indemnización de daños y perjuicios correspondiente.
La sentencia de instancia desestimó dicha pretensión por haber incumplido la actora su obligación de
entregar el listado de clientes y elementos publicitarios y vulnerado la prohibición de competencia impuesta
durante el primer año después de la expiración de los contratos.
La sentencia de apelación confirmó este pronunciamiento fundándose en razones distintas,
esencialmente, en que: a) no hay identidad de razón entre el contrato de distribución y el contrato de
agencia; b) la indemnización por clientela se limita a los supuestos de denuncia ad nutum [a voluntad] en
contratos de duración indeterminada; c) Cidesport continuó disfrutando de la clientela al fabricar productos
al amparo de la licencia 88222; d) la contribución de Cidesport se matiza por la notoriedad de Nike; e) el
aprovechamiento de la clientela por Nike estaba expresamente previsto en el contrato.
3. Incumplimiento del pacto de no competencia. La cláusula 7 .C del contrato de distribución dice así:
«El distribuidor acuerda no fabricar ni distribuir durante el período del contrato, y durante un período de un
(1) año después de finalizado o resuelto este contrato, por cualquier razón, ninguna gama de zapatillas,
prendas de vestir o bolsas de deportes que no sean las zapatillas, prendas de vestir o bolsas de deportes
Nike».
La cláusula 6 .J del contrato de licencia dice así: «La licenciataria no fabricará ni venderá, directa o
indirectamente, mercancías que (en opinión de Nike), hagan la competencia a los artículos licenciados,
durante el período de vigencia de este contrato y durante el plazo de 1 año a partir de la expiración de este
contrato o rescisión del mismo por cualquier razón.»
Nike International Ltd. reconvino solicitando en primer lugar, en lo que a este recurso de casación
interesa, que se declarase que Cidesport había incumplido el pacto de competencia recogido en las
clásusulas que se acaban de transcribir, con indemnización de daños y perjuicios.
La sentencia de primera instancia declaró el incumplimiento por Cidesport del pacto de no
competencia durante un año a partir de la extinción entendiendo que el pacto es válido por aplicación
analógica de la Directiva europea sobre franquicia (exenciones por categorías) y de los arts. 20 y 21 LCA
(pactos de no competencia posteriores a la extinción).
La sentencia de apelación revocó este pronunciamiento considerando que el pacto es nulo, pues las
excepciones a la libre competencia deben interpretarse restrictivamente y sólo comprenden los casos
expresamente previstos en ellas.
4. Obligación de transferir los derechos sobre el nombre Nike.
La cláusula 4.H del contrato de licencia de marcas entre Cidesport y Nike de 2 de enero de 1996 ,
dice: «La licenciataria (Cidesport) conviene en ceder a Nike todos los derechos sobre el nombre Nike
contenidos en cualquier licencia u otro contrato suscrito entre la licenciataria y Baltasar ».
Nike International Ltd. reconvino solicitando en segundo lugar, en lo que este recurso de casación
interesa, que se declarase que Cidesport había incumplido la obligación impuesta de transferir los derechos
sobre el nombre Nike (marca 88222) en la cláusula del contrato de licencia que se acaba de transcribir.
La sentencia de primera instancia absolvió a Cidesport del incumplimiento del pacto sobre
transferencia de los derechos sobre el nombre Nike (marca 88222) estimando que durante la vigencia del
contrato no hubo incumplimiento ni tampoco posteriormente, pues su interpretación, teniendo en cuenta que
Nike conocía que Cidesport sólo tenía el uso de la marca e intentó comprarla al finalizar el contrato,
conducía a la conclusión de que la obligación de ceder los derechos del nombre Nike sólo se extendía a los
34
Centro de Documentación Judicial
cuatro años estipulados.
La sentencia de apelación confirmó este pronunciamiento entendiendo que, dado que la obligación de
cesión de derechos se explica porque el registro de prendas Nike en España podía tener problemas por la
marca 88222, y que Nike trató de adquirir la marca a través de Cidesport, pero dicha adquisición no se
produjo, ni se obligó a Cidesport a lograrla, sino que se rebajó el canon que ésta debía pagar, debía
entenderse que no se previó obligación alguna al término del contrato, sino que la cesión se limitó al uso de
la marca por el tiempo del contrato y que la obligación no se extendía al año de prohibición de competencia,
puesto que son obligaciones distintas la de cesión del uso de la marca y la de no competencia.
5. Incumplimiento de la obligación de entregar la lista de clientes.
La cláusula 17 .B del contrato de distribución dice: «El distribuidor entregará a Nike una relación de
todos los pedidos de bolsas, prendas y zapatillas deportivas Nike aceptados por el distribuidor con
anterioridad a la fecha determinación. Esta relación se entregará dentro de los veinte (20) días siguientes a
la fecha de terminación.»
La cláusula 18.A i del contrato de licencia dice lo siguiente: «En caso de terminación de este contrato,
salvo en caso de incumplimiento por parte de la licenciataria: (i) La licenciataria devolverá toda la
información confidencial previamente recibida de Nike, tanto si está en forma impresa, escrita, en dibujos o
representada de manera física, que se encuentre en poder de o bajo control de la licenciataria, incluidos
todos los originales, copias, reimpresiones, traducciones y muestras de la misma, dentro de los veinte (20)
días siguientes a partir de la recepción de la solicitud escrita de Nike. En adición, la licenciataria facilitará a
Nike una relación de todos los clientes que hayan adquirido artículos licenciados de la licenciataria, incluidas
las direcciones de tales clientes.»
Nike International Ltd. reconvino solicitando en segundo lugar, en lo que a este recurso de casación
interesa, la declaración de que Cidesport había incumplido las obligaciones relativas a la entrega de la lista
de clientes a la terminación del contrato reseñada en las cláusulas que se acaban de transcribir.
La sentencia de primera instancia declaró que Cidesport había incumplido al no haber facilitado la
lista de clientes, y condenó a ésta a entregarla en el plazo de cinco días y al pago de daños y perjuicios en
la suma fijada en ejecución de sentencia, que no podría superar las 2 401 165 845 pesetas.
La sentencia de apelación confirmó este pronunciamiento por estimar que la negativa a cumplir por
incumplimiento de la otra parte no podía ser invocada por Cidesport, pues no existía obligación de
compensar por clientela, y no era cierto que el incumplimiento careciese de trascendencia a la vista de la
prueba pericial practicada.
SEGUNDO. - Documentos presentados con anterioridad a la vista.
Los documentos presentados con anterioridad a la vista, a los que se hace referencia en los
antecedentes de esta resolución, no pueden ser admitidos, pues no cumplen el requisito de haber sido
presentados con el escrito de interposición del recurso de casación, como exige el art. 1724 II de la Ley de
Enjuiciamiento Civil [LEC] de 1888 , aplicable a este proceso por razones temporales y ser contraria su
admisión a la naturaleza del recurso de casación, limitado a la revisión de infracciones del Ordenamiento
jurídico cometidas por la sentencia de instancia con arreglo a los hechos fijados por la misma en la
valoración de la prueba.
Esta cuestión se resuelve en esta resolución, como se anunció en la vista, dada la proximidad de la
presentación de dichos documentos a la celebración de aquélla.
I
Recurso de casación interpuesto por Nike Inc., Nike International Ltd. y American Line, S. A.
TERCERO. - Motivo primero.
El motivo primero de casación se introduce con la siguiente fórmula:
«Al amparo del n.º 4 del art. 1692 LEC . Infracción por aplicación indebida del art. 10 apartados 1,
párrafo b) y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia 16/1989, de 17 de julio [LDC ].»
35
Centro de Documentación Judicial
El motivo se funda, en síntesis, en que el pacto no es nulo, pues la Ley de Defensa de la
Competencia sería inaplicable por razones de Derecho transitorio y, en todo caso, tanto aplicando la LDC
como el Derecho comunitario, la prohibición de competencia no debe calificarse con arreglo a las
exenciones por categorías, sino que está exento de la prohibición de libre competencia por no afectar a ella,
pues el contrato es competitivo y justifica la prohibición para evitar el aprovechamiento ilícito por el
distribuidor del know-how y la tecnología del concedente durante el periodo inmediato a la extinción del
contrato.
El motivo debe ser estimado.
CUARTO. - Incumplimiento del pacto de no competencia.
A) Debe partirse de la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia (no desvirtuados
eficazmente por la parte recurrida), según la cual Cidesport, durante el año posterior a la extinción de los
contratos de distribución y licencia, realizó actos de competencia a Nike en contravención de lo dispuesto en
la cláusula controvertida.
B) La argumentación de la recurrente en el sentido de que no es aplicable la LDC, por no haber
transcurrido el periodo de seis meses concedido para la comunicación al Servicio de Defensa de la
Competencia de los acuerdos existentes a la entrada en vigor de esta Ley al objeto de obtener la
autorización singular prevista el artículo 4 LDC, no es aceptable, puesto que dicha comunicación no consta
que se verificase, y, en todo caso, dichos pactos estaban llamados a producir su efecto en un lapso
temporal que discurría en su mayor parte más allá del transcurso del plazo citado.
C) Por el contrario, el argumento que subsidiariamente hace valer la parte recurrente debe ser
estimado. En efecto, el simple hecho de que un acuerdo no pueda ampararse en una exención establecida
en un reglamento comunitario o en las normas internas, por no cumplir sus exigencias, no puede significar
que ese acuerdo esté necesariamente prohibido. Para que la prohibición opere habrá que comprobar que
en el supuesto de hecho concurren los requisitos establecidos en el art. 81.1 del Tratado de la Comunidad
Europea o en el art. 1 LDC para que la prohibición de las colusiones sea aplicable (aunque de alguna
sentencia aislada de esta Sala, como la STS de 2 de junio de 2000 , pudiera inferirse lo contrario).
El pacto previsto en el contrato no puede considerarse como contrario a la libre competencia, dado
que aparece como justificado para evitar, dentro de la relación vertical entre concedente y distribuidor, que
éste pudiera explotar la posición y conocimientos obtenidos durante la vigencia del contrato para
aprovecharse ventajosamente del know-how y tecnología de la concedente (la cláusula 9 .B del contrato de
licencia prevé que la licenciataria fabricará los productos en España de conformidad con los modelos,
diseños y especificaciones de Nike y que los diseños facilitados constituyen información confidencial) y
dificultar con ello abusivamente su normal implantación en el sector geográfico en que el contrato de
distribución con pacto de exclusiva se había desarrollado.
En este sentido, aun cuando no consta que los acuerdos en discusión sean susceptibles de afectar
de manera sensible a los intercambios y a la competencia en el mercado común europeo - como refleja la
sentencia recurrida-, es admisible la invocación que realiza el Juzgado de las exenciones por categorías en
la norma europea sobre franquicias a la sazón aplicable (art. 3.1.c del Reglamento [CEE] 4087/1988 ), así
como la previsión por la LCA de la licitud de pactos de no competencia posteriores a la resolución del
contrato (arts. 20 y 21 LCA ). Dada la similitud entre el Ordenamiento comunitario y el interno, no se trata
propiamente de una aplicación analógica de los expresados preceptos, sino de advertir que los pactos
contractuales establecidos en las relaciones comerciales de orden vertical entre dos empresas deben
regirse, a efectos de la normativa de defensa de la competencia, por los principios que inspiran el régimen
sobre restricciones verticales. Según esto, las citadas disposiciones comportan que no impiden o restringen
la libre competencia, en aquellos contratos en los cuales la distribuidora recibe de la concedente derechos
de propiedad industrial y conocimientos técnicos (como es el caso de los contratos en cuestión), los pactos
que no afectan al mercado por explicarse en función de la economía del contrato que justifica proteger de
manera temporal los derechos del concedente en el periodo inmediatamente posterior a su extinción para
evitar ventajas abusivas en favor del distribuidor o agente cifradas en el aprovechamiento de aquellos
conocimientos y derechos, especialmente, como es el caso, cuando el pacto de no competencia ex post
[con carácter posterior] tiene un carácter esencial en un contrato que permite la introducción en el mercado
relevante de una empresa fuertemente competidora.
En el caso examinado el plazo establecido para la prohibición de competencia es de un año, y no
puede considerarse excesivo o desproporcionado desde el punto de vista de la finalidad perseguida por las
36
Centro de Documentación Judicial
partes contratantes en relación con el respeto al principio de libre competencia, como muestran los plazos
iguales o superiores por los que se autorizan los pactos ex post en las normas que la sentencia de primera
instancia toma en consideración, y, hoy, en el art. 5.b del Reglamento (CE) 2790/1999 , invocado en el acto
de la vista.
D) La sentencia recurrida se funda en que las excepciones a la libre competencia deben interpretarse
restrictivamente y sólo comprenden los casos expresamente previstos en ellas e invoca la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el carácter no extensible de las exenciones por
categorías. Por ello se advierte la existencia de la infracción del Ordenamiento jurídico denunciada al
desconocer la licitud, con arreglo al art. 1 LDC , de aquellos pactos que, por no afectar al mercado relevante
y justificarse, de manera proporcionada, en función de los efectos temporales de carácter vertical
dimanantes de la extinción de un contrato, en sí esencialmente competitivo, en que se ceden
temporalmente derechos de propiedad industrial y conocimientos técnicos, no afectan a la libre
competencia.
QUINTO. - Motivo segundo.
El motivo segundo se introduce con la siguiente fórmula:
«Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 LEC . Infracción por inaplicación del art. 1281.1 CC , sobre el
criterio de interpretación literal de los contratos.»
El motivo se funda, en síntesis, en que las técnicas de interpretación del contrato conducen a la
conclusión de que Cidesport, en una interpretación literal de la cláusula (y teniendo en cuenta los intentos
coetáneos de adquirir la marca para Nike antes y durante el contrato), se comprometió a ceder los derechos
que ostentara sobre el nombre Nike sin límite temporal (que sí se estableció para la licenciataria respecto de
la marca de Nike) y, dado que los titulares de ella eran meros testaferros, Cidesport debía ceder la
propiedad, o, al menos, el usufructo temporal, cuya adquisición por la madre de los propietarios ocultó a
Nike.
El motivo debe ser desestimado.
SEXTO. - Obligación de transferir los derechos sobre el nombre Nike sin límite temporal.
Esta Sala tiene literalmente declarado que la base fáctica de la interpretación del contrato realizada
por el tribunal de instancia no puede ser revisada en casación, a no ser que se infrinja directamente una
norma legal que deba ser observada en la labor hermenéutica o esta incurra en arbitrariedad, lesionando
así el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE . Ambas partes invocan
profusamente, en una u otra ocasión, esta jurisprudencia.
Aplicando esta doctrina, la Sala se inclina por aceptar la interpretación efectuada por la Sala de
instancia, según la cual el elemento literal de la cláusula no es suficiente para entender que existía una
obligación de cesión de los derechos de la marca más allá de los cuatro años de vigencia del contrato. En
efecto, la sentencia recurrida se funda en que la obligación de cesión de derechos se explica porque el
registro de prendas Nike en España podía tener problemas por la marca 88222, y en que Nike trató de
adquirir la marca a través de Cidesport, pero dicha adquisición no se produjo, ni se obligó a Cidesport a
lograrla. Por otra parte, añade -en el terreno fáctico propio de la valoración de la prueba- que se rebajó el
canon que debía pagar Cidesport por el uso (temporalmente limitado) de la marca de la que era titular Nike,
el cual hubiera sido más elevado en el caso de que no hubiera existido cesión de uso de la marca 88222.
En consecuencia, concluye, debía entenderse que no se previó obligación alguna al término del contrato,
sino que la cesión se limitó al uso de la marca por el tiempo de duración de éste.
La parte recurrente, cuando propugna una interpretación diversa de la sostenida en la sentencia
recurrida, trata de desvirtuar la importancia hermenéutica que, razonablemente, atribuye la Audiencia
Provincial a elementos fácticos relevantes, singularmente el hecho de que el canon que debía abonar
Cidesport por el uso de la marca propiedad de Nike durante el contrato era inferior al que hubiera
correspondido en el mercado, y de que esta minusvalía estaba justificada causalmente por la recíproca
transferencia de derechos sobre el nombre Nike amparado por la marca española. Sin embargo, reconocido
que el conjunto de los pactos se asentaba sobre la finalidad de evitar conflictos con la marca española,
nada permite suponer que esta finalidad comportaba necesariamente la prologación de la obligación de
cesión de derechos por Cidesport más allá de la vigencia del contrato. Propugna la recurrente, además, una
interpretación de la finalidad y consecuencias de los actos de Cidesport (tendentes a adquirir la propiedad
37
Centro de Documentación Judicial
de la marca española), que está en contraposición con la mantenida por la Audiencia. Ésta considera que el
hecho de que el contrato se celebrase a pesar de la frustración de estos intentos demuestra que los
contratantes no tuvieron intención de pactar una cesión definitiva de los derechos sobre la marca. Esta
interpretación no aparece como ilógica o absurda, pues, habida cuenta del conjunto de circunstancias que la
sentencia recurrida considera, resulta puesto en razón entender que el interés de la distribuidora en ceder el
uso de la marca no alcanzaba más allá de la duración del contrato de distribución por el que se pactaba la
cesión de uso de la marca por Nike, y que las partes convinieron en estos términos. La marca española en
relación con la cual se comprometía la cesión de derechos no consta que hubiera sido registrada durante el
proceso de negociación o en consideración a la posible introducción en España de la marca Nike, cosa que
desvirtúa la invocada aplicación analógica del art. 6 septies del Convenio de la Unión de París.
Es cierto que, como se subrayó en el acto de la vista, la limitación temporal discutida -en un contrato
cuidadosamente redactado- no se incluyó expresamente, y sí se incluyó en la recíproca cesión de derechos
por parte de Nike. Pero también lo es que en la cláusula ahora discutida se limitaba la obligación de
transferencia a los derechos derivados de los contratos con D. Baltasar Freixas, de donde se infería el
reconocimiento por los contratantes de que Cidesport disponía sólo de un derecho derivado sobre el
nombre Nike y de que no se obligaba a la adquisición definitiva de la marca, como recoge la Audiencia
Provincial. En consecuencia, no es irrazonable obtener la conclusión de que, en la intención de los
contratantes, independientemente del poder de disposición que Cidesport ostentara de facto o fuera a
ostentar sobre la marca comprometida, no se contemplaba, en el momento de perfeccionar el contrato, la
cesión de su uso sin limitación temporal.
SÉPTIMO. - Motivo tercero.
El motivo tercero se introduce con la siguiente fórmula:
«Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por inaplicación del
art. 1285 CC sobre el criterio de interpretación sistemática de los contratos.»
El motivo, que la parte dice ser subsidiario del segundo y correlativo del primero, se funda, en
síntesis, en que la obligación de ceder la marca por Cidesport debía cumplirse, al menos, durante el año en
que regía la prohibición de competencia, pues el fin era el mismo.
El motivo debe ser desestimado.
OCTAVO. - Obligación de transferir los derechos sobre el nombre Nike, al menos durante el año
posterior a la conclusión del contrato.
Nada permite entender como arbitraria o contraria a Derecho la interpretación de la sentencia
recurrida en el sentido de que el pacto de no competencia durante el año inmediatamente siguiente a la
extinción del contrato de distribución tenía un objeto distinto del que correspondía a la obligación de cesión
de derechos sobre el nombre Nike.
Esta interpretación, en cuanto soporta la aplicación del canon de la prohibición del carácter absurdo o
ilógico del razonamiento, no puede ser revisada en casación. El pacto de no competencia únicamente
implicaba la obligación negativa de no distribuir productos, amparados o no en la marca 88222,
comprendidos en la expresión «ninguna gama de zapatillas, prendas de vestir o bolsas de deportes que no
sean las zapatillas, prendas de vestir o bolsas de deportes Nike» -en la medida en que tal conducta
implicaba una competencia respecto de la empresa concedente-, pero no la obligación positiva de ceder la
marca 88222, respecto de la cual ni siquiera consta que no pudiera ser susceptible de usos compatibles, por
la distribuidora o por un tercero, con el cumplimiento del pacto de no competencia impuesto a la primera.
La recurrente insiste en que la finalidad del pacto de no competencia era la misma que la del pacto de
cesión de derechos sobre el nombre Nike. Esta afirmación no puede aceptarse, pues la finalidad del pacto
de no competencia era la de impedir que la distribuidora se aprovechara abusivamente de la posición
obtenida mediante el contrato una vez extinguido el mismo, mientras que el pacto de cesión de derechos
sobre el nombre Nike perseguía evitar las limitaciones que pudiera imponer a la concedente la existencia de
la marca 88222, cuya efectividad no consta que sea incompatible, una vez extinguido el contrato, con el
respeto a la prohibición de competencia y aprovechamiento abusivo del contrato a su extinción por parte de
la distribuidora.
En resolución, no se advierte que la sentencia recurrida incurra en la infracción denunciada cuando
38
Centro de Documentación Judicial
declara que la obligación de Cidesport de ceder los derechos sobre el nombre Nike no se extendía tampoco
al periodo posterior al contrato de vigencia del pacto de no competencia.
NOVENO. - Estimación del recurso.
La estimación del primer motivo de casación conduce, de conformidad con lo razonado al resolverlo,
a casar la sentencia recurrida y, desestimando el recurso de apelación, a confirmar la dictada en primera
instancia, sin prever, como hizo ésta, indemnización alguna derivada del incumplimiento del pacto ex post
de prohibición de competencia, por ser éste un pronunciamiento consentido por la parte recurrente.
No ha lugar a la imposición de las costas de apelación ni a las este recurso de casación. Así se infiere
del régimen establecido en el art. 1715 LEC 1881 .
II
Recurso de casación interpuesto por Comercial Ibérica Exclusivas Deportivas, S. A. (Cidesport), Viso
Andrade, S. L., D. Eusebio , D. Luis Antonio , D. Javier , D. Abelardo , D. Rosendo , D. Darío , D. Luis Carlos
, D. José , D. Armando , D. Jose Antonio , D. Guillermo y D. Ángel Jesús
DÉCIMO. - Motivo primero.
El motivo primero se introduce con la siguiente fórmula:
«Al amparo del n.º 4 del art. 1692 LEC : la sentencia recurrida incide en infracción de las normas del
Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que son aplicables en relación a la indemnización por clientela
elaborada por el Tribunal Supremo en sentencias de 22 de marzo de 1988 y 12 de junio de 1999 .»
El motivo se funda, en síntesis, en que la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia sobre el
fundamento de la indemnización por clientela al negar la analogía con el contrato de agencia; que la
Audiencia reconoce implícitamente que hubo aprovechamiento compartido de la clientela; que el carácter
renombrado de la marca sólo limita la indemnización; que la obligación de indemnizar no exige que el
contrato sea indefinido; y que, en todo caso, la eventual prórroga del contrato lo convertía en indefinido.
El motivo debe ser desestimado.
UNDÉCIMO. - Indemnización por clientela. Su fundamento.
No es necesario entrar en el examen de algunos de los razonamientos en que la sentencia recurrida
funda su pronunciamiento. Algunos de ellos tienen carácter auxiliar (carácter renombrado de la marca de la
concedente) y otros, además de tener este carácter, son también discutibles (ausencia de analogía entre el
contrato de distribución y agencia, necesidad de que el contrato sea indefinido para que exista obligación de
indemnizar por clientela y existencia de un aprovechamiento compartido de la clientela como causa que
extingue la obligación de indemnizar).
Esta Sala en sus pronunciamientos más recientes viene entendiendo que la obligación de indemnizar
por aprovechamiento de la clientela, especialmente cuando, como ocurre en el contrato de distribución, no
es objeto de una expresa previsión legal, tiene su fundamento en el ejercicio de una acción derivada de la
existencia de una inversión realizada en atención a unas expectativas frustradas por la extinción del
contrato (condictio [requerimiento] de inversión), fundada en la existencia de un enriquecimiento injusto o sin
causa (SSTS de 5 de mayo de 2006, 22 de septiembre de 2006, 29 de septiembre de 2006 y 23 de marzo
de 2007 ). Esta posición responde al planteamiento de la demandante, que funda su acción y su recurso en
la existencia de este enriquecimiento.
La jurisprudencia declara reiteradamente que el enriquecimiento injusto es una institución de carácter
subsidiario que debe ceder ante una previsión legal o contractual (SSTS de 21 de octubre de 2005, 16 de
febrero de 2006, 27 de marzo de 2006, 24 de abril de 2006, 8 de mayo de 2006, 20 de julio de 2006, 15 de
septiembre de 2006, 8 de enero de 2007, 22 de febrero de 2007, 1 de marzo de 2007 ).
La tesis doctrinal que anuda el deber de indemnización por clientela al cumplimiento del contrato
conduce a conclusiones análogas.
Esta premisa sitúa la cuestión en el ámbito de la interpretación de los contratos de distribución y
39
Centro de Documentación Judicial
licencia, puesto que la Audiencia afirma expresamente que el aprovechamiento de la clientela por Nike
estaba expresamente prevista en el contrato de distribución, cuando en él se preveía la entrega a Nike cada
año de la lista de todos los clientes que hubiesen comprado calzado, prendas y bolsas Nike, incluyendo los
nombres y dirección (cláusula 12.B, iv ); y se establecía expresamente que los beneficios derivados del uso
de las marcas beneficiaría y continuaría beneficiando exclusivamente a Nike (cláusula 11 .B), sin que la
distribuidora adquiriese ningún derecho sobre el «fondo comercial u otra propiedad inmaterial de Nike»
(apartado D); y en el contrato de licencia, cuando la obligación de entregar la relación de clientes se
establecía a su terminación (cláusula 18 A).
Una vez más, la interpretación efectuada por la sentencia recurrida soporta el canon de la prohibición
de razonamientos ilógicos o arbitrarios, puesto que la obligación de entrega detallada y anual de la lista de
clientes a la concedente, junto con la reserva de que la distribuidora no adquiriría ningún derecho sobre el
fondo comercial de Nike, en cuyo concepto se entiende ordinariamente integrada la clientela, no permiten
aceptar, con el carácter indubitado que sería necesario para combatir la interpretación efectuada por la
sentencia recurrida, la interpretación formulada por la recurrente, en el sentido de que dichos preceptos
tenían un carácter meramente instrumental para facilitar el aprovechamiento de la clientela por Nike, pero no
implicaban un pacto de aprovechamiento de la clientela por parte de esta.
Este razonamiento hace innecesario razonar sobre la falta de concurrencia del requisito, también
reiteradamente exigido por la jurisprudencia, en aplicación analógica del artículo 30 LCA , consistente en
que el distribuidor no haya incumplido sus obligaciones; pero no puede dejarse de señalar que, como ha
quedado expuesto, en el caso examinado existió incumplimiento por la distribuidora del pacto de no
competencia en el año posterior a la extinción del contrato. Esta circunstancia, por sí misma, daría validez al
razonamiento sobre este punto contenido en la sentencia de primera instancia.
No se advierte, en suma, la infracción del Ordenamiento jurídico denunciada.
DUODÉCIMO. - Motivo segundo.
El motivo segundo de casación se introduce con la siguiente fórmula:
«Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 LEC , la sentencia recurrida incide en infracción de las normas del
Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable en relación a la indemnización por clientela, STS de
22 de marzo de 1988 y 12 de junio de 1999 , en relación con las normas relativas a la interpretación de los
contratos y la renuncia de derechos, contenida en los arts. 1281 y 6.2 y concordantes del Código Civil ,
conforme han sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en STS de 11 de noviembre de
1997 y 31 de diciembre de 1998 en relación con la interpretación, y las STS de 25 de octubre de 1999 y 31
de octubre de 1996 en relación con la renuncia de derechos».
El motivo se funda, en síntesis, en que: a) las cláusulas a que hace referencia la sentencia prevén
mecanismos para que el desplazamiento de la clientela se haga efectivo, pero no lo causalizan; b) la
interpretación de la sentencia es ilógica y c) se contraviene la jurisprudencia sobre renuncia de derechos.
El motivo debe ser desestimado.
DECIMOTERCERO. - Indemnización por clientela y renuncia de derechos.
Las razones en que se funda la desestimación de este motivo de casación son las siguientes:
a) La interpretación que propugna la parte recurrente sobre la obligación de entregar las listas de
clientes no puede ser aceptada por las razones examinadas al resolver el motivo anterior.
b) La interpretación de la sentencia no puede considerarse ilógica por la razones que ya han sido
expuestas al examinar el motivo anterior.
c) No puede hablarse de la existencia de una renuncia de derechos, puesto que el deber de
indemnizar por el aprovechamiento de la clientela, no previsto legalmente en el contrato de distribución,
tiene su fundamento, como ha quedado examinado, no en un derecho legal que corresponda al distribuidor,
sino en la concurrencia de los requisitos que determinan un enriquecimiento sin causa, como situación que
legitima para el ejercicio de una condictio o acción de restitución, y tal enriquecimiento no existe cuando se
aplica una regulación contractual que determina las recíprocas obligaciones de las partes en relación con
las prestaciones que se consideran, cuya aceptación no comporta dejación alguna por parte de su titular de
40
Centro de Documentación Judicial
un derecho subjetivo concedido por la ley (que esto es la renuncia, según la STS de 30 de octubre de 2001
).
DECIMOCUARTO. - Motivo tercero.
El motivo tercero se introduce con la siguiente fórmula:
«Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 LEC , la sentencia recurrida incide en infracción de las normas del
Ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que son aplicables para resolver las cuestiones objeto de
debate y concretamente la doctrina contenida en las sentencias de 22 de marzo de 1988 y 12 de junio de
1999 en relación con los arts. 30 y 31 y concordantes de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas
[LM ], conforme han sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en STS de 17 de marzo
de 2000 y 10 de octubre de 1994 .»
El motivo se funda, en síntesis, en que los arts. 30 y 31 LM 1988 delimitan los derechos derivados de
una marca a los productos que la misma ampara, y Nike podía comercializar calzado, pero no prendas, por
lo que hubo desplazamiento de la clientela de productos no amparados por la marca 88222.
El motivo debe ser desestimado.
DECIMOQUINTO. - Indemnización por clientela y especialidad de la marca.
Este motivo combate la denegación de la indemnización por clientela fundándose en un argumento
que no constituye la razón operativa que fundamenta a juicio de esta Sala el pronunciamiento de la
sentencia recurrida. Esta razón consiste, como se ha visto, en que no puede existir una reclamación por
enriquecimiento sin causa por aprovechamiento de la clientela cuando el régimen de aprovechamiento de la
misma está previsto en el contrato. Por consiguiente, resulta indiferente el argumento, ciertamente discutible
si se admite con carácter absoluto, pero que reviste un carácter auxiliar y no decisivo -y cuya relación con el
principio de especialidad de la marca es muy remoto-, de que la clientela fue compartida por la concedente y
la distribuidora al quedar subsistentes tras el contrato las marcas cuyo uso correspondía a cada una de ellas
respectivamente.
DECIMOSEXTO. - Motivo cuarto.
El motivo cuarto se introduce con la siguiente fórmula:
«Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 LEC : la sentencia recurrida incide en infracción de los arts. 1100
y 1124 del Código Civil , sustento de la "exceptio non adimpleti contractus" o excepción de contrato no
cumplido, consagrada por la jurisprudencia, entre otras, en sus STS de 3 de diciembre de 1955 y 17 de
febrero de 1998 .»
El motivo se funda, en síntesis, en que si se estima alguno de los anteriores motivos, no hubo
incumplimiento de la obligación de entrega de la lista de clientes, dado el incumplimiento por Nike de la
obligación de indemnizar por clientela (exceptio non adimpleti contractus o excepción de contrato
incumplido).
El motivo debe ser desestimado.
DECIMOSÉPTIMO. - Desestimación del motivo.
Este motivo tiene como presupuesto la estimación de alguno de los anteriores. En consecuencia,
debe correr la misma suerte que éstos, que han sido desestimados.
DECIMOCTAVO. - Motivo quinto.
El motivo quinto se introduce con la siguiente fórmula: «Al amparo del n.º 4.º del art. 1692 LEC : la
sentencia recurrida incide en infracción de los arts. 1101 y 1104 CC .»
El motivo se funda, en síntesis, en que no cabe exigir indemnización a quien no ha actuado
culposamente, y Cidesport no podía suponer que no tenía derecho a indemnización por clientela, por ser un
criterio novedoso.
41
Centro de Documentación Judicial
El motivo debe ser desestimado.
DECIMONOVENO. - Incumplimiento de la obligación de entregar la lista de clientes.
Las razones en que se funda la desestimación de este motivo de casación son las siguientes:
a) Como denuncia la parte recurrida, la cuestión planteada en este motivo de casación es una
cuestión nueva que no puede ser revisada en este grado jurisdiccional sin haber sido planteada en los
anteriores (SSTS de 15 de febrero de 2007, 22 de marzo de 2007 y 12 de abril de 2007 ). No hay trazas de
dicha cuestión en la sentencia de apelación, y nada se alegó por la recurrente en la vista para contravenir
esta objeción, formulada en el escrito de impugnación y reiterada en el expresado acto.
b) El incumplimiento de la obligación de entregar las listas de la clientela no hubiera podido fundarse
en la exceptio non adimpleti contractus ni siquiera en la hipótesis de que hubiera existido obligación por
parte de Nike de indemnizar por este concepto, puesto que la entrega de las listas de la clientela era, por
exigencias lógicas, una condición previa e instrumental para el aprovechamiento de aquélla y, en su caso,
para el cálculo de la indemnización procedente. La falta de pago de la indemnización no hubiera tenido, en
consecuencia, en la hipótesis que se está considerando, el carácter sustancial (SSTS de 17 de marzo de
1987, 25 de noviembre de 1992, 3 de diciembre de 1992, 22 de octubre de 1997, 28 de abril de 1999, 20 de
junio de 2002, 26 de junio de 2002 ), proporcionado (STS de 27 de marzo de 1991 ) e interdependiente
(SSTS de 14 de junio de 2004 y 9 de diciembre de 2004 ) que la jurisprudencia exige entre las obligaciones
recíprocamente incumplidas para admitir dicha excepción.
c) La diligencia exigible al deudor, según expresa el artículo 1104 CC , es la que exija la naturaleza
de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. En el caso
examinado, la diligencia no es la de un buen padre de familia, sino la de un comerciante experto que tiene el
deber de conocer el alcance jurídico de las obligaciones que contrae y sólo puede ser dispensado por error
de Derecho en los casos en que este resulte inexcusable por ser imprevisibles las consecuencias de la
aplicación de la norma. En el caso examinado no concurre el carácter inexcusable del error, pues, a la
inexistencia del derecho a ser indemnizado por razón de la clientela, que ciertamente podría considerarse
discutible, se añade la manifiesta improcedencia de ejercitar la excepción de contrato incumplido
fundándose en el incumplimiento de una obligación de la contraparte respecto de la cual, de existir, la
obligación cuyo incumplimiento pretende justificarse tendría un carácter previo, instrumental y accesorio.
VIGÉSIMO. - Desestimación del recurso.
La desestimación de todos los motivos de casación comporta la procedencia de declarar no haber
lugar al recurso de casación e imponer las costas a la parte recurrente, de acuerdo con el art. 1715 LEC
1881 .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
FALLAMOS
1. Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Nike Inc., Nike
International Ltd. y American Line, S. A., contra la sentencia de 8 de mayo de 2000 dictada por la Sección
17.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación número 135/1999, cuyo fallo dice:
«Fallamos. Que, estimando parcialmente el recurso de interpuesto por Comercial Ibérica de
Exclusivas Deportivas S.A. (Cidesport), y otros, y desestimando totalmente el interpuesto por Nike
International Ltd, Nike Inc. y American Nike S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia n.º 39 de Barcelona en los autos de que este rollo dimana, revocamos parcialmente la misma, y
absolvemos a Cidesport del pedimento relativo al incumplimiento del pacto de no competencia establecido
en los contratos celebrados con la otra parte, confirmándola en el resto de sus pronunciamientos, sin hacer
pronunciamiento sobre las costas de la alzada».
2. No ha lugar al recurso de casación interpuesto contra la misma sentencia por la representación
procesal de Comercial Ibérica Exclusivas Deportivas, S. A. (Cidesport), Viso Andrade, S. L., D. Eusebio , D.
Luis Antonio , D. Javier , D. Abelardo , D. Rosendo , D. Darío , D. Luis Carlos , D. José , D. Armando , D.
Jose Antonio , D. Guillermo y D. Ángel Jesús .
3. Casamos la sentencia recurrida, que declaramos sin valor ni efecto alguno.
42
Centro de Documentación Judicial
4. En su lugar, desestimamos el recurso de interpuesto por Comercial Ibérica de Exclusivas
Deportivas S.A. (Cidesport), y otros, y desestimamos el interpuesto por Nike International Ltd, Nike Inc. y
American Nike S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 39 de Barcelona.
5. Imponemos las costas de los recursos de apelación a las partes que respectivamente los han
interpuesto.
6. No ha lugar a la imposición de las costas del recurso de casación interpuesto por Nike Inc., Nike
International Ltd. y American Line, S. A.
7. Se imponen las costas del recurso de casación por ellas interpuesto a Comercial Ibérica Exclusivas
Deportivas, S. A. (Cidesport), Viso Andrade, S. L., D. Eusebio , D. Luis Antonio , D. Javier , D. Abelardo , D.
Rosendo , D. Darío , D. Luis Carlos , D. José , D. Armando , D. Jose Antonio , D. Guillermo y D. Ángel Jesús
.
8. No ha lugar a la admisión de los documentos presentados por Nike Inc., Nike International Ltd. y
American Line, S. A. y devuélvanse al procurador que los ha presentado.
9. Comuníquese esta sentencia, al mismo tiempo de su notificación a las partes, al Servicio de
Defensa de la Competencia, a los efectos previstos en el art. 15.2 y.3 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del
Consejo, de 16 de diciembre de 2002 , relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas
en los artículos 81 y 82 del Tratado, y en el art. 8.2 del Real Decreto 2295/2004, de 10 de diciembre .
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Firmado y rubricado.-Juan Antonio
Xiol Ríos.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Antonio Salas Carceller.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la
anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Juan Antonio Xiol Ríos, Ponente que ha sido en el trámite de los
presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de
hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
43