Con instrucciones expresas de mi mandante, vengo por este medio

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SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA: San Salvador, a las doce horas del día doce de septiembre del años dos
mil tres.
El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por GABRIEL
KAFATI, S.A., sociedad mercantil, de este domicilio, por medio de su apoderada especial
licenciada Vanessa Beatriz Núñez Baños, abogada, al inicio de este proceso de veintisiete
años de edad y del domicilio de Antiguo Cuscatlán, sustituida por el doctor Roberto Romeo
Pineda, mayor de edad, abogado, de este domicilio, contra el Centro Nacional de Registros
y Registro de Comercio, Departamento de Propiedad Intelectual.
Han intervenido en el presente proceso la actora en la forma indicada, licenciado
Garrid Safie Parada en su calidad de Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros,
licenciada Nadine Alvergue de Molina en su carácter de Registrador Jefe del Registro de
Comercio, como autoridades demandadas, y el Fiscal General de la República representado
por la licenciada Ana Ruth Martínez de Pineda, y don José Armando Amaya Canales en su
calidad de tercero beneficiado con el acto reclamado.
LEIDO EL PROCESO; Y,
CONSIDERANDO:
I. La licenciada Vanessa Beatriz Núñez Baños, en representación de GABRIEL KAFATI,
S.A., en su demanda expuso: ""...Con instrucciones expresas de mi mandante, vengo por
este medio a demandar al CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, en Adelante (sic) "el
Centro", particularmente a la señora Registradora Auxiliar de Comercio, licenciada
SILVIA RAQUEL CHAVARRIA SANTOS, quien pronunciara una resolución que
perjudica los intereses de mi mandante. c) ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE
IMPUGNA: Vengo dentro del plazo que la ley me concede de acuerdo al art. 11 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en adelante LJCA, a impugnar la resolución
dictada a las nueve horas y treinta y tres minutos del día quince de agosto de dos mil, en el
expediente ventilado bajo el número M-124-98, del cual dicho Centro se encontraba
conociendo en apelación. d) HECHOS QUE MOTIVAN LA ACCION: Es el caso
Honorable Sala, que el día 14 de febrero de 1994 mi mandante solicitó al registrador de
Propiedad Industrial que la marca de fábrica "CAFÉ INDIO y diseño" (sic) fuera registrada
a su nombre para amparar productos comprendidos bajo la clase 30 del Convenio
Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, al que de aquí en adelante
me referiré como "el Convenio", diligencias que fueron tramitadas bajo el número 573/94
del Registro de Comercio. Por medio de resolución de las catorce horas y treinta y tres
minutos del día 16 de octubre de 1996, y notificada el día 21 de febrero de 1997, dicha
marca fue declarada en suspenso, por existir otra marca semejante en trámite al número
87/86, siendo esta la marca INDIO Clase 30 a nombre del Señor Juan Pastor Hernández y
posteriormente traspasada a nombre de José Armando Amaya Canales. Mi Cliente (sic)
apeló de dicha resolución el día 19 de marzo de 1997, agotando con ello la vía
administrativa franqueada por el art. 27 inc. 2° de la Ley del Centro Nacional de Registros,
aduciendo que la marca INDIO Clase 30, se encontraba ya CADUCADA DE PLENO
DERECHO, de acuerdo al art. 229 del Convenio (…), dicha solicitud de marca se
encontraba caducada desde el 17 de febrero de 1987 fecha en que se cumplió un año desde
la ultima notificación, realizada el día 17 de febrero de 1986. No obstante el Centro
Nacional de Registros dictó resolución a las nueve horas y treinta y tres minutos del día 15
de agosto del año 2000, la cual fue notificada el día 30 de agosto del año 2000, en la cual
confirmaba la resolución pronunciada a las catorce horas y treinta y tres minutos del 16 de
octubre de 1996, la cual declaró en suspenso la solicitud de registro presentada para la
marca "EL INDIO y diseño", Clase 30. Dicho Centro manifestó literalmente en dicha
resolución que " la caducidad de pleno derecho (el subrayado es mío), para aquellas
solicitudes que no se han activado por más de un año, debe entenderse que la misma sólo
puede ser declarada en sede registral; y en consecuencia, mientras ella no se produzca
cualquier solicitud (sic), aún las que son susceptibles de ser declaradas caducadas continúan
vigentes; por lo que la resolución venida en alzada, es conforme a derecho y procede su
confirmación". e) DERECHO EN LA (sic) QUE FUNDAMENTO MI ACCION: i) El art.
229 del Convenio establece que "las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten
bajo el imperio de este Convenio se tendrán por abandonados y caducarán de pleno
Derecho, si no se insta su curso dentro de un año, contado desde la última notificación que
se hubiera hecho al interesado o interesados". Es decir, que si la ultima notificación hecha
al Sr. José Armando Amaya Canales fue realizada el 17 de febrero de 1986, y este no instó
su curso durante un año, que se cumplió el 17 de febrero de 1987, la solicitud de registro de
dicha marca quedó caducada ese mismo día. Y dicho artículo habla de "caducidad de pleno
derecho", es decir, que no necesita "declaración" alguna, tal como erróneamente lo
manifiesta la licenciada SILVIA RAQUEL CHAVARRIA SANTOS en la resolución de
fecha 15 de agosto del año 2000. Mucho menos cierto es que "mientras ella (la declaración)
no se produzca, cualquier solicitud, aún las que son susceptibles de ser declaradas
caducadas, continúan vigentes". Es imposible que una solicitud de registro de marca que
haya cumplido con el supuesto fáctico que establece el art. 229 del Convenio, no produzca
la consecuencia jurídica que el mismo establece, y más aún, cuando el legislador es claro al
decir que dicha caducidad opera de PLENO DERECHO. ii) El art. 94 inc. 4° del Convenio
establece: "Si la marca cuyo registro se solicita fuera semejante a otra que se encuentre en
trámite de inscripción, el Registrador dictará providencia dejándola en suspenso hasta que
se resuelva si la que se halla en trámite debe o no inscribirse." De este artículo cabe deducir
que para dictar una declaratoria en suspenso, la marca anterior debe tener posibilidades de
llegar a ser inscrita, pero una solicitud de marca caducada carece de tal posibilidad. iii)
Establece el art. 19 inc. 1º. Pr. Cv.: "Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá
su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".
Y el art. 21 del mismo Código establece: "Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se
tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; o al menos que
aparezca claramente que se han tomando (sic) en sentido diverso." De los artículos
anteriores se deduce que la interpretación hecha por la funcionaria mencionada, no ha sido
adecuada, ni apegada a la ley. En el presente caso, lo que correspondería era reconocer o
declarar una situación jurídica previamente existente, como lo es la caducidad. No se
trataba de crear o constituir una situación jurídica nueva. iv) El art. 2 LJCA, establece
"Corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de las
controversias que se susciten en relación con la legalidad de los actos de la Administración
Pública". El mismo artículo establece en su letra a) que "Para los efectos de esta ley se
entiendo (sic) por Administración Pública: a) el Poder Ejecutivo y sus dependencias,
inclusive las instituciones autónomas, semi autónomas y demás entidades descentralizadas
del Estado". Por lo tanto, la resolución mencionada anteriormente, es susceptible de ser
impugnada en un juicio contencioso administrativo ante Vos, Honorable Sala de lo
Contencioso Administrativo. f) DOCTRINA EN LA QUE FUNDAMENTO MI ACCION:
Guillermo Cabanellas en su obra "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial
Heliasta S.R.L., 25 a. Edición, Argentina,, 1997, Tomo II, pág. 15, define "caducidad como
"lapso que produce la extinción de una cosa o de un derecho. Cesación del derecho a
entablar o proseguir una acción o un derecho, en virtud de no haberlos ejercitado dentro de
los términos para ello." Posteriormente el autor, citando a Cortés Jiménez, hace una
comparación entre la caducidad y la prescripción extintiva, en la cual establece que: "La
caducidad o decadencia puede ser convencional o legal; mientras que la prescripción, el
derecho nace con duración indefinida y sólo se pierde cuando haya negligencia en usarlo;
en al (sic) caducidad nace el derecho sometido a un término fijo o de duración,
prescindiéndose de toda consideración de negligencia en el titular. La prescripción opera
generalmente a través de una excepción; en tanto la caducidad produce sus efectos de
manera directa y automática (el subrayado es mío). Por ello dice Enneccerus que el plazo
de caducidad ha de tomarse en cuenta por el juez, aunque sólo se desprenda su transcurso
de la exposición del demandante; la prescripción se aplica únicamente a los derechos
llamados potestativos. En la caducidad, a diferencia de lo que ocurre con la prescripción, no
se admiten generalmente causas de interrupción o suspensión." Este mismo autor,
Guillermo Cabanellas, profundiza en la obra mencionada, en la página 15, cuando define
"caducidad de los asientos del registro" como: "Las distintas inscripciones y anotaciones
que en el Registro de la Propiedad se efectúan, pese a su solemnidad, la solidez con que la
ley las reviste, no son eternas en su eficacia. Por ministerio de la ley (el subrayado es mío)
y por el transcurso del tiempo señalado en cada caso, pierden su vigor…(sic)". "Ministerio
de la ley". De acuerdo al autor Cabanellas, en el Tomo V, Pág. 423, de la obra mencionada,
se define como: "En virtud de ella, sin más causa ni trámite, sin necesidad de llenar ninguna
formalidad (el subrayado es mío)". El Dr. Juan D. Ramírez Gronda, en su obra "Diccionario
Jurídico", Editorial Claridad, S.A., Séptima Edición, Octubre de 1974, Argentina, en su
página 224, define el término "pleno derecho" como: "Expresión jurídica que se utiliza para
significar que un cierto resultado o consecuencia no dependen de la voluntad del interesado,
ni de un tercero. Así, la mayoría de edad se adquiere "de pleno derecho" el día que el menor
cumple 22 años"; la apertura de la sucesión se produce "de pleno derecho" en el instante del
fallecimiento del autor de la sucesión...etc.". Por otro lado Guillermo Cabanellas en su obra
"Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual" Editorial Heliastas S.R.L., 25 a. Edición;
Argentina, 1997, Tomo III, pg. 101, define el término "De pleno derecho" de la siguiente
forma: "Califica la constitución de una relación jurídica o la producción de un efecto
jurídico por ministerio de la ley (el subrayado es mío), con independencia de acto o
voluntad de las partes a quienes afecte. Así, de pleno derecho se produce la mayoría de
edad, la disolución del matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges, la transmisión del
patrimonio del de cuyus desde el instante de su fallecimiento así como el devengo de
intereses en ciertos casos, la solidaridad en las obligaciones, entre otros supuestos." De todo
lo anterior cabe deducir que la funcionaria que dictóo la resolución que impugno,
desconoció el espíritu del art. 229 del Convenio al decir que "mientras ella (la declaración
de caducidad) no se produzca, cualquier solicitud, aún las que son susceptibles de ser
declaradas caducadas, continúan vigentes". De igual manera, desconoció el significado del
termino "pleno derecho", ya que dicha caducidad no necesita declaración alguna. Dicha
solicitud de marca estaba caducada de pleno derecho (por ministerio de ley) desde el
momento en que se cumplieron los requisitos que la norma establece: que no se inste su
curso dentro de un año, contado desde la última notificación que se hubiera hecho al
interesado o interesados. Dicho año se cumplió el 17 de febrero de 1987. Es inconcebible
que 12 años después de dicha fecha, el registrador haya emitido nuevos carteles. Esta
situación constituye una flagrante violación a la ley."
Con base en el planteamiento anterior la parte actora terminó pidiendo que se admitiera la
demanda y se declarara la ilegalidad del acto dictado por la señora Registradora Auxiliar de
Comercio, a nombre del Centro Nacional de Registros, a las nueve horas y treinta y tres
minutos del día quince de agosto de dos mil.
Al considerar la Sala que la demanda antes relacionada debía aclararse, previno a la
parte actora indicara con claridad cuáles eran los actos impugnados y quienes eran los
funcionarios demandados, y en acatamiento a ello amplió su demanda mediante escrito que
en lo esencial dijo: "…En tal sentido vengo a modificar la demanda interpuesta por mi
persona, en el sentido que los actos impuganados (sic) y las autoridades a las que se
demanda en el presente juicio contencioso administrativo, por los motivos expuestos en la
demanda, son: i) REGISTRO DE COMERCIO, DEPARTAMENTO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, en particular a la Señora Registradora Auxiliar de Comercio, licenciada
SILVIA RAQUEL CHAVARRIA SANTOS, por la resolución pronunciada con relación al
expediente número 573/94, de las catorce horas y treinta y tres minutos del día dieciséis de
octubre de mil novecientos noventa y seis, en la cual se declaró en suspenso la marca
"LOGO EL INDIO y diseño Clase 30"(sic). ii) CENTRO NACIONAL DE REGISTROS,
particularmente al licenciado FELIX GARRID SAFIE P., quien pronunciara resolución con
relación al expediente número M-124-98, de las nueve horas y treinta y tres minutos del día
quince de agosto del año dos mil, en la cual se confirmó la resolución anteriormente
relacionada".
II. La demanda fue admitida, se tuvo por parte a la sociedad actora representada por su
apoderada especial licenciada Vanessa Beatriz Núñez Baños, se pidió informe al Centro
Nacional de Registros y al Registro de Comercio, Departamento de Propiedad Intelectual, a
efecto que manifestaran sobre la existencia de los actos atribuidos y expresaran la dirección
del tercero beneficiado con los actos adversados, informes que se contestaron en sentido
afirmativo. No se suspendió la eficacia de los actos administrativos impugnados, en virtud
de que los mismos no producen efectos positivos. Se solicitó a los funcionarios
demandados que rindieran informe en el plazo de quince días hábiles con las justificaciones
en que fundamentan la legalidad de los actos impugnados y al mismo tiempo se ordenóo
notificar al señor Fiscal General de la República la existencia de este proceso.
Las autoridades demandadas, al contestar el informe que les fuera requerido,
manifestaron los mismos conceptos, aunque en escritos separados, expresando lo siguiente:
""El acto administrativo impugnado es la resolución dictada por esta Dirección Ejecutiva de
las nueve horas y treinta y tres minutos del día quince de agosto de dos mil, por medio de la
cual se confirmaba la resolución pronunciada a las catorce horas y treinta y tres minutos del
día dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y seis, la cual declaró en suspenso la
solicitud de registro presentada para la marca "EL INDIO y diseño", clase treinta del
Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.""Del resumen de los planteamientos de la parte actora, puede verse que ésta tiene un
particular concepto del termino "pleno derecho", que aparece consignado en el Art. (sic)
229 y sostiene una interpretación sui generis del Art. 94 en la parte relativa a las
suspensiones de trámite, ambas del referido Convenio Centroamericano. En la resolución
impugnada se tomó como concepto "de pleno derecho" el que comúnmente le da la ciencia
jurídica es decir, constitución de una relación jurídica o la producción de un efecto jurídico
por ministerio de ley, con independencia de acto o voluntad de las partes a quienes afecta.
De modo que el efecto de pleno derecho que aparece consignado en el Art. 229 funciona en
tal sentido, y de la forma prevista en la disposición, y para que cobre vida en los casos que
prevé, necesariamente debe haber resolución del funcionario registral y notificación
respectiva en el caso concreto, pues en el proveído de ese funcionario, además de la
materialización de la figura, debe quedar constancia de la observación de todas las reglas y
principios del debido proceso administrativo, que fueren aplicables, garantizados por la
Constitución (Arts. 18 y 11 Cn.). La necesidad de la declaratoria de la caducidad de la
instancia está reconocida por tratadistas de prestigio, pudiendo citar a los contemporáneos
José Almagro Nosete, Vicente Gimeno Sendra y otros en la obra colectiva DERECHO
PROCESAL (Tomo I Parte General) quienes al tratar de otros modos de terminación del
proceso, además de la sentencia, y referirse a la caducidad que opera por el sólo hecho del
transcurso del tiempo (pleno derecho), indican que ella se acuerda por auto. Igualmente,
José María Ascencio Mellado (DERECHO PROCESAL CIVIL- Parte Primera), señala que
la sola circunstancia del transcurso del tiempo sin que se produzca actividad alguna
proveniente de lasla parte puede dar lugar a la declaratoria de caducidad de la instancia. Esa
doctrina es recogida en el anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo para
Iberoamérica, elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y cuyo art.
209 dice en lo pertinente: "La caducidad opera de pleno derecho; no obstante no podrá ser
declarada ni de oficio ni a petición de parte, luego de que se hubiera realizado algún acto,
por cualquiera de los sujetos del proceso...; y en el segundo párrafo se expresa en lo
pertinente: "El auto interlocutorio que declare la caducidad será susceptible de recursos...".
La caducidad de la instancia de pleno derecho o por ministerio de ley, opera en igual
sentido en materia registral. Mientras no exista resolución registral, que declare la figura
del abandono de la instancia, no puede producir efectos jurídicos en forma automática, y
erga ommes, como pretende hacer ver la parte actora, habida cuenta que en el sistema
registral, existe un engraje de protección, que da seguridad jurídica a las solicitudes de
registro de distintivos, desde su presentación y a partir de entonces produce distintos tipos
de efectos. (Arts. 19, 20, 21, 27, 90, 95, 158 y 184 del Convenio Centroamericano). En el
caso que nos ocupa, la solicitud presentada por el mandante de la parte actora confrontó la
circunstancia de que la marca que pretende registrar, era semejante a otra, presentada con
antelación y que se encontraba en trámite, pero cuya caducidad no había sido declarada. La
figura de la caducidad de la instancia en nuestro ordenamiento jurídico, puede conceptuarse
como una primicia que introdujo en la legislación adjetiva, el expresado convenio
centroamericano (sic), y esa figura ha sido introducida últimamente en nuestro Código de
Procedimientos Civiles, mediante adiciones que en fecha próxima entrarán en vigencia, y
de la misma puede verse, que también se requiere para la caducidad por ministerio de ley,
de la respectiva declaración del funcionario judicial. Entendiendo así la forma en que opera
la caducidad de la instancia de pleno derecho o por ministerio de ley, tal declaración,
necesariamente debe hacerse por medio de una resolución del funcionario registral. Ahora
bien, como se trata de un proveído que perjudica un interés, la ley aun en ese caso, provee
al interesado de recursos, que al ser ejercitados deben sustanciarse, V.g. puede ocurrir que
el interesado tuvo justo impedimento para proseguir el procedimiento, en cuyo caso tiene
expedita la facultad prevista en el segundo inciso del citado Art. 229 que expresa: "No
procederá la caducidad por el transcurso del término señalado en el párrafo precedente,
cuando la solicitud o la acción hubiere quedado sin curso por fuerza mayor o por cualquier
otra causa independiente de la voluntad de (sic) interesado." De lo dicho se evidencia, que
no es cierta la afirmación de que en el caso del Art. 229 la caducidad se produce: "sin
exigencia de pronunciamiento legal alguno.""
Portodo lo expuesto dijeron sersoy de la opinión que las resoluciones pronunciadas, por el
Registro de Comercio y laconfirmadas por esta Dirección Ejecutiva del Centro Nacional de
Registros, estabanson completamente apegadas a derecho, razón por lao cual esa
Honorablela Sala debíae declarar la legalidad de los actos administrativos impugnados"...
Así mismo se admitió la intervención de la licenciada Ana Ruth Martínez de Pineda en
representación del señor Fiscal general de la República.
III. El juicio se abrió a prueba por el término de Ley, en el cual la actora presentó escrito y
documentación con los que reforzó los extremos de su demanda.
Mientras que el licenciado Félix Garrid Safie Parada, presentó certificación de resolución
de las nueve horas y treinta y tres minutos del quince de agosto de dos mil y su respectiva
acta de notificación con el objeto de robustecer las justificaciones de legalidad de los actos
impugnados.
De conformidad con el Art. 28 L.J.C.A., se corrieron los traslados respectivos para que las
partes presentaran sus alegatos y la actora expresó: ""a) Tal como comprobara durante el
término de prueba, mediante copia debidamente certificada de la certificación del
certificado de registro de la marca "CAFÉ EL INDIO", Clase 30 en El Salvador, mi
mandante ha sido la legítima propietaria de la marca desde el 29 de septiembre de 1997. Mi
mandante es también la legítima propietaria de la marca "EL INDIO Y DISEÑO" Clase 30
en Honduras desde el 7 de agosto de 1998, tal como lo comprobé al anexar durante el
término de prueba el respectivo certificado de registro de dicha marca. Con tales
documentos comprobé que tanto la marca "CAFÉ EL INDIO" Clase 30 y "EL INDIO Y
DISEÑO" Clase 30 son parte de la propiedad intelectual de mi mandante, y que no obstante
que tanto el Centro Nacional de Registros como el Registro de Comercio están obligados a
velar por que la propiedad intelectual se respete en nuestro país, han desprotegido
totalmente los derechos de mi cliente, garantizándoselos de forma ilegal a una tercera
persona. b) Como lo demostramos mediante las copias certificadas de las resoluciones que
anexamos durante el término de prueba, ha sido práctica administrativa el declarar el
abandono de una marca por el mero transcurso del tiempo, sin esperar a que un tercero
interesado se lo solicite. Y aún si fuera cierto que para que una marca se tenga por
abandonada es requisito indispensable que esta situación sea declarada, esta declaratoria no
queda a opción del Registrador. Este, al verificar que el supuesto fáctico de la norma se ha
dado, debe proceder a actuar tal como la misma indica.
Sin embargo, en el presente caso, el Registrador tomó de forma inexplicable la opción de
proseguir con el registro de la marca, ignorando el abandono y caducidad que ya se había
configurado sobre la marca y no obstante que al trámite de registro de la misma no se le
había dado movimiento por más de doce años. Es obvio que nadie puede tener interés en
una marca cuyo trámite de registro no ha sido impulsado por tanto tiempo.
c) Establece el art. 9 numeral 5 de la Ley de la Dirección General de Registros que entre las
atribuciones de tal Dirección General se encuentra la de "velar por la uniformidad de la
jurisprudencia en materia de registro...". De tal forma que, como lo he probado, ha sido
práctica de las oficinas demandadas, declarar la caducidad, sin necesidad de requerimiento
de terceros interesados, por ello cabe cuestionar ¿Por qué en este particular caso, se
pretende romper con la uniformidad de la jurisprudencia registral?, y consecuentemente,
generar inseguridad jurídica y atropello a los legítimos derechos de mi mandante.
d) La resolución que declara en abandono una marca, no es más que eso, una mera
declaración de una situación jurídica preexistente. Esta no constituye una nueva situación
jurídica, tal como en el fondo lo han querido dar a entender las autoridades demandadas en
sus respectivos informes.
Y el hecho de que dicha resolución no haya sido emitida, no le da vigencia a la marca. La
situación jurídica de su abandono y caducidad ya existía, pero no fue declarada.
Por lo Tanto la marca de mi mandante no debió ser declarada en suspenso, sino que el
Registrador debió declarar en abandono la marca "INDIO" Clase 30 y proseguir con el
trámite de registro de la marca "CAFÉ INDIO Y DISEÑO"(sic) Clase 30, propiedad de mi
mandante.
e) La finalidad de la caducidad es precisamente la de generar seguridad jurídica a la
comunidad. Su propósito principal es el de precluir asuntos que han quedado pendientes y
en los cuales el actor ha demostrado no tener interés durante el tiempo que la ley ha
prescrito. Pretender otra cosa sería desnaturalizar una de las figuras jurídicas más
importantes y que son pilar de la seguridad jurídica de nuestro sistema.
f) Por otro lado, afirman ambas autoridades en sus escritos respecto del Art. 229 del
Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial: "Ahora bien,
como se trata de un proveído que perjudica un interés, la ley aún en ese caso, provee al
interesado de recursos, que al ser ejercitados deben sustanciarse, V.g. puede ocurrir que el
interesado tuvo justo impedimento para proseguir el procedimiento, en cuyo caso tiene
expedita la facultad prevista en el segundo inciso del citado Art. 229 que expresa: "No
procederá la caducidad por el transcurso del término señalado en el párrafo precedente,
cuando la solicitud o la acción hubiere quedado sin curso por fuerza mayor o por cualquier
otra causa independiente de la voluntad del interesado".
¿Qué es entonces lo que se está tratando de alegar con esta afirmación? ¿Que (sic) el
registro, previo a proceder a la declaratoria de abandono debe consultar al interesado si
sufrió un justo impedimento para no proseguir el procedimiento? Ya hemos visto que jamás
ha sido ese el criterio de esa oficina, y que por el contrario, proceden a la declaratoria en
abandono de las marcas sin más trámite que la emisión de la resolución.
Y en todo caso, aunque dicho impedimento existiera realmente ¿acaso no es competencia
del interesado alegarlo y probarlo? Al revisar el expediente 87/86 no se encuentra un
incidente relacionado. ¿Por qué ahora el Registrador pretende interpretar la ley de una
forma totalmente contraría a lo que la doctrina y su propia jurisprudencia han establecido?.
g) No es posible que debido a una ilógica interpretación de la ley, totalmente contraria a la
doctrina, mi mandante se vea afectado en sus legítimos derechos de propiedad intelectual.
2) DOCTRINA:
A fin de dar sustento doctrinario a mis argumentos, vengo a citar la doctrina siguiente:
a) Para fundamentar mi posición acerca de la automático constitución de caducidad por el
simple transcurso del tiempo, cito a continuación las obras siguientes: Establece la
Enciclopedia Jurídica OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires Argentina,
Tomo II, Pg. 484-485: "La caducidad que es, para algunos autores, aquella especie de
prescripción extintiva que opera automáticamente por lo que es apreciable de oficio,
produce la pérdida de un derecho o de una acción, por su no ejercicio durante el plazo
señalado por la ley o la voluntad de los particulares, no admitiendo más causas de
suspensión o interrupción que el ejercicio por parte del titular...en la caducidad el tiempo es
factor más destacado, de modo que casi lo es todo. En la caducidad, la ley dice: tal derecho
sólo tendrá su duración de tantos años, meses o días a contar desde su origen; en la
prescripción expresa: tal derecho subsistirá mientras no se produzca el hecho de no
ejercitarlo durante tantos años, meses o días. La caducidad, por tanto, es un hecho simple,
de fácil comprobación y de puro automatismo; por eso no requiere litis...Por ministerio de
la ley y por transcurso del tiempo señalado, se produce la caducidad de los asientos en el
Registro de la propiedad, perdiendo en ambos casos su vigor las notas marginales, las
menciones, las anotaciones preventivas y las inscripciones, incluso la hipotecaria
(Cabanellas, Diccionario de Derecho usual, Bs. Aires, 1953.). Caduca una anotación
preventiva cuando queda sin fuerza o pierde sus naturales efectos por su singular contenido,
que señala o marca ya su duración, o por concepto legal que determine o fije el plazo de su
duración, no siendo necesaria la expresión de la voluntad de los interesados para tales
efectos o la declaración judicial o administración de la extinción (el subrayado es mío)
(Morell)". b) Respecto de los efectos declarativos y constitutivos mencionados, cito a
continuación las siguientes obras:
Eduardo J. Couture, en su obra "Fundamentos del Derecho Procesal Civil"(...)
sostiene que: "Son sentencias declarativas, o de mera declaración, aquellas que tienen por
objeto la pura declaración de la existencia de un derecho. ... Se denominan sentencias
constitutivas aquellas, que sin limitarse a la mera declaración de un derecho y sin establecer
una condena al cumplimiento de una prestación, crean, modifican, o extinguen un estado
jurídico."
En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, (...)"(efecto constitutivo) recae por la
acción constitutiva (v) interpuesta; a fin de crear, modificar o extinguir una relación
jurídica, sin limitarse a la declaración del derecho y sin obligar a una prestación; tales son
las dictadas en juicios de divorcio, de reconocimiento de filiación, de separación de
cuerpos, para disolver la sociedad conyugal". En cuanto al efecto declarativo, en la misma
obra se señala lo siguiente: "Establece la existencia o inexistencia de un derecho, sin
condenar o absolver además a las partes. Entre estas sentencias se encuentran las que
declaran la falsedad de un documento, la prescripción y la jactancia". c) Con el objetivo de
sustentar la finalidad de la figura de la caducidad, cito lo siguiente: En el artículo titulado
"Un atinado y atípico atisbo sobre la caducidad de la instancia" del autor Guillermo Parada,
(...) se señala: La caducidad "es la extinción del proceso que se produce por la paralización
durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte. Quiere decir entonces
que la caducidad de la instancia es un instituto procesal que implica la terminación anormal
de un proceso, por haber transcurrido el plazo que la ley señala, sin que las partes hayan
llevado a cabo, de una forma voluntaria y sin que opere algún impedimento, acto procesal
alguno. ...¿Puede proveerse en nuestro ordenamiento jurídico de oficio?. ...es infundada e
injusta cualquier opinión que excluya la posibilidad que así sea, en primer lugar porque
lejos de producirse un perjuicio se insta a las partes a que resuelvan de una forma pronta y
expedita su situación."; citando la obra de Alí Joaquín Salgado, titulada "Derecho procesal
Cvil(sic), Método de casos", (...) se agrega: "la razón que la justifica es que el Estado,
después de un período de inactividad procesal prolongado, entiende liberar a los propios
órganos jurisdiccionales de la necesidad de proveer y de todas las obligaciones que se
derivan de la existencia de una relación procesal", y concluye con una cita de los autores
Roberto Loutayf Ranea y Julio Ovejero López, quienes en su obra "Caducidad de la
Instancia" (...) sostienen que la caducidad "es una especie de renuncia tácita a un derecho"".
Por su parte el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros al presentar su alegato
expresó: "La pretensión de la demandante es que el trámite de la mencionada marca no
debió ser declarada en suspenso, sino que el Registrador de Comercio, por estar caducada
de pleno derecho la otra marca semejante "CAFÉ INDIO Y DISEÑO" presentada con
anterioridad, debió proseguir el trámite de registro de la marca "EL INDIO Y DISEÑO", de
acuerdo al Art. 229 del expresado Convenio Centroamericano.
Esta disposición en lo pertinente establece: "las solicitudes de Registro y las acciones que
se ejerciten bajo el imperio de este Convenio se tendrán por abandonadas y caducarán de
pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un año, contado desde la última notificación
que se hubiere hecho al interesado o interesados".
Para que cobre vida el presupuesto contemplado anteriormente, no basta el sólo transcurso
del tiempo sino que es necesario que exista resolución y notificación respectiva en el caso
concreto, por parte del funcionario Registral, pues en el proveído de éste, además de la
materialización de la caducidad, debe quedar constancia de la observación de todas las
reglas y principios del debido proceso administrativo, que fueren aplicables.
Mientras no exista resolución registral, la figura del abandono de la instancia, no puede
producir efectos jurídicos en forma automática, habida cuenta que en el sistema registral,
existe un engranaje de protección para dar seguridad jurídica a las solicitudes de registro de
distintivos comerciales, desde su presentación.
En el caso objeto del presente juicio, la solicitud del apoderado de la sociedad Gabriel
Kafati S.A. confrontó la circunstancia que la marca que pretende registrar, era semejante a
otra, presentada con antelación, y que se encontraba en trámite. Ciertamente, la marca
anterior estaba afectada por el vicio de caducidad de la instancia, pero ese efecto al no
existir resolución registral en el expediente respectivo, que la reconociera y declarara, en
ningún caso podía dar lugar a continuar el trámite de la marca patrocinada por el actor y
más aún si la pretensión se quiso hacer valer en un recurso administrativo de apelación tal
como efectivamente sucedió, en el que como se sabe, la competencia del funcionario de
alzada, está circunscrita a conocer exclusivamente sobre los puntos apelados, y no prorroga
en ningún caso la jurisdicción por razón de la materia, que por mandato de le corresponde
en exclusiva, al Registro de la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio.
La figura del abandono de la instancia puede conceptuarse como una primicia que introdujo
en la legislación adjetiva, el Convenio Centroamericano Para (sic) la Protección de la
Propiedad Industrial, y el procedimiento previsto para su funcionamiento es simple: Si una
solicitud de registro de un distintivo comercial a los que el Convenio se refiere, no se insta
dentro del término de un año contado a partir del día siguiente al de la última notificación
hecha en el respectivo expediente, el Registrador ya sea de oficio o a petición de parte,
puede declarar el abandono y caducidad de la solicitud de registro; empero tal declaración,
necesariamente debe hacerse por medio de una resolución del funcionario registral; por ser
un proveído que perjudica un interés.
En el presente caso según la tesis planteada por la parte actora ésta pretende que a nivel de
segunda instancia registral cuando se conoce el recurso propuesto, se reconozca la
caducidad producida en la solicitud de registro de marca "Café EL (sic) Indio y diseño", la
cual pertenece a un solicitante distinto y en donde no se ha pronunciado resolución que la
establezca.
De lo expresado se evidencia que no es cierta la afirmación de que en el caso del Art. 229 la
caducidad se produce: "sin exigencia de pronunciamiento legal alguno", como sostiene la
parte actora en sus planteamientos a lo largo del presente proceso"".
No habiendo contestado el traslado conferido el Registro de Comercio, Departamento de
Propiedad Intelectual, se le concedió audiencia para los efectos del Art. 45 L.J.C.A.; y no
siendo atendibles las razones expuestas para no contestar el traslado, se impuso multa por la
cantidad de DOSCIENTOS COLONES.
La licenciada Ana Ruth Martínez de Pineda, en representación del señor Fiscal
General de la República, al evacuar el traslado solicitó que se declarara ilegales los actos
impugnados.
IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
El juicio se encuentra en estado de dictar sentencia la cual recaerá exclusivamente sobre lo
discutido en el proceso y teniendo en cuenta lo ocurrido en sede administrativa según
consta en el expediente que se ha tenido a la vista.
La actora ha impugnado de ilegales las resoluciones siguientes: a) La emitida por el
Registro de Comercio, Departamento de Propiedad Intelectual, a las catorce horas treinta y
tres minutos del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y seis, que declaró en
suspenso la marca "LOGO EL INDIO y diseño Clase 30"(sic); y b) La del Centro Nacional
de Registros, dictada a las nueve horas treinta y tres minutos del quince de agosto de dos
mil, que confirma la resolución anterior.
El día dieciocho de febrero de 1994, la actora presentó solicitud de inscripción de la marca
de fábrica de café "EL INDIO" con su correspondiente logo y diseño, pero el Departamento
de la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio declaró en suspenso la inscripción al
advertir que de sus registros aparecía una solicitud anterior de inscripción de una marca de
fabrica de café "INDIO", la cual es de la misma clase y de nombre semejante, razón por la
que dicho Departamento resolvió dejar en suspenso la inscripción de la marca solicitada por
la actora, resolución que fue confirmada en recurso de apelación por el Centro Nacional de
Registros.
Los demandados sostienen la legalidad de sus actuaciones basados en el inciso segundo del
Art. 94 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual
estatuye: "Si la marca cuyo registro se solicita fuera semejante a otra que se encuentre en
trámite de inscripción, el Registrador dictará providencia dejándola en suspenso hasta
que se resuelva si la que se halla en trámite debe o no inscribirse. Si la resolución que
recayere fuera negativa, la solicitud declarada en suspenso se tramitará en forma
prevista en este convenio y se entenderá protegida por el derecho de prioridad".
La actora por su parte controvierte las prenotadas resoluciones expresando que las
Autoridades demandadas debieron inscribir la marca por ella solicitada, puesto que la
solicitud anterior se encontraba caducada, ya que desde el 20 de enero de 1986 el solicitante
no había impulsado su inscripción, habiendo transcurrido hasta esa fecha más de un año,
tomando como fundamento el artículo 229 el cual a su letra reza:"las solicitudes de
registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de este Convenio se tendrán por
abandonadas y caducarán de pleno Derecho, si no se insta su curso dentro de un año
contado desde la última notificación que se hubiere hecho al interesado o interesados."
Las autoridades demandadas reconocen que la solicitud de inscripción de marca de fábrica
presentada el 20 de enero de 1986, ciertamente estaba afectada con el vicio de caducidad (al
que alude el Art. 229 del referido Convenio), pero aún así determinaron que se suspendiera
la presentada por la actora, pues, para que la caducidad produzca efectos no solo basta el
hecho de no instar su inscripción -como lo requiere la Ley- sino que además debe haber una
resolución que la declare.
Por su parte la actora ha hecho notar que la caducidad que afecta la primera solicitud es "de
pleno derecho" la cual despliega sus efectos en el momento de producirse el supuesto
hipotético de la norma, es decir, el transcurso del tiempo sin impulsar la inscripción, y sin
necesidad de resolución alguna.
Por tanto, el punto medular de controversia en este proceso se centra en determinar si la
"caducidad de pleno derecho", debe ser reconocida a través de una resolución para que
produzca sus efectos.
Caducidad de pleno derecho.
La caducidad es la acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto y
vigor, por falta de uso, por terminación del plazo u otro motivo, en pocas palabras: "dejar
de ser".
Las solicitudes de inscripciones registrales se encuentran sujetas al impulso y contingencia
del proceso de inscripción, atendiendo los interesados las prevenciones que hiciere la
autoridad en sede administrativa, así como el cumplimiento de requisitos exigidos por el
legislador; para ello, la norma dispuso plazos razonables para subsanarlos impulsando su
inscripción, y a la vez sancionando la inactividad o falta de impulso del titular con la
muerte o extinción de lo solicitado (caducidad).
El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, sanciona con
caducidad la inactividad por más de un año sin impulsar el curso de la inscripción marcaria,
a través de las previsiones normativas. OcurridoReconocido que ha sido el transcurso del
plazo exigido por la norma para que la solicitud caduque, es decir, para que "se tenga por
no presentada", o se encuentre en la misma situación que antes de haberse presentado; es a
partir deconviene precisar que desde ese momento que producirá la caducidad sus efectos,
puesto que el legislador estableció que se produciría de "pleno derecho".
Normalmente, la terminación de una instancia administrativa es el resultado de un acto
jurídico (resolución de la administración), pero puede operar también ante un hecho
jurídico (el transcurso del tiempo). Así el trámite o instancia finaliza o cesa en sus efectos
cuando concurren las circunstancias que previó el legislador, como en el caso de autos al
establecerse que la caducidad produciría sus efectos de pleno derecho, ante el transcurso del
tiempo.
Al regular que una institución procesal opere de "pleno derecho" la doctrina ha acotado que
opera por "ministerio de ley", es decir, por expresa disposición de ésta, por el derecho
mismo, ipso facto ipso, "por el mismo hecho", "en el acto" ,"al momento", "in continenti",
"inmediatamente". Utiliza el Derecho aquella expresión principalmente para indicar que se
produce sin necesidad de un pronunciamiento particular y por el mismo y solo hecho de
producirseafectar una situación de las que se refiera la disposición que la impone.
Obra pues, como regla general, ipso iure, por el solo derecho, no tiene que ser reconocida y
declarada en resolución administrativa o judicial para que produzca sus efectos y para que
se borren y desaparezcan los efectos que había producido.
En síntesis, la caducidad de pleno derecho opera sin que sea necesario una declaración
expresa de la autoridad. La legislación utiliza el termino "de pleno derecho" para denotar
que una cosa no necesita declaración ni administrativa, ni judicial, pues consta en la misma
ley.
Por consiguiente, si hubiere una posterior resolución administrativa, es de valor harto
relativo, pues simplemente estaría reconociendo una situación que existió desde el
momento en que se dio el supuesto y no desde que se pronunció ésta, es decir sería de
carácter meramente declarativa. De lo cual indubitablemente aflora que no era necesario tal
declaratoria.
Por lo demás, el artículo 94 del Convenio precitado habilita al Registrador para que pueda
suspender la solicitud de inscripción cuando la marca que se pretende inscribir sea
semejante a otra "que se encuentre en trámite de inscripción" y resulta que la solicitud de
inscripción registral presentada el 20 de enero de 1986 estaba decrépita, caduca, muerta, y
por ende no se encontraba en trámite de inscripción.
En base a las consideraciones anteriores, no se ha configurado el supuesto establecido por
la norma citada para habilitar la suspensión, y por tanto, el funcionario registral no estaba
facultado para suspender el proceso de inscripción solicitado, o bien, estaba obligado a
debiéndose proceder al trámite de inscripción de cualquiera otra solicitud que se presentara
siempre que cumpliera con los requisitos que exige la ley de la materia.
En concordancia con lo anterior, es ilegal que la Administración Pública suspenda la
inscripción de una marca de fábrica, sobre la base de la existencia de una solicitud que ya
no se encuentra vigente, y así lo deberá declarar esta Sala.
POR TANTO, con fundamento en lo expuesto y los artículos 421, 427 Código de
Procedimientos Civiles; 31, 32 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, a nombre de la República, esta Sala FALLA: a) Que es ilegal el acto
administrativo del Registro de Comercio, Departamento de Propiedad Intelectual, dictado a
las catorce horas treinta y tres minutos del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa
y seis, que declaró en suspenso la marca "EL INDIO" con su diseño y logo, de la clase 30;
b) Que es ilegal el acto administrativo proveído por el Centro Nacional de Registros, a las
nueve horas treinta y tres minutos del quince de agosto de dos mil, que confirma la
resolución anterior; c) Como medida para restablecer el derecho violado el Registro de
Comercio, Departamento de la Propiedad Intelectual deberá proveer nueva resolución
dándole curso a la solicitud de la manerrca en referencia; d) Condénase en las costas
procesales a las autoridades demandadas; e) Devuélvase los expedientes administrativos a
sus oficinas de origen; y, f) En el acto de la notificación, entréguese certificación de esta
sentencia a las autoridades demandadas y a la representación fiscal. HÁGASE SABER.---J.
N. R. RUIZ---RENE FORTIN MAGAÑA---M. POSADA---M. A. CARDOZA A.--PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN.--ILEGIBLE---RUBRICADAS.