Sentencia 4636/2004 del Tribunal Supremo, Sala de lo

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Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079130032007100152
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Madrid
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4636/2004
CONTENCIOSO
JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
Sentencia
Resumen:
MARCA "ROSE MARITIM" (CLASE 33). DERECHO DE MARCAS. ARTÍCULO 12.1 a) DE LA
LEY 32/1988, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE MARCAS. ARTÍCULO 11.1 a), b) y c) LM: GENERICIDAD
DEL SIGNO. JUICIO DE RIESGO DE CONFUNDIBILIDAD: EXISTENCIA DE SIMILITUD
DENOMINATIVA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL. PERCEPCIÓN DE LA MARCA POR UN
CONSUMIDOR MEDIO. FACTORES BÁSICOS QUE HA DE PONDERAR EL ÓRGANO JUDICIAL
EN SU APRECIACIÓN: VALORACIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS Y DE LAS
CONDICIONES OBJETIVAS DE COMERCIALIZACIÓN. RIESGO DE ASOCIACIÓN.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Mayo de dos mil siete.
VISTO el recurso de casación número 4636/2004, interpuesto por el Procurador Don Salvador
Ferrandis y Álvarez de Toledo, sustituido con posterioridad por su compañero Don Fernando Ruíz de
Velasco Martínez de Ercilla, en representación de la Entidad Mercantil RENÉ BARBIER, S.A., con la
asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de marzo de 2004, dictada en el recurso
contencioso-administrativo 632/2001, seguido contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y
Marcas de 11 de mayo de 2001 y de 29 de junio de 2001, que desestimaron los recursos ordinarios
interpuestos contra la precedente resolución de 5 de julio de 2000, que concedió la marca número
2.249.741 "ROSE MARITIM", para productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha
sido parte recurrida Don Gabriel , representado por el Procurador Don Enrique Sorribes Torra.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 632/2001, la Sección Octava de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 1 de
marzo de 2004 , cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el
recurso contencioso-administrativo número 632/2001, interpuesto por la representación procesal de Don
Gabriel , contra la resolución de fecha 29 de junio de 2001 dictada por la Oficina Española de Patentes y
Marcas (O.E.P.M.) que desestima el recurso ordinario interpuesto contra anterior resolución de 5 de julio de
2000 y concede el registro de la Marca número 2.249.741 "ROSE MARITIM", denominativa, para productos
de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, a favor de RENÉ BARBIER, S.A., que se anula por
no ajustarse al ordenamiento jurídico; y debemos declarar y declaramos que procede denegar la inscripción
en el Registro de la Propiedad Industrial de la expresa marca, sin efectuar imposición de costas.».
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil
RENÉ BARBIER, S.A., recurso de casación que la Sección Octava de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante
providencia de fecha 19 de abril de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo,
previo emplazamiento de los litigantes.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente
RENÉ BARBIER, S.A., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 9 de junio de
2004 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de
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impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado,
en tiempo y forma, el presente escrito de interposición de recurso de casación, continúe éste con todos sus
trámites, pasando las actuaciones al Magistrado Ponente, para que instruya y dé cuenta a la Sala,
sometiendo a su deliberación lo que haya de resolverse y decretando la admisibilidad del recurso, casando
la sentencia dictada, el 1 de marzo de 2004, por la Sección Octava de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sic) en el Recurso
Contencioso-Administrativo núm. 632/01 y decretando, conforme a los motivos de casación establecidos en
el presente Recurso, la pertinencia de que se acuerde la concesión de la marca núm. 2.249.741 "ROSE
MARITIM", para distinguir productos comprendidos en la clase 33ª del Nomenclátor Internacional de
Marcas.».
CUARTO.- Por Auto de fecha 13 de julio de 2006 , se admitió el recurso de casación.
QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 18 de octubre de 2006 se acordó entregar copia del
escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (Don Gabriel ) a fin de que, en el
plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 11 de
diciembre de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente
SUPLICO: «Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener por formalizada en nombre
de DON Gabriel la oposición al recurso de casación número 4636/04 interpuesto por RENÉ BARBIER S.A.
contra la Sentencia dictada con fecha 1 de marzo de 2004 por la Sección Octava de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que estimó el recurso contenciosoadministrativo 632/2001 interpuesto por Don Gabriel y en su virtud acordó la denegación de la marca
2.249.741 ROSE MARITIM, dándose a este recurso la tramitación procedente para en su día dictar
Sentencia que lo desestime y que confirme la Sentencia recurrida y la denegación de la marca 2.249.741
ROS MARITIM, por ser ajustada a Derecho, imponiendo en consecuencia las costas al recurrente, con
todos los demás pronunciamiento que procedan.».
SEXTO.- Por providencia de fecha 6 de febrero de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo.
Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 16 de
mayo de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.
Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de marzo de 2004 ,
que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Gabriel ,
contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de junio de 2001, que desestimó el
recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de julio de 2000, que acordó la inscripción
de la marca número 2.249.741 "ROSE MARITIM", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor
Internacional de Marcas, a favor de la Entidad Mercantil RENÉ BARBIER, S.A.
El fallo judicial declara la nulidad de dicha resolución de la Oficina registral por no ajustarse al
ordenamiento jurídico, y que procede denegar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la
expresada marca.
SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.
En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el «thema
decidendi», procede transcribir las consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida, en el extremo que
concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca número 2.249.741 "ROSE MARITIM", que
distingue productos pertenecientes a la clase 33, bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas); vinos
y vinos espumosos, con la marca oponente número 1.212.703 "MON MARITIM", que ampara productos de
la clase 33, bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), que se fundamenta en la aplicación de los
artículos 11.1 a), b) y c) y 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en la apreciación de
la genericidad del vocablo "ROSE", que sostiene es de uso común y no apropiable en exclusiva por nadie,
por evocar la clase de vino rosado, y la existencia de similitud denominativa entre las marcas en conflicto,
debido a la utilización común del término "MARITIM", que considera predominante desde una visión de
conjunto de los signos enfrentados, al estimar que se genera en el consumidor riesgo de asociación sobre el
origen empresarial, según se razona en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:
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«En virtud de lo expuesto, en este recurso lo que se trata de dilucidar es si las marcas en conflicto,
por un lado la solicitada nº 2.249.741 "ROSE MARITIM", denominativa, para los expresados productos de la
clase 33 y por otro la oponente nº 1.212.703 "MON MARITIM", con gráfico (mixta), también para los mismos
productos, entre ambas se da la compatibilidad que acordó la O. E. P. M. o bien son incompatibles como
pretende la parte actora a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.
Una vez efectuado el análisis comparativo en forma indicada anteriormente, esta Sala y Sección llega
a la conclusión de que los distintivos enfrentados no pueden convivir en el mercado sin riesgo de asociación
para el consumidor.
El artículo 11 de la Ley 32/1998 de 10 de noviembre, de Marcas , en sus apartados a), b) y c) prohibe
el registro como marcas de los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos genéricos
para los productos o servicios que pretendan distinguir, o los que estén exclusivamente compuestos por
signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o
servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, o en fin, los que se
compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de
la prestación del servicio y otras características de los productos o del servicio. La prohibición descrita, está
finalísticamente dirigida a posibilitar la libre disposición por todos los empresarios de un sector de estos
signos o indicaciones para la designación, publicidad, etiquetaje o descripción de sus productos, actividades
o servicios y en la medida, precisamente, en que dichos signos o indicaciones se estima pueden ser útiles o
necesarios y son frecuentemente utilizados, no debiéndose otorgar protección a una utilización privativa o
exclusiva en perjuicio de la generalidad. Y la Sección entiende que la marca solicitada entra dentro de estas
prohibiciones por su carácter genérico y no puede ser apropiada y monopolizada en exclusiva, en perjuicio
de otras entidades o personas que desempeñan su actividad en el mismo sector comercial, lo que se
produce en el caso de autos por la coincidencia total de los productos a que se refieren.
En el supuesto que examinamos es evidente la alusión que en la denominación "ROSE MARITIM" se
hace a una clase de vino "rosado", lo que es demostrativo de la genericidad del vocablo, es decir, elemento
de uso común, no apropiable en exclusiva por nadie. Y en la impresión global o de conjunto "ROSE
MARITIM" frente a "MON MARITIM" resulta la evidente similitud denominativa y fonética en el elemento
principal "MARITIM" al punto que la coexistencia de los signos en conflicto supondría un riesgo evidente de
asociación en el público consumidor pues inevitablemente asociaría el origen empresarial de ambos signos
en el caso de permitirse la convivencia, incurriendo en la prohibición de registro que sanciona el artículo
12.1,a) de la citada Ley de Marcas .».
TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.
El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil RENÉ
BARBIER, S.A. se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de
la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las
normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones
objeto de debate.
En la formulación del primer motivo de casación, se aduce que la Sala de instancia infringe el artículo
11.1 a), b) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , porque «incurre en un error patente y
manifiesto en la aplicación de los conceptos legales del Derecho de Marcas», al afirmar la genericidad del
vocablo "ROSE", cuando «resulta evidente que ni el término Rose, ni el término Maritim pueden
considerarse genéricos para designar vinos», y olvida la literalidad de la prohibición contemplada en dicho
precepto que exige que la marca solicitada se componga «exclusivamente» de signos genéricos para los
productos o servicios que pretenda distinguir.
Se argumenta en desarrollo de esta motivo casacional que la Sala de instancia elude la jurisprudencia
que determina que la conjunción de dos vocablos genéricos puede componer un signo distintivo, e incurre
en error de Derecho al descomponer la marca solicitada en sus diferentes elementos denominativos para
centrar la comparación, exclusivamente, en el vocablo "ROSE", sin tener en cuenta que no pretende
apropiarse en exclusiva del referido término.
En la exposición del segundo motivo de casación, se denuncia que la sentencia recurrida infringe el
artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y la doctrina jurisprudencial aplicable,
que obliga a efectuar la comparación desde una visión de conjunto de los signos confrontados, atendiendo a
los elementos «realmente distintivos de los signos en liza», y debiendo valorar en este caso el aspecto
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gráfico y las diferencias conceptuales entre las marcas opuestas.
CUARTO.- Sobre el primer motivo de casación.
Procede rechazar la prosperabilidad del primer motivo de casación, porque la censura que formula la
defensa letrada de la Entidad recurrente, fundada en la infracción del artículo 11.1 a), b) y c) de la Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en lo que concierne a la imputación del error de la Sala de
instancia padecido en la calificación del vocablo "ROSE" de genérico, resulta infundada.
Debe significarse que este término, utilizado en la composición de la marca solicitada, indicativo del
tipo o clase del producto vinícola que se comercializa, carece de aptitud o capacidad diferenciadora para
distinguir bebidas alcohólicas derivadas del cultivo de la vid y no es apropiable en exclusiva por ningún
empresario, de modo que no puede ser tomado en consideración por la Oficina registral para realizar el
juicio sobre el riesgo de confundibilidad entre los signos confrontados, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , lo que determina que, en este supuesto,
sea irrelevante la objeción sobre la indebida aplicación de la prohibición absoluta de registro de marcas
contenida en el artículo 11.1 a), b) y c) d la Ley de Marcas , al concurrir además el supuesto de prohibición
relativa contemplado en el artículo 12.1 a) de la Ley Marcas .
A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta en la
sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con la distintividad de las marcas:
«[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y
reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al
producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los
productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma
que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la
mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir
sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo
tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la
mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí,
que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que
su aprehensión no es posible.
En el caso presente, como acertadamente señala la sentencia recurrida los términos empleados son
los comunes en el mercado para describir características de los productos por lo que es inhábil para
producir el efecto reflejo en el receptor, al que antes se aludía, que le permita recordar con facilidad el
origen del producto.».
Se aprecia, no obstante, que la Sala de instancia incurre en imprecisión en la fundamentación de la
sentencia, al considerar aplicable en este supuesto las prohibiciones registrales establecidas en los
apartados a), b) y c) del artículo 11 de la Ley de Marcas , sin tener en cuenta que dichos apartados exigen
que aquellos signos compongan en exclusiva la marca, porque cuando el signo se compone de la
conjunción de distintos vocablos podrá acceder al registro si cumple con la capacidad distintiva que exige el
artículo 1 de la Ley de Marcas , según autoriza el artículo 11.2 de la referida Ley .
El Tribunal sentenciador sin embargo, no incurre en error de Derecho, al atribuir al término "ROSE",
que compone la marca aspirante, carácter genérico, habitual e indicativo de la calidad del producto, que
designa bebidas alcohólicas, vinos y vinos espumosos, al informar este término de la clase de uva de que
se compone el producto designado, y al afirmar que, atendiendo a la finalidad del precepto analizado, dicho
signo debe estar a la libre disposición de todos los empresarios que desarrollan su actividad en este sector,
deduciendo de ello que no tiene capacidad diferenciadora.
Se advierte, además, en el examen de la fundamentación de la sentencia recurrida que este
razonamiento sobre la aplicabilidad del artículo 11 de la Ley de Marcas se efectúa de forma complementaria
o adicional para fundar la ratio decidendi de la sentencia, tras concluir el análisis comparativo de las marcas
confrontadas desde la perspectiva del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas , con la declaración de que «las
marcas enfrentadas no pueden convivir en el mercado sin riesgo de asociación para el consumidor», lo que
permite inferir en términos de razonabilidad el significado limitado que en la mente del juzgador tiene en este
caso la aplicación de las prohibiciones registrales contenidas en el artículo 11.1 a), b) y c) de la Ley de
Marcas .
QUINTO.- Sobre el segundo motivo de casación.
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El segundo motivo de casación articulado no puede ser acogido, al deber considerar que la Sala de
instancia no ha infringido el artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que
dispone que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza
fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o
servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con
la marca anterior, al aplicar la prohibición de registrabilidad que contiene dicho precepto de forma razonable,
porque el juicio de incompatibilidad se funda en la observancia de los criterios jurídicos conforme a las
reglas de la lógica y el buen sentido que esta Sala del Tribunal Supremo ha establecido para determinar si
la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión o de asociación.
Se evidencia que el Tribunal sentenciador, en este supuesto, no ha incurrido en error patente ni en
irrazonabilidad o en arbitrariedad al apreciar la existencia de similitud denominativa y fonética entre las
marcas confrontadas, al realizar el juicio de comparación considerando que el vocablo "MARITIM" tiene
fuerza distintiva dominante y prevalece en el juicio sobre el riesgo de confundibilidad al concentrar la
atención del consumidor que adquiere productos relacionados con las bebidas alcohólicas y, especialmente,
vinos o vinos espumosos, en que el término "ROSE" es indicativo de la clase del producto ofrecido,
atribuyendo carácter secundario al gráfico utilizado en la composición de la marca obstaculizadora.
En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la
argumentación expresada por el tribunal sentenciador para fundar la ratio decidendi de la sentencia en
relación con la aplicación de la prohibición registral establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de
10 de noviembre, de Marcas , no es irrazonable, porque aprecia la existencia de similitud denominativa y
fonética entre las marcas en conflicto, debido a la utilización común del vocablo "MARITIM", sin eludir el
análisis comparativo desde una visión global o de conjunto, ya que no tiene en cuenta el término "ROSE",
que compone la marca solicitada, por estimar que no tiene carácter distintivo, deduciendo que se genera
riesgo de asociación entre los consumidores sobre el origen empresarial.
El juicio sobre el riesgo de confundibilidad de las marcas confrontadas que efectúa la Sala de
instancia se revela acorde con la doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de
2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que advierte que a los efectos de valorar
el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional
de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma
interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo
en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o
similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al
grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo
registrado, al apreciarse la similitud denominativa y la identidad de los ámbitos aplicativos de los productos
reivindicados que se distribuyen y comercializan en los mismos establecimientos.
Procede advertir que, en este supuesto, en razón de la naturaleza común de los productos vinícolas
reivindicados y las condiciones objetivas de su comercialización en establecimientos dedicados al gran
consumo, en que se adquieren directamente, o en tiendas especializadas, resulta aplicable, con carácter
prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los
productos o servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del
riesgo de confusión.
Se aprecia que la Sala de instancia no incurre en el error jurídico denunciado por la Entidad
recurrente, al valorar que en el consumidor medio, que normalmente percibe la marca como un todo, y que
se supone es un consumidor informado razonablemente, atento y perspicaz, que adquiere productos
vinícolas, que se comercializan en dichos establecimientos, amparados en los distintivos de las marcas
oponentes, que incluyen términos que evocan vinos precedentes de una relevante región vinícola española,
se puede producir error sobre el carácter indicativo de la procedencia de dichos productos, que genera
riesgo de confusión y de asociación por la inclusión común del término "MARITIM", al poder suscitarse la
idea de que ambas marcas constituyen marcas derivadas que pertenecen a una misma firma o razón
comercial.
Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de
noviembre, de Marcas , que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso- administrativos
desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el
artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la
defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma
legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que
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constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante
mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada
Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o
semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de
intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones
económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los
consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos
sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio
adquirido y de su calidad, no ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia al no atender de
forma ponderada a estos intereses de los consumidores referidos a la función identificadora de la marca, al
considerar erróneamente que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión.
Esta conclusión jurídica que alcanzamos, determinante de la declaración de incompatibilidad de las
marcas enfrentadas, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la
sentencia de 27 de noviembre de 2003 , el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas
enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su
incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o
servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada
denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, como aprecia la Sala de instancia
en este supuesto.
Se constata que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, cuyo
enunciado como principio jurídico rector del Derecho de marcas, se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal
Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de
acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o
semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o
registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara
la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya
registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de
la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el
alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos
abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para
fundamentar la pretensión de nulidad.
En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio
y 28 de septiembre de 2004 , «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta
que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso
al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud
de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en
segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la
prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo
puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como
señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera
marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en
torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».
En consecuencia, al desestimarse los dos motivos de casación articulados, declaramos no haber
lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil RENÉ
BARBIER, S.A. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de marzo de 2004 , dictada en el recurso
contencioso-administrativo 632/2001.
SEXTO.- Sobre las costas procesales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la
parte recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana
del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
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Primero.- Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por
la representación procesal de la Entidad Mercantil RENÉ BARBIER, S.A. contra la sentencia de la Sección
Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de
marzo de 2004 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 632/2001.
Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de
casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos
Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado
Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en
audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.
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