PROCESO 9-IP-2001 Interpretación prejudicial del artículo 83, letra

PROCESO 9-IP-2001
Interpretación prejudicial del artículo 83, letra a) de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera.
De oficio,
interpretación del Art. 81 de la Decisión 344. Proceso
Interno No. 4722. Actora: ETERNIT COLOMBIANA S.A.
Marca PLANILUX.
Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los
veintisiete días del mes de abril del año dos mil uno, en la solicitud de
interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de
Colombia, a través del Magistrado Manuel S. Urueta Ayola, en oficio 2715 de 13
de diciembre de 2000, recibido en El Tribunal el 16 de enero de 2001.
V I S T O S:
Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del
Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite.
1.
ANTECEDENTES.
1.1.
Las partes.
Es demandante ETERNIT COLOMBIANA S.A. frente a la Superintendencia de
Industria y Comercio, entidad que es demandada por haberle otorgado registro a
la solicitud para la marca PLANILUX destinada a distinguir productos
comprendidos en la clase 19 de la clasificación internacional de Niza,
desechando las observaciones de la empresa demandante.
1.2.
Actos demandados en el proceso interno.
Lo son, las Resoluciones Nº 25096 de 27 de diciembre de 1995, 12253 de 17 de
mayo de 1996 y 970 de 16 de junio de 1997 mediante las cuales la entidad
demandada no aceptó las observaciones de la demandante y concedió el
registro marcario, resolvió el recurso de reposición y denegó el recurso de
apelación, respectivamente.
1.3.
La demanda.
Estima la demandante que la Superintendencia interpretó de una forma errada
al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, que considera que la marca PLANILUX de Colombit puede coexistir
con la marca PLANICEL de Eternit de Colombia, ya que no existen suficiente
semejanzas; lo cual contradice lo expresado en la norma comunitaria donde “
se alude tan solo a que las marcas ‘se asemejen’ (subrayo). Y agrega la
administración que ‘es necesario que las semejanzas entre dos signos sean
tales que sean susceptibles de inducir a error al público consumidor’”.
Señala que la coexistencia de las marcas, a simple vista, causa error en el
público consumidor.
1.4.
Contestación de la demanda.
Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio en memorial
en el cual solicita que se rechacen las pretensiones del actor y al defender la
legalidad de los actos administrativos impugnados, expresa que las causales de
irregistrabilidad son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, lo
cual no puede ignorar la Oficina Nacional Competente al decidir sobre la
concesión de un registro marcario.
El artículo 81 de la Decisión 344 señala que podrán registrarse como marcas
los signos que sean distintivos, perceptibles y susceptibles de representación
gráfica, radicando la esencia de la marca en su naturaleza distintiva lo que le
permite identificar productos y servicios que se encuentren en el mercado.
“Se reitera que entre la marca ‘PLANILUX’ (según modelo) para distinguir
productos comprendidos en la clase 19ª de la nomenclatura vigente no se
encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal
a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
“Es de precisar que entre las marcas registradas ‘PLANILUX’ (según modelo) y
‘PLANICEL’ no se presentan semejanzas susceptibles de inducir al público a
error”.
1.5.
Resoluciones Impugnadas.
En ellas se sostiene la inconfundibilidad de los signos en conflicto; así la
Resolución 970 de 16 de junio de 1997, expedida por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial, al ratificar las Resoluciones No. 25096 de
27 de diciembre de 1995 y 12253 de 17 de mayo de 1996, considera que: “En
contra de lo que sostiene el recurrente, este despacho considera que no basta
que los signos que se comparan presenten semejanzas, y que distingan los
2
mismos productos o similares, para que no puedan coexistir en el mercado, de
acuerdo a lo establecido en el literal a del artículo 83 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, sino que también es necesario que las
semejanzas entre los signos sean susceptibles de inducir a error al público
consumidor”.
2.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial las normas
que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de
asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva
de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.
3.
NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
El Tribunal considera que a más de la norma cuya interpretación se solicita, el
literal a) del artículo 83, debe previamente interpretar el artículo 81 de la
Decisión 344. Se transcriben a continuación.
Artículo 81.
“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles,
suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir
en el mercado, los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de los productos o servicios o
similares de otra persona.
Artículo 83.
“ Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos
que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:
“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al
público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al público a error;”.
4.
CONSIDERACIONES.
El Tribunal considerará en esta interpretación el tema de la irregistrabilidad de
las marcas.
3
4.1
Irregistrabilidad de las marcas.
Un signo que reúna las condiciones exigidas por el artículo 81 de la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir ser distintivo, perceptible
y susceptible de representación gráfica, y siempre que no incurra en ninguna de
las prohibiciones de los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo normativo, puede ser
registrado como marca.
Estas prohibiciones se refieren al signo por sí mismo; así el artículo 82 en sus
diferentes apartados prohíbe otorgar un registro a un signo que se constituya en
su forma usual, o confiera una ventaja funcional, o sea la indicación que designe
en el comercio un producto, o sea contrario a la moral y a las buenas
costumbres o reproduzca una indicación geográfica, o los símbolos de cualquier
Estado, etcétera, lo que significa que el signo por sí mismo –
independientemente de los derechos de terceros- no podrá ser registrado como
marca.
En cambio, los diferentes párrafos del artículo 83 de la Decisión 344, ya no ven
las condiciones del signo por sí mismo, sino que buscan proteger los derechos
de terceros, ya que no se pueden registrar como marcas los signos donde
exista, entre otros, el riesgo de confusión con nombres comerciales, con el
nombre completo de una persona conocida, títulos de obras literarias, marcas
notorias o marcas en general. Este último caso pasaremos a analizar en los
siguientes puntos.
4.2
Riesgo de confusión con marcas ya registradas o solicitadas
anteriormente para registro.
Entre los elementos exigidos por la norma comunitaria para que un signo pueda
ser registrado como marca, tenemos la distintividad, tanto intrínsecamente, lo
que implica que el signo sea identificable independientemente de los productos
amparados por la misma, como extrínsecamente respecto a signos ya
registrados como marcas o signos solicitados con anterioridad a la actual
solicitud.
4.3
Naturaleza de las marcas confrontadas.
Al efectuarse el examen para establecer la existencia del riesgo de confusión,
se debe determinar la clase de marcas confrontadas, estableciendo si son
denominativas, gráficas o mixtas.
Las marcas denominativas son las que se hallan constituidas por palabras, las
cuales pueden tener un significado o carecer del mismo; las gráficas en cambio
únicamente poseen imágenes y finalmente las mixtas están constituidas por
elementos tanto gráficos como denominativos, debiendo establecerse cual de
estos elementos es el preponderante, ya que éste se constituye en el elemento
distintivo que lo caracterizará y ahí se podrá determinar la existencia o no del
riesgo de confusión.
4
Generalmente el elemento denominativo es más característico y más
determinante, toda vez que las palabras son las que por definición se pueden
pronunciar y la que más fuerza expresiva tienen; sin embargo en algunos casos
puede ser el elemento gráfico al que se reconozca prioridad, por lo tanto es
deber del Juez Nacional determinar cual de los elementos de los signos es el
que tiene trascendencia sobre el otro, ya que a partir de este análisis se
determina la existencia o no de riesgo de confusión.
4.4
Reglas para determinar el riesgo de confusión.
El determinar la existencia o no del riesgo de confusión es la actividad más difícil
y que más cuidado exige al Juez Nacional, por lo cual este Órgano Comunitario,
siguiendo la opinión doctrinaria y jurisprudenciales, ha dado a través de
diferentes interpretaciones prejudiciales criterios que buscan ayudar a cumplir
esta difícil y delicada labor, y son:
“El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión
no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o
subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que
entre dos marcas existe o no confusión.
“El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis
pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir
confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual,
y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto,
sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo
marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el
ingreso al registro.
“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación
del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o
similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas...
“La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras
tienen una fonética similar.
“La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva
del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación
que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras
no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso,
en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o
concepto...”.1
Con el fin de cumplir con la función principal de la marca, la distintividad,
las autoridades competentes tienen el derecho y la obligación de evitar que
se utilice arbitraria y abusivamente signos idénticos o similares,
1
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Quito, 1997, p. 353, caso “AFLOX”;
sentencia 21-IP-95, publicada en Gaceta Oficial No. 233 de 19 de noviembre de 1996
5
concernientes a productos o servicios idénticos o similares, se creen situaciones
de confusión y de aturdimiento entre la clientela.
“Por lo anterior y para evitar que la confusión se presente, la
legislación andina ha consagrado como un deber de las
autoridades nacionales competentes de los Países Miembros la
vigilancia y control sobre este particular, determinando que no
pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos
o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero para los mismos productos o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al público a error”. (artículo 83, literal a)).
Igualmente, poniendo en cabeza de los titulares de los signos
registrados o de los solicitantes prioritarios, incluso, el derecho de
oponerse, presentando observaciones a las solicitudes de registro
de signos creadores de confusión, o de impugnar en busca de su
anulación, si fueren concedidos, el registro de las marcas de igual
carácter.
“Aunque la legislación comunitaria no contempla normas sobre el
particular, El Tribunal, siguiendo la doctrina más autorizada en
esta materia ha realizado amplios pronunciamientos sobre el
cuidado que se debe tener y las reglas que se deben aplicar al
realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre
ellos se presenta el riesgo de confusión
“Sobre la existencia del citado riesgo de confusión, El Tribunal en
reciente sentencia expresó:
“...La determinación de la confundibilidad responde a una decisión
unilateral de la administración, revisable por el juzgador. En efecto,
alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno,
han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para
averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia
han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que
va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto
la confundibilidad un “ ‘concepto jurídico indeterminado’ en cuya
ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que
propugna una visión de conjunto, sintética, [a partir de] los
elementos integrantes de cada una de las denominaciones
confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso,
gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes
parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones
cuyo aspecto más importante es el filológico”. (“Sección de Derecho
de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº
648, Valencia - España, 1998. Criterio recogido en la sentencia que
puso fin a la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de
1999, marca: “FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº
6
490 del 04 de octubre de 1999)...”.( TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26-01-2000. Proceso
55-IP-99. Marca FARLIN)
(…)
“La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada
por las marcas;
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no
simultánea;
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del
comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las
diferencias que existan entre las marcas”. (Ibídem)
“Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto
individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de
confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de
la confusión. En los demás casos, en cambio, este análisis exige
un mayor esfuerzo del juez quien deberá precisar si no obstante
la identidad entre los signos confrontados la posibilidad de
confusión no se presenta por estar dirigidos a productos o
servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la
marca preexistente se impone frente al principio de la
especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares,
realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente
puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el
público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos
y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la
mayor diligencia y prudencia (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98.
Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98).” 2
4.5
POSICIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIO.
Finalmente es necesario recordar el público al cual las marcas están dirigidas,
ya que generalmente éstas se dirigen al “consumidor medio” o sea al común y
corriente de cualquier clase de productos o servicios, en quien se presume un
conocimiento y capacidad de percepción normales; ya que en ellos, el
comprador no se detiene a efectuar un examen más minucioso de las marcas y
al contrario el grado de atención será más bajo. Estos productos están
destinados, como ya lo expresamos antes, al consumidor medio quien no
2
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia del 16-II-2000, Proceso
12-IP-2000, Marca SVELTY
7
efectúa un examen ni muy riguroso ni muy negligente al producto que piensa
adquirir.
En cambio en los denominados productos de consumo selectivo, los que están
destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor
o que sólo pueden ser adquiridos por profesionales, el examen de
registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un
cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la
adquisición de ropa de alta costura, perfumes de marca, instrumental médico
van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir
la mercadería. No se aplica este criterio para el caso de productos
farmacéuticos, para los cuales se exige un mayor cuidado, dado el eventual
riesgo para la salud de los consumidores.
“Fernández Novoa señala como un factor determinante de la
atención del consumidor el precio del producto; por tanto, si el
precio es alto, cabe esperar que el consumidor medio prestará un
elevado grado de atención al examen del producto y de la marca,
lo cual hace que disminuya la posibilidad del riesgo de confusión.
“En cambio si el precio del producto es bajo, descenderá
correlativamente el grado de atención con que el consumidor
contemplará las marcas, y por lo mismo, aumentará la posibilidad
del riesgo de confusión”3.
Sobre este tema, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, ha señalado:
“La marca y su protección no tendrían razón de ser si aquella no
tuviera un destinatario que pueda adquirir e identificar los
productos o servicios que ese signo ampara. La marca existe en
cuanto haya un público consumidor, el que dentro de todo el
proceso de determinación de la confusión, es un factor necesario
para considerarlo. El consumidor es el sujeto que va a ser motivo
del riesgo de confusión entre las dos marcas iguales o
semejantes, y es el que soporta, junto al titular de la marca, el
perjuicio por la falta de identificación de los productos y servicios
que una marca protege frente a los de otra.
“Hay consumidores menos proclives a que sean inducidos al
riesgo de confusión frente a la adquisición de bienes que se
distinguen con las marcas semejantes. Esta clase de consumidor
es el profesional y especializado, que ante ciertos grupos de
bienes y por su amplio conocimiento de esa actividad, fácilmente
diferencian una marca de otra. Pero el consumidor que debe
DERECHO DE MARCAS, Martínez Medrano Gabriel, pág.: 99. Ediciones La Roca, Buenos
Aires. 2000.
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considerarse para el análisis del riesgo de confusión entre dos
marcas iguales o semejantes, es el consumidor medio.
“El Tribunal ha abordado el punto del consumidor medio en
sentencia de 3 de diciembre de 1987. Ha dicho el alto organismo
comunitario: ‘…El Tribunal se permite precisar –de acuerdo con la
doctrina predominante - que el consumidor al que debe tenerse en
cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como
para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas,
es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y
corriente de determinada clase de productos, en quien debe
suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción
corrientes. Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto
de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase
de producto, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de
consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo,
en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad
adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que
suele solicitar, usar o consumir determinado producto’”4.
Con fundamento en las consideraciones anteriores,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
C O N C L U Y E:
Primero:
Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación
gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además,
si no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que
se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo:
La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que
deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional,
sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos
que la doctrina y la jurisprudencia han establecido.
Tercero:
Para determinar la existencia del riesgo de confusión deben los
Jueces Nacionales y autoridades competentes tomar en cuenta al
consumidor medio de los productos, es decir que deben efectuar
un examen riguroso de las solicitudes de registro de marcas, en
especial si son productos de consumo masivo.
4
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV, págs: 138-139. Sentencia del 7-VIII-95,
Proceso 04-IP-94, Marca EDEN FOR MAN
9
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente
interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4722, de
conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia
certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina
para su publicación oficial.
Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE
Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO
Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO
Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO
Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO
Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
PROCESO 9-IP-2001
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