VILLA NATALIA 1903 SAC Registro de Nombre Geográfico

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1369-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 183216-2003
SOLICITANTE
:
VILLA NATALIA 1903 S.A.C.
Registro de Nombre Geográfico - Denominaciones descriptivas - Distintividad
del signo solicitado.
Lima, cinco de diciembre de dos mil tres.
1. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de junio del 2003, Villa Natalia 1903 S.A.C. (VINSAC), (Perú) solicitó
el registro de la marca de producto PERUVID, para distinguir aguardiente de uva,
vinos y otros licores de uva, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 11951-2003/OSD-INDECOPI de fecha 16 de octubre del
2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado.
Consideró lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
La denominación PERUVID está conformada por dos palabras claramente
identificables (PERU y VID) que, no obstante presentarse de manera
conjunta, el público consumidor advertirá que tales palabras cuentan con un
significado propio y conocido.
La palabra PERU corresponde al nombre de nuestro país y, como tal, no es
susceptible de reconocer derechos de exclusiva sobre ella.
La palabra VID corresponde al nombre de una planta cuyo fruto es la uva, con
la cual se elaboran los productos que precisamente pretende distinguir la
marca solicitada, de ahí que tampoco sea posible reconocer derechos de
exclusiva sobre la denominación VID aisladamente considerada.
La expresión PERUVID detalla, para la generalidad de los consumidores,
información de los productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, en la
medida que informa acerca del origen y de las características de los
productos que pretende distinguir.
Con fecha 3 de noviembre del 2003, Villa Natalia 1903 S.A.C. (VINSAC) interpuso
recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i)
El signo solicitado sí cumple la función distintiva inherente a toda marca, ya
que tiene la aptitud de distinguir clara e inequívocamente a los productos que
represente y a un origen empresarial determinado sin riesgo de confusión
alguno; siendo que no es un signo genérico o descriptivo, ni de uso común.
(ii)
El signo solicitado constituye una marca evocativa, por lo que pueda sugerir al
consumidor. Sin embargo, esta calidad en nada afecta su función distintiva.
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(iii)
La indicación PERUVID no puede servir, ni sirve en el comercio para describir
la calidad, la cantidad, el destino, etc. de los productos de aguardiente de uva,
vinos y otros licores de uva.
(iv)
La resolución impugnada realiza una descomposición del signo solicitado
(PERU-VID) para llegar a la conclusión de que no tiene distintividad; siendo
que al analizar el signo en dos partes separadas implica analizar otro signo y
no el solicitado, ya que el signo debe examinarse como una unidad.
(v)
La errada conclusión de la resolución impugnada, no hubiera permitido el
registro de la marca PERUVA, SOL DEL PERÚ, UVAS PERUANAS, KOLA
PERUANA, entre otras, cuyo registro se encuentra vigente.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado PERUVID
reúne los requisitos exigidos para acceder a registro.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial se encuentran
registradas a favor de distintos titulares marcas que incluyen dentro de su
conformación los términos PERU y VID, tales como: PERUVA (Certificado N° 3499),
PERU SOUR (Certificado N° 34944), SOL DEL PERU (Certificado N° 24321),
SUPERU (Certificado N° 41587), LA VID (Certificado N° 87380), LA VID VINO DE
MESA DE LAS MEJORES VIÑAS MENDOCINAS, UN EXCEPCIONAL VINO
(Certificado N° 67190).
2. Carácter del término PERUVID
2.1 Registro de un nombre geográfico como marca
La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de
exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se
encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486:
i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los
productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e).
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Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que
cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala
considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores
de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de
sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un
derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría
una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al
otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que
exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia,
signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre otros)…
sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i).
Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica
como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión1 y éstos no
provienen de dicha zona.
iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida
para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j].
iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas
espirituosas (inciso k).
v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de
inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique
(inciso l).
En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los
correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al
público, llevándolo a tomar un producto por otro.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre
comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse
como marca.
Así, por ejemplo, existen registradas diversas marcas constituidas por nombres
geográficos, tales como: FLORIDA2 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE3
1
2
El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI
Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.
Certificados Nºs 4162, 16688, 8337, 3236, 26720.
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para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES4 o BREMEN5 para distinguir cerveza, o
ALASKA6 para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la
procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto
de los productos a los cuales se aplican.
En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los
correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al
público, llevándolo a tomar un producto por otro.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre
comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse
como marca.
Así, por ejemplo, existen registradas diversas marcas constituidas por nombres
geográficos, tales como: FLORIDA7 para distinguir conservas de pescado,
ALICANTE8 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES9 o BREMEN10 para
distinguir cerveza, o ALASKA11 para helados, las cuales no constituyen
denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o
confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican.
En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y
no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular
de una marca constituida por un nombre geográfico utilizar dicho nombre en tanto
este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz
de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal
sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para
indicar el lugar del cual proviene su producto es un uso a título informativo o
descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo
157 de la Decisión 48612 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 82313).
3
Certificado Nº 39267.
Certificado Nº 28519.
5
Certificado Nº 30054.
6
Certificados Nºs 12009, 25619.
7
Certificados Nºs 4162, 16688, 8337, 3236, 26720.
8
Certificado Nº 39267.
9
Certificado Nº 28519.
10
Certificado Nº 30054.
11
Certificados Nºs 12009, 25619.
12
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el
mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos
o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no
constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea
capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…..)
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2.2 Denominaciones descriptivas
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las
características del producto o servicio al cual pretenden aplicarse. Por lo tanto, no
deben ser registrados como marcas porque su papel no consiste en indicar el origen
empresarial de un producto o servicio.
La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como
marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda
servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o
informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho
signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios.
Los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se
permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho exclusivo
sobre las mismas en perjuicio de los competidores, lo que constituiría una barrera de
acceso al correspondiente sector del mercado equivalente al otorgamiento de un
monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es
mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los
competidores que actúan en un sector del mercado.
Asimismo, conviene precisar que la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión
486 se vería burlada si sólo se denegara el registro de denominaciones descriptivas tal
cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas.
Por lo tanto, las variaciones de una denominación descriptiva donde se siga
percibiendo a la denominación descriptiva o donde la nueva denominación sea
sustancialmente igual a la denominación descriptiva, también están incursas en la
prohibición en cuestión. Se trata del caso donde las variaciones son mínimas, de modo
que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas
variaciones.
13
Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin
consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o
seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus
servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de
información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
(….)
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De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación
descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se
determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede
suceder que un signo, por constituir una indicación descriptiva de determinados
productos o servicios, no sea registrable en relación a éstos, pero sí lo sea con
respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente
están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que
contengan otros elementos que le otorguen el carácter distintivo sí pueden acceder al
registro, de conformidad con la ley.
Es pertinente indicar que el fundamento para rechazar los signos descriptivos radica
en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico.
2.3 Denominaciones Evocativas
Conviene precisar que existe distinción entre una denominación descriptiva y una
evocativa, ya que mientras la primera informa directamente a los consumidores
acerca de alguna de las características del producto o servicio, la segunda alude en
forma indirecta a algún aspecto relacionado con el mismo.
Así, una denominación es evocativa o sugestiva cuando meramente sugiere
características, cualidades, efectos, etc. del producto o servicio. En estos casos es
necesario que el consumidor haga uso de su imaginación y de su razón para relacionar
la marca con el producto o servicio.
Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso
29-IP-9614, se encuentran dentro de la categoría de los signos evocativos, los que
poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto,
por el camino del esfuerzo imaginativo.
Ahora bien, no obstante que los términos evocativos sí pueden acceder a registro, al
tratarse de signos que sugieren características de los productos o servicios a
distinguir, los signos evocativos son signos débiles que deben tolerar la existencia de
otros signos que sugieran las mismas características, por lo que su titular no podrá
oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dichos
términos en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les
otorgue una suficiente eficacia distintiva y siempre que la impresión en conjunto del
nuevo signo sea distinta.
14
Gaceta Oficial del Acuerdo N° 394 del 15 de diciembre de 1998, p. 21.
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2.4 Aplicación al caso concreto
Se advierte que si bien los términos PERU y VID se presentan unidos como uno
solo, la partición de sus sílabas (PE-RÚ-VID) determina que cada uno de ellos se
aprecie claramente; por lo que, las denominaciones PERU y VID, no obstante
constituir un todo, mantienen su individualidad dentro del conjunto al ser
pronunciadas o leídas por el consumidor.
Así, el término PERU que corresponde al nombre geográfico del Estado peruano,
aparece como una indicación del lugar de origen o fabricación de los productos que
se pretenden distinguir, esto es, aguardiente de uva, vinos y licores de uva en
general). En tanto que, el término VID15, correspondiente a la designación de la
planta de la uva, se presenta como el ingrediente principal o la materia prima de los
mismos.
En consecuencia, el signo solicitado PERUVID informa de manera directa
características (procedencia geográfica y materia prima) de los productos que
pretende distinguir (aguardiente de uva, vinos y otros licores de uva, de la clase 33
de la Nomenclatura Oficial), por lo que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre
tal expresión se estaría privando indebidamente a los demás competidores de
emplearla en el mercado para la distinción de sus productos
Por lo anterior, a diferencia de lo señalado por la solicitante, se advierte que la
denominación PERUVID no constituye un término evocativo, en tanto el público
consumidor no requerirá realizar ningún esfuerzo de imaginación para establecer la
relación que existe entre el signo y la característica del producto.
En virtud a lo expuesto, se concluye que el signo solicitado constituye una
denominación descriptiva de los productos que pretende distinguir, por lo que se
encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso e)
de la Decisión 486.
3. Carácter distintivo del signo solicitado
3.1. Sobre la distintividad de los signos
15
Vid: Planta vivaz y trepadora de la familia de las vitáceas, con tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y
nudosos; hojas alternas, pecioladas, grandes y partidas en cinco lóbulos puntiagudos; flores verdosas en
racimos, y cuyo fruto es la uva. En Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21
edición, Madrid 1992, p 2087.
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De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 no podrán registrarse
como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una
persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares
de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de
marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N°
22-IP-9616 -durante la vigencia de la Decisión 34417- en la que se precisa que la
marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios
para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en
el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden
identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor
asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado,
produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de
diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o
servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser
apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial,
no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar
o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un
origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista
ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por
ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo
cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal18 u otras
razones19 tiene una dudosa capacidad distintiva pero donde el público - a falta de la
presencia de un signo distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este
nombre o indicación, no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
16
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135
inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
18
Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una
forma determinada.
19
Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica
en relación al producto que distingue.
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Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto.
Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan
constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los
correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones
transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como
indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo debe tomarse en cuenta el modo usual
de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o
servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los
correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los
consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se
determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser
distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a
otros.
Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas no existe la posibilidad ni la
obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el público
realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial.
En el examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho, que se decide en
base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar
investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí
se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas
(comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en
el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son
suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
3.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, si bien el término PERUVID, constituye una conjunción de las
palabras PERU y VID, ello no resulta suficiente para conformar un nuevo signo con
capacidad distintiva en relación con los productos que se pretende distinguir
(aguardiente de uva, vinos y otros licores de uva, de la clase 33 de la Nomenclatura
Oficial), por lo que, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre una expresión de esa
naturaleza, no sólo se impediría su utilización por parte de los demás competidores
que actúan en el mercado, sino que difícilmente podría ser asociada con un origen
empresarial determinado
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En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso también en la causal de
prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por lo
cual no corresponde su acceso al registro
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 11951-2003/OSD-INDECOPI de fecha 16 de octubre
del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto
PERUVID, solicitado por Villa Natalia 1903 S.A.C. (VINSAC).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña
Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/vr
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