SOLICITANTE : TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA Registro

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 833-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 108060-2000
SOLICITANTE
:
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.
Registro de marca de servicio – Prohibición de registro de símbolos de Estado
en la legislación vigente – Registro de nombre geográfico como marca –
Examen de Registrabilidad
Lima, veintiséis de junio de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de junio del 2000, Telefónica del Perú S.A.A. solicitó el registro de la
marca de servicio HOLA PERÚ para distinguir servicios de telecomunicaciones de la
clase 38 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 13923-2000/OSD-INDECOPI de fecha 15 de noviembre del
2000, la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro solicitado por estar
comprendido en la prohibición del artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823.
Precisó que no resulta posible el registro, por cuanto tanto la denominación HOLA
como el nombre PERÚ presentan la misma dimensión característica dentro del
conjunto del signo, lo cual determina que la presencia del nombre del Estado
Peruano constituya una parte esencial y relevante en el signo solicitado, no
cumpliendo con el requisito de accesoriedad exigido en la ley.
Con fecha 13 de diciembre del 2000, Telefónica del Perú S.A.A. interpuso recurso de
apelación manifestando que el término PERÚ constituye un elemento accesorio del
término HOLA, el cual posee distintividad, señalando que el nombre del Estado
Peruano es susceptible de ser registrado si no lo denigra ni lo expone a descrédito,
conforme se aprecia de numerosas marcas registradas en la clase que lo incluyen
dentro de su conformación, tales como: INMET PERÚ, ALOPERÚ, PERÚ21, etc.
Indicó que el signo solicitado es la denominación de un nuevo servicio que brindará
su empresa, consistente en llamadas de larga distancia desde diversos países del
mundo hacia el Perú a precios de promoción, las cuales podrán ser realizadas
comprando tarjetas de Telefónica que serán vendidas en los terminales aéreos,
marítimos y terrestres alrededor del mundo. Asimismo, se colocarán afiches y se
repartirán volantes en dichos lugares, a fin de que los consumidores identifiquen este
servicio.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual, determinar si el signo solicitado se
encuentra incurso dentro de alguna prohibición de registro.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
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1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial se encuentran
registrados a favor de distintos titulares numerosos signos que contienen la
denominación Perú acompañada de otros términos y, en algunos casos de un
elemento gráfico, tales como: EDITORA PERÚ (mixta), INTER WORLD PERÚ,
ARCH PERÚ, TODO PERÚ (mixta), GALAXY PERÚ, PERÚ ASSIST, PERÚ AZUL,
PERÚ COM, PERÚ NET, NET PERÚ, PERÚ BOX, TELEFÓNICA DATA PERÚ,
BUENOS DÍAS PERÚ, CHS PERÚ, CONTIGO PERÚ, PERÚ CELULAR (mixta),
YOMEL PERÚ (mixta), PERÚ CONNECT, PERÚ PLAZA, CREO EN PERÚ,
EMPLEOS PERÚ (mixta), FIRSTCOM PERÚ, TELE NIGHT PERÚ, PERÚ TEL S.A.,
¡VALE UN PERÚ!, CHS PROMARK PERÚ. Asimismo, se encuentran registrados
otros signos en que la palabra PERÚ está incluida como parte de una denominación,
tales como: ARRIBAPERÚ, PERUCEL, PERUPAC, PERUSAT, PERUFAX,
PERUMAIL, EZPERU, PERUVISTA, LOVEPERU.
2. Norma aplicable
Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (13 de junio
del 2000) regulaban el registro de las marcas en el Perú eran la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decisión 344) y el Decreto
Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), la misma que de acuerdo a lo
establecido en su artículo 2741 entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000.
Esta variación de las normas que regulan el registro de marcas, que ha ocurrido
entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver,
plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera
necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para
determinar los requisitos exigidos para el registro de marcas.
El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado
por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones
obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2°), y que
son “directamente aplicables” en todos los Países Miembros a partir de la fecha de
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a
menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3°). Se entiende que
una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una
Decisión posterior.
Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna
ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al
1
Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
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reo...”. Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y
aplicación inmediata de las normas jurídicas.
En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la
Decisión 486, que establece:
“… Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las
etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”
De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de
acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo
823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada
durante la vigencia de la Decisión 344.
3. Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente
El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse
como marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin
permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como
elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas,
signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación
desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas, y otros
emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.
La Sala advierte que la Decisión 486 - a diferencia de la Decisión 344 (artículo 82
inciso j)2 y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio de París3 no prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exige que
los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un elemento accesorio
del distintivo principal, ya que conforme se observa, la prohibición admite como único
supuesto de excepción para la utilización de estos signos que el solicitante cuente
con la autorización del Estado u organismo competente.
2
3
El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823
establecía que no podian registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reprodujeran o
imitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o
abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean
reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional
de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elemento
accesorio del distintivo principal.
El artículo 6ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular el
registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea
como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas,
banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de
garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.
La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consista
sólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151)
considera que a pesar de que el artículo 6ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo,
bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada.
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La Sala considera que dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823
incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a los nombres o
denominaciones de los mismos, precisando que dichos signos solamente podrán
registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, cabe
precisar que dicha disposición no resulta aplicable, toda vez que significaría la
transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486, ya que al
contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre
las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de los nombres o
denominaciones de los Estados, ni exigencia alguna respecto a su dimensión dentro
del signo - las mismas no pueden ser ampliadas por la normativa nacional mediante
la inclusión de nuevas causales.
En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación
vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del
contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco
correspondiente a la utilización de símbolos del Estado.
4. Registro de un nombre geográfico como marca
4.1 Limitaciones relativas a estos signos
La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de
exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se
encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486:
i)
Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los
productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e).
Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que
cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala
considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores
de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de
sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un
derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que
constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado,
equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes
productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a
los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas.
En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden
acceder al registro.
ii)
Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre otros)…
sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i).
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Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica
como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión4 y éstos no
provienen de dicha zona.
iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida
para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase
un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j].
iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas
espirituosas (inciso k).
v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible
de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se
aplique (inciso l).
En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los
correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al
público, llevándolo a tomar un producto por otro.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido
en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca.
Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres
geográficos, tales como: FLORIDA5 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE6
para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES7 o BREMEN8 para distinguir cerveza,
ALASKA9 para helados o CUZCO10 para distinguir chocolate, las cuales no constituyen
denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o
confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican.
En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y
no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de
una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este
uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de
inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal
sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para
indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo
del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la
Decisión 48611 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 82312).
4
El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI
Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.
5
Certificados Nºs 4162, 16688, 8337, 3236, 26720.
6
Certificado Nº 39267.
7
Certificado Nº 28519.
8
Certificado Nº 30054.
9
Certificados Nºs 12009, 25619.
10
Certificado Nº 15064.
11
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el
mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta
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4.2 Aplicación al caso concreto
La Sala conviene en precisar que el término PERÚ, no obstante constituir el nombre
de nuestro país sí es susceptible, en principio, de ser registrado como parte del
signo solicitado HOLA PERÚ, al igual que diversas marcas ya registradas que
incluyen dicho nombre dentro de su conformación, puesto que no consiste
exclusivamente en una indicación que describa la procedencia geográfica de los
servicios que pretende distinguir, ni induce a engaño en cuanto a la procedencia
geográfica de los servicios que pretende distinguir; no reproduce, contiene ni imita
una denominación de origen protegida; ni una indicación geográfica nacional o
extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los servicios a los que se
pretende aplicar.
5. Examen de registrabilidad del signo solicitado
Realizado el examen de registrabilidad, la Sala determina que el signo solicitado
reúne los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, no
encontrándose incurso en las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136
de la Decisión 486, por lo que corresponde su acceso a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución Nº 13923-2000/OSD-INDECOPI de fecha 15 de noviembre
del 2000 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio HOLA
PERÚ solicitada por Telefónica del Perú S.A.A. (Perú) para distinguir servicios de
telecomunicaciones, de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez
años contado desde la fecha de la presente Resolución, y disponer su inscripción en el
Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Carmen
Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf.
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos
o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no
constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea
capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…..)
12
Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin
consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o
seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus
servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de
información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
(….)
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LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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