Dedication: Gerald L. Ford La peculiar función “ciudadela” de la

Dedication: Gerald L. Ford
La peculiar función “ciudadela” de la marca renombrada en contratos con
restricciones verticales. Estrategia competitiva, marca y distribución selectiva
en redes físicas y virtuales.
Luis Antonio Soler Pascual
The Peculiar “Citadel” Function of the Well-Known Trademark in Contracts
With Vertical Restrictions: Competitive Strategy, Trademarks, and Selective
Distribution in Physical and Virtual Networks
Luis Antonio Soler Pascual
Delay in Filing Preliminary Injunction Motions: 2015 Edition
Sandra Edelman and Fara S. Sunderji
Famous and Well-Known Marks in Mexico: Past, Present, and Future
John M. Murphy
Parody as Brand
Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley
Questões Controversas Envolvendo Franquias no Brasil
Paula Mena Barreto
Disputes Involving Franchising in Brazil
Paula Mena Barreto
Commentary: Divert All Trademark Appeals to the Federal Circuit? We Think Not
J. Thomas McCarthy and Dina Roumiantseva
Commentary: 在中国OEM生产如何定性
冯浩雨 李佳
Commentary: The Nature of OEM Production in China
Haoyu Feng and Jia Li
September–October, 2015
Vol. 105 No. 5
Vol. 105 TMR
951
EDITORS’ NOTE
With this issue of The Trademark Reporter (TMR), INTA is
pleased to introduce articles and commentaries in multiple
languages. In alignment with INTA’s 2014–2017 strategic goal to
bolster international expansion, the TMR will now publish multilanguage pieces throughout the year to expose a broader TMR
audience to important non-English writing on trademark law
issues. Each article and commentary will be offered with an
accompanying English translation. Inclusion of these pieces in the
TMR will, it is hoped, have the salutary effect of encouraging
authors whose native language is not English to share their
writing with INTA’s members. Given the TMR’s long history of
excellence and rigorous peer review, its editorial board is
committed to ensuring that non-English pieces undergo as
exacting an editorial process as that for English submissions but is
aware that each submission (and corollary translation) may need
to be handled differently from the norm. We have elected to
approach English translations in a manner that champions fidelity
to the author’s voice and favors substance over consistency with
TMR style. We believe this is more respectful to authors and more
useful for TMR readers. That said, we emphasize that only the
native-language version of a multi-language piece should be
considered authentic. TMR submission guidelines will be updated
soon to reflect this exciting new feature and will include details
about our translation process. We include three multi-language
pieces in this inaugural issue, all of which have helped INTA to
establish a framework for this practice going forward. In 2016, we
anticipate having four to five multi-language articles spread
throughout the year and expect this number to increase as more
authors from around the world submit articles in their native
languages. We would like to thank everyone who has helped to
achieve this milestone, and hope that TMR readers will learn from
and enjoy this new aspect of TMR scholarship.
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Vol. 105 TMR
LA PECULIAR FUNCIÓN “CIUDADELA” DE LA
MARCA RENOMBRADA EN CONTRATOS CON
RESTRICCIONES VERTICALES.
ESTRATEGIA COMPETITIVA, MARCA Y
DISTRIBUCIÓN SELECTIVA EN REDES FÍSICAS Y
VIRTUALES.
Luis Antonio Soler Pascual Magistrado.
Tribunal de Marcas Comunitarias,
Dibujos y Modelos Comunitarios.
Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª.
España.
RESUMEN
El reconocimiento de específicas funciones a la marca
renombrada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo (STJUE
11 de julio de 1996, caso Bristol-Myers Squibb, STJUE de 26 de
abril de 2007, caso Boehringer, STJUE de 4 de noviembre de 1997,
caso Parfums Chistian Dior, STJUE de 18 de junio de 2009, caso
L´Oreal) y en particular, de las funciones condensadora del goodwill y la función publicitaria, ha puesto de relieve que la marca
puede también cumplir, desde el punto de vista del Derecho de la
Competencia, un desempeño específico en el marco de los acuerdos
relativos a la distribución selectiva, utilizándose para ello la
interpretación en base a tales funciones del concepto “motivo
legítimo” como excepción al agotamiento; desempeño que no es otro
que el de servir de instrumento que ponga coto a las “ventas
grises”, es decir, a las realizadas por empresarios externos a la red
de distribución selectiva que en su caso se haya establecido por el
fabricante de los productos que portan las marcas renombradas,
que como estrategia competitiva, tiene por objeto conservar el
renombre o prestigio inherente a la marca pero también, el de la
protección de los intereses de los usuarios de la marca que desean
adquirir los productos de la misma en establecimientos con
características que concuerden con la imagen de la marca y
servidos por personal especializado. Señalar finalmente que la
imperiosa necesidad de la estanqueidad –en atención a esas
funciones- de las redes de distribución selectiva, se ha visto en los
últimos tiempos seriamente cuestionada por la comercialización en
la web, siendo éste uno de los problemas que se trata
específicamente desde la perspectiva de las condiciones que
justifican la estrategia competitiva de la distribución selectiva y el
mantenimiento de la imagen de la marca de que se trata.
Vol. 105 TMR
953
INDICE
I) Introducción. II) Planteamiento del problema. III) La licitud
de la distribución selectiva en el derecho de la competencia. IV)
Distribución selectiva e imagen de marca. V) Criterios de selección
del distribuidor selectivo y su relación con la imagen de la marca.
El agotamiento de la marca. VI) Los paradigmas jurisprudenciales
del Tribunal de Justicia sobre la cuestión y su incidencia respecto
de los pactos contenidos en los contratos de distribución selectiva.
VII) Distribución selectiva, marca e Internet.
EXPOSICIÓN:
. . . la naturaleza y la intensidad de la competencia eficaz
(workable competition) necesaria para alcanzar los objetivos
del Tratado pueden variar en función de los productos o
servicios que se consideren y de la estructura económica de los
mercados sectoriales de referencia, sin que ello suponga violar
el principio de competencia no falseada . . .
(STGUE, de 12 de diciembre de 1996, asunto T-19/92, apart. 113 –
Edouard Leclere/Yves Saint Laurent Parfums S.A.)
. . . en todo caso desde el punto de vista de los consumidores, la
estructura del mercado no se opone a la existencia de canales
de distribución diferenciados, adaptados a las características
propias de los diferentes productores y a las necesidades de las
distintas categorías de consumidores.
(STJUE, de 25 de octubre de 1977, asunto 26/76, apart. 20 -Metro-)
. . . Para determinar la naturaleza exacta de estos criterios
«cualitativos» de selección de los revendedores, es preciso
también examinar si las propiedades del producto de que se
trata requieren, para preservar su calidad y asegurar su uso
apropiado, un sistema de distribución selectiva . . .
(STJUE de 11 de diciembre de 1980, L´Oreal, asunto 31/80-)
I. Introducción.
Hemos querido iniciar esta exposición con unas líneas
jurisprudenciales evocativas de lo que podría considerarse un
principio básico de la competencia como es el coyuntural o si se
prefiere, el “adaptativo circunstancial”.
E iniciar la exposición hablando de competencia, no tiene otra
razón que la explícita manifestación de que la cuestión que centra
el análisis que aquí se pretende desarrollar, no se comprendería
sin la sistemática ubicación del tema en el sector del
Ordenamiento Jurídico de la competencia, sobre el que
necesariamente tendremos que entramar los aspectos marcarios
para explicar la tesis de este artículo.
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Vol. 105 TMR
Competencia, tipología y/o naturaleza del producto y,
finalmente, la marca. Este es en efecto, el conjunto de conceptos,
relaciones jurídicas y factores sobre los que se sustenta este
artículo para explicar la muy particular e intensa relación
existente entre un modus peculiar de ejercicio del comercio, la
distribución selectiva, que presenta la característica de que, desde
un punto de vista competencial, se encuentra en línea fronteriza
con lo permitido por una “competencia no falseada” en cuyo seno no
cae, precisamente, porque en buena parte se justifica en las
características de los productos que portan marcas de renombre y
que concurren a esta forma de distribución como método y garantía
de preservación en la competición del mercado, de su prestigio y,
en su caso, aura de lujo.
En el fondo, nada extraño debe advertirse de la relación de que
se trata. El principio de libertad de empresa en el marco de la
economía de mercado, tan en la base estructural del modelo
económico de la Europa comunitaria 1, significa que los
empresarios, por el hecho de serlo, pueden acudir al mercado y
ofertar en él bienes y servicios, articulándose en el sector jurídico
un dispositivo de normas que garantizan esa libertad, conjunto de
normas que se conocen bajo el genérico Derecho de la competencia
que tiene por objetivo establecer el marco donde ejercer la
actividad de empresa bajo los principios de libertad y, por
supuesto, de lealtad.
Ahora bien, el principio de libertad de empresa no es ni mucho
menos absoluto. El Ordenamiento Jurídico se ha visto compelido a
reconocer derechos de explotación exclusiva de aquellos objetos
sobre los que recaen, lo que supone, claro está, que los bienes sobre
los que incurren esos derechos de exclusiva quedan al margen del
principio de libertad de empresa y, por tanto, de competencia en
tanto que a los terceros no les está permitida su explotación sin el
consentimiento de su titular.
Desde esta perspectiva, los derechos de exclusiva son
excepciones al principio de libertad de empresa y, por tanto, a la
defensa de la competencia. Y es precisamente sobre la base de ese
reconocimiento explícito en el ámbito europeo, que se ha justificado
la unificación, “comunitarización” o “europeización” 2 de los
1. Dispone el art 120 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que “Los
Estados miembros y la Unión actuarán respetando el principio de una economía de mercado
abierta y de libre competencia”
2. No es gratuita esta llamada de atención a la terminología utilizada en la formación
de títulos comunes en la UE. En efecto, en lo que han sido las primeras modalidades de
propiedad industrial comunes a los Estados miembros UE, la denominación que han
recibido ha sido la de “comunitarios “-Reglamento 207/09, del Consejo, sobre la marca
comunitaria “marca comunitaria”, y Reglamento CE 6/02, sobre los dibujos y modelos
comunitarios, “dibujos y modelos comunitarios”- Sin embargo para la patente, se ha
preferido el término “unitario”, denominándose lo que en principio era “patente
comunitaria” como “Patente europea con efecto unitario”–Reglamento 1257/12, del
Parlamento Europeo y del Consejo-. Sin embargo en la propuesta de modificación del
Vol. 105 TMR
955
derechos de Propiedad Intelectual en tanto medios para eludir
obstáculos a la libre prestación de servicios y para facilitar la libre
circulación de productos, en suma, para, como dice el Considerando
segundo de la Directiva de Marcas 3 “. . . garantizar el buen
funcionamiento del mercado interior.”.
Pero la marca puede ser no sólo excepción a un exclusivista
concepto de competencia sino también, instrumento de cooperación
necesario para el mantenimiento de determinadas estrategias
competitivas empresariales, incluso de aquellas que pueden
incorporar restricciones verticales siempre que no estén
prohibidas. Y es precisamente ello lo que examinaremos a partir de
la exposición del problema que pasamos seguidamente a
desarrollar, formulando un planteamiento que pretendemos sea
sencillo. Para ello formularemos las cuestiones que nos
proponemos contestar, examinaremos desde un punto de vista
competencial el sistema de distribución selectiva, analizaremos su
relación con la imagen y prestigio de los productos y las marcas
que portan y a partir de ello, valoraremos el cauce legal para, en
aras a la propia justificación del contrato de distribución selectiva,
determinar si ante la fractura del hermetismo que ha de
predicarse de cualquier sistema de distribución selectiva, es dable
utilizar los derechos que dimanan de las marcas para poner coto a
los revendedores paralelos, cerrando la exposición con la
problemática de la cuestión concretada en el marco de las ventas
por Internet.
II. Planteamiento del problema.
Las marcas de lujo acuden en ocasiones, para distribuir sus
productos, al sistema de distribución selectiva para la
comercialización de sus productos 4. La finalidad suele ser la de
buscar cauces comerciales de puesta en el mercado de sus
Reglamento de Marca Comunitaria que actualmente se debate en la Comisión Europea, con
la intención de adaptar la terminología al Tratado de Lisboa, se formula la propuesta de
sustituir el término “marca comunitaria” por la de “marca europea”, la Oficina de
Armonización del Mercado Interior (OAMI) pasará a de nominarse “Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea”. En suma, de comunitario a unitario y de unitario a
europeo.
3. Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas.
4. Sin perjuicio de un más detallado análisis posterior, como señala el Profesor Alfaro
Águila-Real “un fabricante tiene la posibilidad de distribuir sus productos a través de sus
propios empleados (integración vertical) o a través de cualesquiera revendedores
(distribución de mercado) o seleccionando y controlando a quienes van a distribuir sus
productos (distribución selectiva)” Alfaro Águila-Real, Jesús, “Autorizar lo que no está
prohibido: una crítica a la regulación de los acuerdos verticales”, trabajo preparado para la
1ª Conferencia de Derecho y Economía de la Competencia, Madrid, Universidad Antonio
Nebrija, 26 de septiembre de 2003.
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Vol. 105 TMR
productos en modo tal que permitan mantener el prestigio de los
productos de lujo y satisfacer las expectativas de los consumidores.
Es por ello que, con criterios, por lo general estrictos,
seleccionan a sus distribuidores 5 y encauzan sus productos a
través de los mismos como método de comercialización que
responde más ajustadamente a las características de los productos
de que se trata. En realidad, como tendremos oportunidad de
desarrollar en el planteamiento de la tesis, hay una atracción
recíproca entre la estrategia de distribución comercial y el
producto porque aquella conviene a la calidad de los productos 6.
Pero esta forma de distribución constituye un acuerdo vertical
que conlleva restricciones verticales, contratos que, sin mayor
matiz, quedarían prohibidos por el artículo 101-1 TFUE 7 y serían
5. Conviene ahora señalar que el criterio de selección de los distribuidores constituye
un hecho tan relevante que constituye de facto, uno de los requisitos para la exención de la
distribución selectiva de la prohibición del 101-1 TFUE. En efecto, es condición para la
exención que la selección de los distribuidos se lleve a cabo en función de criterios objetivos.
En relación a ello, las Directrices relativas a las restricciones verticales dadas por la
Comisión –DOUE 19 de mayo de 2010-, indican que en la distribución selectiva cualitativa –
la cuantitativa aporta otros criterios que limitan de forma más directa el número potencial
de distribuidores- la selección de distribuidores se hace únicamente en virtud de criterios
objetivos necesarios por la naturaleza del productos, tales como la formación del personal de
venta y otros, pero, se remarca –parágrafo 175- que los revendedores deben ser
seleccionados sobre la base de criterios objetivos establecidos de forma uniforme y puestos a
disposición de todos los revendedores potenciales, sin que puedan aplicarse de forma
discriminatoria.
6. Tan destacada es esta relación entre modus operandi de comercialización y el
producto que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha dudado
en calificar a los sistemas de distribución selectiva como “elementos competitivos” conforme
a lo que hoy es el artículo 101 TFUE siempre y cuando se cumplen unos concretos
requisitos, siendo precisamente el primero “. . . que las características de los productos de
que se trata hagan necesario un sistema de distribución selectiva, en el sentido de que dicho
sistema constituya una exigencia legítima para preservar la calidad y garantizar una
utilización correcta de los productos de que se trata, habida cuenta de la naturaleza de los
mismos y en particular de su gran calidad o complejidad técnica . . .” STGUE de 12 de
diciembre de 1996, asunto T-19/92, Edouard Leclerc/Yves Saint Laurent Parfums S.A.
7. Artículo 101-1.” Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos
todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas
concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por
objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado
interior y, en particular, los que consistan en:
a. fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de
transacción;
b. limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c. repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
e. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales
equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
para
prestaciones
e. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden
relación alguna con el objeto de dichos contratos.
2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno
derecho.”
Vol. 105 TMR
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nulos de pleno derecho en tanto estarían afectados de las
consecuencias negativas de las restricciones verticales que la
Comisión Europea concreta en cuatro y que justifican el control
antitrust de este tipo de contratos 8, a saber; la exclusión
(foreclosure) de otros proveedores y compradores, “poniendo
obstáculos a la entrada o a la expansión”; la facilitación de colusión
entre proveedores competidores con el efecto de una reducción de
la competencia intermarca; la facilitación de colusión entre
compradores competidores traducida en una reducción de
competencia intramarca “si afecta a la competencia de los
distribuidores por razón de la marca o producto del mismo
proveedor; y creación de obstáculos a la integración de mercados
“entre los que se incluyen, sobre todo, las limitaciones a la libertad
de los consumidores para adquirir bienes o servicios en el Estado
miembro de su elección”.
Sin embargo, algunos contratos que conllevan restricciones
verticales gozan de la exención que les otorga el artículo 101-3
TFUE 9 en los términos del Reglamento 330/2010 de la Comisión,
relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3 a determinadas
categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas
(Reglamento 330/10) siempre y cuando esté demostrada su
eficiencia y sólo en la medida en que sean imprescindibles para
lograr las ventajas predicadas de los mismos, entre los que cabe
incluir los de distribución selectiva cualitativa cuando están
justificados por la naturaleza y calidad del producto, por una
selección de distribuidores autorizados no discriminatoria y por no
exceder de lo necesario –STJUE asunto 31/80, L´Oreal, apart. 15 y
16, asunto 26/76, Metro I, apart 20 y 21-, señalando respecto de
ellos las Directrices que, en estas condiciones, “. . . en general se
considera que la distribución selectiva . . . queda fuera del artículos
101 apartado 1, por ausencia de efectos anticompetitivos”–apartado
175 Directrices-.
8. Véase el párrafo 100 de las Directrices relativas a las restricciones verticales de la
Comisión, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el día 19 de mayo de 2010, C
130.
9. Artículo 101-3. “No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas
inaplicables a:
•
cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
•
cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
•
cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,
que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el
progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación
equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar
tales objetivos;
ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte
sustancial de los productos de que se trate.
958
Vol. 105 TMR
Ahora bien, una vez que la empresa opta por el sistema de
distribución selectiva y por no exceder las cuotas de mercados, por
su objeto, cumplir las condiciones expuestas y por sus cláusulas, el
contrato está amparado por la exención de que se trata, lo que
busca el empresario es la plena protección de su método estratégico
o, lo que es lo mismo, el logro de la estanqueidad del sistema de
distribución que dé garantía de que los productos de la marca son
revendidos a los consumidores únicamente por los comerciantes
integrados en el sistema de distribución selectiva. Estanqueidad
que se quiebra cuando hacen su aparición las denominadas “ventas
grises”, ventas paralelas realizadas por distribuidores no
pertenecientes al ámbito estratégico empresarial del proveedor de
los productos que portan las marcas.
Y es precisamente la necesaria protección del carácter
hermético del sistema de distribución selectiva de los productos de
determinadas marcas a partir de la protección de “otras” funciones
de la marca, cuando es de renombre, lo que constituye el objeto de
análisis.
Partiendo de este planteamiento, las cuestiones que
pretendemos contestar son las siguientes:
¿Se extiende sin limitación el agotamiento del derecho sobre la
marca a los terceros ajenos al sistema de distribución
selectiva, quedando por tanto autorizadas a la venta sin
infringir las marcas?
O por el contrario
¿Podría invocarse como motivo legítimo para excepcionar el
efecto del agotamiento, en el sentido del artículo 7-2 Directiva
2008/95 o sus equivalentes, artículo 36-2 LM y 13-2 RMC, la
distribución –ventas activas o pasivas- de productos de la
marca por quienes no forman parte del sistema de distribución
selectiva?
Por tanto,
¿Debería entenderse que los criterios que justifican, desde el
punto de vista de la salvaguardia de la condición de lujo,
calidad o aura del producto, la distribución selectiva, son
también “motivo legítimo” para excepcionar la pérdida del
derecho sobre el uso de la marca producida por la primera
comercialización en EEE?
La cuestión no es menor porque entronca directamente con la
razón de ser de la permisibilidad –exención de prohibición- de los
acuerdos verticales ya que lo que plantea es el alcance del sistema
de distribución selectiva y en concreto si tiene tal intensidad que
impide la venta de los productos signados por terceros ajenos al
sistema de distribución so pena de ser infractores de derechos de
exclusiva y por tanto, si por la vía de la protección de los Derechos
de Propiedad Intelectual, queda defendido el sistema de
Vol. 105 TMR
959
distribución selectiva que, conviene recordar, de ordinario contiene
pactos sobre cesión o uso –licencia- de este tipo de derechos.
Pero no basta con afirmar que un contrato de distribución
selectiva puede incorporar acuerdos sobre cesión o uso de derechos
de exclusiva. Cómo y en qué condiciones son lícitos estos acuerdos
se fija también en el art 2-3 Reglamento 330/10 donde se establece
la legalidad de los mismos si cumplen, como describen las
Directrices de la Comisión, cinco condiciones, a saber:
a) que las cláusulas de Derechos de Propiedad Intelectual
formen parte de un acuerdo vertical, es decir, de un acuerdo
donde se establezcan las condiciones con arreglo a las cuales
las partes puedan adquirir, vender o revender determinados
bienes o servicios (no incluye por tanto, licencias para fabricar
ni las licencias puras a efectos de comercialización).
b) los Derechos de Propiedad Intelectual deben cederse al
comprador o destinarse a ser utilizados por éste (no incluyen
los pactos de transferencia a favor del proveedor).
c) Las cláusulas de Derechos de Propiedad Intelectual no
deben constituir el objeto principal del contrato (es decir, las
licencias han de servir para ejecutar el acuerdo vertical).
d) Las cláusulas de Derechos de Propiedad Intelectual deben
estar directamente relacionadas con la utilización, la venta o
la reventa de bienes o servicios por parte del comprador o sus
clientes.
e) Las cláusulas de Derechos de Propiedad Intelectual, en
relación con los bienes o servicios objeto del contrato, no deben
contener restricciones de la competencia que tengan el mismo
objeto o efecto que las restricciones verticales que no están
exentas con arreglo al Reglamento de Exención por categorías
(es decir, las cláusulas no pueden tener el mismo objeto o
contenido que alguna de las restricciones especialmente
graves enumeradas en el artículo 4 del Reglamento o alguna
de las restricciones que no están exentas con arreglo al
artículo 5 de dicho Reglamento, es decir, ni pueden ser
determinantes del precio de venta, ni limitar la clientela a la
que vender, ni servir para restringir ventas activas o pasivas a
los usuarios finales para los comerciantes minoristas –art 4-,
ni desde luego impedir o prohibir al distribuidor selectivo,
vender las marcas de otros proveedores competidores).
Cesión de marca y distribución selectiva, desde un punto de
vista finalista, están por tanto vinculados. Y es por ello que la
marca y el derecho de utilización exclusiva que se funda en la
titularidad del signo distintivo, se viene habitualmente alegando
por los proveedores y los licenciatarios, comerciantes autorizados
integrados en la red de distribución, con el fin de defender el
sistema cerrado de distribución selectiva, para hacer frente a los
960
Vol. 105 TMR
comerciantes externos a la red, contraatacando su actividad de
comercio paralelo mediante la figura de la excepción –“motivo
legítimo”- al agotamiento del derecho de marca.
En efecto, la defensa de la licitud de los sistemas de
distribución selectiva que se basa en postulados derivados de la
exclusividad de los derechos de propiedad industrial, se desarrolla
de ordinario en el marco de los contratos de licencia. Pero se
enfrenta con el hecho de que el principio del agotamiento del
derecho nace para establecer un límite a dicha exclusividad, de
forma que el derecho del titular no se extienda a la posibilidad de
controlar el comercio.
Y es que si la función esencial del derecho de marca es la
identificación de los productos que está diferenciando al tiempo de
garantizar la procedencia de los mismos, atribuyendo al titular el
derecho a poner en circulación los productos por primera vez y a
protegerse contra los competidores que quieran aprovecharse de la
reputación de la marca vendiendo productos identificados
ilegalmente con el mismo signo, es cierto que la exclusiva se agota
con la puesta de las mercancías en el mercado por primera vez,
siendo la razón de ser de la defensa del importador paralelo
sustentada en la institución del agotamiento del derecho de marca
la unidad de mercado y del libre comercio interior.
Pero también el derecho de competencia y la defensa de la
libre circulación de mercancías fomenta el comercio paralelo, cuya
finalidad económica consiste en evitar la discriminación de precios
en manos del fabricante. Consecuentemente, el agotamiento
coopera con la competencia no falseada ya que señala un límite
necesario al contenido del derecho al impedir que el fabricante
monopolice la comercialización de un producto. Para ello se le
agota el derecho de marca al titular cuando él o con su
consentimiento, comercializa un producto en un determinado
territorio, de forma que los terceros son libres de utilizar el signo
distintivo en la distribución y venta del producto. Cumple de este
modo el agotamiento un papel relevante para evitar un ejercicio
abusivo del derecho, aquél ejercicio que exceda de la función de
señalar el origen que cumple la marca, impidiendo que el derecho
sea instrumentalizado como privilegio o monopolio de importación
en interés exclusivamente privado.
Ambos, sistemas de distribución selectiva y el instituto del
agotamiento marcario, tienen por objeto ámbitos que cooperan en
el mismo sentido: unidad de mercado (europeo en el caso que nos
ocupa) frente a barreras no sólo públicas sino también las
resultantes de acuerdos privados entre no competidores –
distribución selectiva- y del reconocimiento de exclusivas Derechos de Propiedad Intelectual- con límite en la primera
comercialización.
Vol. 105 TMR
961
Es evidente por tanto que existe un conflicto entre los
empresarios miembros de los sistemas de distribución selectiva
que utilizan para el ejercicio de su comercio de derechos de
exclusiva, marcas en lo que a nosotros nos ocupa, y los terceros
empresarios que pretenden distribuir aquellos bienes o servicios al
margen de los cauces de la selectividad, lo que si cabe, se ha
potenciado extraordinariamente a través del comercio por Internet.
La solución al conflicto no tiene una respuesta unívoca.
Conectar la razón de ser de la distribución selectiva con la
concurrencia de un “motivo legítimo” para excluir el efecto del
agotamiento para impedir o limitar mercados paralelos y por tanto,
competitividad, requiere del análisis no sólo de la ratio de la
distribución selectiva sino de sus efectos, no desde la perspectiva
del propio acuerdo vertical sino desde la perspectiva de la razón de
ser de la excepción al agotamiento, de modo tal que sólo si hay
empatía entre la justificación de la distribución selectiva
competencialmente planteada y justificación al renacimiento del
derecho de exclusiva, marcariamente planteado, podremos afirmar
que en efecto las normas sobre propiedad industrial pueden ser
eficaces para tutelar también los sistemas de distribución
selectiva.
Para buscar esa empatía es necesario conocer qué son los
contratos de distribución selectiva y averiguar si los criterios de
imagen y aura de lujo son o pueden ser –en atención a las
circunstancias concurrentes- motivo legítimo para estos pactos,
suponiendo que no sea bastante el mero acuerdo de voluntades.
Hagamos unos breves apuntes sobre los acuerdos de
distribución selectiva en el Derecho de la competencia para una
mejor comprensión del problema planteado en relación al
agotamiento de las marcas.
III. La licitud de la distribución selectiva
en el derecho de la competencia.
Como hemos visto, los sistemas de distribución selectiva se
articulan a través de acuerdos verticales que, como tales, caen en
el contexto del artículo 101-1 TFUE prohibitivo de acuerdos
restrictivos colusorios. Y también hemos resaltado el hecho de que
este tipo de acuerdos se benefician en determinados casos y con
determinadas características, de una exención, que aparece
regulada hoy en día por el Reglamento 330/2010 –exención por
categorías de determinados acuerdos verticales- que junto al
Reglamento 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre
competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado 10
completa el régimen jurídico de la cuestión donde el modelo de
prohibición con autorización previa ha sido sustituido por el de
10. Hoy artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
962
Vol. 105 TMR
prohibición con excepción legal, acompañándose de un sistema de
autoevaluación conforme al cual, quedan prohibidos sin necesidad
de declaración previa los acuerdos o prácticas incluidos en el
artículo 101-1 TFUE que no cumplan los requisitos del artículo
101-3 TFUE y que son válidos sin declaración previa al respecto,
los que se incluyan en el artículo 101-1 TFUE pero que cumplan
con los requisitos del artículo 101-3 TFUE.
Es necesario resaltar, porque interesa al argumento, que la
razón de viabilidad de los acuerdos de distribución selectiva como
modelos de estrategia competitiva compatibles con la prohibición
de acuerdos colusorios, quedó perfectamente reflejada en la STJUE
de 25 de octubre de 1977, asunto 26/76 –Metro- donde, entre otros
razonamientos, señaló lo siguiente:
. . . en todo caso desde el punto de vista de los consumidores, la
estructura del mercado no se opone a la existencia de canales
de distribución diferenciados, adaptados a las características
propias de los diferentes productores y a las necesidades de las
distintas categorías de consumidores . . . - Apart. 20-.
Añadiendo:
. . . los sistemas de distribución selectiva constituyen, entre
otros, un elemento de competencia compatible con el apartado 1
del artículo 85, si la elección de los revendedores se hace en
función de criterios objetivos de carácter cualitativo, relativos a
la cualificación profesional del revendedor, de su personal y de
sus instalaciones, si tales requisitos se establecen de modo
uniforme para todos los revendedores potenciales y si se
aplican de forma no discriminatoria . . . –Apart. 20-.
En esta línea, el Reglamento de Exención por categorías, tras
definir el acuerdo vertical –art 1-1-a) como aquél que se celebra
entre dos o más empresas que operen, a efectos del acuerdo, en
planos distintos de la cadena de producción o distribución y que se
refieran a las condiciones en las que las partes pueden adquirir,
vender o revender determinados bienes o servicios, dice que es
distribución selectiva aquél sistema de distribución por el cual el
proveedor se compromete a vender los bienes o servicios
contractuales sólo a distribuidores seleccionados sobre la base de
criterios específicos y los distribuidores se comprometan a no
vender tales bienes o servicios a agentes no autorizados en el
territorio en el que el proveedor haya decidido aplicar este sistema.
Y aunque los acuerdos de distribución selectiva contengan
restricciones de la competencia, quedan exentos por aplicación del
artículo 101-3 TFUE y por la aplicación del Reglamento de
exención por categorías cuyo artículo 2º apartado primero, que
contiene una cláusula general de exención en los términos que
genéricamente, ya hemos referido con anterioridad.
Vol. 105 TMR
963
En todo caso, no corresponde aquí examinar los aspectos
concretos del Reglamento de exención por categorías respecto de
cuota de mercado (tope 30%) y restricciones no exentas por
tratarse de acuerdos verticales con restricciones especialmente
graves -art 4- con referencia a un conjunto de cláusulas prohibidas
-lista negra o hard core- o estipulaciones no cubiertas por el
Reglamento.
Lo que nos interesa examinar es el contenido de los acuerdos
de distribución selectiva en tanto pueden tener conexión con la
imagen, reputación, aura o prestigio de las marcas que se
distribuyen a través del sistema de distribución selectiva, teniendo
en cuenta que lo que caracteriza a este sistema es que permite al
fabricante de productos que portan la marca, de ordinario de
renombre, reservar la distribución de los productos a empresarios
que cumplen con determinadas condiciones, comprometiéndose a
asumir ciertas obligaciones, entre otras –y por lo que a nosotros
ahora nos interesa- la de no vender productos de la marca a
empresarios que no estén integrados en el sistema de distribución
selectiva, y ello con dos finalidades básicas, la protección del
renombre o aura o prestigio inherente a la marca y, segunda, la
protección de los consumidores de estos productos que desean
adquirir este tipo de productos en establecimientos con
características que respondan a los requisitos de calidad de los
productos, incluido el personal cuya especialización y conocimiento
de los mismos forma parte de esos requisitos de calidad o prestigio
de la marca.
Personal cualificado, establecimiento de características,
internas, externas y de ubicación parejas a la imagen de la marca,
situación de los productos de la marca de renombre en lugares
específicos sin riesgo de empañamiento de su imagen por otros de
diferente e inferior calidad, capacidad de orientación a los clientes
y servicios de asesoramiento pre y post venta, son las
condiciones/obligaciones del distribuidor selectivo y que actúan
como instrumentos destinados a la consecución de las finalidades
descritas de protección de la marca y de su cliente, actual o
potencial, predeterminado a su vez, por estos concretos rasgos de
comercialización.
Como se desprende con facilidad de lo dicho, el que constituya
obligación esencial del distribuidor la prohibición de reventa de los
productos que portan la marca renombrada a comerciantes que no
están integrados en la red de distribución selectiva 11 es esencial
11. Dice en relación a ello la ya mencionada STJUE de 25 de octubre de 1977, asunto
26/76 –Metro- que “. . . todo sistema de comercialización basado en una selección de puntos
de distribución implica necesariamente, para tener algún sentido, la obligación de que los
mayoristas que forman parte de la red solamente suministren a los revendedores autorizados
y, por tanto, la posibilidad de que el productor interesado controle el cumplimiento de esta
obligación –apart 27-”.
964
Vol. 105 TMR
tanto en cuanto su incumplimiento, entre otros aspectos, puede
afectar a la imagen de la marca. Y es en este punto donde entra en
juego el alcance del prestigio, el goodwill de la marca, como factor
desencadenante de una reacción frente a quien incumple la
obligación y, en especial a quien lleva a cabo ventas al margen de
la red de distribución selectiva, surgiendo la cuestión que
planteábamos de si por vía marcaria, mediante el ejercicio del ius
prohibendi del titular de la marca de renombre, puede oponerse
eficazmente a las “ventas grises” pero también, a la publicidad
donde se esté usando la marca.
Veámoslo a continuación.
IV. Distribución selectiva e imagen de marca.
Ha de partirse de la idea ya expuesta de que los acuerdos de
distribución selectiva constituyen un elemento competitivo que se
justifican –y legalizan- en determinados sectores económicos por la
naturaleza específica de los productos.
Por lo que hace a los productos de lujo, se ha señalado por la
jurisprudencia europea 12 que este tipo de productos son
sofisticados, de alta calidad, obtenidos a través de una
investigación específica y utilizando materiales de alto nivel de
calidad y que especialmente, en lo que respecta a su
presentación 13, que disfrutan de una imagen de lujo que permite
distinguirlos de otros productos similares pero carentes de una
imagen de este tipo, destacándose que la imagen que es importante
para los consumidores que conceden importancia a la posibilidad
de comprar estos productos en determinadas condiciones.
Por otro lado, ha dicho el Tribunal de Justicia que el lujo no se
predica sólo de las características materiales del producto que
porta la marca, sino que abarca igualmente la percepción
específica que de ellos tienen los consumidores, y más
concretamente, de su aura de lujo –STJUE de 11 de diciembre de
1980, L´Oreal, 31/80 y STPI, T-19/92, Yves Saint Laurent Parfums
S.A. de 12 de diciembre de 1996-.
La Sentencia de Yves Saint Laurent Parfums S.A. añade que
los sistemas de distribución selectiva no están prohibidos cuando
resultan objetivamente justificados teniendo en cuenta también el
interés de los consumidores y que
12. STGUE, de 12 de diciembre de 1996, asunto T-19/92, apart. 114 –Edouard
Leclere/Yves Saint Laurent Parfums S.A.
13. Lo relativo a la presentación ha sido puesto de manifiesto reiteradamente por la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en especial en materia de reenvasado de
medicamentos. Entre otras, la STJUE de 26 de abril de 2007, asunto C-348/04, -Boehringerha dicho que “la presentación del producto reenvasado no ha de ser tal que pueda perjudicar
la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala
calidad o descuidado”.
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965
“. . . los consumidores que buscan cosméticos de lujo están
interesados en que dichos productos se presenten en los puntos
de venta en buenas condiciones. En efecto, al tratarse de
productos de alta calidad y cuya imagen de lujo es apreciada
por los consumidores, unos criterios que sólo pretendan
garantizar una presentación de los mismos que realce su
imagen persiguen un objetivo que puede mejorar la
competencia, a través de la defensa de dicha imagen de lujo, y
por tanto compensar la limitación de la competencia inherente
a los sistemas de distribución selectiva. Tales criterios
constituyen pues un requisito legítimo con arreglo a la
jurisprudencia antes citada (véase la sentencia Metro I,
apartado 37).”
Y concluye afirmando que
“. . . una distribución generalizada de estos productos, en la
que Yves Saint Laurent no tuviera posibilidad alguna de
asegurarse de que sus artículos se venden en condiciones
apropiadas, supondría un riesgo de deterioro de la
presentación de los productos en el punto de venta, que podría
perjudicar a la «imagen de lujo» y por tanto a la naturaleza
misma de los productos de que se trata. Por tanto, los criterios
que pretenden garantizar un presentación de los productos en
el punto de venta adecuada a su naturaleza de productos de
lujo constituyen un requisito legítimo que tiende a mejorar la
competencia en interés del consumidor, a tenor de la
jurisprudencia antes citada.” 14
En conclusión, entre las causas de justificación de un sistema
de distribución selectiva, se encuentran, incluso de manera
esencial, las vinculadas a la imagen de los productos y con ellos, de
sus marcas, cuyo uso se encontrará de ordinario cedido, en una u
otra forma, al distribuidor.
Pero que la distribución selectiva se justifique en el prestigio o
en la “imagen de lujo”, no basta para excepcionar el principio del
agotamiento de la marca. Es preciso indagar cuales de las
condiciones del acuerdo de distribución son relevantes al
mantenimiento del aura de la marca de renombre y cuales no. A
ello dedicaremos el siguiente apartado.
V. Criterios de selección del distribuidor selectivo
y su relación con la imagen de la marca.
El agotamiento de la marca.
Como hemos podido concluir, de ordinario los acuerdos de
distribución selectiva están vinculados a la imagen marcaria y con
14. Doctrina que viene reiterada también en la STJUE de 23 de abril de 2009, asunto
C-59/08, Copad S.A./Dior14, a la que posteriormente, haremos una referencia específica.
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Vol. 105 TMR
ellos se pretende específicamente mantener y resaltar, como parte
de la política comercial del fabricante-proveedor, precisamente
dicha imagen y prestigio. Es por ello que este tipo de contratos se
integran por un conjunto de cláusulas o pactos que se reiteran en
la práctica y que conviene conocer.
Para un mejor acercamiento a dichos contenidos, resulta
conveniente tener en cuenta que las cláusulas de los contratos de
distribución selectiva cualitativa responden básicamente a tres
grandes categorías, a saber,
1. A aspectos cualitativos, mediante los que se definen el
nivel de capacitación profesional que el distribuidor o su
personal de venta han de poseer, así como las condiciones
técnicas y funcionales que todo punto de venta autorizado debe
tener.
2. A criterios promocionales, de publicidad y participación de
los distribuidores en las compañas del fabricante.
3. Criterios cuantitativos, como estocage, potencial de
compra-venta, etc.
En todos ellos hay siempre un matiz de imagen. Pero sin duda
de forma más clara en el caso de los criterios cualitativos, a través
de los cuales busca el proveedor una distribución apegada a la
naturaleza del producto y al mantenimiento de un comercio con
características predeterminadas que pueden ser las que derivan de
la especialización o del lujo que pueden representar las marcas de
que se trate.
En nuestra experiencia judicial (y me refiero con ello a la del
Tribunal de Marcas español), el tipo de acuerdos, pactos o
cláusulas contractuales a los que hacemos referencia en esa tiple
categorización vienen siendo, con pequeñas variedades, los
siguientes:
a) los relativos a la presentación adecuada del producto,
incluyendo escaparates y otras marcas, a fin de no desmerecer
la imagen de la marca
b) los que imponen una determinada forma de exposición de la
publicidad
c) los que describen como punto de venta físico autorizado
características que garanticen la imagen y prestigio de la
marca
d) los relativos al rótulo que haga las mismas veces de
garantía de imagen y prestigio de la marca
e) la exigencia de realización de acciones de prospección entre
la clientela y apoyo a campañas publicitarias y de promoción
f) la obligación de mantenimiento de un stock mínimo en
punto de venta
g) la exigencia al distribuidor de disponer de las novedades
Vol. 105 TMR
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h) la imperativa obligación de adquisición del producto solo a
un distribuidor autorizado en el territorio UE
i) la aceptación de las condiciones de venta
j) la cualificación profesional de vendedores
k) determinadas condiciones de almacenamiento
l) la aceptación de devoluciones por clientes y garantía de
reembolso íntegro.
Pues bien, es a partir de estos contenidos y retomando el
planteamiento que formulábamos en el punto II) de este artículo,
que debemos examinar qué puede constituir “motivo legítimo” para
excepcionar el agotamiento marcario o, dicho de otro modo, que
incumplimientos de lo que constituyen cláusulas contractuales del
sistema de distribución selectiva, marcan el renacimiento del ius
prohibendi del titular de la marca frente a los terceros (también,
en su caso, frente al distribuidor autorizado y licenciado) que,
comercializando los productos de sus marcas puestos en el
comercio por el fabricante o con su consentimiento, lo hacen desde
fuera del sistema de distribución selectiva por no formar parte de
los mismos o contraviniendo los pactos indicados.
Para ello debemos recordar que el derecho de exclusiva en el
uso en el tráfico económico que la marca confiere a su titular, no le
permite prohibir a terceros el uso de la misma para productos
comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca
por el titular o con su “consentimiento”, no obstante lo cual, el
legislador excepciona la aplicación del agotamiento –art. 7,
apartado 2 Directiva Marcas 2008/95/CE y art 13-2 Reglamento
207/09 Marca Comunitaria 15- cuando existen motivos legítimos que
justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior
de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se
haya modificado o alterado tras su comercialización.
En este sentido, el TJUE concluye que para decidir si el titular
de la marca puede oponerse a la importación paralela, debe tenerse
en cuenta el Derecho de marcas nacional en relación con el art. 7
de la Directiva interpretado a la luz del art. 30 del Tratado, sin
obviar que el art. 28 del TFUE establece el principio de libre
circulación de mercancías, por lo que debería interpretarse que los
derechos de exclusiva que obstaculicen la libre circulación están
vetados y que el art. 36 TFUE autoriza las restricciones a la libre
circulación cuando estén justificadas por razones de protección a la
propiedad industrial y comercial.
Pero hay excepciones. Y éstas, que se concretan en las normas
europeas al principio del agotamiento –art 7, apartado 2 Directiva
15. Art 7-2 Directiva Marcas 2008/95/CE “El apartado 1 no se aplicará cuando existan
motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los
productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras
su comercialización”.
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Vol. 105 TMR
Marcas 2008/95/CE y art 13-2 Reglamento 207/09 Marca
Comunitaria-, establecen que no se aplicará el régimen del
agotamiento marcario cuando existan motivos legítimos que
justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior
de los productos. Y ha sido a partir de ello que la doctrina ha
analizado los diversos supuestos que cabe contemplar bajo la
regulación de tales excepciones, coincidiendo al señalar que la
excepción de los “motivos legítimos” debe interpretarse
restrictivamente dado que se incrementan los obstáculos a la libre
circulación de los productos y esta restricción a la libre circulación
sólo esta justificada cuando se amparan en la función esencial de
los derechos de propiedad industrial e intelectual.
Lo que parece evidente es que los motivos de oposición del
titular se deben basar en que la perturbación de los terceros
perjudica la percepción del origen empresarial afectando a la
reputación de la marca. Consecuentemente, concurre causa ilícita
que impida el agotamiento si el comercio paralelo perjudica la
imagen de marca del producto, lesionando la reputación que se
trabaja por los comerciantes integrados en la red.
El Tribunal de Justicia ha abordado todas estas cuestiones y
cuando ha fijado los motivos legítimos que según el art. 7-2
Directiva Marcas excluyen el agotamiento del derecho, se ha
basado, para llegar a sus conclusiones, en la ratio del precepto,
delimitando la función esencial de la marca. Y en este contexto ha
entendido que la posición del titular esta justificada cuando la
actuación de terceros enturbia la percepción del origen empresarial
del producto por los consumidores o afecta a la reputación del signo
distintivo.
Ha sido de hecho el examen de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia lo que ha permitido a la doctrina matizar la
interpretación de dichas relaciones y los motivos legítimos que
excluyen el agotamiento, llegando a algunas conclusiones, entre
otras, la que afirma que por regla general, la alteración del
producto original con fines comerciales es siempre ilícita. Es ilícita
la comercialización del comerciante paralelo si la publicidad que
efectúa de la marca menoscaba gravemente la reputación del
signo, o si la actividad de reetiquetado que realiza el importador
paralelo perjudica el prestigio del producto original por una
presentación inadecuada 16. También hay motivo legítimo de
exclusión del agotamiento si la publicidad que emplea el
comerciante paralelo ofrece indicios para confundirlo con un
empresario de la red oficial, o cuando - Sentencia TJCE, 23 abril
16. Reiteramos el caso de la cuestión prejudicial a que se refiere la STJUE de 26 de
abril de 2007, asunto C-348/04, -Boehringer- ha dicho que “la presentación del producto
reenvasado no ha de ser tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su
titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado”. Y en el
mismo sentido la STJUE 11 de julio de 1996, caso Bristol-Myers Squibb.
Vol. 105 TMR
969
2009, asunto C-59/08- el distribuidor vende a saldistas el producto
afectando la imagen de marca. En ocasiones, se ha pronunciado
sobre la eliminación de los números o códigos de identificación de
los productos que son frecuentes en los sistemas de distribución
selectiva, decidiendo la legitimidad de dicha actividad en función
de la intención con la que se efectúa la actividad de etiquetado,
admitiéndose la exclusión del agotamiento cuando se tratara de
evitar piratería o facilitar el cumplimiento de una obligación legal,
y decidiendo que es más controvertida si se trata de que el
proveedor controle la comercialización y compartimente el
mercado, considerando que estas actividades están sometidas a los
principios del derechos de competencia.
Pero hay casos resueltos por el TJUE –alguna ya referenciadaque tratan de modo muy directo la cuestión que nos ocupa y que
por ello, hace conveniente una exposición más detallada de los
mismos porque nos permitirá entender cuál es la posición actual de
la jurisprudencia europea sobre las cuestiones planteadas, además
de aportar las líneas directrices desde las que aportar soluciones a
aspectos no tratados en particular en tales Sentencias.
Es por ello que dedicaremos en exclusiva a estas Sentencias el
siguiente punto de nuestra exposición.
VI. Los paradigmas jurisprudenciales del Tribunal de
Justicia sobre la cuestión y su incidencia respecto
de los pactos contenidos en los contratos de
distribución selectiva.
En efecto, y aun cuando hemos ya hecho una referencia a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la cuestión que nos
ocupa, nos parece oportuno analizar más detenidamente tres
Sentencias que vienen a dar una respuesta a la cuestión de si el
fabricante, como titular de la marca renombrada, puede invocar el
ius prohibendi inherente a éste tipo de marcas con el fin de
oponerse a las ventas grises y a la publicidad que conllevan el
riesgo de perjudicar el renombre de la marca, casos en los que el
Tribunal de Justicia ha analizado en qué medida el titular de una
marca renombrada puede ejercitar su derecho de exclusiva por no
haber tenido lugar el agotamiento del derecho de la marca respecto
de los productos que han sido introducidos en el mercado por
terceros empresarios no integrados en la red de distribución
selectiva y, por tanto, analizando si las ventas grises constituyen
una excepción legítima al agotamiento de la marca renombrada.
A tres Sentencias nos vamos a referir por orden cronológico. Se
trata del caso Parfums Christian Dior, STJUE de 4 de noviembre
de 1997, aplicable al caso de la distribución selectiva en general
por publicidad no ajustada a la imagen de lujo y de prestigio de las
marcas Dior, el caso Copad SA, STJUE de 23 de abril de 2009, que
trata el supuesto de contrato de distribución selectiva con pacto de
970
Vol. 105 TMR
licencia de marca renombrada, caso de venta por el licenciatario a
saldistas, y el caso Portakabin de 8 de julio de 2010, relativo a un
caso de publicidad a través de los servicios de referenciación en
Internet.
Parfums Christian Dior, STJUE de 4 de noviembre de 1997.
En este caso el Tribunal de Justicia respondió a una serie de
preguntas derivadas del conflicto surgido entre Dior France,
empresa productora de perfumes y otros productos cosméticos, que
se venden a precios relativamente elevados y que se consideran
incluidos en el mercado de productos cosméticos de lujo y designa
para la venta de sus productos representantes exclusivos, entre
ellos Dior Nederland para los Países Bajos, y Evora, empresa que
explota una importante cadena de droguerías que gira bajo el
nombre comercial de su filial Kruidvat, que no había sido
seleccionada como distribuidora por Dior Nederland no obstante lo
cual los establecimientos Kruidvat vendían productos Dior que
Evora obtenía a través de importaciones paralelas, dándose el caso
de que en el marco de la campaña de Navidad de 1993, Kruidvat
puso en venta los productos Dior Eau sauvage, Poison, Fahrenheit,
Dune y Svelte para la cual, reprodujo en sus folletos publicitarios
los embalajes y frascos de algunos de ellos. Considerando que dicha
publicidad no se ajustaba a la imagen de lujo y de prestigio de las
marcas Dior, Dior France y Dior Nederland demandaron a Evora
por violación de sus derechos de marca, alegándose que Evora
había utilizado sus marcas infringiendo las disposiciones
marcarias correspondientes de un modo que podía perjudicar la
imagen de lujo y de prestigio de las mismas. Con ocasión del
recurso de casación, el Tribunal consideró que procedía plantear
ciertas cuestiones prejudiciales al Derecho comunitario al Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, y en particular, por lo
que aquí interesa, las siguientes:
¿Se ajusta al sistema de la mencionada Directiva y, en
particular, a sus artículos 5 a 7 admitir que, en lo que respecta
a la venta al por menor de productos comercializados en la
Comunidad con una marca por el titular de la misma o con su
consentimiento, el vendedor tiene la facultad de usar dicha
marca con el fin de anunciar al público la comercialización
ulterior de dichos productos?
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿existen
excepciones a esta regla?
En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿cabe
hacer una excepción en caso de que se vea amenazada la
función publicitaria de la marca porque el comerciante, por la
forma en que usa la marca en el mencionado anuncio,
perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca?
Vol. 105 TMR
971
¿Se puede hablar de ”motivos legítimos" con arreglo al
apartado 2 del artículo 7 de la Directiva si, por la forma en que
el comerciante hace publicidad de los productos, se modifica o
altera ”el estado psíquico" de dichos productos, a saber, el aura,
la imagen de prestigio y la sensación de lujo que emana de ellos
gracias a la forma de presentación y de publicidad elegida por
el titular de la marca en el ejercicio de sus derechos de marca?
En su Sentencia, el Tribunal delimitó el alcance del
agotamiento de la marca 17 declarando que el agotamiento se
extiende a la facultad de usar la marca en la publicidad, señalando
que el fabricante no puede impedir a los comerciantes ajenos al
sistema hacer publicidad de los productos portadores de la marca
que hayan sido introducidos en el mercado por el titular de la
marca o con su consentimiento.
En tal hipótesis, dice el Tribunal, sobre este revendedor
externo a la red de distribución selectiva pesa únicamente la
obligación genérica de hacer todo lo posible para impedir que su
publicidad perjudique el aura y la imagen de prestigio de los
productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana
de ellos.
Dice en concreto el Tribunal.
En un caso como el que se plantea en el litigio principal, que se
refiere a productos de prestigio y de lujo, el comerciante no debe
actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del
titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su
publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y
la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así
como la sensación de lujo que emana de ellos –apart. 45-.
Por tanto, el titular de la marca renombrada y organizador del
sistema de selección selectiva puede ejercitar los derechos de la
marca por excepción al principio del agotamiento de la marca
siempre que por la naturaleza y calidad de la publicidad pudiera
perjudicarse la calidad y prestigio de los productos con la marca
renombrada. Incluso, señala el Tribunal el caso de folletos donde
aparecen varios productos de distinta calidad, señalando que en
efecto, ello puede ser tenido como motivo de excepción al
agotamiento 18.
17. “. . . según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 7 de la Directiva
regula de manera completa el agotamiento del derecho de marca por lo que se refiere a los
productos comercializados en la Comunidad, y que el empleo de los términos «en especial», en
el apartado 2, demuestra que el supuesto relativo a la modificación o alteración del estado de
los productos que lleven la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueden ser unos
motivos legítimos” –apart. 42-.
18. “Podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado
la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a
artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha
logrado crear en torno a su marca” –apart. 47-.
972
Vol. 105 TMR
En suma, lo relevante de la doctrina contenida en este caso es
que considera que el titular de la marca puede valerse del ius
prohibendi de la misma para paralizar, en determinadas
circunstancias, la publicidad del revendedor ajeno al sistema.
Copad S.A., STJUE de 23 de abril de 2009.
Los antecedentes fácticos de este caso fueron los siguientes.
El 17 de mayo de 2000, Dior celebró con SIL un contrato de
licencia de marca para la fabricación y la distribución de productos
de prestigio de corsetería de la marca Christian Dior, de la que
Dior es titular. En una de sus cláusulas se especificaba que “al
objeto de mantener la notoriedad y el prestigio de la marca, el
licenciatario se compromete a no vender a mayoristas, colectivos,
saldistas, sociedades de venta por correo, por el sistema de puerta a
puerta o de venta a domicilio, salvo que medie acuerdo previo por
escrito de la concedente, y deberá adoptar todas las medidas para
que este pacto sea respetado por sus distribuidores o minoristas”.
No obstante y a causa de dificultades económicas, SIL solicitó a
Dior autorización para comercializar productos de esta marca
fuera de su red de distribución selectiva, autorización que no se dio
no obstante lo cual e incumpliendo sus obligaciones contractuales,
SIL vendió a la mercantil Copad, una empresa que ejercía una
actividad de saldista, productos de la marca Christian Dior. En
consecuencia, Dior demandó a SIL y Copad por violación de marca.
Finalizado su recorrido procesal en la Corte de Casación, se
formularon por el Tribunal diversas cuestiones, interesándonos
ahora las dos siguientes:
¿El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva debe
interpretarse en el sentido de que la comercialización por el
licenciatario de los productos de una marca en el [EEE],
mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de
licencia que prohíbe la venta a saldistas por razones de
prestigio de la marca, se ha efectuado sin el consentimiento del
titular de la marca?
En caso de respuesta negativa, ¿puede el titular basarse en
dicha cláusula para oponerse a una nueva comercialización de
los productos sobre la base del artículo 7, apartado 2, de la [
. . .] Directiva?»
El punto de partida en el caso es por tanto, la cláusula de
licencia marcaria contenida en el contrato de distribución
selectiva, cláusula que prohibía expresamente la venta de los
productos de la marca a saldistas.
Pues bien, en su decisión el Tribunal analiza primero, si el
licenciante puede ejercitar su ius prohibendi contra el licenciatario
y, segundo, si es aplicable la excepción del agotamiento cuando
tiene lugar tal infracción.
Vol. 105 TMR
973
En relación a ello afirma el Tribunal que el licenciante de la
marca puede aducir el artículo 8-2 Directiva –supuestos que
legitiman el ejercicio del ius prohibendi por el titular de la marca
frente al licenciatario por causa de infracciones del contrato que
refiere el precepto (duración, forma de la marca, naturaleza de los
productos, territorio o calidad de los productos)- cuando el
licenciatario viola una cláusula del contrato de licencia que prohíbe
la venta a saldistas. Permite por tanto, paralizar la actividad de
los saldistas que venden productos adquiridos a un distribuidor
selectivo 19.
El argumento que da el Tribunal es que la cláusula prohibitiva
de la venta a saldistas puede ser calificada de cláusula
concerniente a la calidad de los productos designados con la marca
porque la calidad de los productos no depende sólo de sus
características materiales sino también de su aura e imagen de
prestigio. Y afirma que no se puede excluir que la venta de
productos de prestigio por el licenciatario a terceros que no formen
parte de la red de distribución selectiva afecte a la calidad de estos
productos.
En relación al mantenimiento del necesario hermetismo del
sistema de distribución selectiva y de qué manera opera el
principio de agotamiento de la marca a la hora de perseguir las
ventas de productos realizadas por quienes no forman parte del
sistema de distribución, 20 el Tribunal afirma que el derecho de
marca del licenciante no se agota en el sentido del artículo 7-1
Directiva de Marcas cuando un licenciatario integrado en el
sistema, vende los productos de la marca infringiendo una de las
cláusulas del contrato de licencia.
Por tanto, en los casos del artículo 8-2 Directiva no tiene lugar
el agotamiento con respecto de los productos vendidos por el
licenciatario incumplidor.
Es por ello que dice el Tribunal que aunque se haya agotado el
derecho de marca por la venta de los productos a un saldista, el
fabricante puede invocar el artículo 7-2 Directiva si la reventa se
ha hecho incumpliendo una cláusula del contrato de licencia que
causa perjuicio a la reputación de la marca.
No basta por tanto alegar infracción del licenciatario. Ha de
serlo de un precepto que esté vinculado a la calidad de los
19. Apart. 30- “De ello se sigue que no se puede excluir que la venta de productos de
prestigio por el licenciatario a terceros que no forman parte de la red de distribución selectiva
afecte a la propia calidad de estos productos, de manera que, en semejante supuesto, una
cláusula contractual que prohíba dicha venta deba considerarse comprendida en el artículo
8, apartado 2, de la Directiva”.
20. Art. 7-2 Directiva: “El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos
que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos en
especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su
comercialización.”
974
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productos, causando su infracción, perjuicio a la reputación o
buena imagen de la marca.
En resumen, la doctrina que resulta de esta Sentencia es la
siguiente. Primero, que puede invocarse la cláusula que contiene el
pacto de licencia sólo si el incumplimiento causa daño a la imagen
de la marca. Segundo, que si hay incumplimiento de la cláusula no
hay consentimiento de uso de la marca. Tercero, que no obstante,
si el uso se hiciera por tercero con el consentimiento del
licenciatario, cabría alegar “motivo legítimo” de renacimiento del
ius prohibendi de un marca comercializada por el titular si la
reventa –caso a un saldista- causa perjuicio a la reputación de la
misma.
Por tanto, en el ámbito de la distribución selectiva, si incumple
con sus obligaciones el distribuidor-licenciatario, no hay
consentimiento para el uso de la marca y se infringe. Y en el caso
de que quien perjudique la marca sea un tercero, el instrumento
para evitar el uso perjudicial es la articulación de un “motivo
legítimo” frente al agotamiento de la marca.
Portakabin, STJUE 8 de julio de 2010.
Se trata de un caso de uso de servicio de referenciación
Adwords, es decir, de búsqueda con palabras en Google para
acceder a sitios web. Como se sabe, al lado de los resultados
naturales, que son los que se muestran como más cercanos a las
palabras usadas de referencia, Google presta un servicio
remunerado de referenciación denominado Adwords que permite a
los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave
para que, en el caso de que coincidan con las introducidas por el
internauta en el buscador, aparezca en pantalla un enlace
promocional hacia su sitio web. Son los enlaces patrocinados.
En el caso, Portabakin, es titular de la marca de ese nombre,
siendo así que esa marca acaba siendo seleccionada como palabra
clave del sistema Adwords por Primakabin. Entre las cuestiones
que se formulan al Tribunal, se plantea lo relativo al agotamiento
y el sistema de distribución selectiva, reforzándose, con la doctrina
que sienta esta Sentencia, un tanto más la posición del fabricante
organizador del sistema de distribución selectiva.
Parte el Tribunal de la idea ya prefijada de que el titular de la
marca no puede prohibir a un anunciante que haga publicidad de
la marca, sin consentimiento del titular, para la reventa de
productos usados comercializados en el EEE con esa marca por su
titular, a menos que existan motivos legítimos.
Y afirma el Tribunal que un motivo legítimo existe, en
particular, cuando el uso por el anunciante de un signo idéntico o
similar a una marca menoscaba seriamente la reputación de ésta.
Pero añade que existe también motivo legítimo del art. 7-2
Directiva de Marcas cuando el comerciante dé la impresión,
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mediante su anuncio realizado a partir de un signo idéntico o
similar a la marca, de que existe un vínculo comercial entre él y el
titular de la marca y, en particular, de que la empresa del
comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la
marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas.
Y argumenta el Tribunal que un anuncio que pueda dar esa
impresión no es necesario para asegurar la comercialización
ulterior y por tanto, para cumplir el objetivo de la regla del
agotamiento, razonamiento que se puede ver repetido en la STJUE
de 14 de julio de 2011, asunto C-46/2010, Viking Gas A/S (apart.
37), que constituye argumento que amplia a nuestro modo de ver,
de forma extraordinaria, el concepto “motivo legítimo” como
excepción al agotamiento en el marco de los contratos de
distribución selectiva, incluyendo materias más propias de la
Competencia desleal que del estricto ámbito marcario.
A modo de resumen. Lo que evidencia este conjunto
jurisprudencial es que la doctrina del Tribunal Europeo se ha
pronunciado en un sentido muy claro al considerar que . . . el
menoscabo causado a la reputación de la marca en principio, puede
ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7
de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la
comercialización ulterior de los productos que fueron
comercializados en la Comunidad por él mismo o con su
consentimiento (STJUE de 4 de noviembre de 1997, asunto C337/95, Parfums Christian Dior SA, apart 43 y Sentencia de 11 de
julio de 1996, asuntos acumulados C-247/93, C-429/93 y C-436/93,
apart. 75), proyectando la idea de que ese menoscabo puede tener
distintos canales de producción, todos los cuales legitiman o
pueden legitimar el ejercicio del ius prohibendi por el fabricante
titular de la marca en protección del prestigio, calidad y aura de
lujo de los productos que portan sus marcas cuando además es
manifiesta su estrategia competitiva por el uso de la distribución
selectiva de sus productos marcados.
Lo principal a nuestro entender es que la doctrina expuesta
viene por tanto a fortalecer la posición jurídica del empresario
organizador del sistema de distribución selectiva frente a quienes,
sin ser miembros del mismo, promocionan y venden los productos
con la marca renombrada.
VII. Distribución selectiva, marca e Internet.
Una especial problemática presenta en la actualidad la
protección de la distribución selectiva frente al comercio electrónico
desarrollado por la competencia de terceros empresarios ajenos a
dicha red. Si como decíamos con anterioridad un factor decisivo de
la eficacia de la distribución selectiva radica en mantener el
carácter cerrado de la distribución, limitada a los seleccionados, la
aparición del comercio electrónico, instrumento eficaz y sencillo
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para llevar a cabo sus operaciones comerciales de venta de todo
tipo de productos, incluidos aquellos que están vinculados a
sistemas de distribución selectivos, ha venido a abrir una grieta en
el sistema de muy difícil reparación por diversas circunstancias.
En primer lugar porque no siempre las empresas proveedoras
pueden controlar esta forma de comercio hecho por sus propios
distribuidores, a los que no pueden impedir desarrollar estas
actividades si, aun conscientes de su existencia, se preocupan por
establecer especiales o específicas condiciones para el comercio
electrónico en el marco del contrato de selección y, en segundo
lugar, porque a la hora de analizar el comercio electrónico desde
los pactos que caracterizan el comercio selectivo, hay dudas sobre
si son proyectables analógicamente esas condiciones, pensadas
para el comercio físico.
Cualquier análisis que se haga de la cuestión debe partir en
nuestra opinión de una consideración firme, la de entender que
Internet no constituye un cauce de por sí pernicioso para la imagen
de cualquiera marca. Al contrario, el comercio virtual que se
realiza a través de la red, mejora el servicio propuesto por los
distribuidores facilitando la posibilidad de encargar productos a
distancia, sin límite de tiempo, con un fácil acceso a la información
relativa a los productos y pudiendo comparar precios. Ventajas
para el distribuidor pero sin duda también para el cliente.
Se comprende por ello que en las Directrices relativas a las
restricciones verticales de la Comisión Europea 2010/C 130/01 se
reconozca a la red como una . . . herramienta muy poderosa para
llevar a una mayor diversidad de clientes que a los que se llegaría
utilizando métodos de venta más tradicionales . . . (parágrafo 52),
añadiendo en el mismo apartado dos ideas que han de converger en
un ideario básico del comercio actual en tanto reflejan el anverso y
el reverso de un sistema que conecta mercado y consumidor, a
saber, primero que . . . en principio, todos los distribuidores deben
poder utilizar Internet para vender productos . . . y, segundo, que la
venta a través de una web . . . constituye un modo razonable de
permitir a los clientes llegar al distribuidor . . .
Se reconoce la relevancia del comercio por Internet y además
se reconoce un principio de discriminación positiva en la venta a
través de la red, no obstante el principio general que ampara a
todo distribuidor.
A tal efecto se establece en las Directrices (parágrafo 54) que
. . . es posible que el proveedor necesite niveles mínimos de calidad
para el uso del sitio Internet con objeto de revender sus bienes, del
mismo modo que el proveedor puede necesitar mínimos de calidad
para un establecimiento o para vender por catálogo o para
publicidad o promoción en general . . . a cuyos efectos trae a
colación, como supuesto más evidente, la distribución selectiva,
señalando que . . . igualmente, un proveedor podrá exigir a sus
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distribuidores que utilicen plataformas de terceros para distribuir
los productos objeto del contrato, solamente de conformidad con las
normas y condiciones acordadas entre el proveedor y sus
distribuidores para el uso de Internet por parte de los
distribuidores. Por ejemplo, en caso de que la página web del
distribuidor esté albergada en una plataforma de un tercero, el
proveedor puede exigir que los clientes no entren en la página web a
través de una página web con el nombre o logo de la plataforma de
la tercera parte . . .
La realidad es que la litigiosidad por razón de “ventas grises” a
través del comercio electrónico por empresarios no integrados en la
red de distribuidores seleccionados por el proveedor de los
productos con las marcas, se ha multiplicado. Y esta cuestión de
capital importancia solo sea por su actualidad, ha sido abordada ya
en numerosas ocasiones por el Tribunal de Marca Comunitaria en
España, que ha ido dando respuestas a las múltiples cuestiones
formuladas para dar respuesta al debate jurídico formulado que
enfrenta la libertad que proporciona la red con la integración del
comercio electrónico como forma competitiva que ha de seguir
idénticos límites para garantizar la libertad competencial y la
debida lealtad en sus planteamientos.
En relación a las cuestiones planteadas en los litigios
formulados, un primer grupo ha ido reiterándose de forma
constante a modo de primer nivel en el conflicto. Se trata de lo
relativo a la proyección a la venta “web” de las condiciones que el
empresario fabricante impone en los contratos de distribución
selectiva a sus distribuidores en puntos físicos.
En los diversos litigios que se han planteado se ha puesto de
manifiesto que en ocasiones, el empresario fabricante ha previsto
la contingencia de venta virtual por la red y ha establecido con sus
distribuidores cláusulas específicas para esta forma de comercio.
Pero, como decíamos, no es la situación normal y por tanto ha sido
necesario comparar de qué modo se pueden tener por reflejados en
el comercio electrónico las exigencias que componen el clausulado
básico de la distribución selectiva sobre el comercio virtual para,
en un segundo nivel de análisis, proceder a la identificación de
cuales de las condiciones contractuales son las que afectan a la
imagen de la marca.
Del análisis con ocasión de los casos conocidos por el Tribunal
de Marca Comunitaria español, tanto respecto de lo que hemos
identificado como un primer nivel de cuestiones –proyección al
comercio electrónico de los pactos y condiciones impuestos al
comercio físico debido por el distribuidor en punto físico de ventacomo del segundo –requisitos vinculados a la imagen y prestigio de
la marca-, el Tribunal ha efectuado las valoraciones que a
continuación desglosamos de entre los criterios que entendemos
han sido los determinantes en la decisión de que se trata.
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1.- Criterios relativos a la cualificación profesional 21.
El Tribunal ha considerado que se trata sin duda de un
criterio básico que forma parte de una buena presentación de las
marcas, integra una imagen y consolida el prestigio de la marca, al
tiempo que contribuye a satisfacer de forma individualizada al
consumidor del producto de la marca. Ningún obstáculo hay para
que la exigencia de presencia de este tipo de personal lo esté en la
venta por web dado que las modalidades de comunicación no se
interrumpen por la red sino que sólo varían respecto de los puntos
físicos de venta.
2.- Criterios relativos a la ubicación e instalaciones del punto de
venta.
Ha entendido el Tribunal que este criterio presenta una
compleja asociación al lujo, en especial por lo que hace a la venta
por Internet, si bien no cabe duda que la presentación gráfica y la
composición de la página varían notablemente en función de
calidades afectas a esos aspectos.
3.- Aspecto exterior del punto de venta.
Ha dicho el Tribunal que quizá esté menos vinculado a la
imagen de la marca. Y desde un punto de vista competencial, es
problemático 22 si contiene alguna referencia al “entorno”. En todo
caso, desde la perspectiva virtual, resulta de imposible apreciación,
cuando menos de forma separada a los aspectos gráficos y de
composición de la página ya comentados.
4.- Venta de otras mercancías que puedan despreciar la imagen de
la marca.
En un sentido absoluto no es criterio aceptable. Ni se puede
prohibir la venta de otros productos 23– ni constituye un obstáculo
21. Muy interesantes son en relación a esta condición, las reflexiones que hace la
STGUE de 12 de diciembre de 1996, asunto T-19/92. Dice la Sentencia en su apartado 132
“Este Tribunal considera que la presencia en el punto de venta de una persona capaz de
asesorar al consumidor o de informarle apropiadamente constituye en principio un exigencia
legítima para la venta de cosméticos de lujo, y forma parte de una buena presentación de
dichos productos”.
22. Lo decimos porque la STGUE de 12 de diciembre de 1996, cuestiona el criterio
desde el punto de vista de la defensa de la competencia en tanto “. . .un criterio que se refiere
a los alrededores de un punto de venta de cosméticos de lujo, en sí mismo considerado, en la
medida en que el objetivo que persigue dicho criterio es impedir la venta de tales productos
en lugares totalmente inadaptados a este tipo de ventas”.
23. El artículo 5-1-c del Reglamento 330/10 establece que se excluyen de la exención del
artículo 101-1 TFUE y por tanto, será pacto prohibido, aquél contenga “cualquier obligación
directa o indirecta que prohíba a los miembros de un sistema de distribución selectiva vender
las marcas de determinados proveedores competidores”, señalando el páragrafo 69 de la
Directrices que lo que se pretende evitar con la exclusión de esta cláusula es que una serie
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para la buena imagen ni prestigio de otros productos. En realidad
la cuestión se ciñe a la circunstancia de venta por distribuidor de
otros productos en función de la ubicación de unos y otros 24,
aunque también es cierto que una perspectiva más amplia se abre
tras la Sentencia Copad S.A. 25 al tomar en consideración no el
“lugar” sino el “quien”. Nos referimos al caso de los saldistas.
5.- El rótulo.
Es sin duda de los criterios más relevantes, pues tiene por
objetivo que el nombre no sea potencialmente perjudicial para la
imagen de las marcas de que se trate 26. Sin duda cabe que un
rótulo, un nombre, sea manifiestamente desvalorizante a ojos de
los consumidores. Baste pensar ahora en denominaciones
compuestas que lleven “Outlet” o “Segunda mano” o “Baratos”.
Desde el punto de vista del comercio virtual, el papel del rótulo
lo ocupa muy habitualmente el dominio, sin perjuicio de la propia
denominación de la página.
Definidos esos dos niveles, el tercero recae directa e
inmediatamente sobre lo relativo a la apreciación de si hay
infracción de marca por vulneración a través de la comercialización
por web en supuestos de distribución selectiva.
Pues bien, también el Tribunal de Marca Comunitaria español
ha venido asentando en relación a ello una doctrina concreta con
ocasión de los distintos pronunciamientos hechos en estos litigios,
doctrina puede resumirse en las siguientes pronunciamientos:
1) que los criterios de distribución selectiva y el derecho a la
misma no pueden oponerse sin reflexión y de modo acausal
para justificar la excepción al agotamiento que implica un
de proveedores que utilizan las mismas salidas de distribución selectiva impidan a uno o
varios competidores específicos servirse de estas salidas para distribuir sus productos,
marginación de un proveedor competidor que constituiría, dicen las Directrices, una forma
de boicot colectivo.
24. La STGUE de 12 de diciembre de 1996, dice en relación a ello en su apartado 146
que “. . . el emplazamiento o la zona dedicados a la venta de cosméticos de lujo estén
acondicionados de tal modo que dichos productos se presenten en condiciones que realcen su
imagen.”.
Pero añade. “Un acondicionamiento de este tipo puede exigir que algunos otros
productos, como los de alimentación o de limpieza, no se distribuyan «en las proximidades»
de los cosméticos de lujo, o que exista una separación adecuada entre la venta de cosméticos
de lujo y la venta de otros productos de calidad inferior”.
25. STJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-59/08, antes comentada.
26. También respecto del rótulo se pronuncia la STGUE de 12 de diciembre de 1996. En
su apartado 158 dice literalmente que “. . . de no existir un criterio de este tipo, habría un
riesgo de que la imagen de lujo de los cosméticos de lujo, y por tanto su naturaleza misma, se
viera perjudicada por la venta de dichos productos en comercios cuyo rótulo es
manifiestamente desvalorizante a ojos de los consumidores”, sin perjuicio de los matices que
sobre la consideración de desvalorizante introduce en posteriores reflexiones, más apegadas
a cuestiones de prueba que de sustantividad.
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Vol. 105 TMR
derecho especial basado en la integridad de las funciones
marcarias.
2) que no existe una necesaria correlación entre la infracción
del derecho a la distribución selectiva y el perjuicio marcario
porque es dable vulnerar aquél sin que exista perjuicio para la
marca cuando, por ejemplo, quien no está autorizado como
distribuidor selectivo cumple con los criterios de distribución.
3) que muchos de los criterios que pueden imponerse con
ocasión de la selectividad de la distribución no tienen una
incidencia directa e inmediata en el prestigio de la marca en
tanto pueden responder a otros criterios como, principalmente,
económicos, publicitarios, de marketing o equivalentes.
Concretando alguno de los pronunciamientos más relevantes,
podemos señalar los siguientes.
En nuestra Sentencia de 14 de octubre de 2008 dijimos que
“. . . la pluralidad de condiciones en la comercialización de los
productos de determinadas marcas constituyen, en ocasiones a
modo primario, en otros, de modo sobrevenido, un auténtico
cuño de calidad que se proyecta de modo directo e inmediato
sobre la marca, al punto que el consumidor de productos de
alta gama alía a la adquisición o goce del producto
determinados servicios que no con ser complementarios dejan
de ser naturales en la gama de que se trate, revirtiendo sobre la
imagen misma del producto . . .”.
Y en relación a estos aspectos hemos dicho que por lo que hace
al criterio relativo a la presentación adecuada mediante una
determinada exposición que no desmerezca la imagen de la marca,
los casos de accesos de localización mera o esencialmente
alfabético, presentando ofertas de diversos productos unidos sin
diferenciación incluso por naturaleza tal situación produce, en la
medida que el objetivo que persigue dicho criterio es el de impedir
la venta de los productos con las marcas de lujo de que se trata en
entornos no adaptados a tal imagen, una exigencia resulta “motivo
legítimo” para excepcionar el agotamiento cuando concurren otras
circunstancias en la misma línea como es la carencia de punto de
venta físico, no prestar servicio de asesoramiento, no permitir la
devolución de productos, no contemplar la venta a prueba
valiéndose de testers, y en conjunto, ofrecer un tipo de comercio
basado más en la sola idea de la productividad que del servicio a
un determinado tipo de clientela que se sienta atraído por un
determinado producto por razón no sólo de su precio sino del
servicio que conlleva.
Es por ello que hemos afirmado en la Sentencia de 14 de
septiembre de 2012:
“Las notas características de esa distribución exclusiva
trasladada a la venta on line consistirían en ofrecer la venta de
Vol. 105 TMR
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productos de distintas gamas o clases de forma separada, la
existencia de un servicio de asesoramiento al cliente, el
ofrecimiento de un stock de productos suficiente y permanente
con presencia destacada de las novedades y, garantizar a los
clientes la devolución de los productos adquiridos”.
Y en relación a la denominación de la página web hemos señalado
–STM 17 de septiembre de 2013- lo siguiente:
“En el caso, el nombre de dominio, “outletbelleza” es lo
suficientemente expresivo de una forma de comercio
caracterizada, precisamente, por todo aquello que contraría el
servicio más exquisito y exclusivo en el comercio. La
denominación de la página web transfiere a la mente del
consumidor la idea de productos o descatalogados o fuera de
moda o de temporada o con defectos o más baratos por razón de
la supresión de servicios normalmente anexos al producto o la
marca en condiciones de venta normal, lo que en absoluto
resulta compatible con la imagen que las marcas quieren
preservar.”.
Y en esa línea nuestra Sentencia de 14 de septiembre de 2012
dijimos que
“. . . la Sala considera que los objetivos de los contratos de
distribuidor autorizado para los puntos de venta físico
consisten en prestar a los clientes un servicio de venta y postventa compatible con el aura de prestigio y lujo asociado a las
marcas de las actoras, los cuales son también extensibles a la
venta on line . . .” (véase en el mismo sentido nuestra
Sentencia de17 de junio de 2013).
VIII. Conclusión.
En conclusión, el Tribunal de Marca Comunitaria español ha
querido resolver los litigios ante él planteados de ventas grises por
Internet, efectuando una apreciación de la concurrencia de la
infracción marcaria por excepción al agotamiento, sobre la base de
tres análisis posibles, a saber, examinando si la distribución
selectiva basada en criterios cualitativos en el sector de productos
de lujo es instrumento de la función de condensación del prestigio
de la marca; segundo, valorando si los criterios de selección que se
contienen en los contratos de distribución se insertan
adecuadamente en la garantía de aquella función marcaria y,
tercero, apreciando en el caso particular si resultan fundados
motivos de que el demandado, al incumplir con tales criterios por
la forma de venta y exposición de productos de las marcas del
fabricante en su página web, ha alterado o modificado del estado
de los productos de la marca de renombre o perjudicado su imagen,
prestigio o aura de lujo justificando la aplicación el apartado 2 del
artículo 13 RMC.
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Vol. 105 TMR
“. . . en todo caso desde el punto de vista de los consumidores,
la estructura del mercado no se opone a la existencia de canales
de distribución diferenciados, adaptados a las características
propias de los diferentes productores y a las necesidades de las
distintas categorías de consumidores.” (STJUE, de 25 de
octubre de 1977, asunto 26/76, apart. 20 -Metro-).
Distribución selectiva, usuarios de productos de calidad,
protección de imagen y prestigio de estos productos. Y tras ellos, la
marca actuando como ciudadela, a modo de baluarte, con el arma
de la exclusividad propia de su naturaleza, prestándose a ser
utilizada por el titular para defender una determinada política o
estrategia competitiva que constituye, respecto de las marcas de
renombre, una conveniencia, cuando no una necesidad y que por
ello encuentra, como hemos querido exponer, plena justificación y
amparo jurídico.