CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I
CAUSA N° 12.279/2007 – S.I. – OVINTO S.A. C/INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTRO S/DENEGATORIA DE PATENTE.
Juzgado n° 5
Secretaría n° 9
En Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril de 2016, reunidos en
Acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de
conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:
1. La sentencia de fs. 411/416 hizo lugar a la demanda y declaró la nulidad
de la Resolución dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial n° 516/07 del
16 de mayo de 2007 que había denegado el registro solicitado por la actora por Acta n°
2.446.909 del signo “Tunuyán”, para todos los productos de la clase 33 del nomenclador
internacional. Para así decidir, el señor juez a-quo ponderó que la demandante ya era titular
desde antiguo de la marca mixta “Tunuyán” en la clase pretendida, con anterioridad a la
vigencia en nuestro país del Tratado ADPIC y de la ley 25.163 y su decreto reglamentario,
de manera que no podía reprocharse mala fe a la nueva solicitud del 25/7/2003. Consideró
que era lógico que el titular de la marca modernizase o actualizase su signo –en el caso,
desde el punto de vista gráfico y no ideológico–, máxime que el derecho marcario protege
los signos a perpetuidad, con tal que sean usados
y renovados continuamente.
Consecuentemente, anuló la decisión denegatoria del I.N.P.I. y acogió la demanda, con
costas por su orden y en todas las relaciones.
2. Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes. La actora interpuso
recurso a fs. 424, concedido a fs. 427. El memorial fue fundado a fs. 430/437 y mereció el
responde de fs. 449/453. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial dedujo recurso a
fs. 419, el que fue concedido a fs. 420. La expresión de agravios corre a fs. 438/446 y
recibió la contestación de fs. 454/460.
3. La parte actora se agravia por la liberación del Instituto Nacional
Vitivinícola, por la falta de tratamiento de la nulidad del artículo 3 de la resolución 32/2002
y por la distribución de las costas en el orden causado.
Por su lado, el I.N.P.I. pide la revocación total de la sentencia, con
imposición de costas a la contraria. Afirma que la marca que la actora tenía registrada con
anterioridad a la vigencia en el país del tratado ADPIC y al dictado de la ley 25.163, era
distinta, tanto en cuanto a su grafía como en cuanto a su alcance y, por tanto, debe ser
considerada una nueva solicitud –y no renovación de la precedentemente inscripta–,
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debiendo por tanto ajustarse a los límites que impone el respeto a las indicaciones
geográficas. Argumenta que la intervención del Instituto ha sido en su función de control de
legalidad en la especialidad, y que debe ponderarse como dictamen de experto el producido
en el expediente administrativo con relación a la interpretación del artículo 32, inciso ‘c’ de
la ley 25.163. Por lo demás, reclama que se otorgue al acto dictado por el I.N.P.I. la
presunción de legitimidad y la eficacia que le corresponde.
4. El conflicto se suscitó a raíz de la resolución denegatoria emitida por el
I.N.P.I. de la solicitud de registro de la marca mixta “Tunuyán”, Acta n° 2.446.909 del
25/7/2003, para todos los productos de clase 33. Se trata de un conjunto formado por una
denominación con grafía particularizada y una figura romboidal estilizada en la que se
apoyan las letras. La resolución denegatoria del I.N.P.I. n° 40.438 del 16/5/2007,
Disposición n° 516/07 de la Dirección de Marcas de la misma fecha que corre a fs.
135/137, se sustentó en una interpretación conjunta del art. 3 inciso ‘c’ de la ley 22.362,
artículo 32, inciso ‘c’, de la ley 25.163, en el artículo 54, inciso ‘b’, del decreto 57/2004,
reglamentario de la ley 25.163, y en el dictamen del Instituto Nacional de Vitivinicultura
emitido el 9/5/2005, que corre a fs. 22/23.
La parte actora Ovinto S.A. –continuadora de la empresa Guisasola
Hermanos S.A.– ha sostenido que su derecho marcario es anterior y preeminente al
establecimiento de “TUNUYAN” como indicación geográfica protegida en el ordenamiento
jurídico argentino (por la Resolución C.32/2002 del 14/11/2002 del Instituto Nacional de
Vitivinicultura), habida cuenta que ha sido titular de la marca “Tunuyán” desde hace más de
treinta años. En tal sentido, invocó su marca mixta original (documentación de fs. 303/305,
fs. 316 y 332), que es la renovación de los antiguos registros n° 451.111; n° 701.843;
1.039.157 y n° 1.715.656, que sigue vigente.
Ahora bien, entre la original marca mixta n° 451.111, sucesivamente
renovada, y la marca mixta solicitada por Ovinto S.A. por Acta n° 2.446.909, que suscitó
este conflicto, existen las siguientes diferencias: la grafía del elemento denominativo es
distinta, las respectivas líneas de apoyo de las letras son de diseño disímil, el conjunto más
antiguo integra la frase “marca registrada” y, además, varía el alcance de la marca. Ello es
así pues el signo antiguo –sucesivamente renovado– protege productos de toda la clase
excepto “sidras”. En cambio, el nuevo signo ha sido solicitado para cubrir productos de
toda la clase sin excepciones. Estas diferencias son relevantes pues me llevan a concluir
que no se trata de una mera renovación de la marca ya registrada por el titular –con
anterioridad a la vigencia en el país del tratado ADPIC y al dictado de la ley 25.163 y su
decreto reglamentario–, sino que se trata de una nueva marca cuya solicitud fue presentada
el 25 de julio de 2003 (ver publicación el 10/8/2003).
5. En este contexto fáctico, repasaré las normas jurídicas que permiten
dirimir el conflicto. La ley 22.362 contiene una prohibición específica sobre el tema que
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nos ocupa. Dispone: “No pueden ser registrados:…c) las denominaciones de origen
nacionales o extranjeras” (artículo 3, inciso ‘c’). En esa época la legislación argentina no
contemplaba un régimen específico para indicaciones de procedencia y denominaciones de
origen, razón por la cual, además de la prohibición del registro, la protección debía ser
enfocada desde la óptica de la competencia desleal (art. 10 bis del Convenio de Paris y art.
7 de la ley 22.803).
Una circunstancia de impacto relevante para el ordenamiento jurídico
argentino fue la entrada en vigor del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio, aprobado por ley 24.425 y vigente en
las condiciones del artículo 65, apartados 1 y 2 y jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Por este instrumento de jerarquía superior a las leyes, el Estado se ha
obligado con claridad a un cierto nivel de protección, a saber: “Todo Miembro, de oficio si
su legislación lo permite o a petición de parte interesada, denegará o invalidará el registro
de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación
geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal
indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de
naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen”
(artículo 22, párrafo 3, Acuerdo citado). Las indicaciones geográficas concernientes a vinos
o bebidas espirituosas reciben una protección adicional, en términos del tratado, pues
resulta suficiente para denegar el registro de toda marca de fábrica o de comercio (que
consista en una indicación geográfica referente a vinos o a bebidas espirituosas) –o para
invalidarlo- que los vinos o bebidas involucradas no tengan el origen que corresponda a la
indicación geográfica (artículo 23, párrafo 2, ADPIC).
Como excepción a esta regla general que impide el registro o permite
invalidar el registro en las condiciones indicadas, el tratado contempla la protección de los
derechos marcarios preexistentes, es decir cuando se hayan adquirido de buena fe en dos
situaciones: a) antes de la fecha de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo para el
Miembro de que se trata, y b) antes de que la indicación geográfica en cuestión estuviera
protegida en su país de origen (artículo 24, párrafo 5, tratado ADPIC).
6. A fin de determinar el primer punto, la fecha de aplicación de las
disposiciones del tratado para la República Argentina está dada por el 1/1/1996 (art. 65,
párrafo 1, ADPIC), si bien, como país en desarrollo, la República Argentina podía aplazar
la aplicación de las nuevas disposiciones hasta el 1/1/2000 (artículo 65, párrafos 1 y 2,
doctrina de Fallos 324: 204, considerando 10°; esta Cámara, Sala 1, causa 266/05 del
12/8/2010). En este contexto, la adecuación de la legislación argentina se dio antes de esa
fecha, pues la ley 25.163 fue promulgada de hecho el 6/10/1999 y allí se establecieron los
criterios para la identificación y la protección de las “indicaciones geográficas”.
Ciertamente, por la jerarquía superior de un tratado en relación a una ley nacional, esta
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última debe ajustarse a los niveles de protección comprometidos por la República Argentina
en el ADPIC.
El capítulo III de la ley 25.164 (artículo 4 y siguientes) establece las
nociones fundamentales sobre las indicaciones geográficas, el capítulo V se refiere a los
alcances de tal protección y en el capítulo X, como “Disposiciones complementarias” se
establece que la autoridad de aplicación elaborará el padrón básico de las áreas geográficas
y áreas de producción preliminares que por sus aptitudes para la producción de uvas puedan
pretender acceder a una IG, a los efectos de cumplir con las normas internacionales, nómina
que debe ser publicada en el Boletín Oficial.
En cumplimiento de esta última misión, el Instituto Nacional de
Vitivinicultura dictó en diciembre de 1999 la Resolución C.23/99 y, posteriormente,
siempre en los términos de los artículos 36 y 50 de la ley 25.163, la Resolución C.32/2002
del 14 de noviembre de 2002, que cuenta con un anexo donde se establece la protección
como “indicación geográfica” de los productos de las regiones que se enuncian, entre ellas,
TUNUYAN, en la Provincia de Mendoza.
7. Reitero lo atinente al derecho prioritario de una marca adquirida
–solicitada, registrada– de buena fe, en los términos del apartado 5 del artículo 24 del
tratado ADPIC: las disposiciones del tratado no afectarán la validez del registro ni la
legitimidad de su uso cuando la marca haya sido registrada “antes de la fecha de aplicación
de estas disposiciones” por el Estado miembro (en el caso, antes del 1/1/2000); o, “antes de
que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen” (en el caso, antes de
la protección de “TUNUYAN” como indicación geográfica por la resolución de la
Autoridad de aplicación el 14/11/2002).
En ese contexto dado por las obligaciones internacionalmente asumidas por
nuestro país en un tratado –norma de jerarquía superior– debe ser interpretado y aplicado el
artículo 32, inciso ‘c’, de la ley 25.163: las marcas ya registradas de buena fe con
anterioridad a que un área torne “indicación geográfica” protegida, mantendrán su validez y
podrán continuar siendo usadas por su titular de conformidad con los derechos de
propiedad industrial.
Esta interpretación es, por lo demás, coincidente con el dictamen n°
04001/2007 del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que interpretó que el espíritu del
legislador en el caso del art. 32, inciso ‘c’, de la ley 25.163 fue preservar derechos en
cuanto a marcas ya registradas al momento de la sanción de la ley y, por tanto, no alcanza al
supuesto en que los titulares quieran modificar, actualizar o readecuar sus marcas, supuesto
diferente a la mera renovación (conf. fs. 130/134 y Resolución n° 516/07 del I.N.P.I. que
siguió idéntico criterio al citado dictamen, el que, por lo demás, resultaba vinculante en los
términos del art. 54, inciso ‘b’, del decreto 57/04; fs. 135/137 de este expediente).
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8. Lo expuesto, me lleva a concluir que, sin perjuicio de los derechos
marcarios de la actora sobre el registro de la antigua marca mixta “Tunuyán” (conjunto que
aparece en el acta de fs. 390, para productos de toda la clase excepto “sidras”), y proviene
del registro n° 1.715.656 y sus antecedentes –la cual fue concedida bajo el n° 2.414.902 y
se encuentra vigente hasta el 13/12/2020, fs. 391), no puede aceptarse su impugnación del
acto administrativo dictado por el I.N.P.I. (Resolución n° 516/07), habida cuenta que esa
resolución denegatoria impide registrar la marca pedida por Acta n° 2.446.909, que es una
solicitud autónoma.
De conformidad con los argumentos desarrollados, esa marca mixta (que se
pretende para toda la clase 33 y tiene diferencias en el conjunto gráfico respecto de la
anterior), no constituye una mera renovación sino una solicitud de registro nueva, que es de
julio de 2003, es decir, posterior a la fecha de vigencia de las obligaciones del tratado
ADPIC para la República Argentina (año 2000) y también posterior a la fecha en que la
autoridad competente argentina ha reconocido a “TUNUYAN” como indicación geográfica
(año 2002).
9. En suma, encuentro fundados y razonables los agravios presentados en
esta instancia por el Instituto demandado y propiciaré la revocación de la sentencia, pues la
Resolución n° 516/07 del 16 de mayo de 2007 se ajusta al ordenamiento jurídico, dado que
interpreta las normas nacionales en el sentido exigido por el tratado ADPIC.
En cuanto al recurso de la parte actora, coincido con el señor juez a-quo en
cuanto a la falta de legitimación pasiva del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la acción
de impugnación de la Resolución n° 516/07 y de la inconstitucionalidad de las normas
impugnadas en este expediente. Es evidente,
por lo demás, que el planteo de
inconstitucionalidad del art. 54, inciso ‘b’, del decreto 57/04 reglamentario de la ley 25.163,
no está fundado y es una mera expresión de disconformidad que constituye un óbice para su
tratamiento por falta de relación circunstanciada con el conflicto (conf. dictamen fiscal a fs.
255). Queda suficientemente claro, además, que comparto la validez y la compatibilidad del
art. 3 de la Resolución C.32/2002 con las normas de superior jerarquía, como son los
artículos 23 y 24, párrafo 5, del Acuerdo ADPIC, aprobado por la República por ley 24.425
y modificatorias.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: a) desestimar el recurso de la parte
actora; b) hacer lugar al recurso de la parte demandada, Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, rechazando la demanda, con costas del litigio a la demandante; y c) imponer las
costas de Alzada a la parte actora, de conformidad con el principio objetivo de derrota (art.
70, primera parte, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según el Digesto
Jurídico Argentino).
Los doctores Francisco de las Carreras y Ricardo Víctor Guarinoni
adhieren al voto que antecede.
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En mérito a lo deliberado en el Acuerdo transcripto, el Tribunal
RESUELVE: : a) desestimar el recurso de la parte actora; b) hacer lugar al recurso de la
parte demandada, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechazando la demanda, con
costas del litigio a la demandante; y c) imponer las costas de Alzada a la parte actora, de
conformidad con el principio objetivo de derrota (art. 70, primera parte, Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, texto según el Digesto Jurídico Argentino).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
María Susana Najurieta
Ricardo Víctor Guarinoni
Francisco de las Carreras
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