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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
08019370152008100217
Audiencia Provincial
Barcelona
15
887/2007
372/2008
IGNACIO SANCHO GARGALLO
Sentencia
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
rollo nº 887/07-2ª
JUICIO ORDINARIO Nº 491/2006
JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm.
Ilmos. Sres.
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO
En la ciudad de Barcelona, a trece de octubre de dos mil ocho.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes
autos de Juicio Ordinario, número 491/2006 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, a
instancia de VALLES-PACK, S.A., representada por la procuradora Marta Durban Piera, contra
VALLESPACK 2002, S.L., representada por la procuradora Elisa Rodés Casas. Estos autos penden ante
esta sala en virtud del recurso apelación interpuesto por VALLES-PACK, S.A. contra la sentencia dictada en
los mismos el día 27 de febrero de 2007.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "Estimo parcialment la
demanda formulada por la representació processal de VALLES-PACK, S.A. i: A) Declaro que 1) la
companyia mercantil VALLES-PACK, S.A. té el dret exclusiu i excloent sobre el nom comercial no. 0165018
consistent en la seva denominació social; 2) La utilizació efectuada per la demandada de la denominació
VALLESPACK com signe distintiu infringeix els
drets de propietat industrial de l'actora; 3) El registre del nom de domini www.vallespack.com també
suposa una infracció d'aquests drets. B) Condemno a la demandada VALLESPACK 2002, S.L. a 1) Deixar
d'utilitzar la seva denominació social com signe distintiu per a activitats idèntiques o similars a les de
l'actora; 2) A transferir-li la titularidad del nom de domini www.vallespack.com, i 3) A retirar immediatament
el rètol d'establiment i tot el material publicitari en que la denominació social de la demandada s'utilitza com
signe distintiu, i a la seva immediata destrucció"
SEGUNDO: La representación procesal de la demandante VALLES-PACK, S.A. interpuso recurso de
apelación contra la citada sentencia. Admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta sala,
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previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales. Para la
votación y fallo del recurso se señaló el día 10 de septiembre de 2008.
TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La sentencia dictada en primera instancia estima parcialmente la demanda y contiene
varios pronunciamientos declarativos y otros condenatorios. La sentencia declara que la actora,
VALLES-PACK, S.A., es titular del nombre comercial 0165018 "VALLES-PACK, S.A." y que los derechos de
la actora sobre este nombre comercial se han visto infringidos por la utilización que la demandada hace de
la denominación VALLESPACK como signo distintivo, así como por el registro del nombre de dominio
www.vallespack.com. Consiguientemente, la sentencia condena a la demandada a: dejar de usar su
denominación social como signo distintivo para distinguir actividades idénticas o similares a las de la actora;
transferir a esta última el nombre de dominio www.vallespack.com; y retirar el
rótulo del establecimiento y cualquier material publicitario en que la denominación social de la
demandada se utilice como signo distintivo, así como a su destrucción.
La sentencia tan sólo es recurrida por la actora, pues la demandada, si bien anunció el recurso, no
llegó a formularlo en tiempo y forma. La actora impugna que la sentencia haya desestimado dos
pronunciamientos declarativos solicitados (que se declare que tiene derecho exclusivo y excluyente sobre
su denominación social y que se declare que la utilización por la demandada de su denominación social
VALLESPACK 2002, S.L. constituye un acto de violación del derecho que la actora tiene sobre el nombre
comercial 0165018 "VALLES-PACK, S.A.") y la petición de condena a la demandada para que cambiara su
denominación social. También impugna la sentencia por la incongruenccia omisiva que supone el no
pronunciarse sobre la petición de condena de la demandada a la publicación de la parte dispositiva de la
sentencia. Y por último, impugna la sentencia porque siendo procedente la estimación total de todas las
pretensiones contenidas en la demanda, no imponga a la demandada las costas.
SEGUNDO: Respecto de la petición de que se declare que la actora tiene derecho exclusivo y
excluyente sobre su denominación social, VALLES-PACK, S.A., conviene aclarar su improcedencia, pues en
sí misma la denominación social no confiere ningún derecho de uso exclusivo y excluyente, como sí ocurre
con la titularidad de la marca o del nombre de dominio (art. 34 LM ). Como recuerda la Dirección General de
los Registros y del Notariado, la denominación social, que forma parte del contenido esencial de los
Estatutos de una sociedad anónima (art. 9 TRLSA ), cumple "una función básicamente individualizadota en
cuanto identifica a las sociedades que operan en el tráfico. Esta característica distingue la denominación
social de otros institutos, propios del derecho de la empresa, dirigidos a la protección de las actividades
comerciales realizadas por la sociedad mercantil ya sea en orden a la propiedad comercial (productos,
nombre comercial) de las empresas que desarrollen, ya en orden al derecho de competencia" [RRDGRN 25
abril 2000 (RJ 2000/5837) y 23 abril 2002 (RJ 2002/8903]. Es cierto sin embargo, que para lograr esta
finalidad, la denominación social ha de responder
tanto a la exigencia de novedad y de veracidad (en el sentido de que los términos, expresiones o
indicaciones incluidos en la denominación no puedan inducir a error sobre la individualidad, clase o
naturaleza del ente llamado a utilizarla), como a la de falta de identidad con la de otra sociedad existente
(arts. 406 y 407 RRM). En relación con este último requisito, tanto el art. 2 TRLSA como el actual art. 407
RRM prescriben que no cabe adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente. Es
lógico que este art. 407 RRM permita en estos casos al Notario no autorizar y al Registrador no inscribir las
sociedades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la otra entidad preexistente. El
hecho de que esta coincidencia no haya sido apreciada por el Notario o por el Registrador no impide que
pueda serlo por los tribunales, bajo cuya salvaguarda quedan los asientos registrales, como recordaba la
RDGRN 20 mayo 2000 (RJ 2000/5842). Y es bajo esta perspectiva que podemos reconocer a la sociedad el
derecho subjetivo para instar las acciones pertinentes para impedir que se inscriban en el Registro Mercantil
denominaciones sociales idénticas posteriores a la suya. Pero esto no es propiamente un derecho a usar la
denominación social, porque no es propiamente objeto de uso como tal, sin perjuicio de que pueda serlo
como nombre comercial sin necesidad de que esté registrado. Por esta razón, en puridad, resulta
improcedente el pronunciamiento declarativo solicitado.
TERCERO: Como la sentencia no ha sido impugnada por la demandada, constituye un
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pronunciamiento firme del que debemos partir que la actora es titular del nombre comercial registrado
0165018 "VALLES-PACK, S.A.", para distinguir la actividad de transacciones mercantiles de su negocio
dedicado al termoconformado de plásticos y los transformados de plastico, y que la demandada ha infringido
el derecho de exclusiva que le confiere a la actora su nombre de dominio por medio de la utilización de su
denominación social VALLESPACK 2002, S.L. como nombre comercial. Lo que se discute en esta alzada es
si esta infracción, al amparo del art. 34.2 LM , le confiere a la actora acción para que no sólo se condene a
la demandada a cesar en la utilización de la denominación social como nombre comercial y a la remoción de
efectos, sino también a que se le condene a cambiar de denominación social.
Estamos ante un conflicto entre nombre comercial ("VALLES-PACK, S.A.") y denominación social
("VALLESPACK, S.L.") posterior, pues el registro del nombre comercial fue concedido el 3 de marzo de
1995 y la sociedad demandada se constituyó con la denominación social VALLESPACK 2002, S.L. el 22 de
marzo de 2002.
La denominación de una sociedad mercantil cumple, como en el caso de cualquier persona jurídica, la
función de identificar dicha entidad de entre otras, en el marco de las relaciones jurídicas, permitiéndosele
ser sujeto de derechos y obligaciones, y por lo tanto capaz de adquirir bienes o celebrar negocios jurídicos
con las limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero siendo cierto lo anterior, también lo es que la
denominación de una persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es
susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el público al crédito o
reputación que, a su juicio, merecen los productos o servicios que ofrece la empresa. De este modo, como
recordaba la STS de 18 de mayo de 2006 , "la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven
en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La
denominación social es un signo de identidad personal, identifica al titular --empresario-- a modo de un
nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial
es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de
otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico. En principio,
parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe
incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de
confusión".
En este sentido, el art. 34.2 LM , al regular el alcance del ius prohibendi que se reconoce al titular de
la marca, se dirige al uso por terceros del signo registrado en el tráfico económico. Esta limitación del ius
prohibendi al uso del signo en el tráfico económico del art. 34.2 LM (que supone una transposición
prácticamente literal del art. 5.1 de la Directiva 89/104/CEE ) guarda relación con el propio concepto legal de
marca, que según el art. 4 LM debe servir para identificar "en el mercado" los productos o servicios de
una empresa de los de otras. En nuestro caso no cabe duda de que la demandada ha utilizado con esta
finalidad su denominación social, y de hecho ha sido condenada por ello a cesar en dicho uso.
Bajo la vigencia de la anterior Ley de Marcas de 1988 , como recuerda la citada STS de 18 de mayo
de 2006 , la jurisprudencia reconocía "la facultad de pedir por parte del titular de una marca o nombre
comercial prioritario la modificación de la denominación social posterior, cuando hay identidad o similitud en
las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea para los consumidores un riesgo
de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la
procedencia empresarial, si bien la modificación de la nomenclatura social debe limitarse al vocablo o
vocablos que producen la confundibilidad". Esta doctrina jurisprudencial ha quedado avalada con la Ley de
Marcas de 2001 , aplicable al presente caso, que además de la regulación contenida en el art. 34.2 LM que
permite extender, como hemos visto, el ius prohibendi frente al uso del signo registrado como denominación
social, para identificar la empresa, siempre que se genere riesgo de confusión, también prevé en la
disposición adicional Decimoséptima que "Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el
cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta
de pleno derecho...". Si la Ley prevé esta posibilidad es que cabe, en el ejercicio de una acción de violación
de la marca o nombre comercial, instar la modificación de una denominación social, lo que a su vez
presupone que dicha denominación social pueda constituir una infracción de los derechos de exclusiva
sobre la marca o el nombre comercial registrado. Razón por la cual, debe estimarse en este extremo el
recurso de apelación.
CUARTO: Para la jurisprudencia constitucional, la congruencia de la sentencia exige una adecuación
entre lo resuelto -parte dispositiva- y el objeto del proceso, que se determina atendiendo a los sujetos, el
petitum y la causa petendi (STC 144/1991, 161/1993 y 122/1994 ). Por lo que el debate sobre la
congruencia de la
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sentencia recurrida y la procedencia de entrar a resolver sobre lo que según el recurso de apelación
debía haberse resuelto, gira entorno a la determinación de las pretensiones de las partes que conforman el
objeto del proceso. La jurisprudencia de la sala primera del Tribunal Supremo también es constante cuando
recuerda que sólo reclaman un pronunciamiento congruente las cuestiones oportunamente deducidas en la
demanda y, en su caso, la contestación, esto es en los escritos de alegaciones, que son los que han de
confrontarse con la parte dispositiva de la resolución (SSTS 22 octubre 1994, RJ 1994/9025; 24 marzo
1998, RJ 1998/1519; 15 diciembre 1998, RJ 1998/9558; 21 febrero 2000, RJ 2000/753; 2 julio 2002, RJ
2002/5899; 9 julio 2002, RJ 2002/5903; 30 diciembre 2002, RJ 2002/10757; 11 marzo 2003, RJ 2003/2571;
16 julio 2003, RJ 2003/5142 ). En nuestro caso, la demanda solicitó expresamente en el suplico que se
ordenara "la publicación de la sentencia condenatoria en un diario local y otro nacional, a fijar en ejecución
de sentencia, a costa de la demandada", lo que se fundaba en el art. 41 e) LM. La sentencia de primera
instancia omite cualquier pronunciamiento al respecto, razón por la cual incurre en incongruencia omisiva, al
no dar respuesta a todas las peticiones formuladas, lo que debe dar lugar a que en esta alzada nos
pronunciemos sobre la procedencia de esta petición.
Efectivamente, la infracción del derecho sobre un nombre comercial registrado concede a su titular el
ejercicio de una pluralidad de acciones, previstas en el art. 41 LM , entre las que se encuentra la publicación
de la sentencia. Esta acción tiene una naturaleza mixta, pues pretende de una parte un resarcimiento "in
natura" de la mala imagen que se hubiere podido causar a la marca con la infracción y, de otra, paliar los
efectos perniciosos generados por la infracción. En el presente caso no consta que la violación de la marca
haya ocasionado un perjuicio al goodwill de la marca de la actora, sino tan sólo los derivados del mero
riesgo de confusión. Es por ello que, en cuanto a la difusión del fallo, se advierta desproporcionada la
publicación de la sentencia en dos periódicos de difusión general, siendo suficiente la inserción de un
anuncio o nota informativa en dos revistas del sector que contenga el fallo de la sentencia de primera
instancia con la modificación sufrida por esta sentencia de apelación.
QUINTO: Estimado sustancialmente el recurso de apelación no procede hacer expresa condena en
costas en esta alzada, de conformidad con el art. 398.2 LEC .
En la medida en que se han estimado sustancialmente las pretensiones ejercitadas por la actora en
primera instancia, procede la condena en costas de la demandada (art. 394 y 397 LEC ).
FALLAMOS
ESTIMAR sustancialmente el recurso de apelación interpuesto por VALLES-PACK, S.A. contra la
sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona de fecha 27 de febrero de 2007 , cuya parte
dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente; que modificamos en el sentido de condenar a
la demandada, VALLESPACK 2002, S.L. a modificar su denominación social y a publicar un anuncio o nota
informativa en dos revistas del sector que contenga el fallo de la sentencia de primera instancia con la
modificación sufrida por esta sentencia de apelación. Todo ello con expresa imposición de las costas de
primera instancia a la demandada y sin que proceda hacer expresa condena respecto de las costas de esta
alzada.
Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con
testimonio de la misma para su cumplimiento.
Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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