la marca notoria

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LA MARCA NOTORIA
• 1. Concepto. ...................................................................................... 2
• 2. Atributos de la marca notoria. ....................................................... 2
• 3. Prueba de la notoriedad de las marcas. ........................................ 3
• 4. La notoriedad de las marcas en la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina. ............................................................................ 6
• 4.1 Regulación. ............................................................................. 6
• 4.1.1 La notoriedad como causal de irregistrabilidad ............... 6
• 4.1.2 Ámbito territorial de conocimiento de la marca notoria .... 8
• 4.1.3 La cancelación del registro de una marca por notoriedad
de la marca de un tercero ........................................................................... 9
• 4.1.4 La notoriedad y el uso obligatorio de la marca registrada
..................................................................................................................... 10
• 4.2 La notoriedad en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina ............................................................................. 11
• 4.2.1 Diferencia entre la marca notoria y la renombrada. ......... 11
• 4.2.2 La prueba de la notoriedad de una marca ....................... 12
• 4.2.3 Relevancia del momento en que se debe probar la
notoriedad de un signo ............................................................................... 12
• 4.2.3 Razón de la mayor protección otorgada a los signos
notorios por las normas .............................................................................. 12
• 4.2.4 Las semejanzas de las marcas notorias con otros signos
..................................................................................................................... 13
• 5. Jurisprudencia Colombiana sobre marcas notorias ...................... 14
• 6. La notoriedad marcaria en normativas internacionales ................. 16
• 6.1 En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial ..................................................................................................... 16
• 6.2 En el Tratado de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Industrial relacionados con el comercio (ADPIC). ...................................... 17
• 7. Conclusiones ................................................................................. 18
• 8. Bibliografía .................................................................................... 19
Por: Ricardo A Camacho G.
*Este artículo es una versión con algunas modificaciones y nuevas citas del artículo
denominado: La marca notoria, que fue publicado por la Universidad de Alicante, en
septiembre del año 2001 en www.uaipit.com (el Portal de Internet de la Universidad de
Alicante (España) sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información).
* El autor es abogado Javeriano de la promoción de 1983, ha escrito varios artículos en
temas relacionados con la propiedad industrial. Dirección: [email protected] o
[email protected]
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1. Concepto. ➦
Por marca notoria se entiende, aquella que es conocida por la mayor parte del sector
pertinente del público consumidor del producto o servicio que se distinga con ella, debido a
la reputación adquirida por su uso y difusión.
Cuando el conocimiento de la marca notoria excede a los consumidores habituales de los
productos o servicios distinguidos con ella, nos encontramos con las marcas renombradas,
las cuales tienen un alto grado de reconocimiento por el público en general, y se asocian
con una buena calidad del producto o servicio en que se emplea la marca.
La calidad del producto o servicio en que se emplea la marca notoria no es, en todos los
casos, una cualidad intrínseca de la marca notoria, ya que en la actual sociedad de
consumo, donde sin duda alguna, la publicidad ocupa un lugar destacado en las
estrategias de comercializacion de los productos o servicios, es factible que la fama de un
producto se deba en buena medida a una adecuada estrategia de comercializacion de los
productos o servicios que se comercializan en el tráfico comercial con la marca
notoriamente conocida.
En relación con el concepto de marca notoria debe resaltarse la definicion del profesor
Manuel Arean Lalin 1 : “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que
usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relacion con los
cuales la marca es usada”.
2. Atributos de la marca notoria. ➦
Como ya quedo señalado, la marca notoria es ampliamente conocida entre el sector
pertinente del público debido a su uso frecuente y a su gran difusión. Por fuerza una marca
notoria ha debido ser usada en algún país, lo que unido a una amplia difusión origina una
gran aceptación por los consumidores.
Ese uso de la marca y su difusión pueden solamente haberse producido en las fronteras de
un país, entonces nos encontraremos ante una marca con una notoriedad de alcance
meramente nacional.
Sin embargo , también es posible que la difusión intensa de la marca y el consecuente
conocimiento de la misma haya transcendido del país donde es una marca reconocida
como notoria, como consecuencia de la promoción intensa del signo, con independencia
de que la marca no se use en los otros países. En este caso nos encontraremos ante una
marca notoria con alcance internacional.
En ambos supuestos es inherente a la notoriedad de la marca la presencia de varias
condiciones, las cuales se sintetizan de la siguiente manera :
- Que la marca haya sido intensamente usada en algún país, aunque no necesariamente
en el país en que se reclama la protección.
- La notoriedad es también el resultado de una amplia difusión del signo que se traduce en
su reconocimiento en el mercado.
Finalmente, debe reiterarse, que la calidad del producto o servicio distinguido con la marca
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notoria se presenta con frecuencia, ya que la aceptación de la marca por el público puede
ser su consecuencia, aparte de la promoción de la misma. Pero no puede considerarse
como un requisito esencial para el reconocimiento de la notoriedad de un signo, ya que se
debe aceptarse, que debido a la moderna estrategia de publicidad y mercadeo, no
necesariamente los productos o servicios exitosos son los que cuentan con una mayor
calidad, porque su éxito, en ocasiones, se debe a una promoción agresiva y a unos hábitos
de consumo arraigados.
3. Prueba de la notoriedad de las marcas. ➦
Sea lo primero indicar sobre la prueba de la notoriedad de una marca, que la necesidad de
su prueba se desprende del propio concepto de la misma y del papel que desempeña en el
mercado.
Lo anterior, porque si se entiende por marca notoria la que es conocida por un alto
porcentaje de los consumidores del producto o servicio distinguido con ella, no tiene
porque rebasar su conocimiento la esfera de los consumidores respectivos, y los otros
sectores empresariales y comerciales pueden desconocer la marca, siendo necesario por
tal motivo probar su existencia.
Es más, debe anotarse, que aún en el caso que el juez o funcionario administrativo, que
conozcan de una actuación relacionada con una marca, que se alega es notoriamente
conocida, formen parte del grupo de consumidores del producto o servicio distinguido con
la marca, no pueden decidir basados en su propio conocimiento, pretermitiendo para el
reconocimiento de la notoriedad de la marca la necesidad que se aporten o practiquen las
pruebas de la misma, todo en arras de tomar una decisión objetiva 2 .
Sin embargo, cuando la marca alcanza un alto grado de reconocimiento en el mercado,
como consecuencia de su uso y de la calidad de los productos o servicios distinguidos con
ella, siendo asociada con un origen empresarial determinando de manera inequívoca y
particular por los consumidores, estamos ante las marcas con el grado de notoriedad más
alto que son las renombradas. Es tal la fama de la marca renombrada, que su identificación
como signo distintivo de un producto o servicio determinado, se efectúa por un altísimo
grupo de consumidores, más allá, inclusive, del círculo de consumidores habituales del
producto o servicio distinguido por la marca 3 . En la medida que sea mayor la notoriedad
de la marca aumentará la protección que merece el titular de la misma, como
consecuencia de la inversión y esfuerzo que ha hecho en prestigiar su marca.
Es interesante señalar, que cuando sé trata de la prueba de la marca renombrada, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha mostrado partidario de la tesis
propugnada por el Tratadista Otero Lastres, la cual resulta acertada y coherente desde el
punto de vista probatorio, y que se transcribe a continuación:
“Recientemente el Tribunal ha recogido la siguiente doctrina expuesta por el Profesor
Otero Lastres en su obra "La Prueba de la Marca notoriamente conocida en el Derecho
Marcario" quien define la línea final de convergencia de dicho uso y dice:
“Sin embargo, el uso intenso de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, través
de actos de venta del producto o de prestación del servicio y de la publicidad, puede
desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la
marca entre el público de consumidores. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento
de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos e
interesados del correspondiente sector o que la marca se haya difundido entre la
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generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca
notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca
renombrada”.
En las marcas renombradas el principio "notoria non egent probatione" puede ser
aplicado, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los
consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido
directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba.
Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es
notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente
actividad probatoria" (Prof. José Manuel Otero Lastres, ob. cit., pág.: 255)” 4 .
Vale la pena mencionar que la marca renombrada por su propia naturaleza es la de más
fácil prueba, porque debido a su extenso conocimiento abundarán las pruebas, que de ser
necesario deben allegarse. Es decir, en caso de controvertirse la notoriedad del signo.
Para considerar a una marca como renombrada, sin embargo, parece excesivo exigir su
conocimiento por el público en general.
En efecto, para reconocerle a una marca la categoría de ser una marca renombrada, - que
como ya ser anotó es el grado más alto de notoriedad de una marca.-, debe bastar que el
titular pruebe que el reconocimiento de la marca en el mercado, como signo identificador
de los productos o servicios en los que se emplea, se produce en amplios sectores del
mercado y no sólo en el mercado o sector económico correspondientes al producto o
servicio de que se trate, como consecuencia de su difusión y usualmente de la buena
calidad de los productos o servicios que identifica.
Sin embargo, para que el conocimiento de la marca renombrada en el mercado se
constituya en un hecho notorio, sí debe ser conocida por la mayoría del público de los
consumidores en general. Lo que sucede con la marca renombrada, en este caso, es que
es tal su conocimiento en el mercado, que se constituye en un hecho notorio, que no
puede escapar al común de las personas 5 .
En el caso de la marca notoria, la protección del signo no se presenta aplicando el principio
de la especialidad, sino que se extiende a otros sectores económicos y del mercado,
siempre que sea factible que se produzca la lesión de los intereses del titular de la marca
registrada, como clara y acertadamente lo señala el artículo 16 numeral 3 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobre los Adpic, 1994).
En el caso de la marca notoria deberá argumentar el titular de la misma, que quiera la
extensión de la protección de la marca, a productos o servicios sin ninguna conexión con
los distinguidos por ella, las razones en que se funda el eventual perjuicio que le produciría
la solicitud de registro o el uso de una marca confundible. En cambio, la marca renombrada
goza de tanta fama y reputación, que en la práctica, el ámbito de su protección se extiende
a cualquier tipo de productos o servicios, sin que sea necesario ningún tipo de argumentos
o pruebas para extender la protección.
Es claro, de otra parte, que el papel que tiene la naturaleza de los productos o servicios
que se distinguen con la marca es significativo, para cuantificar la prueba de la notoriedad
de la marca, ya que un producto especializado que no tenga un gran conglomerado de
consumidores naturales, piénsese, por ejemplo, en una marca de telescopios para
astrónomos que alcanzarán debido a su uso notoriedad, no exigirá para la declaración de
notoriedad de la marca un porcentaje numeroso de consumidores.
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Por el contrario, tratándose de productos de consumo masivo y especialmente de primera
necesidad, el conocimiento que debe exigirse de la marca para la declaración de
notoriedad correspondiente, se referirá, necesariamente, a un volumen significativo de
consumidores.
Precisamente por lo anterior, al tratarse de productos o servicios con una órbita muy
amplia, y dirigidos a satisfacer necesidades primordiales, el ámbito de protección de
marcas notorias de este tipo de productos debe ser más extenso, que tratándose de las
marcas notorias para productos especializados, y más en el caso que no distingan
productos o servicios esenciales.
En efecto, el amplio espectro de consumidores de un producto de consumo masivo y de
primera necesidad, distinguido con una marca notoria, puede a su vez ser consumidor de
otra gama de productos o servicios, especializados o no. Si un tercero, en relación con
productos o servicios no relacionados con la marca notoria, solicita el registro de una
confundible con la misma es más factible que pueda presentarse el aprovechamiento
injusto del signo notorio, o la dilución de la fuerza distintiva, o del valor comercial de esta
marca. Debe, entonces, determinarse en cada caso, la naturaleza del producto o servicio
distinguido con la marca que se prueba es notoriamente conocida, para apreciar el ámbito
de protección que se le debe otorgar a la marca.
Es sobre este tema interesante resaltar lo sostenido por el Tratadista español Manuel
Areán Lalín:
“El Profesor Manuel Areán Lalín al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha
expresado que ‘el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la
mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es
decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. Y la denominación de
renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la
mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la
jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de
Munich de 1° de Diciembre de 1994 relativa a la marca ‘Shell’ (2 EIPR 1996, pág. D-45)" 6
. (").
Resulta evidente que la prueba de la notoriedad debe acreditar un alto porcentaje de
conocimiento de la marca en el mercado, mediante pruebas directas o indirectas, idóneas
para el efecto. Así, dentro de las pruebas directas se citan las encuestas, sondeos de
opinión y declaraciones de testigos y dentro de las indirectas entre otras cabe considerar la
publicidad, las inversiones de la titular de la marca relacionadas con la promoción de la
misma y otras análogas.
La ponderación del porcentaje de conocimiento de la marca en el mercado mediante la
prueba directa es sencilla, ya que forma parte de la encuesta o sondeo mismo, o del
alcance del contenido del testimonio. Pero tratándose por ejemplo, de la prueba de
publicidad relacionada con la marca, necesariamente se entra en el campo de la
abstracción, donde establecer porcentajes de conocimiento de la marca es bastante difícil.
Pese a lo señalado, las pruebas indirectas de la notoriedad de una marca son idóneas para
su demostración, ya que pueden llevar al convencimiento sobre el gran conocimiento del
signo en el mercado, al funcionario judicial o administrativo.
Resulta interesante sobre el punto anterior referirnos a la resolución 2261/2002, proferida
en el procedimiento de oposición No B 272 668 del 22/07/2002, por la Oficina de
Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en la que se
resolvió la solicitud de registro de la marca UNI 2, solicitada por Lince Telecomunicaciones
S.A., para la clase 9, 37 y 38 de la clasificación de Niza; habiéndose presentado oposición
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al registro por parte de la sociedad Unión Internacional de Limpieza S.A., con base, entre
otros fundamentos, en la notoriedad de su marca UNI 2, en España, para servicios de una
empresa de limpieza. En la resolución reseñada la OAMI concluye que el oponente no
presentó documentación suficiente que acreditara la notoriedad alegada, por lo que
rechaza la oposición presentada. Argumenta la División 2 de oposición en la resolución
que se comenta:
“Sin embargo, la prueba aportada no facilita información sobre el aspecto más importante y
caracterizador de una marca notoria: el grado de conocimiento por parte del público....”
Más adelante señala: “El oponente podría haber presentado información relativa a la cuota
del mercado (para así poder situar a la marca en su contexto), cifras comparativas en
relación con otras empresas del mismo sector, encuestas sobre el grado de conocimiento,
etc, algo que no hizo.” 7
Es evidente, que desde el punto de vista del derecho probatorio es ideal la situación
jurídica en que se ubica quien pretende acreditar la notoriedad de un signo, dentro de una
actuación administrativa o judicial, y prueba, como dice la resolución, “la cuota del
mercado” correspondiente a la marca. Quedará acreditada de esta forma, de una manera
directa y contundente que la mayoría del sector pertinente del público consumidor la
conoce. Pero, se reitera, también puede acreditarse mediante otras pruebas la notoriedad
de un signo, incluso, por ejemplo, sería válido probar la notoriedad de una marca en un
país determinado, acreditando una amplia publicidad del signo, en reconocidos medios de
comunicación, por un período de tiempo significativo, que lleve al funcionario al
convencimiento sobre el carácter notorio de la marca.
Finalmente, debe destacarse la inadecuada utilización de los términos que en materia de
derecho probatorio, ha efectuado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
relación con la prueba de la marca notoria, cuando en el Proceso 19-IP-2001, indicó que
los criterios contenidos en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena (equivalente al artículo 228 de la Decisión 486 actualmente vigente), eran
medios de prueba, siendo que realmente en dicho artículo, como hoy también lo regula el
artículo 228 de la 486 de la Decisión actualmente vigente, se señalan algunos factores a
tener en cuenta tener en cuenta para determinar si un signo es notoriamente conocido,
dentro de los cuales destacan: la extensión del uso de la marca, su difusión, su
antigüedad, etc.
Realmente los criterios señalados en las mencionadas normas son el tema de la prueba
para la acreditación de la notoriedad de una marca, y las pruebas o medios de prueba para
acreditar los mencionados hechos son directas: como en el caso del reconocimiento
judicial (o inspección judicial), la prueba pericial, la de testigos, documental (literal), o
indirecta en el caso de la prueba indiciaria. 8
4. La notoriedad de las marcas en la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina. ➦
4.1 Regulación. ➦
4.1.1 La notoriedad como causal de irregistrabilidad ➦
El primer punto que debe destacarse sobre la regulación legal de la notoriedad en la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es que se consagra como una
causal de irregistrabilidad, que el signo solicitado sea idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios en los que se
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emplee el signo, cuando quiera que, como consecuencia del uso del signo se cause un
riesgo de confusión o de asociación con el tercero titular de la marca notoriamente
conocida, o con sus productos o servicios, un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo, o la dilución de su fuerza distintiva, o del valor comercial o publicitario de la marca.
El texto del mencionado artículo de la Decisión 486 se transcribe a continuación:
“ Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
...................................
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total
o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su
uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o
con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”
Se protege por la norma a los signos distintivos notoriamente conocidos, dentro de los
cuales está la marca notoria, consagrando la irregistrabilidad de los signos confundibles
con ella, si se emplean para los mismos productos o servicios, o similares, evitándose así
la llamada confusión directa de los consumidores, y la llamada confusión indirecta, ya que
también procede la negación de una solicitud de registro de una marca confundible con la
notoria, cuando quiera que se presente riesgo de asociación con el titular de esta marca.
Es claro, que el riesgo de asociación de alguna manera supone algún grado de similitud
entre los productos y servicios, ya que de otra manera no se presentará la asociación con
el empresario por parte de los consumidores. Piénsese, por ejemplo, en la solicitud de una
marca llamada SPECTOR para distinguir puntillas, idéntica a una marca notoria para
distinguir palos de golf, productos tan diferentes que no puede presentarse riesgo de
asociación con el empresario titular de la marca notoria, al no tener conexión competitiva
los mencionados productos.
Los conceptos indicados en la última parte del artículo, que también pueden motivar la
irregistrabilidad de la marca confundible con la notoria son el aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario,
conceptos por los cuales soy de la opinión de en la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, se consagró la señalada distinción doctrinal cuantitativa entre marca
notoria y renombrada.
Lo anterior, porque se precisaría una marca renombrada, es decir, aquella que tiene el
grado más alto de notoriedad, para que los conceptos de él aprovechamiento injusto del
prestigio del signo, la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del
signo, sirvan como causales autónomas que motiven la irregistrabilidad de un signo
idéntico o similar al notoriamente conocido, solicitado para registro en productos o servicios
no relacionados, ya que al ser tan grande la reputación de la marca, la cual es asociada
por los consumidores con una buena calidad del producto o servicio, inevitablemente hará
que se presente una pérdida del valor comercial o publicitario del signo, o del prestigio del
mismo 9 .
Si la marca notoria no tiene un grado de conocimiento más allá de los consumidores del
tipo de producto o servicio que se distinga con ella, o en productos o servicios
relacionados, y un tercero solicita una marca confundible con la marca notoria, para
distinguir productos o servicios sin ninguna relación con los que protege la marca notoria,
será más difícil que se acrediten pruebas o se hagan valer argumentos tendentes a
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establecer el posible aprovechamiento injusto del prestigio del signo, ya que la marca
notoria no tendría prestigio para estos productos o servicios o relacionados (sólo cabría la
posibilidad en las marcas notorias de bienes de primera necesidad y de consumo masivo,
que cuentan con una alta cantidad de consumidores).
En tal hipótesis, tampoco se presentaría una pérdida del valor comercial o publicitario de la
marca notoria, ya que al no tener ninguna clase de reputación en este círculo de
consumidores dicha marca, no la perjudicaría el registro o uso de una marca confundible
por un tercero.
Asunto diferente es que una persona solicite para registro una marca, confundible con una
marca notoria con un grado de notoriedad circunscrito a los productos o servicios que
distingue, o relacionados, pero para distinguir productos o servicios sin ninguna relación
con los distinguidos con la marca notoria, - piénsese en una marca notoria para distinguir
fertilizantes y que solicite la misma marca un tercero para zapatos-, y, efectúa actos para
perjudicar al titular de la marca notoria buscando, por ejemplo, mediante publicidad que los
consumidores asocien la marca solicitada para zapatos, con la notoria idéntica para
fertilizantes.
Sin embargo, la posibilidad de que lo antes descrito se presente, es en la práctica la
creación de una relación artificial entre los productos o servicios, que debe significar la
negación de la solicitud presentada, o la pérdida del derecho del solicitante tratándose de
las acciones de nulidad, sobre derechos ya constituidos.
Observese que en este supuesto, si se puede presentar una aprovechamiento injusto del
signo notorio, pero debido a la conducta desleal del solicitante, que llevó a que fuera
posible la asociación entre ambas marcas, no a una conducta natural del mercado.
4.1.2 Ámbito territorial de conocimiento de la marca notoria ➦
Sobre la regulación legal de la marca notoria se destaca igualmente en la Decisión 486, la
protección regional de la misma, ya que, aunque la norma no define los signos distintivos
notorios, 10 sí indica que se entienden por tales, los que cuentan con ese reconocimiento
en cualquier país miembro de la Comunidad Andina.
Es así mismo destacada, la consagración en el artículo 231 de la norma comentada, de
una acción para prohibir el uso no autorizado a terceros, del signo notoriamente conocido,
brindándole la posibilidad de ejercitar las acciones que correspondan.
Finalmente, desarmoniza con la naturaleza jurídica de las marcas notorias lo establecido
por el literal c) del artículo 230 de la Decisión 486, el cual en la práctica puede llevar al
reconocimiento de marcas notorias escasamente conocidas, que por lo mismo debería ser
suprimido en una futura adecuación de las normas. El artículo referido establece lo
siguiente:
“Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se
aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de
productos o servicios a los que se aplique; o,
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c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique.Para efectos de reconocer la
notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores
referidos en los literales anteriores.”
El conocimiento del mercado de los círculos empresariales, señalado en el literal c) como
sector pertinente para la declaración de notoriedad, es un conocimiento que debece a su
profesión, la cual le exige el conocimiento del mercado en su integridad, al punto que el
empresario próspero muchas veces es el mejor informado, por lo que de él no puede
suponerse un conocimiento mediano, del correspondiente sector en que actúa. Por el
contrario, el empresario en el mundo moderno puede conocer, y debe hacerlo, el mercado
de una manera estratégica y consuetudinaria. Luego una marca conocida por un buen
porcentaje de los empresarios del correspondiente sector de la economía, no
necesariamente es una marca que se ha usado intensamente, y, sobre todo, no
necesariamente es una marca conocida por la mayor parte de los consumidores del
producto o servicio, el cual es el origen de la protección especial de la marca notoria.
El Tratadista Carlos Fernández Novoa señala con mucho acierto:
“En el origen de la notoriedad de la marca se encuentra siempre un uso intenso:
publicidad, oferta de venta de los productos y venta efectiva de los mismos. Pero para que
la notoriedad surja, es preciso que el uso desemboque en un resultado: es necesario que
la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del
origen empresarial de los productos.” 11
4.1.3 La cancelación del registro de una marca por notoriedad de la marca de un
tercero ➦
El primer aspecto que debe destacarse, es que la cancelación del registro de una marca
por la notoriedad de la marca de un tercero, quedo consagrada en el artículo 235 de la
Decisión 486, indicando que esta figura existirá si las normas nacionales la consagran. De
manera que la posibilidad real de aplicarla depende de que una norma nacional la autorice.
Pese a lo mencionado, la parte final del artículo 235 debe considerarse que contiene
criterios obligatorios para los países miembros de la Comunidad Andina, que en sus
normas nacionales establezcan la viabilidad de la cancelación del registro de una marca
por la notoriedad de la marca de un tercero. En efecto, la norma comentada es de un claro
corte imperativo, ya que señala que “...la oficina nacional competente cancelará el registro
de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que
hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de
solicitarse el registro”.
Esto implica la determinación de varias condiciones para la procedencia de la acción, las
cuales son:
- él legítimo interesado debe ser el titular de la marca notoria,
- la marca registrada que se pretende cancelar debe ser confundible con la marca notoria
del accionante y el momento en que debe demostrarse la notoriedad, es cuando se solicitó
la marca confundible con la notoria, y de acuerdo a la legislación vigente en ese momento.
Efectuando una interpretación sistemática de las normas, debe anotarse, que la indicación
del artículo 224 ya analizada, consistente en señalar, que un signo distintivo notoriamente
conocido es el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro, por el sector
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pertinente del público, que el titular de una marca notoria, en países no pertenecientes a la
Comunidad Andina, no puede entablar una acción de cancelación de una marca, similar a
la marca notoriamente conocida de la cual es titular, ya que no se protege la marca
notoriamente conocida en países extracomunitarios, por la Decisión 486 vigente desde el 1
de diciembre de 2000 en la región andina.
Debe señalarse, en relación con la cancelación de registros marcarios, que de haber un
período de tiempo considerable entre la fecha de solicitud de la marca que se pretende
cancelar, fecha en la cual debe demostrarse la notoriedad de la marca de la actora, y el
momento en que se interpone la acción de cancelación, también en ese momento debe
acreditarse la notoriedad. El anterior requisito es para acreditar el interés actual del
accionante, y se deriva de la propia naturaleza de la notoriedad ya expuesta. Es preciso
aceptar, sin embargo, que el desarrollo de esta exigencia ha tenido bases exclusivamente
en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina sobre el punto anterior sostiene, en interpretación que
conserva plena vigencia:
“...en una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará
tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca
controvertida se presentó a registro y fue tramitada”:.. 12
4.1.4 La notoriedad y el uso obligatorio de la marca registrada ➦
Finalmente, es pertinente señalar que la protección a la marca notoria deriva,
precisamente, del uso de la marca, de la inversión en publicidad y del esfuerzo empresarial
realizado por el empresario titular de la misma, que traen como resultado la fama o
connotación especial del signo en el mercado correspondiente.
Por eso, no resultan valederas las argumentaciones de algunos titulares de marcas, que en
procedimientos de cancelación por no uso de los signos alegan, como causal para no
usarla la notoriedad del signo.
En primer lugar, porque la norma que consagra la cancelación por no uso de un registro en
la Comunidad Andina, es decir, el artículo 165 de la Decisión 486, establece que el uso
que debe demostrar el titular del registro para inhibir la acción de cancelación debe
haberse efectuado en algún país Miembro de la Comunidad. Por eso, la notoriedad de la
marca en un País no miembro del Acuerdo, o el uso de la marca producido en dicho País
para demostrar esa notoriedad, no tienen relevancia en un procedimiento administrativo o
judicial efectuado en un País Miembro de la Comunidad Andina.
Si lo que se busca es la cancelación del registro de una marca notoriamente conocida en
algún país miembro de la Comunidad Andina, es menester aceptar que el titular de la
marca deberá acreditar el uso de la misma, lo cual, sin duda, podrá demostrar con
facilidad, precisamente por tratarse de una marca notoria.
Caso distinto se presentaría de buscar un tercero la cancelación por no uso del registro de
una marca, que su titular demuestra es notoriamente conocida en algún país Miembro de
la Comunidad Andina, mediante publicidad, por ejemplo, más no puede acreditar el uso de
la marca, es decir la venta o disposición a título oneroso de productos distinguidos con ella.
Estimo que en este hipotético caso es improcedente la acción de cancelación por no uso
de la marca y debe estimarse como un uso valido, el uso publicitario de la misma, por el
cual pudo adquirir el signo la categoría de marca notoria.
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Ese acto de presencia publicitaria de la marca en el mercado, sin duda obstaculiza el
acceso al registro de marcas confundibles para productos o servicios iguales o similares,
por lo que no resultaría coherente, a mi juicio, la procedencia de una solicitud de
cancelación del registro de una marca por no uso, cuando su titular demuestre la
notoriedad en el área Andina del signo, aunque no haya logrado demostrar la venta o
disposición a título oneroso de bienes distinguidos con la marca en el área andina.
Esa demostración de notoriedad debe efectuarse, claro está, en el tiempo pertinente y en
relación con los productos o servicios que comprende la marca registrada, ya que es en
relación con estos productos y servicios sobre los cuales se ha solicitado la cancelación del
registro de la marca por falta de uso.
Considero que demostrada la notoriedad de la marca, de la forma descrita, se impediría la
cancelación de los productos o servicios amparados por el certificado, sobre los cuales se
acredite la notoriedad de la marca (obtenida como consecuencia de la publicidad
efectuada), y sobre los relacionados con estos, amparados por el certificado de registro de
la marca, más no sobre otros productos o servicios. Es claro, que el prestigio de la marca
notoria y la protección que el signo merece, no faculta al titular de la marca al registro del
signo, en relación con productos o servicios que no utilice, ya que, el registro de una marca
debe obedecer a realidades del mercado.
4.2 La notoriedad en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ➦
Destacaré a continuación algunas interpretaciones prejudiciales del Tribunal de justicia de
la Comunidad Andina en relación con temas específicos relacionados con la notoriedad de
las marcas, que considero
especialmente relevantes e incluire de ser necesario, un comentario al respecto.
4.2.1 Diferencia entre la marca notoria y la renombrada. ➦
En la interpretación prejudicial proferida en el proceso No. 20-IP-97 del 13 de febrero de
1.998 se acepta por el Tribunal el criterio de la trascendencia de la naturaleza del producto
o servicio que se distingue con la marca notoria, para efectos de determinar el número de
consumidores que deben conocerla, punto ya tratado, y sobre el que, en consecuencia, no
es necesario extenderse. Ese tema se relaciona acertadamente por el Tribunal con la
diferencia entre marca notoria y renombrada
“No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria
debe registrar entre los consumidores o el público relevante usuario de los productos
protegidos. Pero para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a
un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60%,
porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues
en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser
mayor, entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje conoce la marca, y en la
mayoría de los casos la utiliza, conocimiento que no significa utilización, en tanto que
utilización significa conocimiento.
La marca renombrada, según la doctrina, a más de una extensión mayor del conocimiento
entre la población en general, justifica su existencia por la calidad elevada de los productos
y por su acreditado "goodwill", situaciones que llevan a estimar que el precio de los
productos de una marca renombrada siempre será superior. A la marca renombrada se
agrega, además de la notoriedad, "un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto, por
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asignársele una excelente calidad" y un conocimiento por "diferentes grupos de
consumidores, en mercados diversos" (Proceso 1-IP-879..) 13
4.2.2 La prueba de la notoriedad de una marca ➦
En la intepretación prejudicial proferida en el proceso 11-IP-97 del 11 de marzo de 1.998
destaca el Tribunal la importancia de que con la prueba con la que se acredite la
notoriedad de una marca, se demuestre un alto conocimiento de la marca en el mercado.
Esta puntualización la estimo importante, porque verdaderamente se observa en la práctica
muchas veces, que titulares de marcas usadas, pretenden hacer valer derechos de
notoriedad que no poseen. Una marca usada, puede ser notoria, en la medida que se
acredite su alto reconocimiento en el mercado, pero la prueba del solo uso de la misma, no
es necesariamente la prueba idónea de la notoriedad de la marca. En la interpretación
prejudicial proferida en el Proceso 11-IP-97 el Tribunal señalo:
“La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que ésto implica "un status de
aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el
producto o servicio que las marcas distinguen" (Jorge Otamendi, ob. cit. pág. 327).
En el Proceso 1-IP-87; publicado en la G.O. N1 28 del 15 de febrero de 1988, se dice:
“...La marca notoria "Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los
consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es
fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la
marca entre el correspondiente grupo de consumidores (...)". 14
4.2.3 Relevancia del momento en que se debe probar la notoriedad de un signo ➦
En la interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 41-IP-98 del 5 de marzo de
1999, se fija por el Tribunal Andino de Justicia un importante criterio en materia de
notoriedad de las marcas, en el aspecto probatorio, el cual exige que las pruebas de
notoriedad sean contemporáneas al momento en que debe probarse la notoriedad. En
efecto, si lo que fue notorio puede dejar de serlo, consecuencia inevitable es que no serán
pertinentes para la prueba de notoriedad de una marca pruebas que no correspondan al
período de tiempo en el cual debe demostrarse el carácter notorio del signo. El Tribunal se
pronunció sobre el punto mencionado de la siguiente manera:
“La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y
de servicios, aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de
igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento
dado”. 15
4.2.3 Razón de la mayor protección otorgada a los signos notorios por las normas ➦
En la interpretación prejudicial proferida en el proceso 6-IP-99 del 18 de junio de 1.999
debe resaltarse la aceptación por parte del Tribunal Andino de lo sostenido por el
connotado Tratadista Manuel Areán Lalín. Y es interesante lo sostenido por el mencionado
Tratadista, en virtud que verdaderamente contribuye al esclarecimiento de la naturaleza
jurídica de la marca notoria y a la justificación de la mayor protección con que cuenta su
titular.
En la raíz de la mayor protección de la marca notoria, indudablemente se encuentra un
argumento de justicia, consistente en que el titular del signo efectúo esfuerzos humanos y
económicos para usar intensamente el signo y para promoverlo, los cuales deben tener
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tutela, evitando que terceros no autorizados se aprovechen de los mismos en su propio
beneficio. El contacto o unión con los consumidores, logrado de forma especial por el titular
de la marca notoria, es un activo del empresario que debe contar con la tutela
correspondiente. Los argumentos al respecto, contenidos en la interpretación mencionada
son:
“Aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos
pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de
servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo".
Para que una marca llegue a tener la calidad de notoria implica que ha tenido un uso
continuo, una gran difusión y esto presupone un gran esfuerzo de su titular para lograr ser
conocido por el público consumidor.
Otro aspecto que eleva a la categoría de notoria a una marca, es la calidad de sus
productos o servicios porque no se puede suponer una recepción especial por parte del
consumidor si los productos o servicios que ampara no poseen un nivel especial. Esto sirve
de medio divulgador de la marca y del producto. La marca tiene en esta forma, como
expresa el Prof. Areán Lalín, "un magnetismo comercial o selling power". En el campo
comercial el consumidor es un gran difusor de una marca y lo hace en particular cuando el
producto es de buena calidad y su precio competitivo; esto es la difusión natural de la
marca que le da la categoría de notoria a sectores interesados.” 16
En la interpretación prejudicial que se comenta, igualmente el Tribunal acoge la tesis de
que tratándose de marcas renombradas, la notoriedad presentada puede ser tratada
probatoriamente como un hecho notorio.
Esta posición debe considerarse acertada, pero no se analizará en detalle, en esta parte,
por cuanto ya fue un tema tratado anteriormente en este escrito. El interés de resaltarlo era
simplemente para dejar de presente que la anotada ya se convirtió en una posición
reiterada del Tribunal Andino de Justicia.
En las marcas renombradas el principio "notoria non egent robatione" puede ser aplicado,
"... la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores
no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los
Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber
supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal
hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria" (Prof.
José Manuel Otero Lastres, ob. cit., pág.: 255)
4.2.4 Las semejanzas de las marcas notorias con otros signos ➦
De una manera a mi juicio muy tímida el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
tocado el tema de los mayores derechos que tiene el titular de una marca notoria, en
relación con las marcas que no cuentan con esta calidad. En la interpretación prejudicial
proferida en el Proceso 81-IP-2003 el 16 de septiembre de 2003, se puede leer:
“...En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para
efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no
significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal
no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese
status” .. 17
Quizás uno de los mayores derechos del titular de la marca, sea el relacionado con la
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mayor protección que merece el signo en los examenes de confundibilidad que se hagan
con otros signos en la vía administrativa, o en las acciones de nulidad tramitadas
judicialmente. En efecto, una vez probada debidamente la notoriedad de un signo, surgen
varios beneficios para su titular dentro de los cuales tiene una especial trascendencia el
mayor grado de protección que merece la marca notoria. No sólo es que las marcas
notorias por el esfuerzo del empresario en promoverlas merezcan mayor protección; sino
también que de hecho, cuando la marca es notoria la posibilidad de confusión de otros
signos con ella se acentúa. Similitudes, por ejemplo, fonéticas y ortográficas entre dos
signos, es más posible que induzcan a error a los consumidores cuando la marca
registrada (o usada con anterioridad) es notoria, y esto es así, porque la recordación de
estos signos entre los consumidores es más grande, debido a su mayor carácter distintivo.
Esto no quiere decir, por supuesto, que los funcionarios administrativos o judiciales tienen
la obligación de valorar, por ejemplo, un volumen muy grande de pruebas tendentes a
establecer la notoriedad de un signo, si prima facie se dan cuenta que no hay ninguna
similitud significativa entre los signos. Pero, de haber alguna similitud significativa si tienen
la obligación de examinar las pruebas anexadas, para establecer la notoriedad del signo;
ya que como consecuencia del mayor carácter distintivo que tienen estos signos la
posibilidad de confusión es mayor entre los consumidores.
5. Jurisprudencia Colombiana sobre marcas notorias ➦
En primer término merece destacarse la sentencia proferida por el Honorable Consejo de
Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección
primera, con ponencia de él doctor Manuel S. Urueta Ayola, el 5 de junio de 1997, en el
expediente 2745, dentro del proceso de acción de nulidad interpuesto por la sociedad
Kabushiki Kaisha Edwin, Edwin co. Ltda contra la resolución 13860 del 12 de diciembre de
1988, proferida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria
y Comercio (hoy División de Signos Distintivos). Se solicita la consecuente cancelación del
registro 122445, de la marca EDWIN, concedida a favor de un tercero (la solicitud de
registro fue presentada el 11 de abril de 1985), para distinguir productos comprendidos en
la clase 25 del Decreto 755 de 1972. La demandante fundamentó sus pretensiones en la
notoriedad de la marca EDWIN de la cual es titular, para distinguir igualmente productos de
la clase 25 de la clasificación internacional de Niza (vestuario).
El Consejo de Estado en la decisión mencionada declara la nulidad de la resolución
demandada y ordena la cancelación del registro. En la sentencia que se comenta se deja
constancia que las pruebas que se tomaron en cuenta para dar por establecida la
notoriedad de la marca EDWIN de la sociedad Kabushiki Kaisha Edwin, Edwin co. Ltda
fueron: cuatro declaraciones de testigos que concordaron en el conocimiento desde 1983,
o anteriormente, en el mercado internacional de la marca EDWIN; y pruebas sobre los
registros internacionales de la marca.
Sobre la sentencia anterior, debe observarse, que si bien no parecen demasiadas las
pruebas allegadas, tampoco resulta palmaria la ausencia de ellas; máxime teniendo en
cuenta que el tercero interesado pudo cuestionar la confiabilidad de los testimonios
presentados para acreditar la notoriedad de la marca de la demandante, y al no hacerlo,
dejo abierta la posibilidad que el juez en ejercicio de la sana crítica le diera el peso, que a
su juicio merecían. Sin embargo, lo que sí parece faltar en la argumentación de la
sentencia es la relación de él conocimiento que se desprende de las pruebas aportadas
con el tipo de producto distinguido con la marca. Como ya se ha indicado, el grado de
conocimiento que debe exigirse de una marca en el mercado, para declararla como
notoria, depende de la naturaleza de los productos o servicios distinguidos con la marca,
que se alega es notoriamente conocida. Así, por ejemplo, si la marca distingue un producto
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de primera necesidad, como es la leche, el sector pertinente tendrá que ser por fuerza
extenso, y las pruebas de notoriedad adundantes (principalmente en su calidad, no
necesariamente en su cantidad).
La segunda sentencia que considero importante comentar es la sentencia proferida por la
sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con
ponencia de la doctora Olga Inés Navarrete Barrero, en actuación que se adelantó bajo el
expediente 3974. La demanda fue instaurada por la sociedad Internacional de Licores
Limitada y buscaba la nulidad de la resolución 00840 del 26 de enero de 1995, expedida
por la División de signos Distintivos por la cual se concedió el registro de la marca mixta
OLD PARR, en la clase 33 (licores), a favor de United Distillers P.L.C. (que comercia como
Macdonald Greenless). Dentro de los fundamentos de la demanda se destaca el
consistente en que la resolución cuya nulidad se demanda había concedido la marca antes
señalada, violando la prioridad derivada de una solicitud anterior de la marca LORD PARK
(está solicitud fue presentada el 17 de octubre de 1984 y la solicitud que culminó con la
resolución objeto de la demanda fue presentada el 11 de febrero de 1994).
La decisión contenida en la sentencia fue negar la nulidad solicitada, teniendo en cuenta,
entre otros argumentos, que la marca OLD PARR es notoria, y que, como tal, goza de
especial protección en el país de que se trate, sin necesidad de registro.
Dentro de las pruebas que se tuvieron en cuenta en la sentencia para dar por demostrada
la notoriedad de la marca OLD PARR, se destacan los avisos publicitarios de la marca
publicados en revistas de circulación a nivel nacional e internacional (CROMOS, CLASE
EMPRESARIAL, AVIANCA, DINERO). Igualmente se citan dos testimonios de personas
que declararon que conocían desde hace 10 años la marca precitada, y que con ella se
distinguía un wisky de calidad. Uno de los declarantes afirmó, lo cual es destacado por el
Consejo de Estado en la sentencia, que en publicidad de su marca la compañía había
invertido hasta 600 millones de pesos.
Quedo consignado en la sentencia que los testimonios fueron objeto de tacha por
sospecha, por parte del apoderado de la actora; fundamentada en la dependencia de uno
de los testigos con la titular de la marca y del otro con la única distribuidora de la marca en
el país. La sala desestimó, con buen sentido, a mi juicio, la tacha interpuesta y consideró
que esas circunstancias no afectaban la credibilidad de los deponentes, por que el dicho
aparece sincero y esta corroborado por pruebas contundentes. Debe estimarse adecuada
la valoración de esta prueba en la providencia que se analiza porqué lo afirmado por los
testimonios fue corroborado por otras pruebas. Es claro que tratándose de la prueba
testimonial debe efectuarse una importante distinción y es la de determinar si el declarante
es representante legal de la sociedad titular del signo (o el titular mismo si es persona
natural) que se alega es notoriamente conocido, un trabajador de esa empresa o un
tercero. En el primero de los casos estaremos ante una declaración de parte, cuyo dicho
necesariamente debe estar corroborado por otras pruebas, so pena de que no tenga
eficacia 18 . En el segundo y tercero de los eventos estaremos frente a la prueba
testimonial, cuya eficacia se verá afectada, pero no anulada necesariamente por una
eventual relación laboral que se demuestre entre el titular y el testigo. De todas formas en
la sentencia debió incluirse una cuantificación del porcentaje de conocimiento de la marca
en un área geográfica determinada, entre el sector pertinente del público, o por lo menos
debió detallarse las pruebas de las cuales se coligió el alto grado de conocimiento de la
marca.
Este porcentaje de conocimiento no se acredita necesariamente con encuestas directas
sobre el conocimiento del signo o estudios sectoriales sobre el segmento del mercado que
este posee; también se puede acreditar, por ejemplo, con la acreditación de el tiraje de las
publicaciones en se promovió la marca. Esto, aunque sea de manera indirecta puede
permitir algún grado de cuantificación del conocimiento de la marca. Podría
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complementarse también con la prueba de un notable nivel de ventas de los productos o
servicios distinguidos con la marca o de sus inversiones, si es el caso.
Finalmente dentro de la jurisprudencia colombiana relativa a marcas notorias merece
destacarse la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sección primera, de 23 de mayo de 2002, dentro del expediente 3257, con
ponencia del magistrado Manuel S Urueta Ayola. El actor en el proceso fue la sociedad
Canali S.P.A, que buscaba la nulidad del registro de la marca CANALI concedido a una
sociedad Colombiana, para distinguir vestuario. La accionante alegó la notoriedad de la
marca CANALI de su propiedad desde fechas anteriores a la solicitud de registro de la
marca CANALI, obtenida por el demandado. La sentencia encuentra probada la notoriedad
y anula el registro de la marca. Lamentablemente en sus fundamentos simplemente el alto
tribunal se refiere a que se acreditó la amplia difusión y comercialización del signo, pero no
hace un análisis, ni siquiera somero, sobre que pruebas le permitieron sostener lo
afirmado, simplemente las enuncia, siendo este aspecto del fallo cuestionable.
Curiosamente sí se cita en la sentencia un dictamen pericial rendido en el proceso en el
que el perito dictamina que la marca del demandante es notoriamente conocida. Estimo
que la prueba pericial podría ser pertinente dentro de un proceso cuando quiera que sea
necesario examinar un asunto técnico, por ejemplo, complejos documentos contables que
hayan sido allegados al proceso como prueba tendente a establecer la notoriedad, pero no
con relación a la notoriedad en si misma, aspecto que debe ser de exclusiva pertinencia de
los funcionarios administrativos o judiciales pertinentes, ya que es una decisión
esencialmente jurídica, aunque se base, en ocasiones en pruebas técnicas, por lo que
debe recaer únicamente en el responsable del proceso.
6. La notoriedad marcaria en normativas internacionales ➦
6.1 En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial ➦
El artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial
establece el compromiso de los países de la Unión, a rehusar o invalidar el registro y a
prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción,
susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en el país del uso o
del registro, perteneciente a un tercero, que pueda beneficiarse de dicho Convenio.
La protección que se brinda a la marca notoria por el artículo 6 bis del Convenio de París
se extiende solo a los productos iguales o similares. 19
La acción de protección de la marca notoria que se comenta puede iniciarse de oficio, si la
legislación del país lo permite, o a instancia del interesado, como lo establece el texto
mismo del artículo.
Es necesario resaltar en primer término, que la marca notoria que los países miembros de
la Unión se obligan a proteger, de los nacionales de otros países miembros, no es
exclusivamente la marca notoria registrada, ya que la multiplicidad de países miembros del
Convenio, con variados sistemas adquisitivos del derecho sobre una marca, exige una
interpretación amplia de la norma que le de cabida a la totalidad de los sistemas. 20
Considero que tampoco sería valedero entender la norma en el sentido que debe
acreditarse un registro de la marca cuya notoriedad se sostiene aunque sea en el
extranjero, para invocar la protección consagrada en el artículo 6 bis del Convenio de
París, y obtener la protección de la notoriedad, ya que en el fondo ello implicaría la
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imposición a los nacionales de los países Miembros de una carga que no esta prevista en
el Convenio, y desconocería la posibilidad de que quien invoque la protección de la marca
notoria sea originario de un país en que el derecho sobre la marca se adquiera por el uso,
y no por el registro. 21
A mi juicio, y teniendo en cuenta que muchas veces las marcas notorias cuentan con
registros de la marca en uno o varios países, quien pretenda la protección de una marca
notoria en otro país del Convenio de París, consagrada en el artículo 6 bis, debe probar la
notoriedad de la marca en el país en el que reclama la protección, y el registro de la marca,
en caso de existir. De ser originario el titular de la marca de un país en que sea factible
adquirir la titularidad del derecho a través del uso, debe probar este hecho, además, por
supuesto, de probar que la marca es notoria.
6.2 En el Tratado de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Industrial relacionados con el comercio (ADPIC). ➦
Lo primero que debe resaltarse, es la gran concordancia en relación con el tema de la
Propiedad Industrial que presenta el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los Adpic, 1994), que se observa desde el
artículo 2 de este último Convenio, que dispone que respecto a las partes II (normas
relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual), III
(observancia de los derechos de propiedad industrial), IV (Adquisición y mantenimiento de
los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados) de
ese Convenio los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de
París.
En relación con las marcas notorias, el artículo 16 del ADPIC extiende la protección del
artículo 6 bis a las marcas notorias de servicios. De otra parte, el numeral 3 del mismo
artículo 16 establece que el artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará a bienes o
servicios no similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada, a condición de
que ese uso indique una conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca
registrada, y siempre que el uso lo perjudique.
Es claro, que la norma contenida en el artículo 16 que se describió, no establece la
protección de la marca notoria para todos los productos o servicios, ya que, por el
contrario, señala dos condiciones para que se extienda la protección a la marca notoria a
otros productos o servicios. En efecto, el uso de la marca similar o idéntica a la notoria
debe llevar a los consumidores a considerar que existe una conexión entre esos bienes y
el titular de la marca notoria, y, además debe ser probable que ese uso debe perjudicar la
titular de la marca notoria.
La norma fija una primera condición para extender la protección a la marca notoria a
productos o servicios no relacionados con los distinguidos con la marca notoria, de claro
tenor imperativo, cuando señala que deberá el uso de la marca en relación con esos
productos o servicios indicar una conexión entre esos bienes y servicios y el titular de la
marca. Este es, claramente, un requisito en torno al cual debe fundamentarse el
interesado, en buscar la correspondiente protección ampliada de la marca notoria. La
segunda condición, como se puede interpretar del propio texto, puede darse por
establecida cuando sea probable que el uso lesione los intereses del titular de la marca
registrada. Es decir, este segundo requisito puede darse por establecido solamente con
indicios, los cuales, la mayoría de las veces se desprenderán del cumplimiento del primer
requisito, al igual que de el volumen de las pruebas anexadas. Lo anterior, porque de
establecer que los consumidores harán una conexión entre el uso del signo imitador y la
marca notoria, indefectiblemente el perjuicio económico o de imagen puede producirse
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para el titular de la marca notoria.
7. Conclusiones ➦
22
1.- El autor ha tratado de analizar distintas controversias doctrinales y jurisprudenciales
que existen en torno a la notoriedad de las marcas, y fijar una posición al respecto, siendo
en todo momento consciente de la dificultad del tema. En efecto, es menester aceptar que
en la regulación de la notoriedad de las marcas convergen, por ser un tema de singular
importancia en el derecho internacional privado, regulaciones jurídicas de carácter
nacional, supranacional e internacional, las cuales, en ocasiones, consagran normas de
dificil interpretación.
2.- La protección que otorga el artículo 6 bis del Convenio de París a las marcas notorias a
las personas que puedan beneficiarse del Convenio, no exige el registro de la marca en el
país en el que se reclama la protección, ya que la protección que otorga a las marcas se
deriva de su notoriedad y no de su registro.
3.- En las marcas notorias, un alto porcentaje del público consumidor del producto o
servicio distinguido con la marca, conoce el signo, asociándolo con un origen empresarial
determinado. La marca notoria por fuerza, es una marca que en algún país ha tenido un
uso considerable, aunque no necesariamente en el país en el que se reclama la protección
del signo.
4.- Las marcas renombradas son las marcas notorias más ampliamente conocidas en el
mercado, ya que no solo las conocen la mayoría de los consumidores del tipo de producto
o servicio de que se trate, sino del público en general. En ellas el consumidor asocia de
una manera inescindible la marca con una buena calidad del producto ofrecido o del
servicio prestado, la cual es, usualmente, la causa de su éxito en el mercado.
5.- Las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en materia de
marcas notorias, más allá de la interpretación gramatical de los términos, deben
interpretarse, en la medida de lo posible, acordes con el ordenamiento internacional en
materia marcaria, contenido en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los
ADPIC, 1994), disposiciones que estuvieron en la génesis de la norma andina actualmente
vigente, y con el fin de no generar desarmonías funcionales con las tendencias
internacionales sobre la materia, contenidas en las disposiciones mencionadas.
6.- Ante las presiones políticas por parte de los países más desarrollados para la
protección de los bienes de Propiedad Industrial de sus nacionales en el ámbito
internacional, dentro de los que destacan los signos notorios, debe establecerse una
estrategia consistente en pregonar la protección jurídica de la Propiedad Industrial. Es
decir, una estrategia consistente en sostener y llevar a la práctica la activa y real protección
de los bienes de Propiedad Industrial de nacionales o extranjeros; siempre que se haga de
acuerdo con las disposiciones normativas nacionales, comunitarias e internacionales
vigentes, cuyo estudio y difusión es imperativo.
Con este propósito se deben evitar los nacionalismos que nublan la objetividad, e
igualmente se debe evitar la protección a ultranza y sin equidad de los bienes de propiedad
industrial de las personas naturales y jurídicas extranjeras; extremos que lamentablemente
caracterizan a algunos sectores relacionados con el mundo de la propiedad industrial. Lo
que debe regir es, entonces, el respeto y cumplimiento de las normativas nacionales,
regionales e internacionales en materia de Propiedad Industrial.
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8. Bibliografía ➦
Libros y artículos
Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2001.
Antonio Dellepiane, Nueva Teoría de la Prueba, Editorial Temis, Bogotá, año 2000.
G.H. C Bodenhausen, Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial, Birpi, Ginebra, Suiza, 1969.
Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, Indecopi, Ompi, Editora e Imprenta
Desa S.A., Lima, Perú, Noviembre de 1996, ensayo del Tratadista Manuel Areán Lalín
Francisco Gorphe, La crítica del testimonio, Editorial Reus S.A., Madrid, 1985
Pronunciamientos de Tribunales o entes administrativos
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No 20-IP-97 del 13-2-1998.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N? 6-IP-99, marca "HOLLYWOOD
LIGHTS etiqueta", del 18 de junio de 1999.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso n1 8-IP-98, 13 de marzo de 1998.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No 20-IP-97 del 13 de febrero de
1998, marca MANUELITA.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N1 11-IP-97, marca PIRULITO,
marzo 11 de 1998.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N1 41-IP-98 del 5 de marzo de
1999, marca SUPERMANÍ.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial 46-IP-2002, 28 de
junio de 2002, marca SUPPLEX.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 81-IP-2003, marca SOUND
BLASTER, 16 de septiembre de 2003
Resolución 2261/2002, proferida en el procedimiento de oposición No B 272 668 del
22/07/2002, por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y
modelos) (OAMI), en la que se resolvió la solicitud de registro de la marca UNI 2, solicitada
por Lince
Telecomunicaciones S.A.
Conclusiones del abogado general sr F.G. Jacobs en sus Conclusiones presentadas el 10
de julio de 2003 asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux Bv contra
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Fitnessworld Trading Ltd, en la que se interpreta el artículo 5, apartado 2 de la Directiva
89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las
legislaciones. Tomado de ww:curia.eu.int/es/.
Sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera,
proferida el 23 de mayo de 2002, dentro del expediente 3257, marca CANALI, con
ponencia del magistrado Manuel S Urueta Ayola
Sentencia proferida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sección primera, con ponencia de él doctor Manuel S. Urueta
Ayola, el 5 de junio de 1997, en el expediente 2745, dentro del proceso de acción de
nulidad interpuesto por la sociedad Kabushiki Kaisha Edwin, Edwin co. Ltda contra la
resolución 13860 del 12 de diciembre de 1988, proferida por la División de Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Marca EDWIN.
Sentencia proferida por la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, con ponencia de la doctora Olga Inés Navarrete Barrero, en actuación
que se adelantó bajo el expediente 3974. La demanda fue instaurada por la sociedad
Internacional de Licores Limitada y buscaba la nulidad de la resolución 00840 del 26 de
enero de 1995, expedida por la División de signos Distintivos por la cual se concedió el
registro de la marca mixta OLD PARR, en la clase 33 (licores)
1: Manuel Arean Lalin, La protección de la marca en los Tribunales de Justicia, Andema, 1883, página 268, citado
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 20-IP-2003, 13-2-98. ➦
2: El Tratadista Hernán Fabio López Blanco, en su obra Procedimiento Civil Pruebas, Tomo III, Dupre Editores,
Bogotá, 2001, página 27, sostiene que por la regla técnica de la necesidad de la prueba, las decisiones judiciales
deben estar soportadas en pruebas. ➦
3: Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
Madrid, 2001, cita en la página 325 a Manuel Areán Lalín, para quien las marcas notorias y renombradas son
diferentes niveles de un mismo fenómeno, mereciendo mayor protección la marca cuando tiene más difusión y
reputación. Por el contrario Fernández Novoa, en la obra citada, página 323, considera que la marca notoria es la
no registrada, pero intensamente usada y conocida, que se protege dentro del principio de la especialidad. Afirma
que la renombrada se protege más allá de la regla de la especialidad. Los conceptos de este último autor, creo
que deben considerarse como motivados por la especificidad de las normas Españolas y Comunitarias, más que
como estimaciones propias de la naturaleza jurídica de las marcas notorias, consideradas como entidades
jurídicas de alcance internacional. ➦
4: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 6-IP-99, marca "HOLLYWOOD LIGHTS etiqueta", del
18 de junio de 1999, cita a José Manuel Otero Lastres, en Memorias Seminario Internacional "La Integración,
Derecho y Tribunales Comunitarios". Quito-Cuenca-Guayaquil-Trujillo. ➦
5: De acuerdo al segundo inciso del artículo 177 del código de procedimiento civil los hechos notorios no
requieren prueba. ➦
6: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 41-IP-98, del 5 de marzo de 1999, marca
SUPERMANÍ, cita al Tratadista Manuel Areán Lalín, Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI’, Primer
Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI - OMPI, Lima 1996, pág
186. ➦
7: Tomado de www.oami.eu.int ➦
8: Esta clasificación corresponde esencialmente a la señalada por Antonio Dellepiane, Nueva Teoría de la
Prueba, Editorial Temis, Bogotá, año 2000, página 49. ➦
9: Resulta interesante resaltar lo indicado por el abogado general sr F.G. Jacobs en sus Conclusiones
presentadas el 10 de julio de 2003 asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux Bv contra
Fitnessworld Trading Ltd, en la que se interpreta el artículo 5, apartado 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones, en la que se indica que los Estados
miembros de la Comunidad Europea pueden conferir protección al titular de una marca de renombre frente al uso
por un tercero de un signo similar con el que “se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del
renombre de la marca, o que pueda causar perjuicio a los mismos”. En las conclusiones el abogado mencionado
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indica acertadamente: “ 49. Parece obvio que el uso de un signo no puede tener tal efecto a menos que haga
pensar de algún modo en la marca al público correspondiente. Por tanto, considerando el requisito del renombre
de la marca establecido en el artículo 5, apartado 2, a la luz del sistema general y de la finalidad de la Directiva, el
Tribunal de Justicia ha declarado que sólo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el
público, confrontado con la marca, podrá, en su caso, establecer una relación entre marcas y, como consecuencia
de ello, podrá resultar perjudicada la marca.” ➦
10: Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en
cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido. ➦
11: Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, obra citada, página 83. ➦
12: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso n1 8-IP-98, 13 de marzo de 1998. ➦
13: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No 20-IP-97 del 13 de febrero de 1998, marca
MANUELITA. ➦
14: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N1 11-IP-97, marca PIRULITO, marzo 11 de 1998. ➦
15: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N1 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999, marca
SUPERMANÍ ➦
16: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 18 de junio de 1999, marca "HOLLYWOOD LIGHTS
ETIQUETA@. ➦
17: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 81-IP-2003, marca SOUND BLASTER, 16 de
septiembre de 2003 ➦
18: Francisco Gorphe en su magnifica obra La crítica del testimonio (Editorial Reus S.A., MADRID 1985), incluye
las declaraciones de parte dentro de las disposiciones afectivas que afectan el testimonio, señalando que
teniendo a denunciantes como testigo y parte se violan los principios elementales, concretamente señala: “Se
produce así una violación de los principios elementales, y un abuso de los testimonios jurados que tienden a
desacreditar su valor. Una declaración hecha en estas condiciones, aunque se haya hecho con la mejor buena fe
del mundo, no puede tener otro valor que el de una simple declaración de parte. )Por qué, pues, no recibirla como
tal?” (página 139 obra citada). Es obvio, sin embargo, que si con otras pruebas se corrobora lo afirmado en virtud
de está confirmación puede ser tenido en cuenta los sostenido por la parte. ➦
19: El Profesor Bodenhausen, en su Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, Birpi, Ginebra, Suiza, 1969, señala que la protección que brinda el artículo 6 bis a las
marcas notorias, se extiende únicamente a productos iguales o similares. ➦
20: Acertadamente el Tratadista Manuel Areán Lalín, sostiene que la titularidad del derecho a que se refiere el
artículo 6 bis del Convenio de París no es sinónimo de titularidad registral. Considera que la titularidad exigible
dependerá del sistema que rija en el correspondiente país. Ensayo de su autoría en “Los retos de la Propiedad
Industrial en el siglo XXI”, Indecopi, Ompi, Editora e Imprenta Desa S.A., Lima, Perú, Noviembre de 1996. ➦
21: La Decisión 486 establece en su Artículo 229.- ANo se negará la calidad de notorio a un signo por el solo
hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido
usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos
en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. ➦
22: Las opiniones del autor no comprometen a la entidad en que labora. ➦
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