Subido por Jorge Sorval

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DIRECCI^N DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMIS16N DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION ? 5800-2018/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE : 749969-2018
SOLICITANTE : AGUILAR QUISPE, PABLO OCTAVIO
OPOSITOR : ANAYA COLE, FERNANDO JAVIER
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICION
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO
Lima, 06 de noviembre de 2018
1. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de mayo de 2018, AGUILAR QUISPE, PABLO OCTAVIO, de Peru, solicito
el registro de la marca de producto constituida par la denominacion DONAFAN F, para
distinguir productos farmaceuticos, de la clase 05 de la Clasificacion Internacional.
Mediante escrito de fecha 26 dejunio de 2018, ANAYA COLE, FERNANDO JAVIER, de
Peru, formula oposicion manifestando lo siguiente:
BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A, estitularde la marca DONAFAN (certificado
? 16071), en la clase 05, vigente hasta el 22 de setiembre de 2023.
ANAYA COLE, FERNANDO JAVIER con fecha 27 de febrero de 2018 solicito la
cancelacion de la marca DONAFAN (certificado ? 16071), mediante expediente ?
739721-2018.
- Tiene legitimo interes en presentar oposicion, por considerar que el otorgamiento del
signo solicitado DONAFAN F afectana su derecho preferente en caso de obtener la
cancelacion de la marca DONAFAN (certificado ? 16071).
- Existiria un n'esgo de confusion entre los signos DONAFAN F y DONAFAN, dado que
presentan el mismo termino, siendo la letra F irrelevante para otorgarle distintividad.
Los signos distinguen los mismos productos de la clase 05.
Amparo su oposicion en los articulos 136, 146 y 168 de la Decision 486.
Mediante escrito de fecha 31 de julio de 2018, al absolver el traslado de la oposicion
formulada, el solicitante indico lo siguiente:
BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. no ha interpuesto oposicion a la presente
solicitud. Par otro lado, la cancelacion iniciada por el opositor se encuentra aun en
tramite, par lo que la titular de la marca tiene todos sus derechos de registro.
El signo solicitado cumple con todos los requisitos para acceder a su registro.
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Los signos son grafica y foneticamente distintos, dado que presentan diferente
numero de silabas. La letra F final Ie proporciona un golpe de voz fuerte, lo cual los
h ace diferentes.
Existen otras marcas que usan el termino DONAF. Asimismo, coexiste con la marca
DONAFIN (expediente ? 621742-2015).
Tratandose de productos farmaceuticos, es usual que las marcas esten
conformadas par particulas evocativas y de uso comun.
Respecto a la cancelacion de la marca DONAFAN iniciada por el opositor, cabe
senalar que no ha presentado mayores medios probatorios.
Solicito la limitacion de productos a distinguir, siendo estos: producto farmaceutico
del tipo control diarreico cronico, cuya condicion es venta bajo receta medica.
Adjunto documentacion.
Cito jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.
Mediante proveido de fecha 07 de agosto de 2018, se tuvo par contestada la oposicion
formulada. Par otro lado, en relacion a la limitacion, se accedio a lo solicitado, por no
constituir una modificacion sustancial de conformidad con el articulo 143 de la Decision
486. En ese sentido, se dejo constancia que los productos a distinguir seran: Producto
farmaceutico del tipo control diarreico cronico, cuya condicion es venta bajo receta
medica, de la clase 05 de la Clasificacion Internacional.
Mediante escrito de fecha 10 de octubre de 2018, ANAYA COLE, FERNANDO JAVIER
senalo que en virtud de la Resolucion ? 4320-2018/CSD-INDECOPI, en la cual obtuvo
una cancelacion favorable contra el registro de la marca DONAFAN (certificado ?
16071), solicito mediante el expediente ? 762745-2018 el registro de la marca
DONAFAN en la clase 05, haciendo uso del derecho preferente que Ie asiste. En ese
sentido, solicito la acumulacion del presente expediente con el expediente ? 7627452018. Adjunto documentacion.
Mediante proveido de fecha 11 de octubre de 2018, se dejo constancia que en cuanto
al pedido de acumulacion de expedientes NO HA LUGAR, par no encontrarse dentro de
los supuestos establecidos en el articulo 158 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento
Administrative General, Ley ? 27444, toda vez que los expedientes ? 749969-2018 y
? 762745-2018 son de distinta naturaleza.
2. QUESTION EN DISCUSION
La Comision, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, debera determinar si
corresponde suspender la tramitacion del presente procedimiento.
3. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
3.1. Infprme de antecedentes
De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:
a) BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A., de Peru, fue titular de la marca de producto
constituida par la denominacion DONAFAN, inscrita el 22 de setiembre de 1988,
con certificado ? 16071, vigente hasta el 22 de setiembre de 2023, que distingue
productos farmaceuticos y demas, de la clase 05 de la clasificacion Internacional.
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Mediante expedients ? 739721-2018, con fecha 27 de febrero de 2018, ANAYA
COLE, FERNANDO JAVIER, de Peru, inicio la accion de cancelacion contra la
referida marca. Asi, mediante Resolucion ? 4320-2018/CSD-INDECOPI, de fecha
17 de agosto de 2018. Quedando consentida con fecha 26 de setiembre de 2018.
b) ANSOLAT S.A.C., de Peru, mediante expediente ? 762745-2018, con fecha 20 de
agosto de 2018, solicito el registro de la marca de producto DONAFAN, para
distinguir productos farmaceuticos, preparaciones para uso medico y veterinario;
productos higienicos y sanitarios para uso medico; alimentos y sustancias dieteticas
para uso medico o veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios
para personas o animales; emplastos, material para apositos; material para
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animates
daninos; fungicidas, herbicidas, de la clase 05 de la Clasificacion Internacional.
Cabe senalarque dicho procedimiento se encuentra en tramite ante la Direccion de
Signos Distintivos.
Adicionalmente, cabe precisarque el senorANAYA COLE, FERNANDO JAVIER es
representante de la empresa ANSOLAT S.A.C. Ahora bien, se senalo que el referido
procedimiento se solicito en virtud de la cancelacion favorable que ostenta el senor
ANAYA COLE, FERNANDO JAVIER. Al respecto, el uso del derecho preferente en
virtud de una resolucion de cancelacion favorable debe ser ejercido por la misma
persona que solicito la cancelacion de la marca.
3.2. Analisis de la suspension del tramjte del presente procedimiento
3.2.1. Fundamento legal para determinar la suspension de un Drocedimiento
El artfculo 25 del Decreto Legislativo ? 1075, dispone lo siguiente:
"La autoridad competente suspendera la tramitacion de los procedimientos que ante ella
se siguen solo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento
administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o
cuando surja una cuestion contenciosa o no que, a criteho de la respectiva autoridad
competente precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el
asunto que se tramita ante ella."
El articulo antes referido contiene dos supuestos claramente diferenciados:
a) El primero, referido al caso de que, con anterioridad al procedimiento
administrativo se haya iniciado un proceso judicial sobre la misma materia. En este
supuesto no se confiere una facultad discrecional a la autoridad competente,
encontrandose mas bien obligada a suspender el tramite del procedimiento
administrativo iniciado;
b) El segundo, referido al caso en el que, surja una cuestion contenciosa o no,
vinculada con el mismo tema. En este segundo supuesto se reconoce a la autoridad
competente una facultad discrecional. De esta forma, solo si a criterio de dicha
autoridad surge una cuestion contenciosa o no, cuyo previo pronunciamiento es
indispensable para la resolucion del expediente, se suspendera el tramite del
procedimiento administrative).
For otro lado, el articulo 168 de la Decision 486, establece lo siguiente:
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"La persona que obtenga una resolucion favorable tendra derecho preferente al
registro. Dicho derecho podra invocarse a partir de la presentacion de la solicitud
de cancelacion, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que
la resolucion de cancelacion quede firme en la via administrativa".
3.2.2. Aplicacion al caso concreto
En el presents caso, resulta de aplicacion to dispuesto en el segundo supuesto del
articulo 25 del Decreto Legislativo ?1075, en tanto la accion de cancelacion interpuesta
par el opositorANAYA COLE, FERNANDO JAVIER, de Peru, contra la marca DONAFAN
(certificado ? 16071) fue declarada fundada y en consecuencia, el opositor obtuvo una
resolucion favorable, por lo que cuenta con derecho preferente conforme al articulo 168 de
la Decision 486.
En efecto, el opositorANAYA COLE, FERNANDO JAVIER se encuentra dentro del plazo
establecido para ejercer a su nombre el derecho preferente que obtuvo por la resolucion
favorable del procedimiento de cancelacion interpuesto. En tal sentido, no debe emitirse
resolucion definitiva mientras no concluya el plazo establecido en el articulo 168 de la
Decision 486.
Por lo expuesto, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 25 del Decreto Legislativo
? 1075, la Direccion considera que por razones de eficacia y economia procesal, debe
suspenderse la resolucion del presente expediente hasta el momento en que transcurra
el plazo del articulo 168 de la Decision 486.
La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas par los articulos 36, 40, 41 y 42
de la Ley de Organizacion y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (1NDECOPI), sancionada
par Decreto Legislativo ? 1033, concordante con el articuto 4 del Decreto Legislativo
? 1075; asi como par los articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y
Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).
4. DECISION DE LA COMISION
SUSPENDER el tramite del expediente ? 749969-2018, correspondiente a la solicitud
de registro de marca de producto constituida par la denominacion DONAFAN F, hasta
el momenta en que transcurra el plazo del articulo 168 de la Decision 486 que tiene el
opositor del presente procedimiento.
Con la intervencion de /os miembros de Comision: Sandra Patricia Li Carmelino,
Gisella Carla Ojeda Brignole y Efrain Samuel Pacheco Guillen.
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SANDRA PATRICIA U^RMEUNO
Vicepresidenta dela C^mision de Signos Distintivos
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