MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
Las Salas de Recurso
RESOLUCIÓN
de la Cuarta Sala de Recurso
de 27 de septiembre de 2010
En el asunto R 24/2010-4
Allergan, Inc.
2525 Dupont Drive
Irvine, California 92612-1599
Estados Unidos (EE UU)
Oponente / Parte recurrente
representada por GONZÁLEZ-BUENO & ILLESCAS, Calle de Recoletos, 13-5º Izq.,
E-28001 Madrid, España
contra
Anne-Sophie De Wulf
Lindenpark 3
B-9831 Sint-Martens-Latem
Bélgica
representada por BUREAU GEVERS,
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem, Bélgica
Solicitante / Parte recurrida
Brussels
Airport
Business
Park,
RECURSO relativo al procedimiento de oposición nº B 784 084 (solicitud de marca
comunitaria nº 3 588 084)
LA CUARTA SALA DE RECURSO
integrada por D. Schennen (Presidente y Ponente), F. López de Rego (Miembro) y
A. Szanyi Felkl (Miembro)
Secretario: C. Bartos
dicta la siguiente
Lengua de procedimiento: español
RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 – R 24/2010-4 –
BOTU-DERM / BOTOX (MARCA FIGURATIVA) ET AL.
2
Resolución
Resumen de los hechos
1
Mediante solicitud recibida en la Oficina el 18 de diciembre de 2003, AnneSophie De Wulf (en lo sucesivo el “solicitante”) solicitó la inscripción de la
siguiente marca denominativa:
BOTU-DERM
para distinguir los siguientes productos y servicios:
Clase 3 – Productos cosméticos.
Clase 35 – Servicios de importación, exportación, representaciones comerciales, venta al detalle
en comercios y a través de redes mundiales informáticas, de productos cosméticos.
Clase 39 – Servicios de distribución, depósito, transporte, embalaje y almacenaje de productos
cosméticos.
2
El 18 de enero de 2005, Allegan, Inc. (en lo sucesivo, la “oponente”) presentó
una oposición contra dicha solicitud basada, entre otras, en las siguientes marcas
anteriores:
–
Marca comunitaria nº 2 015 832
solicitada el 14 de diciembre de 2000 y registrada el 22 de abril de 2002 para
los siguientes productos:
Clase 5 – Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neurológicos,
distonías musculares, trastornos musculares leves, trastornos nerviosos autónomos, jaquecas,
arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolor.
La oponente reivindica que la marca es notoria en todos los países de la
Unión Europea.
–
Marca comunitaria nº 1 999 481
BOTOX
solicitada el 14 de diciembre de 2000 y registrada el 9 de octubre de 2002
para los siguientes productos:
Clase 5 – Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neurológicos,
distonías musculares, trastornos musculares leves, trastornos nerviosos autónomos, jaquecas,
arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolor.
RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 – R 24/2010-4 –
BOTU-DERM / BOTOX (MARCA FIGURATIVA) ET AL.
3
La oponente reivindica que la marca es notoria en todos los países de la
Unión Europea.
–
Marca española denominativa nº 1 999 812
BOTOX
solicitada el 18 de diciembre de 2000 y registrada el 20 de junio de 2001 para
los siguientes productos:
Clase 5 – Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neurológicos,
distonías musculares, trastornos de músculos lisos, trastornos de nervios autónomos, dolores
de cabeza, arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, espasmos,
temblores y del dolor.
–
Marca portuguesa denominativa nº 304 775
BOTOX
solicitada el 26 de octubre de 1994 y registrada el 10 de octubre de 1995 para
los siguientes servicios:
Clase 42 – Servicio de investigación para productos farmacéuticos para el tratamiento
terapéutico de dolencias neurológicas y distonías musculares.
3
La oposición se basó en todos los productos de las marcas anteriores y se dirigió
contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria. La
oposición se fundamentó en la existencia de un riesgo de confusión tal y como
prevé el artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) nº 207/2009 del
Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, DO L78 de 24 de
marzo de 2009, p. 1, versión codificada del Reglamento (CE) n° 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (“RMC”).
4
Mediante resolución de 28 de octubre de 2009 (en adelante “la resolución
impugnada”), la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que
no existiría riesgo de confusión entre las marcas anteriores y la marca solicitada y
ordenó a la oponente soportar las costas de la solicitante. La División de
Oposición se apoyó en los siguientes motivos:
–
El escrito de oposición se fundamenta únicamente en el motivo que establece
el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC. La ampliación de los motivos de
la oposición presentada posteriormente en base al artículo 8, apartado 5 del
RMC no es válida.
–
Se procederá a comparar, inicialmente, las marcas comunitarias anteriores y
el registro portugués en clase 42.
–
Los productos “cosméticos son muy similares a las preparaciones
farmacéuticas para el tratamiento de arrugas”, son productos que se venden
en los mismos establecimientos y se destinan al mismo público. Los servicios
de la clase 35 “servicios de venta al por menor en tiendas y a través de redes
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BOTU-DERM / BOTOX (MARCA FIGURATIVA) ET AL.
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de informática mundial de productos cosméticos” aunque la naturaleza de
estos servicios es diferente a la de los productos oponentes existen ciertas
conexiones con los mismos. Si estas conexiones dan lugar a un riesgo de
confusión dependerá, entre otros factores, del grado de similitud que exista
entre los signos.
-
Los otros servicios impugnados en la clase 35 “servicios de importación,
exportación, representaciones comerciales de productos cosméticos” son
diferentes a los productos y servicios oponentes pues tienen naturaleza y
finalidades distintas.
–
Los “servicios de distribución, almacenamiento, transporte, envasado y
almacenaje de productos cosméticos” no son similares a los productos de la
clase 5 por tener una naturaleza y destino final diferente. Los mismos no
están tampoco en competencia, no son intercambiables ni tampoco son
similares a los servicios oponentes.
–
Las marcas anteriores denominativas presentan un grado medio de similitud
visual con la solicitada mientras que la figurativa anterior solamente tiene un
bajo grado de similitud gráfica. Fonéticamente, las marcas comparten tres
letras, situadas en la misma posición, y difieren en cinco letras. Existe un
bajo grado de similitud fonética entre los signos. Conceptualmente, una parte
de los consumidores conocerá que “BOTOX” es el nombre comercial de una
toxina botulínica (del grupo A) que se utiliza de forma diluida en
tratamientos para eliminar arrugas, y en otras afecciones. Así, al tratarse de
un nombre comercial, se considera que no se asociará a concepto alguno.
“DERM” actúa como prefijo o sufijo y significa ‘piel’ en español. Sin
embargo, el compuesto “BOTU-DERM” no tiene significado alguno en
ninguna de las lenguas de la Comunidad. Los signos son similares en cierta
medida.
–
El oponente reclama que sus marcas comunitarias anteriores figurativa y
denominativa gozan de renombre en los países en los que están registradas.
Esta reivindicación debe evaluarse en la apreciación del riesgo de confusión,
cuanto más elevado sea el carácter distintivo, mayor es la protección de las
mismas y se puede producir riesgo de confusión con mayor facilidad.
–
De las pruebas aportadas por el oponente no se puede concluir que la marca
anterior haya adquirido un elevado carácter distintivo a través del uso.
Aunque las pruebas demuestran un uso intensivo de las marcas verbales
“BOTOX”, todos los artículos datan de una fecha posterior a la de la
solicitud y ninguno se refiere al uso de la marca figurativa. Además, no se
aporta información alguna relativa a factores determinantes para demostrar el
renombre como son el conocimiento de la marca por parte del público
relevante, la cuota de mercado poseída, intensidad del uso y su extensión
geográfica. En consecuencia, se considera que las marcas anteriores no
habían adquirido un elevado carácter distintivo con anterioridad a la fecha de
solicitud de la marca impugnada.
–
El público relevante es tanto el especializado como el general. El carácter
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BOTU-DERM / BOTOX (MARCA FIGURATIVA) ET AL.
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distintivo de las marcas oponentes es normal. En relación al carácter
descriptivo del término “-DERM”, si bien es cierto que cuando actúa de
sufijo o prefijo significa piel en español, y sería alusivo a los productos
cosméticos, en este caso no actúa como tal al no formar con “BOTU” una
palabra derivada. Se trata de dos términos sin significado unidos por un
guión y forman una unidad carente de significado. Por lo tanto “DERM” no
es descriptivo.
–
Las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos son suficientes para
contrarrestar las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos. Por todo
ello se considera que no existe riesgo de confusión entre el público.
Pretensiones y alegaciones de las partes
5
La oponente solicita a la Sala que se revoque la resolución impugnada, se estime
la oposición y se deniegue el registro de la solicitud de marca comunitaria, en
base a los siguientes motivos:
–
La resolución no ha valorado suficientemente que la marca “BOTOX” tiene
un elevado carácter distintivo como consecuencia de su uso en el mercado.
Que DERM es un término genérico, por lo que la comparación de los signos
debe centrarse primordialmente en “BOTU” y “BOTOX” y que existe una
identidad o una evidente relación entre los productos y servicios enfrentados.
–
La OAMI ya ha admitido en varias resoluciones que “BOTOX” tiene un
elevado carácter distintivo R 865/2007-1 – BOTOCYL / BOTOX,
R 863/2007-1 – BOTOLIST / BOTOX, R 1336/2007-2 – BOTOSES /
BOTOX, R 60/2008-4 – BOTUMAX / BOTOX. Los documentos aportados
en estos expedientes pueden consultarse a través de CTM-online y son casos
comparables al que nos ocupa. Se solicita que la Sala, en uso de su
discrecionalidad, tenga en cuenta esas resoluciones, y cuando lo estime
necesario, consulte la documentación aportada. “BOTOX” es una marca con
una distintividad superior a la normal, y en todo caso, con una notoriedad
clara para productos en clase 3 y 5.
–
DERM es un término descriptivo.
–
El elemento verdaderamente distintivo de la solicitud impugnada es
“BOTU-”, y las marcas son muy próximas denominativamente lo que genera
un riesgo de confusión en el mercado. Además, cubren productos y servicios
muy similares o íntimamente relacionados.
–
El artículo 8, apartado 5 del CTMR es fundamento de la oposición. La misma
División de Oposición relata en la resolución impugnada que la oposición se
basa en la marca anterior notoria. Para la aplicación de este artículo
únicamente es necesario que el público relevante establezca un vínculo.
Además, el uso de la solicitud constituiría un perjuicio para el carácter
distintivo de la marca renombrada “BOTOX”. “BOT-” y “BOTU-” no son
prefijos corrientes ni en el ámbito farmacéuticos ni en el cosmético.
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BOTU-DERM / BOTOX (MARCA FIGURATIVA) ET AL.
6
Tampoco son descriptivos. Por lo tanto el uso de la solicitud atentaría contra
el carácter distintivo de “BOTOX”, y su exclusividad puede resultar
perjudicada. La solicitud no ha hecho uso de la necesaria originalidad para
buscar un signo distintivo sino que se ha inspirado en uno que ya existía en el
mercado, y que estaba dotado de renombre, para abrirse camino en el
mercado con mayor facilidad.
6
La solicitante no aportó observaciones al recurso formulado en el plazo que le
otorgó la Sala de Recursos.
Fundamentos
7
El recurso es admisible. Sin embargo, no está fundado y será desestimado en su
totalidad dado que la resolución impugnada procedió correctamente al concluir,
de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, que no existiría un
riesgo de confusión en el territorio relevante entre las marcas en conflicto.
Cuestión preliminar sobre los motivos de la oposición.
8
La oponente mantiene que el artículo 8, apartado 5 del RMC se identificó
válidamente como motivo de la oposición. Sin embargo la Sala respalda la
posición de la División de Oposición en la que se rechaza que, posteriormente al
plazo para formular oposición, se añada un motivo en el que se fundamenta la
oposición.
9
El formulario de oposición presentado es uno construido a imagen y semejanza
del oficial que estaba disponible para las partes en el momento en el que se
formuló la oposición. En el mismo se reproducen los mismos códigos que el
formulario oficial, y cuando el oponente señala que la oposición de fundamenta
en una marca notoriamente conocida, y ello por lo que se refiere a los dos
registros comunitarios oponentes, se está señalando que es titular de una marca
anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 2, letra c) CTMR
(los códigos 74 a 79 se corresponden con estos derechos anteriores). Así, el
oponente identifica marcas que, en la fecha de solicitud, son notoriamente
conocidas en un Estado miembro (o varios) en el sentido del artículo 6 bis del
Convenio de Paris.
10 El artículo 6 bis señala que los signos en conflicto deben ser susceptibles de crear
confusión, por lo que, evidentemente, el fundamento de la existencia de una
marca notoria en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de Paris es el riesgo de
confusión y no el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o renombre de
la marca anterior.
11 El formulario de oposición presentado indica de manera expresa que el motivo en
el que se fundamente la oposición es el riesgo de confusión, y únicamente este
motivo.
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BOTU-DERM / BOTOX (MARCA FIGURATIVA) ET AL.
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12 Según la regla 15, apartado 2, letra c) del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la
Comisión de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen las normas de
ejecución del Reglamento n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, en la
versión que era de aplicación en el momento en que se formuló la oposición, el
escrito de oposición debe contener una especificación de los motivos en los que
se basa la oposición. Evidentemente, y por motivos de seguridad jurídica, estos
motivos no pueden ampliarse una vez trascurrido el plazo para presentar la
oposición.
13 Por lo tanto, la oposición formulada se fundamenta única y exclusivamente, como
lo señala de manera expresa la oponente, en el riesgo de confusión, artículo 8,
apartado 1, letra b) del RMC.
Riesgo de confusión
14 El artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC dispone que, mediando oposición del
titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada
cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o
similares los productos que ambas marcas designen, exista riesgo de confusión
por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de que el público
pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma
empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, constituye un
riesgo de confusión.
15 En el presente caso, la Sala procederá inicialmente a comparar, al igual que la
División de Oposición, las marcas comunitarias anteriores y la marca portuguesa
con protección para servicios de la clase 42 con la solicitud impugnada. Los otros
signos anteriores presentan unas representaciones idénticas y no están registrados
para más productos o servicios que aquellos que distinguen los mencionados
registros anteriores. Por lo tanto, el resultado de la comparación de los otros
signos no será diferente del que se alcance con estos derechos anteriores.
16 En cuanto al público relevante que será tenido en consideración es, por un lado, y
por lo que se refiere a los productos impugnados de la clase 3 y los “servicios de
venta al por menor en tiendas y a través de redes de informática mundial de
productos cosméticos”, el público de la Unión Europea en general, mientras que
para los otros servicios impugnados el público relevante es, además de público en
general, aquél más especializado ya que se dirige a especialistas del mundo de la
cosmética.
17 La parte recurrente no contesta de forma expresa la comparación de productos y
servicios que efectuó la División de oposición. Sin embargo, la comparación de
los productos y servicios debe de efectuarse ex officio por la Oficina aplicando la
jurisprudencia y los criterios establecidos por esta.
18 La Sala considera que entre los productos impugnados “cosméticos” y las
“preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de arrugas” existe un cierto
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BOTU-DERM / BOTOX (MARCA FIGURATIVA) ET AL.
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grado de similitud (aunque no muy importante). No se trata, por tanto, de
productos muy similares.
19 Los “cosméticos” son productos utilizados para el cuidado personal y pueden
considerarse como complementarios a las “preparaciones farmacéuticas para el
tratamiento” de arrugas ya que algunos cosméticos incorporan ingredientes
activos cuya finalidad es la de que las arrugas desaparezcan o al menos se demore
su aparición. Por lo tanto los cosméticos están en competencia o son
complementarios a los oponentes. Al mismo tiempo, los cosméticos se
administran en forma de cremas mientras que los productos del oponente, según
las pruebas aportadas, se administran mediante preparaciones inyectables. Los
cosméticos se adquieren sin necesidad de prescripción o receta mientras que los
productos del oponente se usan supuestamente solo bajo receta y supervisón
médica. De esta forma, debido a la diferente naturaleza que los productos
presentan así como al diferente tipo de administración se concluye que solo existe
un bajo grado de similitud entre los “cosméticos y las preparaciones
farmacéuticas para el tratamiento de arrugas” (véase las resoluciones de las Salas
en los asuntos R 1336/2007-2 –BOTOSES / BOTOX y R 60/2008-4 –
BOTUMAX / BOTOX).
20 Los “servicios de venta al por menor en tiendas y a través de las redes de
informática mundial de productos cosméticos” presentan una cierta similitud con
las “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de arrugas” aunque la misma
sólo puede calificarse de remota. Por otro lado, los restantes servicios
impugnados no son similares a los productos y servicios oponentes ya que tienen
naturaleza, destino y función totalmente distintos.
21 La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o
servicios de que se trata juega un papel determinante en la apreciación global del
riesgo de confusión. El consumidor medio percibe normalmente una marca como
un todo y no procede a un examen de sus distintos detalles (véase sentencias de
11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95, “Sabèl”, ap. 23; y de 22 de junio
de 1999 en el asunto C-342/97, “Lloyd Schuhfabrik”, ap. 25; y auto de 28 de abril
de 2004 en el asunto C-3/03 P, ap. 29). Por lo demás, debe tenerse en cuenta la
circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de
comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta
que de éstas conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en
consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede
variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia
“Lloyd Schuhfabrik”, ap. 26).
22 Es jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia que la apreciación global de
la similitud de las marcas debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica,
fonética o conceptual de las marcas en conflicto, en la impresión de conjunto
producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y
dominantes (sentencias “Sabèl”, ap. 23; y “Lloyd Schuhfabrik”, ap. 25; así como
los autos “Matratzen”, ap. 29; y auto de 1 de junio de 2006 en el asunto C-324/05
P, “Turkish Power”, ap. 25).
23 Los signos enfrentados son los siguientes:
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BOTU-DERM
BOTOX
Solicitud MC
Marcas Anteriores
24 Visualmente, las marcas en liza presentan diferencias ya que, aunque comparten
la combinación de letras iniciales “BOT-”, se componen de signos que tienen un
diferente número de términos y letras. Así, la marca denominativa anterior
“BOTOX” está conformada por cinco letras en un único término mientras que la
solicitud se compone de dos términos “BOTU-DERM” de cuatro letras cada uno.
A la vista de las diferentes estructuras y longitud de los signos en liza se concluye
que, por la coincidencia en sus elementos iniciales, las marcas son visualmente
similares en un grado remoto. Por su parte la marca anterior figurativa añade
también algún elemento más que la distancia más claramente de la solicitud
impugnada visualmente.
25 Aunque los signos coinciden en el elemento inicial “BOT-” únicamente
comparten a la primera sílaba “BO-” ya que los restantes elementos fonéticos
presentan claras diferencias “-TOX” y “TU-DERM” respectivamente. En efecto,
se trata de signos que tienen una diferente estructura silábica (dos sílabas por tres)
y un ritmo sonoro distinto derivado de sus diferencias en las partes finales y de su
longitud. En este sentido, es destacable que la “-X” final de las marcas anteriores
es claramente audible y su sonido es muy diferente del que tiene la segunda sílaba
de la solicitud impugnada “-TU-”. Además, la longitud y pronunciación de la
combinación de letras “-DERM” en la solicitud tiene un peso muy relevante en la
lectura final del signo. En conclusión se considera que las marcas son
fonéticamente diferentes.
26 La Sala comparte el análisis conceptual de los signos efectuado en la resolución
impugnada y estima que, al no estar dotados ni el elemento “BOTOX” ni
“BOTU-” de concepto alguno no puede realizarse comparación conceptual entre
los signos enfrentados. Sin embargo, no puede descartarse que la sílaba final de la
marca anterior “-TOX”, para preparaciones farmacéuticas, sea percibida como
relativa a una ‘toxina”. La combinación de letras “-DERM” actúa en castellano
como prefijo o sufijo para componer palabras derivadas que hace referencia a la
piel.
27 El mayor o menor carácter distintivo del signo anterior es uno de los factores que
deben tomarse en cuenta a la hora de determinar la existencia o no de un riesgo
de confusión. En este sentido la jurisprudencia ha señalado que el riesgo de
confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de
la marca anterior (sentencia “Sabèl”, antes citada, ap. 24), por lo que las marcas
que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo
conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las
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BOTU-DERM / BOTOX (MARCA FIGURATIVA) ET AL.
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marcas cuyo carácter distintivo es menor (véase, en este sentido, sentencia de
29 de septiembre de 1998 en el asunto C-39/97, “Canon”, ap. 18 así como la
Sentencia “Lloyd Schuhfabrik”, antes citada, ap. 20).
28 La distintividad de un signo puede verse incrementada por el uso que del signo ha
realizado su titular en el mercado relevante. Para evaluar si se ha producido este
incremento en la distintividad del signo se deben tener en consideración diversos
factores, entre los que se encontrarían, por analogía, los que cita la sentencia del
Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999 en el asunto C-375/97,
“Chevy”, para acreditar el renombre de una marca, a saber, cuota de mercado de
la marca, intensidad de su uso, conocimiento de la marca por el público,
importancia de las inversiones hechas para promocionarla.
29 Por lo que se refiere al carácter distintivo de las marcas anteriores, el oponente
aportó en fase de oposición diversos documentos que tienen por objeto acreditar
un mayor carácter distintivo y/o un renombre de las marcas anteriores (la Sala se
remite a la descripción de los mismos que realizó la División de Oposición). Al
respecto, y además de los argumentos que se señalan en la resolución impugnada,
y que esta Sala hace suyos, la Sala quiere resaltar que las pruebas aportadas, en su
mayoría, están fechadas posteriormente a la fecha de solicitud de la marca
impugnada, a saber el 16 de diciembre de 2003 y que las mismas únicamente se
refieren a España y publicaciones distribuidas en el territorio español.
30 Además, aunque se señala en varios artículos que el ‘botox’ es uno de los
tratamientos estéticos más requeridos en España, no se adjuntan pruebas
concluyentes en relación a la cuota de mercado, el conocimiento de la marca por
el público o cifras de ventas o de inversiones en publicidad efectuadas para
promocionar el producto en los momentos anteriores a la fecha de la solicitud.
31 A la vista de lo anterior, no puede considerarse de forma concluyente que la
marca BOTOX, no hay prueba documental en relación a la marca figurativa, haya
aumentado su carácter distintivo por su uso en el mercado de la Unión Europea.
En consecuencia, la distintividad de la marca anterior ha de ser valorada
exclusivamente a la luz del signo que la compone, a saber el elemento “BOTOX”.
32 Los argumentos de la recurrente de que la Sala, utilizando su poder discrecional,
tenga en cuenta las resoluciones R 865/2007-1 – BOTOCYL / BOTOX,
R 863/2007-1 – BOTOLIST / BOTOX, R 1336/2007-2 – BOTOSES / BOTOX,
R 60/2008-4 – BOTUMAX / BOTOX en las que se admite que la marca
“BOTOX” tiene un elevado carácter distintivo, deben desestimarse. En efecto,
cada caso debe evaluarse a la vista de los argumentos y documentos que se han
aportado en los plazos establecidos por la Oficina y solamente se admitirán
nuevos documentos si las condiciones que rodean su presentación son favorables
a su aceptación.
33 El artículo 76, apartado 2 del RMC dota a la Oficina de un poder de discreción
para, dando argumentos en uno u otro sentido, tener en consideración o no
hechos, documentos o alegaciones nuevas presentadas fuera del plazo. Sin
embargo, en el caso que nos ocupa el recurrente no ha presentado nuevos
documentos sino que hace una remisión global a los que se presentaron en otros
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procedimientos sin detallar en absoluto la naturaleza de tales documentos ni el
impacto que los mismos tendrían en la valoración de una carácter distintivo más
elevado en la fecha relevante de solicitud de la marca impugnada que tampoco es
la misma que la de los procedimientos citados por la oponente.
34 En cuando al elemento “-DERM” y su falta de carácter distintivo, la Sala
considera que, aunque efectivamente este elemento sea utilizado en lengua
castellana para construir términos que presenten una relación con la piel
(dermalgia, dermis. epidermis, dermatitis, dermatológico, dermatólogo, dérmico)
no se utiliza de manera aislada y separado con un guión tal y como aparecen en la
solicitud impugnada. Por esta razón, su presencia como un término aislado
llamará la atención del consumidor en la impresión global de la solicitud
impugnada.
35 Para apreciar la existencia de un riesgo de confusión la similitud entre las marcas
debe ser de tal calibre que el público relevante considere que los productos que se
ofrecen tienen un mismo, o relacionado, origen empresarial. En el caso que nos
ocupa la presencia de la letra “X” en las marcas anteriores y del fonema “TOX”,
que podrá ser visto como indicador de ‘toxina’ para productos farmacéuticos,
pueden ser considerados como suficientes para que el público diferencie las
marcas de forma clara y determinante ya que la solicitud impugnada presenta una
estructura y ritmo diferente. Además, únicamente se ha concluido que algunos de
los productos solicitados tienen un bajo grado de similitud con los oponentes.
36 En estas circunstancias, aun aplicando el principio de interdependencia, según el
cual una similitud menor en los signos puede verse compensada por una identidad
de productos, las similitudes de los signos y productos no son suficientes para
que el público relevante concluya que existe un vínculo empresarial entre las
marcas enfrentadas. En efecto, las importantes diferencias visuales y fonéticas
señaladas, y que son ciertamente relevantes en la impresión global de los signos,
prevalecen sobre la coincidencia en el inicio de los signos “BOT-”. De esta
forma, estas diferencia señaladas provocarían que el público relevante guarde en
su memoria una imagen imperfecta, ciertamente diferente, en la que el elemento
común inicial no destacaría sobre las diferencias de conjunto señaladas.
37 Dado que aquí se trata de signos que presentan un bajo nivel de similitud, y solo
algunos de los productos oponentes tiene un débil grado de similitud con los
oponentes, se excluye que pueda producirse un riesgo de confusión en el público
relevante, y ello parra todos los productos y servicios para los que la marca
solicita requiere protección.
38 En relación con los precedentes citados por la oponente, la Sala quiere señalar
que los signos enfrentados no son ni idénticos ni cuasi-idénticos a los que nos
ocupan. Además, las pruebas para acreditar un carácter distintivo elevado de las
marcas anteriores fueron consideradas suficientes en esos otros casos cuando en
el que nos ocupa los documentos aportados en el plazo establecido han sido
estimados como insuficientes. En consecuencia, los precedentes citados no son
relevantes para el presente caso.
39 La legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre
la base del Reglamento de la Marca Comunitaria, tal y como lo ha sido
RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 – R 24/2010-4 –
BOTU-DERM / BOTOX (MARCA FIGURATIVA) ET AL.
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interpretado por el juez comunitario, y no con arreglo a una práctica decisoria
anterior para casos supuestamente comparables (véase sentencias de 21 de abril
de 2005 en el asunto T-269/02, “Ruffles”, ap. 30; y de 30 de noviembre de 2006
en el asunto T-43/05, “Brothers by Camper”, ap. 92-95; y auto de 13 de febrero
de 2008 en el asunto C-212/07 P, “Hairtransfer”, ap. 44).
40 A la vista de lo que antecede, procede desestimar la oposición en su totalidad por
no existir riesgo de confusión con ninguna de las marcas oponentes. Las
consideraciones aquí expresadas son aplicables a fortiori a las otras marcas
anteriores ya que las mismas tienen una representación idéntica a las comparadas
y no distinguen más productos o servicios que los que han sido objeto de
comparación.
Costas
41 Al ser la oponente la parte vencida deberá, de conformidad con el artículo 85,
apartado 1 del RMC, sufragar los gastos de la solicitante en el procedimiento de
recurso.
Fijación de las costas
42 De conformidad con lo previsto en la regla 94, apartado 7, la oponente deberá
abonar a la solicitante los gastos de representación en el procedimiento de recurso
(550 EUR). A ellos deberán añadirse los gastos de representación en el
procedimiento de oposición (300 EUR).
RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 – R 24/2010-4 –
BOTU-DERM / BOTOX (MARCA FIGURATIVA) ET AL.
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Fallo
En virtud de todo lo expuesto,
LA SALA
resuelve:
1. Desestimar el recurso.
2. Ordenar que la parte recurrente soporte los gastos de la parte recurrida
en el procedimiento de recurso.
3. Fijar el importe de los gastos que la parte recurrente deberá abonar a la
parte recurrida por los procedimientos de oposición y de recurso en la
cantidad de 850 EUR.
D. Schennen
F. López de Rego
Secretario:
C. Bartos
RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 – R 24/2010-4 –
BOTU-DERM / BOTOX (MARCA FIGURATIVA) ET AL.
A. Szanyi Felkl