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Contenido
informe especial
Vinculación entre la protección de los signos distintivos y las denominaciones sociales
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Vinculación entre la protección de los signos
distintivos y las denominaciones sociales
Ficha Técnica
Autor : Dr. Cristhian Northcote
Título : Vinculación entre la protección de los signos
distintivos y las denominaciones sociales
Fuente: Actualidad Empresarial, Nº 191 - Segunda
Quincena de Setiembre 2009
1. Introducción
La regulación en materia de personas jurídicas, ya sean societarias o no, contiene
las reglas que determinan los mecanismos
de protección de las denominaciones o
razones sociales de estas personas jurídicas, una vez que acceden a su inscripción
en los Registros Públicos.
De la misma manera, la regulación en
materia de Propiedad Industrial contiene
las reglas que determinan la protección de
los signos distintivos, en especial, de las
marcas y nombres comerciales.
En la práctica, se presentan muchas situaciones en las que estas regulaciones no
permiten brindar una protección integral
a los elementos distintivos de las personas
jurídicas, ya sean denominaciones, marcas o nombres comerciales.
El objetivo del presente informe es desarrollar las distintas reglas o mecanismos de
protección que existen en los dos ámbitos
mencionados; es decir, en la regulación de
la Propiedad Industrial y en la regulación
de las denominaciones o razones sociales
de las personas jurídicas.
2. Marco legal
Para el desarrollo del presente informe,
se han considerado las disposiciones
legales contenidas en el Código Civil, la
Ley General de Sociedades, el Decreto
Legislativo N° 1075, la Decisión N° 486,
el Reglamento del Registro de Sociedades
y el Reglamento de inscripciones de Personas Jurídicas No Societarias.
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III.Conceptos previos
En la medida que en el presente informe
se van a vincular los distintos conceptos
contenidos en las regulaciones sobre Propiedad Industrial y sobre denominaciones
de personas jurídicas, es necesario que se
tengan en claro dichos conceptos para
luego establecer su vinculación.
En este orden de ideas, estableceremos
las siguientes definiciones:
1. Persona jurídica. Es el sujeto de
derecho constituido por la voluntad
de una o varias personas naturales
o jurídicas, y que como tal, goza de
derechos y obligaciones. Al igual que
las personas naturales, las personas
jurídicas también poseen el atributo
de tener un nombre, que en estos
casos se designa como denominación
o razón social.
2. Denominación o razón social. Es
el nombre de las personas jurídicas.
La distinción entre ambos conceptos
radica en que para el caso de las
sociedades en las que predomina el
elemento capitalista, se aplica una
denominación social, en la que pueden incorporarse los nombres de los
socios o puede ser una denominación
arbitraria o de fantasía.
La razón social se aplica a las sociedades en las que predomina el elemento
personal; es decir, las cualidades de
los socios, por lo que en el nombre
de estas personas jurídicas, necesariamente debe aparecer el nombre de
alguno o algunos de los socios.
3. Signo distintivo. Con este término
se hace referencia a todo signo o
elemento que tiene por finalidad
identificar o distinguir los productos,
servicios o a la empresa de sus competidores en el mercado. Entre los signos
distintivos de mayor relevancia y que
son materia del presente informe,
tenemos a la marca y a los nombres
comerciales.
4. Marca. La marca es aquel elemento
o signo distintivo que permite diferenciar los productos o servicios de
una determinada persona de los de
sus competidores y que le atribuye a
dichos productos o servicios una serie
de características propias del prestigio
o reputación que pueda tener en el
mercado el productor o proveedor.
Esta es la definición que recoge el artículo
134° de la Decisión N° 486, al señalar
que constituye marca todo signo que
sirva para diferenciar en el mercado los
productos y servicios de una persona de
los productos o servicios de otra.
Dependiendo de su composición, las
marcas pueden ser clasificadas de la
siguiente manera:
a) Marcas denominativas. Son marcas
denominativas aquellas que están
constituidas por una palabra o grupo
de palabras o signos escritos.
b) Marcas figurativas. Son aquellas
marcas que están compuestas por
dibujos, figuras o formas, pero sin
contener un texto escrito.
c) Marcas mixtas. Son aquellas que en
su composición presentan elementos
denominativos y figurativos.
d) Marcas sonoras. Son aquellas que
están compuestas por un sonido o
conjunto de sonidos y que, por su
distintividad, se vinculan con un
producto o servicio.
e) Marcas olfativas. Son aquellas
consistentes en olores. Aunque es
necesario señalar que en la regulación
aplicable en Perú, estas marcas no son
susceptibles de ser protegidas.
5. Nombre comercial. El nombre
comercial es aquel signo distintivo
que identifica al empresario, su establecimiento comercial o su actividad
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GLOSARIO
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comercial. Esto quiere decir, que el
nombre comercial permite diferenciar
al empresario mismo de sus competidores, de tal manera que sus consumidores puedan determinar si están
adquiriendo los productos o servicios
del proveedor que ellos desean.
Además, el nombre comercial también
distingue al establecimiento comercial
de un empresario. De tal manera que los
consumidores pueden distinguir el local
comercial de su preferencia de los locales
de los demás proveedores.
Finalmente, el nombre comercial distingue a la actividad comercial misma
del empresario. Este último campo de
cobertura del nombre comercial tiene
que ver con la evolución de las actividades comerciales, por la que cada día
aparecen nuevas formas de ejercer una
actividad comercial, al punto que ya
no podemos restringir el concepto de
actividad empresarial a la existencia de
un local o establecimiento comercial,
sino que, existen muchas actividades
en las que no se requiere contar con un
establecimiento, como en los casos de
aquellos empresarios que se dedican únicamente a licenciar sus procedimientos
de fabricación o sus marcas a favor de
los fabricantes y distribuidores.
Ésta es la definición que recoge el artículo
190° de la Decisión N° 486, cuando
dispone que: “Se entenderá por nombre
comercial cualquier signo que identifique a
una actividad económica, a una empresa, o
a un establecimiento mercantil”.
De esta manera, el contenido del nombre
comercial es sumamente amplio. Por ello,
su regulación debe procurar que todo este
campo de cobertura tenga la protección
necesaria.
4. Sobre la protección de las
denominaciones y razones
sociales
Como hemos señalado, las denominaciones o razones sociales constituyen los
nombres que identifican a las personas
jurídicas, ya sean personas jurídicas sin
fines de lucro, como las asociaciones,
fundaciones y comités, o personas jurídicas con fines de lucro, como son las
sociedades y las empresas individuales
de responsabilidad limitada.
Ahora bien, para que una persona adquiera la calidad de tal, es necesario que
siga el procedimiento de constitución previsto para cada forma de persona jurídica,
pero todos los procedimiento, tienen en
común el requisito de la inscripción en
los Registros Públicos.
Y como requisito para acceder al registro, la persona jurídica debe poseer una
denominación o razón social que no se
encuentre previamente inscrita a favor de
otra persona jurídica.
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Así lo establece la Ley General de Sociedades en su artículo 9º de la Ley General
de Sociedades:
es exigible la inclusión de siglas de la forma
societaria en la denominación abreviada,
salvo mandato legal en contrario”.
“Artículo 9º.- Denominación o Razón Social
Artículo 16º.- Igualdad de denominación o
de razón social
La sociedad tiene una denominación o una
razón social, según corresponda a su forma
societaria. En el primer caso puede utilizar,
además, un nombre abreviado.
No se puede adoptar una denominación
completa o abreviada o una razón social
igual o semejante a la de otra sociedad
preexistente, salvo cuando se demuestre
legitimidad para ello.
Esta prohibición no tiene en cuenta la forma
social.
No se puede adoptar una denominación
completa o abreviada o una razón social
que contenga nombres de organismos o
instituciones públicas o signos distintivos
protegidos por derechos de propiedad
industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar
legitimado para ello.
El Registro no inscribe a la sociedad que
adopta una denominación completa o
abreviada o una razón social igual a la de
otra sociedad preexistente. En los demás
casos previstos en los párrafos anteriores
los afectados tienen derecho a demandar la
modificación de la denominación o razón
social por el proceso sumarísimo ante el
juez del domicilio de la sociedad que haya
infringido la prohibición.
La razón social puede conservar el nombre
del socio separado o fallecido, si el socio
separado o los sucesores del socio fallecido consienten en ello. En este último
caso, la razón social debe indicar esta
circunstancia. Los que no perteneciendo
a la sociedad consienten la inclusión de su
nombre en la razón social quedan sujetos a
responsabilidad solidaria, sin perjuicio de
la responsabilidad penal si a ello hubiere
lugar”.
Como se puede apreciar, la Ley General
de Sociedades establece algunas reglas y
prohibiciones para determinar cuándo una
denominación o razón social puede acceder
al Registro.
Estas reglas previstas por la Ley General de
Sociedades han sido recogidas también en
los artículos 15º y 16º del Reglamento del
Registro de Sociedades, que es la norma
técnica aplicable para los procedimientos
destinados a la inscripción de una sociedad
en los Registros Públicos:
“Artículo 15º.- Denominación y razón social
No es inscribible la sociedad que adopte una
denominación completa o abreviada o una
razón social igual a la de otra preexistente
en el índice.
Tampoco es inscribible la sociedad que
adopte una denominación abreviada que no
esté compuesta por palabras, primeras letras
o sílabas de la denominación completa. No
Se entiende que existe igualdad cuando hay
total coincidencia entre una denominación
o una razón social con otra preexistente en
el Índice, cualquiera sea la forma societaria
adoptada.
También existe igualdad, en las variaciones
de matices de escasa significación tales como
el uso de las mismas palabras con la adición
o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones o
signos de puntuación; el uso de las mismas
palabras en diferente orden, así como del
singular y plural”.
A pesar que su regulación es bastante
anterior a la norma societaria, la Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada
también posee una regla con respecto a
la denominación que puede utilizar, tal
como lo prevé el artículo 7º del Decreto
Ley N° 21621:
“Artículo 7º.- La Empresa tendrá una denominación que permita individualizarla,
seguida de las palabras “Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada”, o de las siglas
“E.I.R.L.”.
No se podrá adoptar una denominación
igual a la de otra Empresa preexistente. La
acción para obtener la modificación de la
denominación igual debe seguirse ante el
Juez del domicilio de la Empresa demandada, tramitándose conforme al procedimiento
señalado para los incidentes. Contra lo resuelto por la Corte Superior no hay recurso
de nulidad”.
Y claro está, en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, también se aplican
reglas o prohibiciones con respecto a las
denominaciones que pueden utilizar.
Estas disposiciones están contenidas en
el Reglamento del Registro de Personas
Jurídicas no Societarias, cuyo artículo 28º
que reproducimos a continuación:
“Artículo 28º.- Inscripción del nombre
No procederá la inscripción del nombre
completo o abreviado de una persona
jurídica cuando:
a) Induzca a error o confusión sobre el tipo
de persona jurídica;
b) Haya igualdad con otro nombre
completo o abreviado, sea cual fuere
el tipo de persona jurídica inscrita con
anterioridad o amparada por la reserva
de preferencia registral, durante el
plazo de vigencia de ésta;
c) El nombre abreviado no esté compuesto
por una o más palabras o primeras letras
o primeras sílabas de todas o algunas
de las palabras que integran el nombre
completo, en el orden que éste se presente.
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También existe igualdad en las variaciones
de matices de escasa significación, tales
como el uso de las mismas palabras en
distinto orden o en singular y plural; o, con
la adición o supresión de artículos, espacios,
preposiciones, conjunciones, tildes, guiones
o signos de puntuación.
Excepcionalmente, procederá la inscripción
del nombre completo o abreviado en los
supuestos del párrafo anterior, si la persona
que tiene su derecho al nombre protegido
conforme a las disposiciones legales vigentes,
autoriza su uso mediante decisión del órgano
competente”.
Aunque la redacción varíe en cada norma
y hayan algunas disposiciones específicas
que las diferencien, todas las disposiciones que hemos reproducido contienen
reglas básicas comunes que pueden
resumirse de la siguiente manera:
• Está prohibido que una persona
jurídica utilice una denominación o
razón social idéntica de otra persona
jurídica previamente inscrita. Esta
prohibición se aplica también cuando
las denominaciones o razones sociales
son similares al punto de generar
confusión.
• Para la aplicación de la regla antes
señalada, no se tomará en cuenta el
tipo o forma de persona jurídica.
• Es posible utilizar denominaciones
o razones sociales similares cuando
se demuestre que se cuenta con la
autorización para tal efecto.
Si se produce un incumplimiento de
las reglas antes señaladas, cada forma
de persona jurídica tiene el derecho de
solicitar, tanto en sede administrativa
como en sede judicial, que la persona
jurídica infractora cese en el uso indebido de la denominación o razón social
en cuestión.
Con tal fin, existen procedimientos específicamente regulados en cada una de
las normas que hemos mencionado, pero
todos tienen en común la posibilidad de
acciones en la vía administrativa para
que los Registros Públicos no admitan la
inscripción de una denominación o razón
social que se encuentre inmersa en las
prohibiciones ya señaladas, y también la
posibilidad de accionar en la vía judicial
para que se ordene el cese en el uso indebido de la denominación o razón social
y la obtención de la indemnización por
los daños y perjuicios que se hubieran
causado.
A continuación, veamos cuáles son las
reglas y mecanismos de protección de los
signos distintivos, específicamente, de las
marcas y nombres comerciales.
5. Sobre la protección de las marcas y nombres comerciales
Aquí es necesario efectuar un desarrollo
por separado, pues las reglas de protecN° 191
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ción no son iguales para las marcas y para
los nombres comerciales, comenzando
porque el sistema de protección de las
marcas se basa en el registro, en tanto
que el de los nombres comerciales se basa
en el uso. Esto quiere decir que para que
una marca goce de protección, debe ser
registrada ante la entidad competente, el
INDECOPI en el caso del Perú. Pero, para
que un nombre comercial tenga protección, no es necesario que sea registrado,
basta con que se acredite su uso en el
mercado.
Veamos entonces las reglas particulares
para cada signo:
1. Protección de las marcas
Nuestro ordenamiento jurídico, de manera semejante a la mayoría de regulaciones
en el mundo, ha previsto que los titulares
de una marca deben registrar su derecho
sobre ella para obtener protección frente
a terceros.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo
154° de la Decisión N° 486, el derecho
al uso exclusivo de una marca se adquiere
por su registro ante el INDECOPI.
Esto quiere decir que sólo cuando una
persona tenga registrada su marca ante
el INDECOPI se le considerará titular
exclusivo sobre dicha marca y, por lo
tanto, se le concederán los derechos y se
le exigirán las obligaciones que establecen
la Decisión N° 486 y el Decreto Legislativo N° 1075.
En el Perú, el registro de marca es concedido por un plazo de diez años. Este plazo
puede ser renovado por períodos sucesivos
de diez años, de manera indefinida.
El titular de un registro de marca goza de
los siguientes derechos:
a. Derecho al uso exclusivo de la marca
y a impedir que terceros la utilicen sin
su autorización.
b. Derecho a impedir que los comerciantes supriman del producto o envase
la referencia a la marca.
c. Derecho a otorgar licencias a terceros
para el uso de la marca.
d. Derecho a actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento
realice, con relación a productos o
servicios idénticos o similares para los
cuales haya sido registrada la marca,
alguno de los siguientes actos:
• Usar o aplicar la marca o un signo
que se le asemeje, de forma que
pueda inducir al público a error
u originar situaciones que puedan
ocasionar un perjuicio al titular de
la marca;
• Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos
con la marca u ofrecer servicios en
la misma;
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• Importar o exportar productos
con la marca;
• Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan
la marca, así como comercializar
o detentar tales materiales;
• Usar en el comercio un signo
idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos
o servicios distintos de aquellos
para los cuales se ha registrado
la misma, cuando el uso de ese
signo respecto a tales productos
o servicios pudiese inducir al
público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño
económico o comercial injusto, o
produzca una dilución de la fuerza
distintiva o del valor comercial de
dicha marca; o,
• Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los
supuestos antes señalados.
2. Protección del nombre comercial
A diferencia de la marca, la protección
del nombre comercial no requiere de su
inscripción en un registro.
El derecho al uso exclusivo de un nombre
comercial se obtiene por su primer uso
en el mercado. Esto quiere decir, que la
primera persona que haya utilizado un
determinado nombre comercial será la
titular del derecho a su uso exclusivo y
recibirá la protección que le otorga la
regulación correspondiente.
Aunque esto no impide que el titular de
un nombre comercial decida registrarlo a
su favor, con lo cual obtendrá una prueba
fehaciente sobre su fecha de uso, que
estaría constituida, cuando menos, por
la fecha del registro.
Sobre este punto, es necesario tener en
cuenta que no podrá registrarse como
nombre comercial un signo que esté
comprendido en alguno de los siguientes
casos:
a) Cuando consista, total o parcialmente,
en un signo contrario a la moral o al
orden público;
b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad,
la naturaleza, las actividades, el giro
comercial o cualquier otro aspecto de
la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
c) Cuando su uso sea susceptible de
causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la
procedencia empresarial, el origen u
otras características de los productos
o servicios que la empresa produzca
o comercialice; o,
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d) Cuando exista una solicitud o registro
de nombre comercial anterior.
El derecho exclusivo sobre el nombre
comercial termina cuando cesa el uso del
nombre, cesan las actividades comerciales
de su titular o con el cierre del establecimiento comercial.
El titular de un nombre comercial goza
de los siguientes derechos:
a. Derecho al uso exclusivo del nombre
comercial y a impedir que terceros lo
utilicen.
b. Impedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idéntico
o similar a su nombre comercial,
cuando ello pudiere causar confusión
o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos
o servicios. En el caso de nombres
comerciales notoriamente conocidos,
cuando asimismo pudiera causarle un
daño económico o comercial injusto,
o implicara un aprovechamiento
injusto del prestigio del nombre o de
la empresa del titular.
c. Derecho a otorgar licencias a terceros
para el uso del nombre comercial.
d. Derecho a impedir que los comerciantes supriman del producto o envase,
la referencia al nombre comercial.
e. Derecho a actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento
realice, con relación a productos o
servicios idénticos o similares para
los cuales utilice el nombre comercial,
alguno de los siguientes actos:
• Usar o aplicar el nombre comercial o un signo que se le asemeje,
de forma que pueda inducir al
público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un
perjuicio al titular del nombre
comercial;
• Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos
con el nombre comercial u ofrecer
servicios con el mismo;
• Importar o exportar productos
utilizando nombre comercial;
• Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan
el nombre comercial, así como
comercializar o detentar tales
materiales
• Usar en el comercio un signo
idéntico o similar al nombre
comercial, con relación a productos o servicios distintos de
aquellos para los cuales se utiliza
el nombre comercial, cuando
el uso de ese signo respecto a
tales productos o servicios pudiese inducir al público a error
o confusión, pudiese causar a
su titular un daño económico o
comercial injusto, o produzca una
dilución de la fuerza distintiva
o del valor comercial de dicho
nombre comercial; o,
• Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los
supuestos antes señalados.
salvo que se demuestre estar legitimado
para ello.
6. Sobre la vinculación entre los
sistemas de protección de las
denominaciones y razones sociales, y los signos distintivos
Siendo así, existen algunos puntos de
contacto entre la regulación de las denominaciones y razones sociales, y los signos
distintivos, de forma tal que sería posible
protegerse o evitar los usos indebidos
que puede hacer una persona sobre una
denominación o razón social, vulnerando
los derechos del titular de un registro
de marca o de un nombre comercial, o
viceversa.
Luego de haber revisado las distintas disposiciones que se aplican para proteger
las denominaciones y razones sociales, y
los signos distintivos, debemos establecer
si existe vinculación entre estos sistemas
o si se trata de reglas que sólo funcionan
de manera separada.
Al respecto, podemos señalar que las
disposiciones que contienen reglas de
vinculación entre los distintos sistemas
de protección son la Ley General de Sociedades y la Decisión N° 486.
En el caso de la norma societaria, su
artículo 9 contiene una prohibición
expresa, por la cual una sociedad no
puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social que
contenga signos distintivos protegidos
por derechos de propiedad industrial,
En el caso de la Decisión N° 486, el
inciso e) del artículo 136º señala lo
siguiente:
“Artículo 136º.- No podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando:
(…)
e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o
sin fines de lucro, o personas naturales, en
especial, tratándose del nombre, apellido,
firma, título, hipocorístico, seudónimo,
imagen, retrato o caricatura de una persona
distinta del solicitante o identificada por
el sector pertinente del público como una
persona distinta del solicitante, salvo que se
acredite el consentimiento de esa persona
o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran
declarados sus herederos”.
La Decisión N° 486 contiene una regla similar con respecto al nombre comercial.
Aunque la vinculación no está completa, pues, no existe una disposición
aplicable a las EIRL o a las personas
jurídicas sin fines de lucro que tenga el
mismo efecto que la regla prevista para
las sociedades.
Consideramos que es necesario, entonces,
realizar una revisión integral del sistema,
a fin de contemplar reglas que permitan
relacionar los sistemas de protección de
las denominaciones o razones sociales,
sin importar la forma de persona jurídica, con la protección de los signos
distintivos.
Glosario
1. ¿Qué elementos no son considerados como invenciones
susceptibles de ser patentadas?
De conformidad con el artículo 15º de la Decisión N° 486, no se
consideran invenciones susceptibles de ser patentados:
a)los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
b)el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico
existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive
genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
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c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el
derecho de autor;
d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
e)los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;
y,
f) as formas de presentar información.
2. ¿Cuál es la vigencia de un diseño industrial?
Los derechos exclusivos que le otorga el registro de un diseño industrial a su titular tienen una duración de diez años.
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