sentencia rastreogpschile.cl

Fallo arbitral por dominio “rastreogpschile.cl”
C.H. INTERNATIONAL S.A.
-vGPS CHILE S.A.
Juez Arbitro
Ricardo Sandoval López
--------------------------------------------------------------------------------En Santiago, a 30 de Agosto de 2010
VISTO:
PRIMER0: Que por oficio 0F12.306, de 25 de Mayo de 2010, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de
dominio “rastreogpschile.cl”;
SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto C.H. INTERNATIONAL S.A., persona jurídica
dedicada
al
rubro
de
su
denominación,
RUT
Nº
76.015.753-8,
domiciliada Irarrázabal 2821 Oficina 1207,n Ñuñoa, Santiago, quien
tiene
la
calidad
de
primer
solicitante
del
nombre
de
dominio
“rastreogpschile.cl”, el cual pidió a su favor el día 29 de Diciembre de
2009, a las 00:13:51 horas GMT y GPS CHILE S.A., persona jurídica
dedicada
al
domiciliada
rubro
de
su
denominación,
RUT
Nº
96.941.960-2,
para estos efectos en San Pío X Nº 2460, oficina 1011,
Providencia, Santiago, representada por JOHANSSON Y LANGLOIS
LIMITADA, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo
nombre de dominio “rastreogpschile.cl”, el cual pidió a su favor el día 12
de Enero de 2010, a las 13:43:18 horas GMT.
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TERCERO: Que por resolución de fecha 1 de Junio de 2010, la cual rola
a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 21 de
junio de 2010, a las 10:00 horas.
CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los
comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 4 y5 de
autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.
QUINTO: Que el día 21 de Junio 2010, tuvo lugar el comparendo
decretado con la asistencia del primer solicitante don CARLOS ALBERTO
HEPP
PLESCH,
quien
compareció
en
representación
de
C.H.
INTERNATIONAL S.A., según poder notarial que el tribunal tiene a la
vista y por acompañado a los autos y de don JUAN CRISTOBAL GUZMAN
LAGOS, abogado, del Estudio Jurídico Johansson y Langlois Limitada,
quien comparece en representación de GPS CHILE S.A., en virtud de
patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por
acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió a calificar
la consignación decretada estimándola bastante y se agregó a los autos
fotocopia del depósito de la misma. Acto seguido, de común acuerdo, las
partes procedieron a fijar las normas de procedimiento a las que se
ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al
efecto y que rola a fojas 19 de autos.
SEXTO: Que por resolución de fecha 23 de Junio de 2010, se notificó a
las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta
en los autos.
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SÉPTIMO:
La
parte
representada por
del
segundo
solicitante
GPS
CHILE
S.A.,
la abogada Carolina Mora Allende, solicita la
asignación del nombre de dominio “rastreogpschile.cl”, basado en los
fundamentos que se indican a continuación.
En primer término, señala que
reconocida empresa
su representada es una famosa y
que opera en el mercado a través de sus
prestigiosas y reconocidas marcas “GPS CHILE” y derivaciones, que
corresponden además a su denominación social, que inició sus labores
en 2001 y en 2003 se asoció Navman NZ Nueva Zelanda, empresa lider
a nivel mundial comercializadora de equipos en tecnología GPS. Señala
que en nuestro país GPS Chile S.A., ha estado siempre a la vanguardia
en Tracking de Vehículos vía GPS y el desarrollo de nuevas tecnologías
capaces de adaptarse a las necesidades de cada empresa que opera
con una flota de vehículos ó móviles y se enfrenta a una serie de
desafíos tales como: cumplimiento de tiempos, comunicación entre el
personal en terreno y su oficina, reducción de costos, mejorar
productividad, seguridad u aumentar la satisfacción del cliente. Indica
también una lista de conocidas empresas nacionales que son clientes de
GPS CHILE S.A., según documento acompañado, que estimamos no
corresponde reproducir en este fallo.
Como toda empresa que protege sus activos intangibles GPS CHILE
S.A., ha inscrito en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
Chile, las siguientes marcas comerciales:
Marca
GPS CHILE Tipo: palabra. Cobertura: Productos, Clases: 9 Todos
los productos de la clase. Solicitud Nº 51.91110. Fecha 28-Feb-2001.
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5
6
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Por otra parte, GPS CHILE S.A., señala que tiene asignados los
siguientes nombre de dominio identificadores en Internet, según lo
acredita con documentos acompañados:
a)“rastreogps-chile.cl”, b)“gpschile.cl”, c) “gps-chile.cl,
d) “gpsonline.cl”, e) “gpstracker.cl”, f) “gpstrack.cl”.
Asimismo,
se advierte que los dominios “rastreogsps-chile.cl” y
“rastreogpschile.cl”, son casi idénticos gráfica y fonéticamente, lo que
son lugar a dudas se prestaría para crear confusión entre los
consumidores, pues el hecho de eliminar un guión en un nombre de
dominio constituye una circunstancia absolutamente insuficiente para
conformar un dominio diferente que caracterice las actividades y
servicios que el primer solicitante pretende ofrecer, como ocurre en el
caso de autos.
Como fundamentos de derecho de su pretensión, la segunda solicitante
invoca
la
aplicación
del
artículo
14
del
Reglamento
para
el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, cuyo texto no
estimamos
del
caso
reproducir,
por
ser
ampliamente
conocido.
Asimismo, funda su pretensión en el artículo 2, primera parte de la Ley
Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial,
persona natural o
que establece que “cualquier
jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los
derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución
Política,
debiendo
obtener
previamente
el
título
de
protección
correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley”.
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Complementa este fundamento jurídico con el artículo 19 Nº 25 de la
Constitución Política de la República, que garantiza la propiedad
industrial sobre patentes de invención,
objetos
de
esta
propiedad,
haciendo
marcas comerciales y otros
presente
que
el
común
denominador de las marcas de su representada, lo constituyen las
expresiones “GPS CHILE”, elementos que le otorgan a dichas marcas la
debida notoriedad y distintividad exigidas por la Ley de Propiedad
Industrial.
La
segunda
parte
solicitante
agrega
también
como
fundamentos de derecho de su demanda, los artículos 6, 8, 10 bis y 41
del Convenio de Paris, suscrito, ratificado y promulgado por Chile en
virtud del Decreto Nº 425 de 30 de septiembre de 1991, el artículo 16
del ADPIC (TRIPS) y el artículo 22 del Reglamento de NIC para la
asignación de los nombres de dominio, referente a la revocación de los
mismos, que el tribunal estima no reproducir en este fallo. Concluye la
segunda parte solicitando la asignación de dominio “rastreogpschile.cl”
en su favor. De esta demanda se confirió traslado al primer solicitante
por el plazo de 3 días, se tuvo por acompañados los documentos en la
forma solicitada y se notificó a las partes por correo electrónico.
OCTAVO: El primer solicitante C.H. INTERNATIONAL S.A., representada
por CARLOS A. HEPP, presentó su demanda por asignación del dominio
en disputa señalando que C.H. INTERNATIONAL S.A., compañía creada
en el estado de California, de Estados Unidos de Norteamérica, dedicada
al rastreo de vehículos mediante el sistema satelital desde 1998,
9
comienza
sus actividades en Chile en el año 2008. Indica, asimismo,
que en 2007 inicia actividades para inscribir la marca comercial
MUNDOGPS para cubrir el servicio de rastreo satelital de vehículos y de
personas y que con fecha 9 de marzo de 2008 logró inscribir el nombre
de
dominio
“mundogps.cl”,
según
registro
20080509190842,
documento que acompaña a los autos. Señala también que con fecha 5
de octubre de 2009, registró en su favor
el nombre de dominio
“rastreogps.cl”; con fecha 21 de octubre de 2009, registró el nombre de
dominio
“mundogpschile.cl”,
según
documento
acompañados
al
expediente y que son fecha 29 de diciembre de 2009, solicitó el nombre
de dominio “rastreogpschile.cl”, debida la incremento de las visitas a su
página web.
El primer solicitante C.H. INTERNATIONAL S.A., agrega que con fecha
19 de enero de 2010, presentó solicitud ante el INAPI para el registro de
la marca MUNDOGPS, Registro Nº 892.158, mixta, para distinguir
productos en clase 9, solicitud en trámite ratificada de 20 de Enero del
presente año;
que
también ha solicitado la marca MUNDO GPS,
Registro Nº 899.725, mixta,
para distinguir productos en clase 35,
según documentos acompañados a los autos y que con fecha 18 de
junio de 2010, se presentó oposición al registro de las marcas aludidas
por Flavio Beltrán, en representación de GPS CHILE S.A.
Termina
invocando como argumento que refuerza su petición del dominio
materia del presente arbitraje, el hecho que C.H. Internacional S.A., es
dueña
de
los
siguientes
nombres
de
dominio:
www.chile-gps.cl;
www.mundogps.info,www.mundogps.cl,www.surgps.cl,www.nortegps.cl,
www.gpssur-cl, www.rastreochile.cl y www.rastreosgps.cl.,
según los
documentos acompañados a los autos. Como fundamentos de derecho
invoca el rol identificador de los nombre de dominio en la red Internet,
el criterio de la titularidad de las marcas comerciales y su relación con
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los nombres de dominio, haciendo hincapié en que su parte fue la
primera en solicitar el dominio en conflicto por lo que tendría mejor
derecho a que se le asigne. Concluye solicitando que el nombre de
dominio “rastreogpschile.cl” se le asigne a su parte, esto es, C.H.
INTERNATIONAL S.A. De esta demanda el tribunal confirió traslado al
segundo solicitante, tuvo por acompañados los documentos y se
notificvó a la partes por correo electrónico.
NOVENO: Que el
documentos
segundo solicitante GPS CHILE S.A. acompañó los
probatorios
conjuntamente
con
su
demanda
por
la
asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, todos los
cuales
término
que no fueron oportunamente objetados. Además, durante el
probatorio
acompaño
otros
documentos
probatorios
con
citación, los que tampoco fueron objetados, habiéndose notificado a la
parte contraria por correo electrónico.
DECIMO. Con fecha 15 de julio del año en curso, la segunda parte
solicitante alegó entorpecimiento y solicitó extensión del plazo para
contestar la demanda de primer solicitante, fundada en el hecho que
este último no presentó su escrito por correo electrónico dirigido al
árbitro ni acompañó los documentos probatorios en archivos adjuntos a
dicho correo, agregando que tanto el texto de
la demanda
como los
documentos presentados posteriormente por el primer solicitante, no
coincidían con los acompaños en soporte de papel, de los cuales este
mismo segundo solicitante tomó conocimiento mas tarde.
UNDECIMO: El tribunal con fecha 21 de julio del presente año,
habiendo constado que efectivamente el texto de la demanda y
documentos acompañados por el primer solicitante mediante correo
electrónico, no eran exactamente coincidentes con los que esa misma
parte había presentado en soporte de papel, resolvió estarse el mérito
de estos últimos y concedió extensión de plazo al segundo peticionario,
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en virtud del entorpecimiento alegado. La resolución se notificó a las
partes por correo electrónico con esa misma fecha.
DUODECIMO: La parte de GPS CHILE S.A, contestó dentro de plazo la
demanda del primer solicitante, expresando que su mejor derecho
sobre el nombre de dominio en litigio, se funda en que los diversos
certificados de registros marcarios “GPS CHILE”, que ella jurídicamente
detenta, tienen antigüedad de mas de 10 años, en comparación con el
primer solicitante que ha señalado que inició sus actividades de abril de
2007 para crear la marca comercial MUNDOGPS.
Agrega que no existe ninguna solicitud de registro
de la
marca
MUNDOGPS del año 2007, porque la solicitud Nº 892.158, acompañada
por el primer solicitante de fecha 19 de Nereo de 2010, se encuentra
vencida y que respecto de la otra solicitud Nº 899-725, de fecha 30 de
marzo de 2010, su representada ha deducido oposición, de manera que
hasta fecha C.H. INTERNATIONAL S.A., no es titular de ningún registro
marcario.
Señala
también
el
segundo
solicitante
contestando
la
demanda del primero, que no es efectivo que este último tenga
registrado el nombre de dominio “rastreogpschile.cl”, toda vez que se
trata precisamente del dominio en litigio respecto del cual no se resuelto
aún su asignación. El segundo solicitante señala que
el dominio
“rastreogpschile.cl”
comerciales
contiene
íntegramente
las
marcas
registradas por él mismo, por lo que se opone a que sea asignado el
primer solicitante y pide que se le conceda en su favor. Por último, el
segundo peticionario del nombre de dominio materia de este arbitraje,
reitera los fundamentos de derecho que había invocado en su demanda.
El Tribunal tuvo por contestada la demanda del primer solicitante por
parte de GPS CHILE S.A., por acompañados los documentos en la forma
solicitada y se notifico a la partes por correo electrónico.
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DECIMOTERCERO:
Con fecha 5 de agosto del año en curso se dictó la
resolución que recibe la causa a prueba por el plazo de diez días y se
fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:
1) Derechos y/o interés
de las partes
en el nombre de dominio
“rastreogpschile.cl” y 2) Utilización efectiva que las partes han
hecho del nombre “rastreogpschile”. La resolución se notificó a las
partes por correo electrónico, con esa misma fecha.
DECIMOCUARTO: Durante el término probatorio la parte de GPS
CHILE S.A. reiteró los documentos acompañados a su demanda y
acompañó otros. El tribunal tuvo por reiterados los documentos y por
acompañados en la forma solicitada y la resolución se notificó a las
partes por correo electrónico.
DECIMOQUINTO: Que con fecha 18 de agosto de 2010, se fijó e plazo
de cinco días para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso
en general. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico
con fecha 20 de agosto de 2010.
CONSIDERANDO:
PRIMERO:
Que
de
la
demanda
del
primer
solicitante
C.H.
INTERNATIONAL S.A., se advierte que es una compañía que desarrolla
actividades relativas al rastreo satelital de vehículos y personas,
iniciadas en Chile en 2008 y que desde 2007 ha iniciado gestiones para
obtener la marca comercial MUNDOGPS, para distintas clases de
productos, presentando las solicitudes de registro respectivas, sin que
hasta la fecha tenga marca registrada alguna en su favor, como se
desprende de los documentos por él acompañados. Además, el hecho
que haya registrado los nombres de dominio que se indican en la parte
expositiva de este fallo, incluyendo las expresiones GPS, no le confieren
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por si sólo mejor derecho respecto del que es materia del presente
arbitraje.
SEGUNDO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, GPS
CHILE S.A., y por la documentación acompañada oportunamente a los
autos, que no fue objetada, resulta ser que se trata de una empresa que
ha capitalizado su trayectoria
de servicios
protegiendo sus marcas
comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad
Industrial, en las que se incluye la expresión “rastreogpschile”, como se
detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.
TERCERO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si
los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí
mismos un mejor derecho al nombre de dominio “rastreogpschile.cl”.
CUARTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su
excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le
corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este
principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de
las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan
equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper
dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de
derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En
el caso sub lite, la parte de GPS CHILE S.A., presentó prueba completa y
de mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo
solicitante, del nombre de dominio en cuestión.
QUINTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para
este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME,
FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado
su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho
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no ocurrió, porque si bien es cierto que su demanda acompañó
solicitudes de marcas en trámite e inscripción de ciertos dominios para
acreditar su pretensión,
esta prueba no forma en el sentenciador la
convicción de su mejor derecho al dominio en litigio ni tiene el mismo
valor probatorio que los documentos presentados por el segundo
solicitante, los que no fueron oportunamente objetados.
SEXTO:
Adicionalmente,
la
inscripción
del
nombre
de
dominio
“rastreogpschile.cl” por parte del primer solicitante constituye una
amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse
afectada por la confusión y por la dilución, toda vez que al concebir el
primer solicitante nombre de dominio en conflicto, en función de la
marca rastreogps, que identifica las marcas registradas con esa misma
expresión
rastreogps,
puede
entenderse
que
el
dominio
“rastreogpschile.cl”, forma parte de los activos intangibles del titular de
las marcas “rastreogps” e inducir a creer que existe unión entre
el
dominio así configurado y las marcas comerciales registradas por la GPS
CHILE S.A.
SEPTIMO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de
dominio “rastreogpschile.cl” debe corresponder al segundo solicitante,
no perjudica en absoluto al primer peticionario, quien tiene registrados
otros dominios que lo vinculan con la actividad él desarrolla.
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1,
sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,
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RESUELVO:
PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “rastreogpschile.cl” al
segundo solicitante, esto es, GPS CHILE S. A., RUT Nº 96.941.960-2,
persona
jurídica
dedicada
al
rubro
domiciliada para estos efectos en
de
su
denominación
social,
San Pío X Nº 2460, Oficina 1011,
Providencia, Santiago, representada por Johansson y Langlois Limitada.
SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber
tenido motivos plausibles para litigar.
Notifíquese por correo electrónico a las partes y a la Secretaría de NIC
Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos.
Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de
eventuales recursos.
Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro
Julia Marina Valenzuela del Valle
R.U.T. Nº4.831.827-4
Testigo
Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo
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