visualizar - Registro Nacional

ACOPI
Academia Costarricense de
Propiedad Intelectual
diciembre
diciembre
2013 2015
Bo etín
Convenio de Cooperación
OMPI –ACOPI
Presentación
Costa Rica es un país donde se reconocen y respetan
los derechos intelectuales
y lalegislación existente, se
encarga de proteger los derechos para quienes con su
intelecto, habilidades y destrezas, ponen al servicio de
los demás sus creaciones.
Esa protección contempla
lo referente a marcas, patentes, modelos, diseños de
utilidad, invenciones y otros,
para que estén resguardados de la usurpación ilegal
de terceros.
La Constitución Política costarricense, respalda también en el artículo 47 a todo
autor, inventor, productor
o comerciante que, gozará
temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra,
invención, marca o nombre
comercial.
La importancia de este
tema, se ve reflejada toda
vez que su protección se
eleva a rango constitucional.
En este sentido y amparado
en la legislación vigente, el
Registro Nacional garantiza la protección de los derechos intelectuales de los
titulares, mediante estrategias destinadas a promover
una cultura de innovación.
Aprovechamos esta oportunidad, para saludar a la
señora ministra de Justicia y
Paz, María Cecilia Sánchez
Romero y le damos la más
cordial bienvenida.
La presente edición incluye
un artículo sobre la Nueva
Ley de Garantías Mobiliarias: su impacto en el área
de la propiedad intelectual.
Finalidad y principales características del Sistema de
Garantías Mobiliarias, entre
otros aspectos de interés.
El lector encontrará además, un tema sobre Protección Jurídica de las Creaciones de Forma, cada vez
más importantes dentro del
marco de las obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual, a través
de los derechos de autor.
¿Qué tan importantes son
las patentes para su negocio? , es otro artículo donde
se hace un análisis sobre
la conveniencia de patentar
las invenciones.
“En Costa Rica: Con talento
nacional se crean proyectos
innovadores de bajo costo”
es el título de la entrevista que aparece en este número de nuestra publica-
ción. Ahí se describen las
experiencias desarrolladas
por estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa
Rica, en el campo de la investigación en materia de
Robótica, encabezados por
profesores de ese centro de
educación superior.
Esperamos que esta publicación que se prepara con
esfuerzo y dedicación, sirva
para enriquecer los conocimientos de aquellos que,
con su trabajo contribuyen a
proteger y promover la propiedad intelectual.
Se añade un comentario
sobre la Adopción del Acta
de Ginebra del Arreglo de
Lisboa relativo a las denominaciones de origen y las
indicaciones
geográficas,
suscrito por el señor canciller de la República de Costa Rica, en representación
del nuestro país.
Luis Jiménez Sancho
Director Ejecutivo
Academia Costarricense
de Propiedad Intelectual
ACOPI
Lista de socios de la Academia
Escuela Judicial
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Universidad de Costa Rica. Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la
Innovación de la (PROINNOVA)
ASIFAN Asociación Industria Farmacéutica Nacional
Colegio de Abogados de Costa Rica
Asociación de Profesionales en Propiedad Intelectual (APPICR)
INCAE Business School
Registro Nacional
Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC)
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Tribunal Registral Administrativo (TRA)
Cámara de Comercio Norteamericana (AMCHAM)
Cámara de Comercio de Costa Rica
Consejo de la Promoción de la Competitividad
Universidad Carlos III de Madrid
Ministerio de Justicia y Paz
Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa de la Universidad Nacional
Centro de Capacitación Judicial para Centroamerica y el Caribe
Adopción del Acta
de Ginebra del
Arreglo de Lisboa
Relativo a las
Denominaciones
de Origen y las
Indicaciones
Geográficas
Noticias
4
Por Jonathan Lizano Ortiz
Subdirector a.i.
Registro de Propiedad Industrial
El Arreglo de Lisboa es un
acuerdo multilateral adoptado en
1958, en el cual los países miembros establecieron un sistema
para el reconocimiento y protección internacional de denominaciones de origen. Costa Rica se
adhiere a dicho acuerdo desde julio del año 1997 y actualmente es
uno de sus 28 miembros.
Producto demás de 6 años de
deliberaciones en el marco de las
sesiones del Grupo de Trabajo del
Arreglo de Lisboa, finalmente en
octubre del año 2014, se acuerda
una propuesta para su posterior
revisión y ratificación en la Conferencia Diplomática realizada en
Ginebra, en mayo del presente
año. En esta actividad se adoptó
la versión del texto definitivo para
lo que hoy es el Acta de Ginebra
del Arreglo de Lisboa y su Reglamento.
El Acta de Ginebra del Arreglo de
Lisboa tiene como objetivo crear
un instrumento jurídico internacional para la protección de denominaciones de origen como lo establece el Acta original, pero con la
novedad de abrir el instrumento
para la protección de indicaciones
geográficas, de manera tal, que
resulte más atractivo y permita la
adhesión de más miembros, por
lo que se buscó dotar de flexibilidades el texto adoptado, para
lograr que el mismo sea acorde
a los distintos sistemas jurídicos
nacionales.
El Registro Nacional como autoridad técnica competente en
materia de propiedad intelectual,
participó activamente en algunas
sesiones del Grupo de Trabajo
de Lisboa y finalmente asistió a la
Conferencia Diplomática para dar
apoyo técnico a las autoridades
del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la representación del Ministerio de Comercio Exterior. Luego de casi dos
semanas de arduo trabajo, el día
20 de mayo fue adoptada el Acta
de Ginebra del Arreglo de Lisboa.
Finalmente, el pasado martes 13
en la Ciudad de Ginebra, Suiza,
el señor Canciller de la República
suscribió en representación de la
República de Costa Rica el Acta
de Ginebra del Arreglo de Lisboa.
Visto el texto adoptado, se concluye que las principales novedades que contiene el Acta son las
siguientes:
• Posibilidad de proteger a través
del acuerdo tanto denominaciones
de origen como indicaciones geográficas.
• Apertura para que los organizaciones
intergubernamentales
sean partes contratantes.
• Obligatoriedad de indicar expresamente en la solicitud de registro
internacional, cuando algún elemento de la denominación de origen o la indicación geográfica no
se encuentra protegido en su país
de origen.
• Aborda con mayor profundidad
y exactitud respecto del Acta de
Lisboa, todo lo concerniente a la
protección y respeto tanto de las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas, como de
derechos obtenidos con anterioridad por terceros, amparados en
registros previos o uso de buena
fe.
• Podrá tomarse en consideración
el número de registros internacionales de cada país al momento
de establecer el monto que debe
aportar, en la eventualidad de que
resulte indispensable el soporte
financiero por parte de los contratantes. Quienes hacen mayor uso
del sistema internacional, son los
principales llamados a colaborar.
Además se garantiza que el peso
económico de esta gestión no recaiga sobre las naciones en desarrollo.
• El establecimiento de una tasa
individual a favor de las partes
contratantes que otorguen la protección al registro internacional.
Por todo lo anterior, puede afirmarse que el texto adoptado resulta
consecuente con los compromisos asumidos por la República de
Costa Rica en instrumentos internacionales y responde a los intereses nacionales.
*Adjunto Acuerdo de Lisboa
Noticias
5
Convenio de
Cooperación
OMPI –ACOPI
COPI
OMPI
Por Silvia Alvarado
Muchas ventajas para nuestro país,
ofrecerá el convenio de cooperación
que se firmó entre la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual
OMPI y la Academia Costarricense
de Propiedad Intelectual.
Su finalidad, apunta al objetivo
del fortalecimiento de la Academia
y a la vez, atender los objetivos
tratados por este organismo.
Este acuerdo, se firmó el 3 de
octubre pasado, en Ginebra Suiza
y estuvieron presentes los señores
Manuel González Sanz, Ministro
de Relaciones Exteriores y Culto,
Francis Gurry, Director General de
la OMPI y Luis Jiménez, Director
General del Registro Nacional y
Director Ejecutivo de la Academia
Costarricense
de
Propiedad
Intelectual.
Entre las ventajas que se obtendrán
con este acuerdo, se pueden citar:
la donación de material bibliográfico
básico de propiedad intelectual
al Centro de Documentación
Registral, depositario de la OMPI ,
ayuda en el proceso de formación
de los distintos programas de
capacitación entre ellos la formación
de docentes de la academia,
asistencia en la formación del
plan de estudios, continuación de
adiestramiento a los formadores
y facilitación de consultores de
prestigio internacional.
Como habíamos informado en
previas ediciones, el objetivo del
plan de capacitación del claustro
académico, es garantizar una
plataforma de docentes adecuada,
a fin de ofrecer un programa
didáctico que vaya en armonía con
los conocimientos que los socios
de ACOPI consideraron deben
transmitirse.
Cronología de ACOPI
2010 Elaboración de diagnóstico por parte de la OMPI
2011 Evaluación de la viabilidad de conformación del consorcio, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia
2011 Nacimiento de ACOPI integrado por sector público y privado. Presidida por el Ministro de Justicia de turno
2012 Lanzamiento Oficial de la Academia Costarricense de Propiedad Intelectual
2013 Solicitud de apoyo a OMPI para fortalecimiento de nuestra academia
2014 Valoración del trabajo por consultor internacional de OMPI con informes halagadores. Se sientan las bases para un eventual apoyo de la OMPI
2014-2015 Elaboración y Desarrollo del Plan de Capacitación
Noticias
6
En Costa Rica:
Con talento
nacional,
se crean
proyectos
innovadores
de bajo costo
Por Cecilia Jiménez Zúñiga
Periodista
Prototipo de guante con sensores que, pueden flexionar un dedo
atrofiado en forma programada.
¿Se imagina usted una pinza
robótica de presión negativa
que funcione para agarrar un
garbanzo en una esponja, pero
que el garbanzo simule un tumor
en la tiroides y esa pinza pueda
llegar a asistir a un médico en
el momento de realizar una
operación, para remover un
tumor real a un paciente?
¿Considera
usted
posible
que un guante con sensores
instalados que miden el ángulo
de flexión de un dedo pueda
efectuar el movimiento, en
forma programada, en el dedo
de una persona con trastorno
cardiovascular?
Aunque parezca algo fantasioso
o imposible de hacer, los
proyectos mencionados los
realizan estudiantes del Instituto
Tecnológico de Costa Rica (TEC),
con la guía de la profesora Marta
Vílchez, encargada del curso de
Robótica que se imparte en ese
centro de enseñanza superior.
Según expresó la profesora
Vílchez, el curso de Robótica
tiene la particularidad de que
los estudiantes se enfrentan al
proceso de desarrollo siguiendo
las buenas prácticas de diseño
en ingeniería, pues deben probar
sus capacidades de innovación.
Presentación
Los alumnos Raquel Mora y
José Daniel Pérez hicieron una
demostración sobre el uso de
estos dos implementos.
Comentaron que el material
utilizado para elaborar la pinza
se llama nitinol (una aleación
novedosa entre níquel y titanio),
el cual actúa como un músculo
flexible por medio de un cable
que, cuando recibe electricidad,
se expande o recupera la forma
original que se crea, mediante
un proceso de preformación
ejecutado por los mismos
jóvenes.
Cabe mencionar que los
estudiantes Carol Jiménez,
Jorge Bolaños y Karol Quirós
también participaron en el
proceso de diseño en la parte
Noticias
7
mecánica, concretamente en
el diseño del montaje de los
motores de las bases, sobre
todo en la estructura.
Al terminar la fase anterior, se
pasa a un área de electrónica,
donde se controla el músculo
flexible que se instala para
habilitarlo.
Añadieron que la pinza tendrá
aplicación en el campo de la
medicina, usando el mismo
cable.
Otro proyecto
“En este momento existen dos
guantes, es decir, un prototipo,
con sensores que miden el
ángulo de flexión del dedo en
una interfaz, donde hay una
imagen del guante y permite
observar el movimiento en
tiempo real”, explicaron.
Aunque exista una lesión en un
brazo que impida la movilidad,
en el organismo hay una “zona
plástica”, donde se podrían
usar los dos guantes juntos,
para que hagan las flexiones,
de modo que la persona no
pierda la flexibilidad y mejore su
recuperación, porque el material
induce el movimiento en
dirección a la mano, aseguraron
los estudiantes.
Bajos costos
La profesora indica que en
el mercado hay soluciones
semejantes, pero de muy alto
precio, no accesibles para la
población en general.
Afirma que los sensores de
flexión calibrados en el TEC
tienen un costo de $4,00 cada
uno y son elaborados por sus
estudiantes.
Ella confía en efectuar todas
las pruebas y terminar los
proyectos,
para
tenerlos
completamente listos antes de
dar cualquier otro paso, pues no
basta solo con la idea, sino que
se requiere una prueba técnica.
“Empezamos a mediados del
semestre con estos trabajos,
pero hemos tenido algunos
atrasos, porque el material
necesario no se consigue en el
país”, manifestó.
“Afortunadamente, ya contamos
con el material respectivo
y vamos a continuar con el
montaje de todos los dedos del
guante”, enfatizó.
Evolución
Por su parte, la Ing. Arys
Carrasquilla,
profesora
de
la
carrera
de
Ingeniería
Mecatrónica, informa que esta
carrera dio inicio en el año 2010,
con un total de setenta y dos
estudiantes. En la actualidad,
tienen matriculados quinientos
alumnos y cuentan con quince
graduados.
Señala que la mecatrónica
comprende cuatro secciones
del conocimiento:
• Electromecánica
• Electrónica
• Computación
• Control
Cuando estas cuatro áreas
se intersecan, se cuenta con
los dispositivos, los procesos
y
productos
mecatrónicos
requeridos. Como expone la Ing.
Carrasquilla, no hay robótica sin
mecatrónica.
Titularidad de derechos
El director del Centro de
Vinculación
Universidad
Empresa, MCM Juan Carlos
Carvajal, se refirió al manejo
de la propiedad intelectual,
que él divide en dos aspectos:
formación y cultura, pues la
gente usualmente no domina
este tema ni sus posibilidades.
El TEC posee políticas muy
claras en materia de propiedad
intelectual con respecto a
la titularidad de derechos
y qué se debe hacer con
ellos. Esto permite un amplio
espacio
de
negociación
para efectuar proyectos en
alianza con empresas y otras
organizaciones.
La entidad conoce que, en los
proyectos desarrollados por
los estudiantes, ellos tienen la
titularidad.
“En este terreno, lo que podemos
darles a los alumnos es un
acompañamiento en cuanto a la
conceptualización y, de alguna
manera, la posible estrategia
de protección por algún medio”,
apuntó el entrevistado.
Otra forma de ayuda que
brinda el TEC es la realización
de ferias de negocios, cursos
de emprendedurismo y la
incubadora
que
se
está
replanteando en este momento
en el Tecnológico.
Apertura
El máster Carvajal destacó
el hecho de que el Centro de
Vinculación tiene las puertas
abiertas tanto a estudiantes,
graduados y funcionarios del
TEC como al público en general,
para brindar acompañamiento
en los proyectos de investigación
que quieran realizar.
Comenta que el TEC ya ha
madurado bastante en el campo
de las ferias de ideas de negocio,
encuentros de investigación y
otras actividades de proyección
donde se muestran los trabajos,
aunque siempre existe un
riesgo desde el punto de vista
de la propiedad intelectual.
Para concluir, señaló que a
quienes asisten a este tipo de
actividades se les imparte una
charla, con todos los detalles de
los proyectos exhibidos.
Claro, no puede descartar que
algunos de los asistentes se
interesen en financiar uno o más
proyectos, lo cual beneficiaría
a los estudiantes que los
elaboraron.
Una entidad como el Instituto
Tecnológico de Costa Rica,
con
sus
estándares
de
excelencia académica, propicia
un semillero de innovación y
creatividad, para que jóvenes
estudiantes lleven a cabo
proyectos de investigación
con mucho talento y esfuerzo
y, en un futuro, contribuyan al
progreso económico del país.
A fondo
8
La nueva Ley
de Garantías
Mobiliarias:
su impacto en el
área de la propiedad
intelectual
Por Guillermo Guilá
Guillermo Guilá. Desde el 2012,
labora como juez integrante del
Tribunal Civil y de Trabajo de Alajuela.
Anteriormente, se desempeñó como
juez civil de Heredia. Es licenciado en
Derecho de la Universidad Internacional
de las Américas; además, tiene un
doctorado académico en Derecho de la
Universidad Escuela Libre de Derecho
1. Finalidad y principales
características del Sistema de
Garantías Mobiliarias
El 21 de mayo del año en curso,
entró en vigencia la Ley de
Garantías Mobiliarias, número
9246. El objeto de este cuerpo
normativo, según lo indica su
artículo primero, consiste en
incrementar el acceso al crédito
ampliando las categorías de
bienes que se pueden dar en
garantía, así como el alcance de
los derechos sobre ellos. De esta
manera, se ha creado un régimen
unitario y simplificado para la
constitución, publicidad, prelación
y ejecución de garantías.
En la ley citada se han incorporado
aspectos que, hasta hace poco
tiempo, resultaban extraños en
nuestro ordenamiento jurídico, de
tradición romano- germánica.
El cambio más notable que
introduce la ley aludida, en su
artículo 10, radica en el derecho
del acreedor de perseguir los
denominados bienes derivados
o atribuibles. De acuerdo con el
artículo 5, inciso 4, de esta ley,
los bienes derivados son aquellos
que se puedan identificar como
físicamente provenientes de los
bienes originalmente gravados,
incluyendo los frutos o productos
de cosecha, pero sin limitarlo a
estos.
Los bienes atribuibles los define
como aquellos provenientes de
la venta, permuta o pignoración
de los bienes originalmente
gravados;
por
ejemplo,
el
dinero en efectivo y depósitos
en cuentas con instituciones
financieras acreditadas y cuentas
de inversión, al igual que nuevos
bienes de inventario, equipo
o enseres que resulten de la
enajenación, transformación o
sustitución de los bienes muebles
dados en garantía de la obligación
original, independientemente del
número y la secuencia de estas
A fondo
9
enajenaciones, transformaciones o
sustituciones.
El concepto de bienes atribuibles
también incluye los valores pagados
en indemnización por seguros
que protegían los bienes dados
en garantía, además de cualquier
otro derecho de indemnización
por la pérdida, y daños y perjuicios
causados a los bienes dados en
garantía y pagos por dividendos.
Conforme se aprecia, el legislador costarricense dotó al Sistema
de Garantías Mobiliarias de flexibilidad: se ha robustecido la garantía que se otorga al acreedor;
por cuanto se disminuye el riesgo
financiero que asume. Precisamente, el objetivo de reforzar la
garantía obedece a la necesidad
de facilitar el acceso al crédito
(o, al menos, mejorar sus condiciones) para los deudores, entre
ellos las pequeñas y las medianas
empresas.
En el sistema comentado, se aplica también el ya conocido principio de origen romano: primero en
tiempo, primero en derecho. Lógicamente, para que una garantía
resulte oponible frente a terceros
(a manera de ejemplo, acreedores
posteriores), se requiere su inscripción y publicidad en el registro creado con la nueva ley. No
obstante, a diferencia de otros
registros, en materia de garantías
mobiliarias no habrá calificación
registral.
Con todo, respecto de las normas
que regulan la prelación entre
acreedores, la ley referida establece dos importantes reglas. En
primer lugar, el artículo 52 le concede prioridad a la garantía específica de compra sobre garantías
previamente publicitadas (por
ejemplo, sobre un inventario o
una universalidad de bienes) que
afecten a bienes muebles del tipo
al cual pertenece el bien dado en
garantía.
Para hacer efectiva la garantía específica de compra, deben cumplirse dos requisitos: el deudor no
debe haber renunciado a su derecho de constituirla o haber pactado con sus acreedores que no la
creará; se tendrá que comunicar,
por escrito o de forma electrónica,
a los acreedores garantizados con
inscripciones anteriores sobre bienes del mismo tipo que los bienes
dados en garantía gravados con la
garantía específica.
De esta manera, el legislador incorporó un instrumento jurídico
que puede ayudar al deudor a obtener financiamientos adicionales
y así poder continuar desarrollando su actividad empresarial.
En segundo término, a pesar de
que un bien mueble soporte una
garantía inscrita en el registro
correspondiente, el artículo 51
dispone que un comprador o adquirente, en el curso normal de
los negocios del deudor garante,
recibe los bienes muebles adquiridos libres de cualquier gravamen constituido sobre ellos. De
este modo, considerando que la
tradición es la ley de circulación
de los bienes muebles no inscribibles, el legislador ha privilegiado
la seguridad en el tráfico jurídico.
Asimismo, ha tutelado al público
consumidor. En el caso anterior,
el derecho del acreedor se circunscribe a perseguir los bienes
atribuibles, a saber, el dinero o los
valores que recibió el deudor por
la venta de los bienes gravados.
••••••••••••••••••••••••
...los activos de propiedad
intelectual sobresalen entre los
bienes que pueden ser objeto
de una garantía mobiliaria.
••••••••••••••••••••••••
2. Activos de propiedad intelectual como bienes susceptibles
de ser dados en garantía mobiliaria
El sistema, cuyas principales
características se han descrito
brevemente, se aplica a la gran
mayoría de bienes muebles. Se
exceptúan los bienes indicados en
el artículo 4 de la ley comentada,
como los vehículos que deban ins-
cribirse en el Registro Público, las
aeronaves, el equipo ferroviario,
entre otros. Tampoco se aplica a
derechos de contenido meramente personal, como por ejemplo los
derechos al nombre, el honor, la
privacidad, la intimidad.
Ahora bien, los activos de propiedad intelectual sobresalen entre
los bienes que pueden ser objeto
de una garantía mobiliaria. Cabe
destacar que someter un derecho
de exclusiva a una garantía de
esta índole puede significar una
valiosa oportunidad de financiamiento para pequeñas y medianas
empresas, incluyendo a quienes
tienen una idea novedosa y requieren de capital para desarrollar
un ambicioso proyecto.
Entonces, con las salvedades que
se enumerarán más adelante,
pueden constituirse garantías sobre bienes heterogéneos, como
derechos patrimoniales de autor,
marcas, nombres comerciales,
modelos industriales, patentes de
invención, modelos de utilidad,
obtenciones vegetales, secretos
comerciales e industriales y los
esquemas de trazado de circuitos
integrados.
Cabe cuestionarse si resulta lícito
crear una garantía sobre una marca colectiva o de certificación. En
el primer caso, no existen restricciones de orden legal para hacerlo; pero una agrupación es la dueña del signo distintivo, por lo cual
será necesario que se autorice la
formalización del gravamen, ya
sea por medio de una asamblea o
a través del mecanismo fijado en
los estatutos o en la ley. En el segundo escenario, el artículo 59 de
la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos prohíbe constituir cargas o gravámenes sobre la marca
de certificación, la cual es de naturaleza inembargable.
Tampoco resulta lícito crear una
garantía sobre el derecho moral
de autor, pues, según el artículo
13 de la Ley de Derechos de Autor
y Derechos Conexos, es personalísimo, inalienable, irrenunciable y
perpetuo.
En cuanto a las indicaciones geo-
A fondo
10
gráficas y denominaciones de
origen, no hay limitaciones legales
expresas para constituir una garantía (al menos, la Ley de Marcas
y Otros Signos Distintivos omite
establecerlas). No obstante, resulta evidente que ambos derechos
de exclusiva son personalísimos y
sobre ellos no se puede decretar
embargo ni formalizar una garantía real. Así se desprende del artículo 984, inciso 7, del Código Civil
y el 532 del Código de Comercio.
Unido a lo expuesto, reflexiónese que se presentaría un severo
problema si un tercero, ajeno a la
región en la que obtienen los productos, se adjudica en remate un
bien de esta naturaleza. El adjudicatario, por ende, se vería obligado a utilizar la denominación de
origen o la indicación geográfica,
de acuerdo con las exigencias fijadas en el artículo 78 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos,
con el agravante de que podría resultarle imposible. De no hacerlo,
se generaría una causal de nulidad del derecho de exclusiva.
En torno al nombre comercial, el
artículo 69 de la ley mencionada
restringe su transmisión: solo puede enajenarse con la empresa a la
cual pertenece. En consecuencia,
la garantía sobre este signo distintivo debe comprender todos los
bienes que conforman la empresa
con la cual se vincula; a manera
de ejemplo, el mobiliario, las marcas, las patentes de invención,
etc.
Por último, es interesante el caso
de división de la marca. Cuando
un signo distingue varios productos o servicios, el artículo 24 de la
ley señalada permite fraccionarlo.
Esta facilidad se puede aprovechar para crear garantías mobiliarias: el titular de la marca la divide
y, posteriormente, formaliza una
garantía sobre uno de los registros
y deja al otro libre de gravámenes.
3.Valoración de los activos de
propiedad intelectual
El acceso al crédito dependerá
del valor que el activo de propiedad intelectual represente para
el acreedor. Solo los derechos de
exclusiva que resulten atractivos
para los entes financieros o los
sujetos dedicados a prestar dine-
ro serán los bienes que, al fin y al
cabo, servirán para financiar distintos emprendimientos.
Se hace necesario, en consecuencia, establecer un vínculo entre la valoración de los activos de
propiedad intelectual y la constitución de garantías sobre este tipo
de bienes.
En el presente artículo no se pretende efectuar un análisis exhaustivo de la valoración de los derechos de exclusiva. Sin embargo,
es preciso detenerse a puntualizar
varios criterios útiles para justipreciar un bien de esta naturaleza.
Inicialmente, se deben distinguir
los activos de propiedad intelectual adecuados para someterse a
un giro empresarial a lo largo de
cierto tiempo, como las patentes
de invención y marcas, frente a
otros bienes que no poseen esta
cualidad, como por ejemplo las
pinturas, esculturas, etc.
Para valorar los activos del primer
grupo, debemos sopesar variables
como su vigencia, las utilidades
que obtenga su titular, la inflación
y diversos factores de riesgo.
Aunque parezca obvio destacarlo,
la vigencia del derecho de exclusiva puede influir en su valoración.
A manera de ejemplo, una patente
de invención cuya vigencia es de
veinte años, en tesis de principio
es más valiosa que un modelo de
utilidad cuya vigencia se reduce a
diez años. De igual modo, tendrá
mayor valor una patente de invención recién solicitada que se acaba de inscribir, frente a otra patente de invención a punto de expirar.
Desde luego, las utilidades asociadas a un activo de propiedad
intelectual incidirán en su valoración. Si partimos de que los derechos de exclusiva son bienes que
producen ingresos a su titular, el
valor de aquellos dependerá principalmente de los beneficios que
generen.
Por el contrario, las sumas invertidas por el titular de la propiedad
intelectual en la creación de este
activo son intrascendentes para el
acreedor, para quien solo importarán las potenciales utilidades de
ese bien en caso de que deba adjudicárselo por la falta de pago de
la obligación garantizada.
Ahora bien, el valor de un activo
de propiedad intelectual no se
encuentra subordinado exclusivamente a los posibles ingresos que
genere. También se deben tomar
en cuenta la inflación durante su
período de vigencia y factores de
descuento relacionados con los
riesgos inherentes a la explotación del derecho de exclusiva. A
modo de ejemplo, la eventual nulidad de una patente de invención o
el riesgo de que competidores introduzcan nuevas creaciones sin
infringir sus reivindicaciones son
contingencias dignas de considerar.
••••••••••••••••••••••••
Cuando un signo distingue
varios productos o servicios, el
artículo 24 de la ley señalada
permite fraccionarlo. Esta facilidad se puede aprovechar para
crear garantías mobiliaria...
••••••••••••••••••••••••
Mientras tanto, el valor de los bienes del segundo grupo dependerá
de factores distintos. Aquí influirán circunstancias como el renombre del autor, los precios en que
se venden obras similares, las
opiniones de expertos, las condiciones del mercado, etc.
4. Aspectos formales de la
constitución de las garantías
mobiliarias
Salvo la hipótesis del derecho de
retención, que opera por disposición legal, las garantías se crearán a través de contrato escrito o
su equivalente electrónico, siempre que se preserve su contenido
de forma reproducible por escrito.
El documento deberá cumplir los
requisitos prescritos en el artículo
11 de la Ley de Garantías Mobiliarias.
Claro está, para efectos de prelación con respecto a otros acreedores, será necesaria su inscripción
en el Sistema de Garantías Mobiliarias. Con ese propósito, se llenará el formulario de registro electrónico, el cual deberá satisfacer
las exigencias contempladas en el
artículo 44 de la ley indicada.
La vigencia de la inscripción será
de cuatro años prorrogables por
A fondo
11
acuerdo de partes, sin perjuicio
de que ellas convengan plazos
distintos. Con todo, debe existir una
relación de correspondencia entre el
plazo del contrato y la vigencia del
derecho de exclusiva que sirve de
garantía. A manera de ejemplo, no
se podrá constituir una garantía por
un plazo de cuatro años sobre una
patente de invención que expirará
en un año.
Si se prolonga la garantía, no
cambiará su fecha de prelación
original. No obstante, para hacer
efectiva la prórroga, será necesario
inscribirla dentro de los quince días
naturales previos al vencimiento del
plazo anterior.
5. Legitimación para constituir
las garantías mobiliarias
5.1 Aspectos generales
Dada la ley de circulación de los
bienes muebles no inscribibles,
para constituir una garantía sobre
estos resulta suficiente ejercer la
posesión legítima o el derecho a
esa posesión. Sin embargo, de
acuerdo con el artículo 7 de la ley
señalada, para crear una garantía
sobre bienes incorporales, entre
otros los activos de propiedad
intelectual, se requiere poseer
el derecho para transferirlos o
transmitirlos.
En principio, el propietario
será quien ejerza el atributo de
enajenación de los derechos
de exclusiva, por lo cual él se
encontrará legitimado para darlos
en garantía.
No
obstante,
un
fiduciario
debidamente autorizado o un
mandatario
con
facultades
suficientes
también
podrá
formalizar garantías de esta
naturaleza. Incluso, de acuerdo
con la teoría del órgano, de la cual
participa la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia, el presidente
de una sociedad anónima, aunque
se hayan limitado sus facultades
en los estatutos o en asambleas de
socios, se encontrará legitimado
para crear esas garantías.
5.2 Posesión sobre activos con
soporte único
En apariencia, la posesión no
es un criterio determinante de
la legitimación para constituir
garantías mobiliarias sobre activos
de propiedad intelectual.
En
muchas ocasiones, bastará acudir
al registro correspondiente para
informarse sobre quién tiene la
facultad de transferir los derechos
de exclusiva.
••••••••••••••••••••••••
En principio, el propietario
será quien ejerza el atributo de
enajenación de los derechos
de exclusiva, por lo cual él se
encontrará legitimado para
darlos en garantía.
••••••••••••••••••••••••
Pero no debemos olvidar que el
derecho de autor se adquiere por
el solo hecho de la creación, y no
es necesaria su inscripción en el
registro respectivo. Por ello, la
consulta al registro no siempre
definirá quién se encuentra
legitimado para transmitir los
derechos de propiedad intelectual.
En consecuencia, es preciso echar
mano de un criterio adicional.
En estas hipótesis, y a falta
de otros medios de prueba, la
posesión del soporte único sobre
el cual se expresa la obra (aquí hay
un estrecho nexo entre el corpus
mysticum y el corpus mechanicum)
tiene relevancia para determinar
quién está facultado para transferir
los derechos de exclusiva.
Verbigracia, se presumirá, salvo
prueba en sentido contrario,
que quien posee una pintura, un
dibujo, un grabado o una escultura
es su propietario.
En el contexto descrito, la posesión
del soporte único sobre el cual se
expresa la obra vendrá a definir
la legitimación para constituir
garantías. No existen motivos de
peso para negar la creación de
garantías con desplazamiento en
los supuestos mencionados.
Por el contrario, si la posesión es
ilegítima y el acreedor actúa con
dolo o culpa grave, la garantía
será absolutamente nula.
Desde luego, si se producen
soportes
en
masa
para
comercializarlos, el sujeto que
compre uno de ellos (quien, en
realidad, obtiene una licencia de
uso) no se encontrará legitimado
para crear una garantía de esta
índole.
Obviamente, la posesión será
importante para constituir una
garantía, siempre que el soporte
único se halle sometido a la ley de
circulación de los bienes muebles
no inscribibles.
A modo de
ejemplo, en el caso de un mural, si
bien existe un soporte único, este
se encuentra adherido de manera
fija a un inmueble.
Puede ocurrir que la obra
plástica única se haya inscrito
en el Registro de Derechos de
Autor y Derechos Conexos. En
ese supuesto, podrían convergir
dos criterios para determinar
la legitimación de quien crea la
garantía: i- quien posea el derecho
a transferirla y ii- quien aparezca
como titular en el registro especial.
Obsérvese que ambas calidades
no necesariamente recaerán en
el mismo sujeto.
En esta hipótesis, la solución
incluida en el artículo 8 de la
citada ley consiste en autorizar a
ambos para constituir la garantía.
No obstante, la norma debe
interpretarse en consonancia con
las exigencias de la buena fe:
quien figure en el registro como
titular de la obra podrá crear la
garantía mobiliaria, siempre que
no haya transmitido sus derechos
a un tercero y se lo oculte al
acreedor. De igual modo, quien
asegure ser el nuevo dueño de
los derechos patrimoniales sobre
la obra tendrá que acreditarle a
la parte acreedora, con prueba
idónea, que los adquirió del sujeto
que en el registro aparece como
titular.
5.3 Derecho a transferir los
restantes activos de propiedad
intelectual
Es preciso considerar que hay
otros derechos de exclusiva, como
las marcas, el nombre comercial,
los diseños industriales, las
patentes de invención o los
modelos de utilidad, respecto de
A fondo
12
los cuales estará facultado para
darlos en garantía quien cuente
con el derecho para transferirlos.
En su defecto, quien tenga esa
prerrogativa deberá consentir el
gravamen.
En fin, únicamente el titular del
derecho de propiedad intelectual
se encuentra legitimado para
constituir la garantía sobre este.
A manera de ejemplo, si bien
el autor de una obra literaria o
artística será su creador, el titular
de los derechos patrimoniales
será quien los adquirió en virtud
de un negocio jurídico inter vivos
o mortis causa. En esta hipótesis,
solo el titular de los derechos
de exclusiva podrá formalizar la
garantía mobiliaria.
Con todo, dependiendo de la
naturaleza del activo de propiedad
intelectual que se someta al
régimen de garantías mobiliarias,
se presentarán varias situaciones.
Debemos recordar que el derecho
de autor surge con la creación de la
obra, sin necesidad de inscripción
en el registro correspondiente.
En consecuencia, se podrá
constituir una garantía sobre un
derecho patrimonial de autor que
no aparece inscrito en el registro
respectivo.
En los supuestos citados, para
determinar la legitimación de
quien formaliza la garantía, resulta
válido acudir a la presunción
contenida en el artículo 155 de
la Ley de Derechos de Autor y
Derechos Conexos. Según esta
norma, se tendrá como autor de
la obra, interpretación o ejecución
o fonograma protegidos, salvo
prueba en sentido contrario,
al individuo cuyo nombre o
seudónimo se encuentra indicado
en ella.
Una circunstancia análoga sucede
en el caso del nombre comercial,
cuyo derecho se adquiere por el
primer uso en el comercio. En esta
segunda hipótesis, la inscripción
en un registro tampoco será
obligatoria, por lo cual se podrían
crear garantías mobiliarias sobre
nombres comerciales no inscritos
en el Registro de la Propiedad
Industrial.
De igual modo, por razones
obvias,
la
información
no
divulgada, protegida en la Ley
7975, no se inscribe en un registro
de acceso público. A lo sumo, si el
titular lo tiene a bien, los secretos
comerciales
e
industriales
los custodia el Registro de la
Propiedad Industrial. En cuanto
a los esquemas de trazado de
circuitos integrados, ocurre una
situación particular: el derecho
se obtiene con la presentación
de la solicitud al Registro de la
Propiedad Industrial. Por ende,
la garantía mobiliaria la podrá
constituir únicamente quien realizó
la solicitud.
••••••••••••••••••••••••
será admisible que el titular del
derecho de propiedad intelectual proporcione al acreedor
las pruebas que, de manera
razonable, posea en cuanto a la
existencia, la propiedad y el valor de su derecho de exclusiva.
••••••••••••••••••••••••
Tanto para el supuesto de la
información no divulgada como
para los eventos del nombre
comercial y el derecho de autor
cuando este no se halla inscrito
y no se pueda aplicar el artículo
155 citado, con el objeto de
formalizar una garantía mobiliaria,
será admisible que el titular del
derecho de propiedad intelectual
proporcione al acreedor las
pruebas
que,
de
manera
razonable, posea en cuanto a la
existencia, la propiedad y el valor
de su derecho de exclusiva. A
modo de ejemplo, podría suceder
que el poseedor de un dispositivo
de almacenamiento que contiene
el código fuente de un programa
de ordenador ofrezca constituir
una garantía mobiliaria; en apego
al principio de la buena fe, quien
decida financiarlo podrá exigirle
las pruebas que legitimen su
solicitud.
No obstante, si el derecho de autor
(con la excepción contemplada en
el artículo 8 de la Ley de Garantías
Mobiliarias) o el nombre comercial
han sido inscritos en el registro
correspondiente,
solo
quien
aparezca como titular podrádarlos
en garantía. La misma solución
se aplica en los casos en que el
activo de propiedad intelectual se
adquiera con la inscripción en el
registro respectivo, verbigracia las
marcas, las patentes de invención,
los dibujos y modelos industriales,
los modelos de utilidad y las
obtenciones vegetales.
Podría ocurrir que, después de
creada una garantía por el sujeto
que figura como titular del derecho
de exclusiva en el registro
correspondiente, un tercero alegue
un mejor derecho sobre el activo
de propiedad intelectual. Pero,
aun cuando prospere el reclamo
del tercero, se deberá respetar el
derecho del acreedor, a favor de
quien se constituyó la garantía al
amparo de la fe pública registral,
salvo que hubiera actuado con
dolo o culpa grave.
6. Derechos y obligaciones de
las partes
Los derechos y las obligaciones
de las partes se hallan regulados
en los artículos 15 y 16 de la
ley indicada. Esas normas no
son taxativas, por lo cual no
agotan el catálogo de derechos
y obligaciones. Primordialmente,
sus alcances dependerán de
si la garantía se formalizó con
desplazamiento posesorio o sin
este. En ambos casos, el sujeto
que custodie los bienes dados
en garantía, por ejemplo la obra
plástica de soporte único, está
obligado a cuidarlos de manera
razonable.
Como se expuso en el apartado
inicial, si el deudor conserva los
bienes que sirven de garantía, se
encuentra autorizado incluso para
venderlos. En el escenario anterior,
valga enfatizarlo, responden los
A fondo
13
bienes atribuibles ante una
eventual ejecución. De igual
modo, de acuerdo con el
mencionado artículo 15, salvo
pacto o disposición legal en
sentido contrario, el deudor
puede usarlos, transformarlos,
permutarlos,
arrendarlos
y constituir otras garantías
mobiliarias. Además, según se
deriva del párrafo segundo del
artículo 51 de la ley analizada,
el deudor está facultado para
conceder licencias de uso o
explotación sobre el activo de
propiedad intelectual dado en
garantía.
••••••••••••••••••••••••
...el artículo 15 de comentario
establece una serie de obligaciones para el deudor. La primera consiste en suspender el
ejercicio de sus derechos cuando el acreedor le comunique su
intención de ejecutar la garantía.
••••••••••••••••••••••••
Con todo, el artículo 15 referido
es de carácter dispositivo, a
saber, deja un amplio margen
para convenios que limiten los
derechos enunciados (incluso el
otorgamiento de licencias). En
consecuencia, en el momento
de negociar la formalización de
una garantía, el acreedor puede
solicitar que se restrinjan las
potestades citadas. A la vez, ello
podría generar que se incorporen
condiciones generales, desde
luego sometidas a posteriores
controles de inclusión y contenido,
para reducir las facultades
señaladas.
Ahora bien, el artículo 15 de
comentario establece una serie
de obligaciones para el deudor.
La primera consiste en suspender
el ejercicio de sus derechos
cuando el acreedor le comunique
su intención de ejecutar la
garantía. Al recibir la noticia de
la inminente ejecución, cesa la
buena fe del deudor, por lo cual
debe abstenerse de ejercer sus
derechos en perjuicio del acreedor.
Cabe añadir que el artículo 67 de
la ley examinada fija la misma
regla, pero toma como punto de
partida adicional la inscripción del
formulario de ejecución.
En segundo término, debe realizar
todo lo que esté a su alcance para
evitar la pérdida o el deterioro
del bien dado en garantía. Dos
ejemplos, en el área de la propiedad
industrial, ponen de relieve esa
obligación. Si se ha creado una
garantía sobre una marca, el
titular de ese signo distintivo
deberá utilizarlo.
De omitirlo,
el acreedor correrá el riesgo de
que se decrete la caducidad de
la marca que le sirve de garantía.
Asimismo, el uso no autorizado
de una marca de renombre puede
lesionar el prestigio de que goza
ese signo distintivo (se ocasiona
el fenómeno de dilución marcaria).
Si se ha constituido una garantía
sobre tal marca de renombre, el
acreedor se encuentra facultado
para exigir al titular de ese signo
distintivo el cese de su empleo
ilícito.
En ambos casos, ante el peligro
que experimenta la garantía, el
acreedor tiene el derecho de
alegar el vencimiento anticipado
de la obligación, con base en el
artículo 777, inciso 2, del Código
Civil, sin perjuicio, claro está, de
que se incluya una cláusula de
esa naturaleza en el contrato de
garantía.
El deudor, en tercer lugar,
debe permitir que el acreedor
inspeccione el bien dado en
garantía, verbigracia la obra
plástica de soporte único. La
obligación descrita, al igual que
las anteriores, se deriva del
principio de buena fe. Nótese que
el acreedor posee el correlativo
derecho de constatar el estado
del bien que sirve como garantía.
Sin embargo, el artículo 15 de la
Ley de Garantías Mobiliarias no
determina con qué periodicidad y
de qué modo han de efectuarse las
revisiones. Por ello, se recomienda
incorporar estos aspectos en el
contrato de garantía.
De no estipularse el procedimiento
por seguir, el acreedor deberá
conducirse con apego a las
exigencias de la buena fe.
Recuérdese que, según el artículo
1023 del Código Civil, los contratos
obligan tanto a lo que se expresa
en ellos como a las consecuencias
que la equidad, el uso o la ley
hacen nacer de la obligación, de
acuerdo con la naturaleza de esta.
En cuanto al riesgo de pérdida o
daño del bien que sirve de garantía,
la Ley de Garantías Mobiliarias
se lo traslada al deudor. Véase
que, incluso en el escenario del
desplazamiento posesorio, el
acreedor no responde por el caso
fortuito o la fuerza mayor. El criterio
señalado resulta congruente con
el principio, según el cual las
cosas se pierden para su dueño.
Obviamente, el riesgo indicado
se hace extensible a los bienes
derivados y atribuibles. Con el
fin de cubrir el riesgo citado, las
partes se encuentran facultadas
para establecer la obligación de
contratar un seguro adecuado
sobre el bien dado en garantía,
contra la destrucción, pérdida o
daño, a favor del acreedor.
La última obligación señalada en el
artículo 15 referido consiste en el
pago, a cargo del deudor, de todos
los costos, gastos e impuestos
relacionados con el bien que sirve
de garantía; a modo de ejemplo, el
pago de la tasa de renovación de
una marca o de las tasas anuales
de una patente de invención.
Por otra parte, las obligaciones
correspondientes al acreedor
están contempladas en el artículo
16 de la ley examinada.
La primera de ellas se ubica en
el contexto del desplazamiento
posesorio. En efecto, cuando el
acreedor asume la custodia del
bien dado en garantía, verbigracia
la obra de soporte único, debe
cuidarlo de manera razonable.
Pero, como se acaba de indicar,
no responde del caso fortuito y la
fuerza mayor.
De acuerdo con el artículo 16
mencionado, salvo pacto en sentido
A fondo
14
contrario, tiene que adoptar las
medidas indispensables para
preservar el valor de la garantía
y los derechos derivados de ella.
Desde luego, esta norma debe
interpretarse en consonancia con
las exigencias de la buena fe. No
se podría aceptar una conducta
negligente por parte del acreedor,
que ponga en riesgo el bien que
sirve de garantía. Más bien, el
espacio de negociación, al cual
se refiere la norma señalada, se
circunscribe a la forma -que ha
de ser razonable- de conservar el
bien. Precisamente, también en
el escenario del desplazamiento
posesorio
se
encuentran
facultadas las partes para acordar
la contratación de un seguro
adecuado, a cargo del deudor
y a favor del acreedor, contra la
destrucción, pérdida o daño del
bien dado en garantía.
En concordancia con la custodia
razonable que debe llevar a cabo
el acreedor, el artículo 16 citado lo
obliga a mantener identificable el
bien que sirve de garantía. Este
constituye uno de los cuidados
mínimos que debe asumir
cuando se pacta la garantía con
desplazamiento posesorio.
Las partes pueden definir si se
autoriza al acreedor a utilizar el
bien dado en garantía, que está
bajo su cuidado. No obstante,
el uso se limitará a los alcances
fijados en el contrato. Esa cláusula
será de interpretación restrictiva.
De excederse el acreedor, deberá
resarcir los daños y perjuicios
que le cause al deudor. A la
vez, ante el incumplimiento de
la parte acreedora, el deudor se
hallará facultado para reclamar
la posesión del bien que sirve de
garantía.
De igual modo, en algunas
oportunidades será necesario
incurrir en gastos de mantenimiento
del bien dado en garantía. De
acuerdo con el artículo 16 aludido,
estas erogaciones se le podrán
cobrar al deudor si están previstas
en el contrato. Sin embargo, no
se debe ignorar la probabilidad
de que surjan gastos urgentes
no contemplados por las partes.
En ese escenario, a tono con
las exigencias de la buena fe, el
acreedor tendría que notificar al
deudor de la necesidad de cubrir
el pasivo. En caso de que el
segundo no atendiera la solicitud
dentro de un plazo razonable, el
primero se vería en la necesidad
de asumir el mantenimiento, en
resguardo del bien en garantía.
A su vez, lo asistiría el derecho
a que se le reembolsen esas
erogaciones; de lo contrario, se
produciría un enriquecimiento
ilícito.
Del otro lado, el acreedor debe, a
instancia del deudor, informar por
escrito a terceros sobre el monto
pendiente de pago del crédito
garantizado y la descripción de los
bienes cubiertos por la garantía.
Cada tres meses, el deudor se
encuentra facultado para pedir
esta información sin costo alguno.
Cabe señalar que la obligación
anterior se encamina a facilitar la
creación de nuevas garantías. A
modo de ejemplo, a un potencial
acreedor de segundo grado, antes
de otorgar el financiamiento que
le solicita el deudor, le interesaría
conocer las condiciones actuales
del crédito de primer grado. a cargo
del acreedor relacionadas con el
pago del crédito garantizado. Entre
ellas, sobresalen la devolución de
los bienes dados en garantía y
la presentación del formulario
registral de cancelación de
aquella. De negarse el acreedor,
el deudor podrá acudir al proceso
sumario previsto en el artículo 70
de la ley comentada.
Asimismo, salvo pacto en sentido
contrario, si el crédito se ha
satisfecho de manera parcial,
el acreedor debe presentar el
formulario registral que libere
algunos bienes de la garantía
(obviamente, si se cubrió el
monto por el cual responden) o
disminuya la suma máxima de
la deuda garantizada. De nuevo,
aquí se evidencia la tendencia de
la ley, cuya finalidad es crear un
sistema dinámico de constitución
de garantías mobiliarias. Al
cancelarse la garantía sobre
determinados bienes, se podrán
formalizar nuevas garantías sobre
ellos, con lo cual se simplifica el
acceso al crédito.
7. Ejecución de la garantía
mobiliaria
Las partes están facultadas para
acordar la ejecución judicial o
extrajudicial de la garantía.
En el primer caso, el cobro
se sustanciará por medio del
proceso de ejecución prendaria
establecido en la Ley de
Cobro Judicial. En el segundo
escenario, de conformidad con el
artículo 57 de la Ley de Garantías
Mobiliarias, la ejecución la
realizará un notario público,
corredor jurado o fiduciario.
Para ambos supuestos, el
formulario de ejecución, inscrito
en el registro correspondiente,
será el título ejecutorio. Este
documento deberá contener
la información requerida en el
artículo 56 de la ley referida. A
falta de estipulación sobre la base
para remate, esta será el monto
indicado como saldo adeudado
en el formulario de comentario.
En cuanto al trámite de la
ejecución extrajudicial, al deudor
se le concederá el plazo de cinco
días para demostrar el pago de
la obligación. De no hacerlo a
satisfacción de quien conoce la
ejecución, se procederá al remate
del bien que sirve de garantía. Con
todo, podrían brotar controversias
sobre el pago del crédito. En
esa hipótesis, el deudor tendría
que acudir a la vía sumaria en
la jurisdicción ordinaria, donde
podría gestionar, como medida
cautelar atípica, la suspensión de
la ejecución extrajudicial.
El procedimiento de subasta
extrajudicial
establecido
en
el mencionado artículo 57 se
asimila, en lo esencial, al remate
judicial (se señala hora y fecha
para la subasta, se notifica al
ejecutado y demás acreedores,
etc.). No obstante, hay leves
diferencias, como la publicación
A fondo
15
del edicto en un diario de
circulación
nacional
o
la
posibilidad
de
efectuar
transferencias electrónicas con
el objeto de participar en la
almoneda.
Llama la atención que la norma
analizada permite a las partes
convenir las reglas de la venta
forzosa. Pero esa autorización no
podría dejar sin efecto las reglas
imperativas que contiene, por
ejemplo la necesidad de un plazo
de ocho días entre las fechas
de publicación del edicto y la
celebración del remate. Más bien,
la facultad de las partes de fijar
las reglas de la subasta se refiere
a aspectos complementarios,
entre ellos el uso de medios
electrónicos. En su defecto, la
potestad indicada comprende
cuestiones no reguladas en la
ley aludida, como los porcentajes
en que se reducirá la base para
posteriores subastas, cuando
fracasa un remate.
Una de las innovaciones de la ley
examinada consiste en los pactos
de procedimientos especiales de
reposesión. Según su artículo
58, las partes pueden acordar
procedimientos especiales para
que el acreedor tome posesión
de los bienes dados en garantía
que se hallen en posesión del
deudor. Esta norma prohíbe los
convenios que permitan el uso
de violencia o coerción punibles.
A su vez, difiere las objeciones
o apelaciones judiciales hasta
haber ejecutado el pacto. Incluso,
en ausencia de un acuerdo de esta
naturaleza, transcurrido el plazo
de cinco días para que el deudor
acredite el pago de la obligación,
el acreedor podrá acudir ante el
órgano jurisdiccional para que
se ordene, de manera inmediata
y sin audiencia al primero, la
entrega de los bienes en garantía.
Sin perjuicio de lo expuesto, el
deudor se encuentra facultado
para pagar la obligación en
cualquier momento antes de
celebrarse el remate del bien
dado en garantía.
A fondo
16
¿Qué tan importantes son las
patentes para su negocio?
Por Gil Perlberg*
Traducción por Mauricio Villegas, gestor de
innovación, Proinnova, Universidad de Costa Rica
Usted es un emprendedor con
una gran idea. Quiere proteger
sus derechos de propiedad intelectual solicitando patentes lo
más pronto posible.
Antes de correr adentro del proceso de solicitudes de patentes,
deténgase y pregúntese: ¿Su
portafolio de patentes lo ayudará a avanzar a sus objetivos de
negocios? ¿La patente realmente
le proveerá una protección efectiva contra sus competidores? ¿La
patente está estructurada para incrementar el valor de la empresa
en el corto y largo plazo?
¿Por qué patentar?
En la economía global de hoy,
los negocios deben innovar para
mantenerse competitivos. Con el
fin de tener éxito y crecer, necesitan proteger sus innovaciones,
mediante la propiedad intelectual
(PI). Algunas compañías man-
tienen sus innovaciones como
secretos industriales o trabajan
en modo furtivo, pero, muchas
veces, solicitar patentes se reconoce ampliamente como la mejor
forma de proteger la PI.
Las patentes pueden ser una herramienta estratégica clave para
proteger los activos del negocio
y crear valor para una empresa.
Los portafolios de patentes se
deben desarrollar con estas metas en mente, para garantizar las
ventajas competitivas y proteger
efectivamente los activos de la
empresa. Un portafolio de patentes fuerte, que crea un monopolio
estratégico, incluye múltiples patentes y cubre varias dimensiones de una tecnología central.
Un acercamiento integrado al
desarrollo de PI
Desarrollar una estrategia comprensiva de PI y un portafolio
fuerte de patentes requiere de
una cercana coordinación con la
estrategia general de la empresa.
La investigación de mercados, el
desarrollo de productos y diferenciaciones tecnológicas, así como
el presupuesto administrativo, son
todos componentes importantes
de una estrategia efectiva de PI.
Al mismo tiempo, los emprendedores y administradores necesitan
tomar en cuenta consideraciones
de PI en sus procesos de toma de
decisiones. Los conceptos legales
relacionados con patentes a menudo son confusos y exigen un conocimiento profundo para ahorrar
tiempo y costos a largo plazo. Las
leyes de patentes, por ejemplo,
no son universales; varían entre
países (territorios) y en el tiempo. En el 2011, se introdujo en
los Estados Unidos de América
(EUA) la ley América Inventa
(AmericaInventsAct, AIA). La
AIA modificó muchos
A fondo
17
aspectos de la ley de patentes
estadounidense, incluidos conceptos básicos, como poner en
práctica un sistema de primero en
solicitar, que reemplazó al sistema
de primero en inventar.
Una comprensión de varios conceptos claves relacionados con
patentes lo ayudará a proteger e
incrementar el valor de sus innovaciones:
• Patentes de mejoras
• ¿Qué es una patente?
• Presupuestos de PI
• Calidad y valor de las patentes
Patentes incrementales.
Pocas innovaciones son en realidad
pioneras, o sea, que producen
nuevas tecnologías o introducen
productos y servicios revolucionarios. La mayoría de las innovaciones se construyen y mejoran otras
innovaciones pioneras, haciéndolas más rápidas, baratas y mejores. Estas se conocen como patentes incrementales. La mayoría
de solicitudes de patentes caben
dentro de esta categoría. Aunque
resulte sorprendente, las patentes
de innovaciones pioneras son pocas y distanciadas
¿Qué es una patente? En EUA,
una patente se define como un derecho de propiedad otorgado por
el Gobierno de EUA a un inventor
“para excluir a otros de producir,
usar, ofrecer a la venta o vender
una invención en los Estados Unidos o importar la invención a los
Estados Unidos” por un tiempo limitado, a cambio de una divulgación pública de la invención cuando se otorgue la patente (tomado
del sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de EUA).
Puesto de manera simple, una patente es un derecho para excluir
a otros. No provee al inventor el
derecho a producir, usar u ofrecer
a la venta. Además, en retorno
del derecho de excluir a otros, el
inventor debe describir con suficiente detalle cómo se fabrica
o ejecuta la invención, para que
“una persona con habilidades en
el área” pueda “hacer uso” de la
invención.
••••••••••••••••••••••••
En EUA, una patente se
define como un derecho de
propiedad otorgado por el Gobierno de EUA a un inventor
“para excluir a otros de producir, usar, ofrecer a la venta o
vender una invención en los
Estados Unidos o importar la
invención a los
Estados Unidos”...
••••••••••••••••••••••••
Esto subraya uno de los principales riesgos al patentar sin una estrategia claramente definida. Una
vez que una patente se publica y
la invención se divulga con detalle, cualquiera, incluyendo a los
competidores potenciales, puede
revisarla y solicitar patentes incrementales a la innovación central. Estas patentes incrementales
pueden bloquear, a los inventores
originales, el producir o vender
versiones mejoradas de su producto original.
Este escenario ilustra por qué es
tan importante desarrollar una
estrategia de PI cuidadosamente vinculada con la hoja de ruta
del producto. En la mayoría de
las empresas, las actividades de
desarrollo de productos incluyen
pronósticos detallados y planifica-
ción para productos futuros. Los
inventores involucrados en este
proceso participan en la planificación de las mejoras potenciales
del producto y aplicaciones antes
de introducirlo al mercado. Estas
compañías están mejor posicionadas al preparar una patente de alta
calidad específica para la innovación central, así como las mejoras
y aplicaciones potenciales. También están bien posicionadas para
identificar métodos bajo los cuales
la idea central puede ser circunnavegada.
Una fuerte patente específica
cumplirá los siguientes objetivos
de patentamiento:
• Excluir a otros de producir productos similares.
• Prevenir que otros puedan fácilmente solicitar patentes incrementales a la invención central
que obstruyan la hoja de ruta del
producto.
Comprendiendo los costos de PI
Si bien el desarrollo de PI y el
del producto comparten muchas
trayectorias, cuando se trata de
presupuestar, el desarrollo de PI
es diferente. Innovadores experimentados y administradores de
investigación y desarrollo saben
que, por naturaleza, los planes
de desarrollo son dinámicos. Las
cargas no anticipadas deben superarse y no se presupuestan lo
suficiente.
Un proyecto de desarrollo de PI
es más fácil de planificar. Después
de articular la innovación básica,
es relativamente simple pronosticar las tareas y los costos involucrados en desarrollar una patente
de alta calidad o portafolio de patentes. Además, los presupuestos
de PI pueden ser escalados hacia
arriba o abajo al adaptar el alcance de la protección de patente, por
ejemplo reduciendo el número de
territorios donde se solicitarán las
patentes.
A fondo
18
Un presupuesto de desarrollo de
PI se puede planear y administrar con una alta predictibilidad. El
presupuesto está basado en un
número de factores claves, entre
ellos definir los territorios donde
se solicitará la patente y la urgencia requerida con que se otorgue.
Los costos pueden ser diferidos al
posponer la defensa de los derechos.
Por otro lado, es posible acelerar
la tramitación de patentes, pero
eso puede implicar costos adicionales. En términos generales,
el desarrollo de una patente y los
costos de la defensa de los derechos se pueden anticipar con una
confiabilidad significativa, y los
costos de manutención se pueden
determinar con exactitud.
Las compañías y los emprendedores que fallan al planificar sus
presupuestos de PI terminan a
menudo abandonando buenas patentes, por no asegurar suficientes
fondos para cubrir los costos de
la defensa de los derechos y de
la manutención. No siempre es
factible revivir una patente abandonada y, cuando lo es, puede ser
muy costoso.
Hacerlo bien la primera vez
La inversión más importante del
proceso de un portafolio de patentes se da en la primera fase
del ciclo de vida de la patente: la
redacción de la solicitud y la planificación del portafolio. La calidad
de la patente se determina en esta
fase. Mientras las pulgas de un
producto pueden arreglarse, por
ejemplo con actualizaciones de un
software, el desarrollo de patentes
es menos flexible. Al desarrollar
patentes, se debe hacer bien la
primera vez. Una vez presentada
la solicitud, hay formas limitadas
para mejorar la calidad de la patente.
Calidad de la patente y valor
La calidad de una patente es
cuestionada cuando está bajo
escrutinio y cuando le importa a
alguien. Cuando una oficina nacional concede una patente, esto
significa que es nueva: novedosa
y no obvia. No provee ninguna información acerca de su calidad y
alcance. Las patentes de calidad
comparten las siguientes características:
• La descripción está suficientemente detallada y clara.
• La patente es válida en los territorios relevantes.
• Las reivindicaciones cubren el
producto que se está intentando
proteger.
• Es fácil detectar si se ha infringido la patente.
• Es difícil circunnavegar la patente
Que le importe a alguien usualmente significa una transacción de
negocios o monetaria. Por ejemplo, en un acuerdo de licencia, el
licenciante escudriñará la patente
y su historia de defensa para determinar su alcance y ejecución.
En fusiones y adquisiciones, las
partes considerarán el valor de la
PI de la otra empresa, incluidas
sus patentes. En un escenario de
infracción de patente, el presunto
infractor típicamente primero intentará probar que la patente es
inválida y luego tratará de circunnavegarla.
En todos estos escenarios, la calidad de la patente no se puede
cambiar en detalle para el momento en que se está escrudiñando. Su calidad fue sellada cuando
se redactó y defendió. En este tipos de escenario, el valor monetario significativo suele vincularse
con la calidad de la patente, una
suma por lo general menor que la
inversión en el desarrollo de PI.
Se retribuye el invertir en PI
Si usted tiene una buena idea o innovación, es importante protegerla. Para ser efectivo, el proceso
de patentar debe tener en cuenta
las metas y los presupuestos de la
empresa. Repasar los conceptos
legales básicos y las aplicaciones
en varios escenarios de negocios
es el primer paso para desarrollar un portafolio de patentes que
maximice el valor de su empresa.
*Gil Perlberg es un consultor
en desarrollo de PI. Tiene
más de veinticinco años de
experiencia en investigación,
desarrollo y administración de
productos, y se especializa
en maximizar los activos
de PI e incrementar el
valor de las empresas. Ha
administrado el desarrollo
y mercadeo de equipos y
procesos de las industrias de
semiconductores, seguridad
nacional y productos de
consumo. Anteriormente, era
vicepresidente de Propiedad
Intelectual
en
Shellcase
Ltd., una empresa de PI
de
semiconductores.
Gil
ha facilitado sesiones de
innovación especializadas en
generación de PI y desarrollo
de nuevos productos para
compañías alrededor del
mundo. Es inventor de diez
patentes en EUA.
Posee un bachillerato en
Ingeniería
Mecánica
del
Instituto Tecnológico de Israel,
una maestría en Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de
la Universidad Drexel de
EUA y una maestría en
Administración de Negocios
de la Universidad de Nueva
York de EUA.
Se puede contactar en la
siguiente dirección: gil@
perlconsulting.co.il
A fondo
19
PROTECCIÓN JURÍDICA DE
LAS CREACIONES DE FORMA
Por Alfredo Corral
Las creaciones de forma son parte cada vez más relevante de las
creaciones protegidas por los derechos de propiedad intelectual, a
través del derecho de autor o de la
propiedad industrial.
Estos aportes creativos conforman muchas veces el valor más
importante que poseen distintas
industrias y empresas y son fundamentales para marcar la diferencia entre un empresario creador/innovador y sus competidores.
Constituyen la mejor manera de
llegar al consumidor y hacer que
este prefiera un determinado producto frente a otro. En este contexto, influyen para lograr la preferencia de la clientela por una
determinada categoría de produc-
to o de servicio.
Sin importar el ámbito en que se
desarrollen, estas creaciones representan una conjunción de elementos: por una parte, reflejan los
sentimientos y la personalidad de
sus autores; y, por otra, pueden
responder a los gustos y sensaciones de los destinatarios y adquirentes de los productos que
incorporan eso aportes creativos.
Por lo tanto, estas creaciones tienen componentes personales y
también comerciales.
En este sentido, en el presente
trabajo intentaremos definir, con la
mayor aproximación posible, cuál
área de la propiedad intelectual es
la más conveniente para proteger
estos aportes creativos cada día
más valiosos en el quehacer empresarial: si es el derecho de autor
a través de la obra de arte aplicado o es la propiedad industrial
por medio del diseño industrial,
el modelo de utilidad o los signos
distintivos; o si, en determinadas
circunstancias, se podrían aplicar
simultánea y concurrentemente a
un mismo bien jurídico distintos
regímenes de tutela y protección.
1) DISEÑO INDUSTRIAL Y OBRA
DE ARTE APLICADO
“Son obras de arte aplicadas las
creaciones artísticas con funciones utilitarias o incorporadas a
objetos de uso práctico, ya sean
artesanales o bien producidas a
escala industrial”1.
A fondo
20
Estas creaciones son por un lado
una obra artística y, a la vez, cumplen una finalidad utilitaria. Dicho
de otra manera, “tiene por su forma de expresión una naturaleza
artística, pero su destino es de
utilización industrial”2. Es decir,
poseen características y elementos protegibles por el derecho de
autor, y características y elementos susceptibles de ser admitidos
también en la propiedad industrial.
Pensamos que por esta razón el
Convenio de Berna, en su artículo
2.7, deja reservadas a las legislaciones nacionales de los países
miembros la facultad de regular la
protección de las obras de artes
aplicadas y los dibujos y modelos
industriales; es decir, los deja en
libertad para utilizar la vía jurídica
que consideren más adecuada,
sea la tutela del derecho de autor
o sea la protección de la propiedad industrial. Sin embargo, esta
facultad de los países miembros
está sujeta a algunas condiciones.
A la protección concedida en el
Convenio de Berna nos referiremos más adelante.
La legislación de la mayor parte
de los países de América Latina
sobre derecho de autor incluye
expresamente, en el catálogo de
obras protegidas, a las “obras de
arte aplicado, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del
carácter industrial de los objetos
a los cuales estén incorporadas”
(art. 1 ley de Costa Rica, art. 13 ley
de México, art. 1 ley de Argentina).
La mayor parte de las legislaciones latinoamericanas las definen
(art. 7 ley ecuatoriana, art. 3 de la
Decisión 351) como una “creación
artística con funciones utilitarias o
incorporada en un artículo útil, ya
sea una obra de artesanía o producida a escala industrial”.
Vemos que, por propia definición,
la obra de arte aplicado es una
creación en el ámbito del arte, y
suponemos que original, por lo
tanto tutelada por el derecho de
autor. Pero esa obra está destinada a la industria; o, dicho de otra
manera, su finalidad está relacionada con la utilidad de esa crea-
ción y no solo con la contemplación y la belleza.
Adicionalmente, del análisis de
este concepto se desprende que
la expresión obras de arte aplicadas incluye tanto las formas bidimensionales (dibujos, grabados,
litografías, logotipos) como las
creaciones de forma tridimensionales (modelos, esculturas, relieves, recipientes, envases).
Al referirse el Convenio de Berna
a la protección de las obras de
arte aplicadas mediante las leyes
de propiedad industrial, nos encontramos necesariamente ante
la figura del diseño industrial (dibujo o modelo). El Convenio de
París, en su art. 5 quinquies, deja
en libertad a los países miembros
de la Unión para determinar la naturaleza, objeto y condiciones de
la protección de los dibujos y modelos industriales.
Las leyes de propiedad industrial
de América Latina, utilizando la
terminología del art. 25 del Acuerdo ADPIC, consideran como diseño industrial “cualquier reunión
de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que
se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una
apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho
producto” (definición de diseño
industrial del art. 54 de la Ley de
Propiedad Industrial de República
Dominicana).
En igual sentido, la Decisión 486
sobre Propiedad Industrial, de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena (aplicable en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), conceptúa el
diseño industrial como “la apariencia particular de un producto que
resulte de cualquier reunión de
líneas o combinación de colores,
o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea,
contorno, configuración, textura o
material, sin que cambie el destino
o finalidad de dicho producto”.
En el art. 165 de a ley ecuatoriana,
el dibujo industrial es “toda combinación de líneas, formas o colores y como modelo industrial toda
forma plástica, asociada o no a
líneas o colores, que sirva de tipo
para la fabricación de un producto industrial o de artesanía y que
se diferencie de los similares por
su configuración propia”.En igual
sentido, e incluso con una redacción similar, la Ley de Patentes
de Invención, Dibujos y Modelos
Industriales y Modelos de Utilidad
de Costa Rica, en su art. 25, determina que “para efectos de esta
ley, se considera dibujo industrial
toda reunión de líneas o de colores, modelo industrial toda forma
plástica, asociada o no a líneas o
colores, siempre que esa reunión
o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o
de artesanía y pueda servir de tipo
para su fabricación”.
ROUBIER3 define los dibujos industriales como “creaciones de
forma de carácter industrial constituidas por dos modalidades: los
dibujos industriales y los modelos
industriales”. Son creaciones híbridas, mixtas, de creaciones intelectuales e industriales. En efecto,
tienen una función estética, de
adorno o decoración de un producto o de parte de él, con el fin de
hacerlo más apetecible al consumidor, mediante la inscripción de
trazos, figuras, gráficos, grabados
o colores, que afecta a las superficies, lados, caras del producto,
proyectado en una forma bidimensional; por ejemplo, los decorados
de alfombras, cerámicas, empaques de productos de consumo
masivo, textiles, etc.
Por su parte, el modelo industrial
persigue la misma finalidad estética para hacer más atractivo el
producto. Es una concepción total
respecto a su forma, constituida
por una configuración tridimensional que, además, podría ser
original; por ejemplo, lala configuración de la carrocería de un
automóvil, de un mueble, de una
botella, etc.
Sin embargo, dibujo o modelo
conforman parte de la figura diseño industrial, terminología más
uniforme mundialmente (Unión
Europea, Acuerdo ADPIC) y que
A fondo
21
incluye a estas dos, los primeros
como una expresión bidimensional (dos dimensiones: ancho y
largo); y los segundos, una expresión tridimensional (tres dimensiones: largo, ancho y profundidad).
En resumen, estamos frente a una
creación formal o a una innovación
de forma creativa que se refleja
en la apariencia de un producto o
parte de él o su ornamentación. La
exposición de motivos de la vigente Ley española 20/2003 determina que el bien jurídicamente protegido no es la creación de forma
en sí misma, sino el valor añadido
por esa creación desde la perspectiva comercial.
Desde el punto de vista de la creatividad, las definiciones legales referidas dejan la suficiente amplitud
para abarcar tanto las creaciones
de forma estéticas, que simplemente mejoran un producto para
hacerlo más atractivo o atrayente
para los consumidores, como las
creaciones formales con un alto
nivel de creatividad e incluso originalidad.
Con respecto a la finalidad, quedan amparadas por esta figura
las creaciones de forma solo estéticas, las creaciones formales
funcionales, así como aquellas
que contengan estas dos características; se excluyen, eso sí, las
creaciones de forma que vengan
exclusivamente impuestas por
consideraciones de orden técnico.
En el primer caso, habrá que delimitar los diseños protegidos por
la propiedad industrial de los diseños protegidos por el derecho de
autor; y, en el segundo caso, delimitar las innovaciones formales
protegibles como diseño industrial
de las innovaciones protegibles
como modelo de utilidad.
En efecto, la figura del diseño industrial podría comprender tres
innovaciones de forma diferentes: i) creaciones de forma estéticas, que memoran la apariencia
de un producto o parte de él -denominadas diseños ordinarios o
comunes-, que no llegan a tener
la suficiente originalidad o el ca-
rácter artístico para considerarlas
obras artísticas; ii) creaciones de
forma revestidas de originalidad y
carácter artístico, que nos ponen
frente a la figura de la obra de arte
aplicado -o diseño artístico, como
lo ha denominado un sector importante de la doctrina europeaque conformarían el ámbito del
derecho de autor; y, por último, iii)
creaciones de forma que responden a consideraciones de orden
técnico -formas técnicamente necesarias-, lo cual nos ubica frente
a la figura del modelo de utilidad,
del ámbito de las invenciones.
Como hemos señalado, la delimitación de estas figuras jurídicas no ha sido simple y pacífica.
Con frecuencia se han presentado
enfrentamientos en la doctrina, e
incluso en la jurisprudencia, al demarcar la línea divisoria entre las
creaciones de forma estéticas comunes o diseño ordinario, frente a
las creaciones de forma estéticas
originales o diseño artístico, así
como al deslindar el diseño industrial -estético- del modelo de utilidad -funcional-. Estos aspectos
los trataremos más adelante.
Sin perjuicio de determinados requerimientos que necesariamente
debe establecer cada disciplina
jurídica (carácter artístico -originalidad- y carácter singular -diferenciación-), al analizar las definiciones de obra de arte aplicado y
diseño industrial observamos que
podrían coincidir plenamente. Siguiendo la doctrina y jurisprudencia francesa4, tanto en el concepto
de obra de arte aplicado como en
el diseño industrial, encontramos
las siguientes características particulares: “el efecto exterior” -apariencia o aspecto-(protección de
la creación formal bidimensional
o tridimensional, no del contenido5), “carácter aparente” -que
pueda dar una apariencia especial o diferente de otras formas-,
“carácter material” -que pueda ser
perceptible por la vista-, “repetibilidad” y “carácter funcional” -utilidad- (incorporación en un artículo
útil, ya sea una obra de artesanía
o producida a escala industrial, a
fin de dotarla de una apariencia
especial).
Sin entrar a profundizar en estas
características propias del diseño y de la obra de arte aplicado,
el profesor ANTEQUERA concluye: De allí se revela la posibilidad
de que una obra de arte aplicado
pueda considerarse, a su vez, un
diseño industrial, y que sea susceptible de protegerse en el ámbito de ambas disciplinas”6. Y a la
inversa, agregamos nosotros, los
diseños industriales podrían también considerarse obras de arte
aplicado a la industria y, en consecuencia, podrían ser tutelados por
el derecho de autor si cumplen el
requisito de originalidad y su aporte creativo es evidente.
Como veremos más adelante, algunas legislaciones (p. ej. España,
Ecuador, República Dominicana)
admiten aplicar la protección del
derecho de autor a ciertos diseños
industriales; incluso, determinan
expresamente que los derechos
de autor son compatibles y acumulables con otros derechos de
propiedad industrial que puedan
existir sobre esa creación formal.
De lo explicado podríamos concluir que todas las obras de arte
aplicado podrían ser diseños industriales -entendiendo que cumplen los requisitos-. Sin embargo,
no todos los diseños industriales
se podrían considerar obras de
arte aplicado.
Es importante conocer la diferenciación entre aquellas creaciones
de forma, pues esa demarcación
permite identificar el sistema de
protección que se puede aplicar a
cada una de ellas, o si se podría
aplicar dos regímenes de protección simultánea y concurrente a la
misma creación.
Pero ¿cómo determinamos cuándo estamos frente a un diseño
común o frente a un diseño artístico u obra de arte aplicado? ¿O
cuándo estamos frente a un diseño industrial y cuándo frente a un
modelo de utilidad?
A fondo
22
1.1. ALCANCE DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN
A) LA ORIGINALIDAD: REQUISITO QUE DEBEN CUMPLIR LAS
OBRAS
Muchos tratadistas aseguran que
la originalidad es la extensión de
la personalidad del autor plasmada en la obra. Esta postura y
determinación del alcance del
requisito de originalidad ha sido
prácticamente aceptada, sin mayores cuestionamientos, por autoridades administrativas y judiciales y por la mayor parte de la
doctrina que estudia al derecho de
autor. Sin embargo, no podemos
aceptar este análisis superficial y
simple, máxime cuando intentamos determinar, con certeza, o al
menos con la mayor aproximación
posible, cuáles creaciones formales protegería el derecho de autor
y cuáles la propiedad industrial.
La doctrina en general concibe
la originalidad, desde una visión
eminentemente subjetiva, como
el resultado del esfuerzo del autor
plasmado en la obra, es decir, el
reflejo de la personalidad del autor trasladado a la obra. No obstante, bajo una concepción así
de simple, todas las obras -salvo
excepciones de plagio- reflejan el
aporte personal de su creador (su
impronta personal y su individualidad). Por tal motivo, se podría
asegurar que difícilmente existirá
obra que carezca de originalidad.
En este sentido, en su artículo “El
grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico”,
el profesor Otero Lastres expone
con precisión lo siguiente: “Por
eso, si todas las obras, en cuanto procedentes de una persona,
reflejan el trabajo, el esfuerzo y
la personalidad de su autor, todas
sería “originales” y ello conduciría
inevitablemente a reconocer la
protección de la propiedad intelectual a cualquier obra del intelecto
humano. Lo cual supondría convertir la “originalidad” en un requisito irrelevante, ya que en todas
las obras debidas al ser humano
concurriría la “originalidad”. Como
aclaración, aunque sea conocido
por todos, en España, cuando se
refieren a la “propiedad intelectual”, están aludiendo al “derecho
de autor”.
Tampoco la originalidad es un requisito de orden objetivo similar a
la novedad en patentes. Evidentemente, el derecho de autor no es
“excluyente” y permite crear obras
sobre las mismas ideas o conceptos, y la primera obra no puede impedir la creación de las siguientes.
En estricto sentido jurídico, la originalidad es un requisito con doble
contenido o con dos componentes
bien diferenciados: los objetivos y
los subjetivos. Si bien la originalidad caracteriza a la obra como
objeto del derecho de autor (objetiva), este derecho también tiene un sujeto, responsable de la
existencia de tal originalidad en la
obra. Por lo tanto, también existirá
en ese requisito un componente
subjetivo personal.
Entonces, advierte el mismo autor,
la originalidad “es una noción ambivalente: objetiva y subjetiva a la
vez. La originalidad es objetiva en
la medida en que es una característica de la obra protegible y es
subjetiva en la medida en que en
sí misma es una consecuencia de
la capacidad creadora del autor”.
Entendido el doble carácter de
este requisito, determinemos ahora qué debería entenderse por
originalidad desde la óptica de
requisito necesario o condición
sine qua non para que una obra
pueda gozar de la protección del
derecho de autor. Sabemos que
es una condición o atributo de la
obra (objeto del derecho) pero generada por la capacidad creativa
del autor (sujeto del derecho). Por
consiguiente, originalidad y capacidad creativa son conceptos indisolubles. Según el profesor Otero,
“se puede afirmar que existe una
interrelación inseparable entre
“creatividad” y “originalidad”, de
tal suerte que un autor sin capacidad creadora en el ámbito de las
artes plásticas será prácticamente
imposible que produzca una obra
con originalidad”.
Finalmente, concluye el citado
experto, “una obra es original si
revela la existencia de una “capacidad de creación” o, lo que es lo
mismo, refleja que ha sido fruto de
una capacidad personal del autor
integrada por una cualidad especial dispuesta para el buen ejercicio de la concepción intelectual
y de la ejecución material de la
obra”.
Esto ha llevado a la doctrina a
analizar si se requiere el mismo
nivel de originalidad (buen ejercicio de la concepción intelectual)
para todas las obras, sean estas
literarias, artísticas (creaciones de
forma) o científicas. La respuesta
es evidentemente negativa.
Resulta lógico entender que las
obras científicas definitivamente
requerirán de menor nivel de creatividad/originalidad para cumplir
este requisito y ser protegidas por
el derecho de autor. En las obras
literarias la exigencia será mayor,
por cuanto el autor tendrá más de
libertad para entregar su aporte
creativo y su creatividad en cuanto
al uso de las ideas y del lenguaje,
dejando un margen mayor a la inventiva y al talento. Por último, las
obras obras artísticas, entre las
cuales estarían las creaciones de
forma, demandan un mayor grado
de creatividad y aporte, ya que
no solo se deben concebir en
la mente del autor, organizar y
luego plasmar o desarrollar en
un soporte material, sino que
también su fijación y ejecución
-buena o mala- responderá precisamente al talento y a la habilidad de sus autores, al grado de habilidad distinto entre
autores y creadores del mismo
género de obras, y habilidad y
talento, que podrían faltar -normalmente así es- en el común
denominador de la gente.
Coincidimos con el profesor Otero
en que esta explicación nos lleva a concluir que en este tipo de
obras la originalidad está necesariamente condicionada a la buena
ejecución (habilidad y talento)
de la obra, al “buen ejercicio de la
A fondo
23
concepción intelectual”. Pero esta
exigencia podría reñir con el principio fundamental de que al derecho de autor le es irrelevante el
mérito de la obra. Por lo tanto, lo
que se debe buscar, según palabras de Otero, es que el grado de
creatividad y de originalidad supere un “umbral”; una vez superado
este umbral, la creación o la obra
podrían gozar de la protección del
derecho de autor; y si no lo superan, deberían estar protegidas
únicamente por la propiedad industrial.
¿Cuál sería esa puerta o umbral que debería pasar la creatividad/originalidad para que la
obra pueda protegerse a través del derecho de autor? La
doctrina que ha analizado este
asunto coincide en que el umbral de la creatividad responde
al “buen ejercicio de la concepción intelectual”, a la “buena
ejecución” de las ideas plasmadas en la obra. Si un autor no
puede plasmar las ideas en forma correcta y “hacerlo bien”, no
podría abrir la puerta o cruzar el
umbral que requiere el derecho
de autor para ofrecer su protección a las obras plásticas y
artísticas. En opinión de Otero,
“en cuanto a la “originalidad”, el
“umbral” está situado en que la
obra haga visible que es el resultado de una buena concepción intelectual y de una buena
ejecución material por parte de
su autor. La clave está, como
puede observarse, en las palabras “buen” o “buena”, la cual,
en su cuarta acepción y como
sinónimo de “grande”, significa
“que supera a lo común”.
Entonces, añadimos nosotros,
cuando en las obras artísticas,
entre las cuales están las creaciones de forma, podamos advertir
que son el resultado de un aporte
creativo más allá de lo común, podrá entonces prevalerse de la protección del derecho de autor. En
estos casos, en estas creaciones
no tan comunes será irrelevante el
mérito de la obra. Por ello, que la
obra carezca de mérito no quiere
decir desprovista de cualquier grado de creatividad/originalidad, entendida esta como la buena ejecución de la creación intelectual, una
ejecución superior a lo común.
Una vez entendido el requisito de
originalidad -carácter artístico-,
comprendemos por qué la exposición de motivos de la ley española
de diseño industrial, con notable
acierto, en la disposición adicional décima determina: “La protección que se reconoce en esta ley
al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible
con la que pueda derivarse de la
propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en
sí mismo el grado de creatividad
y de originalidad necesario para
ser protegido como obra artística
según las normas que regulan la
propiedad intelectual (énfasis añadido).
B) CARÁCTER SINGULAR:
REQUISITO QUE DEBE CUMPLIR EL DISEÑO
El artículo 115 de la Decisión
486 de la Comunidad Andina establece cuáles requisitos
debe cumplir un diseño industrial para merecer protección a
través Andina establece cuáles requisitos debe cumplir un
diseño industrial para merecer
protección a través “Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos…”. La
mayor parte de las legislaciones coinciden con tal exigencia,
incluso utilizando terminología
similar, entre otras Costa Rica
(art. 26.1), Estados Unidos (35
U.S.C. 171), México (art. 26) y
Panamá (art. 70).
Entonces, un diseño industrial
se registrará siempre que cumpla el requisito de novedad.
Solo las creaciones de forma
nuevas son susceptibles de
protección bajo esta figura.
En términos generales, el alcance
de este requisito se ha interpretado de dos maneras. Por un lado,
como lo hace la tradición jurídica
alemana, nuevo es lo no conoci-
do, lo que no se encuentra en el
estado de la técnica; es un requisito de orden objetivo similar al exigido por el derecho de patentes.
Por otra parte, como lo entiende
la tradición francesa, nuevo es lo
que difiere de lo ya existente, lo
distinto del repertorio de formas
creadas; entonces, es un requisito
de orden subjetivo similar al exigido por el derecho de autor. Esta
manera de interpretar el requerimiento ha sido considerada por
la doctrina europea como carácter
singular.
Muchas legislaciones de América
Latina parecen encuadrar la figura
del diseño industrial en el sistema
de patentes más que en el sistema del derecho de autor (sin llegar
a considerar al diseño como una
invención). Exigen que una creación de forma supere la condición
de novedad para poder ser objeto
de derechos exclusivos. En otras
palabras, requiere un fundamento
de tipo objetivo; es decir, se debe
aportar algo nuevo frente al estado de la técnica (sistema alemán)
y no es suficiente la sola creación
(diferente y original) para que opere la protección y tutela legal (sistema francés).
El profesor Otero, en el documento OMPI/PI/EC/02/1.A, al referirse
al fundamento de la protección del
diseño explica que “los partidarios
de su inclusión en el Derecho de
Autor hablan de un fundamento
de tipo subjetivo: basta el acto de
creación para que surja la protección jurídica. En cambio, los defensores de su aproximación al
Derecho de Patentes exigen un
fundamento de tipo objetivo: hay
que aportar algo nuevo, por lo que
no basta la sola creación”. Y concluye: “En un sistema que opte por
el fundamento objetivo, la protección corresponde al creador que
primero solicite el registro”. Esto
tiene una lógica simple: el primero
en solicitar podría cumplir el requisito de novedad, mientras quienes
soliciten después de aquel no podrían cumplir ese requisito, dada
la preexistencia de solicitudes anteriores. Al contrario, el sistema que
A fondo
24
prefiera el fundamento de tipo subjetivo podría permitir la protección
para dos obras muy parecidas
siempre que no se haya copiado
la una de la otra.
Inclinarse por el sistema alemán
y exigir requisitos objetivos no
parece ser coherente y aplicable
a la figura del diseño. Esta creación de forma es una figura híbrida, con características tanto de
las patentes como del derecho de
autor. Es una creación mixta, con
características propias (novedad y
originalidad), motivo por el cual no
parece correcto, desde el punto
de vista técnico, exigir únicamente
requisitos objetivos como condición de protección y tutela.
Si analizamos los fundamentos de
protección del derecho de patentes (promover el avance tecnológico) y los fundamentos de protección del diseño (agregar valor a
los productos), advertiremos que
son diametralmente diferentes,
evidentemente distintos. Por tales
motivos, no cabría entonces exigir
los mismos requisitos de protección a figuras cuya naturaleza jurídica es tan divergente.
Por otra parte, tampoco sería
técnicamente correcto exigir solo
requisitos de protección subjetivos propios del derecho de autor
-utilizados en el sistema francés-,
pues esto permitiría encontrar
en el mercado, con permanente
frecuencia, creaciones similares
-o muy próximas- protegidas al
mismo tiempo, y creadas independientemente por autores/diseñadores distintos. Esto no es problema en el mundo del arte, pero
sí podría generar inconvenientes
serios en el mercado.
Por consiguiente, es necesario
agregar el fundamento de tipo objetivo -de la novedad-, entendido
como el aporte o enriquecimiento
al catálogo de las formas estéticas
aplicadas a la industrial, y no como
lo concibe el derecho de patentes,
es decir, como todo lo que no se
encuentre en el estado de la técnica. En consecuencia, ante las
características propias del diseño,
y teniendo en cuenta su naturale-
za híbrida, lo correcto parecería
ser requerir como condiciones de
protección, por una parte, requisitos de orden subjetivo, y por otra,
requisitos de orden objetivo, entendidos estos segundos como el
enriquecimiento del patrimonio de
las formas estéticas en el mercado.
Veamos lo que sucede con algunas legislaciones. La Comunitaria
Andina parece haber optado por el
fundamento de tipo objetivo -novedad-, al determinar en el artículo 115 que “un diseño industrial no
es nuevo si antes de la fecha de la
solicitud o de la fecha de la prioridad válidamente invocada, se
hubiera hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento,
mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio”. Entonces, si
varias personas hicieran el mismo
diseño industrial o un diseño solo
con diferencias secundarias, independientemente unas de las otras,
el registro se concederá a aquella
que primero presente la solicitud
correspondiente o invoque la prioridad de fecha más antigua.
Al respecto, el profesor Otero indica que “el artículo 115 de la Decisión ha optado por un concepto
de novedad basado en el principio
del derecho de patentes de que
‘nuevo es lo no conocido”. Agrega que, “en cuanto al concepto de
novedad acogido por la Decisión
486, cabe señalar que es ciertamente riguroso, toda vez que se
basa en el criterio de la ‘accesibilidad’ y exige novedad universal.
En efecto, de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 115, basta que un diseño
se haya hecho accesible antes de
la presentación de la solicitud o
de la fecha de prioridad, para que
dicho diseño carezca del requisito de novedad. Adviértase, pues,
que la mera posibilidad de tomar
conocimiento del diseño, y no el
hecho mismo de que ya sea conocido o se haya divulgado, rompe
la novedad. Por otra parte, al no
establecer límites en cuanto al lugar o momento, un solo acto por el
que se haya hecho accesible el diseño al público, no importa en qué
país, o en qué fecha –puede ser
en la antigüedad– haría desaparecer la novedad del diseño”.7
Estos comentarios del profesor
Otero se pueden aplicar a algunas legislaciones de países de
América Latina, que parecen exigir un requisito objetivo de novedad absoluta similar al derecho
de patentes: “Un diseño industrial
se protege si es nuevo” (art. 58.1
República Dominicana); “Un modelo o dibujo industrial gozará de
protección si es nuevo. Se considera nuevo el modelo o dibujo
industrial, si no ha sido divulgado
al público, o si no se ha hecho accesible a éste, en parte alguna del
mundo, ya sea mediante publicación tangible o mediante venta,
comercialización, uso o cualquier
otro medio, antes de alguna de las
siguientes fechas” (art. 70 Panamá).
Desde un punto de vista eminentemente técnico, la aplicación exclusiva de estos requisitos objetivos
al diseño industrial podría resultar
equivocada y poco precisa. Los
diseños no pueden tratarse como
patentes de invención. Son creaciones estéticas u ornamentales,
en algunos casos revestidas de
características de originalidad -en
razón del aporte personal del autor/diseñador-, destinadas a un fin
utilitario, porque así fueron concebidas o porque esa aplicación se
decidió después de crearlas. Por
lo tanto, son figuras híbridas que
“tienen por su forma de expresión
una naturaleza artística, pero su
destino es de utilización industrial”.8 Dicho de otra manera, poseen características y elementos
relacionados con el derecho de
autor, y características y elementos típicos de la propiedad industrial.
En este punto nos preguntamos:
¿qué pasa en las legislaciones
mencionadas con los requisitos
de orden subjetivo del derecho
francés? ¿Los requisitos subjetivos (originalidad, diferenciación
-carácter singular-) están comple-
A fondo
25
tamente ausentes de estas legislaciones?
No necesariamente. Estas normativas, al determinar el alcance
del requisito objetivo de novedad,
consideran que “un diseño industrial no es nuevo por el mero
hecho que presente diferencias
secundarias con respecto a realizaciones anteriores” (art. 115
de Decisión 486 de la CAN). “Un
diseño industrial no se considera
nuevo por el solo hecho de que
presenta diferencias menores con
otros anteriores” (art. 58.4. de la
ley de República Dominicana).
“Un modelo o dibujo industrial no
se considera nuevo por el solo hecho de que presente diferencias
menores o secundarias respecto
a otros anteriores” (art. 71 ley de
Panamá). “Se consideran nuevos
los diseños que sean de creación
independiente y difieran en grado
significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños”
(art. 31 de la ley de México).
Esta diferenciación, no menor,
sino más bien significativa, principal o importante frente a creaciones de forma anteriores ha sido
denominada por la doctrina europea como carácter singular. Ese
carácter singular parece ser el
requisito subjetivo necesario que
deben advertir las legislaciones al
verificar los requisitos de protección de un diseño industrial. Así,
a pesar de que muchas legislaciones parecen exigir únicamente el
requisito objetivo de novedad, al
determinar su alcance entra en
juego el componente subjetivo,
necesario en materia de diseños.
En esta perspectiva, es interesante el enfoque adoptado por
algunas legislaciones, al exigir en
forma expresa el requisito objetivo
de la novedad y, a la vez, el requisito subjetivo de la originalidad.
Es decir, para que una creación de
forma sea registrada como diseño industrial, deberá ser, por una
parte, una creación original y, por
otra, una forma que aporte algo
nuevo al imaginario de las formas
estéticas aplicadas a la industria y
al mercado.
Como referencia, miremos la ley
de Costa Rica. En su art. 26.1, determina que “los dibujos y modelos
industriales nuevos y originales
obtenidos independientemente,
serán protegidos por esta ley”. En
igual sentido, la legislación de Estados Unidos, en el art. 35 U.S.C.
171 Patents for designs, señala
que “whoever invents any new,
original, and ornamental design
for an article of manufacture may
obtain a patent therefor, subject to
the conditions and requirements of
this title”.
A modo de referencia, la ley mexicana, en su artículo 31, indica que
“se consideran nuevos los diseños
que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de
combinaciones de características
conocidas de diseños”. La ley de
República Dominicana requiere
que la forma en cuestión “produzca una impresión general que i)
difiera claramente de aquella de
la generalidad de formas anteriormente divulgadas”. En el mismo
sentido, según el artículo 165 la
ley ecuatoriana, son protegibles
los diseños industriales que “se
diferencien de los similares por su
configuración propia”.
Evidentemente, estas normas
coinciden con otras antes mencionadas: la forma que se pretende
proteger como diseño debe presentar diferencias principales con
respecto a formas o diseños anteriores (Comunidad Andina), o presentar únicamente diferencias secundarias (Uruguay) o diferencias
menores (Panamá) respecto de
creaciones formales registradas o
que se estén comercializando.
La mayor parte de la legislaciones
de los países de América Latina
requieren que la impresión general se diferencie en aspectos principales, no menores de las formas
estéticas existentes; que las creaciones de forma que se pretenden
proteger difieran claramente o en
forma significativa de la generalidad de creaciones presentes en el
repertorio de las formas estéticas
aplicadas a la industria.
El adverbio claramente (utilizado por la ley de República
Dominicana) significa también
“patentemente, notoriamente, lúcidamente, luminosamente, expresamente, explícitamente, a todas
luces, a ojos vistas, sin rodeos,
abiertamente, francamente, públicamente, manifiestamente, pa
ladinamente, rotundamente, categóricamente, terminantemente”
(Diccionario Larousse, Manual de
sinónimos y antónimos de la lengua española. Es decir, las diferencias entre las formas en análisis deberán ser notorias, patentes,
expresas, a todas luces, evidentes, abiertas, francas, manifiestas,
rotundas, categóricas. Además,
el adjetivo secundario (empleado
por la Comunidad Andina), denota
“que es menos importante, que es
accesorio. Que es el segundo en
orden o importancia”; sus sinónimos son trivial e insignificante, y
antónimos son principal y esencial.
En este sentido, y para tenerlo como referencia, el Tribunal
de Justicia Andino ha expresado
que las diferencias entre las formas, para que se puedan proteger, deben ser sustanciales. En el
proceso122-IP-2012, el Tribunal
asegura: “Asimismo, el diseño con
diferencias sustanciales deberá
conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia
estética”. “Asimismo, el diseño con
diferencias sustanciales deberá
conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia
estética”.En la indicada interpretación prejudicial, sugiere que, para
comparar dos diseños, se deberán tener en cuenta las reglas
de comparación entre una marca
tridimensional y un diseño. Igualmente, enfatiza que “no se deben
tener en cuenta los elementos accesorios”. Consideramos que, en
forma implícita, el Tribunal exige
advertir las diferencias esenciales,
principales, sustanciales, y no las
menores o accesorias.
Más allá de que las reglas de comparación marcaria son discutibles
A fondo
26
y que aplicarlas a los diseños podría no ser técnicamente preciso,
lo importante en este momento, a
efectos de este análisis, es dirigir
nuestra atención a la exigencia de
diferenciación determinada por el
Tribunal Andino.
Como habíamos señalado, siguiendo la doctrina y jurisprudencia más calificada, muchas legislaciones, al establecer la definición
de diseño industrial, utilizan la
expresión apariencia, en algunos
casos se refieren a la apariencia
particular y en otros a la apariencia especial. Según el art. 25 del
Acuerdo ADPIC, diseño industrial
es “cualquier reunión de líneas o
combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional
o tridimensional, que se incorpore
a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia
especial.
En igual sentido, el artículo 25 de
la Ley de Patentes de Invención,
Dibujos y Modelos Industriales
y Modelos de Utilidad, de Costa
Rica, establece que la creación
de forma, bidimensional o tridimensional, debe necesariamente
comportar la apariencia especial
del producto. Idénticos términos,
apariencia especial, utiliza el artículo 86 de la Ley n.° 17.164 de
Uruguay y el artículo 66 de la ley
de Panamá. También, el artículo 113 de la Decisión Andina 486
expresamente determina que “se
considerará como diseño industrial la apariencia particular de un
producto”.
Como se puede advertir de las
normas citadas, a efectos de que
una creación de forma pueda ser
susceptible de registrarse como
diseño industrial, debe dotar de
una apariencia particular o especial a un producto o a una parte de
él. En este punto, debemos entender claramente cuál es el significado, desde el punto de vista jurídico, de esas expresiones. ¿Cómo
definimos su alcance? ¿Qué debe
entenderse por apariencia? ¿Qué
significa apariencia particular?
¿Qué debemos entender por apariencia especial?
A manera de referencia y para conocer cuál es el alcance jurídico
que ciertas autoridades competentes están dando a estos términos, veamos lo señalado a estos
efectos por la Sala de Propiedad
Intelectual del Instituto Nacional
de la Competencia y la Propiedad
Intelectual de Perú (Indecopi) en
la Resolución n.° 2524-2007/TPIINDECOPI:
“Se entiende como particular
aquello que es singular o individual, como contrapuesto a universal o general. Por tanto, el diseño
tendrá carácter particular cuando
la impresión general que produzca en los círculos interesados del
público difiera de la producida por
cualquier otro diseño que haya
sido puesto a su disposición con
anterioridad.
Además deberá
conferir un valor agregado al producto que se aplique. (…) Así, la
incorporación de un diseño industrial a un producto debe ayudar a
una diferenciación suficiente del
mismo, originando un aumento de
la atracción de los compradores
hacia tales productos, lo que justificará su compra e incrementaría
la venta de estos productos. A diferencia del requisito de novedad,
no se cumple con el requisito de
apariencia particular con la sola
comparación con los diseños preexistentes, sino que se requiere
un determinado criterio o juicio de
valor. Para que un diseño tenga
apariencia particular, no basta que
no sea copia de otro diseño preexistente, sino que debe superar
un mínimo nivel de originalidad y
creatividad, de modo que la impresión general sea claramente
diferente”.
En coincidencia con el criterio
asumido por el Tribunal del Indecopi, se pronuncia también el
profesor Otero Lastres: “Así como
en materia de novedad, lo que se
exige al diseño que se pretende
proteger es que no sea idéntico o
cuasi idéntico a otro anterior, en el
requisito del carácter singular se
exige que el diseño produzca una
impresión general que difiera de
la impresión general que produz-
ca cualquier otro diseño divulgado
con anterioridad”.9
En resumen, el carácter singular
es requisito sine qua non, objetivo/subjetivo, que debe contener
una creación de forma para poder ser protegida como diseño
industrial;es decir, esta creación
debe ser en esencia una apariencia especial (bidimensional o tridimensional) novedosa y original,
que difiera en aspectos sustanciales de las creaciones formales que
conforman el repertorio de las formas utilizadas en el mercado.
2. DISEÑO INDUSTRIAL:
¿DERECHO DE AUTOR O PROPIEDAD INDUSTRIAL?
Entonces, ¿cuándo se puede utilizar una u otra disciplina? ¿Cuándo un diseño industrial es obra de
arte aplicado y cuándo esta obra
es diseño industrial?
Al ceñirnos a la ubicación del diseño industrial en uno u otro sector,
necesariamente se tomarán en
cuenta algunas de las consideraciones estudiadas en trabajos
anteriores10 sobre las diferencias
entre el derecho de autor y la propiedad industrial y, por supuesto,
la explicación de los requisitos
plasmada antes.10 sobre las diferencias entre el derecho de autor
y la propiedad industrial y, por supuesto, la explicación de los requisitos plasmada antes.
Como se desprende del estudio
anterior y de lo antes anotado, la
figura del diseño industrial posee
características y aportes que permiten ubicarlo tanto en el campo
de la propiedad industrial como en
el del derecho de autor (protegido
como obra de arte aplicado), “porque aparentan poseer en cierto
modo notas de ambos sectores,
por el tipo de medios expresivos
o cuya combinación responden”.11
Debido a la importancia económica adquirida por el diseño industrial (dibujo o modelo) -en su
función de tornar más atractivos
los productos- o, en el caso de la
obra artística, impregnada de belleza estética, claramente protegida
A fondo
27
por el derecho de autor, a la cual
se ha dado una finalidad industrial
(obra de arte aplicado) -debido a
su elevado valor económico-, es
indispensable ofrecer un sistema
de protección seguro, que otorgue a sus creadores un derecho
exclusivo erga omnes para que
ningún tercero utilice, reproduzca
o explote el diseño o la obra sin
su autorización. Esta es, en sí, la
razón práctica de la distinción que
analizaremos seguidamente.
Entonces, ¿qué sistema es el más
adecuado para proteger esta figura que representa un interés
económico considerable y del cual
dependen hoy innumerables industrias y empresas: el derecho
de autor o la propiedad industrial?
¿Cuál es más conveniente? ¿Cuál
prevalece sobre el otro?
2.1. CRITERIOS Y TEORÍAS JURÍDICAS PARA SU UBICACIÓN
A fin de poder determinar, al menos con mediana claridad, la pertinencia de aplicar a las creaciones
de forma uno u otro sistema de
protección, es siempre necesario
recurrir al análisis filosófico-técnico que ha venido desarrollando la
doctrina desde hace algunos años
atrás.
(i) Criterios cualitativos y cuantitativos
Atendiendo a la naturaleza de los
diseños industriales, un sector de
la doctrina asegura que son creaciones pertenecientes al campo
de las artes plásticas (obra de arte
aplicado), a los cuales se les ha
dado un fin útil y se los ha destinado a la industria, porque el autor así los ha concebido o porque,
una vez creados, se los ha aprovechado industrialmente.
La posición más adecuada desde
el punto de vista práctico, para la
ubicación del diseño, es distinguir
en estas creaciones dos grupos
distintos: las que por su belleza,
carácter artístico y valor -cuando este sea indudable- pudieran
pertenecer al derecho de autor;
y aquellas otras que, por su finalidad, su utilidad y su carácter
industrial están excluidas del derecho autoral y pertenecen a la
propiedad industrial, por lo cual
necesitan de registro y, por lo tanto, de novedad y carácter singular.
Los dibujos y modelos artísticos
creados sin ninguna finalidad industrial pertenecerían al derecho
de autor, según OTERO LASTRES.12 El Estatuto de la Propiedad Industrial español denominaba a estas creaciones formales
“modelos artísticos”.13 No obstante, el criterio subjetivo sobre lo que
es artístico -al que nos hemos referido en trabajos anteriores- siempre está en discusión. BAYLOS
refuerza lo indicado anteriormente
estableciendo que, de aceptarse
el planteamiento de OTERO LASTRES, surgiría un problema aun
más difícil: definir en qué consiste el carácter artístico de una determinada producción humana y
cuándo esa calidad de obra artística concurre en ella, ante lo cual el
juicio puede ser tan variable como
las personas que lo enuncien14, e
ilustra con un ejemplo: “sin olvidar
que en todos los museos o catálogos de obras artísticas figuran
realizaciones, de cuyo valor estético no se puede dudar por el lugar
que ocupan y hasta por su cotización, y que, sin embargo consisten en simples esquemas lineales,
manchas coloreadas indefinidas
y combinaciones semejantes carentes de tal valor representativo,
que para el criterio de unos no son
verdaderas pinturas, en tanto que
otros las admiran como excelentes”.15
La idea de carácter artístico puede no ser tan clara; será personal
y puede llevar al derecho a realizar interpretaciones subjetivas
ajenas a su naturaleza. Sin embargo, volvemos al inicio, cuando
OTERO LASTRES señala que “el
fundamento de tipo subjetivo es
esencial, por no decir único”. Esta
postura es indudable y entendible,
pues cualquier valoración que se
haga de las creaciones de forma
u otras creaciones necesariamente revestirá el carácter personal
matizado de subjetividad, del cual
el ser humano no puede desprenderse.
El carácter artístico o la originalidad pueden provenir de una
valoración subjetiva, pero es indispensable poder entenderlas y
definirlas, por cuanto, además del
contenido subjetivo indispensable
que requiere su calificación y la
determinación de su alcance, también hay un contenido objetivo determinable y medible, por lo cual
la originalidad no es tan subjetiva
como parece. Existen, definitivamente, distintos niveles de originalidad y de aporte creativo. Por
ello, puede ser evidente la diferencia entre el aporte de talento y
creatividad reflejados en la buena
ejecución de una obra y la que no
lo tiene. Incluso quienes no somos
críticos ni entendidos podemos
advertirlo.
(ii) Teoría de los medios expresivos utilizados
Siguiendo a BREUER MORENO16, entendemos que el inventor es ante todo un descubridor,
quien, utilizando cosas materiales,
descubre en su utilización relaciones de causa a efecto -obtiene resultados-, y a los objetos materia
les empleados para producir esos
efectos se los denomina medios.
En este sentido, como destaca
KOHLER15, la invención se caracteriza por el problema resuelto y la
descripción de los medios. Entonces, el derecho del inventor recae
sobre los medios utilizados . Los
“medios expresivos utilizados” son
un dato seguro a fin de determinar
la naturaleza de esta figura.16
Es decir, los dibujos y modelos relegados a la propiedad industrial,
además de no poseer ningún carácter estético, son “figuras degradadas” constituidas por variantes
de una “forma necesaria” íntimamente unida con la utilidad del
producto y subordinada al cumplimiento de esta finalidad, frente a
la cual no cabe una creación ver-
A fondo
28
dadera. Sin embargo, y así lo disponía la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991 en el Livre Vert sur la protection juridique
des dessins et modeles industrieles, no es siempre seguro aplicar
en todos los casos el mismo régimen jurídico a los productos que
tienen una función práctica.17
Por otro lado, los dibujos y modelos, al proporcionar un mejor y
diferente aspecto a los productos
y hacerlos más atractivos para
el público, no siempre serán una
variante de una forma necesaria
(medios utilizados) y siempre tendrán una finalidad, la cual es definitivamente común a todos ellos.
Por lo tanto, tampoco este es un
criterio para ubicar con claridad a
esta figura en uno u otro sector.
(iii) Teoría de la prevalencia estética
Para realizar la distinción de esta
figura, la doctrina alemana ha sugerido la teoría de la prevalencia
estética, según la cual se debe
atender al elemento predominante: el industrial o el estético. Si
bien volvemos a tratar de determinar el carácter estético, en donde
el juicio de cada sujeto podría entrar en juego, parece ser la mejor
salida conocida.
(iv) Doctrina de la accesoriedad
Hermenegildo BAYLOS menciona, además, la doctrina italiana
de la accesoriedad.18 Esta sugiere
que todas aquellas realizaciones
en que la creación no es susceptible de reproducción o multiplicación, sin llevar a cabo a la vez la
del producto al cual adorna o decora, están excluidas de la protección del derecho de autor, por
no ser creaciones autónomas que
puedan separarse del producto
industrial. Sin embargo, con este
criterio se excluirían de la protección autoral a muchas verdaderas
obras de arte, las cuales necesariamente deben incorporarse en
un soporte material para ser protegidas y divulgadas.
PACHON19 critica con fundamento cuando señala que la “separabilidad debería entenderse como
una disociabilidad del producto
en sentido ideal o conceptual de
la obra de arte, es decir, como
la posibilidad de concebir la obra
independiente de los elementos
materiales a los que ella se une,
y cualquier producto, por más industrial que sea, tiene una forma
separable idealmente y concebible fuera de su aplicación industrial”.20
El profesor ANTEQUERA agrega
que el criterio de la disociabilidad
o accesoriedad confunde la obra
con el soporte material, pues en
todas las obras plásticas comúnmente la creación está incorporada a un objeto físico, a pesar
de que la separación, aun ideal
o imaginaria, entre ambos bienes
(obra y soporte), es perfectamente factible, sin importar que la obra
sea de arte puro o aplicado a la
industria.21
(v) Criterios sobre la finalidad y
el destino
En nuestro entender, las teorías
sobre la finalidad y el destino que
se le dará a la creación no son un
criterio útil para realizar la distinción que buscamos. Menos aun
servirá, para proporcionar el criterio buscado, esta consideración,
que ha llevado al autor a crear la
obra, no de modo independiente y
sin pensar en su aplicación, sino
para la conformación o configuración de un producto industrial. La
primera clase de obras la protegerá el derecho de autor, y las otras
destinadas a la industria las protegerá la propiedad industrial.22
El profesor ANTEQUERA señala
que “conforme a esta teoría, una
pintura, aunque fuera de muy modesto valor, por haber sido creada como obra artística, estaría
protegida por el derecho de autor
aunque después se utilizara paradarle a la presentación de un
producto una apariencia especial; y en cambio, un diseño para
cubiertos de plata, por muy bello
que fuera, se habría ingeniado
especialmente para su aplicación
en un producto de la industria y,
por tanto, tutelado como diseño
industrial”.23
Adicionalmente se argumenta
que, para conceder protección por
derecho de autor, no se toma en
cuenta el mérito ni el destino que
se otorgue a las obras, sino simplemente que su forma de expresión sea original. Es decir, el derecho autoral no puede dejar sin
protección una obra en razón de
que la finalidad o destino de esa
creación sea industrial o que su
destino no fuera la contemplación
y la belleza.
vi) Criterios sobre el número de
ejemplares
Otras teorías sugieren para realizar la distinción el número de
ejemplares fabricados, como la
doctrina inglesa, o la reproducción
manual versus la reproducción
mecánica. Sin embargo, estos y
otros criterios similares, que no
caben mencionar, no logran una
ubicación clara del diseño industrial en uno u otro sector; sobre
todo, en algunos casos injustamente dejan sin protección por
(derecho de autor a creaciones
estéticamente bellas incorporadas a productos y objetos útiles,
que es precisamente el caso de la
obra de arte aplicado.
Atendiendo a los aspectos analizados y como ya se ha mencionado, de alguna manera podemos advertir que para un sector
de la doctrina parecen no existir
razones doctrinales, jurídicas o
jurisprudenciales seguras y coherentes para diferenciar estas
creaciones formales a fin de otorgarles una debida protección jurídica. En esta línea está el profesor BAYLOS, quien con autoridad
expresa que “tal solución sería
irrealizable, aunque sólo sea por
un motivo práctico, que es que
no existe posibilidad de disponer
de un criterio seguro para llevar a
cabo esa separación”.24
Esa sentencia estaría en contra-
A fondo
29
posición, al menos en parte, a lo
defendido por otro sector de expertos. Uno de ellos es el profesor
OTERO LASTRES, quien en términos generales encuentra fundamentos coherentes para realizar
la mencionada distinción, y su
sustento está en entender claramente el alcance del requisito de
originalidad y carácter artístico, no
solo como un requerimiento de orden subjetivo, sino también como
un requisito de doble contenido,
tanto el subjetivo como el objetivo,
este segundo, medible y cuantificable.
3) PROTECCIÓN ACUMULADA.
PRINCIPIO DE LA UNIDAD DEL
ARTE
3.1. ACUMULACIÓN ABSOLUTA
Ante estas posturas doctrinarias, y
preocupados por la debida protección al diseño industrial, los países
europeos inician un movimiento
diferente, el cual sugiere una doble protección o una protección
acumulada de estas creaciones
formales.
Dentro de esta nueva postura se
destaca el caso de Francia, donde se “admite que todas las obras
plásticas aplicadas podrán disfrutar a la vez de la protección de la
propiedad intelectual (derecho de
autor), sin necesidad de cumplir
ningún requisito ni formalidad y
del sistema de protector que concede la propiedad industrial a los
dibujos y modelos industriales, si
cumplen el requisito del depósito
en un registro especial y la condición de novedad”. Esta postura se
desprende del discutido principio
de la “unidad del arte”.25
Los partidarios de esta tesis, pertenecientes a un sector de la doctrina francesa y de la española,
afirman que a partir de la ley de
1902 (sobre el derecho de autor),
“toda creación de forma que fuese nueva estaba protegida por la
ley de 1793-1902”26 (énfasis añadido). Es decir, todos los dibujos
y modelos estaban protegidos por
la ley de derecho de autor -así sea
muy modesto el esfuerzo intelectual de quien ha realizado esta
creación-, por ser creaciones de
forma nuevas.
POULIET, citado por OTERO
LASTRES, manifiesta que los tribunales que no han vacilado en
proteger escritos sin ningún valor
literario deben aplicar la ley de
derecho de autor a los dibujos y
esculturas desprovistos de carácter estético. Además, este sector
de la doctrina sostenía que, al no
haberse derogado la ley de 1806
(de propiedad industrial), estas
creaciones formales podían invocar la protección dispensada por
las dos leyes acumulativamente.
La doctrina formula, entonces, la
teoría de la “acumulación”.27
La protección acumulada, característica del sistema francés, en
principio no admite excepción
alguna en razón de la naturaleza, finalidad, carácter artístico y
estético o cualquier otra circunstancia que concurra en un diseño
industrial.28 Todos los modelos,
sin excepción, gozarán de esta
protección acumulada, tanto por
las leyes de propiedad industrial,
mientras se cumplan las formalidades previstas, como por el derecho de autor, incluso cuando
esté operando la protección de la
propiedad industrial o esta haya
caducado.
Para OTERO LASTRES29, esta
interpretación extensiva de la ley
no es exacta. En su criterio, lo que
el legislador hizo fue equiparar, en
punto a la aplicación de la ley de
derecho de autor, las obras de arte
aplicado a la industria a las obras
de arte puro. Es decir, toda obra
de arte, aunque sea aplicada a
la ndustria, debe recibir la misma
protección. Añade que esto no significa, en modo alguno, que toda
creación de forma deba serprotegida por la ley autoral. Para que
esta ley sea aplicable es necesario, como ya se mencionó, que la
obra esté revestida de carácter artístico. Citando a GREFFE-CASALONGA, agrega que la expresión
“cualesquiera que sean el valor y
el destino de la obra” no significa,
para estos autores, “incluso desprovista de carácter artístico”30.
Dentro de esta corriente encontramos a CHABAUD, para quien
el espíritu de la ley de derecho de
autor es la protección de creaciones del intelecto o del ingenio que
pertenezcan a las bellas-artes.
Entonces, para que un dibujo o
modelo industrial pueda ser protegido por la ley de 1793-1902, necesariamente deberá poseer carácter artístico y no solo constituir
un dibujo o escultura, en el sentido
puramente técnico de estas palabras. Al referirse a la frase del artículo 2 de la ley de 1902, en la cual
se centra la atención de los partidarios de la tesis de la “unidad
del arte”: “cualesquiera que sean
el valor y el destino de la obra”,
señala que la determinación de
las condiciones necesarias para
aplicar la referida ley son evidentemente más importantes que los
elementos que le son indiferentes (valor y destino). No se debe,
pues, atender al valor de una obra
sin antes tener la seguridad sobre
si esta obra es o no protegida por
la ley de 1902.31
“Sólo si se entiende en este sentido la expresión ‘unidad del arte’,
puede afirmarse que el legislador
consagró el mencionado principio… De cuanto antecede se desprende que no es admisible la teoría de la acumulación, tal y como
es propuesta por los partidarios de
la tesis de la unidad del arte”.32
Consecuentemente, “sólo las
obras de arte aplicado a la industria podrían beneficiarse de
la doble protección... Estas obras
podrían ser protegidas por la ley
de 1793-1902 (por ser obras de
arte) y por la de 1806 (en lo que
a su aplicación industrial se refiere)... por que poseen en cierto
modo, una naturaleza híbrida: de
una parte, son obras con carácter
artístico; y de otra, son empleadas
para la ornamentación de productos industriales con el fin de hacerlos más atractivos para el consumidor”.33
La jurisprudencia en un primer momento no adoptó un criterio único.
A fondo
30
En efecto, según algunas sentencias, para poder beneficiarse
de la ley de 1793-1902, el dibujo o modelo debía ser un dibujo
o escultura en el sentido técnico
de estas palabras, mientras en
otras se exigía el carácter artístico. Así, la Sentencia del Tribunal Correccional del Sena de 23
de mayo de 1912 estableció que,
para “beneficiarse de la ley 17931902 es preciso que el objeto en
cuestión constituya un dibujo o
escultura en el sentido puramente técnico de estas palabras”.34
Contrariamente, la Sentencia del
Tribunal de Comercio del Sena
de 26 de mayo de 1926 adopta
el criterio de que el dibujo o modelo debía poseer carácter artístico. En este caso, el titular de
un modelo de lámpara llamado
“Lámpara PIGEON” demanda por
la copia de su modelo. El Tribunal afirmó que la lámpara era una
forma muy simple, que carecía
de carácter artístico y, por lo tanto, no se podía aplicar la ley de
1793-1902.35
El mismo criterio adoptó el Tribunal de Comercio del Sena el 27 de
octubre de 1926. El demandante
había acusado al demandado de
usurpar un álbum de modelos de
coches del que era titular el demandante. El Tribunal señaló que
“el conjunto de los elementos que
constituyen el álbum del demandante no pueden ser protegidos
por la ley de 1793-1902, la cual
se aplica a obras artísticas o literarias, pero no al editor o agente
de publicidad que reúne diversos
elementos de un catálogo para
formar un todo que no posee originalidad artística; el álbum del
demandante no puede, pues,
constituir una obra de arte protegida por la ley de 1793-1902”.36
Los Tribunales franceses fueron
inclinándose hacia la aplicación
de la ley de 1793-1902 a creaciones que no eran dibujos o esculturas en el sentido técnico de las
palabras o que no poseían carácter artístico. Así, en una sentencia del Tribunal de Comercio del
Sena, se dice que una tela tejida
de una manera especial que produce un efecto nuevo en el momento de su creación (una tela
de terciopelo que parecía antigua
y reproducía un dibujo ya conocido) constituye una propiedad
artística y comercial protegida
por la ley de 1902. 37 La sentencia del Tribunal de Gueret de 23
de mayo de 1911 resolvió que un
modelo de pupitre que había sido
copiado estaba bajo la protección
de la ley de 1902, pues, “la ley de
11 de marzo de 1902 extendió la
protección de la ley de 1793 a todas las creaciones de forma, sea
cual fuese su valor y su destino.
Por consiguiente, el modelo del
demandante era protegido por la
ley de 1793-1902”.38
Los tribunales han ido paulatinamente prescindiendo del requisito
de carácter artístico. Ya no exigen
ningún requisito especial para
aplicar la ley de 1902, y comienza
a abrirse paso en la jurisprudencia
francesa la tesis de la “unidad del
arte” y el “principio de acumulación”. En este sentido, en la resolución de 2 de mayo de 1961, referente a un modelo de ensaladera,
del cual la protección otorgada por
la propiedad industrial había concluido ya, el Tribunal francés lo
considera susceptible de aplicarle
protección por derecho de autor,
por ser una creación original, sin
importar el mérito estético, valor
artístico o su destino.39
Pese a las consecuencias derivadas del sistema de acumulación40,
en algunos casos negativas para
el titular de un dibujo o modelo industrial, las tesis de la “unidad del
arte” y el “principio de acumulación” fueron adoptadas por Francia en las reformas legislativas
posteriores. Incluso, hubo casos
de triple acumulación para la protección de una determinada clase
de dibujos y modelos: los pertenecientes a las industrias de temporada del vestido y del adorno.
Al parecer, el entendido en Francia es que ni la doctrina ni la jurisprudencia logran ubicar claramente los diseños industriales en
uno u otro sector. La tesis de la
“unidad del arte”, lejos de lograr
respuestas claras al problema,
confunde conceptos. OTERO
LASTRES, haciendo referencia
a la opinión de PEROT MORELL,
señala que, ante la imposibilidad
de establecer la frontera entre el
arte puro y el arte aplicado, se ha
impuesto un sistema de acumulación de protección, pero este sistema, que renuncia a seleccionar
el encuadramiento del diseño industrial en cualquiera de los sectores referidos, no se justifica.
Entonces, más allá del interés indudable para el titular del dibujo o
modelo, de disponer de dos legislaciones para proteger su creación, el verdadero motivo por el
cual opera el criticado sistema de
la unidad del arte41 es la imposibilidad de encontrar un argumento claro y coherente para ubicar
al diseño industrial en el derecho
de autor (como obra de arte aplicado) o en la propiedad industrial.
3.2. ACUMULACIÓN RESTRICTIVA
Contrariamente a lo adoptado por
el sistema francés de la acumulación absoluta -en la que todos los
diseños, sin excepción, podrían
ser tutelados, además de la propiedad industrial, por el derecho
de autor-, está el sistema de la
acumulación restrictiva, según el
cual solo ciertos diseños pueden
beneficiarse de la protección adicional conferida por el derecho
de autor. Estos diseños deberán
necesariamente poseer características de originalidad o contener aportes creativos evidentes
que los hagan merecedores de
tal protección, la cual podría ser
concurrente y simultánea a la
tutela que confiere, a esas creaciones de forma, la propiedad industrial.
No todos los diseños industriales
pueden gozar de la protección
adicional, concurrente y simultánea del derecho de autor. Los diseños comunes u ordinarios, sin
características de originalidad,
serán protegidos únicamente por la
A fondo
31
propiedad industrial -si cumplen
los requisitos- y no podrán ser
protegidos adicionalmente por
el derecho de autor, pues esas
creaciones carecen de creatividad y carácter artístico; dicho de
otra manera, no tienen la originalidad suficiente para hacerse
merecedores de la protección
del derecho de autor.
La protección que otorga el derecho de autor es sumamente
amplia. Por ese motivo, no sería justo ni conveniente, desde
el punto de vista comercial, que
ciertos diseños ordinarios, sin
ningún aporte creativo, puedan
ser protegidos además por este
régimen jurídico, cuya tutela se
extiende a la vida del autor y setenta años después de su muerte. La protección del derecho de
autor responde a reconocer al
autor un cierto grado de creatividad o aporte artístico en su
obra. Precisamente, este derecho exige como único requisito la
originalidad en una obra literaria
o artística, originalidad entendida como la buena ejecución de
la obra, y esta buena ejecución
responde al talento y habilidad
de ese autor, talento del cual muchos seres comunes y ordinarios
carecemos.
Si bien uno de los principios básicos del derecho de autor es la
irrelevancia del mérito de la obra,
esto no quiere decir que puede
considerar como obra cualquier
tipo de creación, incluso la carente del todo de algún tipo de
aporte creativo o la desprovista
completamente de todo tipo de
carácter artístico. No puede entenderse, dentro de supuestos
razonables, que algunas obras
artísticas no contengan aporte
artístico o, dicho de otra manera,
obras de arte sin arte.
Por eso algunos países, entre
ellos España, han adoptado el
principio de la acumulación restringida; es decir, protegerán los
diseños industriales por las normas de la propiedad industrial,
pero solo algunos de ellos, los
que contengan aportes creativos
originales, podrán también beneficiarse de la protección del derecho de autor. Este país denomina a estos diseños como diseños
artísticos; solo estos se pueden
asimilar a las obras de arte aplicado y, en consecuencia, solo
estos se podrán proteger, además, en forma concurrente y simultánea, por las normas del derecho de autor.
Desde hace muchas décadas
atrás, el profesor OTERO LASTRES explicaba que en España estaba vigente el sistema
de acumulación restrictiva, no
el sistema francés de acumulación absoluta. Es decir, diferencia a las creaciones de forma
en tres categorías: los modelos
“puramente artísticos”, protegidos solamente por la legislación
autoral; los modelos industriales,
protegidos únicamente por la legislación sobre propiedad industrial; y los “modelos artísticos comerciales”, protegidos tanto por
la legislación sobre el derecho
de autor como por la legislación
sobre propiedad industrial. “La
acumulación restrictiva resulta
evidente del artículo 190, el cual,
tras definir los modelos artísticos
como “los modelos y dibujos que,
constituyendo una reproducción
de una obra de arte, se exploten con un fin industrial... independientemente de los derechos
que pudieran corresponderles
en el concepto de propiedad intelectual”.42
Años después, en su nueva
obra, el profesor Otero determina que “la Ley española, con
indudable acierto, se inclina por
el criterio cuantitativo del “nivel
artístico” al señalar en la citada
disposición adicional décima que
“la protección que se reconoce
en esta Ley al diseño industrial
será independiente, acumulable
y compatible con la que pueda
corresponder en virtud de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en
sí mismo el grado de creatividad
y de originalidad necesario para
ser protegido como obra artística
según las normas que regulan la
propiedad intelectual. En efecto,
de esta disposición adicional décima se desprende que para que
una creación protegible como
diseño industrial pueda acceder,
además, a la protección de la
propiedad intelectual ha de presentar el grado de creatividad y
de originalidad necesario para
ser protegido como obra artística
según las normas que regulan la
propiedad intelectual”.43
3.3. MARCO JURÍDICO MULTILATERAL REFERENTE A LA
ACUMULACIÓN
Sin duda, las obras de arte aplicado y los dibujos y modelos industriales tienen una naturaleza
doble. Están incorporados o expresados en artículos utilitarios,
en donde se incluyen elementos
de creación artística. Representan
la categoría más tradicional en la
zona fronteriza entre la propiedad
industrial y el derecho de autor, o o
como señala ANTEQUERA, “son
bienes intelectuales que se desplazan en terreno movedizo”.44
Pero ¿cuál es la posición de
los convenios internacionales
multilaterales con respecto a
este asunto?
(i) Convenio de Berna
Los países miembros del Convenio
de Berna están en la libertad de
elegir la protección del derecho de
autor o de la propiedad industrial
para esta categoría de creaciones.
Así, en su artículo 1, incluye las
obras de artes aplicadas45 entre
las “obras literarias y artísticas”, y
el artículo 2.7 prescribe: “Queda
reservada a las legislaciones de
los países de la Unión, la facultad
de regular lo concerniente a las
obras de artes aplicadas y a los
dibujos y modelos industriales, así
como lo relativo a los requisitos de
protección de estas obras, dibujos
y modelos, teniendo en cuenta las
disposiciones del artículo 7.4 del
presente Convenio. Para las obras
protegidas únicamente como dibu-
A fondo
32
jos y modelos en el país de origen
no se puede reclamar en otro país
de la Unión más que la protección
especial concedida en este país a
los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no
se concede en ese país, las obras
serán protegidas como obras artísticas”.
El artículo 7.4 establece el plazo
de protección y deja a las legislaciones de los países miembros
la facultad de fijarlo: “... y para las
artes aplicadas, protegidas como
obras artísticas; sin embargo, este
plazo no podrá ser inferior a un período de 25 años contado desde la
realización de tales obras… Este
plazo es resultado de un compromiso que se aplica por las divergencias de criterio existentes en
el seno de la Unión acerca de si
las obras de arte aplicadas deben
estar protegidas por el derecho de
autor o por la legislación específica sobre diseños y modelos habitualmente mediante registro”.46
De acuerdo con la Guía del Convenio de Berna, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual47, la libertad de los países
miembros para determinar los regímenes de protección y regular lo
concerniente a las obras de artes
aplicadas y a los dibujos y modelos industriales tiene dos condicionamientos: primero, respetar
el período mínimo de protección
establecido en el Convenio (veinticinco años); y segundo, acogerse
a la reciprocidad cuando se trate
de obras que, en el país de origen,
se protejan como dibujos o modelo: deberán protegerse en donde
se reclama la protección, bajo el
mismo sistema, es decir, la protección otorgada por este último a los
dibujos y modelos industriales. Sin
embargo, un país que no concede
protección a los dibujos y modelos
deberá proteger las obras de artes
aplicadas como obras artísticas.48
(ii) Ley-tipo sobre Propiedad Industrial
La Ley-tipo sobre Propiedad Industrial, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), en su artículo 1, párrafo
2, establece el mencionado principio de la acumulación de la protección; es decir, si el diseño está
protegido por esta ley, podría también protegerse por otro régimen
jurídico diferente, en este caso el
derecho de autor.
Como se señaló antes, este principio, de gran importancia práctica,
entiende que los diseños constituyen creaciones de carácter estético, por lo cual los dibujos y modelos protegidos por la propiedad
industrial, en general, o por una
ley especial sobre estas producciones, pueden ser igualmente
objeto de protección por el derecho autoral. Entonces, el destino
particular del objeto, que es servir
de molde o modelo para la fabricación industrial o artesanal, no excluye la aplicación de la ley sobre
el derecho de autor.
(iii) El Convenio de la Unión de
París
El Convenio de París, sin definirlas, abre sus puertas para las producciones motivo de este análisis.
En su artículo 5 quinquies, determina que los dibujos y modelos
industriales deberán estar protegidos en todos los países miembros
de la Unión, y deja en libertad a
cada uno para determinar la naturaleza, objeto y condiciones de
la protección. Estos preceptos de
ninguna manera impedirían que
los países miembros fijaran el
sistema de la acumulación -sea
absoluta o restrictiva- mediante
la protección otorgada por este
Convenio y la protección concedida por el Convenio de Berna y las
leyes autorales.
(iv) Arreglo de La Haya
El Arreglo de La Haya, relativo al
depósito internacional de dibujos
y modelos industriales, no obliga
a los miembros a establecer las
condiciones, objeto y extensión de
la protección de estas producciones, por ser un instrumento únicamente procedimental.
El carácter artístico del diseño industrial lo hace, en definitiva, merecedor de la protección concedida por el derecho de autor. Sin
embargo, a causa de su destino
particular, muchos países lo han
catalogado como una materia especial de la propiedad industrial,
e incluso lo han sometido a una
legislación especial que lo coloca
dentro de este sector, y debido a
su sistema de registro toman en
cuenta las necesidades derivadas
de su utilización en la industria,
comercio o la artesanía.
Interesante es el planteamiento de
la legislación de Estados Unidos
de Norteamérica. En la primera
reunión del Comité de Expertos
sobre el Arreglo de La Haya, efectuada en Ginebra, la delegación
de este país propuso una muy interesante solución legislativa, al
señalar que los diseños de artículos, bajo ciertas condiciones,
podían estar protegidos tanto
por la copyright law como por la
trademark law. Cada uno de los tipos de protección existentes tenía
sus dificultades y limitaciones, por
cuanto el precio de las patentes
de diseño era relativamente alto y
su demora en el otorgamiento no
permitía combatir la piratería de
diseños populares y de corta duración; además, el requisito de “no
obvio” -nivel inventivo- presentaba
problemas que se desprendían de
la aplicación de la ley. Similares
dificultades, limitaciones y ambigüedades se encontraban al aplicar la “separabilidad” requerida
por la copyright law a los diseños
de artículos de utilidad49, y el entendido del requisito de originalidad (esfuerzo del autor plasmado
en la obra) en ese derecho anglosajón también difiere de cómo lo
entiende el derecho de autor continental europeo.
Debido a la importancia económica
de los diseños, el Gobierno de
los Estados Unidos ha propuesto
aprobar una legislación sobre
estas producciones que supere de
alguna manera los problemas de
la legislación sobre patentes, así
como sobre derecho de autor. La
A fondo
33
legislación sui generis propuesta
por este país otorgaba un período de protección más corto que
el proporcionado por el derecho
autoral, y es más rápido y menos
costoso que el previsto por patente de diseño. Finalmente, por
motivos de orden político y algunos de orden técnico, esta propuesta no fue acogida en el seno
del citado Comité.
3.4. INTERÉS PRÁCTICO DE LA
ACUMULACIÓN
Como habíamos establecido, para
un sector importante de la doctrina
el sistema de protección acumulada no se justifica, sino más bien
se impone y es la única actitud
práctica ante la imposibilidad de
trazar, objetivamente y en función
de criterios válidos, la frontera entre el arte puro y el arte aplicado
a la industria.50 Es evidente entonces, ante esta imposición, que
se presenten problemas al aplicar
este sistema51. Sin embargo, la
misma doctrina advierte que son
mayores los beneficios y ventajas.
Por ello, una enorme cantidad de
países han adoptado tal sistema
de la acumulación en sus leyes
nacionales.52
Cabe en este momento señalar
que la posibilidad de “acumulación” no es igual a “acumulación
automática”; es decir, en algunos
casos una obra de arte aplicada no
se podrá registrar como diseño industrial y en otros casos un determinado diseño no estará protegido por el derecho de autor. Como
señala ANTEQUERA, la acumulación no opera de forma automática; siempre habrá que atenerse
a los requisitos exigidos por cada
disciplina53: la originalidad en el
caso de la obra de arte aplicada,
y la novedad y el carácter singular
en el diseño industrial. Entonces,
una vez cumplidos estos requisitos, podrá operar la acumulación.
“La acumulación de la protección
no tiene consecuencia alguna sobre las condiciones de existencia
de los derechos en cuestión. Esto
significa que estos derechos nacen y se desarrollan de manera
independiente”54. Ilustremos con
un ejemplo: si el creador de un
diseño publica previamente su
creación antes de la solicitud de
registro o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, no
podrá obtener protección por la
propiedad industrial o por una ley
especial sobre diseños, por falta
de novedad -criterio absoluto-,
pero sí podrá proteger su creación
por la vía del derecho de autor. Lo
mismo sucedería en el caso de
un diseño que posea únicamente
diferencias secundarias con respecto a realizaciones formales
anteriores o que se refiera a otra
clase de productos distintos a
esas realizaciones -criterio relativo- (art. 59 Dec. 344 y art. 115
Dec. 486).
Por otra parte, tomando en cuenta
el principio de legalidad, encontramos que no podrán ser registrables los diseños industriales55
contrarios a la moral, a las buenas
costumbres y al orden público, ni
los comprendidos dentro de los
motivos de denegación absolutos
y relativos para el registro marcario y el diseño con “meros fines
contemplativos y no esté dirigido
a darle a un producto industrial o
de artesanía una apariencia especial”.56
ANTEQUERA señala como excepción dos casos en que un diseño industrial no podría estar protegido por el derecho autoral:
(i) Que el diseño cumpla una función pura y exclusivamente técnica, ayuna de toda expresión protegible por el derecho de autor, es
decir, que el arte puro o aplicado,
por mínimo que sea, no se encuentre por ninguna parte. Aclara
con un ejemplo: pretender el registro como diseño de la secuencia
o combinación de secuencias que
permitan diseñar una molécula
híbrida. El mismo autor reconoce
la subjetividad de este criterio de
valor, ajeno al derecho autoral, ya
que la expresión creativa original
se reconoce cualquiera sea el mérito de la obra.
(ii) Consecuencia del supuesto
anterior sería que el diseño carezca completamente de originalidad, siempre entendiendo que la
originalidad se presume y quien la
niegue deberá probarlo.57
En nuestro criterio, los casos señalados son bastante forzados y
se fundamentan definitivamente
en criterios subjetivos, los cuales
pueden variar dependiendo de
quién califique el carácter estético
o la originalidad. La valoración
subjetiva podría entenderse como
contraria a los principios fundamentales del derecho, pero no
existe otra forma de valorar la
originalidad y el carácter estético: se debe hacer, y siempre la
debe efectuar alguien.
El registro en derecho de autor,
si bien declarativo de derechos,
no puede ser denegado por falta de novedad. Bastará el aporte
personal del creador, traducido
en la buena ejecución de la obra
-originalidad- para que esté protegido desde su creación y se
otorgue un certificado de registro (en caso de que el autor así
lo quisiera), sin importar que la
obra se conozca públicamente
con anterioridad a la solicitud de
registro. Además, la calificación
de la originalidad no es siempre
fácil de determinar, más aun si
para el autor su obra es original
porque lleva su aporte personal
y, por lo tanto, debería estar protegida y ser registrada. Como ya
se determinó, quien niegue la
originalidad debe probarlo.
Caso contrario, el diseño industrial debe ser nuevo, es decir,
no conocido públicamente en
cualquier lugar o en cualquier
momento, mediante una descripción, una utilización o por
cualquier otro medio. Para la
consideración de novedad, debe
poseer diferencias importantes
con respecto a diseños anteriores, es decir, que su apariencia
general difiera de realizaciones
anteriores.
Debemos tomar en cuenta también la extensión de los derechos, tanto morales como patri-
A fondo
34
moniales. En el caso de la obra de
arte aplicado, los derechos morales no se limitan, como en la propiedad industrial, generalmente al
derecho de paternidad. En el caso
del diseño industrial, este derecho
no es absoluto absoluto -oponible
erga omnes-, perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Al obtener protección por derecho de autor, el derecho moral
comprendería no solo al derecho
de paternidad, sino también, entre
otros, el derecho de integridad de
la obra.
En cuanto a los derechos patrimoniales o económicos, por lo general el derecho sobre un diseño industrial es más limitado, pues con
el registro de un dibujo o modelo
industrial el titular puede excluir
a terceros del uso y la explotación del correspondiente diseño
o de diseños que presenten únicamente diferencias secundarias
con respecto del registrado. Podrá
impedir que, sin su consentimiento, fabriquen, importen, ofrezcan
en venta, introduzcan en el comercio o utilicen comercialmente productos que reproduzcan el
dibujo o modelo industrial. En el
derecho autoral, el autor goza del
derecho exclusivo de explotación
de la obra, el cual abarca la facultad de realizar, autorizar o prohibir
todo uso de la obra por cualquier
medio o procedimiento, conocido
o por conocer; a título ejemplificativo, las leyes mencionan, además del derecho de reproducción,
el de comunicación pública y el
de distribución. Es decir, la protección concedida por el derecho
de autor no se restringe al uso de
la obra en el producto, sino que
también contempla cualquier forma de utilización,“aunque sea con
independencia de dicho artículo,
pues la tutela a la obra se reconoce cualquiera fuera su destino
o finalidad”.58 Por ejemplo, el uso
no autorizado de la obra a través
de redes de comunicación digital
o su empleo para otro género de
obra, como al incluirla en una obra
literaria, fotográfica o audiovisual.
En el caso del diseño industrial, se
protege al producto, por lo cual el
derecho exclusivo está limitado al
uso y explotación del artículo que
reproduzca el diseño.
Adicionalmente, recordemos que
un título de diseño industrial dura
en la mayoría de legislaciones alrededor de veinte años (diez años
en el Acuerdo ADPIC). En el caso
del derecho de autor, la duración
del derecho exclusivo es mucho
mayor; conforme al Convenio de
Berna, es de veinticinco años,
contados desde su realización, y
algunas legislaciones han ampliado este plazo de protección equiparándolo al de las demás obras
literarias y artísticas, es decir, toda
la vida del autor y cincuenta, sesenta, setenta años post morten,
dependiendo de cada país (setenta años en la ley de Costa Rica).
Esto quiere decir que, si el período de protección de un dibujo o
modelo industrial ha fenecido, el
autor de la obra de arte aplicado
utilizada para el dibujo o modelo
puede impedir el uso o la explotación de ese diseño, por cuanto su
obra se encuentra aún protegida.
Parecería innecesario que el titular
de un derecho de autor se preocupe de obtener simultáneamente
un título mucho más difícil de conseguir, más costoso y, desde cierta óptica, más limitado en términos de los derechos que concede;
incluso, mucho más corto sobre
su misma creación. Sin embargo,
el interés práctico de obtener un título de diseño industrial se reduce
a los siguientes puntos:
(i) En nuestros países, un título
de propiedad industrial es mucho
más seguro que un certificado de
derecho de autor. Las oficinas de
patentes, en términos generales,
funcionan mejor que las oficinas
de registro de la producción intelectual en la mayoría de los países. Los procedimientos de registro de un diseño industrial son más
sofisticados que los de una obra, y
el título de propiedad industrial es
aceptado en bancos, de determinados países, como garantía hipotecaria. El registro de un nuevo
diseño industrial se publica en el
boletín o gaceta o en medios de
comunicación impresos o digitales, y se presume que este monopolio es conocido por todos.59
Decíamos que el título de propiedad industrial es más seguro. Entonces, es más fácil ejercer una
acción judicial o administrativa
respaldado en ese título que ejercer la misma acción amparado en
un certificado de la oficina de registro de derecho de autor o, peor
aun, sin tal certificado, confiando
en la protección a la obra desde el
hecho de su creación.
Comúnmente, los jueces ordinarios solicitan el “título” como
respaldo para ejercer una determinada medida cautelar (cese
inmediato de la actividad ilícita,
clausura, comiso, retiro definitivo de los canales de circulación,
destrucción, comiso de aparatos y
medios para almacenar las copias
ilícitas, secuestro, retención, etc.).
Por circunstancias ajenas a los
sistemas de protección de estos
derechos, sin un “título” de propiedad industrial o con un certificado
de depósito de derecho de autor
es más difícil ejercer los derechos
correspondientes al autor.
Podría decirse, en términos generales, que las oficinas de patentes
están mejor estructuradas que las
oficinas de registro de derecho de
autor. Los procedimientos de registro de un nuevo diseño sí son
más sofisticados y seguros, pero
también demoran mucho más
tiempo y su costo es muy elevado.
Por eso, en determinados casos,
un derecho de autor podría ser
más conveniente, por cuanto en
este sistema la obra de arte aplicado no requiere de formalidades
para su protección, pues esa obra
estará protegida desde su creación. Por otro lado, nada impide
utilizar el título de un derecho de
autor como garantía bancaria.
Se podría pensar que una ventaja
del diseño industrial es el conocimiento general del derecho exclusivo mediante la publicación en órgano de difusión correspondiente.
Sin embargo, una amplia divulgación de la obra de arte aplicado
A fondo
35
podría suplir esa publicidad.
En casos de piratería, con un título
de diseño industrial resultaría más
fácil detectarla, ya que estos títulos están muy bien determinados
en su contenido literal. Muchas
veces es complicado establecer
el plagio en una obra, sobre todo
cuando dependerá del criterio,
ciertamente subjetivo, del juzgador.
(ii) Como se desprende de la primera razón señalada, un título
de diseño industrial funciona en
un sistema internacional si existe
cooperación continua y estrecha
entre las oficinas de patentes de
todo el mundo, basándose en
códigos de clasificación homogéneos. La información circula con
mucha rapidez, por lo cual el uso
del derecho de prioridad internacional solo es posible con base en
un título de propiedad industrial.
En caso de reproducción no autorizada de una obra en país distinto
al del domicilio del autor, es muy
difícil para ese titular perseguir
el ilícito. En cambio, con un título anterior de propiedad industrial
reconocido internacionalmente, la
tutela de esos derechos es menos
dificultosa.
(iii) El registro exigible para el diseño facilita la prueba de la novedad y, adicionalmente, crea una
presunción legal de la calidad del
creador, con lo cual responde a
las necesidades prácticas de la industria y artesanía.
(iv) Más allá de lo indicado, es importante destacar que el diseño
industrial, al poseer elementos de
patentes, puede impedir -a través del registro- que se registren
o usen diseños similares o sin diferencias principales frente a las
realizaciones anteriores, mientras
en el derecho de autor no se puede impedir a otros autores utilizar
obras muy parecidas si se han
creado independientemente.
Por las razones prácticas expuestas, los titulares de este tipo de
creaciones tratan de usar el mecanismo de doble protección. Por
ejemplo: las series televisivas de
ficción infantil Los SIMPSONS o
X-MEN promocionan la venta de
juguetes, ropa y todo tipo de artículos con estos seres y robots.
Las series -como una obra audiovisual- y los dibujos o fotografías
están protegidos por el derecho
de autor, mientras los moldes para
la fabricación industrial de los muñecos son objeto de un título de
diseño industrial. Incluso, algunos
contratos de character merchadising se basan en este título.
No olvidemos que la denominación SIMPSONS o X-MEN quedarán protegidas como marca con
una duración indefinida si se renueva sucesivamente; y, en caso
de que esta forma se convierta
en una característica distintiva
del producto, la triple protección
podría realizarse a través de dos
títulos de propiedad industrial: el
diseño (diez años) y la marca (duración indefinida).
4. LA TRIPLE ACUMULACIÓN:
DISEÑO INDUSTRIAL, OBRA
DE ARTE APLICADO Y SIGNOS
DISTINTIVOS
Como establecimos, debido al sistema de acumulación, una creación formal (obra de arte aplicado-diseño industrial) podría ser
susceptible tanto de protección
por derecho de autor como por la
propiedad industrial. Ahora analizaremos la posibilidad de proteger simultáneamente esta creación como diseño u obra de arte
aplicado y como marca. Primero,
debemos analizar la posibilidad
de registro marcario de las creaciones de forma y, de operar esta
posibilidad, qué tipo de creaciones
formales podrían gozar de la protección acumulada.
La mayor parte de las legislaciones de América Latina incorporan entre las prohibiciones
absolutas (inadmisibles por razones intrínsecas) para el registro
marcario los signos que consistan
en formas usuales o corrientes de
los productos (formas necesarias
impuestas por la naturaleza de un
producto o envase) y en formas
que dan una ventaja funcional o
técnica.60
La Ley de marcas de Costa Rica,
en su artículo 7, determina la inadmisibilidad a registro en los
siguientes casos: “a) La forma
usual o corriente del producto
oenvase al cual se aplica o una
forma necesaria o impuesta por
la naturaleza del producto o servicio de que se trate. b) Una forma
que otorgue una ventaja funcional
o técnica al producto o servicio al
cual se aplica”.
En igual sentido, la legislación
andina, en el artículo 135 de la
Decisión 486, determina que no
serán registrables las formas que:
a) Consistan en formas usuales de
los productos o de sus envases,
o en formas o características
impuestas por la naturaleza de la
función de dicho producto o del
servicio de que se trate”; y en el
literal c) establecía la prohibición
para los signos que “consistan
en formas que den una ventaja
funcional o técnica al producto o
al servicio al cual se aplican”.
El artículo 4 del Reglamento sobre
la Marca Comunitaria y el artículo
2 de la Primera Directiva del Consejo mencionan los signos que podrán constituir marca comunitaria,
y hacen expresa referencia a la
forma del producto o su presentación. Esta norma es aclarada en
el artículo 7 del Reglamento del
Consejo sobre la marca comunitaria, el cual enumera entre los
“motivos de denegación absolutos” para el registro de la marca
comunitaria a los signos exclusivamente constituidos por “(i) la
forma impuesta por la naturaleza
del propio producto, o (ii) la forma
del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o (iii) la
forma que afecte al valor intrínseco del producto”.
El Convenio de París no contempla expresamente lo relativo al registro de signos consistentes en
la forma del producto o de su presentación, o de formas que den
una ventaja funcional. El Acuerdo
sobre los ADPIC, al igual que el
A fondo
36
Convenio de París, no hace referencia a la prohibición de registro
marcario de signos consistentes
en creaciones de forma.
Del análisis de la normativa comunitaria y de los tratados y acuerdos
internacionales antes indicados se
deduce la imposibilidad absoluta
de registro marcario de los signos
que consistan en (i) formas usuales de los productos o los envases usuales de los productos, (ii)
“las formas que se deriven de las
características de los productos
o del uso o empleo al que están
destinados”61, (iii) las formas que
den una ventaja funcional o técnica.
Sin embargo, del concepto de
marca62 se desprende la posibilidad de registrar como marca un
signo que consiste en una forma
específica, pues, sin duda, esta
forma pudiera ser perceptible y
podría además distinguir en el
mercado los productos o servicios
producidos o comercializados por
una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de
otra persona. Asimismo, es posible su representación gráfica.
Para asegurar la registrabilidad
de estos signos, además de su
perceptibilidad y distinguibilidad
deberían no estar inmersos en las
prohibiciones señaladas en la normativa antes anotada. Es decir,
los signos tridimensionales no deben ser usuales, no deben derivar
de las características o naturaleza de los productos o del uso al
que están destinados y no dar una
ventaja funcional o técnica.
Entonces, como principio general, los signos que constituyan
formas relativas a los productos
o servicios a los que se aplican,
en estricto sentido jurídico, podrían ser registrados como marcas, y las prohibiciones anotadas
se tomarán únicamente como excepciones al principio general de
registrabilidad de estos signos formales. Este ha sido el espíritu de
la ley de Costa Rica (art. 3: Signos
que pueden constituir marca), que
con gran acierto incluye, en el listado ejemplificativo de signos que
podrían consistir en marcas a la
forma, la presentación, los envases o envolturas de los productos
o servicios correspondientes. De
igual manera, la Decisión 486, en
el artículo 134, literal f), determina
de forma expresa que las formas
de los productos, los envases y
envolturas pueden constituir marcas, y las prohibiciones de registrabilidad de los literales c) y d) del
artículo 135 serán únicamente excepciones al principio absoluto de
registro de signos que consistan
en formas.
A partir del principio general enunciado, se analizará cada una de
las excepciones anotadas, a fin
de comprender por qué no todas
las formas son susceptibles de registro y, por ende, susceptibles de
protección acumulada.
Las marcas que consistan en la
forma del producto están incluidas
dentro las marcas tridimensionales, al igual que las envolturas,
envases y los relieves63 consisten
en signos que, además de la vista,
pueden ser percibidos por el tacto.64
En este sentido, Víctor BENTATA establece que “en los productos de consumo masivo, en que
la presentación comercial puede
tener un efecto determinante e
incluso superior al de la marca
nominativa, la presentación comercial funciona como marca... la
situación puede equivalerse a la
de una marca dependiendo de la
velocidad con la cual el consumidor adquiera el producto. A mayor
velocidad, mayor énfasis habrá en
el efecto de la presentación exterior”.65
En nuestro criterio, para que una
presentación comercial o una
creación formal funcionen como
marca, más que velocidad con la
que se adquiere el producto consideramos la velocidad en distinguirlo, en saber de qué producto
se trata. Muchas veces el consumidor no adquiere el producto,
pero, al dar tan solo un vistazo a
esa presentación comercial formal, conoce de cuál marca se trata. Pensemos por ejemplo en un
peatón que, en una determinada
avenida, puede distinguir, sin necesidad de ver la marca denominativa, entre un automóvil HYUNDAI y un BMW; o un consumidor
que, en un supermercado, puede
distinguir entre un determinado licor y otro: distinguirá rápidamente
entre una botella de wiskey DIMPLE y una de BUCHANAN’S.
Envases y relieves
La Legislación Española, en el artículo 119 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, incluía dentro de
los signos susceptibles de registro
marcario a los envases, pero “a la
hora de formular las correspondientes prohibiciones, el artículo
124 del Estatuto establecía únicamente la relativa a la denominada
‘marca-envase‘... la norma… era
criticada severamente por la doctrina que denunciaba el carácter
desordenado y contradictorio de
la regulación. La forma usual de
un envase, lógicamente no posee
una adecuada capacidad distintiva, puede en efecto, al igual que
cualquier otro signo, “haber pasado al uso general, y por ello ser
insusceptible de registro marcario”.66
En este sentido, el 7 de abril de
1961, la Corte Suprema de Argentina, en el fallo de TREBOL c.
EADA, decidió que tenía “interés
legítimo para solicitar la nulidad
de la marca por importar el registro de la misma exclusividad en el
uso de un envase, quien también
la utiliza y entiende que ha pasado
al uso general”.67
La novedad en el caso de los envases debe ser relativa, según
CABANELLAS y BERTONE, pero,
dentro de este margen de relatividad es posible que estas formas
posean ciertas características que
las logren distinguir en el mercado, es decir, que sean distintivas.68
Más allá de la errónea exigencia
de los requisitos de novedad o de
originalidad a los signos distintivos, lo importante es entender
cuál ha sido la tendencia sobre la
permisividad del registro como
A fondo
37
marcas de ciertas creaciones de
forma, en este caso envases.
Dentro del contexto de marca tridimensional, se debe mencionar
el relieve. Como lo exponen BERTONE y CABANELLAS, el relieve
podría ser susceptible de registro
marcario siempre que posea capacidad distintiva. Ha sido frecuente el registro marcario de las
suelas de calzado y las cubiertas
de neumáticos. La jurisprudencia
argentina ha aceptado y reconocido, reiterada y pacíficamente,
la validez de marcas referidas a
formas de fantasía en suelas de
zapatos.69 Además, esas formas
podrían ser obras de arte aplicado
y diseños industriales.
Estos autores concuerdan con el
registro de relieves siempre que
posean capacidad distintiva. No
obstante, corresponde denegar
la solicitud de un relieve “que se
limita al ornamento o decoración
y por su vulgaridad o generalidad
es incapaz por sí mismo de distinguir o diferenciar productos”. Así
lo estableció la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Federal y
Contencioso, Sala II de lo Civil y
Comercial en el fallo de ALPARGATAS S.A. c. la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.70
Forma del producto como marca
Algunas legislaciones, asimismo,
aceptan la posibilidad de que una
marca consista en una forma tridimensional (producto, envase, e
incluso las envolturas), al disponer
que un color abstractamente considerado o “aisladamente considerado” será susceptible de registro
siempre que “se encuentre delimitado por una forma específica”.
Está claro que no hay contradicción con las normas que contemplan las prohibiciones, pues esta
forma específica no deberá derivar de las características de los
productos o del uso al cual están
destinados o consistir en una forma usual de los productos o de
sus envases o una forma que dé
una ventaja funcional o técnica.
Estas disposiciones sobre el color
son aclaradas con normas como
las mencionadas de la legislación
de Costa Rica o la legislación andina, las cuales determinan expresamente que “la forma de los productos, sus envases o envolturas”
pueden constituir marcas.
En España, la doctrina señalaba la conveniencia de remplazar
la caótica y fragmentaria norma
del inciso final del numeral 9 del
artículo 124 por una disposición
que, de manera general, fijara los
requisitos negativos de la marca tridimensional”.71 El profesor
FERNÁNDEZ NÓVOA expresa
que esta prohibición presupone,
lógicamente, el principio general de que cabe registrar como
marca una forma tridimensional y
que este principio general deja de
aplicarse justamente en los tres
supuestos excepcionales indicados en el artículo 11.1 literal d) del
Estatuto: (i) cuando la forma viene impuesta por razones de orden
técnico, (ii) cuando la forma viene
impuesta por la naturaleza de los
propios productos y (iii) cuando la
forma afecte al valor intrínseco de
los propios productos. Hoy esta
norma corresponde al literal e) del
artículo 5.1 de la ley española de
marcas.
En principio, nuestra legislación
andina difiere ligeramente de lo
dispuesto en el subapartado d) del
artículo 11.1 de la ley española de
marcas (hoy literal e) del art. 5.1).
Las diferencias giran sobre todo
en torno al último supuesto. Los
supuestos anotados son “diferenciados... y se bifurcan en dos direcciones: la relativa a las formas
técnicamente necesarias (primera
parte de la prohibición) y la concerniente a las formas necesarias
por razones distintas de las técnicas (segunda parte de la prohibición)”.72
Para el análisis detallado de cada
una de estas excepciones, tomaremos la diferenciación propuesta
por MARTÍNEZ y FERNÁNDEZ
NÓVOA.73
PROHIBICIONES DE REGISTRO
DE LAS FORMAS
(i) Las formas que vengan impuestas por razones de orden
técnico
Establecimos anteriormente que
son susceptibles de registro marcario no solo la forma inusual del
producto y los envases sino también los envases y las envolturas.
No obstante, la forma de estos
productos, envases o envolturas
puede venir impuesta por razones
de orden técnico, lo cual podría,
en algunos casos, dar una ventaja técnica o funcional sobre cualquier competidor en el mercado.
Las ventajas funcionales o técnicas de los productos son de libre
utilización, por lo cual no cabría la
posibilidad de registro. Sin embargo, BENTATA74 aclara que no debe
concluirse que la funcionalidad es
causal de esta exclusión, sino tan
solo susceptible de impedir a los
competidores lograr un nivel técnico comparable. Concluye que,
mientras el registro de un modelo
como marca no impida la competencia de terceros, es permitido.
Cuando la forma que se pretende
registrar como marca contribuye a
que el envase sea más duradero,
más fuerte y resistente, o cuando
la forma del producto, envoltura o
envase por registrar influya decisivamente en el costo de producción o fabricación, entramos al
campo del modelo de utilidad y de
lo que podría denominarse formas
técnicamente necesarias o formas
necesarias para obtener un resultado técnico.
Si estas formas proporcionan soluciones nuevas y poseen adicionalmente la altura inventiva necesaria, pueden ser susceptibles de
protección como modelo de utilidad o, incluso, en algunos casos
como patentes de invención.
A través de la prohibición que se
analiza, “se deslindan las formas
susceptibles de ser protegidas
como marcas frente a las formas
susceptibles de ser protegidas
como modelos de utilidad. Un ade-
A fondo
38
cuado deslinde entre unas y otras
formas es sumamente importante por una razón fundamental”75,
a saber: la protección mediante
patente de invención o modelo de
utilidad (pettypatent) posee una
duración limitada -veinte y diez
años-; cuando estos plazos de
protección transcurren, el invento pasa al dominio público, con lo
cual no se trunca o impide la necesaria evolución tecnológica, la que
no sería posible si las soluciones
técnicas permanecen indefinidamente en el dominio privado. En
cambio, la protección otorgada
por la legislación a la marca confiere un derecho de exclusividad
a las formas que distingan en el
mercado productos o servicios
de los productos o servicios similares, que -de cumplir la carga
de usarlas y las correspondientes
renovaciones- podría perpetuarse
en el tiempo.76
En consecuencia, y como veremos más adelante, se considera
que la prohibición analizada es
necesaria y que, por lo tanto, no
cabe la posibilidad de registro y,
en consecuencia, de protección
acumulada, tratándose única o
exclusivamente de formas que
solucionen un problema técnico
o den una ventaja técnica o funcional que impidan la competencia en el mercado. Sin embargo,
¿qué sucedería si la forma no es
exclusivamente funcional o si esa
funcionalidad no es susceptible de
impedir a los competidores lograr
un nivel técnico comparable?
MARQUEZ concluye que “no es
posible acumular o superponer regímenes de protección”77 en este
primer supuesto. Pensamos que
esta autora no hace diferencia
entre formas exclusivamente funcionales y formas funcionales ni
entre “funcionalidad” y “funcionalidad susceptible de impedir a los
competidores lograr un nivel técnico comparable”.
La jurisprudencia en el caso Phillips y en el caso Lego han precisado, con notable talento, cuándo
una forma funcional no puede ser
susceptible de registro y cuándo
esta forma sí podría acceder a la
protección marcaria.
En el caso Phillips, la doctrina señalada por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (18 de junio
2002) determina que, a pesar de
existir otras formas mediante las
cuales se pueda llegar al mismo
resultado técnico, eso no permite
el registro de una de ellas como
marca, pues existe el peligro de
que cada una de estas sea registrada; además, se pondría a la
autoridad competente en materia
marcaria a realizar una función
técnica para la que no está preparada. En el considerando 8.1, la
sentencia señala: “En cuanto a la
cuestión de si la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado
técnico puede evitar la aplicación
de la causa de denegación o de
nulidad del registro contemplada
en el mencionado art. 3, apartado
1, letra e), segundo guión, procede señalar que nada en el tenor de
dicha disposición permite llegar a
dicha conclusión”. Y agrega que
esta norma “excluye el registro de
un signo constituido por dicha forma, aunque el resultado técnico
de que se trata pueda obtenerse
con otras formas”.
El caso Lego hace referencia a
que las formas funcionales no necesariamente son irregistrables,
como la había afirmado años atrás
el profesor BENTATA. Serán irregistrables aquellas formas funcionales que impidan el uso de esas
formas a la competencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14 de setiembre de 2010)
determinó que “al limitar el motivo
de denegación establecido en el
art. 7, apartado 1, letra e), inciso ii) … a los signos constituidos
“exclusivamente” por la forma del
producto “necesaria” para obtener
un resultado técnico, el legislador
consideró debidamente que toda
forma de producto es, en cierta
medida, funcional y que, por conconsiguiente, resulta, en principio,
inapropiado denegar el registro
como marca de una forma de producto por el mero hecho de que
presente características de uso.
Mediante los términos “exclusivamente” y “necesaria”, dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las
formas de producto que no hacen
sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca
obstaculiza realmente, por ello, la
utilización de esa solución técnica
a otras empresas”.
(ii) Formas que vengan impuestas por la naturaleza de los propios productos
La legislación de Costa Rica, la
andina, así como la ley española,
mencionan adecuadamente también la forma que venga impuesta
por la naturaleza de los productos,
los envases, y debería comprender además a las envolturas, relieves, etc. Estas normas deberían
referirse a las formas en general.
“Esta prohibición entra en juego
cuando la forma tridimensional
solicitada como marca sea precisamente aquella forma característica que suelen revestir los productos pertenecientes al género o
subgénero de productos en el que
se encuadran los productos para
los que se solicita la correspondiente marca”.78
Es decir, está prohibido el registro
de la forma usual, corriente o habitual que en el comercio revisten
todos los productos del género o
subgénero correspondiente.
Esclarecedora es la jurisprudencia
argentina en este punto. El fallo
SAEZ MERINO, JOAQUÍN de la
Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial, Sala III, del
19 de abril de 1985, asevera: “No
puede considerarse registrable el
relieve que sea la forma necesaria
de un producto... Así, el relieve de
un volante de automóvil, necesario para asegurar que éste, mediante una adecuada adherencia
a las manos del conductor, cumpla sus funciones específicas, no
podría ser apropiado por registro
marcario”.79 Esta jurisprudencia ha
entendido por forma necesaria “la
forma usual y corriente de aquel o
A fondo
39
bien la impuesta por la propia naturaleza del producto o servicio o
por su función industrial”.
MARTÍNEZ, en su obra La marca tridimensional, opina que la
“prohibición estudiada afecta a
las formas cuya utilización resulta
imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias, sirva para la obtención de
resultados que con él se pretenden, o permita la satisfacción de
las necesidades que con el mismo
se persiguen”.80 Esta postura, en
algunos casos, conduce al supuesto anterior sobre las formas
impuestas por razones de orden
técnico, especialmente si las formas permiten satisfacer las necesidades que con ella se persiguen.
En el caso de pretender el registro
de envases, considera FERNÁNDEZ NOVOA81 que lo prohibido es
solicitar la protección de la forma
de aquellos que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales.
Esta prohibición está relacionada
con la estipulada en los literales c)
del art. 7 de la ley costarricense y
f) del artículo 135 de la Decisión
486, relativas a los signos genéricos. Esa prohibición pretende evitar a un titular imponer una barrera comercial que no permita a sus
competidores ingresar al mercado
usando formas usuales, comunes
o genéricas. En caso de que un
empresario lograra monopolizar
la forma usual de un producto, a
través de un derecho exclusivo, se
bloquearía el mercado al impedir
a la competencia la fabricación,
producción y distribución de sus
productos dotados con esta forma
habitual o usual.
Entonces, si no cabe el registro
marcario de este tipo de formas,
obviamente no podría producirse
una protección acumulada. Sin
embargo, nada impediría que esta
forma sea susceptible de protegerse por el derecho autoral como
obra de arte aplicado y como diseño industrial, en tanto cumpla los
requisitos exigidos por cada disciplina.
(iii) Las formas que afecten al
valor intrínseco de los productos
Es una norma no muy comprensible. Al parecer se refiere a la forma
que otorgue un valor sustancial y
adicional al producto, como lo indica la Directiva Comunitaria en el
subapartado e) del artículo 3.1.
Partiendo de la interpretación de la
Directiva Comunitaria, el supuesto
estudiado se aplica en especial
a los productos en los cuales la
forma o apariencia estética incide
sobre el valor de estos en el mercado. Aquello sin duda pertenece
al campo de diseño industrial. Es
decir, un producto es adquirido por
los consumidores con base en su
apariencia estética u ornamental y
su forma influye fundamentalmente en el valor comercial.
La razón de esta prohibición, según FERNÁNDEZ NÓVOA, se
reduce a que “se restringiría indebidamente la libre competencia si
por la vía del derecho de marca
se otorgase un monopolio (que en
el orden temporal sería potencialmente ilimitado) sobre una forma
que contribuyese básicamente a
hacer que un producto sea vendible”.82
Sin embargo, no sería justo dejar sin protección marcaria a las
formas y diseños que otorguen
un valor sustancial, con el cual el
producto se torna más atractivo
y estético, y en los que, en muchos casos, su distintividad las
hacer funcionar como marcas. Por
ejemplo, la línea aerodinámica del
automóvil FERRARI Testarrossa,
la botella del whiskey DIMPLE,
el diseño de la afeitadora de tres
cabezas de PHILIPS, la botella de
COCA COLA CLASSIC, una enenvoltura de caramelos, etc. “En
todos estos casos el diseño no es
funcional y por lo tanto es protegible”.83 Más adelante trataremos
sobre la funcionalidad de algunos
de estos diseños y su posible protección.
El hecho de que una forma estéticamente atractiva pueda ser objeto de protección por vías distin-
tas al derecho marcario -diseño
industrial y derecho de autor-, no
significa que por ello deba quedar
excluida de la protección marcaria, “pues la protección en uno y
otro caso responde a criterios y
fines diferentes y no excluyentes”.84
La función de estas figuras es
distinta: el diseño protege únicamente el aspecto visible -forma-,
por lo cual es inseparable del
producto. Los diseños industriales tienen como función dar a los
productos que los incorporan una
apariencia especial, un aspecto
original, estéticamente atractivo
para el público consumidor, sin
modificar sus cualidades propias
desde el punto de vista de su utilidad, y su procedencia u origen
empresarial es irrelevante. El diseño industrial protege el valor
agregado que la innovación formal otorga al producto.
El derecho de autor protege la
forma de expresión de las ideas
literarias o artísticas contra la reproducción, comunicación, distribución no autorizada, con independencia de su aplicación o
utilización, mérito o destino, y no
interesa la indicación de la fuente u origen empresarial. (Sin embargo, una obra podría en algunos casos ser distintiva e indicar
la procedencia empresarial). En
cambio, la marca tridimensional
cumple la función de identificar y
distinguir el producto de otros similares y, además, indicar la fuente o la procedencia empresarial, y
está solo vinculada al producto o
servicio, es decir, puede ser físicamente separable de él y lograr
una autonomía. Mientras el bien
en sí puede ser de copia libre.
Siempre que no haya otro derecho
de propiedad intelectual inmerso,
la marca representa un elemento
privativo.85
En conclusión, nada debería impedir que se pueda reconocer la
protección marcaria de una creación formal protegida por vía de
diseño industrial o como obra de
arte aplicado. “Pero en este caso
ya no se estaría protegiendo al di-
A fondo
40
seño mismo, sino a su función
sobre los bienes y servicios que
lo utilizan como elementos distintivos... y su protección estaría
circunscrita a su uso como signo
distintivo de un producto o servicio, no como Diseño Industrial”.86
Se ilustra con un ejemplo irreal. El
autor de una obra de artes plásticas, la escultura griega “La VICTORIA DE SAMOTRACIA” o “LA
VENUS DEL MILO”, decide fabricar envases para diversos usos.
Obviamente, como autor puede
invocar protección por el solo hecho de la creación e impedir su
reproducción, comunicación, distribución en cualquier forma o por
cualquier procedimiento conocido
o por conocer. Como fabricante de
los envases para cualquier contenido (perfumes, cosméticos, licores, refrescos, etc.), podría invocar protección por vía del diseño
industrial. En caso de que su negocio fueran los perfumes, podría
registrar por vía marcaria el signo
consistente del envase con la forma de la escultura.
Entonces, sí podría ocurrir una
interesante superposición de regímenes de protección entre la
marca, el modelo industrial y la
obra de arte aplicado en el caso
de creaciones de forma. Un envase protegido a título de modelo
industrial y de obra de arte aplicado podría, a lo largo de los años,
haberse constituido en el auténtico signo distintivo de este, aun
más que la marca denominativa.
Exhibido en un supermercado, el
envase se percibe a más distancia
que la marca, como por ejemplo
las botellas de COCA COLA.87
Según expresan BERTONE y
CABANELLAS, el desarrollo de
la aptitud marcaria de la creación
de forma puede considerarse una
vez concluida la protección del
modelo. Es decir, es posible el registro marcario del envase siempre que el otro título de propiedad
industrial (diseño) haya caducado, y, claro está, siempre que se
solicite el registro marcario, pues
la protección marcaria no opera
“ipso jure por la pérdida de los
derechos exclusivos inherentes al
modelo”.88
Entonces, el titular del diseño industrial vencido puede solicitar su
registro como marca, siempre que
los competidores no hayan utilizado el envase aprovechándose
de la caducidad del modelo, con
lo cual se perdería la capacidad
distintiva y, por ende, la aptitud
marcaria. Por el contrario, si se
pretende obtener el título de diseño industrial para un signo distintivo consistente en una creación
de forma, este necesariamente
debe reunir todos los requisitos
para ser protegible como diseño
(novedad y carácter singular). No
obstante, en muchos casos podrían carecer de novedad.
No coincidimos con lo señalado
por estos autores. En nuestro criterio, nada impide que una creación de forma protegida como
diseño industrial pueda ser protegida como marca simultánea y
concurrentemente. Más allá de la
prohibición que incluyen la ley española y la Directiva, la cual nos
parece equivocada, debe quedar claro que el diseño industrial
protegería el valor agregado que
da la forma al producto y lo hace
más atractivo para el consumidor,
mientras en el caso de la marca
se protegería la capacidad de distinguir ese producto y de indicar
la fuente u origen empresarial.
Por lo tanto, los dos regímenes
están enfocados en diferentes
aspectos relacionados con la propia naturaleza de cada disciplina.
En la Comunidad Andina, como
vimos anteriormente, se reconoce la protección marcaria de las
formas tridimensionales -siempre
que cumplan los requisitos anotados-, a pesar de existir protección particular para estas como
diseño industrial o como obra de
arte aplicado. En algunas legislaciones marcarias nacionales,
como es el caso de Perú (Decreto Ley 2617) o de costa Rica, encontramos este principio de doble
protección cuando determinan
que pueden consistir marcas, entre otros los signos o medios, las
formas tridimensionales entre las
cuales se incluyen los envoltorios,
los envases, la forma no usual del
producto o sus presentaciones y
cualquier combinación de signos
o medios. Evidentemente, esta
doble protección en el marco de la
propiedad industrial podrá operar
en la medida en que no haya una
prohibición expresa para el registro de marcas, como la tienen la
ley española y la Directiva.
La citadas normas se consideran ejemplares para otras legislaciones internas de los países
de América Latina, pues no hay,
en estricto sentido jurídico, fundamento técnico para impedir la
doble o triple protección, es decir,
el registro marcario de formas tridimensionales protegidas bajo un
título de diseño industrial o como
obra de arte aplicada, siempre y
cuando tengan suficiente capacidad distintiva, o sea, que no provoquen riesgo de confusión con
otros signos tridimensionales, denominativos, gráficos o mixtos.89
Como habíamos señalado, la Decisión Andina 486, así como la
ley peruana o la costarricense,
determina en forma expresa que
las formas de los productos, sus
envases o las envolturas pueden
constituir marcas. Entonces, obviamente, permite la superposición de regímenes de protección:
la protección marcaria de formas
tuteladas como obras de arte aplicado y como diseños industriales.
5. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE DERECHO MARCARIO Y DERECHO DE AUTOR
Es importante anotar que una marca, entendida como un signo distintivo, susceptible de representar
gráficamente, que sirve enel mercado para distinguir los productos
o servicios producidos o comercializados por una persona de los
productos o servicios idénticos o
similares de otra persona, puede
en determinados casos ser objeto de un derecho de autor. Dicho
de otra manera, un signo distintivo
puede ser tutelado por el derecho
A fondo
41
autoral, sea una marca denominativa, gráfica o mixta, sea esta
registrada o no.
Partamos de que una marca denominativa con suficiente originalidad-criterio en principio relativo-,puede ser protegida por la
legislación de derec ho de autor.
Si en determinados casos, dependiendo del aporte personal
-originalidad e individualización-,
el título de una obra es también
protegible por el derecho autoral, no encontraríamos entonces
impedimentos para la protección
por derecho de autor de un signo
distintivo denominativo con características creativas.
La Corte Suprema de los Estados
Unidos de Norteamérica consideraba que si una marca denominativa era lo suficientemente original debería, sin condición, estar
protegida también como obra del
ingenio. Esa corte tomaba como
ejemplo palabras -SUPERCALIFRAGILISTICO ESPIALIDOSOutilizadas en una famosa obra
audiovisual (cinematográfica) y
determinaba que, de ser esa expresión una marca, no existiría
impedimento jurídico para la protección por vía del derecho de autor.90
En el caso de un signo figurativo, el dibujo, diseño, logotipo o
el modelo, en muchos casos podrán obtener protección, no solo
bajo la figura del diseño industrial
(siempre que cumpla determinados requisitos), sino también bajo
la protección que se dispensa a
las obras del ingenio de carácter
creador, considerando que esas
obras se encuentran protegidas
cualquiera que sea su mérito o
destino (obviamente siempre que
cumplan determinados requisitos). Es decir, poco importa al
derecho autoral, para otorgar su
tutela, que la expresión figurativa
original se utilice como signo distintivo. Como habíamos anotado,
nos encontramos ante un caso de
triple acumulación.
Mencionamos, además, que los
criterios enunciados también funcionan a la inversa. Es decir, una
obra artística puede considerarse
como marca e invocar su protección, siempre que sea distintiva,
susceptible de representación
gráfica y no incurra en las prohibiciones absolutas -en cuanto al
signo per se- y relativas -en cuanto a derechos de terceros- para el
registro marcario.91
Igual caso sucede con el título de
la obra. Si el autor de una obra literaria cuyo título es “Travesuras
de la niña mala”92, obtiene la protección autoral de ese título por
considerarse original y por individualizar la obra, podrá también
solicitar el registro marcario de
ese título.
Obviamente, el autor podrá impedir que el título de su obra sea registrado o usado por un tercero no
autorizado que pretende registrarlo o explotarlo como signo distintivo.93 “El uso como marca del título
de la obra ajena pretende aprovecharse del prestigio de la creación
primigenia, o crear confusión en
el público entre dicha creación y
el producto o servicio que aspira
identificar con el mismo signo”.94
El título o parte de él, agregamos
nosotros, pues muchas veces existen obras muy conocidas y sus títulos o partes de esos títulos son
del conocimiento público -títulos
notorios-, motivo por el cual de su
uso o su registro podrían resultar
actos de aprovechamiento indebido y, por supuesto, el autor o sus
herederos deberían tener la facultad de prohibirlos.
Debemos señalar que un título
original tutelado por el derecho
autoral (siempre que no esté expresamente prohibido su registro)
funcionará como signo distintivo.
Sin embargo, un título no protegido por el derecho de autor, por
carecer del esencial requisito de
originalidad, también podría funcionar perfectamente como marca, incluso podría llegar a ser una
marca notoria o reputada o de alto
renombre, y se le concedería una
protección especial que supera
en gran medida la tutela de las
marcas comunes.
Por ejemplo, y siguiendo ahora
con obras musicales, encontramos títulos muy comunes, genéricos o banales, como “te amo”,
“la noche”, “el amor”, “tú”95, que
carecen de cualquier rasgo de
creatividad y no individualizan la
obra, por lo cual carecen de protección por el derecho de autor.
Lo mismo ocurre en los títulos de
asignaturas o materias, ciencias
o temas específicos, como “Derecho societario”, “Estadística”, “Patente biotecnológica”. No obstante, estos y aquellos mencionados
podrían funcionar perfectamente
como signos distintivos. De forma
ejemplificativa, pensemos que la
expresión “tú” podría registrarse
para proteger cualquier producto, claro está, siempre que no se
encuentre un registro o solicitud
anterior perteneciente a un tercero con esta denominación para
proteger productos idénticos o similares.
Como es lógico, si se puede impedir el registro marcario del título
de la obra, también se podrá impedir el registro marcario de una
obra como tal o de partes o segmentos de esta. Por lo general,
este es el caso de obras de arte
plástico96, entre otras la pintura,
el dibujo, el grabado, la escultura,
la fotografía, la arquitectura, y obviamente el caso de las obras de
arte aplicado. Las acciones que
pueda ejercer el autor para impedir el registro de un signo distintivo no afectan de modo alguno
las acciones que pueda interponer en el ámbito del derecho de
autor. En el caso de estas obras,
podría pretenderse el registro de
un signo gráfico o de un logotipo
o diseño que acompañe a la parte
denominativa del signo. También,
un tercero no autorizado podría
pretender el registro de una marca tridimensional usando como
base una determinada escultura
o realizando una adaptación tridimensional de alguna de las obras
indicadas.
Podría existir una interesante superposición de regímenes en el
caso de la obra arquitectónica,
protegida por el derecho de autor
A fondo
42
y, a la vez, mediante la protección que concede la propiedad industrial a las “apariencias
distintivas”97(tradedress).
Asimismo, podría ocasionar serios problemas el pretender el registro marcario de fragmentos de
una obra, por ejemplo una literaria, fragmentos que identifiquen
claramente de qué obra se trata.
Por ejemplo, pretender el registro
de una marca de servicios o de
un nombre comercial denominado “En un lugar de la Mancha”. En
este caso, tomando en cuenta el
derecho marcario, esa expresión
podría funcionar como signo distintivo, pero el autor o sus herederos (en el hipotético caso de que
los hubiera) podrían oponerse a
cualquier supresión, adiciones o
modificaciones que se realicen de
la obra (derecho moral de integridad).
Un caso similar podría suceder con
las obras musicales. Por ejemplo,
se intenta utilizar sin autorización
un fragmento de una determinada
obra musical para obtener su registro como marca auditiva. Incluso, se podría pretender el registro
de una marca olfativa, usando sin
autorización una fórmula química
protegida por el derecho inventivo, tema que escapa al alcance
de estos comentarios.
Cabe recalcar que, si el autor o
autores de las obras mencionadas
a manera de ejemplo solicitaran el
registro marcario de sus creaciones, no existiría obstáculo alguno
para otorgarlo, siempre que cumpla los requisitos exigidos por el
derecho sobre los signos distintivos. Entonces, obtiene acumulativamente la protección marcaria
de una determinada obra tutelada
también por el derecho de autor.
En el caso específico de una creación formal, podría proteger su
creación mediante la legislación
autoral como obra de arte aplicado y mediante la legislación de
propiedad industrial como diseño
industrial y signo distintivo, como
lo habíamos mencionado.
En conclusión, la frontera entre lo
marcario, industrial y lo artístico ha
sido de alguna manera delimitada
por las legislaciones. No obstante,
como ya analizamos, la doctrina
y la jurisprudencia han tratado de
esclarecer estos márgenes fronterizos o esta interrelación, sin lograr llegar a un punto coherente y
claro, razón por la cual aquellas,
las legislaciones, han adoptado
sistemas de protección diferentes.
LIPSZYC, Delia. “Derecho de autor y derechos
conexos”. Ediciones UNESCO, CERLALC, ZAVALIA. Buenos Aires, 1993. p. 86.
2
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “El nuevo derecho de autor en el Perú”. Primera ed. Perú
Reporting. Editorial Monterrico S. A. Lima,
1996. p. 268.
3
Citado por OTERO LASTRES, José Manuel:
“El modelo industrial”. Editorial Montecorvo S.
A. Madrid, 1997. p. 386.
4
ARTEAGA BRACHO, Miguel. “Material de
apoyo”. Universidad de los Andes. Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas. Posgrado en
Propiedad Intelectual (EPI). Mérida, 1996.
5
ANTEQUERA PARILLI. “El nuevo derecho de
autor en el Perú”. Primera ed. Perú Reporting.
Editorial Monterrico S. A. Lima, 1996. p. 269.
6
Ibidem.
7
OTERO LASTRES, Jose Manuel: “Los diseños
industriales en la Decisión 486 del Acuerdo de
Cartagena en Lecciones de Propiedad Industrial”, Editorial Diké, Medellín, 2002, p. 173.
8
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Estudios de
derecho de autor y derechos afines: el arte aplicado a la industria”. Editorial Reus. Madrid, 2007.
p. 481.
9
OTERO LASTRES, José Manuel. Creaciones
estéticas. El diseño industrial. En “Manual de la
propiedad industrial”, Marcial Pons, Madrid, 2009.
10
CORRAL PONCE, Alfredo. “Temas actuales de
propiedad intelectual. Una perspectiva latinoamericana: interrelación entre la propiedad industrial
y el derecho de autor. Romero Corral Abogados.
Quito, Ecuador. 2014.
11
BAYLOS, Hermenegildo. “Tratado de derecho
industrial”. Editorial CIVITAS, Madrid, 1993. p.
798.
12
OTERO LASTRES, José Manuel. “El modelo industrial”. Editorial Montecorvo S.A. Madrid,
1977. p. 87.
13
Tanto la doctrina y la jurisprudencia como algunas legislaciones diferencian entre los modelos
artísticos y los modelos industriales comunes.
PERET, citado por OTERO LASTRES, señala
que cabe “dividir los criterios propuestos en el
Derecho Comparado para diferenciar los modelos artísticos de los modelos industriales en dos
grupos. A saber: los criterios cuantitativos que establecen la distinción sobre la base de la originalidad; y los criterios cualitativos, según los cuales
la diferencia no radica en el grado de originalidad,
sino en su naturaleza. Dentro de los criterios
cualitativos la posición de KOHELER es interesante. Señala que es preciso distinguir en materia de creaciones estéticas entre la “creación de
configuración” y la pura “creación de sentimiento”. Las obras de arte (en las que se incluyen las
de arte aplicado) son “creaciones de configuración”, en tanto que los modelos son “creaciones
de sentimiento”, ya que se trata de formas que
causan una impresión estética, pero que no in1
corporan una idea. El modelo es el adorno en sí,
no el adorno originado por medio de la agregación de una imagen. En los criterios cuantitativos,
la mayoría coinciden en que entre las creaciones
protegibles como obras de arte aplicado y las
creaciones protegibles únicamente como modelos industriales existe una diferencia de grado en
su “contenido estético” (Otero Lastres, op. cit.,
pp. 387-393).
14BAYLOS, Hermenegildo, op. cit., p. 800.
15
Ibidem.
16
MORENO, Breuer. “Tratado de patentes de invención”. T.I.Abeledo-Perrot, Bs. As., 1957.
15
KOHLER, Citado por VILLALBA, Carlos. “El
derecho de autor y la aplicación industrial de las
obras”. EN: VII Congreso Internacional sobre la
Protección de los Derechos Intelectuales, del autor, el artista y el productor. Stgo. de Chile, abril,
1992. p. 73.
16
Ibídem.
17
BAYLOS, Hermenegildo. Ob. cit. p. 801.
18
Esta doctrina estuvo reconocida en la Ley sobre
Derecho de Autor italiana de 1941 y ha sido reconocida en algunas legislaciones. Cabe resaltar
que, dentro de los países de la Comunidad Andina, Colombia reconoce en su ley autoral nacional la doctrina mencionada. Sin embargo, por la
preeminencia del derecho comunitario andino, el
art. 6 de la ley colombiana que hace referencia a
la accesoriedad o disociabilidad habría quedado
inaplicable.
19
PACHON MUÑOZ, Manuel, citado por ANTEQUERA PARRILLI, Ricardo. “Derecho de autor”,
op. cit., p. 265.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
BAYLOS, Hermenegildo, op. cit., p. 801.
23
ANTEQUERA PARRILLI, Ricardo. “Derecho de
autor”, op. cit., p. 265.
24
BAYLOS, Hermenegildo, op. cit., p. 802.
25
GOMOT, citado por OTERO LASTRES, op. cit.,
se pregunta cuál criterio permite distinguir entre
el “arte puro y el arte industrial”. A continuación
afirma que no se pueden distinguir dos clases de
arte, “pues la unidad del arte es un dogma”. Asimismo, señala que el “arte es uno en su esencia,
aunque se aplique a la industria”.
26
OTERO LASTRES, José Manuel, op. cit., p. 86.
27
Según Otero Lastres, “acumulación” significa
que el titular de un dibujo o modelo industrial
puede invocar, para el conjunto de su obra, bien
varios sistemas de protección simultánea, bien,
a su elección, uno de estos. Dos presupuestos
caracterizan a este concepto, a saber: el primero,
que idénticos elementos ornamentales de una
creación formal determinada, considerada como
conjunto inseparable, sean protegidos por varias
legislaciones. Por esto, cuando en una misma
creación de forma ciertos elementos se protegen,
por ejemplo por derecho de autor y otros por propiedad industrial, no puede hablarse de acumulación, sino más bien de “protección concurrente”,
pues cada una de estas leyes protege diferentes
elementos ornamentales de la creación de forma. Entonces, si uno de estos elementos es ilícitamente reproducido, el titular no podría invocar
las dos leyes sino tan solo la correspondiente. En
consecuencia, las dos leyes no pueden acumularse en orden a un elemento concreto. La segunda caracterización es que el titular de la creación
formal puede beneficiarse al mismo tiempo de la
protección de las diferentes leyes o de una sola
de ellas. Por ello, si dos o más sistemas inciden
sobre los mismos elementos de una creación de
forma, pero el titular de esta no puede invocarlos
al mismo tiempo, tampoco hablamos de acumulación. Para que pueda hablarse de acumulación,
A fondo
43
es absolutamente necesario que los distintos sistemas incidan sobre la misma forma estética y
que su titular pueda invocarlos simultáneamente
o por separado.
28
BAYLOS, Hermenegildo, op. cit., p. 802.
29
OTERO LASTRES, José Manuel, op. cit., p. 87.
30
Ibidem.
31
OTERO LASTRES, José Manuel, op. cit., p. 87.
32
Ibidem.
33
OTERO LASTRES
34
OTERO LASTRES, José Manuel, op. cit., p.
118.
35
Ibidem.
36
OTERO LASTRES, José Manuel, op. cit., p.
119.
37OTERO LASTRES, José Manuel, op. cit., p.
120.
38
Ibidem.
39
DESBOIS., citado por BAYLOS, Hermenegildo,
op. cit., p. 802.
40
Sobre consecuencias derivadas del sistema de
acumulación, trataremos más adelante.
41
Sobre las críticas al sistema de la “unidad del
arte”, trataremos más adelante.
42
OTERO LASTRES, José Manuel, op. cit., p.
383.
43
FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel. “Manual de la propiedad industrial”. Marcial Pons, segunda edición, Madrid,
2013.
44
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, op. cit., p. 160.
45
Para la protección de los autores de diseños o
modelos de bisutería, joyería, orfebrería, fabricación de muebles, prendas de vestir, etc.
46
FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos. “El derecho de autor y los derechos conexos en los
umbrales del año 2000”. En: Primer Congreso
Iberoamericano de Propiedad Intelectual.
Derechos de autor y derechos conexos en los
umbrales del año 2000. Madrid, octubre de 1991.
p. 115.
47
Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI). “Guía del Convenio de Berna” (autor:
Claude Masouyé). Ginebra, 1978. pp. 23-24. Citada por ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Derecho de autor”, op. cit., p. 261.
48
Ibidem.
49
FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos, op. cit.,
p.116.
50
PEROT-MOREL, citado por OTERO LASTRES, José Manuel, op. cit., p.162.
51
Pueden señalarse entre los problemas el caso
del derecho moral (derecho de integridad) y sus
posibles modificaciones a los concesionarios de
dibujos y modelos por parte del autor de la obra
aplicada, la falta de concesión de un período de
gracia para explotar la creación sin que el requisito de novedad se pierda con la divulgación; la
utilización del criterio de inconfundibilidad con
otros dibujos y modelos, criterio que corresponde
más a los signos distintivos. Sobre los problemas
de aplicación de este sistema existe un riguroso
estudio realizado por el Livre Vert sur la protection
juridique des dessins et modeles industrieles, formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991, el cual pretende establecer una
protección comunitaria que supere el ámbito nacional para estas creaciones formales. Ver también: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Derecho
de autor”, op. cit., p. 270.; OTERO LASTRES,
José Manuel, op. cit., p. 157.
52
Francia, España, Portugal, Decisión 351, ley
autoral de Ecuador, Perú, Panamá, México, Honduras, ley-tipo de la OMPI sobre dibujos y modelos industriales, la Ley de Patentes de Invención,
Dibujos y Modelos Industriales de Costa Rica,
entre otras.
53
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Derecho de
autor”, op. cit., p. 268.
54
FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos, op. cit.,
p.116.
55
Algunas legislaciones no permitían el registro
de diseños industriales referentes a indumentaria.
56
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Derecho de
autor”, op. cit., p. 269.
57
Ibidem
58
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Derecho de
autor”, op. cit., p. 260.
59
ARTEAGA BRACHO, Miguel. “Material de apoyo”. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Posgrado en Propiedad
Intelectual (EPI). Mérida, 1996.
60
Al referirse a “las formas”, las legislaciones lo
hacen en un sentido amplio y general. Han reemplazado la expresión formas bidimensionales
o tridimensionales por la expresión global “las
formas”.
61
MARQUEZ, Thaimy: “Manual para el examen
de marcas en las oficinas de propiedad industrial
de los países andinos”. SARPI, OMPI, Caracas,
1995, p. 29.
62
La Decisión 486, en su artículo 134, con similar
redacción determina que “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse
como marcas los signos susceptibles de representación gráfica…”.
63
Envases, envolturas y forma del producto
son términos que deben interpretarse en sentido general y amplio, incluyendo cualquier tipo
de botellas, cajas, latas, recipientes, etc., todos
susceptibles de registro marcario, siempre que:
a) sean inusuales, b) no estén contemplados en
las excepciones anotadas y que se detallarán
más adelante y c) posean una adecuada capacidad distintiva. Incluso, en muchas ocasiones, los
envases y envolturas constituyen un medio eficaz
para distinguir los productos que los contienen.
Así lo dispone la exposición de motivos de la ley
de Argentina, en su artículo primero. Un ejemplo
de este tipo de marca son las botellas características del whiskey DIMPLE, la bebida COCACOLA CLASSIC o el perfume SALVADOR DALI.
64
BERTONE, Eduardo, CABANELLAS DE LAS
CUEVAS, Guillermo: “Derecho de marcas”. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1989, p. 349.
65
BENTATA, Víctor: “Reconstrucción del derecho
marcario”. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, p. 124.
66
BERTONE, Eduardo, CABANELLAS de las
Cuevas, Guillermo, op. cit., p. 350.
67
Ibidem.
68
La jurisprudencia argentina el 16 de octubre de
1981, de La Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Federal, Sala Civil y Comercial, SALA II, en su
fallo UNILEVER Ltda. c. PANAMERICANA DE
PLASTICOS S. A., afirmó que “en materia de
envases no se puede pretender una originalidad
absoluta −difícilmente es esta concebible en materia marcaria en general− mas de allí no se sigue
que deban ser autorizados signos que carecen
de novedad, puesto que ello significaría dar por
tierra con el régimen de la ley de marcas”. 69Se
afirmaba en 1970 en el fallo FÁBRICA ARGENTINA DE ALPARGATAS S.A. c. INDAGO S. A. de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal
y Contencioso, Sala I de lo Civil y Comercial el
15 de diciembre de 1970. La legislación argentina admite el registro como marcas de los relieves
con capacidad distintiva −suelas de calzado y las
cubiertas de neumáticos−, pero la jurisprudencia
y ley anotadas dejan sin resolver un punto importante: ¿Cuándo existe esa capacidad?
70
En INGRATTA S. A. c. Dirección Nacional de
Propiedad Industrial, fallo de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I,
el 2 de marzo de 1984 se sostuvo que se “debe
determinar en cada caso si el relieve propuesto
contiene elementos tales que permitan aceptar la
novedad relativa imperada por el ordenamiento
o si, de otro modo, los signos diseñados no resultan idóneos por su imprecisión, vulgaridad o
generalidad para identificar el producto”. Por último, en PANAMERICANA DE PLASTICOS c. ALPARGATAS S. A. la Sala III, el 29 de octubre de
1985, estableció que “la Legislación Marcaria ha
autorizado siempre el registro de relieves como
marcas, siempre y cuando satisficieran las condiciones relativas a la especialidad, novedad y sin-
gularidad. Es por eso que debe determinarse, en
cada caso particular, si se encuentran reunidos
dichos requisitos, los que otorgarán a la denominación la capacidad distintiva indispensable para
su registro”.
71
FERNÁNDEZ NÓVOA: “Derecho de marcas”.
Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1990, p. 81.
72
MARTÍNEZ, Miguel, citado por Fernández Nóvoa, op. cit., p. 83.
73
FERNÁNDEZ NÓVOA, op. cit., p. 85.
74
BENTATA, Víctor, op. cit., p. 125.
73
FERNÁNDEZ NÓVOA, op. cit., p. 85.
74
BENTATA, Víctor, op. cit., p. 125.
75
FERNÁNDEZ NÓVOA, op. cit., p. 84.
76
Ibidem.
77
MARQUEZ, Thaimy, op. cit., p. 31. 78FERNÁNDEZ NÓVOA, op. cit., pp. 84 y 85.
79
“Revista de Derecho Industrial”, 1985, tomo
7, p. 356, citada por BERTONE, Eduardo y CABANELLAS de las Cuevas, Guillermo, op. cit., p.
332.
80
MARTÍNEZ, citado por FERNÁNDEZ NÓVOA,
op. cit., p. 90.
81
FERNÁNDEZ NÓVOA, op. cit., p. 86.
82
Ibidem.
83
BENTATA, Víctor, op. cit., p. 127.
84
MARQUEZ, Thaimy, op. cit., p. 30.
85
BENTATA, Víctor, op. cit., p.131.
86
ARTEAGA BRACHO, op. cit. p.72, 73.
87
BERTONE, Eduardo, CABANELLAS de las
Cuevas, Guillermo, op. cit., p. 351.
88
Ibidem.
89
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de España afirma el último supuesto
anotado, al decidir que una forma tridimensional
−una botella con forma de mono− era una marcaenvase que incurría en riesgo de confusión con
las prioritarias marcas denominativas ANÍS DEL
MONO y LICOR DEL MONO (ARQUEZ, Thaimy,
op. cit. p. 33.).
90
BENTATA, Víctor. “Material de apoyo”. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas. Posgrado en Propiedad Intelectual
(EPI). Mérida, 1996.
91
Sobre marcas figurativas y derecho de autor
ver: SCIARRA, Armando: “Las obras figurativas
y los signos marcarios”, en el libro: Memorias del
III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos. Montevideo, 1997.
Tomo I. p. 380. Citado por ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Derecho de autor”. Op. cit. p. 254.
92
Novela escrita en el año 2006 por el autor peruano Mario Vargas Llosa.
93
La Decisión 344, en el art. 83 referente a los
motivos de denegación relativos para el registro marcario, en el literal g), con una redacción
poco afortunada incluía solamente a los títulos de
obras literarias, artísticas y científicas y no a las
obras en general, a continuación añade erróneamente a los “personajes ficticios o simbólicos que
sean objeto de un derecho de autor” cuando lo
que el derecho de autor protege es la forma de
expresión literaria o artística de estos personajes. Los personajes no son obras protegidas por
el derecho autoral. Estos errores conceptuales
han sido superados con la nueva Decisión 486,
la cual en su Artículo 136 literal f) impide el registro marcario de signos que infrinjan el derecho de
autor de un tercero, salvo cuando exista la autorización expresa del titular del derecho autoral.
94
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Derecho de
autor”. Op. cit. p. 255.
95
Antequera los utiliza como ejemplos en: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “El nuevo régimen...
Op. cit., p. 47.
96
Las que apelan al sentido estético de la persona
que las contempla.
97
El art. 235 de la Ley de Propiedad Intelectual
ecuatoriana considera las apariencias distintivas
como “todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y
particulares de un establecimiento comercial, que
lo identifiquen y distingan en la prestación de servicios o venta de productos”.
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