universidad mariano gálvez de guatemala facultad de ciencias

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÌDICAS Y SOCIALES
ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DEL CONTRATO KNOW HOW
EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA
OTTO RENÉ AGUILAR BARRERA
GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2014
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DEL CONTRATO KNOW HOW
EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA
TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO
POR:
OTTO RENÉ AGUILAR BARRERA
PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Y LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE
ABOGADO Y NOTARIO
GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2014
AUTORIDADES DE LA FACULTAD, ASESOR Y REVISOR DEL
TRABAJO DE GRADUACIÓN
Decano de la Facultad:
Lic. Luis Antonio Ruano Castillo
Secretario de la Facultad:
Lic. Omar Abel Morales Lurssen.
Asesor:
Lic. Sebastián Noé González Ángel
Revisor:
Lic. Luis Gilberto Coronado Tobar
iii
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Licenciada
Mireya Barrera Morales M.A.
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DECANA
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DEGUATEMALA
Presente
Estimada Licenciada:
Atentamente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que con base Em Ia
resoluci6n de ASESORIA DD-1097-12 de fecha cHez de julio delano dos mil dace, fui
nombrado como Asesor de tesis del estudiante de Ia Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y
Sociales del Centro Universitario de Antigua Guatemala, OTTO RENE AGUILAR
BARRERA, Carne Numero 5015-04-12726 quien cumpli6 con Ia elaboraci6n del trabajo
de tesis titulado: "CONSIDERACIONES JURiDICAS SOBRE EL CONTRATO DE KNOW
HOW".
Por lo tanto, habiendo existido un trabajo de investigaci6n razonable que
proporciona abundantes aportes doctrinarios relaci011ados con el tema, asf corno Ia
legislaci6n en derecho comparado; las conclusio. 1es y recomendaciones f11eron
realizadas de forma apropiada en {base a las averi~ uaciones encontradas durante lc::
redacci6n del presents trabajo, de forma legal y doc~rinaria, obteniendo asf un aporte
jurfdico cientffico y te6rico valioso para Ia Facultad de :~iencias Jurfdicas y Sociales y lm:
profesionales del Derecho, complementado con textC3 suficientes para el apoyo de 12
investigaci6n.
El estudiante OTIO RENE AGUILAR BARRERl\, cumpli6 con las observaciones
correspondientes y las normas establecidas en Ia Gufa Pnktica e Instructive para 1<:,
elaboraci6n del Trabajo de Graduaci6n, par lo que se APRUEBA LA TESIS titulada
"CONSIDERACIONES JURIDICAS SOBRE EL CONTRATO DE KNOW HOW' y se
emite DICTAMEN FAVORABLE, para que s
Atentamente,
Angel
LUIS GJLBERTO CORONADO TOBAR
ABOGADO Y NOTARIO
Guatemala, 11 de Julio del2,014.
Licenciado
Luis Antonio Ruano Castillo
Decano
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad Mariano Galvez de Guatemala
,
Licenciado Ruano:
Conforme asesoria numero DO 0146-13 de fecha once de noviembre del ano dos mil
trece, fui nombrado como REVISOR de tesis, del estudiante OTTO RENE AGUILAR
BARRERA,
carne
numero 5015-04-127262375,
sobre el tema
intitulado
"ACONSIDERACIONES JURIDICAS SOBRE EL CONTRATO KNOW HOW, por lo que
procedo a dictaminar de Ia siguiente manera:
La metodologia, basada en el metodo cientifico, y las tecnicas de investigaci6n
empleadas en Ia presente tesis, documental y bibliografica, son las apropiadas e id6neas
para el tipo de investigaci6n realizado; Ia redacci6n es clara, practica, comprensible y con
un notable contenido tecnico cientifico.
- A Ia vez es de manifestarle que el estudiante cumpli6 con todas las recomendaciones
indicadas por mi persona, y se ha determinado cambiar el titulo del tema, el cual queda
asi: "ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DEL CONTRATO KNOW HOW EN LA
LEGISLACION GUATEMALTECA"
En virtud de lo expuesto, considero que Ia tesis de Ia estudiante OTTO RENE AGUILAR
BARRERA, cumple con los requisites del reglamento de trabajo de graduaci6n de Ia
Universidad Mariano Galvez de Guatemala, po lo que apruebo y emito Dictamen
Favorable.
Respetuosamente,
UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES
3a. AV. 9-00 Zona 2, Interior Finca el Zapote, Guatemala, Guatemala, C.A.
Telefax. 2411·1~29
DECANATO
IMPRESION No.: 0618-14
,
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
Guatemala, 10 de septiembre del a no 2014.
Se autoriza Ia impresi6n del Trabajo de Graduaci6n Titulada:
"ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DEL CONTRATO KNOW HOW EN
LA LEGISLACION GUATEMALTECA".
Presentada por el (Ia) estudiante: OTTO RENE AGUILAR BARRERA, quien
para el efecto deber6 cumplir con las disposiciones reglamentarias
respectivas. Dese cuenta con el expediente a Ia Secretarla General
de Ia Universidad, para Ia celebraci6n del acto de investidura y
Graduaci6n Profesional correspondiente. Artfculo 57 del Reglamento
del Trabajo de Graduaci6n.
"Conocereis Ia Verdad, Ia Verdad os har6 Ubres
Juan 8:32
Elaborado Por/XGarcia
REGLAMENTO DE TESIS
ARTÍCULO 8°: RESPONSABILIDAD
“Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de
tesis. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la
Universidad.”
vii
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 1
CAPITULO I
1.
EL NEGOCIO JURÍDICO ................................................................................... 3
1.1.
Concepto del Negocio jurídico. ........................................................................... 3
1.2.
Características .................................................................................................... 5
1.3.
Clases................................................................................................................. 5
1.4.
Capacidad Legal ................................................................................................. 7
1.5.
Consentimiento sin Vicios ................................................................................... 7
1.6.
Vicios del Consentimiento .................................................................................. 7
1.7.
El error vicio ........................................................................................................ 9
CAPITULO II
2.
EL CONTRATO ................................................................................................ 13
2.1.
Concepto doctrinario......................................................................................... 13
2.2.
Concepto legal. ................................................................................................. 14
2.3.
Clasificación doctrinal de los contratos ............................................................. 14
CAPITULO III
3.
CONTRATOS ATÍPICOS MERCANTILES ....................................................... 20
3.1.
Concepto. ......................................................................................................... 20
3.2.
Clasificación. .................................................................................................... 21
3.3.
Contratos atípicos utilizados en Guatemala. .................................................... 21
3.4.
Régimen jurídico de los contratos atípicos ....................................................... 22
3.5.
Ejemplos de contratos atípicos ......................................................................... 23
CAPITULO IV
4.
EL CONTRATO MERCANTIL .......................................................................... 25
4.1.
Concepto doctrinario......................................................................................... 25
4.2.
Concepto legal. ................................................................................................. 25
4.3.
Clasificación legal ............................................................................................. 25
4.4.
Características .................................................................................................. 27
4.5.
Leyes que regulan contratos típicos mercantiles. ............................................. 31
CAPITULO V
5.
ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DEL CONTRATO KNOW HOW EN LA
LEGISLACIÓN GUATEMALTECA……………………………………………….…………..32
5.1.
Antecedentes preliminares del Contrato de Know How .................................... 32
5.1.1.
El Know How como objeto de Transferencia de Tecnología………….………33
5.2.
Las partes ......................................................................................................... 36
5.3.
Apuntes Históricos ............................................................................................ 37
5.4.
Denominación del Know How ........................................................................... 37
viii
5.5.
Definición del Contrato de Know How .............................................................. 38
5.6.
Objeto del Know How ....................................................................................... 40
5.7.
Naturaleza Jurídica del Contrato de Know How ............................................... 40
5.8.
Caracteres del Contrato de Know How............................................................. 41
5.9.
Subtipos del Contrato de Know How ................................................................ 43
5.9.1.
Contrato de Know How Puro ............................................................................ 43
5.9.2.
Contrato de Know How Mixto ........................................................................... 44
5.10.
Elementos del Contrato de Know How ............................................................. 44
5.10.1. Elementos Esenciales del contrato de Know How ............................................ 46
5.10.2. Elementos Subjetivos o Personales ................................................................. 47
5.10.3. Elementos Típicos ............................................................................................ 47
5.11.
Derechos y Obligaciones de las Partes ............................................................ 53
5.11.1. Derechos y obligaciones del dador ................................................................... 53
5.11.2. Derechos y obligaciones del beneficiario.......................................................... 56
5.12.
Estructura del Contrato ..................................................................................... 58
5.13.
Terminación del Contrato ................................................................................. 60
5.14.
Ventajas y Desventajas del Contrato de Know How ......................................... 62
5.15.
El Contrato Know How en nuestra legislación .................................................. 64
5.16.
El Contrato Know How en el marco internacional ............................................. 65
5.17.
Semejanzas y diferencias entre el contrato Know How y otros contratos……..68
5.18.
Motivos jurídicos para legislar el Contrato Know How en Guatemala…………71
5.19.
Análisis jurídico del Contrato Know How………………………………….……….74
5.20.
Comentario sobre el Contrato Know How…………………………………..……..77
CONCLUSIONES ………..………………………………………………………….79
RECOMENDACIONES…………………………………………….....……………..81
ANEXO…………..……………………………………………………………….……83
A. Proyecto de Ley que regula el contrato de Know How………………….…..83
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………….88
ix
INTRODUCCIÓN
Ante los retos de la globalización y a la constante actividad mercantil ha venido a dar
como resultado la frecuente utilización en nuestro país de diversos contratos atípicos,
los cuales en el derecho mercantil guatemalteco por exclusión o por falta de regulación
no están contenidos en el Código de Comercio pudiendo ser creados por la autonomía
de la voluntad de los sujetos en el derecho mercantil, es importante mencionar que las
únicas regulaciones jurídicas al respecto de los contratos atípicos es que dichos
contratos no vayan contra el orden público, ni la legalidad contenida en las normas
jurídicas del derecho mercantil.
La hipótesis planteada sobre el Análisis Jurídico y Doctrinario del Contrato Know How
en la Legislación Guatemalteca. “En Guatemala, en las relaciones comerciales se
realiza el contrato know how en forma informal, sin necesidad de formalizarse en
escritura pública, en base a los principios mercantiles y características del derecho
mercantil, pero de conformidad con la legislación guatemalteca que es eminentemente
codificadora, es importante que existan normas reguladoras que lo normen a efecto de
que en caso de incumplimiento se pueda demandar ejecutivamente“; se comprobó a lo
largo de la investigación por medio de la utilización de diferentes métodos y técnicas de
investigación; tales como el Método Científico y sus tres fases: recolección de la
información, elaboración de la hipótesis y comprobación de la misma, consultando
diferentes libros, revistas, documentos escritos y electrónicos que sirvieron de base
para el planteamiento y comprobación de la hipótesis.
La investigación se realizó desde el punto de vista eminentemente jurídico, la utilización
del derecho comparado y la doctrina relativa a los contratos atípicos.
Se utilizaron los métodos analítico y sintético que se adecuan para realizar un análisis
jurídico y doctrinario, lo que facilitó el análisis del derecho comparado referente a los
contratos atípicos mercantiles en el caso particular de la presente investigación sobre el
contrato de Know How.
El método sintético une las partes que el método analítico separa. Ambos son de suma
utilidad a las ciencias jurídicas. Por el método jurídico se entiende la aproximación al
fenómeno jurídico en su realidad histórica, social y humana. El método del derecho es
una opción con pluralidad de teorías del conocimiento jurídico.
Dentro de las principales técnicas, que se utilizaron son: fichas bibliográficas, en cuanto
al material que se recopilo para el desarrollo de la investigación, utilización de
tecnología como Internet y otras.
1
El presente trabajo de graduación consta de cinco capítulos : el capítulo uno trata sobre
el negocio jurídico, sus características, los requisitos para su validez y el
consentimiento sin vicios, el capítulo dos se refiere al contrato y sus generalidades; el
capítulo tres sobre los contratos atípicos mercantiles, su concepto, clasificación y los
utilizados en Guatemala; el capítulo cuatro se relaciona con el contrato mercantil, su
concepto, clasificación legal, características y las leyes que lo regulan y el capítulo
cinco que se refiere al Análisis Jurídico y Doctrinario del Contrato Know How en la
Legislación Guatemalteca, que comprende sus antecedentes, apuntes históricos, las
partes que intervienen en su faccionamiento, sus denominaciones, definiciones, su
naturaleza jurídica, subtipos del contrato know how, los elementos que lo integran,
derechos y obligaciones de las partes, ventajas y desventajas, su estructura, motivos
jurídicos para legislarlo, análisis jurídico, conclusiones y recomendaciones.
2
CAPITULO I
1. EL NEGOCIO JURÍDICO
1.1. Concepto del Negocio Jurídico.
Nuestro Código Civil, que fue promulgado en 1963, en su libro V, en su primera parte,
“De las obligaciones en general”, recoge en su título I, la categoría del negocio jurídico,
como una categoría legislativa ordenante de todo el ámbito de la autonomía privada, en
relación de género a especie respecto del contrato (excluye al matrimonio y al
testamento de la categoría del negocio jurídico), a pesar de como se expuso es un
concepto abstracto y no tiene ninguna operatividad práctica, lo que le hace perder casi
todo contacto con la realidad normativa y más aún con la existencial.
En este sentido, del artículo 1251 a 1318 del Código Civil, desarrolla la teoría general
del negocio jurídico, comprendiendo en consecuencia todo lo relativo a las figuras de
declaración de voluntad, vicios de la declaración de voluntad, simulación, revocación y
nulidad 1.
Es evidente que la teoría de la declaración de la voluntad inspira la estructura de este
concepto en nuestra sistemática jurídica, ello acorde con la tradición romana, española
y francesa. Lo que se justifica, ya que el negocio jurídico, como instrumento de la
libertad humana, tiene su raíz en la voluntad, quod radix libertatis est voluntas.
Por lo que no podemos negar la importancia que tiene el papel de la declaración de
voluntad, como elemento central del negocio jurídico y, también, por ser su doctrina
común a las declaraciones que afectan la relación negocial.
En el Título V, del mismo libro V primera parte, del artículo 1517 a 1694 del Código
Civil, se estipulan las obligaciones provenientes del contrato, particularmente trata de la
formación del contrato, saneamiento, la forma, rescisión, división e interpretación de los
contratos.
Los juristas se han preguntado si la figura del negocio jurídico es uno de los grandes
descubrimientos de la ciencia jurídica o si, por el contrario, es más bien una aberración.
La respuesta, como dice acertadamente el maestro DE CASTRO “puede ser la de
cualquiera de uno de los cuernos del dilema, según y respecto en qué ordenamiento y
cómo utilice el concepto”. 2
1
AGUILAR GUERRA, Vladimir Osman. EL NEGOCIO Jurídico. Editorial Serviprensa, Guatemala, 2006. Página 8.
BETTI Emilio, Teoría del negocio jurídico, Revista De Derecho Privado, Traducción Martínez Pérez A., Milán, Italia.
1965. Página 57.
2
3
Según Betti, el negocio jurídico puede definirse como “declaración de voluntad
creadora de efectos jurídicos”, es decir es el acto con el cual el individuo regula por sí
los intereses propios en las relaciones con otros (acto de autonomía privada), y al que
el derecho enlaza los efectos conforme a la función económico-social que caracteriza
su tipo. Este autor parte del concepto de autonomía privada entendida como poder de
autorregulación de los propios intereses, reconocido por el derecho para constituir,
modificar o extinguir relaciones jurídicas entre entes privados: el negocio jurídico es
entonces, un acto de autonomía privada, acto de autorregulación de intereses privados;
el cual tiene naturaleza preceptiva y se manifiesta a través de una declaración o de un
comportamiento, los cuales son normas y no manifestaciones del querer interno. 3
Díez-Picazo, sostiene que “el negocio jurídico es un acto de autonomía privada que
reglamenta para sus autores una determinada relación o una determinada situación
jurídica”. El efecto inmediato de todo negocio jurídico consiste en constituir, modificar o
extinguir entre las partes una relación o una situación jurídica y establece la regla de
conducta o el precepto por el cual deben regirse los recíprocos derechos y obligaciones
que en virtud de esta relación recaen sobre las partes”. 4 En nuestra opinión, esta
definición satisface las exigencias de la lógica jurídica, por cuanto se limita a enunciar
los dos elementos de cuya integración resulta la noción de negocio jurídico, a saber:
a) la manifestación de voluntad, que puede ser de una o más personas; y b) el objetivo
específico a que dicha voluntad se endereza, que es la producción de efectos jurídicos.
El negocio jurídico es, pues, un acto jurídico de declaración de voluntad que tiende a la
consecución de un fin práctico, efecto que se produce precisamente como
consecuencia de la expresión de voluntad y en virtud de la tutela que le brinda el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se destacan los tres aspectos fundamentales de su
misma configuración operativa y dogmática: la voluntad que decide al que lleva a cabo
el negocio, la exteriorización de esa voluntad para que trascienda socialmente y la
determinación de la misma en cuanto a las consecuencias queridas por el agente. 5
También se puede definir como acto jurídico lícito, integrado por una o varias
declaraciones de voluntad privada, que el derecho reconoce como base para la
producción de efectos jurídicos, buscados y queridos por su autor o autores, siempre
que concurran determinados requisitos o elementos.
Entendemos así, que el Negocio Jurídico es también una manifestación de la
autonomía privada en sentido estricto (autonomía de la voluntad).
3
DE CASTRO, Federico. EL NEGOCIO Jurídico. Madrid. 1997, Página 25.
DIEZ-Picazo. FUNDAMENTOS de Derecho Civil Patrimonial. Editorial Civitas, Madrid, España, 1993.Página 73.
5
AGUILAR GUERRA, Vladimir. EL NEGOCIO Jurídico. Editorial Serviprensa, S.A. Guatemala, 2006. Página 28.
4
4
El término negocio jurídico y lo fundamental de su dogmática se debe a la pandectística
alemana en su intento de sistematizar la ciencia jurídica, para establecer criterios que
faciliten la solución de problemas prácticos en supuestos en que la autonomía de la
voluntad juega un papel relevante.
1.2. Características del Negocio Jurídico
Entre las características del Negocio Jurídico podemos citar que es un acto jurídico y
por ello un acto de voluntad; que se caracteriza primordialmente porque el contenido de
la voluntad es decisivo y regulador de los efectos jurídicos que produce; éstos se
originan ex voluntae, no ex lege, a diferencia de los actos no negociales semejantes a
los negocios jurídicos (v. gr., el requerimiento de pago que engendra ex lege la mora
del deudor).
El negocio jurídico tiene doble valor: a) Es título y fundamento de relaciones jurídicas, y
b) Establece reglas de conducta. Por ello cabe distinguirlo de aquellas declaraciones de
voluntad que afectan la relación negocial, pero que carecen de independencia y de
fundamento de dicha relación negocial, como son los actos de cumplimiento o actos
debidos (pago de la obligación, entrega de legados) y los actos autorizados por la ley o
el contrato modificativo
de
la
relación
negocial
(v.
gr.,
elección
en
la obligación alternativa art. 1132 C.C.; la intimación art. 1100 C.C.; la confirmación art.
1311 C.C.; el escoger del perjudicado art. 1124 C.C.).
1.3. Clases
Según sea necesaria la declaración de voluntad de una parte, o de dos o más, los
negocios pueden ser unilaterales (testamento) y bilaterales o plurilaterales (contrato).
Causales o abstractos, cuando la causa forma parte integrante del negocio o no está
incorporada al mismo; esto es, según que la eficacia del negocio quede o no
subordinada a la existencia y licitud de la causa.
Según que la manifestación de voluntad deba o no reunir ciertas formalidades,
solemnes
(v.
gr., donación
de inmuebles -art.
633-
C.C.)
o
no
solemnes.
Por su fin, familiares (matrimonio, adopción, emancipación, etc.) y patrimoniales (que
pueden ser obligatorios, reales y sucesorios).
5
Entre los patrimoniales cabe distinguir:
A. De disposición, caracterizados por:
a) Originar una pérdida o modificación gravosa de un derecho (enajenación,
gravamen o renuncia) -v. gr., donación-, a diferencia de los obligatorios que sólo la
preparan o son una forma de cooperación entre miembros sociales (v. gr.,
precontrato, arrendamiento de servicios).
b)
Variar
la
estructura
del patrimonio,
a
diferencia
de
los
negocios
de administración, que se dirigen únicamente a su conservación, mejora y disfrute.
B. De
Atribución
Patrimonial,
éstos
son
los
que
procuran
a
otra persona un beneficio patrimonial. Pueden coincidir con los de disposición
(negocios de enajenación), pero es posible también la atribución sin disposición
(asunción
Según
de
que
deuda)
la
y
disposición
atribución
sin
patrimonial
atribución
vaya
o
no
(renuncia
abdicativa).
acompañada
contraprestación, son los negocios onerosos o gratuitos.
de
una
Esta distinción tiene
trascendencia práctica en múltiples aspectos (interpretación art. 1289 C.C.,
evicción, revocabilidad artos. 644, 1749 y 1775 C.C., acción pauliana art. 1297.
entre otros).
Se habla de negocio remuneratorio cuando las partes consienten expresa o
tácitamente en que lo dado o prometido lo es en remuneración de un servicio
o beneficio ya
prestado
(véanse
artos.
1274,
619
y
887.1
C.C.).
También cabe distinguir dentro de los negocios jurídicos patrimoniales los conmutativos
(siendo aquellos en que la relación de equivalencia entre las prestaciones de
ambas partes se encuentra de antemano fijada por ellos de manera inmodificable) y
aleatorios (en que la efectividad o cuantía de la prestación de una de las partes queda
pendiente de un acontecimiento incierto que depende de la suerte o del azar).
Según
que
puedan
o
no
existir
per
se
pueden
ser:
principales
(compraventa, testamento) o accesorios (prenda, fianza).
Por ser o no objeto de especial regulación, se clasifican en típicos y atípicos.
Según que hayan de producir efectos en vida del declarante o a su muerte, siendo
hasta entonces revocables, ínter vivos o mortis causa.
6
También se encuentran los negocios jurídicos anómalos que pueden ser: indirectos,
simulados, fraudulentos y fiduciarios.
1.4. Capacidad Legal
La capacidad legal, la podemos entender desde dos puntos de vista, la capacidad de
goce que la tienen todas las personas y la capacidad de ejercicio.
La que nos interesa es la capacidad de ejercicio que de conformidad con el Código
Civil se adquiere a los 18 años.
El artículo 8 del Código de Comercio, que regula a los Comerciantes extranjeros.
Estipula que los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a personas
jurídicas, cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones
del presente Código. En estos casos, tendrán los mismos derechos y obligaciones que
los guatemaltecos, salvo los casos determinados en leyes especiales.
1.5. Consentimiento sin Vicios
El consentimiento es otro de los elementos básicos para la validez del negocio jurídico,
en el que no debe mediar ninguna clase de interferencia en la voluntad, que conlleve
que el obligado, haya incurrido en error o lo haya hecho por alguna clase de coacción.
1.6. Vicios del Consentimiento
El acuerdo contractual tiene como base la voluntad de los contratantes, que sólo puede
decidirse correctamente cuando actúan de una manera consciente, racional y libre,
esto es, que las voluntades se hayan determinado libremente, sin coacción alguna, y
de modo consciente y deliberado. Es decir que los contratantes sepan lo que quieren, y
puedan declararlo libremente. En todos aquellos supuestos en que falta en los
contratantes la adecuada representación de las circunstancias y de la trascendencia
del acto que van a llevar a cabo o la espontaneidad de su decisión, el contrato no
puede ser perfecto y debe poder impugnarse para que los contratantes no se vean
afectados por lo que no quisieron. Al igual que en la exigencia de la capacidad de las
partes, el Derecho positivo es bastante laxo en toda esta materia.
Con el término vicios de la voluntad hacemos referencia a los defectos que puede sufrir
la voluntad interna en su proceso de formación. Aquí nos encontramos con una
voluntad que existe y que coincide con la declarada, sin embargo se ha formado
anómalamente por incurrir en un error el sujeto, o sufrir una amenaza o violencia, o
7
haber padecido una actuación dolosa de la otra parte, con el resultado de verse
vinculado por un contrato que no quiso, o, al menos, no exactamente a como se ha
celebrado. En suma, se denominan los vicios de la voluntad o del consentimiento a
aquellas anomalías bien inconscientes, bien conscientes, de la voluntad que provocan
una discordia entre la voluntad interna y la voluntad declarada. 6
La tradición jurídica ha sistematizado los vicios que pueden afectar a la voluntad de los
contratantes con relación a la falta de conocimiento (error, dolo), es la conciencia la que
resulta afectada y con relación a la falta de libertad (intimidación o violencia moral),
más, siendo así que el error puede ser originario o provocado por el dolo, los vicios del
consentimiento pueden, reducirse a dos categorías fundamentales del error y del
miedo.
La disciplina de los vicios de la voluntad está regulada en nuestro Código Civil en los
artículos 1257 a 1268, en los que se fijan los requisitos que deben concurrir para su
relevancia y su ineficacia.
Respecto a la relevancia de los vicios, cabría entender desde una perspectiva
estrictamente dogmática, que, en la medida que el contrato debe responder a una
voluntad libre y consciente del sujeto, cualquier vicio que mermara esa voluntad
debería trascender al contrato para proclamar su ineficacia, pues sería una
contradicción que alguien en contra de su deseo quedara vinculado por un contrato,
que por esencia es expresión de la autonomía de la voluntad.
Sin embargo, al igual como hemos venido exponiendo en el capítulo presente, que no
todo consentimiento vale como contrato, pues debía recaer sobre un objeto que fuera
posible, lícito y determinado; hay que afirmar aquí, por otras razones, como veremos,
que cualquier vicio no invalida el consentimiento. En efecto, como sostiene DÍEZPICAZO, 7 son criterios de política legislativa los que presiden la regulación de esta
materia, que, sin renegar del valor de la autonomía de la voluntad para la formación del
contrato, tienen en cuenta otros intereses a fin de limitar su relevancia; éstos son: el
interés del que ha sufrido el vicio en desligarse de la obligación, y el de la otra parte
contratante de mantener su vigencia; sin perder de vista la seguridad del tráfico
jurídico, que se resentiría si se fuera excesivamente flexible en la relevancia de los
vicios. De ahí se han extraído varios criterios que presiden la resolución del concreto
conflicto planteado. En primer lugar, la importancia del vicio en la decisión de contratar.
En segundo lugar, el comportamiento del que sufre el vicio, que habrá de haber
actuado con diligencia, lo que tiene una especial aplicación en la disciplina del error. Y,
6
7
VÁSQUEZ C. DERECHO Civil IV, Obligaciones II. Editorial USAC. Guatemala, 2001. Página 11.
DIEZ PICAZO. FUNDAMENTOS del Derecho Civil Patrimonial, Op. cit. Página 168.
8
finalmente, la intervención de la otra parte, que puede ser que sea la que ha provocado
el vicio, actuando con violencia, con amenaza, o de forma dolosa; o, por el contrario, de
buena fe, confiando en la voluntad negocial de la otra parte.
Tales vicios están mencionados en el artículo 1257 CC.: “Es anulable el negocio
jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, simulación o
violencia...”. Estableciendo de esta suerte un elenco limitado o una enumeración
particularizada de las causas que permiten la anulación del contrato por los llamados
vicios del consentimiento.
Si la premisa es que el contrato exige un puntual conocimiento de lo que se estatuye y
la necesaria libertad de decisión, a la vista del artículo 1257 CC., es legítimo cuestionar
si es posible algún otro vicio distinto de los mencionados. Por ejemplo: personas que
actúan en estado hipnótico, bajo el influjo de drogas, en estado de embriaguez o en
situación de trastorno mental transitorio.
1.7. El error vicio
El error es el falso conocimiento que el contratante tiene de una cosa, por virtud de
cuya ignorancia celebra un contrato que, de haber sabido la verdad, no habría
celebrado. Por ejemplo, compra una sortija creyendo que es de oro y resulta ser de
metal barato; si hubiera sabido que la sortija no era de oro, no la habría comprado. La
voluntad del comprador se ha formado con base en un error, que se llama error vicio o
error propio, para diferenciarlo de otro tipo de error que la doctrina llama impropio o
error obstativo, que afecta a la declaración de voluntad, y que tiene lugar cuando una
persona queriendo declarar una cosa, declara equivocadamente otra.
El error vicio, afecta al conocimiento que el contratante tiene de una cosa, y como
consecuencia le induce a prestar un consentimiento que, de haber sabido la verdad, no
habría prestado, en tanto que el error obstativo no afecta al conocimiento, sino a la
propia declaración de voluntad.
El error vicio lo entiende DÍEZ-PICAZO, como “una equivocada o inexacta creencia o
representación mental que sirve de presupuesto para la realización de un acto jurídico”.
Por su parte, GALGANO habla de error motivo indicando que “surge en la formación de
la voluntad, antes de que ésta sea manifestada al exterior: consiste en una falta de
representación de la realidad presente que induce al sujeto a declarar una voluntad
que, en otro caso, no habría declarado. Y digo falsa representación de la realidad
9
presente porque el error sobre la realidad futura, es decir error de previsión, no es un
error en sentido técnico y no da lugar a la anulabilidad del contrato”. 8
El artículo 1259 CC., establece: “El error sobre la persona sólo invalidará el negocio
jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo principal del mismo”.
Estas normas contienen las condiciones, supuestos o requisitos, que determinan en
qué casos se materializan los efectos invalidantes del contrato y de su tenor literal se
deduce que el error, para ser relevante, ha de ser esencial y por lo tanto
simultáneamente un error de carácter objetivo
Aunque el artículo 1258 C.C., se limita a prescribir que el error ha de ser esencial o
sustancial, se requiere igualmente para invalidar el contrato que se trate de un error
excusable. Con semejante calificación se pretende indicar que el contratante que
incurre en yerro debe acreditar haber ejercitado una diligencia normal en el
conocimiento de los extremos propios del objeto del contrato y que, pese a ello, no ha
logrado superar la falsa representación mental en que ha incurrido.
Error de cálculo
El artículo 1260 del Código Civil, se refiere al error de cuenta, así: “El error de cuenta
sólo dará lugar a su corrección”. Este precepto hace alusión a una corrección de la
operación matemática errónea que deberá ser realizada de nuevo. Excluye así la
posibilidad de que no se pueda invalidar el contrato.
Con esto se está haciendo referencia a la determinación inexacta de una cantidad
como consecuencia de que se han
realizado mal las operaciones de cálculo
necesarias, no las bases tenidas en cuenta para ese cómputo, que nos llevaría, a otro
tipo de error, concretamente al que incide sobre la cantidad o valor de la cosa objeto
del contrato.
El dolo
En el Derecho, el término dolo tiene múltiples significados. Dejando a un lado el
significado penal de acto u omisión realizado a sabiendas o con malicia, en el Derecho
Civil puede significar una conducta buscada con un propósito por un sujeto, que tiene
relevancia al hablar del incumplimiento contractual o del daño causado fuera de la
esfera contractual, otorgando un efecto distinto al de la conducta simplemente
negligente.
8
AGUILAR GUERRA, Vladimir. EL NEGOCIO Jurídico. Op. cit. Página 256.
10
El dolo-vicio de la voluntad o del consentimiento tiene un significado distinto: dolo es el
error provocado, inducido por acción o por omisión, sea por la contraparte en el acto
jurídico bilateral, sea por un tercero: es un vicio en la voluntad porque afecta la
intención del mismo modo que el error, produciendo en el sujeto que lo padece una
falsa representación o valoración de la realidad (o del contrato). Se precisan, pues: el
comportamiento engañoso (elemento objetivo), el ánimo de engañar para obtener la
declaración, animus decipiendi (elemento subjetivo), la producción del engaño o error,
y, por último, que éste determine la declaración.
Este vicio, parte de una conducta ilícita o antijurídica, consistente en el empleo de
palabras o de maquinaciones insidiosas, que recae sobre una persona a la que se
induce a contratar, pero aquí no se actúa sobre la libertad, sino sobre el conocimiento,
ya que con el mismo se produce un engaño. De aquí deriva el que la raíz última y más
profunda del dolo como vicio de voluntad se encuentre en la idea de engaño. Se
caracteriza pues el dolo, por la mala fe, por el ánimo de defraudar con que un
contratante procede maliciosamente respecto del otro, pudiendo manifestarse tanto
mediante palabras, como mediante simples hechos e incluso omisiones encaminadas a
ocultar la realidad.
La relación de causalidad entre la conducta engañosa o insidiosa de una parte y la
voluntad de celebración del contrato de la otra, se enuncia adecuadamente en el
artículo 1262 del Código Civil, el cual señala que: “El dolo de una de las partes y el
dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquélla, produce la nulidad si ha sido la
causa determinante del negocio jurídico”, es decir, que incida sobre un factor
importante, que decide al otro a contratar, de tal manera que, si no hubiese existido ese
comportamiento o conducta insidiosa, el contrato no se hubiese celebrado. En esta
línea distingue la doctrina el dolo causante, al que hemos hecho referencia, del dolo
incidental, que no recae sobre la voluntad de celebrar el negocio, sino sobre las
condiciones del mismo, que pueden resultar más onerosas para el que lo ha padecido.
Esto último no produce la invalidez del contrato, únicamente da lugar a una
indemnización de daños y perjuicios.
Finalmente, el dolo ha de provenir sólo de la otra parte en el contrato; si es empleado
por un tercero, se le podrá exigir en su caso la responsabilidad civil correspondiente.
Ahora bien, no se puede considerar como un tercero, al efecto de impedir la invalidez
del contrato, a la persona que actúa en nombre o por cuenta de la contraparte, o en
connivencia con él; siendo más discutible el caso cuando el dolo proviene de un tercero
ajeno, pero es conocido por la otra parte que se aprovecha del mismo.
11
Si el dolo es empleado por las dos partes en el contrato, no constituye vicio invalidante,
con lo que se compensan ambas conductas quedan vinculados los dos contratantes.
Este supuesto es al que se le llama compensación del dolo.
Sólo puede impugnar el contrato quien ha sido víctima de él, y por consiguiente, si los
dos contratantes han empleado el dolo, ninguno de ellos puede invocarlo para solicitar
la nulidad del contrato.
La intimidación
La intimidación es otro de los “vicios de la voluntad” o deficiencia del consentimiento
que puede comprender la invalidez del contrato.
La declaración de voluntad es inválida cuando el sujeto la realiza intimidando por la
amenaza injusta de un mal que sufrirá de no emitirla. Se habla entonces de que existe
un vicio de la voluntad, denominado intimidación o violencia moral (vis cumpulsiva),
porque se ejercita sobre el ánimo y no el cuerpo, como la violencia física.
La intimidación se traduce en el ejercicio de una presión sobre el declarante al alterar
su libertad en el proceso formativo de la voluntad, reduciendo su margen. Piensa
Albaladejo 9 que el declarante puede: o manifestar la declaración tal y como se le exige,
o soportar el mal con el que se le amenaza o, finalmente, reaccionar contra la persona
que provoca la intimidación. Para que se dé la intimidación se requiere la concurrencia
de dos elementos: uno externo, que sería la amenaza, y el otro interno, el temor que se
infunde al contratante, entre los que tiene que haber un nexo de causalidad; de tal
manera que la amenaza esté directamente relacionada con la celebración del contrato.
En resumen, la amenaza significa la advertencia de un mal futuro (físico, económico,
moral), que tendrá que soportar el sujeto, si no celebra el contrato.
La amenaza ejerce una presión psicológica, para conseguir la celebración del contrato;
priva de libertad al contratante que la padece, porque el contrato, lejos de ser una
manifestación de su libertad, es el modo de evitar un mal.
9
ALBALADEJO, Manuel. DERECHO Civil, Introducción y Parte General. Editor José María Bosch, Barcelona,
España. 2001. Página 592. Décimo quinta edición,
12
CAPITULO II
2. EL CONTRATO
2.1. Concepto doctrinario.
Según Cabanellas “como el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés
jurídico; y el contrato constituye una especie particular de convención, cuyo carácter
propio consiste en ser productor de obligaciones.” 10
El Autor Manuel Ossorio, lo define como “Pacto o convenio entre partes que se obligan
sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas”11
“El contrato es el negocio jurídico por excelencia, es decir, el contrato es el negocio
jurídico por antonomasia, hasta el punto de haberse pensado la construcción de esta
categoría tomando el contrato como modelo. Es cuando los grandes padres de la
Pandectística comienzan a hacer realidad el viejo sueño iusnaturalista de “las
declaraciones de voluntad obligatorias”, tienen muy presente que la nueva figura, el
negocio jurídico, sustituirá con ventaja el lugar que ocupó el acto jurídico en las
enseñanzas de la ilustración. Con todo, el negocio jurídico hubiera sido tan sólo una
docta lucubración si no fuera porque detrás de él, para darle consistencia, se encuentra
la institución perenne y luminosa del contrato.” 12
Corresponde a KELSEN el mérito de haber establecido la distinción entre el contrato
como acto y el contrato como norma: La palabra “contrato” encierra un equívoco, pues
se refiere tanto al acto que los contratos se celebren como al resultado normativo o
reglamentario que con ese acto se produce o se cumple. Desde el primer punto de
vista, el contrato se nos aparece como un acto jurídico, esto es, como una acción de
los interesados a la que el ordenamiento atribuye unos determinados efectos jurídicos.
Desde el segundo punto de vista, el contrato se nos aparece como un precepto o una
regla de conducta (lex contractus, regla contractual), es decir, como una determinada
ordenación a la cual las partes someten su propia conducta. 13
10
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. El Contrato. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, Buenos
Aires, Argentina, 2001. Décima Quinta edición. Página 91.
11
OSSORIO, MANUEL. El Contrato. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta,
Buenos Aires, Argentina, 1996.
12
AGUILAR GUERRA. Vladimir Osman. Op. Cit. Página 37.
13
AGUILAR GUERRA. Vladimir Osman, Op. Cit. Página. 37.
13
2.2. Concepto legal.
Según nuestro ordenamiento jurídico en el Código Civil Decreto Ley número 106, en su
artículo 1517 establece que: “Hay contrato cuando dos o más personas convienen en
crear, modificar o extinguir una obligación”
De esta forma, el contrato sería el acuerdo de voluntades generador de obligaciones
entre las partes, es decir, el contrato aparece por la conjunción de los consentimientos
de dos o más personas con la finalidad de ser fuente de obligaciones entre ellas. La
relación jurídica, que el contrato constituye, modifica o extingue, debe ser una relación
jurídico-patrimonial: es decir, tener por objeto bienes o prestaciones personales
susceptibles de valoración económica.
La extensa regulación del contrato se articula, en el Código Civil en el libro V, en dos
series de normas: una primera serie contempla los contratos en general (artos. 12511318 y artos. 1517-1673); una segunda serie regula por el contrario, los “contratos en
particular”, o sea aquellos contratos, que tienen en el Código Civil o en otras leyes, una
disciplina particular, específica de aquellos determinados tipos de contratos
(compraventa, arrendamiento, mandato, donación, etc.). Esta segunda serie de normas
se ubican en el Libro V segunda parte del Código Civil, a continuación de las normas
sobre los contratos en general (artos. 1674 al 2177).
Entre la primera y segunda serie de normas existe relación: las normas sobre los
contratos en general son normas comunes a todos los contratos y se aplican a cada
uno de ellos; las normas sobre los contratos singulares sólo son aplicables a los
contratos que se refieren.
2.3. Clasificación doctrinal de los contratos
El Doctor Osman Vladimir Aguilar Guerra en su libro Negocio jurídico clasifica los
contratos de la siguiente manera 14:
a) Contratos por negociación y contratos por adhesión
El contrato de adhesión está regulado en el artículo 1520 del Código Civil y además la
Ley de Protección al Consumidor y Usuario las que definen a este contrato en su
artículo 47 de la siguiente forma: “aquel cuyas condiciones son establecidas
unilateralmente por una de las partes, sin que la otra pueda discutir o modificar su
contenido al momento de contratar”.
14
AGUILAR GUERRA, Vladimir Osman. EL NEGOCIO Jurídico. Editorial Serviprensa, S.A., Guatemala 2004.
Página 102.
14
b) Contratos consensuales y reales
Según su perfección la produzca el consenso (consentimiento) o la datio rei (entrega de
la cosa). Atendiendo a la primacía del mero consentimiento como elemento genético de
los contratos, la mayor parte de los contratos tienen carácter consensual. Hablar por
tanto, de contratos consensuales significa sencillamente que el contrato se perfecciona
por el mero consentimiento contractual (art. 1518 del Código Civil).
En cuanto a los contratos reales, se está haciendo referencia a una limitada relación de
contratos para cuya perfección el Código Civil requiere, además del mero
consentimiento, la entrega de una cosa. La doctrina moderna, critica con razón la
existencia de la categoría de los contratos reales, por constituir una pieza extraña en el
Derecho codificado. La categoría de los contratos reales con eficacia obligacional es
conocida en general en Europa, aunque no siempre los tipos contractuales que la
misma agrupa coinciden en cada ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el depósito, que
es real por excelencia en la mayoría de legislaciones, no lo es, en cambio, ni en el
Derecho suizo (art. 472), ni en el Derecho civil alemán que, en general desconoce la
categoría de los derechos reales. Por otro lado, el Código Civil italiano admite que el
mutuo sea a la vez un contrato real (art. 1813) y obligacional (promesa de mutuo, art.
1822 CC italiano).
c) Contratos típicos y atípicos
Tipo es el esquema fijado por las leyes para cada una de las figuras contractuales. Con
la característica de la tipicidad, en un sentido estricto, se quiere indicar que
determinados contratos sólo consiguen su eficacia, si se ajustan a un esquema (tipo)
prefijado por un Ordenamiento Jurídico, sin que quepa acudir algún otro para realizar la
misma función; pero hay otra forma de entender la división, de manera más laxa:
contrato típico sería el que diseña el Derecho Objetivo como esquema general, para el
caso de que los particulares, con su voluntad no excluya dicho diseño, y configuren otro
según su arbitrio; así entendido, contrato típico es el que prefiguran las normas
dispositivas. Es decir son aquellos que están previstos y regulados por la propia ley, de
tal modo que tienen unos elementos y unos efectos perfectamente identificados y
concretos.
d) Contratos onerosos y gratuitos
Esta clasificación juega en los negocios de atribución patrimonial, es decir, en aquellos
que tienen por finalidad económica la atribución de bienes (entendida esta palabra en
su sentido más amplio, comprensivo de cosas y servicios).
15
En resumen los contratos onerosos son sinónimo de contraprestación y determinan el
intercambio de prestaciones entre las partes intervinientes, de tal modo que una
persona se obliga a realizar una determinada contraprestación por cuanto la otra parte
también ha quedado obligada a su favor. Así, compraventa, arrendamiento.
Los contratos gratuitos significan que hay un empobrecimiento de un sujeto, correlativo
al enriquecimiento de otro (un ejemplo paradigmático sería la donación, donde el bien
donado circula de un patrimonio a otro, sin mediar un equivalente). Por lo tanto, aquí
una de las partes contratantes se enriquece u obtiene un beneficio a consecuencia del
contrato, sin asumir carga o contraprestación alguna. En concreto estos contratos están
presididos por la liberalidad y en donde no existe ningún tipo de contraprestación
(comodato).
e) Contratos conmutativos y aleatorios
En los conmutativos, la retribución está fijada de antemano, y es siempre jurídicamente
exigible por las dos partes (por ejemplo, el precio en una compraventa, y, de manera
recíproca, la cosa vendida); en cambio, en los contratos aleatorios depende del azar,
de un acontecimiento incierto (aleas en latín, de ahí el nombre), la efectiva ejecución de
la prestación de una de ellas (tal como acaece en el juego o la apuesta, art. 2137 del
CC, cosecha de trigo).
f) Contratos formales y no formales
Los primeros son aquellos que deben observar ciertas formalidades en la manifestación
de la voluntad, de tal forma que si no lo hicieren, no serán válidos. Al utilizar dicha
expresión, no se pretende decir que unos contratos tienen forma y otros no, pues todo
contrato tiene que asumir necesariamente una forma determinada (verbal, fax,
mediante gestos, documentos electrónicos, documento público o privado). Lo que
ocurre es que sólo en algunos contratos, la forma asume carácter de elemento esencial
o estructural del propio contrato, a efectos de determinación de la validez del mismo.
Los contratos no formales son los no sometidos a tal exigencia, se perfeccionan con la
sola voluntad de las partes. En los contratos civiles y mercantiles la regla es la libertad
de forma, con las excepciones de ley (artos. 1125, 1576, 1577 del Código Civil y artos.
16, 745, 771 del Código de Comercio).
g) Contratos principales y accesorios
Esta clasificación supone la existencia de dos o más actos jurídicos, pues de otra
manera no es concebible la independencia o interdependencia.
16
Contratos principales son aquellos cuya existencia no depende de la existencia de otro
acto distinto, como acontece por ejemplo, en la compraventa.
Por su parte, los contratos accesorios son aquellos cuya existencia depende de la
realización de otro negocio al cual acceden, tal y como sucede en la fianza (art. 2100
CC), prenda (art. 880 CC), compromiso (art. 2170 CC), subarrendamiento (art. 1890,
1891, 1892 CC) o con la hipoteca (art. 822 CC).
h) Contratos entre vivos y de última voluntad
El criterio para distinguir los actos entre vivos y los de última voluntad radica en que
para producir sus efectos el acto jurídico requiera o no del fallecimiento del otorgante.
Son pues, actos entre vivos aquellos cuya eficacia no está condicionada a la muerte de
los otorgantes del acto, esto significa, que los contratos inter vivos son aquellos que se
regulan para que produzcan sus efectos en vida de las personas intervinientes y sin
que se tenga que esperar a la muerte de alguna de ellas.
En cambio, son actos o disposiciones de última voluntad aquellos cuya eficacia está
subordinada a la muerte de los otorgantes (donación por causa de muerte).
i) Contratos unilaterales y bilaterales
Aquí el criterio en que se funda la clasificación es el del número de las partes en el
contrato, entendiendo por tales los sujetos de derecho a quienes, real o
presuntivamente, se les atribuye la realización del acto. Así, son actos jurídicos
unilaterales cuando basta para formarlos la voluntad de una sola persona, es decir,
crean obligaciones a cargo de una sola de las partes (v. gr.: el préstamo mutuo que
sólo hace nacer la obligación del prestatario de devolver la suma o la cosa prestada).
Los contratos se llaman bilaterales o también sinalagmáticos, cuando crean
obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes (v. gr.: la compraventa donde existen
la obligación del vendedor de entregar la cosa y la obligación del comprador de pagar
el precio). Por consiguiente, requieren el consentimiento unánime de dos o más partes,
quienes actúan de manera autónoma y con un interés distinto, como sucede en todos
los contratos.
Conviene advertir, que una modalidad de esta categoría, lo constituyen los contratos
plurilaterales, que se trata de una categoría acuñada por la doctrina italiana y recogida
por el Código Civil italiano de 1942, lo mismo que otros códigos influidos en gran
medida por él, como el portugués de 1966 y el peruano de 1984. Evidentemente, los
contratos no son plurilaterales por hecho de que en una de las posiciones contractuales
17
se agrupen varios sujetos (por ejemplo, hay varios vendedores por tratarse de una cosa
común y un solo comprador).
Tampoco puede hablarse de contratos plurilaterales por el hecho de que el contrato
cree una situación triangular o trimembre, en la que cada una de las partes ostenta sus
propios derechos y obligaciones. Por consiguiente, la calificación de estos contratos se
realiza no en función de la persona sino de las partes, lo que determina que en una
sola parte pueda existir una pluralidad de personas, ya que la parte es sinónimo de
posición negocial. Por ello, una sola parte puede que se componga de una sola
persona o de varias, y el contrato se califica de unilateral cuando exista una sola
posición jurídica, aunque ésta se componga de varias personas.
La genuina categoría de los llamados contratos plurilaterales contempla los contratos
de contenido asociativo (por ejemplo, la constitución de una sociedad mercantil). Se
caracteriza por el hecho de que la pluralidad de los sujetos trata de conseguir un fin
que es común a todos ellos. La consecuencia más importante que se quiere extraer de
la singularidad de esta categoría radica en la posibilidad de limitar la nulidad o la
ineficacia sobrevenida. (Por ejemplo, resolución por incumplimiento o por imposibilidad
sobrevenida). Se entiende que si la causa de nulidad o el interés en la resolución afecta
a sujeto o sujetos cuya participación no es esencial para la consecución del fin
propuesto, la nulidad y la resolución pueden limitarse al vínculo de los demandados, sin
extenderse al resto de los participantes en el contrato.
j) Contratos intuitu personae y contratos impersonales
Contrato intuitu personae es el que se realiza en función de las cualidades personales
de uno o ambos contratantes (contrato de servicios profesionales, sociedad, mandato,
algunos contratos de obra). Normalmente, la muerte de la persona elegida por sus
cualidades extingue el negocio, como puede suceder con el contrato de servicios
profesionales, o en el comodato, cuando el préstamo se haya hecho en contemplación
a la persona del comodatario.
Contrato impersonal es el que se realiza sin elevar a primer lugar las cualidades
personales, lo que implica que la muerte de uno de los contratantes no extingue el
contrato, quedando vinculados los herederos, como sucede, por ejemplo, con la
compraventa.
k) Contratos de ejecución instantánea, duraderos y de ejecución sucesiva o
periódica
La distinción entre contratos instantáneos y duraderos atiende, al período temporal
propio de la ejecución del contrato.
18
Para el establecimiento de esta clasificación, debemos atender a si las prestaciones
resultantes son de tal naturaleza que puedan ser cumplidas en un solo acto, o, por el
contrario, si el cumplimiento del contrato supone la ejecución de prestaciones
sucesivas durante un tiempo más o menos largo. De tal manera, son contratos
instantáneos aquellos cuya completa ejecución se realiza en un acto temporal único o
en un breve lapso (compraventa al contado); mientras que, por el contrario, los
contratos duraderos conllevan cierta continuidad temporal en su vigencia y ejecución,
estableciendo un vínculo entre las partes contratantes que se prolonga durante un
determinado plazo temporal. Durante dicho plazo las partes, de forma continuada o no,
según la naturaleza del contrato, deberán llevar a cabo la ejecución de las prestaciones
pactadas.
En caso de que, al menos una de las partes contratantes, deba realizar alguna o
algunas prestaciones con una determinada regularidad temporal, se habla de contratos
de ejecución periódica, sucesivo o de tracto sucesivo (pagar mensualmente el
arrendamiento, pagar seguro de vida).
19
CAPITULO III
3. CONTRATOS ATÍPICOS MERCANTILES
3.1. Concepto.
El Autor Manuel Ossorio, lo define como ”el pacto o convenio entre partes que se
obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo objeto puede ser compelidas”
Según el Licenciado Manuel Vicente Roca Méndez, “Es el acuerdo de voluntades
anteriormente divergentes por virtud del cual dos o más personas dan vida, modifican o
extinguen una obligación que es de carácter patrimonial.”15
Ahora bien nuestra legislación es clara en este sentido, por lo cual en el Código Civil lo
regula en el artículo 1517; “Hay contrato cuando dos o más personas convienen en
crear, modificar o extinguir una obligación”.
Después de haber definido que es contrato, nos atrevemos a desarrollar los contratos
atípicos que según manifiesta el Licenciado Arturo René Villegas Lara “son aquellos
que no están regulados en la ley y que, no obstante, se practican en la realidad del
comercio”. Sin embargo en concordancia con el Licenciado Villegas Lara, se debe tener
bien en claro que los contratos atípicos son distintos a los contratos innominados, los
primeros como se definió anteriormente, son aquellos no contemplados en la ley; los
segundos
son
aquellos
contratos
que
no
poseen
un
nombre.
Si bien es cierto los contratos atípicos son aquellos que no los regula la ley, la misma
legislación regula su existencia por lo cual transcribiremos a continuación lo regulado
en el Código Civil, en su artículo 1271. “Se puede estipular cualesquiera condiciones
que no sean contrarias a las leyes ni a la moral que no vician el contrato y se
tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o buenas
costumbres”.
Hoy se tiende a utilizar de forma generalizada el concepto de “contratos atípicos” en
vez de “contratos innominados”, pues
modernamente no interesa tanto que los
contratos tengan denominación o carezcan de ella, lo relevante es si están o no
regulados por ley. Los contratos atípicos son aquellos nacidos a la vida jurídica
motivados por la libertad de contratación y que no están regulados expresa, completa
y unitariamente en la ley.
15
VÁSQUEZ ORTIZ, Carlos. Op. cit., Página 6
20
Los contratos atípicos son aquellos por los cuales los contratantes los fijan al amparo
del principio de la autonomía de la voluntad y de la indudable consagración numerus
apertus para las relaciones obligatorias, además ofrecen menor seguridad y una mayor
capacidad judicial de interpretación.
3.2. Clasificación.
Juan Manuel Farina 16, hace referencia a dos:
a) Contratos innominados con tipicidad consuetudinaria (o social), regidos por las
normas y criterios dados por los usos, costumbres, jurisprudencia y doctrina jurídica.
No se pueden concebir como una creación antojadiza o discrecional de quienes lo
celebran, por el contrario, es la propia costumbre la que le ha dado una fisonomía
particular, que permite que las partes se sometan a su disciplina y en caso de conflicto,
en el supuesto de insuficiencia de documento escrito, el intérprete debe acudir a los
usos y costumbres.
b) Contratos innominados sin tipicidad social, en los cuales se aplica el criterio de la
analogía, es decir, se acude a la figura contractual de mayor semejanza para su
comparación.
3.3. Contratos atípicos utilizados en Guatemala.
Los contratos atípicos como se enuncio con antelación, son aquellos que no están
específicamente regulados en el ordenamiento jurídico de cada país y se rigen por la
voluntad de las partes y en su defecto por lo que establece la ley para los contratos
típicos.
Entre los contratos atípicos que actualmente se regulan en Guatemala, tenemos los
siguientes:
El Factoring
Este contrato actualmente en Guatemala, no es considerado atípico ya que los bancos
autorizados conforme la ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, lo regula como operaciones y servicios
bancarios, tal como lo indica el artículo 41 de dicho cuerpo legal.
De igual forma las Empresas especializadas en servicios financieros que apoyan el giro
bancario, en los grupos financieros, como las Sociedades Financieras y Empresas de
Factoraje, que son Sociedades Anónimas inscritas en la Superintendencia de Bancos
16
FARINA, Juan Manuel. Contratos Atípicos Mercantiles. Página 295.
21
de conformidad con el artículo 3 “o” de la Ley de Supervisión Financiera y el 17 del
Código de Comercio, las cuales se dedican a tal actividad, como se contempla en los
artículos 27 cuarto párrafo y 36 de la Ley de Bancos y Grupos financieros.
El Leasing
El contrato de Leasing, es otro contrato que ya no se considera atípico, porque de igual
manera que el factoring, se está efectuando tal actividad como la realizan las
Sociedades Anónimas de Arrendamiento Financiero, que operan dentro de un grupo
financiero, tal como lo indica el artículo 27 párrafo cuarto y 36 de la Ley de Bancos y
Grupos Financieros y dichas empresas especializadas en servicios financieros, sirven
de apoyo al giro bancario, del banco que aparece como empresa controladora dentro
del grupo financiero.
Fundamento de los contratos atípicos
Los contratos atípicos se fundamentan en la llamada libertad de configuración interna,
la que tiene como límite la creatividad de las personas para inventar fórmulas de
negociación y plasmarlas en cláusulas contractuales.
Esta libertad no es del todo cierta pues siempre las partes contratantes deben de
respetar el orden público, las leyes prohibitivas expresas y la moral, en cuanto al objeto
del contrato y sus posibles condiciones, 17
El Código de Comercio regula en su artículo 671 “Los contratos de comercio no están
sujetos, para su validez, a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y
el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los
términos que aparezca que quisieron obligarse”.
Por lo tanto, el artículo antes citado es el fundamento de los contratos atípicos ya que
contiene inmerso el principio de libertad de forma y será ley entre las partes para lo que
hayan estipulado en el respectivo contrato.
3.4. Régimen jurídico de los contratos atípicos
Como no está estipulado en la ley que régimen jurídico será aplicado a los contratos
atípicos hay autores que establecen que debe de ser aplicado a la voluntad de los
contratantes y en su defecto por las normas de los contratos típicos más afines, por lo
tanto, el autor Perrot establece que los contratos atípicos deberán ser regulados de la
siguiente forma:
17
VILLEGAS LARA, René Arturo. DERECHO Mercantil Guatemalteco. Editorial Universitaria Universidad de San
Carlos de Guatemala. Guatemala, 2006. Página 289. Tomo III, 6ª Edición.
22
Por la voluntad de las partes;
Por las normas generales imperativas sobre contratos y obligaciones;
Por las normas generales supletorias sobre contratos y obligaciones;
Por las disposiciones correspondientes a los contratos típicos afines que sean
compatibles con la economía y la finalidad del contrato atípico.
3.5. Ejemplos de contratos atípicos
A continuación se expondrá el concepto de algunos contratos atípicos, que son más
conocidos en Guatemala:
Contrato de Leasing: Es un contrato por medio del cual el arrendador traspasa el
derecho a usar un bien con la condición que exista un pago por la renta, en un plazo
determinado. Es conocido como arrendamiento financiero, locación financiera o
arrendamiento con opción de compra.
Contrato de Factoring: Este es un contrato en el cual el factor es una sociedad que se
dedica a financiar las deudas que los comerciantes tienen a su favor y a cobrar a los
deudores.
Contrato Underwriting: El contrato underwriting se perfecciona cuando una entidad de
crédito se obliga a prefinanciar la emisión de acciones u obligaciones sociales de una
sociedad anónima, para luego colocarlas en el mercado de valores.
Joint Ventures: Para Ghersi (1994) contenido en el libro del Licenciado Villegas Lara
(2006) “es aquel en que el conjunto de sujetos de derecho nacionales o internacionales
realizan aportes de las más diversas especies, que no implicarán la pérdida de la
identidad e individualidad como persona jurídica o empresa, para la realización de un
negocio común, puede ser de creación de bienes hasta la prestación de servicios, que
se desarrollará dentro de un lapso limitado, con la finalidad de obtención de beneficios
económicos (financieros, monetarios o simplemente de apreciación patrimonial)”.
Contrato de Tiempo Compartido: Es aquel por el que un empresario, individual o
social, ofrece a los usuarios la utilización de un inmueble durante un plazo determinado
que se va a dar dentro de un año calendario, con el objeto de que, para su distracción,
disfrute personalmente o con su grupo familiar que incluye la estancia y la diversión
que gira en torno al inmueble.
23
Contrato Club de Campo: Es un contrato que se celebra entre el propietario de un
club de campo y un usuario, el cual tiene derecho a utilizar las instalaciones
campestres del club, a cambio del pago del precio que vale la membrecía.
Contrato de Consultoría: La consultora se obliga a suministrarle a la otra parte una
información o más precisamente, un dictamen sobre algunas cuestiones tecnológicas,
comerciales, financieras, legales o de otro orden que requiera un análisis, evaluación y
conclusión fundada en conocimientos científicos o técnicos.
Asistencia Administrativa: Es un contrato por medio del cual una sociedad tiene
como objeto administrar otras sociedades. Este contrato es conocido como
“managemente”. 18
Es muy importante tener conocimiento acerca de los contratos atípicos, ya que más
adelante de este trabajo de investigación se desarrollará por completo uno de los
contratos atípicos con bastante auge en la contratación internacional el cual es el
“Know How”. En referencia a lo anterior se puede concluir que los contratos atípicos
son utilizados por muchos países por la influencia y las relaciones comerciales que se
desarrollan entre ellos, asimismo el Código de Comercio no ha regulado en la
actualidad todos estos contratos, ya que no ha sido modificado para cubrir todas las
necesidades que se han derivado de la revolución industrial y tecnológica que ha
ocurrido en todo el mundo.
18
VILLEGAS LARA, René Arturo. Op. Cit,. Página 302.
24
CAPITULO IV
4. EL CONTRATO MERCANTIL
4.1.
Concepto doctrinario
Son los acuerdos de voluntades para crear, transmitir obligaciones y derechos
mercantiles, no importando si una de la partes es o no comerciante.
4.2.
19
Concepto legal.
El código civil en el artículo 1517 establece “Hay contrato cuando dos o más personas
convienen en crear, modificar o extinguir una obligación”.
4.3
Clasificación legal
Los contratos son unilaterales: si las obligaciones recaen solamente sobre una de
las partes contratantes. Es decir que en toda relación comercial existirá una de las
partes contratantes que tiene el derecho de exigir y la otra de cumplir, se puede
establecer como ejemplo: el contrato de opción que está regulado en el Código Civil.
Bilaterales: si ambas partes se obligan recíprocamente. Los contratos bilaterales serán
en los cuales existen derechos y obligaciones para ambas partes contratantes,
ejemplo: en un contrato de franquicia, el franquiciador se obliga a trasladar el saber
hacer (know how) del producto y el franquiciado se obliga a entregar en cada cierto
tiempo una cantidad determinada de regalías y otros beneficios.
Consensuales: cuando basta el consentimiento de las partes para que sea perfecto.
Un contrato será consensual cuando las partes plasman en el contrato que se celebra
cuáles serán las obligaciones y derechos para que el contrato nazca, ejemplo:
cualquier
sociedad
mercantil
se
perfecciona
al
momento
de
establecer
el
consentimiento de las partes en la escritura pública.
Reales: cuando se requiere para su perfeccionamiento la entrega de la cosa. En este
tipo de contratos si es necesario que se entregue el objeto para que el contrato quede
perfecto, ejemplo: Se puede citar como ejemplo el contrato de mutuo, ya que es un
contrato que se perfecciona con la entrega de la cosa.
19
DIAZ BRAVO, Arturo. CONTRATOS Mercantiles. University Press Harla México. 1998. Pág. 16.
25
Principales: cuando subsisten por si solos. Son principales todos aquellos contratos
que no dependen de otro para perfeccionarse. Se puede ejemplificar esta clasificación
con el contrato de compraventa mercantil ya que este se tiene por perfecto cuando el
vendedor entregue el bien objeto del contrato y el comprador haga efectivo el pago
correspondiente, es decir, no necesita que exista otro contrato para que se perfeccione.
Accesorios: cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. En este tipo
de contratos lo que trata es de garantizar que en el futuro se cumplirá una obligación.
Oneroso: aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Todos los
contratos mercantiles son con fines de lucro y en este caso serán onerosos si ambas
partes son beneficiadas, ejemplo: la compraventa mercantil.
Gratuito: aquél en que el provecho es solamente de una de las partes. No hay
prestaciones reciprocas, solo una parte es la beneficiada, para ejemplificarlo es
necesario mencionar un contrato civil como lo es la donación entre vivos a título
gratuito.
Conmutativo: cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que
se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el
beneficio o la pérdida que les cause éste. Son conmutativos todos aquellos contratos
que al momento de celebrarse se establece claramente cuales serán los derechos y
obligaciones, es decir que se sabe desde que inicia el contrato, los beneficios que
recibirá cada una de las partes.
Aleatorio: cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que
determina la ganancia o la pérdida, desde el momento en que ese acontecimiento se
realice. Hay algunos autores que establecen que los contratos aleatorios dependen del
azar, tal es el caso del contrato de seguro que la parte contratante recibirá un benefició
de protección, si existe algún acontecimiento para el cual está protegido.
Condicionales: cuya realización o subsistencia depende de un suceso incierto o
ignorado por las partes. Para que se perfeccione el contrato es necesario que se
cumpla previamente una obligación.
Absolutos: aquellos cuya realización es independiente de toda condición. No está
sujeta a ninguna condición, por lo tanto, se puede perfeccionar en cualquier momento.
26
4.4.
Características
El contrato, como acto jurídico, constituye el medio para que se de el movimiento en el
tráfico comercial; aun cuando las obligaciones mercantiles no necesariamente devienen
de él, sigue siendo una categoría para el surgimiento de las obligaciones de origen
contractual.
El Contrato en general no difiere totalmente entre el campo civil y el mercantil, en los
conceptos aplicables en las características. Las características especiales de los
contratos mercantiles que existen para adaptar la forma a un conjunto de relaciones
subjetivas, que se producen en masa, con celeridad, con reducidos formalismos, los
que casi no se observan en la contratación civil.
La Representación para Contratar
En el Derecho mercantil funciona lo que se llama la representación aparente; o sea que
una persona se manifiesta como representante de otra, sin necesidad de ostentar un
mandato, como sería necesario en el tráfico civil.
"Quien haya dado lugar, con actos positivos u omisiones graves a que se crea,
conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como
representante, no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena
fe". Art. 670 del Código de Comercio.
Forma del Contrato Mercantil
En el campo civil las personas pueden contratar y obligarse por medio de escritura
pública, documento privado, acta levantada ante el alcalde del lugar, por
correspondencia y verbalmente. En el campo mercantil la forma se encuentra más
simplificada; los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a
formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren,
las partes quedan vinculadas en los términos que quisieron obligarse. Cuando el
contrato se celebre en Guatemala y sus efectos surtan efectos aquí, debe utilizarse el
idioma español, en concordancia con las leyes fundamentales de la República. Esta
libertad en el uso de la forma tiene sus excepciones, pues hay contratos en que si se
exige una solemnidad determinada, tal es el caso del contrato de fideicomiso y el de
sociedad, que deben celebrarse mediante escritura pública.
27
Cláusula Compromisoria
El artículo 10 de la Ley de Arbitraje Decreto Número 67-95, establece que toda
controversia relativa a los contratos puede dirimirse mediante juicio arbitral, si así se
consigna en escritura pública. En el terreno mercantil es diferente: un contrato puede
discutirse mediante arbitraje sin necesidad de que la cláusula compromisoria conste en
escritura pública, lo que viene a ser una característica del contrato mercantil, según lo
estipula el artículo 671 del Código de Comercio.
Los Contratos por Adhesión
El contrato por adhesión ha sido criticado en la doctrina por poner en desventaja al
consumidor frente al que ofrece un bien o un servicio, sin embargo quienes lo
defienden consideran que es el medio más adecuado para aquellas transacciones que
se dan en grandes cantidades. Por eso se ha considerado que esta modalidad de
contrato es más susceptible de darse en el campo mercantil. Pero no es raro a las
relaciones civiles, aun cuando se le revista de procedimientos diferentes.
En el campo comercial esta forma de contratar es lo más común. Por eso es que el
Código de Comercio establece reglas, para interpretar los contratos por adhesión, con
el objeto de proteger al contratante que recibe la oferta de contrato. Estos contratos,
llamados en forma más técnica Contratos por Adhesión son producto de la negociación
en masa; son elaborados en serie, según la ley de los grandes números, sometidos a
las leyes de una estandarización rigurosa, que por un proceso de tipificación
contractual reduce al mínimo el esfuerzo de las partes y la pérdida de tiempo. Se puede
lograr que estos contratos no sean contrarios a los intereses de la masa consumidora si
el Estado tuviera un órgano que revisara previamente los formularios, machotes o
pólizas, antes de que se usaran con el público, como está previsto en el Código Civil
para los formularios de la empresa que presta servicios públicos; previsión que debió
ser para todo el contrato por Adhesión.
El Código de Comercio distingue dos situaciones que disciplinan el contrato de
adhesión:
a)
Contrato mediante formularios (Art. 672): En los contratos estandarizados
mediante formularios, su interpretación se rige mediante las siguientes reglas:
1.
Se interpretan, en caso de duda, en sentido menos favorable de quién preparó el
formulario;
28
2.
Cualquier renuncia de derechos tiene validez si en la redacción del documento
aparece subrayado o con caracteres tipográficos más grandes o diferentes al
resto del documento,
3.
Las Cláusulas adicionales prevalecen sobre las generales, aunque estás no
hayan sido dejadas sin efecto.
b.
Contrato mediante pólizas (Art. 673): Hay contratos que se celebran mediante
pólizas (el seguro), mediante facturas (una compraventa), mediante órdenes o pedidos
(el suministro). En estos contratos puede suceder que los términos en que se contrato,
difieran de lo que dice el documento. Para ello se puede pedir una rectificación dentro
de quince días siguientes a aquel en que se recibe el documento; de lo contrario, se
consideran aceptadas las condiciones consignadas. Asimismo, si la persona contra
quien reclama no contesta dentro de quince días, se considera aceptada la
rectificación. En estos dos casos debe tenerse el silencio como táctica manifestación
de voluntad. A estas formas de contratar también se les aplica las reglas de
interpretación antes descritas.
Omisión Fiscal
Los actos jurídicos, sobre todo los que se refieren al tráfico patrimonial, están sujetos a
cargas impositivas a favor del Estado. El hecho de que los sujetos contratantes fueron
omisos en la tributación fiscal, puede ocasionar que esos actos obedezcan de
ineficacia. Sin embargo, como el tráfico mercantil puede verse afectado en la buena fe
comercial, cuando los sujetos omiten tributar con respecto a sus contratos y
obligaciones, la ley establece que ello no produce la ineficiencia de los actos o
contratos mercantiles, como tampoco los libera de pagar los impuestos omitidos. En
estos casos, además de pagar la carga tributaria, se responderá de las multas que se
imponen como consecuencia de disposiciones del Derecho Tributario.
Libertad de Contratación
El contrato ha sido considerado como la máxima contención de la libertad jurídica,
entendida ésta como el desiderátum de las personas para hacer o no hacer lo que la
ley permite. Ninguna persona está obligada a celebrar contrato. El Art. 681 del Código
de Comercio establece que nadie se le puede obligar a contratar sino cuando
rehusarse a ello significa un acto ilícito o abuso de derecho. La ley pretende si una
persona habilita una empresa fabril o de intermediación para ofrecer al público bienes y
servicios, ella tiene la libertad jurídica para decir si contrata o no con una persona
determinada.
29
El comerciante puede decidir que no contratara o negocia con sujetos de determinada
religión, raza o situación económica, pero esto se considera un acto ilícito y un abuso
de derecho. No se puede dar comercios únicos para proveer un bien o un servicio (Un
Monopolio) colocados en posición de privilegio. En este caso el comerciante cometería
un abuso de derecho si se negara a contratar, porque como bien dice el dictamen del
anteproyecto del Código de Comercio "Si el consumidor no tiene la facultad de elegir
proveedor, este tampoco debe poder elegir su clientela".
Efectos de la cláusula " Rebus sic Stantibus»
Esta cláusula contractual, conocida como “Teoría de la Imprevisión", quiere decir que
el contrato se cumple siempre y cuando las circunstancias o cosas (rebus) se
mantengan (stantibus) en las condiciones iniciales (sic). Al respecto la doctrina y el
Código Civil no varía mucho. El Código de Comercio establece que el deudor puede
demandar la terminación del contrato únicamente en los de tracto sucesivo y en los de
ejecución diferida, si sobrevienen hechos extraordinarios e imprevisibles que hagan
oneroso el cumplimiento de la prestación. Una terminación que se diera por esas
circunstancias no afectaran las obligaciones ya cumplidas ni aquellas en las que ya se
ha incurrido en mora. O sea, que se trata únicamente de obligaciones pendientes.
Contratante definitivo
El artículo 692 del Código de Comercio trae una particularidad del contrato mercantil; y
que puede darse debido al poco formalismo del tráfico comercial. Cuando se celebra un
contrato se debe saber de antemano, quienes son las personas que lo van a contratar.
A fin y al cabo, el mismo concepto de contrato que da el Código Civil así lo insinúa.
Pero, en el mundo del comercio puede suceder otra cosa: una persona contrata con
otra un determinado negocio, pero una de ellas lo hace como representante aparente,
reservándose la facultad de designar dentro de un plazo no superior a tres días, quien
será la persona que resultará corno contratante definitivo. Esta designación para que
surta efectos y vincule al designado, depende de que efectivamente éste acepte el
contrato en forma personal o por medio de representante debidamente acreditado. Si el
designado no se vincula al contrato el contrato original deviene en contratante nato.
Este caso se configura también en el contrato de transporte de cosas, cuando la
documentación permite sustituir al consignatario.
30
4.5. Leyes que regulan contratos típicos mercantiles.
El Código Civil, en el libro V de los artículos 1517 al 1604.
El Código de Comercio, en el Título II de los artículos 695 al 1038.
La Ley de Mercado, Valores y Mercancías en el Título VII, de los artículos 67 al 79.
La Ley de Protección al Consumidor y Usuarios del artículo 47 al 52.
Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en el Título VI, del artículo 84 al 103.
31
CAPITULO V
5. ANÁLISIS JURÍDICO Y DOCTRINARIO DEL CONTRATO KNOW HOW EN LA
LEGISLACIÓN GUATEMALTECA
5.1.
Antecedentes preliminares del Contrato de Know How
Existen una serie de elementos, dentro de la organización de una empresa, que
contribuyen al éxito comercial de la misma, siendo éstos: las políticas de compra, venta
y producción; el adecuado manejo del mercado; el asesoramiento técnico y de
organización, y los demás elementos que de una u otra forma constituyen parte de ese
“saber cómo”, para obtener un nivel óptimo de competencia o un resultado empresarial
eficaz. Ese saber, poseído por las empresas, es objeto de negociaciones y en la
actualidad es transferido de unas a otras mediante formas especiales de contratos de
transferencia de tecnología, como lo es el contrato de Know How a través de sus
modalidades, contrato que ha proliferado por el aumento en el número de empresas
locales no subsidiarias que tienen como sustento la asistencia técnica de empresas
extranjeras.
Con el Know How se obtiene exclusividad para utilizar y mantener la propiedad llámese
industrial, empresarial, sobre un proceso u objeto. Debido a esta característica, las
empresas la utilizan como una gran ventaja competitiva, pues le otorgan a un producto
la categoría de ser más valioso; es importante considerar que el proceso en cuestión
ha de ser algo novedoso y distinto. Es por esa razón que los poseedores del Know How
tienen una relación directa con la innovación tecnológica y son los que desarrollan la
tecnología en primer lugar y, por tanto, dominan el o los procedimientos.
Literalmente el Know How, significa "saber hacer", también se puede colegir que es
uno de los elementos fundamentales del sistema de franchising. Siendo un término
oriundo de Estados Unidos de América, que a pesar de haber sido adoptado por la
gran mayoría de los países del mundo, no tiene un significado unívoco. Por ejemplo
los franceses lo llaman "savoir faire"; mientras que en otro país podrá denominarse de
una manera diferente.
El Know How como concepto es el conjunto de experiencias, procedimientos que han
sido adquiridas por un empresario en la explotación de su negocio y que le han
permitido alcanzar un cierto éxito en el sector.
32
5.1.1.
El Know How como objeto de transferencia de tecnología
Para comprender este tema es oportuno citar la opinión del Autor Servan-Schreiber,
para quién: “La fuerza moderna es la capacidad de inventar, es decir, la investigación y
la capacidad de insertar las invenciones en los productos, es decir, la tecnología y
precisamente, lo que transforma la investigación en tecnología es el Know-How, esto
es el saber técnico-práctico aplicable industrialmente de manera que se obtenga un
beneficio en la competencia económica.” Esta concepción, a nuestro sentir muestra, en
forma global, cual es el papel que desempeña el Know How dentro de la transferencia
de tecnología, esbozando a esta figura como el elemento necesario para poder
implementar determinados conocimientos o técnicas industriales y comerciales en un
sector determinado, elemento que en palabras de Aracama Zorraquín “constituye un
saber
práctico
de
cómo
realizar,
de
manera
económicamente
competitiva,
determinadas prestaciones industriales” se adicionaría a estas definiciones, que el
Know How también se refiere a prestaciones de carácter puramente comercial que, en
ambos casos, son producto de la experiencia e investigación más que de la
imaginación.
Debido a que la tasa de desarrollo tecnológico es desigual a través de los diferentes
países, la tecnología se constituye, muchas veces, en el elemento propicio para
contribuir al desarrollo global y uniforme de las naciones a través de los conocimientos
Industriales y Comerciales que los países más avanzados le pueden proveer a los
menos desarrollados.
El desigual desarrollo tecnológico y comercial entre los países se reducirá en la medida
en que la tecnología se incorpore como una “transferencia de tecnología”, concepto
que en su uso general constituye un proceso por el cual los conocimientos
desarrollados en una organización o en un área, con un propósito determinado, es
aplicada en otra organización o área determinada, no de manera directa, sino a través
de conocimientos y experiencias que son asimilados y adaptados a las necesidades del
contorno social al cual son transferidos.
Se llama tecnología en el mundo del comercio internacional “a la aplicación de
conocimientos científicos o los medios técnicos, a fin de obtener nuevos productos y
servicios, mejor calidad en ellos, menores costos, o menor tiempo para su obtención,
así como procedimientos técnicos complejos para lograr productos de calidad difíciles
de imitar.” Por su parte “transferencia” no significa ya traslado de algo de un lugar a
33
otro, sino más bien se utiliza para denominar los contratos en los que una parte
concede a la otra la posibilidad de utilizar su patente o su Know How.
La transferencia de tecnología puede tener diferentes significados en diferentes
situaciones; en algunos casos, se refiere a la transferencia de derechos legales que
reconocen el uso exclusivo sobre creaciones de la mente, como la asignación de una
patente por medio de un contrato de licencia; en otros casos, el esfuerzo de
transferencia incluye el movimiento espontáneo de información, conocimientos y
habilidades a través de la interacción empresa-empresa, persona-persona. Entre otras
opiniones, como es la que nos proporciona la doctrina Española afirma que la
transferencia de tecnología tiene un significado preciso o limitante, argumentando que
esta solo se refiere a la Transmisión de conocimientos técnicos patentados o secretos,
a diferencia de la llamada Asistencia Técnica la cual hace referencia a la asistencia
relativa a la Producción y distribución de bienes y servicios en todos los grados,
suministrada por un período de tiempo fijado en función del objeto particular de esta
asistencia y en la que se incluyen, por ejemplo, consultas o visitas de expertos,
preparación de planos y diseños, supervisión de fabricación, estudios de mercadeo y
formación de personal.
Se considera que la expresión transferencia de tecnología debe ser concebida como el
proceso por medio del cual un conjunto de conocimientos se transmiten de un área o
sector determinado a otro, siendo este un concepto que engloba los diferentes tipos de
transmisión de conocimientos dentro de los que podemos encontrar al contrato de
asistencia técnica.
En cualquiera de los casos, lo que se busca es el uso actual e innovador de los
productos o procesos, y que estos, sean aplicados según las necesidades del área en
la cual se va adoptar la tecnología.
Los beneficios económicos de una transferencia de tecnología, adaptados a un país, se
acrecientan cuando un producto, proceso o servicio es traído al mercado donde puede
ser vendido o usado para aumentar la productividad, se trata de ver si la tecnología a
aplicar en un país determinado, es percibida como una necesidad del mercado.
34
Cuando una transferencia de tecnología es exitosa, nuevos y diferentes productos o
procesos llegan a ser disponibles para inducir o cubrir la demanda en el mercado,
creando un ambiente de crecimiento y prosperidad económica dentro de un sector o
país determinado.
Todos los hechos anotados anteriormente se dan sin esperar a que largas
investigaciones desarrollen tecnologías implementadas ya en otros países o regiones
con resultados concretos, solo basta un proceso de transferencia de tecnología y su
posterior incorporación o adaptación para lograr los resultados mencionados. Hoy, en
día, bajo los nuevos esquemas mencionados, la necesidad de integración comercial
conlleva la necesidad de un contenido mucho mayor en la transferencia de tecnología,
que no solo abarque derechos reconocidos como exclusivos, como sucedía
anteriormente, sino otras experiencias y conocimientos que no son reconocidos como
derechos y que hoy en día juegan un papel de vital importancia tales como: el
establecimiento de centros educativos, fábricas, programas de entrenamiento industrial
y agrícola y estructuras de universidades con visión global y otros servicios que en
términos generales no tendrían una protección especial frente a terceros en el
momento de su incursión a un área determinada. De ahí, la importancia de estos
conocimientos.
En la actualidad, firmas de negocios internacionales buscan socios posibles en otros
países, ofreciendo sus experiencias tecnológicas e industriales para poder penetrar los
mercados extranjeros, todas favorecidas por las nuevas leyes de inversión extranjera
que flexibilizan y en algunos casos liberan totalmente el manejo de las regalías por
concepto de inversión en transferencia de tecnología.
Estas asociaciones con empresas nacionales son lo que se impone y en estas
asociaciones es cuando se presenta la transferencia de tecnología que, en su mayor
parte, se refiere a experiencias y secretos del negocio adquiridos en mercados más
activos y dinámicos.
Esta transferencia de tecnología se convierte en un medio eficaz para los países con
bajo nivel tecnológico y comercial, por medio del cual estos pueden alcanzar
conocimientos que ya han sido desarrollados por naciones más industrializadas,
35
evitando de esta manera, que se hagan cuantiosas inversiones en el desarrollo de
tecnologías ya implementadas.
Es mejor dedicar esfuerzos a investigar nuevas tecnologías y, utilizar aquellas
existentes a las necesidades del país. Es importante para concluir este tema, expresar
las palabras de la Naciones Unidas sobre el papel de las transnacionales en el
desarrollo de los países, palabras que en nuestro sentir reflejan en parte lo que se ha
querido esbozar en este trabajo. “La transferencia de tecnología, o las actividades de
comercialización de las empresas transnacionales, que adoptan diversas formas y se
llevan a cabo por diversos canales. La inversión extranjera directa ha sido
tradicionalmente una de las vías más importantes de la transferencia de tecnología; ya
que implica la reubicación física de sistemas de producción, capital y diversas formas
no integradas de tecnología, a partir del decenio de 1970, otras vías de transferencia
de tecnología han adquirido rápidamente importancia, entre ellas, las empresas mixtas,
los proyectos llave en mano y los acuerdos de concesión de licencias industriales, sean
estos representativos de derechos exclusivos, o conocimientos adquiridos a través de
la experiencia.”
Podemos mencionar que existen otras denominaciones con las que se conoce al
contrato Know How:
La doctrina mayoritaria denomina a esta figura jurídica como Contrato de Know How.
Sin embargo existe un sector, específicamente la doctrina española, en la que autores
como Linden, Arias-Schreiber, Figueroa Bustamante, entre otros, que utilizan la
terminología: Licencia de Know How. Asimismo, un sector minoritario emplean otros
términos, tales como: Cesión de Know How, Licencia Industrial, Cesión de Tecnología.
No obstante, es en el empleo de las voces contrato y licencia las que suscitan mayores
discusiones.
5.2.
Las partes
Las partes que intervienen en este tipo de contrato son las siguientes: Dador,
transferente, proveedor o licenciante del Know-How, es la persona, que es el titular
de los conocimientos, el cual se obliga a transferir los conocimientos técnicos,
modelos o avances constitutivos del know-how. Podría también incluirse la asistencia
técnica para el adiestramiento del personal del usuario o beneficiario.
36
Y el segundo que comparece a la celebración de un Contrato Know How es el
Beneficiario, usuario, receptor o licenciatario es aquella persona que recibe los
conocimientos transferidos y que se obliga al pago convenido (en un solo monto o a
través de regalías). De igual manera se obliga a no divulgar esos conocimientos, a
informar sobre las ventajas obtenidas, así como a devolverlos a la finalización del
contrato.
5.3.
Apuntes Históricos
Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, surgen una serie de
conocimientos que son celosamente guardados por las empresas; sin embargo, la
protección de éstos no podían ser encuadrados en el marco de las licencias de
patentes en razón de la fugacidad característica de los mismos, desarrollándose de
esta manera el denominado Know How Empresarial.
El Know How corresponde a la terminología del comercio estadounidense, apareciendo
fuertemente luego de la postguerra, sin ser traducido a otros idiomas, tomando forma
por sí solo, bajo esta caracterizante denominación.
Modernamente, en la doctrina, muchos autores se han preocupado de las deficiencias
o vacíos que se presentan en el tratamiento del Know How en el marco de su
contratación y tratamiento.
5.4.
Denominación del Know How
La aparición de la expresión Know How, en el comercio internacional sobre
conocimientos tecnológicos, es una elipsis de know how to do it, frase de origen
estadounidense que traducida puede indicar una serie de expresiones, sin embargo
para los fines de la presente investigación se considera adecuada la traducción a
“saber cómo hacer”, entendiendo que el término alude a la pericia técnica y la habilidad
práctica necesarias para ejecutar fácil y eficientemente una operación complicada,
destinada a producir bienes, servicios o una determinada forma de comercialización u
organización empresarial no protegidos por derecho de tutela industrial, de carácter
relevante y confidencial.
Claramente se puede señalar, que en diversos países ha tomado denominaciones
distintas, en Francia se denomina connaissances spéciales y también savoir faire,
inmerso en el derecho francés desde 1967; en Alemania, se designa con el nombre de
37
betriebliche Erfabrungen, la Cámara de Comercio Internacional de París emplea el
término “arte de fabricación” 20.
El tratamiento de substitutivos de la voz inglesa Know How, es frecuente en la doctrina,
de éste modo se reconoce como Know How, las traducciones: conocimientos
técnicos 21, conocimientos técnicos secretos 22, secreto industrial23, secreto empresarial.
En la presente investigación, por razones metodológicas se hará referencia tanto a los
términos know how, conocimientos técnicos, como secretos empresariales a fin de
desarrollarla adecuadamente.
5.5. Definición del Contrato de Know How
Para el autor Juan Farina el término de Know How se refiere a la pericia técnica y la
habilidad práctica necesarias para ejecutar fácil y eficientemente una operación
complicada, destinada a producir bienes y servicios. Este término ha cobrado rápida y
universal generalización, pero su traducción difiere según los diferentes países y
autores.
Es un contrato por medio del cual el proveedor, transfiere sus conocimientos y
experiencias (saber secreto) así como un bien intangible al receptor, autorizándolo para
que los utilice de una forma y bajo las condiciones que ambas partes acuerden
obligándose a su vez al pago de un precio por la transferencia realizada.
P. Denim, define al contrato de Know How como una convención por la cual una
persona, física o jurídica se obliga a hacer gozar al otro contratante los derechos que
posee sobre ciertas fórmulas y procedimientos secretos, durante un cierto tiempo y
mediante determinado precio.
El Contrato de Know How también se puede definir, como el conjunto no divulgado de
informaciones técnicas, no patentables, que son necesarias para la producción
industrial, de manera directa y en las mismas condiciones de un producto o de un
procedimiento, procedimiento de la experiencia, por lo que se puede colegir, que el
Know How es el complemento de lo que la industria no puede saber por el solo
reconocimiento del producto y el mero conocimiento de la técnica.
20
MASNATTA, Héctor. Know How y asistencia Técnica, en “Revista Derecho Comercial y de Las Obligaciones”, No.
19-24, año 4, Buenos Aires: 1971, Abeledo Perrot, página. 699.
21
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. RÉGIMEN Jurídico de los Conocimientos Técnicos, Op. Cit., Página
24.
22
PEREZ MIRANDA, Rafael. Régimen Jurídico del Secreto Industrial en México, en “Revista Derecho Industrial”,
Año 4, Nº 10–12, Buenos Aires, 1982, Editorial Abeledo Perrot, página 573.
23
GOMEZ SEGADE, José Antonio. EL SECRETO Industrial. (Know How) Concepto y Protección. Editorial Tecnos,
Madrid, 1974, página 123, Primera Edición.
38
La Ley de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), define al Know
How como el conjunto de conocimientos técnicos, datos, informaciones utilizados en la
industria, sin embargo se considera mucho más acertada la definición contenida en el
Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, del 27 de abril de 2004, relativo a la
aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de
acuerdos de transferencia de tecnología (el “Nuevo RECATT”), por el que se refiere al
Know How, como una información técnica sustancial, en virtud del valor competitivo y
utilidad para la empresa, es decir, es sustancial si mejora la posición del beneficiario
permitiéndole entrar en un nuevo mercado o dándole una ventaja sobre los
competidores porque carecen de los conocimientos técnicos en cuestión, considerando
a su vez que el know how se refiere a aquella información técnica no patentada.
En síntesis el Know How aparece en la historia como un término cómodo que sirve
para designar diversos conocimientos, siendo utilizado en la práctica, en el sistema
jurídico angloamericano, pero ni en este sistema ha quedado perfectamente definido.
El contrato de Know How es un contrato atípico en nuestro ordenamiento jurídico
nacional, debido a que no existe ninguna disposición legal, que refiera su tratamiento y
especiales características.
Es decir que el Contrato de Know How es un tipo negocial, muy distinto de los negocios
provenientes del derecho romano como de aquellos de aparición posterior; es un
contrato complejo que tiene causa única. Su complejidad se manifiesta tanto a nivel
morfológico, como desde el punto de vista de su fisiología o funcionamiento, ya que
éste responde a una unidad causal, que va más allá de las causas particulares de cada
uno de los contratos o prestaciones aisladas. El contrato de Know How es en definitiva,
un contrato sui generis, complejo y con causa única, en cuyos elementos o
prestaciones existe una fusión coherente entre ellos que resultaría imposible respecto
de cada uno de ellos, el mantener su estructura y finalidad si se pudiera escindir.
Por ende debe ser entendido, como un contrato especial atípico que involucra aspectos
relacionados, en cierta forma, con los contratos de propiedad intelectual y aristas
muchas veces consecuentes con inventos no patentados, creaciones literarias o
musicales o conocimientos técnicos, comerciales, empresariales e industriales de
amplia naturaleza posibles o no de ser patentados. El contrato de Know How debe ser
entendido en nuestros días como un contrato de empresa internacional en el que la
primacía de la oportunidad comercial es clave.
39
5.6. Objeto del Know How
El Objeto del Contrato de Know How, es otorgar por un plazo de tiempo determinado
un conocimiento especializado, que esta caracterizado por ser confidencial, sustancial
e individualizado. De igual manera es el aprovechamiento del conocimiento organizado
con la utilización y explotación industrial o mercantil, y que no este patentado, que es
posible su uso con carácter patrimonial.
5.7. Naturaleza Jurídica del Contrato de Know How
En la doctrina el tema relacionado, a la naturaleza jurídica de una institución es un
tema controvertido, en el caso del Know How, no podemos hacer una excepción, de
este modo en el marco del tratamiento doctrinario, se establecen una serie de teorías
referidas a esta problemática, considerando que para efectos de la presente
investigación se comparte el criterio de la teoría del bien inmaterial, abordando el tema
desde la postura imperante en la doctrina.
Al respecto no existe un análisis detallado sobre dicho tema, pero existen coincidencias
en la doctrina respecto a su estudio como señalan Eduardo Chuliá y Teresa Beltrán
quienes indican que “se trata de un contrato mixto o complejo, y que por tanto, su
régimen jurídico será el que se desprenda de lo pactado por las partes; por analogía de
las normas que regulen los contratos más afines, de que se trate, por último, serán de
aplicación los principios generales del derecho de las obligaciones” 24.
Por otro lado, señala Stumpf 25, que la naturaleza jurídica relacionada con el contrato de
Know How ha sido desarrollada con la práctica y que a la fecha carece de regulación
jurídica, posición que venimos señalando con énfasis durante el desarrollo de la
presente investigación.
También en lo que se relaciona a la naturaleza jurídica del contrato de Know How, una
de las posiciones que se sostiene es la de considerar al contrato de know how como un
contrato de carácter empresarial; por ende, es criticable la desnaturalización y
aplicación inadecuada de determinadas instituciones contractuales en referencia al
tratamiento del know how, por ejemplo la calificación de contratos para la transmisión
de know how tales como, contratos de alquiler, licencia, venta o cesión. En tanto que
ninguna de estas figuras brinda un encuadre legal apropiado para dichos contratos,
pues lo que les da sustancia es la obligación de hacer del proveedor del know how,
24
CHULIA VINCENT, Eduardo y Teresa Beltrán Alandete. ASPECTOS Jurídicos de los Contratos Atípicos.
Factoring, Joint Venture, Tarjeta de Crédito, Franquicia y Know How. Editorial Bosch, Barcelona, 1996. Página 247.
25
STUMPF, Herbert. EL CONTRATO Know How. Editorial Temis, Colombia, 1984. Página 6, 1ª edición.
40
consistente en su revelación al receptor, a cambio de una contraprestación, lo cual es
únicamente un breve acápite de la estructura contractual del know how.
Del análisis de diversos textos e investigaciones relacionadas con el Contrato de Know
How, se ha determinado que este merece un tratamiento legislativo, jurisprudencial y
doctrinario sui generis tendiente a formalizar su singularidad en la esfera contractual,
no es correcto sostener que debemos tratar este contrato a la par de figuras
contractuales existentes en nuestro medio sean las típicas o atípicas. Por ende, aunque
existen algunas similitudes con respecto a otros contratos, y que son útiles también
para el desenvolvimiento económico empresarial, guardan diferencias con respecto a la
estructura contractual del Know How.
5.8. Caracteres del Contrato de Know How
Las características propias de este contrato se distinguen sobre los siguientes
apartados doctrinarios a considerar:
•
Por su estructura el contrato de Know How es un Contrato Atípico. El Contrato
de Know How, carece tanto en el marco nacional como internacional de una
adecuada regulación, existiendo únicamente una tipificación en el ámbito social,
pese a tener identificación propia y reunir los requisitos necesarios para ser típico,
no ha merecido aún recepción legislativa mediante disciplina particular, claro está
que el contenido de estos contratos ha sido desarrollado in extenso por la práctica
más que por la normatividad imperante.
•
Este tipo de contrato es innominado. (por cuanto no tiene una denominación
jurídica única).
•
Es un contrato bilateral. Pues en este contrato sólo existen dos partes y no es
posible sub-contrataciones.
•
Desde el punto de vista de su autonomía el Contrato de Know How es un
Contrato Principal. Es un contrato que tiene vida propia, siendo independiente
jurídicamente de cualquier contrato que participe en la estructura negocial. Ya que
no depende de ningún otro negocio jurídico que le preceda. Si bien ocurre muchas
veces que el contrato de know how vaya acompañado de otros contratos que lo
complementan,
ello
en
modo
alguno
supone
independientemente de otros negocios jurídicos.
41
que
no
pueda
subsistir
•
Por su forma, podemos afirmar que en un principio se trata de un contrato
consensual. Sobre este extremo existe una seria discusión en la doctrina, sin
embargo la gran mayoría sostiene que se perfecciona con el mero consentimiento
de las partes no requiriendo ningún requisito adicional. Cabe señalar, que por
razones de seguridad jurídica, su formación debería obedecer a una calificación de
carácter ad solemnitatem sometida a algún registro, como se realiza en otros países
tales como Argentina y México.
•
Complejo. Como su objeto es muy amplio, puede dar lugar a diversas formas
obligacionales.
•
Por su valoración el contrato de Know How es un contrato Oneroso. Dado que
las ventajas que procuran cada una de las partes contratantes serán concedidas,
sólo si se configura la realización de la prestación que cada una haga o se obligue a
hacer a favor de la otra. Cabe mencionar, que existe la posibilidad de establecer
excepcionalmente la gratuidad de los mismos. En otras palabras, se confiere
ventajas y sacrificios para ambas partes
•
Por el riesgo que produce a los contratantes, se trata de un contrato
conmutativo. Tanto la empresa proveedora del Know How como adquiriente,
realizan la valoración del sacrificio y la ventaja que le depara la celebración del
mismo.
•
De duración. En un Contrato de Know How, las prestaciones tanto del dador como
del beneficiario, se van ejecutando en el tiempo, durante un lapso prolongado.
•
De tracto sucesivo. El contrato de Know How implica que su ejecución esté
diferida en el tiempo. En efecto las prestaciones, que supone la cesión del know
how generalmente se llevan a cabo a lo largo de un proceso productivo. El contrato
puede configurarse como uno de ejecución continuada o bien como uno de
ejecución periódica o escalonada.
•
Por sus prestaciones el Contrato de Know How es un Contrato de
prestaciones recíprocas. Esto quiere decir que tanto la empresa dadora es
acreedora del royalty, e inversamente deudora de los conocimientos especializados,
mientras que la empresa beneficiaria es acreedora de los conocimientos
especializados, siendo deudora de la suma acordada como contraprestación o
royalty. Es decir tiene una estructura objetiva provista de prestación y
contraprestación. Cabe reiterar que las prestaciones del dador y beneficiario tienen
42
diversa índole no limitándose a un dar sino también a obligaciones de hacer o no
hacer.
•
Es un contrato de Empresa. La estructura contractual del Contrato de Know How
obedece a considerar que cuando menos, una de las partes contratantes o ambas
son empresas. Aunque queda demostrado, en la doctrina que esto es relativo, ya
que ello es posible inferirlo de la Ley de Competencia Desleal Española de 1991.
•
De colaboración empresarial. En el contrato de Know How convergen dos sujetos
contractuales distintos, con propósitos igualmente distintos, en el cual existe una
estrecha colaboración. El cumplimiento de la obligación por parte del proveedor o
dador de la tecnología no se efectúa en un sólo instante, sino que ésta se cumple
en un lapso de tiempo determinado y conforme lo requieran las circunstancias
particulares.
•
A Cláusulas Generales. En el Contrato de Know How, existen una serie de
cláusulas que abarcan solamente determinadas partes del contrato, las cuales han
sido impuestas por el uso contractual, de igual manera por la aplicación supletoria
de determinados cuerpos normativos, dependiendo del país en donde se dé, sin
embargo existen aspectos contractuales posibles de ser negociados por las partes.
•
Por su función, el contrato de Know How es un contrato de carácter
constitutivo. Esto quiere decir que este contrato es creador de diversas situaciones
jurídicas, en contraposición a los contratos extintivos o resolutivos, cuyo objetivo es
poner fin a relaciones existentes. Tampoco es un contrato modificativo ni
regulatorio, aunque nada impide que lo sea, cuando tiene por finalidad modificar o
añadir nuevos elementos, respectivamente, a una relación jurídica preexistente.
5.9. Subtipos del Contrato de Know How
5.9.1. Contrato de Know How Puro
Es aquel en el que una empresa cede a otra la asistencia o conocimientos técnicos
necesarios para el proceso de producción. En este caso, los conocimientos trasferidos
nos son propiedad de quien los vende, sino que en principio dichos conocimientos
pueden ser utilizados comercialmente por cualquier persona experta en la materia. 26
26
Plusformación,
Contrato
Know
How,
consultado
http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Contrato-Know-How. 15 de mayo de 2013.
43
digitalmente
en
5.9.2. Contrato de Know How Mixto
Entendemos por este contrato a aquel en el que una empresa, además de la
transmisión de tecnología cede a otra el derecho a la utilización de patentes, marcas,
rótulos, nombres comerciales, entre otros. En estos casos, quien transfiere los
conocimientos tiene un derecho exclusivo de propiedad sobre ellos, es decir, que es el
titular de un derecho de patente sobre dichos conocimientos; esto es lo que se
denomina tecnología patentada. Existen tantos contratos de transferencia de tecnología
como objetos se pretendan. 27
5.10. Elementos del Contrato de Know How
Existen una serie de elementos que deben ser considerados en el tratamiento del
Contrato de Know How, pues todos y cada uno de ellos son importantes en su
configuración, tienen la particularidad de que se fusionan entre sí y le dan
sustentabilidad al mismo, los cuales se mencionan a continuación:
Los elementos que caracterizan al Know How son los siguientes:
a)
Práctico: Porque es útil, funcional, beneficioso, aprovechable, real.
b) Probado: Todos los procedimientos han sido ensayados, demostrados y
comprobados, a la vez seguros y acreditados.
c) Original: Porque es nuevo, peculiar, interesante. Es esta característica lo que lo
hace confidencial durante la vida del contrato y luego de su terminación.
d)
Específico: Es un conjunto de técnicas, procedimientos y métodos definidos e
individualizados e identificados en forma concreta.
e)
Generalmente no patentado y secreto: En el sentido que no es comúnmente
conocido.
f)
Reproducible: Es fácilmente transmisible de manera oral, en sesiones de
entrenamiento o por escrito en los contratos y/o manuales.
g)
Sustancial: Por el hecho de que el mismo incluye información importante para la
venta de los productos o la prestación de los servicios, para la presentación de los
productos, las relaciones con la clientela y en general con la gestión operativa y
administrativa. 28
Elementos Reales: Estos lo conforman el conocimiento, la pericia o experiencia y el
precio.
Elementos Formales: Para el faccionamiento del Know How, no se exige una forma
específica para su validez.
27
Ibid. Página 43.
CANUDAS, Carlos Dr. Know How y franquicias. Seminarios Virtuales JP&A, consultado digitalmente en
http://www.mercadeo.com/31_know-how.htm.
28
44
En relación a la esencia del Know How, consiste en que es un secreto sobre un
conjunto de conocimientos de carácter industrial (de productos o procedimientos),
comercial o para la prestación de un servicio, que proporcionan una ventaja competitiva
a quien los posee, y que se esfuerza por no divulgarlos.
Los Elementos Constitutivos que se desprenden de lo enunciado anteriormente:
•
Secreto sobre conocimientos útiles: Ya que recaen sobre conocimientos que
permiten la satisfacción de necesidades.
•
Ventaja competitiva para el poseedor del secreto: Significa que es fuente de
ganancias para el titular de los derechos sobre el secreto.
•
Carácter industrial o comercial del secreto: Se hace referencia, entonces, al
concepto amplio de empresa.
•
Esfuerzo para la no divulgación de los conocimientos: Pues el titular de los
derechos ejecuta acciones que tienden a impedir que terceros conozcan el secreto
empresarial, de donde se deduce que si el poseedor del secreto, otorga ventajas
competitivas sobre las demás empresas, y no toma las medidas de ocultamiento
correspondientes no podrá hablarse de secreto empresarial, ni el ordenamiento
jurídico le otorgará la protección al poseedor del secreto.
En referencia al primer elemento del secreto empresarial (conocimiento útil); implica
que el Know How es un secreto en donde existe una reserva mental sobre un
conocimiento. En relación a la
tecnología no solo comprende el conocimiento
científico, referido en muchas ocasiones a conocimientos útiles obtenidos en virtud de
la experiencia empresarial, citamos como ejemplo, los conocimientos que se poseen de
quiénes son los distribuidores de la mejor materia prima o sobre las cualidades que
debe reunir el personal para obtener mayores rendimientos.
En una franquicia es parte fundamental del acuerdo entre franquiciante y franquiciado,
colocar al franquiciado en disposición y en la mejor posición de explotar su negocio con
las ventajas y experiencias adquiridas por el franquiciante a lo largo de los años. Es
importante enfatizar que este conocimiento está conformado por experiencias positivas
y negativas (saber no hacer). Esto es el conocimiento de los éxitos y de los fracasos
que implica un aprendizaje de conductas o actividades que se deben o no se deben
hacer para el buen desarrollo de un negocio. El Know How se describe empíricamente
en los contratos y en los manuales de las franquicias. La forma de transmitirlo es
esencial, ya que le facilita al franquiciado la posibilidad de entrar en un negocio exitoso
sin experiencia previa y con conocimientos limitados.
45
5.10.1. Elementos Esenciales del contrato de Know How
El autor César Cáceres Barraza 29, refiere un listado en el cual estos elementos pueden
entenderse no de manera exhaustiva, en el contenido del Know How, pues obedecen a
una clasificación numerus apertus de acuerdo a los avances en el ámbito tecnológico,
empresarial, entre otros; así tenemos:
Información referente a la investigación y desarrollo:
Comprende todo lo referente a fórmulas, compuestos, prototipos, procesos, cuadernos
de laboratorio, experimentos, datos experimentales, datos analíticos, cálculos, gráficos
todos los tipos, diagramas todos los tipos, manuales de los datos de diseño y del
diseño, patentes, siempre y cuando no hayan sido divulgadas previamente en escala
mundial. Asimismo todo diseño industrial, que incluya dibujos de construcción,
procesos con indicación de tiempos y tolerancias, sistemas de producción. Asistencia
Técnica, que corresponde a cálculos para montaje, trabajos de programación,
adiestramiento de personal como es el caso de construcción y equipamiento
Especificaciones para los procesos y maquinaria de producción:
Estos son los conocimientos técnicos de producción, así como conocimientos técnicos
negativos, información referente a control de calidad, procedimientos de control de
calidad, manuales de control de calidad, expedientes de control de calidad,
conocimientos técnicos de mantenimiento y conocimientos técnicos negativos, ventas e
información de la comercialización
Información concerniente a ventas y comercialización:
Se refiere a todo lo relacionado con pronósticos de ventas, planes de promoción de la
comercialización y de ventas, informes de llamadas de ventas, información competitiva
de inteligencia, información referente a clientes, listas de clientes, necesidades del
cliente, hábitos de consumo, grado de confianza del cliente, ventas e informes sobre la
comercialización.
Información financiera interna:
Comprende la información financiera de la empresa, documentos financieros internos,
presupuestos, pronósticos, márgenes del producto, costes del producto, informes de
funcionamiento,
balances
y
estados
de
pérdidas
y
ganancias,
información
administrativa interna, desarrollo comercial que se refiere a procesos y técnicas de
mercadeo, también incluye gerenciamiento.
29
CÁCERES BARRAZA, César Augusto. LA PROTECCIÓN Jurídica de los Secretos Empresariales. Lima, 2002,
Página 66.
46
5.10.2. Elementos Subjetivos o Personales
Los elementos personales que concurren en el Contrato de Know How son dos:
Dador: Que es el propietario del conocimiento técnico a quien también se le denomina
proveedor, transferente, licenciante o cedente.
Beneficiario: Es el adquirente, a quien también se le denomina licenciatario, usuario o
receptor.
Debe señalarse que la relación que se da entre los sujetos es intuito personae; ya que
si ocurre el acto de contratación por Know How con terceros implica el riesgo de
pérdida del control que el dador poseía sobre ellos.
5.10.3. Elementos Típicos
Dentro de los Elementos Típicos del Contrato Know How tenemos los siguientes:
Precio o Royalty: Al pago o precio de este contrato se denomina royalty o “regalía”,
esta regalía consiste en:
• Una cantidad fija mensual o anual denominada Lump Sum, o en una parte
proporcional al uso o explotación que se haga de dicho conocimiento o know how 30; la
cual puede asumir una serie de variantes:
• Ya sea que se trate de un porcentaje de las ventas totales o netas; o
• Un porcentaje de las ventas brutas; o
• Un porcentaje sobre cada mercancía vendida; o
• Un porcentaje sobre cada mercancía producida; o
• Un porcentaje sobre cierto tipo de unidades de medidas (ya sea longitud, volumen,
peso, etc.) que salgan de la fábrica o empresa beneficiada. Este porcentaje, es
enteramente arbitrario y sujeto a lo que determinen las partes en cada caso durante el
período de negociación contractual, ello en mérito del principio constitucional de la
libertad de contratación.
Es frecuente, que en el Contrato de Know How, se fijen regalías máximas y mínimas
para períodos determinados; como cita Eduardo Guillermo Cogorno 31: “La regalía
mínima permite al proveedor asegurar su inversión... Mientras que la regalía máxima
estimula al beneficiario para que éste haga uso más eficaz de la tecnología
transferida...”
30
31
COGORNO, Guillermo E., TEORÍA de los Nuevos Contratos. Editorial Meru, Buenos Aires, 1987, página. 269.
COGORNO, Guillermo E., TEORÍA de los Nuevos Contratos. Op. cit., página 270.
47
En los casos de cesación de la confidencialidad de la información especializada, se
deberá tener en consideración en primer término si dicho supuesto fue establecido en
los términos contractuales, caso contrario se deberá resolver acorde a los principios
generales de la contratación civil y los principios generales del derecho. Es adecuado
considerar, que en la doctrina y la contratación internacional se considera en primer
término que después de extinguida la confidencialidad de la información el beneficiario
deberá hacer entrega de las contraprestaciones respectivas, durante el tiempo en que
el secreto se mantuvo y es justo que se abone por ello, de acuerdo a lo que dispone
incluso la Ley Alemana contra restricciones a la Competencia (GWB) 32.
Al momento de determinar el precio, es conveniente precisar los costes. Los mismos
que incluyen varios elementos que pueden agruparse según el International Institute for
Environment and Development (IIED), en tres categorías: 33
• Costos previos a la contratación, tales como los representados por la explotación del
mercado internacional con el fin de adquirir conocimientos técnicos no patentados
(Know-How), la creación de capacidades tecnológicas y de negociación interna (en el
caso del comprador) o la generación de los conocimientos objeto de la transacción (en
el caso del vendedor).
• Costos directos correspondientes al proceso mismo de la transferencia y al pago
propio del contrato.
• Costos indirectos correspondientes a los insumos y recursos atados al contrato de
transferencia de tecnología, venta de patente, o asistencia, según el caso.
Forma de Pago: Existen diversas formas de pagar el acceso al Know How, ya sea en
lo que corresponde al momento de pago o en el mecanismo de compensación:
• Cuando se trata de un pago adelantado al momento de suscribirse el contrato, es que
se está hablando de una cláusula internacionalmente conocida como down payment
out of pocket expenses 34.
• Otras veces, cuando el precio y el pago pactado es una suma total, se conviene que
vaya variando conforme a índices preestablecidos ajustados periódicamente, en este
caso la doctrina refiere al denominado Lump Sum o a lo que una traducción literal
referiría como pago o entrega de dinero en una sola armada.
• Otra forma es la cesión de acciones 35. De este modo, se puede establecer que al
monto total o parcial de la regalía se capitalice en el beneficiario del Know How,
mediante la contratación propuesta, de este modo, la emisión de acciones liberadas, es
considerada una de las formas de pago desarrolladas en el ámbito de contratación
internacional. Este método implica ventajas e inconvenientes, ya que si el royalty se
32
STUMPF, Herbert, EL CONTRATO de Know How. Op. cit., página 86
SIERRALTA RÍOS, Aníbal, “El Contrato de Know How”, en Revista Jurídica del Perú, Op. cit, página 195.
34
CONSTANTIN CASAS, Talía y Jaime Trujillo García, EL KNOW How. Edición universidad Javeriana, Bogotá,
1986. página 92.
35
SIERRALTA RÍOS, Aníbal. “El Contrato de Know How”, en Revista Jurídica del Perú, Op. cit,, página 195.
33
48
capitalizase evita la salida de divisas al exterior, pero después aquellas divisas que no
salieron como regalías saldrán como dividendos.
Cláusulas Especiales que suelen ser incorporadas en la parte dispositiva al
faccionar un Contrato de Know How:
A continuación se exponen algunos ejemplos de cláusulas que suelen ser incorporadas
en los contratos de transferencia de conocimientos o Know How. El contenido definitivo
del contrato, así como la redacción de sus cláusulas, dependerá del resultado de la
negociación sostenida entre las partes contratantes. Asimismo la adquisición del Know
How se conviene en base a contratos tipos cuya concepción general responde a los
intereses del proveedor o dador, dentro de las cláusulas más usuales que se
establecen en los Standard Form se mencionan aquellas a las cuales la doctrina y la
jurisprudencia han dado una mayor acogida, las que enunciaremos a continuación:
De “amarre” (Tying Clause):
Esta cláusula es la que obliga al beneficiario del Know How a adquirir materias primas,
productos semi elaborados o bienes de capital del mismo dador o a terceros por el
sindicado, que generalmente son empresas vinculadas al mismo. En el ámbito del
Derecho Comparado, la Normatividad Argentina prohíbe éste tipo de cláusulas, salvo
casos expresamente necesarios, pues se considera como casos estrictamente
necesarios aquellos en los que de alguna manera se vea comprometida la
confidencialidad del Know How, la no existencia de otros oferentes o porque las
condiciones técnicas así lo exijan, la normatividad argentina prevé los dos últimos
casos, sin embargo, la dación de una norma especializada sea en el ámbito
comunitario o nacional, debe tener en consideración la primera propuesta esgrimida en
el presente apartado.
De Paquete de Licencias o Package Licensing:
Esta cláusula, obliga al dador a proveer la totalidad de la tecnología, para satisfacer
plenamente el objeto del contrato, de modo de permitir que el adquiriente o beneficiario
continúe con la fabricación o dación del servicio especializado de una manera
autónoma hasta el fin del contrato.
Es de considerar, que para un sector de la doctrina el Contrato de Know How, en el
extremo referido a la Cláusula en mención, hace alusión a todo aquél derecho que está
relacionado al uso de una licencia 36. Sin embargo, es necesario señalar, que no es un
requisito sine qua non que todo Contrato de Know How dependa necesariamente de
36
COGORNO, Eduardo Guillermo. TEORÍA y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales. Ediciones Meru,
Buenos Aires, Argentina, 1979. Página 281.
49
Derechos Amparados por el ámbito de la Propiedad Industrial, ya que muchas veces la
estructura contractual del Know How obedece a una constitución pura o mixta.
De Absorción de Tecnologías:
Todo contrato de Know How incluye por antonomasia la necesidad de un período de
entrenamiento y capacitación (training). Dicho período permite la posibilidad que la
empresa dadora tenga acceso de manera exclusiva y sin retribución a parte de la
tecnología, a fin de que en una etapa del proceso se realice mediante el procedimiento
de entrega a la empresa beneficiaria.
Es de hacer notar que el Know How es un contrato poco regulado y sobre el cual no
existe una regulación ni nacional, ni comunitaria expresamente, acerca del uso de los
conocimientos especializados a posteriori de la expiración del contrato, esto implica
una restricción para el beneficiario, quién debe enfrentar el hecho de la posibilidad de
perder la posición ventajosa alcanzada en el mercado y las inversiones realizadas; o la
necesidad de volver a contratar con el proveedor o dador del Know How bajo
condiciones desventajosas. Debido a esto es imperioso tener en cuenta la necesidad
de que el receptor o beneficiario continúe en el uso de los conocimientos
especializados, aún después de la expiración del contrato, pues siendo una empresa
exitosa continuará el beneficiario pactando con el dador, para no perder su posición
ventajosa en el mercado ni su inversión; sólo en el caso de la industria farmacológica,
dicha libertad debería ser compatible con el eventual mantenimiento de la respectiva
confidencialidad.
De Exclusividad o Exclusive Use:
Esta cláusula puede ser optativa en la contratación referida al Know How, si bien se
estima que debe haber una exclusividad en el contrato, ésta se refiere al extremo que
el dador debe abstenerse de realizar contratación sobre el mismo know how a dos
beneficiarios o receptores que estén ubicados en un mismo territorio, incluso a dos
usuarios que estén actuando en un mismo mercado.
Pero si esto ocurriera, o si no se estableciera la cláusula de exclusividad, el beneficiario
debe exigir del dador las mejores condiciones que pueda haber con terceros, ya sean
éstas de carácter técnico o de carácter económico.
De Provisión de Tecnologías o Cross Licensing Clause:
Así se denomina a la cláusula que constriñe que la provisión de una tecnología, refiere
su conformación a más de un proceso o sistema en propiedad plural o diversa. En
algunas ocasiones, la tecnología para elaborar un producto o brindar un servicio, es la
50
suma de varios procesos o etapas, las mismas que son de propiedad de igual número
de personas. Entonces se suscitan las siguientes situaciones:
• Que los cedentes se asocien formando un pool para la adecuada explotación; o
• Que en el mejor de los casos, uno de ellos, el proveedor principal, contrate a nombre
y en representación de los otros; o
• Que el proveedor principal otorgue su tecnología y la ceda de forma complementaria.
Cláusulas referidas a las Restricciones:
Estas son frecuentes y diversas, son aquellas que pueden limitar el uso y la explotación
del Know How materia de contratación.
• Se ha mencionado con anterioridad en el desarrollo del presente trabajo de
investigación, que la exclusividad de índole territorial o en un mismo mercado es
fundamental con los fines de que la parte beneficiaria tenga una ventaja representativa
a determinada oportunidad comercial, no se considera, de carácter constitutivo en la
estructura contractual de este tipo de contratación, pero podría ser considerada como
una cláusula restrictiva.
• Así también, la prohibición de exportar o la limitación de cupos y mercados de
exportación, puede ser considerada como una usual forma de restricción en el mercado
internacional.
• El hecho de que el dador tenga la facultad de inspeccionar los estados financieros de
la sociedad o empresa, es otra restricción. Por su lado, la empresa proveedora o
dadora tiene como responsabilidad mantener los patrones de calidad de los productos
al nivel mínimo de los fabricados en el país de origen.
En resumen podemos decir que las diferentes restricciones y medidas de control que
impone el dador, deben ser negociadas bajo dos premisas claves: la protección de la
confidencialidad del Know How y la oportunidad comercial del beneficiario.
Del Otorgamiento de Mejoras o Grant Back Clause:
Esta cláusula estipula que el dador es el propietario de las mejoras e innovaciones
producidas por el beneficiario, sin necesidad de realizar contraprestación alguna a favor
del adquiriente. Existen dos posiciones que enuncia la doctrina sobre el particular: la
primera que da pleno valor y derecho al proveedor del conocimiento especializado, ya
que el usuario logra dicha innovación, una vez que el mayor marco de investigación ha
sido cubierto por la empresa proveedora, por ende sería incorrecto que quien realice un
esfuerzo menor resulte beneficiario de algo que fue creado por quien dedicó tiempo y
denuedo en desarrollar la idea principal. 37 Mientras que la segunda posición alude, a
una posibilidad de apropiación por parte de la empresa adquiriente de la innovación
37
SIERRALTA RÍOS, Aníbal. “El Contrato de Know How”. Revista Jurídica del Perú, No. 38, Año LII, Lima,
Septiembre 2002, página 195.
51
desarrollada, lo cual implicaría su integración a un pool. La posición a la que el autor de
la presente investigación se adhiere, es la segunda, ya que en caso de incurrir el
beneficiario en la adhesión de alguna mejora, ésta debe ser valorada por las partes a
fin de ser compensada por el proveedor o dador, protegiendo de esta manera el
monopolio de facto instaurado por el dador, reconociendo de cierta forma el esfuerzo
realizado por el ingenio creativo del beneficiario del conocimiento especializado.
De Confidencialidad (Secrecy Agreement):
La confidencialidad es un elemento integrante de la esencia misma del Know How,
cabe hacer mención que al no tener una protección jurídica per se establecida en
nuestra legislación y mucho menos jurisprudencialmente, se deberá acudir a la
necesidad de su inclusión en todo contrato que implique la transferencia de
conocimientos especializados con utilidad económica para determinada empresa, ello a
fin de preservar y limitar la integridad de dichos conocimientos, así como su posible
decaimiento en la esfera del conocimiento público.
Todo usuario del Know-How debe de evitar la divulgación del conocimiento
especializado que se transmite en virtud de este nuevo tipo de contratación; sin
embargo“...no se le puede responsabilizar, plenamente del resultado concreto que
devenga de factores extraños a su voluntad y que vengan a interferir en la
conservación del secreto a decir de los autores” 38.
Del Otorgamiento Paralelo de Licencia o Parallel Licensing Clause:
Es una cláusula contractual en la cual se establece la posibilidad de usar un mismo
conocimiento especializado por diversos receptores o beneficiarios que están ubicados
en distintos países, y asociados por una comunidad de intereses entre sí.
Non Attack Clause (Cláusula de No Agresión):
Por esta cláusula entendemos que el receptor o beneficiario se compromete a no
cuestionar la validez de la tecnología transferida por el proveedor o dador.
De Escape (Escape Clauses):
En ésta cláusula, se infiere que el adquiriente del Know How, en el caso que los
resultados no logren ser los esperados, podrá resolver el contrato en mérito de la forma
establecida por las partes. En la actualidad su utilización en el marco de la contratación
internacional, viene incursionando con mucha utilidad.
38
SIERRALTA RÍOS, Aníbal. “El Contrato de Know How”. Revista Jurídica del Perú, Op.cit, página 198.
52
5.11. Derechos y Obligaciones de las Partes
5.11.1. Derechos y obligaciones del Dador
Derechos del Dador
a. Recibir el pago a su favor por la transmisión de conocimientos. Es indispensable
considerar, que uno de los presupuestos del contrato de Know How es el referido al
pago de una contraprestación por el aprovechamiento y uso del know how, que
también es conocido con el término de regalías. Generalmente existen parámetros para
la deducción del pago de estas regalías en virtud de la valoración de determinados
factores que generalmente son tres: Volúmenes de producción, Ventas y Utilidades. Sin
embargo, autores como Herbert Stumpf 39 consideran otros factores para la
determinación del pago de regalías, tales como: el estado de la técnica, los gastos
originados del know how, modos de cooperación, etc., ello puede deducirse del rubro
referido a forma de pago expuesto con anterioridad.
b. Exigir que se guarde reserva de los conocimientos otorgados. En este extremo es
recomendable con el fin de preservar la reserva y confidencialidad de los
conocimientos otorgados, la tutela de los mismos con anterioridad y posterioridad a la
suscripción del contrato de Know How. De este modo, la suscripción de precontratos de
know how 40, resulta recomendable en cuanto a la posibilidad que un beneficiario,
quiera evaluar la calidad del know how, objeto de contratación; por ende, existe el
riesgo que voluntaria o involuntariamente los conocimientos puedan ser filtrados y
pierdan de este modo la exclusividad que los caracteriza perjudicando al dador 41.
Se cita como ejemplo que en el Perú, el Tribunal de INDECOPI ha tenido una serie de
pronunciamientos respecto de la revelación de secretos empresariales o know how,
como se señala a continuación: “De conformidad con lo establecido por el Artículo 15
de la Ley (Decreto Ley Nº 26122) la divulgación o explotación de un secreto comercial
industrial sin autorización del titular, realizada por quien tuvo acceso ilegítimamente a la
información o por quien accedió a ella de forma legítima, constituye un acto de
competencia desleal. Adicionalmente, el Artículo 121º del Decreto Legislativo Nº 823,
Ley de Propiedad Industrial, establece que sin perjuicio de las acciones civiles y
penales a que si hubiere lugar, la comisión es competente para conocer aquellas
39
STUMPF, Herbert. EL CONTRATO de Know How. Editorial Themis, Colombia, 1984, Página 76.
STUMPF, Herbert. EL CONTRATO de Know How. Op. cit., Página 40.
41
LLOBREGAT HURTADO, María Luisa. LA PROTECCIÓN del Secreto Empresarial en el Marco de la
Competencia–Una aproximación al concepto de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano. Editorial Cedes
S.L., Barcelona, 1999, Página 220.
40
53
denuncias referidas a la revelación, adquisición o uso de secretos industriales por parte
de terceros; de manera contraria a las prácticas leales del comercio” 42
c. Exigir un informe sobre los avances y desarrollo de sus conocimientos. Se considera
mayoritariamente en la doctrina, que la información referente a los avances y desarrollo
de los conocimientos por parte del beneficiario, sea en base a rendición de cuentas en
virtud de la producción, del volumen de ventas, la calidad de los productos o servicios,
introducción de mejoras, etc., todos estos tipos de informaciones deben estar de
manera constante en poder y conocimiento de la parte dadora, con la finalidad de
procurar que el servicio o producto conserve su posición en el mercado, y por ende en
fe de la preservación de la oportunidad comercial.
d. Exigir calidad de los productos o servicios sobre los que se aplica el Know How.
Siempre será bueno estipular en los contratos de know how, cuáles habrán de ser las
pautas de calidad para la elaboración del producto o servicio. También será
imprescindible determinar cuáles serán las cualidades o nivel de rendimiento y
optimización del objeto del know how. En todos los contratos de Know How, debemos
tener en cuenta todas las pautas de calidad tendientes a la elaboración del servicio o
bien, de este modo en aquellos casos que sea necesario, el beneficiario deberá
proveerse de determinadas piezas o materias primas del mismo dador a fin de cumplir
con esta finalidad.
Es conveniente, establecer en un marco de regulación normativo especial, el
tratamiento de cláusulas relativas a la calidad del servicio, instituyendo previsiones
referidas a la regulación, fiscalización y control así como la determinación de derechos
que le competen al dador en caso se descubra vicios o fallas en la producción o
servicio. Debemos considerar la resolución contractual en caso exista una violación
grave y reiterada a la cláusula de calidad.
e. Recibir información sobre las mejoras producidas de la explotación. La regla general,
es que considerando que el titular del conocimiento especializado ha ejecutado una
serie de actos tendientes al desarrollo del mismo, las mejoras introducidas deberían ser
reconocidas a su favor, previo pago de la compensación dineraria respectiva, ello en
virtud de lo esbozado y tratado en la normatividad internacional.
Dada la naturaleza de este tipo de contratación es pertinente que existan cláusulas
detalladas en el contrato tratado en el presente capitulo, tendientes a la obligación por
parte del beneficiario de dar a conocer bajo su responsabilidad, al dador de la
42
CACERES BARRAZA, Cesar Augusto. LA PROTECCIÓN Jurídica de los Secretos Empresariales. Editorial
Cultural Cuzco, Lima, Perú 2002, Página 160.
54
implantación o creación de mejoras y de otorgarle los beneficios sobre los mismos,
previo pago de la contraprestación monetaria respectiva en virtud de la buena fe
contractual y de una adecuada preservación de la oportunidad comercial, a fin de evitar
la utilización de un Know How mejorado, que pueda perjudicar el Know How otorgado
primigeniamente.
Obligaciones del Dador
a. Proporcionar al beneficiario las fórmulas, conocimientos, técnicas, herramientas,
cálculos, proyectos, documentos, que son objeto del contrato.
b. Adiestrar y capacitar al personal de trabajadores del beneficiario.
c. Suministrar al beneficiario, todos los medios para que pueda ejercitar plenamente el
Know-How.
d. Proporcionar todo el Know How al beneficiario, a fin de que inicie el desarrollo del
negocio. Considerando que mediante el otorgamiento de este contrato, el beneficiario
adquiere el derecho a utilizarlo, por consiguiente el dador adquiere una obligación, que
puede ser de dar y/o hacer, según el objeto y características del know how.
Por lo consiguiente estaremos ante una obligación de dar; cuando los elementos del
Know How se plasmen en objetos, documentos, memorias, proyectos, fórmulas,
instrucciones o cualquier otro tipo de elementos documentales técnicos.
Consideraremos que es una obligación de hacer; en los supuestos en que el Know
How esté constituido básicamente por instrucciones, tales como: instrucción y
capacitación, la asistencia técnica de los empleados del beneficiario, así como
cualquier tipo de asesoría especializada con la finalidad de hacer un uso óptimo de
esos conocimientos, que este acorde a las necesidades del beneficiario en la
explotación del know how. Incluye por parte del dador el deber de suministrar la
prestación de asistencia técnica, lo que presume también el envío de personal técnico
especializado con el objeto de realizar las transformaciones adecuadas al fin
perseguido. Todo ello obliga a que en el contrato de Know How, y como anexo se tiene
que especificar el objeto de la asistencia técnica, el número de personas que aporta la
empresa transmitente o dadora, el obligado al pago de los salarios, dietas, entre otros,
la duración de la misma, y todas las medidas complementarias que son necesarias al
fin que se persigue.
55
5.11.2. Derechos y obligaciones del Beneficiario
Derechos del beneficiario:
a. El beneficiario tendrá el derecho de recabar y recibir toda la información necesaria.
Es oportuno mencionar, que el beneficiario del Know How, en virtud de la
contratación tendrá acceso a todo tipo de información que sea necesaria para el
desarrollo de la actividad empresarial respectiva, considerando que el conocimiento
especializado puede versar sobre diversos ámbitos, que pueden ser consolidados en
objetos materiales o de carácter incorporal, por ende el dador se compele tomando
en cuenta la característica del convenio en particular, al otorgamiento de todos los
instrumentos técnicos, documentales o medios respectivos, en los que se establece
el know how. Obviamente la entrega de éstos, se encontrará sujeta no sólo a las
pautas contractuales sino también a la necesidad de reserva y confidencialidad
respectiva a fin de preservar para beneficio de las partes contratantes la oportunidad
comercial en un determinado mercado, bajo las reglas de la sana competencia
empresarial.
Obligaciones del Beneficiario:
a. Obligación de pago.
El adquirente del Know How asume como obligación principal frente al dador, la del
abono de la remuneración acordada. No obstante, dadas las peculiaridades de estos
contratos, respecto a la obligación de pago existen varias modalidades: En primer
lugar, las cantidades a abonar se denominan regalías o royalties. En segundo lugar,
existen los denominados Forfaits que consisten en el pago de una suma única, o en
sumas aplazadas fijadas de antemano.
En referencia a la obligación de pago, cabe señalar que el pago del royalty es
efectuado durante la duración del contrato, aún cuando el conocimiento objeto del
contrato caiga en dominio público, salvo pacto en contrario. Obviamente, todo estará
condicionado a las cláusulas del contrato, que en caso de no ser prevista se someterá
a la regulación contenida en el ámbito Civil en referencia a la disolución contractual.
b. Obligación de guardar reserva y proteger la exclusividad de los conocimientos
transmitidos.
Esta obligación es impuesta por el dador en el contrato, ya que su divulgación significa
la pérdida de la eficacia del contrato en mención; la inclusión de esta cláusula es de
índole obligatoria. En este caso la obligación del Beneficiario es de no divulgar el
secreto en que consiste el Know How, y está ligada al plazo de vigencia establecido
56
para el contrato en su conjunto. De allí que vencido el término de duración del acuerdo,
es normal que cese la obligación de no divulgar la información. Sin embargo, se puede
observar que tal alternativa tendría efectos antieconómicos, dado que aceptar esto
implica poner a disposición de cualquier tercero los conocimientos técnicos que tanto le
ha costado mantener en confidencia al dador. Equivale en otras palabras, a
desprenderse definitivamente de su know how más allá de los límites temporales de la
licencia, una cláusula que desincentivaría la celebración de los contratos de know how
de por sí.
En resguardo de los intereses del titular del Know How, lo más lógico debería ser que
se estipule que la obligación de no divulgar el know how se extienda ultractivamente
más allá de la vigencia del resto de prestaciones contractuales, sea por un plazo
determinado o indefinidamente. Empero, esta última alternativa no estaría exenta de
inconvenientes, puesto que podría dar lugar a abusos en perjuicio del dador. Así
cuando no existe como en nuestra legislación una normativa como la italiana – en la
que se permitiría deducir la invalidez de una cláusula de secreto ilimitado contrastante
con el principio de la temporalidad del vínculo obligatorio – creemos que la obligación a
plazo indeterminado encontraría sus límites naturales en función al hecho que el know
how haya devenido en público dominio con posterioridad a la vigencia del contrato. De
presentarse esta última situación nada debería impedir al licenciatario no sólo divulgar
sino también explotar el know how sin límites puesto que con la entrada en dominio
público aquél no es más un secreto industrial y por tanto sería de libre acceso para
cualquiera. Admitir la solución opuesta, implicaría una seria restricción de la
competencia en perjuicio del licenciatario dado que tales barreras estarían siendo sólo
aplicables a él en virtud del contrato, más no al resto de competidores quienes sí
podrían explotar libremente la tecnología.
c. Obligación de explotación.
Es de gran interés para el dador que la técnica o conocimiento especializado que
transmite sea explotada adecuadamente; por ello, en las condiciones pactadas se
deberá convenir con el beneficiario que durante un período determinado se obligue a la
explotación del Know How transferido. Por otro lado, se debe incluir en la parte
dispositiva del contrato, una cláusula que prohíba el uso del know how al beneficiario
una vez vencido el plazo de duración; esta encuentra importantes dificultades prácticas,
ya que la devolución de la documentación técnica comunicada no implica el olvido de
los conocimientos e información transmitida durante la vigencia del contrato, siendo
oportuno la aplicación de un control en la etapa final del contrato, a fin de evitar
excesos por parte del beneficiario del know how.
57
La doctrina ha considerado, la necesidad de establecer de manera contractual la
implantación de una Cláusula de Confidencialidad Post Terminación del Contrato, así
como la inclusión de Cláusulas de Prohibición de Competición por parte de la empresa
beneficiada por el tiempo que sigue a la expiración del Contrato de Know How.
d. Pagar puntualmente las regalías.
e. Una vez finalizado el plazo del contrato, el beneficiario deberá abstenerse en
general de utilizar todo lo concerniente a la explotación del Know How, y deberá
devolver la documentación pertinente.
5.12. Estructura del Contrato
Con respecto a su estructura, la falta de uniformidad recae sobre distintos aspectos del
contrato de Know How. Un sector de la doctrina exige la formalidad del contrato por
ejemplo, que sea escrito o que se registre; sin embargo, las mismas son solo
cuestiones de probanza y seguridad jurídica más que la manifestación de la esencia del
contrato de Know How. Asimismo, tenemos otros aspectos a contemplar como el
precio, tiempo, la existencia o no de cláusulas restrictivas, entre otros, que son objetos
de discrepancia doctrinal.
En conclusión, para una armonía de los elementos esenciales del contrato de Know
How, facilitando la práctica de estas transacciones que continuamente admiten
mayores circunstancias, y a fin de evitar los errores descritos ut supra, se indica como
concepto válido de este contrato lo siguiente: Es el negocio jurídico cuyo objeto es la
cesión o transmisión del derecho sobre un conocimiento técnico reservado, realizado
por su titular a favor de la otra parte, a cambio de una contraprestación. Se considera
que esta definición será la adecuada a la hora del trabajo legislativo tendiente a regular
el contrato de Know How, y que permita enlazar éste con los demás contratos.
En ese sentido, del concepto enunciado, se debe partir que el contrato de Know How
es ante todo un negocio jurídico; es decir, un supuesto de hecho que contiene una o
varias declaraciones de voluntad y que el ordenamiento jurídico reconoce como base
para producir el efecto jurídico calificado de efecto querido. 43 Asimismo, este negocio
jurídico, que es la base del contrato de Know How, confluyen por lo menos dos
declaraciones de voluntad, configuradas con la misma causa, originando efectos y valor
jurídico.
43
ENNECCERUS, Ludwig Kipp y Martín Theodor Wolff. TRATADO de Derecho civil, Tomo I, Volumen II. Editorial
Bosch, Barcelona, 1944, Página 54.
58
Sin embargo, este negocio jurídico configura un negocio contractual, por lo que
requiere del cumplimiento de los cuatro elementos esenciales de todo contrato:
consentimiento, objeto, causa y forma, los cuales, desarrollaremos de la siguiente
manera:
a) En lo que respecta al consentimiento rige las mismas reglas de formación y vicios
de los contratos en general; en la formación se presenta el cruce de voluntades, es
decir, la existencia de una oferta y una aceptación -contratos paritarios-; sin embargo,
antes de este cruce, es decir, en la etapa de la negociación, puede darse - como regla
general - la comunicación de las características del objeto del contrato, esto es, el
Know How, el cual, puede originar el peligro que el receptor del mismo haga suyo este
conocimiento técnico reservado, violentando la buena fe contractual, que debe regir en
este negocio jurídico, originando una responsabilidad pre-contractual o Culpa in
contrahendo, generando efectos civiles.
Asimismo, si el consentimiento nace viciado, se está, ante el tema de los vicios de la
voluntad: error, dolo y violencia o intimidación, los mismos que afectan la estructura del
negocio en sí, es decir, que éste sea imperfecto, por la modalidad de invalidez; así en
lo que respecta al error, puede configurar situaciones como el error respecto a las
actividades de investigación emprendidas por quien se compromete a suministrar la
tecnología, el cual, será un error esencial del contratante. En suma, debe de
configurarse un error obstativo o un error vicio (doctrinariamente es diferente el error
dirimente - vicio - con el de la declaración u obstativo), los cuales, deben ser esenciales
y cognoscibles para que vicien la voluntad de uno de los contratantes.
Por otro lado, se debe hacer mención a la relación entre consentimiento con el contrato
de adhesión, máxime si las relaciones contractuales de provisión de conocimientos
técnicos pueden darse bajo esta última modalidad contractual. Al respecto, cuando se
está ante un contrato por adhesión, se presencia un dirigismo (crisis) del cruce de la
oferta y la aceptación; sin embargo, su aceptación es de recibir, dado que, es
perfectamente configurable, especialmente, en los casos de las franquicias, en donde
el franquiciante ya tiene prediseñado las cláusulas que inciden sobre la marca, el
producto o servicio, la asistencia técnica, el Know How, entre otros.
b) Con relación al objeto del contrato de Know How, el mismo consiste en una
obligación de dar, esto es proveer los conocimientos técnicos reservados a cambio de
una contraprestación. Sin embargo, existe un sector de la doctrina que define
incorrectamente las obligaciones de dar como la constitución o transmisión de un
derecho real, 44 o la entrega o transferencia de una cosa. 45 No obstante, las mismas
44
BONNECASE, J. ELEMENTOS de derecho civil. Editorial José M. Cajica, Puebla, 1945, Página 277, Tomo II.
59
revisten serios errores; en la primera, se confunden los derechos de la obligación con el
objeto en que recae la misma, debido que, el objeto de la obligación es la prestación y
ésta no es igual a un derecho real; asimismo, la entrega o transferencia de una cosa,
es una seria limitación a las obligaciones de dar, la cual, el Código Civil peruano zanja
este tema al indicar que la obligación de dar recae sobre bienes. Por tanto, la
obligación de dar es una conducta positiva, que recae en la entrega de determinados o
determinables bienes, así como, la constitución o transferencia de determinados
derechos; asimismo, esta obligación debe ser lícita, es decir, no contraria ni al
ordenamiento jurídico, ni a las buenas costumbres.
5.13. Terminación del Contrato
El Contrato de Know How también se extingue por las siguientes causales:
a. Vencimiento del plazo convenido.
b. Cumplimiento del objeto o compromiso del cedente.
c. Mutuo disenso, por acuerdo de ambas partes, de dar por concluido el contrato antes
de su vencimiento.
d. Por resolución del mismo como consecuencia del incumplimiento de las prestaciones
establecidas en el contrato, por cualquiera de las partes.
e. Por muerte del beneficiario, tratándose de persona natural.
Como el Contrato de Know How está sujeto a su vez, a las figuras típicas de
Terminación Contractual, se considera pertinente exponer los siguientes supuestos:
a. Terminación Normal:
Por expiración del plazo de duración pactado. El contrato de Know How, por su propia
naturaleza es, de duración limitada en el tiempo. De ahí que transcurrido el plazo
estipulado en el marco contractual, el beneficiario deberá abstenerse de explotar los
conocimientos objeto del contrato.
Cuando el contrato sea mixto, o sea comunicación de Know How y cesión o licencia de
patentes, se deberá tener en cuenta las siguientes particularidades, como es la de
distinguir claramente entre el Know How, y la Patente objeto del contrato.
Si no se hubiera pactado un plazo determinado, y se tratara de un contrato de
ejecución continuada, de manera que cualquiera de las partes podrá ponerle fin
mediante aviso notarial remitido con treinta días de anticipación. Esta norma no regirá,
tratándose de un contrato de ejecución inmediata, lo cual también es posible en el
Know How.
45
RUGGIERO, R. INSTITUCIONES de derecho civil, Editorial Reus, s/f T.I. Madrid, Página 309.
60
b. Terminación Anticipada
Por Resolución Contractual: Las obligaciones surgidas de este contrato quedarán
también extinguidas por resolución, al tratarse la figura contractual en análisis de un
contrato con prestaciones recíprocas. Son así de aplicación las normas generales de
resolución por incumplimiento o imposibilidades de la prestación, tratándose de
considerar que en estos casos la relación contractual nace pura, y que sólo después de
su celebración se presentan determinadas situaciones o acontecimientos, que
determinan o producen la pérdida de su eficacia. Así tenemos el caso:
De la excesiva onerosidad de la prestación: que configura la aplicación de la
resolución, al tratarse de un supuesto en que la obligación de uno de los contratantes
se torna extremadamente rigurosa frente a la contraprestación, debido a que se
producen acontecimientos que no existían ni se habían hecho presentes en el
momento de celebrarse el contrato y que además ostentan caracteres imprevisibles,
extraordinarios. Por ejemplo: que el Know How otorgado haya sido superado por otra
invención aparecida durante el período de vigencia. Otro caso típico es la pérdida de
confidencialidad de la información especializada e implique el menoscabo de ventajas
que le proporcionaba, y que motivaron el suscribir el contrato a una de las partes.
Resolución por imposibilidad sobreviviente de la prestación: podría configurarse el
caso también pudiendo ser aquí sin culpa de las partes; ni del deudor (beneficiario) o
acreedor (dador).
Otro caso típico, es la Resolución por incumplimiento de obligaciones: lo que
puede darse cuando al beneficiario, no le hayan comunicado el Know How o se retrase
dicha comunicación, y por falta de saneamiento o por vicios ocultos en el know how
transmitido, o por hechos propios del dador; a su vez la resolución a cargo del dador
será por la falta de pago de royalties pactados o retraso en la remisión de los mismos;
por comunicar a terceros la tecnología objeto de la transferencia; y en general, por no
cumplir las condiciones pactadas.
Por Rescisión Contractual: Es conveniente considerar que la Rescisión es un acto,
que deja sin efecto un contrato, por una razón que existe al momento de su
celebración. En la rescisión el contrato no está viciado en su origen, pero podemos
decir que tiene un germen de nacimiento, que puede conducirlo a su disolución, tal es
el caso de la lesión.
En el caso de la Lesión: en la contratación por Know How, es admisible, ya que
puede darse un caso de necesidad apremiante del dador en la que se aprovecha del
beneficiario y ofrece un precio por consideraciones sumamente exageradas a las
61
condiciones reales del mercado. Ahora es conveniente considerar que, para que se
configure un caso de lesión, la desproporción entre las prestaciones se da al instante
en que se perfecciona el contrato y no con posterioridad, por ende serán también
aplicables las disposiciones generales referidas a la lesión,
Por Nulidad o Anulabilidad del Acto Jurídico: Del mismo modo, si estuviéramos ante
la contratación por Know How, por parte de un no titular del mismo, correspondería al
perjudicado pedir la anulabilidad por dolo. Del mismo modo si la contratación por know
how contraviene alguna norma imperativa o de orden público o contra las buenas
costumbres, el contrato será Nulo.
Por otras causas: Por las causas generales aplicables a la extinción de las
obligaciones. Así, se extinguirán las obligaciones nacidas del contrato de Know How
por compensación, condonación, transacción, consolidación, novación, mutuo disenso,
etc.
Asimismo por liquidación de las partes. Se trata de una causa natural de extinción,
aplicable también como es obvio al contrato de know how. Es importante considerar
que tratándose de personas naturales, el fallecimiento de una de las partes en principio
no determina la extinción de las obligaciones a su cargo pues éstas son trasmisibles a
los herederos, salvo que hubiesen sido pactadas con el carácter de intuito personae.
5.14. Ventajas y Desventajas del Contrato de Know How
Ventajas:
Entre las ventajas más sobresalientes que presenta la contratación por Know How,
podemos mencionar algunos aportes a la contratación moderna en particular; sin
embargo, es preciso detallar que esta nueva modalidad contractual, favorece en
primera instancia a aquéllos países carentes de acceso a las innovaciones
tecnológicas; siendo los países del tercer mundo y no industrializados, los que tienen la
facilidad de considerar la posibilidad de iniciar un nuevo marco de desarrollo basado en
la experiencia, conocimiento y habilidad especializada implementada por los dadores.
Asimismo, es conveniente mencionar que toda innovación institucional en el marco del
derecho, cuenta a su vez con ciertas falencias o desventajas propias, considerando
que la misma debe ser superada por la correcta regulación legislativa de la contratación
bajo análisis, entre las ventajas tenemos las siguientes:
62
•
La Contratación por Know How permite la transmisión de tecnología, o sea el
acceso de tecnología de una manera más rápida y económica.
Es así que un contrato de know how, permite la transmisión temporal de conocimientos
especializados bajo un marco especial, en el extremo que permite al beneficiario gozar
de una posición preferencial en el mercado al ingresar en el marco de la competitividad
empresarial con un conocimiento especializado en la materia, secreto y con un valor
económico altamente considerable que le otorga dicha oportunidad comercial.
•
Incrementa el valor de la empresa dadora porque los conocimientos sirven para
incrementar el activo de otra empresa.
La Contratación por Know How, permite a la empresa dadora del conocimiento
posicionarse no sólo en un apartado predominante y consolidado en el mercado, sino
que además gozará de una imagen mucho más sofisticada y valorable en el rubro en el
que se desempeña, ubicando sus productos o servicios dentro de cánones, marcos de
calidad y competitividad.
De tal modo que, la confidencialidad y todas aquéllas actividades y esfuerzos
tendientes a la protección del conocimiento especializado, otorgarán una cotización
adicional al mismo, ya que la exclusividad e individualidad de un producto o servicio es
a nuestros días un marco de competitividad empresarial sumamente valorizado por los
consumidores.
•
Existe flexibilidad en el contenido del contrato, éste se celebrará de acuerdo a las
necesidades y común acuerdo de las partes, previa observación de la
confidencialidad, sustancialidad e individualidad del Know How.
Es conveniente mencionar, que la contratación analizada, como bien se ha esbozado
una contratación de índole atípica, lo que le permite de alguna manera tener en
consideración el principio de la autonomía de la libertad contractual con fines de
regulación, limitada únicamente por las premisas tendientes al respeto del orden
público y las buenas costumbres y la no contravención de axiomas fundamentales
como el ejercicio del abuso del derecho. Si bien la flexibilidad contractual es óptima, se
considera, que con la finalidad de establecer un adecuado tratamiento y desarrollo de
esta institución es pertinente su regulación dentro de un marco legal dispositivo, ya que
ello permitiría un adecuado marco de desarrollo doctrinal y jurisprudencial, tanto en el
ámbito nacional como comunitario.
63
Desventajas
•
Entre estas tenemos que al finalizar el contrato puede darse el caso que el
beneficiario no devuelva todo el conocimiento transferido por el dador o que se
quede con copia de todo el conocimiento y que se siga beneficiando del mismo.
Como ha quedado señalado durante el presente capítulo, una de las cláusulas
trascendentales son las pautas y medidas de seguridad tendientes y orientadas a la
finalidad de preservar la confidencialidad y el valor comercial del Know How. De este
manera es vital importancia, considerar que una vez finalizado el contrato de know
how, el dador del conocimiento especializado ha comunicado y establecido de manera
antelada un sistema orientado a la entrega de cualquier tipo de instrumento que aluda
directa o indirectamente al conocimiento especializado, de este modo se establece
como pautas básicas de seguridad:
• El establecimiento de una cláusula mínima expresa en el contrato en el cual se
especifique e individualice de manera detallada en qué consiste el know how, objeto de
contratación y los implementos, mecanismos, técnicas, o capacitación especializada
que se requiera para su debida ejecución y cumplimiento de sus fines.
• La necesidad de establecer en cláusulas predeterminadas, el deber de reserva y
obligatoriedad de la confidencialidad por parte de la empresa beneficiaria por un
período de tiempo aproximado, considerado de manera posterior a la culminación del
contrato.
• Establecimiento de cláusulas de no competencia por parte de la empresa beneficiaria
posteriormente a la culminación del contrato, ello con la finalidad de evitar actos de
competencia desleal por parte de la empresa beneficiaria, del mismo modo, dicha
cláusula, a su vez, es de aplicación a los trabajadores y personal que haya tenido
contacto con el conocimiento especializado y los métodos o técnicas que aludan a su
utilización de manera directa o indirecta o que de algún modo impliquen una referencia
indiciaria al mismo, a fin de tutelar la oportunidad comercial brindada por el
conocimiento especializado mediante la contratación.
5.15. El Contrato Know How en nuestra legislación
Es importante que se regule el Contrato de Know How en el marco del ámbito nacional,
que esté acorde con nuestra realidad nacional e internacional, teniendo en
consideración la tendencia de un desarrollo a nivel comunitario, ello porque se están
realizando una serie de inversiones extranjeras e incursión de empresas y consorcios
internacionales en nuestro medio, capaces de desarrollarse sobre las bases del know
64
how. Cabe señalar que en la actualidad, sólo existen trabajos en el ámbito nacional
basados en análisis foráneos más no así del tratamiento nacional teniendo en
consideración lo enunciado con anterioridad.
Una obra de vital importancia para nuestra investigación es la publicada en el año de
1999, que es la investigación titulada “La Protección del Secreto Empresarial en el
Marco del Derecho de la Competencia – Una aproximación al concepto de secreto
empresarial en el Derecho Norteamericano” elaborado por María Luisa Llobregat
Hurtado, así como los trabajos de Herbert Stumpf y Guillermo Cabanellas, en el ámbito
internacional, Aníbal Sierralta y César Augusto Cáceres Barraza, en el ámbito
nacional. 46
También, dentro de los trabajos más importantes y contemporáneos sobre el estudio
del Contrato de Know How y Know How es de suma importancia ver el análisis de la
legislación italiana y la Legge 129, que regula el tratamiento del Franchising, marco en
el cual se permite una regulación conexa al Know How. Así como el análisis de
tratamiento jurisprudencial italiano y norteamericano.
5.16. El Contrato Know How en el marco internacional
La protección del Know How en el marco del Derecho Internacional se esbozará de la
siguiente manera:
El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial: Suscrito en 1883,
en el cual los países comprometidos, accedieron a incorporar algunas normas que
modificaron sus reglamentos internos. Uno de los principales objetivos de este Tratado
es la eliminación de la discriminación entre nacionales y extranjeros para la protección
de la Propiedad Industrial. Asimismo, se reconoce en este Acuerdo la existencia de dos
formas de protección de dicha propiedad las cuales son: Las Patentes y los Secretos
Industriales, incluyéndose la competencia desleal como modalidad en que puede
producirse la violación de éstos últimos47.
Un sector de la doctrina hace ver que, es necesario considerar que la protección del
Know How, sólo podría ser encuadrado en la regulación in extenso otorgada en una
normativa referida a la descripción del acto de competencia desleal, que es establecido
como “actos de competencia contrarios a las prácticas honestas en materia industrial o
comercial”, considerando a su vez de manera personal, que dicha protección es parcial,
46
CONCUERA BARCENA, Ursula María. EL CONTRATO de know how. Ob.cit. 2008. Página 13.
YUSUF ABDULQAWI, Feng Zhang. “La Protección Jurídica del Know How en las Leyes Nacionales y su impacto
en el Derecho Internacional “, Revista de Derecho Industrial, No. 44-45, Mayo-Diciembre, Buenos Aires, 1993,
Pagina. 409.
47
65
ya que el concepto de Know How, regulado en el Convenio de París se refiere a una de
las categorías del Know How, el cuál es el Know How Industrial, considerando que la
regulación debe ser ampliada a las demás categorías relacionadas con el Know How
que atañen con la utilización de información de carácter confidencial, sustancial con
cierto valor económico en el marco empresarial.
En virtud de la presente tesis, se hace ver, que es imposible lidiar con la idea de
considerar al Know How en el marco de una Convención referida a Propiedad
Industrial, y propiamente su contratación bajo la premisa del derecho de propiedad, ya
que la naturaleza del mismo no es factible de propiedad exclusiva, siendo su objeto
muy amplio, por ende es impertinente la referencia a una regulación en el marco
referido, ya que no es una categoría especial de la misma, por ende no es prudente ni
adecuada su regulación en el Convenio aludido.
En referencia al Acuerdo TRIP´S (Derechos Intelectuales relacionados con el
Comercio); es preciso considerar que a la fecha, existe ausencia de un Convenio
Internacional que regule y establezca de manera expresa la tutela y marco legal básico
para la contratación por Know How, lo cual genera una serie de complicaciones en lo
referente a la determinación de su naturaleza jurídica y la normativa aplicable a fin de
evitar un ejercicio abusivo o inadecuado del mismo.
Pese a la solidez de argumentos en la doctrina, tendientes a señalar que el Know How
no es un derecho de propiedad, es indudable que la presión ejercida por países
industrializados ha incorporado la discusión de este tema en foros internacionales
como el GATT, en cuya Ronda de Uruguay se incluyó dentro de los denominados
TRIP`S.
Autores como Kors 48, sostiene que el objetivo de lograr protección es
excesivo e injustificado. Lamentablemente, la involución de la OMPI – creada por la
Convención de París de 1883 – generada por la carencia de obligatoriedad de sus
resoluciones, “implicó la introducción de la discusión del tratamiento de los derechos
industriales y su protección dentro del marco del GATT, sobre la base de que la no
protección de esos derechos constituye una barrera no arancelaria en el comercio
internacional” 49. Considerando que dicha incursión, obedece a pretensiones de índole
de política comercial a favor de asegurar el resultado de las investigaciones de los
países del primer mundo frente a la desprotección de los países tercermundistas.
Es oportuno determinar, que si bien la regulación del Know How, información no
divulgada o secreto empresarial en el marco del Acuerdo TRIP´S, Sección Parte II del
referido Acuerdo es más que innecesaria, ya que su regulación en general debería
48
KORS, Jorge A. ”La Naturaleza Jurídica del Know How y la Ley Mejicana”. Revista del Derecho Industrial, Nº42,
Septiembre – Diciembre, Buenos Aires,1992, Página 611.
49
Ibid. Página 613.
66
obedecer a un marco de regulación exclusivo referido a transmisión de tecnologías, es
adecuado precisar que la sección aludida no implica la existencia de un derecho de
propiedad como pretendió señalar en todo momento de negociación la delegación
estadounidense, en algunas presentaciones, ya que la protección en todo el contenido
obedece a una tutela de la revelación indebida del Know How, así como adquisiciones
o usos que contraríen las prácticas comerciales honestas. En otras palabras, la
disciplina de la competencia desleal no es exclusiva de los derechos de propiedad
intelectual, sino a su vez de la información no divulgada o revelada, y dicha diferencia
es notoria de una explícita lectura del artículo 39, que no involucra la obligación de
conferir derechos exclusivos sobre la información secreta, sino sólo de protegerla de la
competencia desleal, siendo el marco normativo coherente con la línea prevaleciente
en Europa, Japón y en muchos países en desarrollo sobre la materia, careciendo de
fundamentación el enfoque sostenido por Estados Unidos.
También es conveniente señalar que entre las innovaciones del Acuerdo TRIP´S se
establece una Cláusula Arbitral en los casos que exista la necesidad de dirimir alguna
discrepancia entre las partes contratantes, lo que genera un avance a las partes
contratantes y al sistema de administración de justicia de diversos Estados partes,
carentes de normativa idónea para el tratamiento de los casos a dilucidar en la esfera
contenciosa.
Asimismo, se establece la referencia, que en todo su contenido se hace mención a
información
no
revelada 50,
datos
presentados
a
gobiernos
o
agencias
gubernamentales, pruebas no reveladas y otros datos, careciendo del uso de los
términos Know How, secreto empresarial o secreto industrial; optando los entendidos
en la materia en una relación sinonímica entre los términos mencionados, considerando
que además, se debe considerar las condiciones de “que dichos datos o información
gocen de cierto valor comercial y que su poseedor haya tomado las medidas
razonables para mantenerla secreta”51. Características típicas de todo Know How,
como bien ha quedado plasmado con anterioridad en el presente trabajo de
investigación.
El Artículo 39º del Acuerdo TRIP´S impone una serie de obligaciones a los países,
especialmente a aquellos países que carezcan de leyes de protección contra la
competencia desleal o que teniéndola no han previsto la violación de la información
secreta. En el caso del Perú este supuesto se encuentra contemplado en la Ley de
Represión contra la Competencia Desleal, una adecuada regulación del mismo
implicaría el establecimiento en una normativa comunitaria de medios legales claros y
50
Sección 7. Parte II del Acuerdo TRIP´S (Derechos Intelectuales relacionados con el Comercio). Artículo 39.1. y
Artículo 39.3
51
Sección 7. Parte II del Acuerdo TRIP´S (Derechos Intelectuales relacionados con el Comercio). Artículo 39.2
67
eficaces a nivel comunitario en referencia al tratamiento de la transferencia de
tecnología, marco en el cual se encontraría inmerso el tratamiento contractual del Know
How. El Acuerdo TRIP`S refiere a su vez, un apartado relacionado a la
comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que
utilizan nuevas entidades químicas en el extremo de considerar la presentación de
datos de prueba u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo
considerable, señalando la necesidad de proteger esos datos contra todo uso comercial
desleal. Estableciendo además, que los Países Miembros protegerán esos datos contra
toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público salvo que se
adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial
desleal.
En el Marco Internacional a la fecha: El Código Internacional de Conducta sobre
Transferencia de Tecnología propuesto en la UNCTAD III, en Santiago de Chile, lugar
en el que se originó la idea de un Código de Conducta. En este caso, los países
intervinientes estaban conformados por los países desarrollados, los países de la Unión
Europea, y los países conformantes del Grupo de los 77, el Código se basó
principalmente en regular la conducta de las personas, en el rubro referido al comercio
internacional relacionado con la tecnología, la efectividad de este Código implica que
sea aprobado por el poder legislativo, para ser sancionado como ley y adquirir
obligatoriedad en determinado Estado al igual que en otros Estados signatarios, el
Código en mención es uno de los tantos propuestos por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y a la fecha están siendo sugeridos para ser aprobados mediante
resolución
de
este
Órgano
proyectos
como:
El
Código
de
Corporaciones
Transnacionales, el Código de Prácticas de Negocios Restrictivos al Comercio, entre
otros, en los cuáles el tratamiento de contratación por Know How se encuentra
inmersa, en el apéndice relacionado a los contratos modernos.
5.17. Semejanzas y Diferencias entre el Contrato Know How y otros contratos
a) Con el contrato de compraventa. La similitud se basa en que el Know How como
Bien puede ser vendido, es decir, darse una transferencia de propiedad, a cambio de
un precio; sin embargo, esta semejanza no permite la absorción del contrato de
transmisión del Know How con la compraventa; para ello se fundamenta con los
siguientes argumentos:
- El contrato de transmisión del Know How en la modalidad de venta, puede darse una
relación de prestaciones sucesivas, cuya ejecución difiere en el tiempo (tracto
sucesivo), situación que no se da en el contrato compraventa.
68
- El contrato de compraventa admite un traslado de dominio, situación que no se da en
el contrato de transmisión de Know How, debido a que el objeto del mismo es un bien
inmaterial.
- El contrato de compraventa reviste modalidades como la compraventa sobre medida,
la misma, no es aplicable al contrato de transmisión del Know How.
Otro argumento consiste que en determinados países la compraventa sólo es de
Cosas, así tenemos: en Italia, España, Argentina, entre otros, sin embargo, este
argumento no puede ser aplicable en el sistema legal, debido a que, el objeto de venta
es el Bien.
b) Con el contrato de Locación de Servicios. La semejanza radica en que el objeto
del contrato de locación es la prestación de servicios materiales e intelectuales. Sin
embargo, las diferencias saltan a la vista:
- El contrato de locación de servicios consiste en prestar un servicio (obligación de
hacer); en cambio, el contrato de transmisión de Know How consiste en suministrar el
conocimiento técnico (obligación de dar) con independencia de prestar un servicio
adicional, asesoría, entrenamiento, etc.
- El contrato de locación de servicios está sujeto a una limitación temporal, ejemplo: en
el Perú es de seis años, si es servicio profesional, de tres años, si son otra clase de
servicios, y a cambio de una retribución; no obstante, la misma no es compatible con el
contrato de transmisión de Know How; en primer lugar porque no existe limitación
temporal.
- Incluso el plazo puede ser indeterminado y sujeto a otros factores distintos al del
tiempo.
- Asimismo, el pago de una retribución no es la única forma de contraprestación, así
tenemos: la realización y empleo de mejoras o la utilización del nombre comercial o
marca del transmisor o del titular del Know How.
c) Con el contrato de Locación de Obra. La semejanza con el contrato de
transmisión de Know How es que, se puede estipular para la explotación técnica y
económica de los conocimientos técnicos transmitidos, la ampliación de las
instalaciones del receptor, o construir uno nuevo, o la construcción del soporte material
del Know How; no obstante, presenta elementales diferencias:
- La inmaterialidad del objeto perseguido por el adquirente o beneficiario del Know
How, éste altera sustancialmente el marco del contrato de locación de obra.
- Cláusulas de confidencialidad o prohibición de divulgación y de utilización del Know
How, al expirar el contrato, no cabe dentro de la esencia ni la regulación legal del
contrato de locación de obra.
69
d) Con el Contrato de Sociedad. La similitud radica en que la transmisión del Know
How puede inferir un vínculo societario del mismo; sin embargo, existen diferencias:
- En el contrato de transmisión del Know How no siempre hay un fin común, sus
intereses son contrapuestos.
- El contrato de transmisión de Know How puede formar parte del marco de la
colaboración empresarial; no obstante, este es un marco general que puede
comprender el contrato de sociedad, Joint Venture, Consorcio, entre otros, donde estas
figuras contractuales son independientes los unos de los otros.
e) Con el Contrato de Arrendamiento. La similitud radica en el tracto sucesivo de la
ejecución de la prestación y en la cesión del bien objeto del arrendamiento; pero,
presentan las siguientes divergencias:
- El contrato de arrendamiento recae en bienes corporales y no en conocimientos
técnicos secretos; también exige renta como contraprestación; en cambio, en el
contrato de transmisión de Know How con respecto al pago se habla de regalías.
Está corriente es la que entiende que la naturaleza de la transmisión Contractual del
Know How, es la de ser un Contrato sui géneris; siendo los argumentos la función de la
diversidad de los posibles contenidos y modalidades de transmisión del Know How, la
imposibilidad de una nota dominante común a todas estas especialidades.
La principal crítica en la tendencia moderna es de tratar a los nuevos contratos, que
van surgiendo en el mundo jurídico, como sui generis, pero, no deja de tener razón
dicho argumento; en el sentido de que la moderna técnica contractual permite la
aparición de figuras poco tratadas en la doctrina y no por ello se debe concluir que su
naturaleza es sui generis, pues se perdería en parte el análisis respectivo y argumentos
para su regulación jurídica.
Entre ambas posiciones, es pertinente elaborar su naturaleza en base a los elementos
que lo configuran, es decir, ante la transmisión del bien inmaterial sea bajo una cesión
o venta, pero permite el siguiente cuestionamiento:
- El Know How transmitido puede ser de naturaleza industrial como comercial; por lo
tanto, se puede estar dentro de elementos que atañen al punto de vista industrial o
elementos del Derecho Mercantil (rama del Derecho privado). En suma, por el objeto
del contrato puede que se esté ante una de naturaleza híbrida.
Esta conclusión se basa en los elementos inmateriales transferidos o por las
modalidades de transmisión, las cuales, la hacen diferenciar de otras modalidades
contractuales; esta naturaleza híbrida va más allá; que el considerarlo sui géneris,
porque la naturaleza que se señala se basa en los elementos sustanciales o materiales
70
del contrato de Know How y establece bases para un análisis ulterior que posibilite una
futura regulación legal de esta figura contractual.
5.18. Motivos jurídicos para legislar el Contrato Know How en Guatemala
En este sentido, consideraremos que los motivos son los siguientes:
- Dotar de seguridad jurídica al Know How. Al regular positivamente el secreto
empresarial, permitirá y facilitará al empresario o al particular un conjunto de reglas
aceptables que permitan un desarrollo más seguro de esta figura. En efecto, si el
sistema legal establece los lineamientos sobre el concepto, naturaleza y características
de los conocimiento técnicos reservados (como objeto, contrato y efectos), coadyuvará
que cualquier persona (natural o jurídica) tenga conocimiento, a través de reglas claras,
de la utilización y protección de su secreto empresarial, asimismo, permitirá que otras
personas conozcan el rol o competencia que pueden establecer con el Know How y su
titular (por ejemplo: conozco que divulgar indebidamente el secreto de empresa es
delito, por lo tanto, no lo divulgo). En resumen, ni el nacional o el extranjero se vería
desprotegido o podrían abusar de su derecho o posición en el mercado.
- Facilita el desarrollo del Know How. Normar el secreto empresarial no es
encasillarlo, si fuera así, todas las figuras que esten siendo normadas en el orden
jurídico estarían encasilladas y se observa que, por el contrario, experimentan cambios
o evoluciones. Efectivamente, el marco legal establecerá el desarrollo del Know How
en la sociedad, debido que, reduciría los riesgos u obstáculos que originarían un mal
uso de los secretos de empresa (por ejemplo: competencia desleal, abuso del derecho,
etc.), permitiendo (la regulación legal) que las personas tengan confianza en el empleo
de los conocimientos técnicos reservados y se concentren (ya no en evitar cualquier
conducta que afecte su secreto de empresa o establecer mecanismos básicos - por no
decir primitivos - de protección: la Ley lo solucionaría) en mejorar y/o perfeccionar la
utilización del Know How, el grado y forma de transferirlo (por ejemplo: vía comercio
electrónico para poder transferir un secreto empresarial) y el hallazgo de otros tipos de
conocimientos reservados, los cuales, se pueden afirmar que son un tipo de Know How
(ejemplo: Know How financiero). En consecuencia, la presencia de una norma legal
que regule y proteja el secreto empresarial, permitiría una gama de posibilidades de
desarrollo de esta figura.
Al respecto, debemos referirnos al desarrollo sufrido en el comercio de bienes y
servicios (el cual este regulado legalmente), pasando de una etapa de comercialización
local a una internacional, así como, de una etapa de personalización (se conocían
visualmente las partes del comercio) a una despersonalización y desgeografización
(ejemplo: el comercio a través de la internet, entre partes de cualquier lugar del mundo
71
con un objeto de comercio distinto del domicilio de los intervinientes) y, se seguirá
desarrollando en provecho de la sociedad.
- Igualdad de trato. Indudablemente la Ley no concede privilegios ni distinciones a
función de factores personales, por el contrario, rige para todos (sea nacional o
extranjero); por lo que, regular legalmente el Know How evitaría abusos de posición
dominante, es decir, si el titular que transmite su secreto de empresa no podrá dominar
al receptor del secreto, ni viceversa; sin embargo, algo que parece tan obvio,
simplemente no ocurre en la realidad, debido a que, las personas buscan que el acto a
realizar les reporte el mayor provecho o beneficio posible, es factible incluso, que se
valgan de su posición (dominante) en el acto o negocio, que busquen restar autonomía
o independencia a la otra parte, en suma, ejercer abusivamente su derecho.
Todas estas posibilidades viables se verían favorecidas con un orden legal que
presente lagunas o vacíos, es decir, si tal sistema no regula tal cosa, entonces, podrá
emplearlo en su provecho, incluso mediante abuso, fraude o engaño. Asimismo, se
verían beneficiadas con ordenamientos legales que ni protegen al nacional, ni mucho
menos al extranjero (peor aún si sólo protegen al extranjero). Estas disfuncionalidades
se verían minimizadas, por no decir, desaparecidas, con una legislación que regule el
objeto, así como, que se vea a los intervinientes como iguales; es decir, ni A vale más
porque es nacional, ni Z tiene más derecho porque proviene de una empresa
transnacional (ambos son iguales, tienen la misma independencia, oportunidad; en
suma, libertad de decisión con quién y en qué forma configuran el acto o negocio
jurídico).
- Poder de negociación. Al legislar el Know How, permitirá, en el caso que se
transfiera los secretos de empresa, un poder de negociación para las partes
intervinientes en la transferencia; es decir, el marco legal reduciría situaciones de
abuso en caso se contrate por adhesión. En efecto, es preciso, en otro acápite que la
transmisión contractual de conocimientos técnicos reservados se realizaba (por lo
general) a través de la contratación por adhesión, originando que el negocio contractual
no sea libre y equilibrado para una de las partes.
Por lo tanto, una legislación reguladora preventiva permitirá un grado de equidad entre
ambas partes, la cual se traduce en el poder de negociación en el proceso contractual.
Al respecto, la OMPI ofrece la siguiente apreciación: Se recomienda un marco jurídico,
que permita encontrar un equilibrio justo entre los intereses de las partes y el interés
público o del Estado. 52
52
GASTELLO ZARATE, Randhol. La franquicia en el comercio internacional, Lima, 2000, Facultad de Derecho,
Página 185. Tesis de Licenciatura.
72
- Unifica Criterios. Al regular positivamente el Know How, se debe tener en cuenta, lo
siguiente: instrumentos legales internacionales reguladores de esta figura jurídica, ya
sea por recabar la experiencia de sistemas legales de otros países, como, unificar
criterios legales, puesto que, la mayoría de negocios jurídicos cuyo objeto es un
secreto de empresa, se realizan entre partes de diferentes países, por lo tanto, a fin de
evitar fallos legales inejecutables en un país, se debe estandarizar la legislación de los
conocimientos técnicos reservados, ya sea a través de los sistemas legales locales, o
bien, a través de un tratado internacional (multinacional o al menos latinoamericano).
Esto conllevaría a evitar paraísos legales de impunidad para aquellas personas que
han cometido actos ilícitos en perjuicio de otros.
En resumen, una legislación internacional uniforme es una meta que los legisladores,
juristas y todos aquellos que participan en el mundo jurídico, anhelan. Por ejemplo, en
el Perú al dictar la Ley de Comercio Electrónico, los legisladores se basaron en la Ley
Modelo de UNCITRAL, debido que, se trató de evitar controversias o diferencias con
los instrumentos legales de otros países que han regulado esta figura jurídica, máxime,
si el comercio electrónico se realiza entre partes de diferentes países. 53
Entre otros motivos que requieren la necesidad de legislar el Know How, se citan los
siguientes: a) Se elimina la incertidumbre sobre la validez y/o eficacia jurídica de los
secretos empresariales, b) Se establecen las formas, así como, los impedimentos
legales, en el empleo del Know How y, c) Se sancionarían conductas antisociales y
delictivas, las cuales, inciden en los conocimientos técnicos reservados.
53
MUÑIZ ZICHES, Jorge Dr. Seminario: Comercio electrónico. El futuro de las riquezas de las naciones, Lima 2
febrero 2000.
73
5.19. Análisis Jurídico del Contrato Know How
Para el análisis de esta institución jurídica, se recurrió a la Constitución Política de la
República de Guatemala, y la Ley de Propiedad Industrial, basándose en que la
doctrina reconoce también como Know How, a los secretos industriales, y secretos
empresariales que se refieren al contrato objeto de este trabajo de investigación.
La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 43, regula que se
reconoce la libertad de industria, comercio y trabajo, libertad en el sentido que todas las
personas pueden seleccionar la actividad industrial, comercial o laboral a que quieran
dedicarse.
Asimismo en el artículo 5 Constitucional, se establece que toda persona puede hacer lo
que la ley no prohíba, lo cual determina que consagra la libertad de hacer de una
persona, según lo que convenga a sus intereses en el marco de la ley, estipula también
que si determinada actividad no está regulada en la ley, implica que la persona la
llevará a cabo libremente.
En referencia al Decreto número 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, estipula en su
artículo 1, que el objeto de esa Ley es la protección, estimulo y fomento de la
creatividad intelectual que tiene su aplicación en el campo de la industria, el comercio,
y en particular lo concerniente a la protección de los secretos empresariales y el
combate de la competencia desleal.
También en el mencionado cuerpo legal, el secreto empresarial está regulado como
propiedad intelectual y el Registro de la Propiedad Intelectual es el encargado del
secreto empresarial y lo define en el artículo 4 como cualquier información no divulgada
que una persona individual o jurídica posea, que puede usarse en alguna actividad
productiva, industrial, comercial o de servicios, y que sea susceptible de transmitirse a
un tercero.
74
El artículo 174 del mismo cuerpo legal, preceptúa lo que se entiende por Secreto
Empresarial describiéndolo que tiene esa calidad, toda aquella información que tiene
un valor comercial y que su propietario la mantiene con carácter de reservada, que no
es fácilmente accesible para las personas y que haya sido objeto de medidas
razonables por su legitimo poseedor para mantenerla secreta.
Además, el artículo 173 literal g), de la citada normativa establece como actos de
competencia desleal en materia de propiedad industrial, entre otros: el uso no
autorizado de un secreto empresarial ajeno, de igual manera cualquier acto de
comercialización, promoción, divulgación o adquisición indebida de esos secretos.
El artículo 175 del mencionado cuerpo legal, regula los actos desleales relativos a
secretos empresariales, entre otros los siguientes:
a) Explotar, sin autorización de su propietario, un secreto empresarial al que se ha
tenido acceso violando una obligación de reserva resultante de una relación contractual
o laboral, b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su propietario, el secreto
empresarial referido en la literal anterior en provecho propio o de un tercero, o para
perjudicar a dicho propietario, c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o
contrarios a los usos comerciales honestos, d) Explotar, comunicar, promocionar o
divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en la
literal anterior, e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona
sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los
medios referidos en la literal c), o que no tenía autorización de su propietario para
comunicarlo, f) Comunicar promocionar o divulgar el secreto empresarial obtenido
conforme la literal e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al
propietario del secreto empresarial.
Así como, adquirir un secreto empresarial deslealmente cuando resultara del
incumplimiento de contrato u otra obligación, del abuso de confianza, soborno, de la
infidencia del incumplimiento de un deber de lealtad, o de la instigación a realizar
75
cualquiera de estos actos, como lo estipula el artículo 176 Medios Desleales, de la Ley
de Propiedad Industrial.
En el cuerpo legal citado anteriormente, también contempla acciones procesales del
orden civil y penal para las personas que transgredan estos derechos y a la vez para
combatir los actos de competencia desleal. Siendo estas las únicas normas referentes
al contrato know how.
En base a lo anterior, la legislación guatemalteca, lo contempla como un contrato
atípico, en vista que no hay normativa que lo norme ni regule. Generalmente en la
mayoría de países donde se carece de normas reguladoras del contrato de know how
los conflictos que surgen entre los contratantes se ventilan en la vía arbitral. Por lo
tanto es importante, su regulación en Guatemala, ya que para someterse al arbitraje
debe existir una cláusula compromisoria o un acuerdo arbitral que obligue a las partes
al arbitraje.
En resumen una adecuada tipificación de este nuevo contrato de carácter especial, a
través de su tratamiento en el Código de Comercio o una Ley Especial para que
garantice la libre contratación y que incentive el fortalecimiento, perfeccionamiento y
desarrollo de este nuevo modelo contractual.
76
5.20.
Comentario sobre el Contrato de Know How
Se comprende por contrato de Know How, a aquel negocio jurídico por medio del cual
una persona llamada dador transfiere a otra llamada beneficiario conocimientos
técnicos o conocimientos técnicos secretos, industriales o empresariales, por un plazo
de tiempo determinado, a cambio de una contraprestación que normalmente es una
cantidad de dinero.
El Know How es un término originario de los Estados Unidos de América, que surge
como producto de las relaciones comerciales que se dan entre los países. Este tipo de
contrato se ha difundido rápidamente a todo el orbe, no se le conoce con el mismo
nombre pues tiene diferentes denominaciones, en la actualidad es una institución
jurídica que ha cobrado importancia pues se celebra con mayor frecuencia en todo el
mundo, que reviste características propias, siendo un factor importante en el esquema
productivo y organizacional de las empresas permitiéndole a los inversores hacer un
uso óptimo y eficaz de los conocimientos técnicos secretos que le son transferidos, y
de esa manera poder obtener mayores ganancias ya que parte de la ventaja
competitiva que se le brinda, puesto que estos conocimientos ya han sido
desarrollados, ha existido investigación, conocimiento y experiencia adquirida de un
producto o servicio que ha sido explotado con anterioridad, con el que se ha logrado el
éxito empresarial y que por ende la clave de ese éxito radica en ese saber cómo hacer
alguna cosa, que le permiten a las empresas ahorrarse tiempo, recursos de diversa
naturaleza que son valiosos y muchos esfuerzos que pueden invertirse en otras áreas
productivas de las empresas.
El Know How es una herramienta jurídica novedosa e innovadora que es importante y
necesaria que los estudiosos y profesionales del derecho conozcan ya que por tratarse
de nuevas instituciones contractuales se desconocen, siendo adecuado conocerlas
para saber cómo se debe faccionar este tipo de contratos, que contemplan una serie de
estipulaciones en su estructura siendo una de ellas la correcta identificación de las
partes que bien pueden ser empresarios, inversionistas, personas individuales o
77
jurídicas, regulando en su parte dispositiva cláusulas importantes que establecen: la
clase de productos a usar, estableciendo quién, cómo, donde y cuando se adquirirán,
aspectos relacionados sobre su explotación, la exclusividad de su uso, la
confidencialidad de los conocimientos transmitidos que revisten el carácter de secretos
aún después de la finalización del contrato, la no competencia desleal por parte del
beneficiario, la forma de pago y en que modalidades se pactará ya sea a través de
regalías, un pago adelantado, o una suma total, el plazo, así como la extinción del
referido contrato, en resumen las obligaciones y derechos de las partes.
78
CONCLUSIONES
1. El Negocio Jurídico exige pragmáticamente, la presencia de una declaración de
voluntad que es exteriorizada y va dirigida a ordenar determinadas relaciones
con el fin de su constitución, modificación o extinción de las ya existentes.
Asimismo las partes contratantes deben cumplir con los requisitos de tener
capacidad legal para obligarse, expresar el consentimiento sin vicio y que sea un
objeto lícito. Una de las problemáticas encontradas, se establece con el cambio
e impulso constante de los nuevos contratos atípicos, que surgen en los distintos
ámbitos, con esto se presenta la ausencia de documentos al momento de abrir
el contenido, y no hay un soporte que proporcione una completa visión de los
mismos, y de los lineamientos necesarios para comprenderlos.
2. El Contrato se ha convertido en la actualidad en la más importante fuente de
obligaciones dentro de las relaciones sociales, este se presta para las más
variadas necesidades y fines del hombre moderno, siendo también un acuerdo
de voluntades que se da entre dos o más personas, con el fin de que se creen,
modifiquen y extingan obligaciones. Así mismo éste se identifica con las
instituciones encargadas del comercio que no son muy confiables con este tipo
de pacto, por lo que se tienen nociones de su desenvolvimiento en otros países
del mundo, pero con esto surge un inconveniente debido a la diversidad de ellos;
y hace que haya una infinidad de negociaciones que limitan su aplicación por no
tener una perspectiva más profunda de ellos.
3. En el campo contractual hay una proliferación de instituciones modernas ya que
existen una gran variedad de contratos nuevos que han nacido de la voluntad de
los particulares entre ellos el Know How. Los contratos atípicos mercantiles, se
aplican en las múltiples relaciones comerciales que se dan en Guatemala. Los
juristas guatemaltecos deben familiarizarse con este tipo de contrataciones,
debido a las múltiples relaciones comerciales derivadas del Tratado de Libre
Comercio, que identifica formas novedosas de comerciar ágiles y dinámicas, que
ofrecen posibilidades de contratación inmediata.
79
4. Por el Contrato Mercantil se comprende a aquel contrato cuyo objeto es el tráfico
comercial de las empresas, su principal característica es el estar concebido para
la realización de operaciones en serie, siendo su móvil principal el lucro,
considerado como tal, cuando una de las partes que comparece a realizar un
negocio jurídico es comerciante y la otra puede serlo o no.
5. Al contratar por Know How, es procedente considerar que se trata de un nuevo
tipo de contratación moderna, percibida en el marco de los contratos
empresariales, siendo su objeto la transferencia de tecnología, revistiendo
aspectos relevantes como la característica de un reconocimiento especial sobre
la exclusividad de los conocimientos transmitidos por parte del titular, que se
destacan por la diversidad de éstos y que esta figura jurídica puede abarcar; tal
como experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o
de cualquier otra índole, que son aplicables en la práctica a la explotación de
una empresa, para el resguardo de secretos empresariales.
80
RECOMENDACIONES
1. Para la validez de un negocio jurídico, en las relaciones comerciales es
necesario que se realicen de conformidad con la ley, debiendo tener capacidad
legal las partes contratantes, en el consentimiento no debe existir error, dolo,
coacción o simulación. El Registro Mercantil, debe analizar el problema de falta
de información acerca del nacimiento de los nuevos contratos atípicos y con esto
se pueda proporcionar folletos o programas que favorezcan al conocimiento de
estos, para actualizarse continuamente y actualizar a cualquier estudioso del
derecho que desee profundizar en estos temas.
2. Para la existencia jurídica de un contrato, es necesario que comparezcan dos o
más personas, asimismo que se obliguen sobre el negocio jurídico que
acuerden; y que a través del Colegio de Abogados y Notarios con el apoyo de la
Organización Mundial del Comercio, se tenga una renovación constante de
información relacionada a los nuevos Contratos Atípicos, formulando o
reformulando y ejecutando un refuerzo del contenido de éstos, para que los
estudiantes y profesionales del derecho tengan un acceso más eficiente a este
tipo de contenido jurídico, puesto que con una recolección sistemática y continua
se podrán profundizar los estudios de los mismos.
3. En los contratos atípicos mercantiles, es recomendable su estudio, hay
actualmente una gran cantidad de nuevos contratos que han surgido, a la vida
jurídica, como consecuencia del fenómeno de la globalización, estos se aplican
en las relaciones comerciales dentro de la República de Guatemala y en las
relaciones comerciales internacionales. El Congreso de la República de
Guatemala, debe normar estos tipos de contratos dentro del Código de
Comercio, ya que debido a la ausencia de una regulación específica no se
puede
determinar
con
seguridad
y
certeza
jurídica,
las
verdadera
intencionalidad, obligaciones, derechos y garantías de las partes intervinientes.
4. Es recomendable tener en cuenta que de la diversidad de contratos mercantiles,
que intervienen en las operaciones comerciales, según sea la actividad mercantil
que realice la empresa, así será la aplicación del contrato mercantil específico,
regulado en el Código de Comercio o leyes conexas mercantiles. Es necesario
establecer una convención o la posibilidad de efectuar su regulación en el
Código de Comercio, ya sea de los pactos atípicos conocidos, o de los nuevos
Acuerdos, los cuales se han manifestado, con esto se adquiere la apreciación de
81
ellos que podrán traer grandes ventajas a la economía nacional y a las
estrategias de contratación.
5. El Know How por ser un contrato amplio en sus efectos jurídicos para las partes
contratantes y para el orden económico social, es recomendable que sea
regulado lo más explícitamente, por el Organismo Legislativo, a través de su
inclusión en el Código de Comercio o en un cuerpo legal específico, con el
objeto de establecer su positivación en el ordenamiento jurídico nacional, en
vista que en Guatemala, su aplicación es una realidad en las relaciones
comerciales internas e internacionales.
---------------------- ---------------------
82
ANEXO
PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL CONTRATO DE KNOW HOW
Título I
ALCANCES
Artículo 1 Objeto.- Las disposiciones de la presente ley tienen como objeto regular
todo lo que se relaciona al Know How, así como, las operaciones de comercio
internacional o nacional, las cuales tienen como objeto un secreto empresarial.
La protección que brinde esta ley no admitirá distinción, ya sea por la nacionalidad,
domicilio del titular del secreto de empresa o el lugar de empleo o transferencia de
éste.
Artículo 2 DEFINICIONES.- Para los efectos de la presente ley, el Know How se le
considera como objeto, instrumento y efectos, las definiciones que se enuncian tendrán
el significado siguiente:
A) Know How.- Es el equivalente a secretos de empresa, conocimientos técnicos
reservados, conocimientos técnicos secretos o secretos empresariales.
B) Objeto del Know How.- Es el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel
empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de
contratación.
b.1) Conocimiento.- Es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas o bienes.
b.2) Descubrimientos.- Significa hallar algo ya existente o elaborar un método nuevo
para obtener ese algo preexistente.
b.3) Experiencia Técnica.- Forma de conocimiento sobre determinadas relaciones
causales, así como, la enseñanza de las prácticas manuales complementarias.
b.4) Invención.- Consiste en la idea de una solución original materializada por un
problema técnico.
b.5) Prácticas Manuales.- Es el conjunto de conocimientos y experiencias,
constituyendo la mejora de un producto o servicio.
b.6) Secreto.- Significa que el conjunto del Know How no es generalmente conocido ni
fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente
manejan el tipo de información de que se trate.
b.7) Valor económico.- Significa que el conocimiento que comprende el Know How
debe tener un valor comercial efectivo o potencial, y que es secreto.
C) Contrato de Know How.- Es el negocio jurídico cuyo objeto es la cesión o
transmisión del derecho sobre un conocimiento técnico reservado, realizado por su
titular a favor de la otra parte, a cambio de una contraprestación.
83
c.1) Cláusula de confidencialidad.- Significa la obligación del beneficiario o receptor
en mantener en secreto el Know How transferido.
c.2) Cláusula de exclusividad.- Es aquella cláusula en donde el dador o transmisor se
obliga frente al beneficiario o receptor en ceder únicamente a él un determinado
secreto de empresa.
c.3) Cláusula de sub-concesión.- Significa que el beneficiado por una cesión de
Know How puede conceder sub-cesiones a terceras personas.
c.4) Cláusula de suministro.- Consiste en la comunicación de los conocimientos
técnicos reservados.
c.5) Cláusula territorial.- Significa la limitación en el empleo de un Know How cedido
en un determinado territorio
c.6) Contrato mixto de Know How.- Es aquel negocio jurídico en donde se transmite
una tecnología constituida a la vez por un Know How y una patente.
c.7) Contrato puro de Know How.- Es aquel negocio jurídico en donde se transmite
un determinado secreto de empresa.
c.8) Receptor o beneficiario del Know How.- Es aquel que, a través de un contrato
de Know How, recibe un determinado secreto de empresa.
c.9) Titular del Know How.- Es aquel en que reposa el derecho de propiedad sobre un
determinado secreto empresarial.
c.10) Transmisor o dador del Know How.- Es aquel que, a mérito de un contrato de
Know How, transfiere un determinado secreto de empresa a otra persona o parte.
D) Efectos del Know How.- Son las consecuencias, obligaciones y responsabilidades
que se originan de la aprehensión, aplicación o transferencia del Know How; estos
pueden ser de la índole de propiedad intelectual, absolutos o personales
Título II
OBJETO DEL KNOW HOW
Artículo 3.- El conocimiento o información de un secreto empresarial necesariamente
deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a
los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o
comercialización de productos o prestación de servicios.
Artículo 4.- Son susceptibles de protección como secreto empresarial tanto el
conocimiento técnico integrado por procedimientos de fabricación y producción en
general como el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales y
comerciales, resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, así
como, las prácticas manuales, descubrimientos e inventos que guarde una persona en
secreto y que le permita obtener un valor económico o una ventaja competitiva frente a
terceros.
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Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley, no se considerará como objeto del
Know How aquellos conocimientos que sean de dominio público, la que resulte
evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal
o por orden judicial. Asimismo, no constituye secreto de producción la habilidad manual
o la aptitud personal de uno o varios trabajadores. No se considerará que entre a
dominio público o que sea divulgada por disposición legal, aquella información que sea
proporcionada por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de
obtener permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera actos de autoridad.
Artículo 6.- El conocimiento que se considere secreto de empresa deberá constar en
documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u
otros elementos similares.
Artículo 7.- Toda persona natural o jurídica que haya elaborado, aprehendido o
adquirido legítimamente un conocimiento técnico reservado, no se le reputará Titular de
éste, no podrá emplearlo, transferirlo, divulgarlo o comunicarlo libremente.
Título III
CONTRATO DE KNOW HOW
Artículo 8.- El titular de un secreto de empresa podrá transmitirlo mediante venta o
autorizar su uso a un tercero.
Artículo 9.- Cuando se pacte la venta del Know How, las partes establecerán la forma
y tiempo de pago, así como, garantías sobre la posibilidad técnica y económica del
secreto empresarial vendido.
Artículo 10.- Cuando se pacte la cesión del Know How, el transmisor o dador tiene
como obligación suministrar el Know How pactado, garantizando su posibilidad técnica
y económica. Asimismo, puede pactarse la entrega de asistencia técnica adicional, así
como, una garantía de resultado, saneamiento y retorno de los secretos de empresa
suministrados.
Artículo 11.- El receptor o beneficiario del Know How estará obligado a cumplir con la
contraprestación pactada, así como, guardar reserva sobre los conocimientos técnicos
transmitidos, a través de una cláusula de confidencialidad. Asimismo, se puede pactar
la obligación del receptor en comunicar sobre las mejoras o nuevas aplicaciones del
secreto cedido, así como, la prohibición de no emplear el Know How cedido para crear
nuevas instalaciones destinadas a terceros.
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Artículo 12.- En el contrato de Know How se puede estipular cláusulas de exclusividad
y territorialidad, sin embargo, estas deben ser explícitas, detallando la zona en que
estará permitido o prohibido ceder el Know How o la comercialización del producto o
servicio en que ha sido aplicado el secreto empresarial cedido.
Artículo 13.- También se puede estipular cláusula de sub-concesiones, consignando la
prohibición o permiso para el receptor de ceder a terceros los conocimientos técnicos
reservados a éste cedidos. Sin embargo, su no estipulación presumirá que al receptor
le estará prohibido ceder a terceros el secreto de empresa.
Artículo 14.- Se les deja a las partes la libertad de establecer las cláusulas que reputen
necesarias, siempre y cuando no atenten contra el orden jurídico, el interés de una de
las partes, el orden público o las buenas costumbres.
Artículo 15.- Para los efectos de lo señalado en el artículo anterior, El Registro de la
Propiedad Intelectual, será el órgano competente en ventilar cuestiones de revisión de
los aspectos formales y de fondo del contrato de Know How, eliminando de oficio
aquellas cláusulas que sean abusivas.
Artículo 16.- Las partes pueden establecer, en el caso de cesión de conocimientos
técnicos reservados, un plazo de duración determinado o indeterminado, ya sea en la
transmisión del Know How, en la ejecución del contrato, o bien, en el cumplimiento de
la contraprestación pactada.
Artículo 17.- Si una de las partes incurre en responsabilidad pre-contractual,
contractual o post-contractual, la parte perjudicada, podrá solicitar la respectiva
indemnización de daños y perjuicios, aplicándose, en lo que corresponda, lo normado
en el Código Civil.
Título IV
EFECTOS DEL KNOW HOW
Artículo 18.- En lo que respecta a los efectos de índole de la propiedad intelectual, se
aplicarán supletoriamente, en lo que corresponda, a las normas dadas para este tipo de
propiedad.
Artículo 19.- Cuando los efectos sean absolutos o personales, se aplicará
supletoriamente, en lo que corresponda, lo regulado en el Código Civil.
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Título V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 20.- Los secretos empresariales podrán ser objeto de depósito notarial. A
estos efectos, deberá presentarse en un sobre cerrado y lacrado, conteniendo la
descripción de aquel secreto. Asimismo, deberá remitirse al Registro competente una
certificación del Notario en la que se de fe que los secretos de empresa se encuentran
bajo su custodia.
Artículo 21.- Sin perjuicio a lo establecido en el artículo anterior, puede autorizarse por
el Registro respectivo, una entidad privada certificadora, la cual, recabará los datos
personales del titular del Know How, así como, el secreto en sí, siendo divulgado sólo
por orden judicial. Asimismo, se le obligará a la entidad privada certificadora una
garantía expuesta con un banco nacional, a fin de asegurar, la custodia de los secretos
empresariales confiados.
Artículo 22.- En lo que respecta, a la adquisición, divulgación, empleo o transferencia
indebida por parte de terceros de un secreto empresarial, el perjudicado podrá iniciar
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
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BIBLIOGRAFÍA
Obras y textos:
1.-
AGUILAR GUERRA, Vladimir Osman. El Negocio Jurídico. 5ª Edición
Editorial Serviprensa, Guatemala, 2006.
2.-
ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil. Introducción y Parte General. 15ª
Edición, José María Bosch Editor, Barcelona. 2001.
3.-
BETTI, Emilio. Teoría del Negocio Jurídico, Revista de Derecho Privado,
traducción. A. Martín Pérez, Madrid, 1959.
4.- BONNECASE, J.: Elementos de Derecho Civil, Puebla, Editorial José M.
Cajica, 1945, Tomo II, página 277.
5.-
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Régimen Jurídico de los
Conocimientos Técnicos, Editorial Heliasta.
6.-
CACERES BARRAZA, Cesar Augusto. La Protección Jurídica de los
Secretos Empresariales, Lima: Cultural Cuzco, 2002.
7.-
CHULÍA VINCÉNT, Eduardo y Teresa Beltrán Alandete. Aspectos
Jurídicos de los Contratos Atípicos, Factoring, Joint Venture, Tarjeta de
Crédito, Franquicia y Know How, Editorial Bosch, Barcelona, 1996.
8.-
COGORNO, Guillermo E. Teoría de los Nuevos Contratos, Buenos Aires:
Editorial Meru, 1987.
9.-
COGORNO, Guillermo E. Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos
Comerciales, Ediciones Meru Perú, Buenos Aires 1979.
10.-
CONSTANTIN CASAS, Talia y Jaime Trujillo García. El Know How,
edición Universidad Javeriana, Bogotá, 1986.
11.-
DE CASTRO, Federico. El negocio Jurídico, Madrid, 1997.
12.-
DIAZ BRAVO, Arturo. Contratos Mercantiles. University Press Harla
México. 1998.
13.-
DIEZ-PICAZO. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Editorial
Civitas, Madrid, España, 1993.
14.-
FARINA, Juan Manuel. Contratos Atípicos Mercantiles.
15.-
GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El Secreto Industrial. (Know How)
Concepto y Protección, Primera Edición, Madrid: Editorial Tecnos, 1974.
16.-
KORS, Jorge A.”La Naturaleza Jurídica del Know How y la Ley Mejicana”,
en Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, Septiembre – Diciembre,
1992. Nº42.
17.-
LLOBREGAT HURTADO, María Luisa. La Protección del Secreto
Empresarial en el Marco de la Competencia – Una aproximación al concepto
de secreto empresarial en el Derecho Norteamericano. Cedecs, Editorial S.L.,
Barcelona 1999.
88
18.-
MASNATTA, Héctor. Know How y Asistencia Técnica, en “Revista
Derecho Comercial y de Las Obligaciones”, año 4, Nº 19 – 24, Buenos Aires:
Abeledo Perrot, 1971.
19.-
PÉREZ DE ANTÓN, Francisco. La Libre Empresa, Una Introducción a sus
Fundamentos Éticos, Jurídicos y Económicos, Guatemala Académica
Centroamericana, 1979.
20.-
PEREZ MIRANDA, Rafael. Régimen Jurídico del Secreto Industrial en
México, en “Revista Derecho Industrial”, Año 4, Nº 10 – 12, Buenos Aires:
Abeledo Perrot, 1982.
21.-
RUGGIERO, R. Instituciones de Derecho Civil, Madrid, Reus, s/f, T. I,
página 309.
22.-
SIERRALTA RÍOS, Aníbal. “El Contrato de Know How”, en Revista
Jurídica del Perú, Lima, Septiembre 2002, Nº 38. p. 189 – 199. AÑO LII.
23.-
STUMPF, Herbert. El Contrato Know How. 1ª edición. Editorial Temis.
Colombia 1984.
24.-
VÁSQUEZ ORTIZ, Carlos. Derecho Civil IV, Obligaciones II. Editorial
Serviprensa, Guatemala 2001.
25.-
VILLEGAS LARA, René Arturo. Derecho Mercantil Guatemalteco. Tomo
III, 6ª. Edición, Guatemala, Editorial Universitaria Universidad de San Carlos
de Guatemala. 2006.
26.-
YUSUF ABDULQAWI; FENG, ZHANG. “La Protección Jurídica del Know
How en las Leyes Nacionales y su impacto en el Derecho Internacional », en
Revista de Derecho Industrial, Buenos Aires, Mayo–Diciembre, 1993, Nº 44–
45.
Diccionarios
1.- CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO. Diccionario Jurídico Elemental.
Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 2001.
2.- DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Vigésima Primera
Edición, Versión Actualizada, 2009.
3.- OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,
Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1996.
89
Legislación:
1.- Constitución Política de la República de Guatemala de la Asamblea Nacional
Constituyente.
2.- Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, del Congreso de la República de
Guatemala.
3.- Código de Comercio Decreto Número 2-70, del Congreso de la República de
Guatemala.
4.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio (acuerdo sobre los ADPIC-1994)
5.- Convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial
Decreto 26-73, del Congreso de la República de Guatemala.
6.- Convención General Interamericana de Protección marcaria y Comercial.
7.- Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.
8.- Ley de Arbitraje, del Congreso de la República de Guatemala, Decreto
Número 67-95.
9.- Acuerdo TRIP´S (Derechos Intelectuales relacionados con el Comercio).
Otras Fuentes:
1.- Plusformacion , Contrato
Know How., http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Contrato-Know-How
2.-http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/negocio-juridico/negocio-
juridico.htm, El negocio Jurídico.
3.- Microsoft España, http://www.microsoft.com/business/eses/content/paginas/article.aspx?cbcid=263
4.- Canudas, Carlos Dr. Know How y franquicias. Seminarios Virtuales JP&A,
consultado
digitalmente
en
http://www.mercadeo.com/31_know-how.htm
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