Marcas. Temas a tomar en cuenta con base en LPI

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Marcas. Temas a tomar en
cuenta con base en LPI
Licda. Ninoshka Urrutia
© Guatemala, 4 septiembre 2013
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Propiedad Intelectual
• La Propiedad Intelectual se divide en dos:
a. Propiedad Industrial y
b. Propiedad Intelectual “per se”
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Propiedad Industrial
•Regula todo lo relacionado con los siguientes
signos: marcas, nombres comerciales, slogans.
•También trata sobre las patentes, modelos de
utilidad, diseños o dibujos industriales,
indicaciones geográficas y denominaciones de
origen
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Legislaciones en la historia de Guatemala
• Decreto 2079, Ley de Marcas, Nombres y Avisos
Comerciales del 16/5/1935.
• El Convenio Centroamericano para la Protección
de la Propiedad Industrial (aprobado por decreto
26-73).
• Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000,
modificado por DR CAFTA y ahora Decreto 32013.
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Legislaciones actuales que otorgan
protección
•
•
•
•
•
Ley de Propiedad Industrial
Convenio de Paris
Convención de Washington de 1929
Acuerdo de los ADPIC
Tratado de Nairobi para la protección del
Símbolo Olimpico (desde febrero 21, 1983)
• DR-CAFTA
• ADA
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Concepto – Decreto 57-2000-DR CAFTA
• Marca es cualquier signo denominativo,
figurativo, tridimensional o mixto perceptible
visualmente, que sea apto para distinguir los
productos o servicios de una persona individual
o jurídica de los de otra.
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Marca – Reforma 3-2013
• todo signo que sea apto para distinguir los
productos
o
servicios
producidos,
comercializados o prestados por una persona
individual o jurídica, de otros productos o
servicios idénticos o similares que sean
producidos, comercializados o prestados por
otra.
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Signo distintivo – Decreto 3-2013
•cualquier signo que constituya una marca,
un nombre comercial, un emblema, una
expresión d señal de publicidad, una
indicación geográfica o una denominación
de origen.
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Caracteres esenciales
• Distintividad: originalidad y novedad
• Licitud: La marca no puede ser contraria a la
moral, a las buenas costumbres y al orden
público, ni aquello que tienda a ridiculizar ideas
o personas. Ver artículo 20, literales h, e i.
• Veracidad: Según Rangel Medina: “El signo elegido
como marca no debe contener indicaciones contrarias a la
verdad que puedan inducir al público en error sobre el
origen y calidad de las mercancías o que de cualquier
modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en
la selección del producto”
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Caracteres secundarios
•
El uso de la marca es potestativo. Pero
pueden cancelarlo si no se usa, luego de
5 años de registro.
•
La marca puede ser propiedad de una o varias
personas.
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Funciones
1. Indicar la procedencia empresarial de los
productos o servicios
2. Indicar la calidad de los productos o servicios
3. Consolidar el goodwill o buena fama de la
marca
4. La función publicitaria
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Adquisición del derecho
• Las marcas tienen la calidad de bienes muebles,
la propiedad de las mismas se adquiere por su
registro de conformidad con la ley de Propiedad
Industrial (LPI) y se prueba con el certificado
extendido por el Registro.
• Excepción: marcas notorias- Parte final artículo
17 LPI.
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Contenido del Derecho Exclusivo
Artículo 35 Ley de PI. Pero en especial:
•Derecho del uso exclusivo de la marca
•Derecho de oponerse a una marca similar o
idéntica
TIPOS DE MARCAS
DENOMINATIVA
• Marca constituida
solamente por palabras.
• No va acompañada de
diseño alguno
• Otros ejemplos: HIPER
PAIZ, LA PALETA,
TELEFONICA,
COLGATE, ETC.
APPLE
NIKE
CROCS
DISNEY
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TIPOS DE MARCAS
MIXTAS
• Marca que esta
compuesta por una o
varias palabras y un
diseño
• Ejemplos:
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TIPOS DE MARCAS
SONORA
• Marca sonora es una
marca no tradicional
en donde el sonido es
usado para
desempeñar la
función identificadora
del producto o
servicio
• ADPIC Modifica
concepto de marca
• Ejemplos….
• http://youtu.be/OVC
xJ1aT24A
• http://youtu.be/FWk
J86JqlPA
• http://youtu.be/0jTH
NBKjMBU
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Marcas sonoras
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Tipos de Marcas
Tridimensionales
• El mismo concepto que
cualquier otra marca
“normal”, es decir debe ser
distintiva.
• Pero lo que la diferencia es
que tiene tres dimensiones
y se protegen como tal
•
elcumpledevico.wordpress.com/.../24/toblerone/
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Marcas. Valor
• Actualmente la marca es quizá el elemento más
valioso de una empresa, no solo porque se
diferencia de otra marca de la competencia, sino
porque además identifica su origen y puede
llegar a unir al productor con consumidor por la
calidad del producto = confianza
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Clasificación de las marcas
• Clasificación Internacional de Productos y
Servicios. Arreglo de Niza. 10a. Edición.
• No somos parte pero la usamos por indicación
del Reglamento de la LPI
• 45 clases. De la 1 a la 34 para productos y de la 35
a la 45 de servicios.
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Signos Registrables. Art. 16
• Las marcas podrán consistir en palabras o
conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas,
figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados,
viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y
disposiciones de colores, así como cualquier
combinación de estos signos.
• Pueden también consistir en sonidos y olores, en la
forma, presentación o acondicionamiento de los
productos, sus envolturas o empaque, en el medio
de expendio de los productos o los servicios
correspondientes y otros que a criterio del Registro
tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.
• Yo agregaría: Originales, Distintivos, de fantasía.
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Signos Registrables II
Ojo, protección en etiquetas
• Cuando la marca consista en una etiqueta u otro
signo compuesto por un conjunto de elementos y
en ella se exprese el nombre de un producto o
servicio, el registro sólo será otorgado para ese
producto o servicio.
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Signos NO registrables
•Por razones intrínsecas
•Por derechos de terceros
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Razones intrínsecas I
•
•
•
Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto
al producto o al servicio al cual se aplique.
Términos genéricos o de uso común en comercio
Que consista exclusivamente en un signo, una
indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio
para calificar o describir alguna característica del
producto o del servicio de que se trate, su traducción a
otro idioma, su variación ortográfica o la construcción
artificial de palabras no registrables;
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Calificar y Describir DRAE
• Calificar: 1. tr. Apreciar o determinar las
cualidades o circunstancias de alguien o de
algo...6. tr. Gram. Dicho de un adjetivo: Atribuir
una cualidad a un sustantivo.
• Describir: 1. tr. Delinear, dibujar, figurar algo,
representándolo de modo que dé cabal idea de
ello. 2. tr. Representar a alguien o algo por medio
del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas
partes, cualidades o circunstancias.
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Calificar o describir alguna característica..
• Calidad: La calidad: se considera como calidad la
propiedad o conjunto de propiedades inherentes a
una cosa que permiten apreciarla como igual
mejor o peor que las restantes de su especie
• Cantidad: son los signos que consisten en
términos habituales que indiquen peso, cantidad,
talla, número o volumen
• Origen, ingredientes, naturaleza, finalidad
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Calificar o describir alguna característica II
• El destino: hace referencia a los signos
constituidos por indicaciones relativas a la
función del producto, o al modo y tiempo
adecuado para usarlos y consumirlos
• El valor: se trata de marcas que aluden a la
valoración del producto que distinguen
(auténtico, original, económico, caro o barato) o a
las unidades monetarias (euro, peseta, etc)
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Razones intrínsecas II
•
•
•
Un color aisladamente considerado
Que consista en una letra o un dígito aisladamente
considerado, salvo que se presente en una forma
especial y distintiva;
Que pueda causar engaño o confusión sobre la
procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo
de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo
o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del
producto o del servicio de que se trate;
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Artículo 38. Elementos no protegidos
• Cuando la marca consista en una etiqueta u otro
signo compuesto por un conjunto de elementos
denominativos o gráficos, la protección no se
extenderá a los elementos contenidos en ella que
fuesen descriptivos, de uso común o necesario en
el comercio.
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Artículo 38. Elementos no protegidos II
• A los efectos de lo anterior, si el solicitante no
hubiere renunciado expresamente a los
elementos referidos, el Registro le requerirá
cumplir con subsanar tal omisión de
conformidad con el párrafo segundo del artículo
25 de esta Ley. En todo caso, se estará a lo
dispuesto en el primer párrafo de este artículo,"
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Uso SI es permitido…
• A pesar de las restricciones legales arriba
indicadas y señaladas más ampliamente por la
ley, las palabras genéricos, de uso común,
descriptivas o calificativas, SI pueden ser usadas
libremente en el comercio, PERO no son
protegibles en forma exclusiva por una sola
persona individual o jurídica!
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Consideraciones OEPM sobre el tema…
• …”Se trata de proteger un interés público o general: el
mantenimiento del sistema de libre competencia y en
especial, que el sistema de marcas no acabe
convirtiéndose en un obstáculo frente al sistema de libre
mercado, en vez de un instrumento para que la
competencia sea efectiva y no falseada. Hay, sin embargo,
algunas prohibiciones absolutas que son subsanables
mediante distintividad sobrevenida, como consecuencia
del uso en el mercado del signo que compone la marca
por su titular..."
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Adquisición de carácter distintivo…
• Podrá admitirse para su trámite el registro de la
marca, o podrá renovarse una ya registrada,
cuando a criterio del Registro y conforme a las
pruebas que sobre el particular presente el
solicitante, se establece que un signo
comprendido en esos supuestos ha adquirido
suficiente aptitud o carácter distintivo respecto
de los productos o servicios a los cuales se aplica
derivado del uso continuado del mismo en el
comercio.
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Razones por derecho de terceros
• Si es idéntico o similar a una marca, NC o SEÑAL
solicitada o registrada con anterioridad por un
tercero, para los mismos O SIMILARES
productos o servicios.
• Si infringe un Derecho de Autor
• Si es idéntico o similar a una marca NOTORIA
• Ejemplos marcas notorias:
Marcas Notorias
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Marcas notorias 2
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Razones por derecho de terceros II
• Si el signo es idéntico, similar o constituye una
traducción de una indicación geográfica o
denominación de origen protegida en el país y
pueda causar confusión o un riesgo de
asociación;
• Si el signo pudiera servir para perpetrar o
consolidar un acto de competencia desleal.
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Art. 29. REGLAS PARA CALIFICAR
SEMEJANZAS!
• ARTICULO 29.- Reglas para calificar semejanza.
Tanto para la realización del examen de fondo
como para la resolución de oposiciones,
nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta,
entre otras, las reglas que se indican a
continuación:
• 8 literales
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Uso de las marcas
• El registro de una marca NO es obligatorio
• Una vez registrado, el signo debe usarse tal y como se
registra.
• La ley indica: …” Una marca registrada deberá usarse en
el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo,
el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en
que aparece registrada sólo respecto a detalles o
elementos que no son esenciales y que no alteran la
identidad de la marca, no será motivo para la cancelación
del registro ni disminuirá la protección que el
mismo le confiere…”
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Vigencia y renovación
• Vigencia: 10 años de vigencia desde su fecha de
registro
• Renovación: Las marcas deben renovarse cada 10
años hasta por tiempo indefinido.
• La renovación puede presentarse hasta un año
antes de la fecha de su vencimiento o hasta 6
meses después de fecha vencimiento pero con
pago tasa.
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Extinción
•
•
•
•
•
Caducidad
Renuncia voluntaria
Generización
Falta de uso
Nulidad
Recomendaciones:
• Crear
junto
con
agencia publicidad y
mercadeo, una marca
distintiva
• Proteger la marca en
clases
que
corresponda
(no
todas!)
• Uso constante marca
para
lograr
posicionamiento
($$$) y notoriedad.
• Innovar cuando sea
necesario
y
demandado
por
consumidor
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Recomendaciones II
• Es posible, uso de signos genéricos, descriptivos o
adjetivos calificativos PERO no son protegibles
como marcas en forma exclusiva.
• En caso se desee usar como marca un signo no
distintivo - para que este adquiera esa calidad
deberá haber un uso constante en el mercado que
además pueda probarse.
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Recomendaciones III
• Procurar registrar en
b/n si más adelante
se podría cambiar
colores
• Procurar registrar en
cualquier tipo de letra, si
existe posibilidad de uso
en varios tipos de letra
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Expresiones o Señales de Publicidad
Concepto, derechos, plazo y otros.
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Concepto. Art. 4
• Toda leyenda, frase, combinación de palabras,
diseños, grabado o cualquier otro medio similar,
siempre que sea original y característico, que se
emplee con el fin de atraer la atención de los
consumidores o usuarios sobre uno o varios
productos,
servicios,
empresas
o
establecimientos mercantiles.
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Prohibiciones y vigencia
• Prohibiciones Art. 69
• Aplica para procedimiento, vigencia,
modificación, extinción y renovación, las normas
de marcas.
• Vigencia: Antes indefinidamente ahora por 10
años. Caso de señales a partir de nueva ley…
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Alcance de la protección ESP
• La protección conferida por el registro de una
expresión o señal de publicidad comercial abarca
a la expresión o señal en su conjunto, y no se
extiende a sus partes o elementos considerados
por separado.
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Otras reformas LPI
Protección de Indicaciones
Geográficas y Denominaciones de
Origen extranjeras
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Se amplia protección a extranjeras
• "Artículo 78. Ámbito de aplicación. Las
disposiciones de este capítulo se aplicarán a las
indicaciones geográficas y a las denominaciones
de origen con independencia de si son nacionales
o extranjeras, salvo cuando expresamente se
haga tal distinción en una norma de esta Ley."
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Conceptos. Denominación de Origen (DO)
• “Todo nombre, expresión, imagen a signo que
designa a evoca una región, una localidad o un
lugar determinado, que identifica un producto
originario de esa región, localidad o lugar
determinado, cuando su calidad o características
se deban fundamental o exclusivamente al medio
geográfico, incluyendo los factores naturales y
humanos, y cuya producción, transformación y
elaboración se realice dentro de la zona
geográfica delimitada.”
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Conceptos. Indicación Geográfica (IG)
• “Todo nombre, expresión, imagen o signo o
combinación de éstos, que identifica un producto
como originario de un país, de una región o una
localidad de ese país, cuando determinada
calidad, reputación u otra característica del
producto sea imputable fundamentalmente a su
origen geográfico, y el vínculo con la zona
delimitada esté presente, por lo menos, en una de
las etapas de su producción, transformación o
elaboración.”
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Similitudes entre DO e IG?
• Contienen un nombre geográfico (región o
localidad)
• Existe un vínculo o relación entre las
características especificas del producto y el
medio geográfico
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Diferencias entre DO e IG
• En un producto con DO la producción,
transformación y elaboración se debe efectuar
dentro de la zona geográfica delimitada. En un
producto de una IG no es obligatorio que todas
las fases se realicen en la misma zona
• En una DO el vínculo que tiene el producto es
mas estrecho o fuerte.
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Signos inadmisibles I
No podrá inscribirse como indicación geográfica o
denominación de origen, entre otros, un signo que:
•No corresponda a las definiciones contenidas en el artículo
4 de la LPI.
•Sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden
público, o pudiera inducir al público a error sobre la
procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de
fabricación, las características o cualidades, o la aptitud
para el empleo o el consumo de los respectivos productos;
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Signos inadmisibles II
• Sea considerado como un nombre genérico. Para
tal efecto, se considerará que una indicación
geográfica o denominación de origen es genérica
cuando el nombre del producto, aunque se
refiera al lugar o región en que dicho producto se
haya producido o comercializado inicialmente,
haya pasado a ser el nombre común del producto
en Guatemala;
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Signos inadmisibles III
• Podrá registrarse una indicación geográfica o una
denominación de origen acompañada del
nombre genérico del producto o de una
expresión relacionada con ese producto, pero la
protección no se extenderá a éstos.
• Esto ya estaba regulado en artículo 82 LPI
anterior (sin reformas 3-2013) aunque en ese
momento solo aplicaba a IGs o DO nacionales.
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Requisitos de la solicitud.
•a) La indicación geográfica o denominación de
origen que se pretende registrar.
•b) Un resumen en el que se expongan los
elementos principales del pliego de condiciones;
i. El nombre de la indicación geográfica o
denominación de origen; ii. La descripción del
producto; iii. Una descripción concisa de la zona
geográfica delimitada;
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Requisitos de la solicitud II
iv. La descripción del vínculo entre el producto y el
medio geográfico, especificando los elementos de
la descripción del producto o del método de
obtención que justifican tal vinculo; y, v.
Información relativa a la fecha de autorización,
reconocimiento o registro en su País de origen y la
identificación de la autoridad que lo dispuso.
Acompañándose copia del documento que acredita
dicho reconocimiento.
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Procedimiento.
• Examen de solicitud – objeción (2 meses)
prorrogables por una sola vez• Publicación por una sola vez en Diario Oficial
• Oposición por parte 3eros en plazo dos meses
• Resolución protección en plazo 3 meses luego
vencimiento plazo oposición.
• En caso protección, se publicará decisión
favorable en D.O.
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Vigencia y otros.
•La inscripción tendrá vigencia indefinida y estará
determinada por la subsistencia de las
condiciones que la motivaron.
•La inscripción podrá ser modificada en cualquier
tiempo, cuando cambiare la información
contenida en el pliego de condiciones aprobado.
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Protección de IGs o DO en general
• "Artículo
87.
Protección.
Las
indicaciones geográficas o denominaciones
de origen no podrán ser consideradas
genéricas en tanto se mantengan
protegidas en el País de su origen…”
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Usos lícitos I. Art. 89 LPI
• “ Uso previo. Es lícito: a) la utilización de
un elemento de una indicación geográfica
o denominación de origen o una
traducción de ésta, que con anterioridad a
la
solicitud
de
inscripción
fuere
considerada en Guatemala como un
nombre o denominación genérica; y
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Usos lícitos II. Art. 89
b) Tratándose de productos diferentes a vinos y bebidas
espirituosas, la utilización de una indicación geográfica o
denominación de origen extranjera, de un elemento de la
misma, o de un elemento similar, cuyo uso se haya
realizado en Guatemala, de buena fe y de forma continua
respecto de productos iguales, semejantes o conexos a los
que se consignan en la inscripción de la indicación
geográfica o denominación de origen extranjera, al menos
durante un plazo de tres años anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud de registro."
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Debemos pedir claridad.
• Para evitar conflictos entre marcas y lograr un
balance en derechos de todos los involucrados,
debe pedirse claridad en cuanto: a) cuándo una
parte de una IG o DO es genérica; qué debe
probarse de parte del que así lo indica, qué plazo
es el más justo para considerar que un término
ya se genérico, deberá contar cuántos lo usan?
Qué numero de entidades?
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Creación del Boletín del RPI
• Se crea el Boletín Oficial del Registro de la
Propiedad Intelectual como un medio de
publicación propio de los edictos y avisos en
materia de marcas, nombres comerciales,
emblemas y expresiones o señales de publicidad.
• ENTONCES DEBEN estar aún más pendientes o
pedir a sus agentes que lo estén! (para efectos de
oposición).
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Muchas Gracias!