Seminario de Arbitraje y Conciliación en Propiedad Intelectual

Educación Continuada
Seminario de Arbitraje y
Conciliación en
Propiedad Intelectual
Indemnización de
Perjuicios
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Camara de Comercio de Bogotá
Cámara de Comercio de Medellín
Juan Carlos Cuesta Quintero
Cuesta & Asociados Ltda.
Agosto 2013
Cuesta & Asociados, (c) 2013
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Programa!
•  Introducción !
•  El perjuicio!
–  Objeto!
–  Alcance!
–  Consecuencias!
•  Valoración conceptual del perjuicio!
•  Métodos de valoración!
•  Tratamiento legal en Colombia!
•  Casos ilustrativos!
•  Conclusiones!
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Propiedad Intelectual
Activos intangibles susceptibles de explotarse económicamente como un monopolio
De Ideas
A activos
(creatividad)
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(innovación)
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Donde está el valor de
los activos intangibles?
VALOR
Lo que paga
El consumidor
PRECIO
COSTO
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El
consumidor
percibe que
recibió más
de lo que
pagó.
Objeto de los perjuicios
•  Cuales derechos de PI han sido afectados?
–  Activos de Mercado
–  Activos Técnicos
–  Activos de IT
–  Otros
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Activos de Mercado!
– 
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– 
Marcas sombrilla y secundarias
Co-branding y sponsorship
Logosímbolos – Logotipos
Lemas comerciales
Marcas de certificación
Franquicias
Marcas colectivas - Denominaciones de Origen – Indicaciones Geográficas
De imagen corporativa (nombre y enseña comercial)
País de origen
Siguientes Países
Solicitudes pendientes
Derechos de autor
Presentación y Empaques
Jingles
Estrategias publicitarias y promocionales
Nombres de dominio
Estrategias de comunicación – BD clientes
Diseño y contenido páginas web
Vinculos
Canales de distribución
...
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Activos Técnicos
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Patentes de invención y modelos de utilidad
Secretos industriales
Formulas
Tecnologías de empaque
Diseños, formas, colores y tamaños
Procesos tecnológicos
Diseños tecnológicos
Pruebas
Lay out
Especificaciones de producto y garantías
Investigación
Ensamblajes
Bases de datos de fabricación
Tecnologías adquiridas o licenciadas
Soporte o apoyo tecnológico
Selección y estrategia de proveedores
Cadenas de suministro
Procesos
…..
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Activos IT!
– 
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– 
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– 
Códigos fuente
Licenciamiento de software
Bases de datos
Listas de correos
Sistemas operativos
Sistematización y control de procesos
Derechos de conexión y conexiones
Sistemas de comunicación
Derechos de reproducción, transmisión
Ancho de banda
–  ….
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Otros Activos !
–  Estudios de suelos, geológicos, aéreos, servidumbres, reservas ambientales, etc.
–  Licencias ambientales
–  Licencias de construcción
–  Equipos de trabajo
–  Trabajadores deslocalizados y temporales
–  Relaciones públicas
–  Registros sanitarios, fitosanitarios, etc
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Alcance de los perjuicios
•  Es un único activo el afectado o son varios?
•  Si son varios, pertenecen a una misma
clasificación?
•  Son permanentes en el tiempo o de tiempo
definido?
•  Son medibles conceptualemente de la misma
manera?
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Consecuencias de los perjuicios
•  En el mercado: actual y futuro
•  Financiero
–  Ingresos
–  Utilidad (bruta – operacional)
•  Dilución y reducción de valor de la marca
•  Consumidor
•  En la cadena de distribución, licencias, franquicias
•  Interrupción del negocio
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Valoración de Perjuicios
•  Retos de la estimación
–  Identificación de activos perjudicados y sus consecuencias
–  Ausencia/bajo
número de transacciones
Contabilidad
tangibles
–  Asimetría entre la información
contable y la de mercado
Información
confiable
–  Selección de la metodología a emplear
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Valoración de Perjuicios
•  Conceptualmente
–  Antes y después (daño emergente)
• 
• 
• 
• 
• 
Mayores costos
Publicidad y marketing correctivo
Entrada acelerada
Reducción de precios
Pérdida de ventas/ingresos por productos/servicios conexos
–  Pero si (lucro cesante)
•  Ingresos dejados de percibir
•  Utilidades dejadas de percibir
•  Enriquecimiento sin justa causa
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Valoración de Perjuicios
•  Conceptualmente
–  Regalías
•  Discrecionales
•  Ingresos operacionales adicionales
•  Precio primado
•  Operaciones comparables (ausencia de información amplia y confiable)
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Valoración de perjuicios!
•  Conceptualmente!
–  Regalías!
•  Por Sector!
!
!
Fuente: Expert Witness, Valuation &
Damages. Weston Anso. ABA. 2013
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Metodos de valoración
•  El método del costo
–  Costo histórico
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• 
• 
• 
• 
Honorarios
Gastos de solicitud
Nómina personal
Costos de desarrollo
Costos de producción
Costos de publicidad, mercadeo y promoción
–  Costos de reposición
–  Costo de duplicar
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Metodos de valoración
•  El método del mercado
–  Operaciones comparables
•  Transacciones sobre marcas
•  Ventas actuales/regalías
–  Difícil determinación competidores y marcas comparables
– 
–  Escasa información verificable
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Metodos de valoración
•  El método por ingresos
–  Incremento en ingresos
–  Disminución de costos
–  Puntos a considerar
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Precio primado/genéricos
Ventaja por la utilidad bruta
Ventaja por la utilidad operacional
Regalías
Proyección de flujos de caja
Identificación de la fuente del ingreso
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Metodos de valoración
•  El método por ingresos
–  Método Houlihan
•  Diferencia de los flujo de caja de una empresa de marca
genérica y la estudiada.
–  Método Damodaran
•  Se utiliza el precio primado y se multiplica por el número de
unidades vendidas y su proyección de ventas
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Metodos de valoración
•  Método Interbrand
– 
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– 
– 
– 
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– 
Valor de la marca
Diferenciación
Lealtad
Mayor participación de mercado
Precio de venta más alto
Gastos de venta más bajos
Ingresos esperados más altos
Valor de la Marca
Valor a los accionistas
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Análisis
Financiero
Proyección
Ganancias
Intangibles
(EVA)
Ganancias
Por marca
Análisis de
Consumidor
Análisis de
Marca
Rol del
Branding
Fortalezas
Marca
% Riesgo
Descuento
Valor de la Marca
(VP de los Ingresos Futuros)
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Perjuicios en Colombia
•  Derechos de autor
–  A prevención jueces civiles - SIC
D. 351 art 57: Daños y perjuicios, Costas procesales, Retiro de canales
comerciales, Sanciones penales
L 44, art. 56: Indemnización
CC 2050 y 2056 (obras inmateriales)
C – 523/2009
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Perjuicios en Colombia
•  Propiedad Industrial
–  A prevención jueces civiles – SIC
–  Patentes y modelos de utilidad art. 239 – 240 D 486 CAN)
–  Indemnización Art. 243 D 486 CAN, entre otros:
•  daño emergente y lucro cesante
•  Beneficios del infractor
•  valor licencia
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Perjuicios en Colombia
•  Competencia desleal vinculada a Propiedad Industrial
–  A prevención jueces civiles - SIC
–  Art. 258 y stes. D 486 CAN.
•  trade dress
•  indicaciones tendenciosas falsas
•  protección secreto empresarial.
–  Art.20 Ley 256 derecho de solicitar perjuicios conc. Art. 177 CPC
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Perjuicios en Colombia
•  Procesos penales (CP)
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Derechos de autor Art. 271 y stes
PI general Art. 306
Patentes. Art. 307
Secreto industrial o comercial. Art. 308
Salud publica. Art. 372, 373, 374
Indemnización perjuicios. Arts. 94, 95, 96, 97 y 269
Los perjuicios deben pedirse y solicitarse a la fiscalía su cuantificación para que
en juicio sean tenidos en cuenta
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CASO 1 . Ante SIC – Apelacion
Tribunal
NOMB
RE!
DEMANDADO!
70289 Espan Limitada
08!
– Ana E.!
DEMANDANTE!
Sinteco SA !
Educación Continuada
ASUNTO!
Demanda por imitación
etiqueta, desviación de
la clientela,
aprovechamiento
reputación ajena.!
Condena con base en
Lucro Cesante (dnño
estaba evidenciado
perno decretado)!
Segunda instancia:
Tribunal decide que no
se probó costumbre
mercantil de buena fe
comercial, que es un
tema de marcas y que
no hay competencia
desleal.!
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Cuesta
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SENTENCIA!
1 isntancia
19
diciembre
2011.!
“a Instancia
14
septiembre
2012!
Original !
!
!
!
!!
!
Imitador
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Original
!!
!
!
!
!
Imitador!
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!
Dictamen pericial lucro cesante!
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CASO 2 . Ante SIC – Apelacion
Tribunal
NOMBRE!
809462
7!
DEMANDADO!
Nika Editorial
S.A.!
DEMANDANTE!
ASUNTO!
Editorial
La acción de
Educativa
competencia desleal
Kingkolor S.A. !frente a la derivada de
las normas sobre
propiedad industrial //
Actos de Confusión
(Art. 10°, Ley 256 de
1996) // Actos de
imitación (Art. 14, Ley
256 de 1996) // De la
prohibición general
(art. 7º de la Ley 256
de 1996) //Pretensión
indemnizatoria. !
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SENTENCIA!
24 del 29
de abril de
2011 !
ORIGINAL
!
!
!
IMITADOR
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DICTAMEN PERICIAL!
Utilidades
reportadas en el
balance general.
Porcentaje en las
ventas del texto
“Dictionary
Tower Chicago
Illustrated”
TOTALES
Noviembre y
Diciembre de
2007
Año 2008
Año 2009
Primer trimestre
de 2010
339’328.413,85
777’005.959,58
1.307’563.751.55
955’402.097,77
3%
9%
8%
7%
10’179.852,415
69’930.536,362
Educación Continuada
104’605.100,124
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66’878.146,843
CASO 3 . Ante Juez Civil Patentes
NOMBRE!
DEMANDADO!
Juez Civil! Plastivit !
DEMANDANTE!
Tapas Guala –
Tapas Albert !
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ASUNTO!
Posible Infracción de
Patente en Colombia!
!
Medidas cautelares
contra importador
embotelladora.!
Embargo y secuestro
de 1.000.000 Tapas!
!
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NEGOCIAC!
Oct - Dic
2006!
!
Demostró
alcance de
perjuicios y
se
negociaron
precios!
Perjuicios persuasivos de negociación!
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CASO 4 . Ante SIC – Apelacion
Tribunal
NOMBRE!
Juez
Penal –!
Tribunal!
DEMANDADO!
Wilson Colón –
SKATA
AMERICAS!
DEMANDANTE!
INNOVATEQ
(importador)!
!
Bosch y otro!
!
ASUNTO!
SENTENCIA!
Usurpación marcaria de
BOSCH – ZEXEL!
!
Incautaron 13.944
repuestos, 636
etiquetas, 405 cajas,
636 frascos y 746
tapas (repuestos
importados de China
según confesión)!
1ª Instancia
condena +
Perjuicios
24 marzo
2008!
!
2ª
Instancia.
Condena
no
perjuicios
por “falta
de prueba
al perjuicio
del titular,
solo del
infractor”!
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Conclusiones!
•  En un mundo globalizado y totalmente
concectado, los activos de la propiedad
intelectual son los que mayor valor
aportan
•  La infracción a los activos de propiedad
intelectual debe generar indemnizaciones
ciertas, razonables y que compensen los
perjuicios a sus titulares
•  Los jueces deben ser más cautelosos con
el respeto a estos derechos y a los
perjuicios que se ocasionen
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Conclusiones!
•  Los métodos para identificar y valorar los
perjuicios son múltiples y se aplican
dependiendo de cada caso.
•  No debe haber tarifas legales de perjuicios, debe
haber mínimos para que el sistema se
acostumbre a respetar los activos intangibles.
•  Los litigios de infracción se darán más en la
justicia ordinaria que arbitral, pero en arbitraje
serán más interesantes los casos por la
especialidad y conocimiento (base contractual)
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GRACIAS!
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