El Registro de la Marca Comercial Informe Especial

Informe Especial
El Registro de la Marca Comercial
Y su protección legal como signo distintivo
I. Introducción
La propiedad industrial actualmente
representa un papel importante en toda
actividad empresarial, debido a que últimamente el valor de las transacciones
comerciales de los bienes inmateriales tiene
una mayor ventaja frente a los bienes materiales. Una vez que las personas llegan a
constituirse o formalizarse como empresas
de acuerdo a la legislación vigente, estas
comienzan a operar ofreciendo sus productos y/o brindando sus servicios, para eso
deben proteger su marca y los derechos
que de ella se deriven registrándola; así
tenemos por ejemplo a la marca D'onofrio
o Alicorp y Coca Cola, siendo esta última
un claro ejemplo de lo que representa el
valor (utilidad) de una marca famosa para
el empresario titular de ella.
En nuestro medio la norma encargada de
la materia es el Decreto Legislativo Nº 823
publicado el 24.04.1996 en el diario oficial El
Peruano, (en adelante la Ley) ésta se aplica a
todos los sectores de la actividad económica,
pues se reconoce el derecho a acceder a sus
beneficios a las personas naturales o jurídicas
organizadas en cualquiera de sus formas
permitidas por la Constitución. Además, un
punto importante es tener en cuenta que
las personas adquieren el derecho a la
marca no con el uso de ella sino únicamente con el registro por eso es de vital
importancia saber como inscribir su marca.
Una herramienta a usar para registrar un
signo distintivo es la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza del
15 de julio de 1957 con sus actualizaciones
y modificaciones.
II.Entidad competente
El Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual,
INDECOPI, es el encargado de proteger la
calidad de los productos, la eliminación de
prácticas restrictivas de competencia y los
derechos de propiedad intelectual; para ello
cuenta con Comisiones y Oficinas, siendo estas
últimas las encargadas de velar por la protección de la propiedad industrial en todas sus
manifestaciones, y específicamente a cargo de
la Comisión de Signos Distintivos quien tiene
la competencia sobre marcas de productos y
servicios, colectivas y de certificación, nombres
y lemas comerciales, denominaciones de origen o geográficas.
INFORMATIVO
CABALLERO BUSTAMANTE
La Oficina de Signos Distintivos está
organizada en Areas:
Área de Marcas: donde se tramitan las
solicitudes de registro de los signos distintivos
mencionados precedentemente.
Área de Registros, Renovaciones y
Archivo: otorga los certificados de los signos
y realiza la inscripción en los libros de registro.
Tramita las solicitudes de los signos inscritos
de renovación y modificaciones de diversa índole. Siendo su obligación brindar información
sobre el curso de los expedientes.
III. Los signos distintivos
Dentro de los signos distintivos se encuentran las marcas, los nombres comerciales,
los lemas comerciales y las denominaciones
de origen. No es necesario que la marca
cumpla con un criterio de novedad porque
no implica ningún esfuerzo mental sino sólo
que sea disponible a menos que otro ya la
esté usando.
3.1.Las marcas son los signos con los que
se identifican a los productos y/o servicios
para diferenciarlos del resto que están en
el mercado. Dichas marcas serán identificables a través de la publicidad que hará
el titular.
3.2.Las denominaciones o nombres
comerciales son los signos con los
cuales se distingue a una persona
natural o jurídica en el ejercicio de su
actividad comercial, la diferencia con
la marca es que ésta no distingue al
producto o al servicio que ofrece sino
únicamente diferencia a las personas
naturales o jurídicas, por ejemplo CNN
en español.
3.3.Los lemas comerciales se dicen que
son complementarios a las marcas, éstas tienen la finalidad de asociar frases
publicitarias con los productos o servicios, por ejemplo "llamagas el moradito
rendidor".
3.4.Las denominaciones de origen son
los signos que utilizan el nombre de una
región o lugar geográfico de un país para
designar a un producto originario del
mismo, debido a que sus características
se deben exclusivamente a factores humanos o naturales del lugar, claro ejemplo de
ello es el pisco como producto peruano.
IV. Regulación de Marcas Comerciales
4.1.Consideraciones sobre las marcas
La marca es un signo cuya función es
diferenciar los productos o servicios de
una persona de otros de una misma
clase. Dicho signo debe ser perceptible,
suficientemente distintivo, susceptible de
representación gráfica, pueden conformarlo palabras, letras, números, dibujos, imágenes, combinación de colores, o la forma
de presentación de envase del producto, o
la combinación de los anteriores. En principio no es necesario contar previamente
con una marca para que las personas
comiencen sus actividades empresariales;
por eso es que el registro de una marca no
es obligatorio sino que es voluntario. Pero
si lo que quieren es proteger la posición de
su marca en el mercado entonces deben
obligatoriamente registrarlo; de esta forma
el registro convierte al titular de una marca
en el único autorizado para aprovecharse
de ella pudiendo él autorizar a otros para
su explotación.
Sistema constitutivo de Derechos
Teóricamente el derecho podría nacer con la
primera utilización del signo en el mercado.
Sin embargo, por la publicidad y seguridad
jurídica que trae consigo el registro, la mayoría de los países han optado por un sistema
atributivo para el nacimiento del derecho de
marca, como también ocurre con el derecho
peruano de marcas.
Res. N° 289-1998/TPI-INDECOPI (23.03.1998) Delicias Caxamarquinas /La Cajamarquina.
Para registrar una marca ésta debe referirse a un solo producto o servicio y su
protección se rige por el principio de
especialidad, mediante el cual se protege a una marca dentro del ámbito del
producto o servicio en que fue registrada;
a la vez respecto de sus similares o complementarios y; frente a aquellos en que
pueda establecerse un nexo competitivo,
es decir, que pueda sustituirlos; también
se la protege territorialmente dentro del
país donde se registró. Un aspecto a tener
en cuenta es que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia
de signos idénticos o semejantes, siempre
que a opinión de la Oficina competente,
dicha situación no afecte el interés general de los consumidores (Art. 158º de la
Ley).
Fuente: www.caballerobustamante.com.pe
Derechos Reservados
Principio de especialidad
El principio de la especialidad es derivación de la
finalidad esencial de la marca: la distinción en el
mercado de los productos o servicios de un agente
económico de los productos o servicios idénticos
o similares de otro. Por ello, este principio limita
con carácter general la posibilidad de oponer una
marca (registrada o solicitada) frente al registro
de otra que tiene por objeto un signo idéntico o
similar sólo para productos o servicios idénticos
o similares.
Res. N° 363-1998/TPI-INDECOPI (08.04.1998) Tequila
Rock /T’Quila
4.2.Conflictos entre marcas
Puede suceder que dos empresas inscriban una marca en un mismo día, para
esta situación opera la buena fe de la
inscripción registral, mediante el cual se
preferirá al que primero tenga el derecho
de propiedad inscrito teniendo en cuenta
el día y, si fuere el caso, la hora de presentación de la solicitud de registro. La oficina
de signos distintivos debe tener en cuenta
los siguientes criterios: La apreciación
sucesiva de los signos considerando su
aspecto de conjunto, y con mayor énfasis
en las semejanzas que en las diferencias.
El grado de percepción del consumidor
medio. La naturaleza de los productos o
servicios y su forma de comercialización
o prestación, respectivamente. El carácter
arbitrario o de fantasía del signo, su uso,
publicidad y reputación en el mercado y
si el signo forma parte de una familia de
marcas.
Denegatoria de oficio
La inacción del titular de una marca registrada no
determina la inexistencia del riesgo de confusión
entre los signos, ya que la Autoridad Administrativa
tiene la obligación de analizar íntegramente cada
nueva solicitud y en defensa del interés público
puede denegar de oficio una solicitud de registro
si considera que es confundible con una marca registrada anteriormente para distinguir los mismos
o similares productos.
Res. N° 048 - 1999/TPI-INDECOPI (20.01.1999)
BLUE’S CLUE’S /BLUES CLUB
Las empresas requieren de marcas que
distingan sus productos o servicios de
sus competidores para lograr imponerlos
en el mercado, por eso una marca debe
ser útil tanto para distinguir productos
o servicios estandarizados como para
aquellos que signifiquen una innovación
tecnológica; por eso si la marca “kola
real” ya está registrada para gaseosa no
se podrá registrar la marca “kola real”
de un competidor de gaseosa. Incluso
pueden darse también conflicto entre
marcas que sean similares o idénticas
que distingan productos similares, complementarios o competitivos (sustitutos),
por ejemplo si se ha registrado la marca
“pilot” para lapiceros los consumidores
podrían confundirse si se registra la marca
Fuente: www.caballerobustamante.com.pe
Derechos Reservados
“pilot” para borradores. Otro caso es que
aún cuando se trate de productos no similares si se acepta el registro de marcas
idénticas puede darse el caso que una de
ellas pierda su fuerza distintiva, esto sucede muchas veces en los casos de marcas
notoriamente conocidas, por ejemplo
cuando se registre la marca "nissan" para
lavadoras. En los casos mencionados la
Oficina de Signos Distintivos es la competente para resolver los conflictos respecto
al registro o no de una marca.
Otros casos suceden cuando algunas
empresas (la mayoría informales) utilizan
una marca para sus productos de menor
calidad aprovechándose del prestigio
de otra o, cuando se usa una marca
mundialmente conocida que aún no está
registrada en el país, produciéndose
conductas fraudulentas e infracciones a
los derechos de propiedad industrial.
V.Trámite de Registro de Marca
5.1.Solicitud de registro
La solicitud de registro se inicia a pedido
de parte ante la Oficina de Signos Distintivos, es decir, por la persona interesada
en el registro de la marca de su producto
o servicio que pertenezca a una sola clase
pudiendo cubrir uno o varios productos
dentro de la misma (Art. 156º). Para esto
previamente tiene que realizar una búsqueda para efecto de saber si la marca que
piensa inscribir se encuentra ya inscrita o
en trámite de inscripción, la búsqueda es
fonética y figurativa a fin de que pueda
determinarse todos los elementos configurativos de la marca y pueda realizarse
las variaciones para que se acepte su
solicitud.
Una vez que la solicitud es admitida la
oficina tiene un plazo de quince (15) días
para evaluar si aquella ha cumplido con
todos los requisitos formales señalados.
El solicitante podrá variar su solicitud
sólo en aspectos secundarios; en algunos casos la oficina le puede obligar a
variarla cuando de la evaluación realizada
se observa que no se está cumpliendo
con los requisitos formales, otorgando
al solicitante un plazo de treinta (30)
días para que pueda subsanar dichas
irregularidades, siendo prorrogable por
otros treinta (30) días adicionales, de lo
contrario la solicitud será rechazada (art.
142° de la Ley).
5.2.Requisitos para la presentación de
una solicitud de marcas
a) Identificación del peticionario; si éste
constituyera una persona jurídica los
documentos que acrediten su existencia y su representación legal.
b) descripción clara y completa de la
marca que se piensa registrar.
c) indicación de los productos o servicios
de la clase en la que solicita el registro
de marca y
d) el comprobante de pago de la tasa
respectiva.
e) los poderes que fueran necesarios
debidamente legalizados.
f) si la marca se constituyera por elementos gráficos entonces una reproducción de la misma.
g) y los documentos que la oficina competente determine. En casos que los
documentos fueran expedidos en el
extranjero, éstos deberán contar con
la respectiva visación consular.
5.3. Publicación de la solicitud de registro
Luego que la oficina competente evalúa
que la solicitud ha cumplido con los requisitos formales, se ordena al solicitante
la publicación de la misma en el diario
oficial El Peruano, por una sola vez y por
cuenta de éste.
5.4.Observaciones
Una vez que se publicó la solicitud cualquier persona interesada y que tenga
legitimo interés, porque crea que su
derecho de marca está siendo afectado
puede presentar oposición dentro de
treinta (30) días hábiles siguientes a la
fecha de publicación. No se aceptará las
observaciones formuladas fuera del plazo
señalado, ni aquella que se fundamente
en convenios o tratados donde el Perú
no forma parte integrante. Si dentro de
ese plazo no se presenta alguna observación puede admitirse inmediatamente
el registro, de lo contrario en caso se
formule observación, se otorga un plazo
adicional de treinta (30) días hábiles para
los descargos correspondientes.
Requisitos:
a) Identificación del expediente.
b) El nombre y domicilio del observante.
c) Poder que acredite la representación
que se invoca.
d) Los fundamentos de la oposición.
e) Ofrecimiento de pruebas que hagan
valer su oposición.
f) El comprobante de pago de los derechos respectivos.
g) Cuando se trate de signos gráficos o
mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal
como fueron registrados o solicitados.
5.5.Otorgamiento o denegación de la
marca
Luego de cumplirse con el procedimiento
señalado anteriormente si no se han
presentado observaciones se procede a
realizar el examen de registrabilidad mediante el cual se puede otorgar o denegar
el registro. En caso se hayan presentaron
observaciones la Oficina de Signos Distintivos puede acogerlas o no, a través de
una resolución debidamente motivada.
INFORMATIVO
CABALLERO BUSTAMANTE
Informe Especial / Apunte
Es con el registro que se adquiere la
titularidad del derecho de la marca.
5.6.Vigencia y Renovación
Según la Ley, la vigencia que se otorga
a la titularidad del derecho de una marca
es diez (10) años, el cual puede ser renovable por el mismo plazo a pedido de
la parte interesada. Para tal efecto se le
otorga un primer plazo de seis (6) meses
anteriores a la fecha de vencimiento,
y en caso omitiera realizarlo en dicha
fecha se le otorga un plazo de gracia de
seis (6) meses posteriores a la fecha de
vencimiento; plazos en que se mantiene
la vigencia de la marca. En caso que, una
persona no realice la renovación de su
registro dentro de los plazos señalados
en la Ley, éste pierde automáticamente
el derecho a la titularidad de la marca
(Art. 154º). Para el procedimiento de la
renovación no será necesario que el titular
demuestre con documentos el uso de la
marca porque la renovación se entrega
automáticamente.
5.7.Implicancias del registro
A)Exclusividad en el uso:
Respecto de su titular le otorga el uso
exclusivo de los derechos derivados
del registro de una marca. Pudiendo,
hacer valer sus derechos frente a
terceros, en el caso que alguno esté
usando su marca respecto a productos o servicios similares o idénticos
mediante los cuales induzca a error
al público; para esto es necesario
INFORMATIVO
CABALLERO BUSTAMANTE
que las marcas se usen de acuerdo
como fueron registradas. Dicho acto
lo reclamará mediante una denuncia
por escrito ante la Oficina de Signos
Distintivos alegando que su derecho
de propiedad industrial está siendo
afectado.
El derecho de exclusiva
El derecho exclusivo sobre una marca tiene dos
dimensiones: una positiva y una negativa. La
primera implica que el titular de la marca está
facultado para usarla, cederla o conceder una
licencia sobre ella. La segunda supone que el
referido titular está facultado para prohibir que
terceros la registren o usen.
Res. N° 833-1998/TPI-INDECOPI (05.08.1998) GUIA
SHOPPING TIME /SHOPPING NEWS
B)Transferencia de marca:
Incluso este derecho puede ser objeto
de licencias, en cuyo caso quien actúa
como licenciante responde ante los
consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios.
Dicho acto debe ser notificado ante
la oficina competente en cuyo caso
deberá presentarse el contrato de
transferencia del signo registrado.
C) Cancelación del registro:
Se debe tener en cuenta que en el
caso que una marca registrada no esté
siendo usada por su titular o por su
licenciatario por un tiempo de tres (3)
años, se podrá accionar la cancelación
de su registro, a solicitud de la persona
interesada.
5.8.Nulidad del registro de una marca
Puede accionarse de oficio o a pedido
de parte, la solicitud se tramita ante la
Oficina de Signos Distintivos y deberá
formularse de acuerdo con los requisitos
de las observaciones. Procede cuando las
personas procuran registrar una marca
contraviniendo las disposiciones de la
Ley, u otorguen documentación falsa o
inexacta siendo necesarias en el trámite o
cuando obren de mala fe en la obtención
del registro. También se declara nula la
inscripción de una marca en la cual la
persona solicitante sabía o se presumía
que conocía que la marca pertenecía a
un tercero. No procederá la solicitud de
nulidad de una marca si el asunto fue
materia de observación por los mismos
fundamentos entre las mismas partes o
la que de ellas derivan su derecho (Art.
182º de la Ley). La nulidad del registro de
una marca tiene efectos retroactivos, es
decir, que deja sin efecto los actos que se
realizaron en base al derecho anulado.
Nulidad
La nulidad procesal está referida a los defectos o vicios procesales en la tramitación de un procedimiento que acarrean la nulidad de un determinado acto
procesal o de todo lo actuado a partir del momento
en que se incurre en tal defecto. La nulidad sustantiva
está referida a un hecho, acto, derecho o situación
jurídica que se considera inexistente por haber incurrido en un vicio de invalidez o en una causal de
nulidad vigente al tiempo de su constitución.
Res. N° 820-1998/TPI-INDECOPI (03.08.1998) La
Cigüeña /La Cigüeña. n
Fuente: www.caballerobustamante.com.pe
Derechos Reservados