PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001537 /2009 ML

XDO. DO MERCANTIL N. 1
A CORUÑA
RÚA ENRIQUE MARIÑAS S/N, EDIFICIO PROA 7º ANDAR (MATOGRANDE), A CORUÑA
C.I.F. S-1500061-E
0035K
Tfno.: 981182166-881881135-981182177 Fax: 981182134
N.I.G.: 15030 1 0001673 /2009
Procedimiento:
/2009 ML
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO
0001537
Sobre: COMPETENCIA DESLEAL
De D/ña. PETER TABOADA, S.L.
Procurador/a Sr/a. ISABEL TEDIN NOYA
Contra D/ña. QUANTUM INGENIERIA EUROPEA, S.L.
Procurador/a Sr/a. VICTOR LOPEZ-RIOBOO BATANERO
JOSE JAVIER GARCIA VALENTIN, SECRETARIO JUDICIAL DEL XDO. DO
MERCANTIL N. 1 DE A CORUÑA,
DOY FE Y TESTIMONIO: que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001537
/2009, que se tramita en este Juzgado a instancia de
PETER
TABOADA, S.L., frente a QUANTUM INGENIERIA EUROPEA, S.L., se
ha dictado SENTENCIA cuyo contenido es del tenor literal
siguiente:
SENTENCIA
A Coruña 23 de mayo del 2011
D. José Mª Fernández Abella, juez sustituto del juzgado de lo
Mercantil Nº. Uno de A Coruña, ha visto los presentes autos de
juicio ordinario Número 1569/2009,
promovidos por la Sra.
Tedín Noya en nombre y representación de PETER TABOADA S.L.,
contra
la
mercantil
QUANTUM
INGENIERIA
EUROPEA
S.L.,
representada por el Sr. López-Rioboo Batanero, en los que ha
recaído la presente resolución con base en los siguientes .
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- En fecha de 15 de mayo del 2009 se recepciona en
este juzgado la demanda presentada por la Sra. Tedín, en
nombre y representación de PETER TABOADA S.L. y en la que tras
exponer los hechos en que se ampara la misma se peticiona :
“1º.- Que la mercantil PETER TABOADA S.L. es titular del
diseño industrial registrado número D 0507114-02 .
2º.Que la mercantil PETER TABOADA S.L. es titular de los
derechos de propiedad intelectual existentes sobre la obra
consistente en el manual de especificaciones técnicas de las
desalinizadoras de agua de mar por ósmosis inversa PETSEA RO
SW 250 .
3º.- Que la mercantil demandada al fabricar , ofrecer y
comercializar en España desalinizadoras para agua de mar por
ósmosis inversa que incorporan el diseño industrial registrado
D 0507114-02 de la actora , sin contar con su permiso ni con
su autorización , está vulnerando sus derechos e infringiendo
los preceptos citados en la LDI .
4º.- Que , asimismo , la entidad QUANTUM INGENIERIA EUROPEA
S.L.
al
fabricar,
ofrecer
y
comercializar
en
España
desalinizadoras para agua de mar y para agua dulce (salobre)
por
ósmosis
inversa
que
constituyen
una
imitación
,
respectivamente , de las máquinas de las series PETSEA RO SW y
PETSEA RO TW-Y de PETER TABOADA, ejecutada en indebido
aprovechamiento del esfuerzo realizado por la actora , , esta
cometiendo actos de competencia desleal que contravienen los
preceptos citados en la LCD .
5º .- Que la entidad QUANTUM , al captar para si trabajadores
y a clientes de PETER TABOADA , con el fin de excluirla del
mercado
,
a
base
del
desarrollo
y
ofrecimiento
de
desalinizadoras de agua de mar y de agua dulce (salobre) por
ósmosis inversa que lesionan sus derechos exclusivos y su
posición en el mercado , está realizando actos de competencia
desleal , por ser objetivamente contrarios a la buena fe , que
contravienen los preceptos de la Ley 3/1991 de 109 de enero
LCD .
6º.- Que la entidad QUANTUM , al reproducir y distribuir , sin
el
consentimiento
de
PETER
TABOADA
,
el
manual
de
especificaciones técnicas PETSEA RO SW 250 , bajo el plagio
que del mismo supone el manual de especificaciones técnicas de
las desalinizadoras QTM RO SW (25T y 50T) , está vulnerando
sus derechos e infringiendo los preceptos citados en el cuerpo
de esta demanda de la Ley 3/1991 de 10 de enero de la LPI .
Como consecuencia de lo anterior , debo condenar y condeno a
QUANTUM INGENIERIA EUROPEA S.L, a :
1º.- Estar y pasar por las anteriores declaraciones .
2º.- Respecto de las desalinizadoras de agua de mar y de agua
dulce (salobre) de las series QTM RO SW y QTM RO TW (acciones
por infracción de diseño industrial y por competencia desleal)
:
a) A la cesación de los actos que violan los derechos de
propiedad industrial de la mercantil PETER TABOADA como
titular del diseño registrado D 0507114-02.
b) A
la
cesación
en
la
fabricación
,
oferta
y
comercialización de las desalinizadoras para agua de mar
y para agua dulce por ósmosis inversa de los modelos QTM
RO SW y QTM RO TW o cualesquiera otros que imiten modelos
equivalentes que hayan sido fabricados o comercializados
por PETER TABOADA .
c) Al embargo y destrucción de las desalinizadoras para agua
de mar y para agua dulce por ósmosis inversa de los
modelos QTM RO SW y QTM RO TW que la demandada tenga en
stock .
d) Al pago , en concepto de resarcimiento de los daños y
perjuicios sufridos con arreglo a lo establecido en el
art 55 de la LDI , y en todo caso , en cuantía mínima
equivalente al 1% de la cifra de negocios realizada por
QUANTUM en relación con las desalinizadoras QTM RO SW y
QTM RO TW de acuerdo con el art 55 de la LDI .
3º.- Respecto del manual de especificaciones técnicas de las
desalinizadoras QTM RO SW (25T y 50T) (acciones por infracción
de derechos de propiedad intelectual) :
a) A la suspensión de la explotación del manual de
especificaciones técnicas de las desalinizadoras QTM RO
SW (25T y 50T) .
b) A la prohibición de la reanudación de la explotación del
manual
de
especificaciones
técnicas
de
las
desalinizadoras QTM RO SW (25T y 50T) .
c) A la retirada del comercio y destrucción de los
ejemplares del manual de especificaciones técnicas de las
desalinizadoras QTM RO SW (25T y 50T) .
d) A la publicación de la sentencia condenatoria a su costa
en los diarios “El Pais” y La Voz de Galicia” conforme a
lo dispuesto en el art 53.1.f) de la LDI y artículo 138
del TRLPI”
SEGUNDO .- En fecha 25 de mayo de 2009 el auto en el que se
admitía a trámite la demanda citando a la parte para la
contestación de la demanda , contestándose a la misma en los
términos que figuran en autos .
En fecha de 24 de noviembre del 2009 se celebró la audiencia
previa en la que las partes se afirmaron y ratificaron en el
escrito rector y en las contestaciones proponiéndose las
pruebas que fueron declaradas pertinentes ; citándose a las
partes para la práctica de la prueba declarada pertinente ,
celebrándose la misma en fecha de 9 de marzo de 2009 ,
efectuándose las conclusiones y quedando los autos vistos para
dictar sentencia una vez cumplimentada la diligencia final que
se ha cumplimentado en los términos que constan en autos .
TERCERO.- En la tramitación de este Juicio se han observado
las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar
sentencia, por causa del volumen de asuntos pendientes de
tramitación y fallo en el Juzgado de lo mercantil de A Coruña.
HECHOS PROBADOS
UNICO .- La entidad PETER TABOADA S.L. es una empresa
especializada en el diseño , fabricación y comercialización
con
tecnología
propia
del
sistema
de
tratamiento
y
purificación de agua , desempeñando dicha labor desde el año
1980 .
La
precitada
entidad
produce
dos
series
de
máquinas
desalinizadoras , serie SW , para agua de mar , y la serie TW
, para agua salobre o procedente de pozos o redes municipales
, registrándose el diseño industrial D0507114-02 , que forma
parte del diseño múltiple D0507114 , el cual fue solicitado el
4 de diciembre de 2008 , concedido el 9 de febrero de 2009 y
publicado en el BOPI de 1 de marzo de 2009 ; dicho diseño
protege la apariencia externa de la máquina de PETER TABOADA
modelo PETSEA RO SW 250 . Igualmente , comercializa las
máquinas desalinizadoras de agua salobre PETSEA TW-Y que no
tiene tal protección registral .
La entidad Quantum se constituyó el 21 de agosto de 2008 ,
siendo sus socios fundadores personal que estaba trabajando en
la mercantil PETER TABOADA S.L. , ofertando unas máquinas
desalinizadoras , en octubre de 2008 , con las referencias QTM
RO 25T-SW y QTM RO 50T-SW y la máquina desalinizadora de agua
salobre QTM RO TW .
A consecuencia de dicha actuación empresarial QUANTUM ha
vendido ocho máquinas desalinizadoras de agua salada ,
obteniendo un margen de beneficio entre un 25% a un 30% , y
dicha venta se ha efectuado a clientes de PETER TABOADA .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Alega la demandada , por el cauce de la excepción
(art. 126 Ley Patentes en relación con la D.A. 1ª de la Ley de
Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003, en adelante
LDI), la nulidad del título de propiedad de la actora sobre el
diseño industrial registrado D0507114-02 ; solicitado en fecha
de 4 de diciembre de 2008 , concedido el 9 de febrero de 2009
y publicado el 1 de marzo de 2009 ; como medio de defensa
frente a las acciones de violación del diseño invocado por la
actora, procede examinar de modo previo tal cuestión (cierto
es que la demandada aduce que Peter Taboada S.L. no es autora
del diseño , pero en nada al respecto hemos de pronunciarnos
toda
vez
que
no
se
ha
ejercitado
la
debida
acción
reivindicatoria , habiendo de recordar que el objeto de debate
, reseñado en el escrito rector , es determinar si existe o no
copia de la ingeniería de diseño de estas máquinas) .
La causa o motivo de nulidad invocada por la demandada –
adviértase que la demandada utiliza la vía de excepción lo
cual deja incólume el registro aun cuando puede impugnar, como
realmente hace , la validez de la novedad y originalidad del
diseño y ello puede conllevar una resolución que hubiere de
ser desestimatoria de la presente demanda- , es la señalada en
el ordinal
b) del art. 13 LDI, a los que se remite el art.
65.1 LDI. En efecto, el motivo de nulidad invocado por la
demandada es el incumplimiento de los requisitos de protección
a que se refiere el art. 13.b) LDI, alegando -tras la cita
genérica de los arts. 5 a 12 - que el diseño registrado carece
de novedad (art. 6 LDI) y de singularidad (art. 7 LDI) al
existir en el mercado y el registro de diseños, razonando que
tratándose de un bien de uso común, la apariencia registrada
por la actora viene siendo utilizada por otros fabricantes y
tal diseño es accesibles al público desde hace tiempo.
Respecto a tal cuestión debe señalarse que los requisitos de
protección de la novedad y la singularidad son requisitos
comparativos, lo que obliga a su comparación con una
anterioridad concreta que anticipe el diseño que se impugna,
de tal modo que de tal comparación resulta la inexistencia de
novedad del art. 6 LDI y le priva de la singularidad del art.
7 LDI o, dicho en otras palabras, que de tal comparación
resulte que tal diseño -o uno muy similar- era ya conocido
cuando se solicitó el registro y carecía, por ello, de novedad
y de singularidad. Y si ello es así, para el ejercicio de tal
causa de nulidad, sea por vía de acción, reconvención o de
excepción, quien alega la falta de novedad o de carácter
singular, deberá acreditar y probar: 1.- que existe una o
varias anterioridades, al haber sido divulgadas -mediante
comercialización, publicación o exhibición- del modo previo en
el tiempo a la solicitud del registro discutido -o de su
prioridad reivindicada-, salvo las divulgaciones inocuas del
art.10 LDI; 2.- que esa anterioridad es oponible al titular
del registro, al haber llegado a conocimiento de los círculos
especializados del sector que se trate, o que razonablemente
ha podido llegar a ser conocida por tales círculos, según el
art. 9.1 LDI, con anterioridad a la solicitud del registro
discutido -o de su alegada prioridad-; y 3.- que dicha
anterioridad anticipa o priva al diseño discutido de novedad o
singularidad, lo que obliga a comparar ambos diseños,
atendiendo a tres elementos o parámetros indeterminados
legalmente: A) la impresión de conjunto, entendida como el
efecto o sensación que produce en la mente del observador la
visión global del objeto que incorpora la apariencia formal en
qué consiste el diseño; que debe ser diferente, entendiendo
por tal la cualidad de ser diferentes en su impresión o
percepción global, sin que la Ley señale el grado de
diferenciación exigible, lo que excluye la exigencia de una
diferenciación notable -por arriba- y de una diferenciación
irrelevante -por abajo-; B) el concepto de usuario informado,
en cuanto paradigma o prototipo abstracto de comparación que
ha de valorar aquellas diferencias, entendiendo por tal
aquella persona destinataria final del producto y entendida o
conocedora del mercado de los productos a los que se incorpora
el diseño discutido; y C) el grado de libertad del autor,
entendiendo por tal el grado de distanciamiento que ha logrado
el auto del diseño respecto a las apariencias existentes en el
sector, para lo cual -como señala la Exposición de Motivos de
la LDI- debe atenderse a las exigencias de diseño del sector
de que se trate, de tal modo que de existir tendencias
dominantes que responden a gustos o modas del momento la
actividad del diseñador será reducida, siendo más amplia en
sectores donde los gustos o modas son menos definidos o el
objeto admite incorporar diversas apariencia .
El art. 45 LDI determina el contenido del derecho sobre el
diseño industrial registrado en la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM) en su doble aspecto, positivo y
negativo o ius prohibendi: "El registro del diseño conferirá a
su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su
utilización por terceros sin su consentimiento. A estos
efectos se entenderá por utilización la fabricación, la
oferta, la comercialización, la importación y exportación o el
uso de un producto que incorpore el diseño, así como el
almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines
mencionados". De tal suerte, el ius prohibendi del titular del
diseño registrado consiste en el derecho a prohibir a los
terceros la utilización del diseño y, en particular, la
fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y
exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño,
así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de
los fines mencionados". Ahora bien, el alcance de este ius
prohibendi es precisado por el art. 47 LDI, abarcando no sólo
a los diseños idénticos sino, además, al diseño que no sea
"singular" respecto de aquél, conforme su tenor literal: "1.
La protección conferida por el diseño registrado se extenderá
a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una
impresión general diferente". Y el significado del carácter
singular para la protección del diseño viene definido en el
mismo sentido en el art. 7 LDI: "Se considerará que un diseño
posee carácter singular cuando la impresión general que
produzca en el usuario informado difiera de la impresión
general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño
que haya sido accesible al público antes de la fecha de
presentación de la solicitud de registro, si se reivindica
prioridad, antes de la fecha de prioridad". Por su parte, la
Exposición de Motivos, IV, señala al respecto que "la
correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño
debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter
singular y pueda ser protegido, y el que el diseño
desarrollado por un competidor debe presentar frente al
protegido para no invadir su ámbito de protección.".
La LDI no ofrece una definición de "usuario informado", lo que
se justifica por el legislador en la Exposición de motivos
(IV) "porque éste habrá de concretarse caso por caso en
función del segmento del mercado a que vaya específicamente
dirigida la oferta del producto". Así, como se sostiene en la
doctrina, para valorar si en un diseño concurre o no el
requisito del carácter singular y, por tanto, si produce una
impresión general diferente, habrá que configurar un prototipo
abstracto de usuario, representado por un destinatario final
conocedor y entendido respecto de los productos con diseño del
sector de que se trate. Este usuario no puede equipararse a
"un experto" o a los "círculos especializados", que forman
parte del sector del producto al que se incorpora el diseño
como, por ejemplo, diseñadores, arquitectos o distribuidores,
a los que se refiere el art. 9 LDI . De tal suerte, el juicio
de valor en relación con el carácter singular deberá
realizarse desde la perspectiva del usuario informado, a
diferencia del juicio de comparación en relación con la
novedad, como requisito de protección ex art. 6 LDI, que debe
atender al conocimiento de los círculos especializados del
sector, con arreglo a la noción de divulgación que dispone el
art. 9 LDI . De lo expuesto se sigue que el examen de la
infracción del derecho del diseño registrado debe apoyarse en
el aspecto de la "impresión general". El enjuiciamiento debe
comparar los dos diseños en conflicto para determinar si el
diseño denunciado ofrece una "impresión general" diferente, en
el usuario informado, a la del diseño registrado. No se trata
aquí de analizar cada una de las características de los
diseños
enfrentados
para
destacar
cuales
de
ellas
individualmente
son
distintas,
pues
la
presencia
de
características o elementos que de forma individual sean
distintas en los modelos enfrentados no asegura que los dos
diseños sean percibidos por el destinatario final informado
como distintos. Debe realizarse una comparación de conjunto
para valorar si la sensación, el efecto, el impacto que la
visión global del diseño denunciado, apreciado en su totalidad
o
sintéticamente,
produce
en
el
usuario
informado
es
claramente diferente a la que produce el diseño registrado.
En esa valoración global hay que tener en cuenta que la
entidad de las semejanzas supera a las divergencias, más
puntuales y de menor calado en una apreciación general y
sintética, dado que el usuario informado presta más atención a
las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y
a las diferencias entre los elementos esenciales (Resolución
de la División de Anulación de la OAMI de 27/4/2004) que a
aquellas semejanzas que vienen definidas por la estructura
base. Ahora bien, en orden a determinar el grado de diferencia
que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar
frente al registrado, esto es, el carácter singular que debe
tener, debe tomarse como referente el grado de libertad del
autor para desarrollar el diseño, como resulta tanto de la
Exposición de Motivos (IV) de la LDI, como expresamente del
art. 7.2 LDI, para determinar si el diseño posee carácter
singular, y el art. 47.2 LDI, cuyo tenor literal es el
siguiente: "Para determinar el alcance de la protección se
tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar
el diseño". Y el grado de libertad del diseñador depende de la
naturaleza del producto al que se aplica el diseño, de sus
exigencias técnicas o funcionales, del sector al que pertenece
el diseño, así como de las tendencias o márgenes de
sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la
época (como dice el Legislador en la Exposición de Motivos,
IV). Si el grado de libertad del autor al desarrollar el
diseño es muy reducido, el usuario informado tenderá a fijarse
más en los detalles que distinguen los dos diseños,
imponiéndose en mayor medida dichas diferencias en la
impresión global que le produce el diseño. Así, cabe concluir
que cuanto mayor sea el grado de libertad del autor del diseño
denunciado, mayor deberá ser el grado de diferenciación que
debe presentar respecto al diseño protegido.
Pues bien , atendiendo a tales parámetros , resulta en la
presente causa, valorando las pruebas aportadas , y atendiendo
muy especialmente a las periciales unidas a las actuaciones ,
que la demandada no ha acreditado ni probado que, al tiempo de
la solicitud del diseño registrado a favor de la actora, se
hubiese hecho accesible al público por el cauce de la
comercialización de las máquinas desalinizadoras que afirma
son idénticos o muy similares al registrado . Es menester
hacer un somero análisis de las dos periciales adjuntadas a
autos ; por un lado , contamos con la pericia del Sr. Moledo
quien efectúa un análisis comparativo de los aparatos
desalinizadores de Quantum y si estos infringen el diseño
industrial de la actora y procediendo a un análisis de la
ingeniería de detalle de ellos . En efecto , el citado perito
parte de unas características comunes que son inherentes a lo
que se conoce como “forma necesaria” englobando todas aquellas
características formales sin las cuales no podría cumplir los
requerimientos formales que le son exigibles siendo estas
genéricas y pertenecen al dominio público , dentro de este
grupo
excluye
la
forma
de
las
tuberías
al
venir
predeterminadas por la posición de estas , asimismo , concreta
como irrelevantes la posición de las botoneras del panel de
control y la posición de los manómetros, rotámetros y válvula
reguladora de alta presión . Centra pues , su comparativa en
las características sustantivas y representativas a saber : el
zócalo , el cuerpo , la bomba dosificadora y el vaso de
expansión . La precitada comparativa lleva al Sr. Moledo –
adviértase que dio una prolija y detallada explicación en el
acto de la vista del contenido del informe- a concluir que
“los aparatos desalinizadores de QUANTUM QTM RO SW reproducen
absolutamente las características esenciales protegidas en el
diseño industrial D0507114-02” y continua “En consecuencia ,
el diseño no registrado de los aparatos desalinizadores de
QUANTUM QTM RO SW invade el ámbito de protección del diseño
industrial D0507114-02” . Ello ha de colegirse con el análisis
comparativo de la ingeniería de detalle de los aparatos
desalinizadores modelo PETSEA RO SW 250 y los MODELOS QTM RO
25T-SW y QTM RO 50T-SW ultimando que ambas máquinas utilizan
los mismos elementos y mismas características , esto es ,
parten del mismo funcionamiento y utilizando los mismos
materiales habidos en el mercado.
La
otra
pericial
del
Sr.
Vega
parte
de
las
mismas
características calificadas como esenciales en las dos
máquinas que las seguidas por el otro perito y, en la
comparativa de los elementos de ambas máquinas, llega la
fijación de unos elementos diferenciadores entre ambas que ,
primigeniamente
,
concreta
en
los
siguientes
extremos
(adviértase
que
no
encuentra
diferencia
alguna
en
la
comparativa de las bombas de alimentación , filtro de arena ,
sistema de limpieza química de membranas , membrana de osmosis
inversa , sistema de alta presión , sistema de inyección de
solución anti-incrustante , micro filtros , cuadro de mandos e
indicadores informativos , medidores de agua producida y agua
desechada y medidores de presión) : el acero utilizado ; al
respecto el Sr. Vega refiere en el informe que el acero
utilizado en la máquina QTM RO SW es SS AISI 304 L no
obstante, en su deposición efectuado en el acto de la vista ,
el perito rectificó dicha conclusión quedando ello acreditado
conforme dispone el catálogo de la máquina precisando que el
acero utilizado es SS AISI 304 , igual que la máquina de la
actora, postulado este predicable para con las tuberías a las
que el perito precisa que es de acero SS AISI 316 L cuando el
catálogo concreta que es de SS AISI 316, coincidente con la de
Peter Taboada , en conclusión, no existe diferencias en dicho
extremo . En cuanto a la capacidad del tanque , nuevamente el
perito asumió el error reconociendo la plena identidad de
capacidad de una y otra máquina a la luz de la susodicha
documental. Vuelve a encontrar una nueva diferencia en el
cuadro de mandos, no obstante se reconoció , una vez leída la
comparativa adjuntada como anexo I y II del informe del Sr.
Moledo (docu 24) , que se describen del mismo modo la
funcionabilidad otorgada a uno y otro difiriendo , únicamente
, en el color . Otra diferencia que constata es la existencia
de medidor de presión a la salida del filtro de arena
entendiendo que es una característica diferente de la de Peter
Taboada , no obstante ha vuelto a rectificar su informe a la
luz del contenido del anexo II del informe del Sr. Moledo,
plano 2º del que se extrae que en el mismo consta la
existencia de dicho medidor , por tanto no existe tal
diferencia .
Cierto es que habremos de analizar el color referido por el
Sr. Vega
, hecho no discutido , en el cuadro eléctrico de
color naranja en el de Quantum mientras que en la máquina de
Peter Taboada tiene una pegatina de color azul , no obstante
no hemos de perder la perspectiva que el cuerpo de la máquina
es de color acero y ello ha de colegirse con el dato que se
infringe la protección conferida al titular del modelo
industrial
registrado
tanto
los
diseños
idénticos
,
comprendiendo entre estos los que difieran sólo en detalles
irrelevantes , como los diseños semejantes hasta el punto que
no produzcan una impresión general distinta a un consumidor
usuario . Por ello , hemos de entender que dicha diferencia no
altera la impresión general pues da la sensación de
encontrarnos
ante
la
misma
máquina
y
dos
fabricantes
diferentes , toda vez que , reiteramos , las diferencias son
mínimas y de escasa entidad .
Si tal es el concreto sector en que nos encontramos, era carga
del demandado acreditar y probar que al tiempo de la solicitud
(o de su prioridad) del diseño titularidad de la demandante se
había hecho accesible al público (art. 9 LDI) cuya impresión
general para un usuario informado no difiriera de la impresión
provocada
por
la
máquina
desalinizadora
cuyo
diseño
corresponde a la demandante; circunstancia , reiteramos por
enésima vez , no acreditada por la demandada, a quien
correspondía la prueba; todo lo cual fuerza a desestimar la
nulidad invocada por la demandada.
SEGUNDO.- En segundo término , la actora ejercita una acción
de competencia desleal para con los aparatos de agua salobre
por ósmosis inversa de la serie PETSEA TW-Y de PETER TABOADA ,
conviene matizar de antemano, que estas , a diferencia de las
que apuntamos en el expósito que antecede , carecen de
cobertura por el diseño industrial .
El tipo ilícito competencial del art 12 de la Ley 3/1991 , de
10 de enero , de Competencia Desleal (el cual se mantiene
íntegro después de la reforma de dicha Ley por la 29/2009 de
30 de Diciembre) se rubrica “Explotación de la reputación
ajena” y se compone de dos párrafos , en el primero de los
cuales se establece a modo de cláusula general que se
“considera desleal el aprovechamiento indebido del beneficio
propio o ajeno , de las ventajas de la reputación industrial ,
comercial o profesional adquirida en el mercado” , en tanto
que el segundo dispone , a modo de ejemplo , que “En
particular , se reputa desleal el empleo de signos distintivos
ajenos o denominaciones de origen falsas acompañados de la
indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o
expresiones tales como “modelo” , “sistema” , “tipo” ,
“clases” y similares” .
La nota general básica , en sintonía con el título , es el
aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno , si
bien debe destacarse que esta circunstancia puede estar
presente en otros ilícitos como el de la cláusula general del
art. 5º (actual 4) , acto de confusión del art. 6º , acto de
engaño del art. 7º (actual 5 y 7) y acto de imitación del art
11 ; y , aunque cabe la posibilidad de que en ocasiones se
solapen algunos de los tipos expresados con el que se examine
debe resaltarse que el tipo del art 12 LCD no requiere que se
cree un riesgo de confusión o asociación ni que sea apto para
producir engaño a los consumidores , refiriéndose a las formas
de presentación o creaciones formales (por todas STS 23 de
julio de 2010) , como también sucede en el art 6º y , a
diferencia del art 11 LCD (sobre actos de imitación) que se
refiere a creaciones materiales –prestaciones , productos-. La
nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la
doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo
penal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y
económico de otro , y recoge la interdicción de los actos de
explotación de la posición ganada por un competidor con un
esfuerzo para dotar de reputación , prestigio o buena fama a
los productos o servicios con los que participa en el mercado
(STS 19-5-08)
Lo expuesto nos ha de llevar a entender , igualmente , que el
objeto de protección no sólo es el correcto funcionamiento del
mercando , que impregna toda la Ley especial , y la protección
del interés de los consumidores , sino igualmente el interés
de los competidores. En el presente caso , la demanda
reconduce el ilícito , no al aprovechamiento indebida de la
mentada reputación ajena , sino al aprovechamiento del
esfuerzo ajeno .
La doctrina se ha detenido a concretar la diferenciación entre
actos de confusión y de imitación en la LCD , partiendo de la
premisa que presenta dificultad ya que la mayor parte de las
veces la imitación produce confusión y la confusión se realiza
a través de la imitación , así la conducta proscrita en el art
11 de la LCD requiere , como todo supuesto desleal , una
interpretación restrictiva , al tiempo que el principio de
libre imitación se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico y
se consagra en el art 11.1º de la LCD . Partiendo de dichas
premisas , cabe reseñar que la imitación de las prestaciones
de un tercero resulta desleal , según la jurisprudencia ,
cuando : 1) resulte idónea para generar una asociación , por
parte de los consumidores , respecto de la prestación –STS 177-07 . 2) Cuando comporte un aprovechamiento de la reputación
o esfuerzo ajeno . La jurisprudencia ha venido señalando que
el art. 11.2 requiere una situación de mercado y un fin
concurrencial , requisitos propios de todo acto desleal , y
tres requisitos específicos : 1) La existencia de imitación ,
es decir , copias de un aspecto o elemento esencial , no
accidental o accesorio sobre lo que se denomina singularidad
competitiva
o
peculiaridad
concurrencial
que
puede
identificarse por un componente o varios elementos . 2) Un
objeto de protección , elemento de diferenciación respecto de
los supuestos de los art 6 y 12 de la LCD , los que se
refieren a los signos distintivos , es decir , las creaciones
estéticas , técnicas y ornamentales . 3) La idoneidad para
generar una asociación por parte de los consumidores respecto
de la prestación o comportar un aprovechamiento indebido de la
reputación o esfuerzos ajenos , supuestos de carácter
alternativo . Ahora bien , se ha de tener en cuenta que el
riesgo de asociación se ha de entender en sentido amplio ,
comprensivo tanto de la confusión indirecta respecto de la
procedencia
empresarial
o
de
existencia
de
relaciones
económicas u organizativas entre los empresarios , como
directa relativa a la confusión de productos que no se
identifican como distintos , siendo suficiente con que exista
un riesgo y la posibilidad de error en el consumidor acerca de
que los productos procedan del empresario genuino , para lo
que se ha de entender tanto al aspecto subjetivo , el tipo de
consumidor medio , el que normalmente no se detiene en una
minuciosa comparación o comprobación o no se pase a los
pequeños detalles , como al objetivo , la impresión visual de
conjunto que revele la identidad o semejanza .
Al respecto , no ha de perderse la perspectiva que la actora
es una entidad especializada en el diseño , fabricación y
comercialización
de
tecnología
propia
de
sistemas
de
tratamiento y de purificación de agua , labor que viene
desarrollando desde 1980
. De la misma forma , no ha de
perderse la perspectiva que la mercantil demandada fue
constituida por personas que , anteriormente , desarrollaron
su labor en PETER TABOADA en puestos de cierta relevancia –
adviértase que tres de los trabajadores y actuales socios de
QUANTUM ; Luis Fernández , Fernando José González y Alvaro
Malvido ; trabajan en PETER TABOADA cuando se constituyó
QUANTUM el 21 de agosto de 2008 .
Cierto es que el mero
trasvase de trabajadores de una empresa a otra , aunque se
aprovechen en la nueva , de la experiencia adquirida en la
anterior de igual o similar actividad , no es suficiente , por
si sólo para integrar un ilícito competencial –véase STS 11 y
29-10-99 ; 1-4-02 ; 26-7-04 ; 28-9-05; 14-3 y 23-5-07 ; 3-7-08
; 25-2-09 entre otras- siendo necesario que se produzca un
aprovechamiento torticero de la información o clientela . Con
respecto a esta último , habremos de mantener que no hay
ilícito cuando se produce tal circunstancia una vez extinguido
el vínculo contractual anterior (STS 24-11-06) y ello es así
porque , si bien la clientela supone un importantísimo valor
económico , aun cuando es intangible , no existe un derecho
del empresario sobre la misma , por lo que cualquier otro
agente u operador en el mercado puede utilizar todos los
mecanismos de esfuerzo y eficiencia para arrebatar la
clientela
al
competidor
y
ello
tiene
pleno
apoyo
constitucional en los art 35 y 38 CE , en la libre iniciativa
económica y libertad de empresa , que caracterizan el sistema
de economía de mercado ; en definitiva , quien abandona una
empresa para la que trabaja , funda otra y capta clientes y
vende a precios más bajos , no constituye en general secretos
empresariales relativos a la clientela .
No es este el extremo en el que hemos de poner nuestra
atención en el presente caso , sino en el hecho de que el Sr.
Lois Anxo (fue quien diseñó las máquinas de QUANTUM) y el Sr.
Soto (representante legal de QUANTUM), adujeron que la máquina
se podría realizar en un día extremo este que dista de lo
aducido por el perito Sr. Moledo quien , de una forma rotunda
y categórica , rechazó dicho impás temporal para la confección
de unas máquinas de estas características , aun en el supuesto
de conocer el mercado , pues habría de concretarse una serie
de pasos , desde la definición de la función de la misma y su
plasmación , determinación de con que pureza y características
habría de funcionar y , a partir de este extremo , definir los
tipos de elementos que han de utilizarse y buscar y escoger en
el mercado cuales son los elementos existentes y cuales se
adecuan a lo querido ; por último , la adquisición de dichos
elementos y su ensamblaje . Para ello otorga un plazo entre 6
meses y 2 años , sin duda , plazo distante con lo aducido.
Tal posicionamiento es de suma importancia a la hora de
efectuar un análisis de las máquinas y , a su vez , ha de
tenerse en cuenta a efectos de presumir si ha existido un
aprovechamiento del esfuerzo ajeno .
Pues bien , vuelven las dos periciales a efectuar una
comparativa de las máquinas desalinizadores de agua salobre y
vuelven a distanciarse en cuanto a las conclusiones a las que
llegan una y otra . En efecto , el Sr. Moledo al efectuar la
comparativa de las mismas (QUANTUM QTM RO TW y PETSEA TW-Y)
llega a la conclusión que ambas coinciden en la misma
ingeniería de detalle siendo coincidentes en los mismos
elementos principales los cuales se sitúan en la misma
posición sobre una bancada de similares características
llegando a precisar , lo que redunda esa conclusión , que la
unidad de ósmosis inversa
, el accionamiento eléctrico y el
sistema de control tienen características similares . La misma
comparativa efectúa el Sr. Vega el cual únicamente precisa
como elemento de diferenciación la flexibilidad de las
tuberías de la máquina de PETER TABOADA frente a la rigidez de
la máquina de QUANTUM , no obstante dicha diferenciación es
mínima , como bien apunta el Sr. Moledo , siendo , a su vez ,
irrelevante , la colocación de los manómetros no variando la
idea de que la impresión general determine que nos estemos
refiriendo a la misma máquina por cuanto , reiteramos , los
elementos esenciales son los mismos y se sitúan en la misma
posición .
Pero es más , se efectúa una comparativa , por ambos
profesionales , con otros aparatos existentes en el mercado y
, en este sentido , la pericial del Sr. Vega queda vedada o ,
al menos , limitada toda vez que la comparativa que efectúa lo
hace con máquinas que no lo son de agua salobre y ello , a su
vez , ha de colegirse con el dato que dichas máquinas utilizan
componentes diferentes lo que afectaría a la configuración
externa de la misma . Pues bien , partiendo de la comparativa
efectuada por el Sr. Moledo llega a la conclusión que “pese a
que los aparatos desalinizadores para agua salobre incluidos
en este aparato presentan algunas características comunes , la
realización práctica de los mismos es completamente diferente
, presentando , todos ellos , desarrollos alternativos al de
los aparatos desalinizadores de PETER TABOADA , gama PETESEA
TW-Y y QUANTUM QTM RO TW” .
Conviene precisar que la Jurisprudencia , partiendo del
principio de la libre imitabilidad, parte de la idea que este
obedece al principio de la libre competencia, el cual permite
que estas creaciones empresariales se puedan imitar, salvo que
estén amparadas por un derecho de exclusividad, aunque la
inexistencia de este derecho no permite, sin más, que se
puedan copiar los productos de otro empresario. Se torna pues,
indispensable que la prestación imitada sea de tal entidad que
se identifique con un empresario o se singularice una
actividad diferenciándola del resto de competidores , por
tanto, será necesario que la prestación imitada tenga tal
singularidad, peculiaridad u originalidad que provoque esa
confusión en los consumidores, hasta el extremo de que se
asocien con un origen determinado. Como nos dice la Sentencia
de 7 de julio de 2.009 : "La imitación constituye el concepto
nuclear, y significa, como señala la doctrina, un grado de
semejanza que produzca confusión al consumidor medio acerca
del origen empresarial -misma procedencia de los productos-,
sin que obste la existencia de variaciones inapreciables o se
refieran a elementos accidentales o accesorios". Agregando que
su determinación se deberá realizar en el sentido de que: "los
productos deben compararse en su conjunto (SS., entre otras,
22 de noviembre de 2006; 30 de mayo, 12 de junio y 17 de julio
de 2007) y no atendiendo a elementos aislados, de ahí que sea
acertada la alusión en las sentencias de instancia al "impacto
visual" de los productos en conflicto, y sin que quepa
confundir la forma de presentación como creación con la
similitud de la forma de presentación del producto -creación
material- imitado".
Desde luego incurrirá en este tipo de acto aún cuando no haya
una
reproducción
exacta,
sino
cuando
se
introducen
alteraciones meramente accesorias o secundarias, que pasen
desapercibidas o no diluyan esa asociación en cuanto a su
origen. Aún en estos supuestos de confusión, en cuanto a su
origen, no serían actos de competencia desleal si, como
dispone
el
citado
párrafo,
concurre
la
regla
de
la
inevitabilidad. En este sentido, declara la Sentencia de 25 de
febrero de 2.009 que: "La falta de ese derecho de exclusiva
determina en principio, con arreglo al apdo. 1 del art. 11 de
la Ley de Competencia Desleal, que la imitación de los
productos sea libre, y aunque el apdo. 2 del mismo artículo
introduzca dos excepciones a esa libertad considerando desleal
la imitación cuando resulte idónea para generar asociación por
parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento
indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, vuelve a
considerar lícita la imitación, pese a darse cualquiera de
ambas
circunstancias,
si
los
riesgos
de
asociación
o
aprovechamiento son inevitables (SSTS 13-5-02 , 30-5-07 y 177-97)".
El riesgo de confusión puede ser directo, que es cuando ante
dos prestaciones diferentes se piensa que tienen un mismo
origen
empresarial,
pero
también
indirecto
cuando
los
consumidores admiten que se trata de prestaciones realizadas
por empresarios diversos, pero que existe alguna relación
entre éstos.
Resumen y concreción de todo lo anterior, es la doctrina
jurisprudencial recogida en la Sentencia de 15 de diciembre de
2.008 cuando declara que: "En segundo lugar, y en exégesis del
precepto que se examina, procede señalar: a) Que la
apreciación de la deslealtad sancionada en la norma debe ser
objeto de interpretación restrictiva (SS. 13 de mayo 2.002 y
30 de mayo de 2.007) porque si bien las creaciones
empresariales deben ser protegidas por el interés de sus
creadores o titulares, de los consumidores y el interés en
general, sin embargo nuestro ordenamiento jurídico establece
como principio general el de libre imitabilidad (art. 11.1
LCD) que se halla integrado en el de libre competencia (S. 17
de julio de 2.007); b) Para la apreciación del ilícito
competencia del art. 11.2 LCD , aparte de los requisitos
generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial
exigibles para todo acto desleal, se requiere que confluyan
tres requisitos positivos, y la ausencia de dos circunstancias
de índole negativa; c) El primer requisito positivo es la
existencia de una "imitación", la cual consiste en la copia de
un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio,
incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva"
o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un
componente o por varios elementos (S. 17 de julio de 2.007);
d) El segundo requisito hace referencia al objeto de
protección, que suscita la diferencia de la figura típica del
art. 6 LCD . La doctrina de esta Sala viene entendiendo que el
art. 6 LCD se refiere a los signos, a las creaciones formales,
a la presentación de los productos, mientras que el art. 11
LCD lo hace a las creaciones materiales (técnicas, artísticas,
estéticas y ornamentales), los productos, características
propias de estos. En tal sentido SS. 9 de junio de 2.003; 11
de mayo de 2.004, 7 de julio y 22 de noviembre de 2.006; 30 de
mayo, 12 de junio, 10 y 17 de julio de 2.007; 5 de febrero de
2.008; aunque por la doctrina se ha apuntado la posibilidad de
que en algún supuesto excepcional se solapen los preceptos; e)
El tercer requisito de índole positiva consiste en la
exigencia de "idoneidad para generar la asociación por parte
de los consumidores respecto a la prestación". El riesgo de
asociación debe entenderse (S. 17 de julio de 2.007) en un
sentido amplio, comprensivo no solo del riesgo de confusión
indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia
empresarial o de existencia de relaciones económicas u
orgánicas entre los empresarios, sino también de la confusión
inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de
productos, que no se identifican como distintos. Dice la
reciente Sentencia de 12 de junio de 2.007 que "es suficiente
que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en
el consumidor acerca de que los productos proceden del
empresario genuino (regla "a minori ad maius"), y, para
apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto
subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no
se detiene en una minuciosa comparación o comprobación, o no
se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo,
la impresión visual del conjunto que revele la identidad o
semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la
instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada
mediante la apreciación de error en la valoración probatoria y
el juicio jurídico, sobre la aplicación del concepto jurídico
indeterminado a los hechos fijados, resulte razonable y
coherente". Y señala la Sentencia de 30 de marzo de 2.007 que
el conflicto debe resolverse desde la perspectiva del
consumidor medio y con una visión de conjunto sintética (SS.
17 de octubre de 2.000, 21 de junio y 22 de noviembre de 2.006
), lo que armoniza con la normativa de la Directiva 2005/29 /
CE sobre prácticas comerciales desleales que, en su art. 5.2
.b), toma como referencia el consumidor medio al que afecta o
al que se dirige la práctica, o al miembro medio del grupo, si
se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo de
consumidores (S. 17 de julio de 2.007); f) El primer requisito
de índole negativa -de exclusión del ilícito- es que la
prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por
un derecho de exclusiva reconocido por la Ley, y el segundo
requisito negativo que no concurre la circunstancia de
inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el
párrafo segundo del art. 11.2 LCD ".
Sobre la base de estas premisas, teniendo en cuenta el
esfuerzo probatorio desplegado en los presentes autos,
necesariamente se ha de ratificar la pretensión de la actora ,
porque la parte demandada no ha acreditado que se trate de
creaciones singulares, diferenciadas y específicas hasta el
extremo de que cualquier consumidor medio, con un simple
examen visual de los diferentes muebles, lo asocie con la
línea de fabricación creada por la actora, o con alguna
empresa del mismo grupo empresarial. Un consumidor medio,
sobre la base del bagaje probatorio desplegado en la presentes
actuaciones, a la vista del tipo de máquina, lo asociará con
la máquina de la actora, máxime teniendo en cuenta el resto de
las máquinas de agua salobre existente en el mercado , en
definitiva , estamos , no ante una imitación , sino ante un
replicado efectuado con un aprovechamiento del esfuerzo ajeno
pues se han apropiado , mediante procedimientos técnicos de
reproducción y sin sacrificio alguno por su parte , del
trabajo de un tercero , explotándolo en el mercado y ello , en
las condiciones que se han producido , constituyen
,
reiteramos , un supuesto de competencia desleal .
TERCERO .- La última acción ejercitada se refiere a la
infracción del derecho de propiedad intelectual en lo que al
manual
con
las
especificaciones
técnicas
de
las
desalinizadoras QTM RO SW de QUANTUM y el manual técnico de
las máquinas PETSEA RO SW 250 .
Como es sabido , el TRLPI divide los derechos de propiedad
intelectual que corresponde al autor de una obra en ekl
derecho moral , por un lado , derechos de explotación , por
otro , y por último , otros derechos , como son los de
participación o remuneración de copia privada . En el presente
caso , interesa destacar los derechos de explotación ,
regulados en el art 17 del TRLPI a cuyo tenor “corresponde al
autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de
su obra en cualquier forma y , en especial , los derechos de
reproducción
,
distribución
,
comunicación
pública
y
transformación , que no podrán ser realizadas sin su
autorización , salvo los casos previstos en la presente Ley” .
Pues bien , dentro del derecho al ejercicio exclusivo de los
derechos de explotación de su obra en cualquier forma se
encuentra el derecho a impedir que un tercero copie la obra en
lo sustancial , es decir , el derecho del autor a impedir el
plagio de la obra .
No define el Texto Refundido de la Ley 1/1996 de 12 de abril
el plagio como infracción del derecho de autor . A el se
refiere el art 270 del CP y las Sentencias de la Sala Segunda
del TS que han aplicado ese precepto o los precedentes ; así
la Sentencia de fecha 9-6-90 , con mención de la de 30-5-84 ,
se identifica el plagio , con una precisión relativa , con la
acción de copiar la obra original de manera servil o de modo
que induzca a error sobre la autenticidad , con una doble
proyección patrimonial , frente al autor y frente al público
por el perjuicio que puede llevar consigo la defraudación . Y
en la Sentencia de 13-10-88 , con cita de las de 23-3-75 y 142-84 , se afirma lesionado con tal comportamiento tanto las
facultades morales , como las patrimoniales del titular del
derecho .
La Sentencia de la Sala Primera del TS de 23-3-99 definió el
plagio como el comportamiento que consiste en copiar obras
ajenas en lo sustancial : se presenta más bien como un
actividad mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa ,
carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o
talento humano , aun cuando comporte cierta manifestación de
ingenio ; añadió que el plagio se produce en los casos de
identidad y también en situaciones encubiertas , pero se
descubren , al despojarse de los ardiles y ropajes que las
disfrazan , su total similitud con la obra original ,
produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la
labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo ajeno . Como
acertadamente refiere la SAP de Albacete de 5-7-99 “el
concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias
estructurales básicas y fundamentales y no a cualquier otra
(accesorias , añadidas , superpuestas o modificaciones no
trascendentales)” , en iguales términos STS 28-1-95 ; más
recientemente el TS –véase STS 26-11-03- al reseñar “… no sólo
no excluye la existencia de plagio en el caso , sino que lo
confirma plenamente , pues se produjo una copia literal de una
gran parte de la obra ajena , con aprovechamiento de la
formación cultural y esfuerzo intelectual desplegado por el
autor de la misma” . Pudiéramos llegar a preguntarnos si un
manual de especificaciones es objeto o no de protección por el
TRLPI y para con esta obra estrictamente técnica el alto
tribunal se ha pronunciado en sentido positivo refiriendo que
“cualquiera que sea el valor literario del folleto , entendido
como calidad noble del arte de la expresión por medio de la
palabra , lo que la Ley protege es la creación original de una
composición del lenguaje escrito de modo que en el caso tal
característica se da y , por ello , protege el motivo” .
Pues bien , el perito Sr. Moledo , a la hora de efectuar una
comparativa de las máquinas, compara los manuales técnicos
incorporados se advierte como se transcriben expresiones
exactas o muy similares llegando a coincidir los nombres de
epígrafes, hasta el punto que existe una coincidencia de
fotografías e incluso del uso cromático para destacar las
luces ; todo ello nos ha de llevar a la conclusión de la
identidad de ambas documentales , hasta el punto que existe
una coincidencia de errores gramaticales coincidentes en ambos
manuales , lo cual es consustancial en cuanto a la identidad
de las máquinas que son objeto de comparativa en la presente
litis .
CUARTO .- Ejercita el actor una acción de indemnización de
daños y perjuicios . En efecto el art 54 de la LDI reza en los
siguientes términos : “Quienes sin consentimiento del titular
del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un
diseño comprendido dentro del ámbito de protección del
registrado , así como los responsables de la primera
comercialización de estos , estarán obligados , en todo caso ,
a responder de los daños y perjuicios causados”.
Para resolver tal cuestión debe señalarse que es doctrina
jurisprudencial, recogida por Sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 17-9-09, en materia
de diseño industrial , que "...como establece la doctrina
general del Tribunal Supremo que recoge la STS de 17 de julio
de 2008, que los daños y perjuicios "no se presumen sino que
deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia
("an") como su importe (""quantum")". No obstante, esta
doctrina
pacífica
"tiene
una
excepción
en
la
propia
jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de
existencia del daño (aparte, claro esta, cuando hay una norma
legal específica) cuando se produce una situación en que los
daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se
trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce
necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son
consecuencia
forzosa,
natural
e
inevitable,
o
daños
incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas
dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla
la cosa misma" ("ex re ipsa"), de modo que no hace falta
prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella.
Entre otras numerosas Sentencias se pueden citar las de 25 de
febrero y 19 de junio de 2000, 29 de marzo de 2001 y 23 de
marzo de 2007" (STS 17-7-08). Así pues, como ha apreciado la
jurisprudencia, la existencia de ganancias dejadas de obtener
a raíz del acto infractor (lucro cesante) ha de ser en todo
caso probada, bien que "no con mayor rigor o criterio
restrictivo que cualquier hecho que constituye la base de una
pretensión" (STS 2-3-01). Pero la exigencia de esa prueba es
compatible con la posibilidad de apreciar su concurrencia ex
re ipsa, quedando satisfecha con la propia demostración del
acto antijurídico en aquellos casos en que la conexión de éste
con el perjuicio alegado permite apreciar, de acuerdo con las
reglas de la lógica, que este último es consecuencia
necesaria, lógica e indefectible de la acción ilícita. Se dice
por ello que hay ocasiones en que los hechos hablan por sí
mismos (res ipsa loquitur) y que por tal razón no es necesario
demostrar la realidad del daño. En resumen, "una cosa es que
la situación del caso revela la existencia del daño sin
necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y
otra distinta que haya una presunción legal que excluya en
todo caso la necesidad de prueba" (STS 18-7-08). Probada la
realidad del perjuicio o ganancia dejada de obtener a causa de
la violación de su derecho, generalmente a medio de un juicio
de previsibilidad razonable, el titular podrá optar para la
cuantificación de la pérdida por alguno de los parámetros
previstos por el artículo 55.2 LDI ...".
Haciendo aplicación de tal doctrina al supuesto que nos ocupa,
debe concluirse que la demandante ha desplegado actividad
probatoria tendente a acreditar la existencia de perjuicio o
ganancia dejada de obtener por la conducta ilícita de la
demandada, pues siendo cierto y apareciendo acreditado que la
demandada
vendió
ocho
máquinas
–véase
declaración
del
representante legal de QUANTUM- con un diseño registrado a
favor de la actora, en un mercado geográfico y material
idéntico al ocupado por la actora, es lo cierto que acredita
la actora la relación de causalidad entre dicha conducta
ilícita y el daño o perjuicio reclamado, procede pues a la
estimación de tal pretensión valorando las citadas máquinas
enajenadas en 31.736 euros cada una y , aplicando el margen de
beneficio
mínimo
(entre
un
25%-30%
según
la
mentada
declaración) nos da una cantidad atribuible al concepto
reclamado de 63.472 euros .
QUINTO .- De acuerdo con el art 394 de la LEC se imponen las
costas procesales irrogadas al demandado .
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación :
FALLO
Que estimando la demanda presentada por la Sra. Tedín Noya en
nombre y representación de la mercantil PETER TABOADA S.L.
asistida por el Sr. Fernández contra la mercantil QUANTUM
INGENIERIA EUROPEA S.L. representada por el Sr. López-Rioboo
Batanero asistida por el Sr. Dopico debo declarar y declaro :
1º.- Que la mercantil PETER TABOADA S.L. es titular del diseño
industrial registrado número D 0507114-02 .
2º.Que la mercantil PETER TABOADA S.L. es titular de los
derechos de propiedad intelectual existentes sobre la obra
consistente en el manual de especificaciones técnicas de las
desalinizadoras de agua de mar por ósmosis inversa PETSEA RO
SW 250 .
3º.- Que la mercantil demandada al fabricar , ofrecer y
comercializar en España desalinizadoras para agua de mar por
ósmosis inversa que incorporan el diseño industrial registrado
D 0507114-02 de la actora , sin contar con su permiso ni con
su autorización , está vulnerando sus derechos e infringiendo
los preceptos citados en la LDI .
4º.- Que , asimismo , la entidad QUANTUM INGENIERIA EUROPEA
S.L.
al
fabricar,
ofrecer
y
comercializar
en
España
desalinizadoras para agua de mar y para agua dulce (salobre)
por
ósmosis
inversa
que
constituyen
una
imitación
,
respectivamente , de las máquinas de las series PETSEA RO SW y
PETSEA RO TW-Y de PETER TABOADA, ejecutada en indebido
aprovechamiento del esfuerzo realizado por la actora , , esta
cometiendo actos de competencia desleal que contravienen los
preceptos citados en la LCD .
5º .- Que la entidad QUANTUM , al captar para si trabajadores
y a clientes de PETER TABOADA , con el fin de excluirla del
mercado
,
a
base
del
desarrollo
y
ofrecimiento
de
desalinizadoras de agua de mar y de agua dulce (salobre) por
ósmosis inversa que lesionan sus derechos exclusivos y su
posición en el mercado , está realizando actos de competencia
desleal , por ser objetivamente contrarios a la buena fe , que
contravienen los preceptos de la LCD .
6º.- Que la entidad QUANTUM , al reproducir y distribuir , sin
el
consentimiento
de
PETER
TABOADA
,
el
manual
de
especificaciones técnicas PETSEA RO SW 250 , bajo el plagio
que del mismo supone el manual de especificaciones técnicas de
las desalinizadoras QTM RO SW (25T y 50T) , está vulnerando
sus derechos e infringiendo los preceptos citados de la LPI .
Como consecuencia de lo anterior , debo condenar y condeno a
QUANTUM INGENIERIA EUROPEA S.L, a :
1º.- Estar y pasar por las anteriores declaraciones .
2º.- Respecto de las desalinizadoras de agua de mar y de agua
dulce (salobre) de las series QTM RO SW y QTM RO TW (acciones
por infracción de diseño industrial y por competencia desleal)
:
e) A la cesación de los actos que violan los derechos de
propiedad industrial de la mercantil PETER TABOADA como
titular del diseño registrado D 0507114-02.
f) A
la
cesación
en
la
fabricación
,
oferta
y
comercialización de las desalinizadoras para agua de mar
y para agua dulce por ósmosis inversa de los modelos QTM
RO SW y QTM RO TW o cualesquiera otros que imiten modelos
equivalentes que hayan sido fabricados o comercializados
por PETER TABOADA .
g) Al embargo y destrucción de las desalinizadoras para agua
de mar y para agua dulce por ósmosis inversa de los
modelos QTM RO SW y QTM RO TW que la demandada tenga en
stock .
h) Al pago , en concepto de resarcimiento de los daños y
perjuicios sufridos cuantificados en la cantidad de
63.472 euros .
3º.- Respecto del manual de especificaciones técnicas de las
desalinizadoras QTM RO SW (25T y 50T) (acciones por infracción
de derechos de propiedad intelectual) :
e) A la suspensión de la explotación del manual de
especificaciones técnicas de las desalinizadoras QTM RO
SW (25T y 50T) .
f) A la prohibición de la reanudación de la explotación del
manual
de
especificaciones
técnicas
de
las
desalinizadoras QTM RO SW (25T y 50T) .
g) A la retirada del comercio y destrucción de los
ejemplares del manual de especificaciones técnicas de las
desalinizadoras QTM RO SW (25T y 50T) .
h) A la publicación de la sentencia condenatoria a su costa
en los diarios “El Pais” y La Voz de Galicia” –
Todo ello con expresa imposición de costas a la demandada .
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial de A Coruña –Sección Cuarta- que deberá
prepararse ante este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 457 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000, de 7 de enero. Para la admisión del recurso , la parte
recurrente
habrá
de
acreditar
documentalmente
haber
constituido , en el momento de preparación de aquel , un
depósito de 50 euros en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera
instancia lo pronuncio, mando y firmo.
E./
Lo anteriormente expresado concuerda bien y fielmente con el
original al que me remito y, para que conste, libro el
presente, en A CORUÑA, el treinta y uno de Mayo de 2011.
EL/LA SECRETARIO