JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA C/Pardo Gimeno,43 Tlno.965936093-4-5-6 Alicante Procedimiento:MEDIDAS CAUTELARES dimanantes del Juicio Ordinario núm91/2005 A Parte demandante: CAVERHILL FINANCE SA Procurador:TORMO MORATALLA Abogado: MENDEZ ITARTE Parte demandada: CANAGALI SL AUTO En Alicante, a 17 de Febrero de 2005 ANTECEDENTES DE H E C H O Único - Por el/la Procurador/a Sr/a. TORMO MORATALLA obrando en nombre y representación de CAVERHILL FINANCE SA formulo en otrosí a la demanda solicitud de medidas cautelares contra CANAGALI SL en materia de marca comunitaria, demanda que se tuvo por presentada y se registró con el num 91/2005 acordándose formar pieza separada para la sustanciación de la solicitud de medidas cautelares FUNDAMENTOS JURIDICOS Primero: Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 91, 92, 97 y 99 del Reglamento (CE) Núm. 40/1194 el tribunal de marcas comunitaria es competente para acordar medidas provisionales y cautelares respecto de las marcas comunitarias, y que serán las previstas por la legislación nacional respeto de las marcas nacionales, con aplicación de las normas procesales españolas que serán aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional. La Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas de 7 Dic. 2001 se remite a la Ley 11/1986, de Patentes, que establece el régimen aplicable en los artículos 129 y siguientes, completados, en lo que no resulte contrario, por las reglas generales previstas en los artículos 721 y siguientes de la LEC , que en el art 728 exige para su adopción con carácter general : a) el fumus bonis iuris : esto es, la probabilidad cualificada de que su demanda va a ser estimada, por lo que deberá presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión, y b) el periculum in mora, esto es, que podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adaptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria; y c) en caso de que se solicite su adopción sin oír a la otra parte, que es regla excepcional frente al sistema ordinario de previa audiencia, deberá acreditar que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar ( art 733 LEC) Segundo: La solicitante, titular de la marca comunitaria CHINAWHITE registrada con num 001171925 en la OAMI, expone que la demandada ha infringido sus derechos exclusivos sobre la misma al emplear, sin su autorización, la marca nacional española COSTA ¡ CHINAWHITE para los mismos servicios, habiéndola registrado con posterioridad( solicitada el 16/7/2004) y para impedir la eficacia de las medidas cautelares adoptadas en 17 de junio de 2004 por el Juzgado de Primera Instancia num 8 de Gran Canaria y que crea confusión con la suya, aprovechándose del prestigio de la marca de la que la actora es titular y con descrédito para la misma En cuanto al fumus bonis iuris, de la documental aportada se desprende, en este momento y a los meros efectos cautelares y sin prejuzgar la decisión de fondo, que la actora solicitante esta legitimada al ser titular de las marca comunitaria antedicha CHINAWHITE ( doc num 8) que entre otras comprende los productos y servicios de la clase 42 ( servicios de restaurante -1- aprovisionamiento, bar, bar de aperitivos y café… ) y el demandado lo es de la marca española COSTA ¡ CHINAWHITE ( doc num 6 y 7) de la clase 43 (servicios relacionados con la restauración, comidas u bebidas, servicios de restaurantes, bar y pub) ; y prima facie y a los solos efectos cautelares, constituye el comportamiento del demandado una vulneración del derecho de exclusiva del titular de la marca comunitaria consagrado en el art 9 del Reglamento 40/1994 al usar en el trafico económico sin autorización un signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implica un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca( apartado b del num 1 del art 9), con independencia de que si es notoria, tenga además una protección reforzada El riesgo de confusión, en el ámbito del derecho marcario, responde a un concepto de Derecho comunitario que debe ser interpretado con arreglo a la jurisprudencia del TJCE de la que podemos extraerlas siguientes consideraciones: a) el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél; no es alternativa sino que sirve para precisar el alcance de éste. En el mismo sentido TJCE en sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C.25 195, Sabel BV c. Puma AG.), de 22 de junio de 1999 (C.342/1997, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.); b) la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.( asi STJCE de 29 de septiembre de 1998 (TJCE 1998\220) (C. 39.97, Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.);c) para determinar el carácter distintivo de una marca el órgano jurisdiccional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas.( STJCE de 22 de junio 1999 [TJCE 1999\138] (C.342/1997, Lloyd Schuhfabrik Meyer amp; Co. GmbH c. Klijsen Handel BV) , y d) la STJCE de 22 de junio de 1999, por último, basa el riesgo de confusión, que comprende el de asociación, en la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual, normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que se supone es un consumidor normalmente informado y razonable atento y perspicaz (STJCE de 16 de julio de 1998 [TJCE 1998\174], C.210.96, Gut Springenheide-31) poniendo de relieve que para atender a su reacción debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria... así como que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.( STPICE de 17 de marzo de 204, El Corte Ingles SA /OAMI-MUNDICOR ) Teniendo en cuenta estas consideraciones, y dado que los productos o servicios identificados, al margen de su clasificación administrativa (que no es determinante) aparecen como sustancialmente idénticos(servicios de esparcimiento con ambientación musical y dispensa de bebidas, llamase bar, pub o discoteca), la única diferencia existente entre ambas marcas apreciadas en su globalidad (la comunitaria primera en el tiempo y por ende preferente y la posterior nacional) es la inclusión en la nacional de la expresión COSTA ¡ ; y no consideramos, a los meros efectos cautelares y sin prejuzgar la decisión de fondo, que permita disipar el riesgo de confusión, y que por tanto existe el riesgo de que los consumidores puedan considerar que los servicios o productos proceden de misma empresa o de otra vinculada o asociada.( STPICE de 9 de abril de 2003) Y ello pues aparece como elemento esencial, nuclear o preponderante la expresión CHINAWHITE, máxime si se tiene presente como figura empleada por el demandado, con una tipografía que no se distingue de la empleada por el actor ( como se infiere del doc num 9) y que la imagen que puede conservar el consumidor medio en su memoria no parece que sea la de la expresión completa y diferenciada de la marca del demandado respecto de la del actor, cuando además el término añadido se trata de un término ( costa) que no tiene especial fuerza distintiva sobre todo en el marco en que lo rodea ( locales de ocio en una zona turística de costa) y que no permite descartar, indiciariamente, la similitud originada por la -2- coincidencia que existe en la parte esencial. En este sentido debemos apuntar la STJCE de 18 de febrero de 2004 (asunto Flex contra Conforflex) Aunque en sede de medidas cautelares no se ejercita directamente pretensión relativa a la nulidad de la marca nacional, no puede ampararse el demandado en una marca nacional cuando esta es posterior a la comunitaria y existe riesgo de confusión ( art 7 de la Ley de Marcas ) Tercero: En cuanto al periculum in mora, procesal el uso de la marca nacional que crea confusión y la prestación de servicios o productos idénticos a los que incorpora la marca protegidas conlleva que de no adoptarse la medida cautelar, la tutela judicial definitiva pudiera verse impedida en la práctica al perpetuarse durante la pendencia del litigio la infracción, con merma evidente de los derechos del titular marcario y quebranto de su prestigio en el mercado y del respeto que precisan los consumidores, que asimismo quedan protegidos al impedir que se perpetúe la situación de confusión y engaño que se denuncia; denuncia que, prima facie, aparece fundada Cuarto: En el caso presente concurren circunstancias que justifican la adopción del medida inaudita parte, como permite el art 734.2 LEC ( razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin del medida cautelar) ya que la propia dinámica de los hechos infractores al registrar la marca nacional en la OEPM cuando ya tenia impedido ( o constancia de la marca de la demandante y de su pretensión de cese ejercitada en los autos seguidos por infracción de competencia desleal ) el uso de la marca CHINAWHITE exige que la respuesta judicial no puede demorarse a la celebración de una audiencia, ya que de no adoptarse esta solución, de hecho, ello conllevaría el mantenimiento de una situación presuntamente infractora durante varios meses, pues debe tenerse en cuanta el lapso temporal derivado de la tramitación del auxilio judicial y el impuesto por las leyes procesales Quinto: Del conjunto normativo aplicable antes expuesto se desprende que se podrá acordar como medida cautelar las enumeradas en el art 134 LP y en el art 727 LEC o cualquiera actuación, directa o indirecta, exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y se estime necesaria para asegurar la efectividad de la tutela judicial (art 134 LP y art 726.1 y 727.11ª), incluidas las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte (art 726.2), que constituyen, junto a las clásicas medidas cautelares de fines estrictamente conservativos una especie de tutela judicial sumaria, anticipada, que se lleva a cabo con unas medidas conocidas como anticipadoras, que implican colocar al actor en la posición que tendría de haberse aquella dictado, habiendo el legislador procurado una identificación plena entre los dos tipos de medidas, considerándose que reúnen estas notas las interesadas por la actora, siendo instrumentales y homogéneas con la tutela de fondo interesada, adecuadas y proporcionadas para evitar que prosiga la violación presunta, así como las indispensables para asegurar su efectividad Sexto: De conformidad con el artículo 735 de la ley procesal civil, se fija la caución de 12.000 euros que deberá prestar el peticionario en la forma prevista en el art 64.2 LEC en el plazo de 15 días con carácter previo a la ejecución de las medidas, para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse y que se estima adecuada a la vista de la entidad de la pretensión que se quiere asegurar, el fundamento indiciario del derecho invocado y los eventuales daños que se pueden derivar de la ejecución de las medidas, que en todo caso no impiden la realización de otras actividades del demandado ajenas a este litigio Septimo: No se efectúa pronunciamiento en costas Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación PARTE DISPOSITIVA Que estimado la solicitud formulada por CAVERHILL FINANCE SA contra CANAGALI SL debo acordar las medidas cautelares siguientes: -3- -Ordenar a CANAGALI SL a cesar provisionalmente el uso en cualquier forma de la marca COSTA ¡ CHINAWHITE mediante anuncios, rótulos, convocatorias, actividades publicitarias o promocionales de cualquier índole -Prohibir provisionalmente a CANAGALI SL la elaboración, comercialización y distribución de productos o servicios de pub-discotecas que empleen la expresión COSTA ¡ CHINAWHITE No se efectúa especial pronunciamiento en costas Con carácter previo, el solicitante deberá prestar la caución de 12.000 euros en el plazo de 15 días Contra esta resolución no cabe recurso pudiendo el demandado formular oposición en el plazo de 20 días ante este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el art 739 LEC Así lo acuerda manda y firma D. RAFAEL FUENTES DEVESA; Juez Titular del Juzgado de Marca Comunitaria -4-