JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA
C/Pardo Gimeno,43
Tlno.965936093-4-5-6
Alicante
Procedimiento:MEDIDAS CAUTELARES dimanantes del Juicio Ordinario núm91/2005 A
Parte demandante: CAVERHILL FINANCE SA
Procurador:TORMO MORATALLA
Abogado: MENDEZ ITARTE
Parte demandada: CANAGALI SL
AUTO
En Alicante, a 17 de Febrero de 2005
ANTECEDENTES DE H E C H O
Único - Por el/la Procurador/a Sr/a. TORMO MORATALLA obrando en nombre y representación de
CAVERHILL FINANCE SA formulo en otrosí a la demanda solicitud de medidas cautelares contra
CANAGALI SL en materia de marca comunitaria, demanda que se tuvo por presentada y se
registró con el num 91/2005 acordándose formar pieza separada para la sustanciación de la solicitud
de medidas cautelares
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero: Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 91, 92, 97 y 99 del Reglamento (CE) Núm.
40/1194 el tribunal de marcas comunitaria es competente para acordar medidas provisionales y
cautelares respecto de las marcas comunitarias, y que serán las previstas por la legislación nacional
respeto de las marcas nacionales, con aplicación de las normas procesales españolas que serán
aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional.
La Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas de 7 Dic. 2001 se remite a la Ley 11/1986,
de Patentes, que establece el régimen aplicable en los artículos 129 y siguientes, completados, en lo
que no resulte contrario, por las reglas generales previstas en los artículos 721 y siguientes de la LEC
, que en el art 728 exige para su adopción con carácter general : a) el fumus bonis iuris : esto es, la
probabilidad cualificada de que su demanda va a ser estimada, por lo que deberá presentar los datos,
argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin
prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su
pretensión, y b) el periculum in mora, esto es, que podrían producirse durante la pendencia del
proceso, de no adaptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la
efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria; y c) en caso de
que se solicite su adopción sin oír a la otra parte, que es regla excepcional frente al sistema
ordinario de previa audiencia, deberá acreditar que concurren razones de urgencia o que la audiencia
previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar ( art 733 LEC)
Segundo: La solicitante, titular de la marca comunitaria CHINAWHITE registrada con num
001171925 en la OAMI, expone que la demandada ha infringido sus derechos exclusivos sobre la
misma al emplear, sin su autorización, la marca nacional española COSTA ¡ CHINAWHITE para los
mismos servicios, habiéndola registrado con posterioridad( solicitada el 16/7/2004) y para impedir
la eficacia de las medidas cautelares adoptadas en 17 de junio de 2004 por el Juzgado de Primera
Instancia num 8 de Gran Canaria y que crea confusión con la suya, aprovechándose del prestigio de
la marca de la que la actora es titular y con descrédito para la misma
En cuanto al fumus bonis iuris, de la documental aportada se desprende, en este momento y a los
meros efectos cautelares y sin prejuzgar la decisión de fondo, que la actora solicitante esta
legitimada al ser titular de las marca comunitaria antedicha CHINAWHITE ( doc num 8) que entre
otras comprende los productos y
servicios de la clase 42 ( servicios de restaurante
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aprovisionamiento, bar, bar de aperitivos y café… ) y el demandado lo es de la marca española
COSTA ¡ CHINAWHITE ( doc num 6 y 7) de la clase 43 (servicios relacionados con la restauración,
comidas u bebidas, servicios de restaurantes, bar y pub) ; y prima facie y a los solos efectos
cautelares, constituye el comportamiento del demandado una vulneración del derecho de exclusiva
del titular de la marca comunitaria consagrado en el art 9 del Reglamento 40/1994 al usar en el
trafico económico sin autorización un signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y
por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o
similares, implica un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que incluye el
riesgo de asociación entre el signo y la marca( apartado b del num 1 del art 9), con independencia de
que si es notoria, tenga además una protección reforzada
El riesgo de confusión, en el ámbito del derecho marcario, responde a un concepto de Derecho
comunitario que debe ser interpretado con arreglo a la jurisprudencia del TJCE de la que podemos
extraerlas siguientes consideraciones: a) el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de
confusión, sino que éste comprende aquél; no es alternativa sino que sirve para precisar el alcance
de éste. En el mismo sentido TJCE en sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C.25 195, Sabel BV c.
Puma AG.), de 22 de junio de 1999 (C.342/1997, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen
Handel BV.); b) la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia
entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud de las marcas y la existente
entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o
servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.(
asi STJCE de 29 de septiembre de 1998 (TJCE 1998\220) (C. 39.97, Canon Kabushiki c. Metro
Goldwyn-Mayer Inc.);c) para determinar el carácter distintivo de una marca el órgano jurisdiccional
debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o
servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y,
por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas.( STJCE de 22 de
junio 1999 [TJCE 1999\138] (C.342/1997, Lloyd Schuhfabrik Meyer amp; Co. GmbH c. Klijsen
Handel BV) , y d) la STJCE de 22 de junio de 1999, por último, basa el riesgo de confusión, que
comprende el de asociación, en la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor
medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual, normalmente percibe una
marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que se supone es un
consumidor normalmente informado y razonable atento y perspicaz (STJCE de 16 de julio de 1998
[TJCE 1998\174], C.210.96, Gut Springenheide-31) poniendo de relieve que para atender a su
reacción debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la
posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que
conserva en la memoria... así como que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en
función de la categoría de productos o servicios contemplada.( STPICE de 17 de marzo de 204, El
Corte Ingles SA /OAMI-MUNDICOR )
Teniendo en cuenta estas consideraciones, y dado que los productos o servicios identificados, al
margen de su clasificación administrativa (que no es determinante) aparecen como sustancialmente
idénticos(servicios de esparcimiento con ambientación musical y dispensa de bebidas, llamase bar,
pub o discoteca), la única diferencia existente entre ambas marcas apreciadas en su globalidad (la
comunitaria primera en el tiempo y por ende preferente y la posterior nacional) es la inclusión en la
nacional de la expresión COSTA ¡ ; y no consideramos, a los meros efectos cautelares y sin
prejuzgar la decisión de fondo, que permita disipar el riesgo de confusión, y que por tanto existe el
riesgo de que los consumidores puedan considerar que los servicios o productos proceden de misma
empresa o de otra vinculada o asociada.( STPICE de 9 de abril de 2003) Y ello pues aparece como
elemento esencial, nuclear o preponderante la expresión CHINAWHITE, máxime si se tiene presente
como figura empleada por el demandado, con una tipografía que no se distingue de la empleada por
el actor ( como se infiere del doc num 9) y que la imagen que puede conservar el consumidor medio
en su memoria no parece que sea la de la expresión completa y diferenciada de la marca del
demandado respecto de la del actor, cuando además el término añadido se trata de un término ( costa)
que no tiene especial fuerza distintiva sobre todo en el marco en que lo rodea ( locales de ocio en una
zona turística de costa) y que no permite descartar, indiciariamente, la similitud originada por la
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coincidencia que existe en la parte esencial. En este sentido debemos apuntar la STJCE de 18 de
febrero de 2004 (asunto Flex contra Conforflex)
Aunque en sede de medidas cautelares no se ejercita directamente pretensión relativa a la nulidad de
la marca nacional, no puede ampararse el demandado en una marca nacional cuando esta es posterior
a la comunitaria y existe riesgo de confusión ( art 7 de la Ley de Marcas )
Tercero: En cuanto al periculum in mora, procesal el uso de la marca nacional que crea confusión y
la prestación de servicios o productos idénticos a los que incorpora la marca protegidas conlleva que
de no adoptarse la medida cautelar, la tutela judicial definitiva pudiera verse impedida en la práctica
al perpetuarse durante la pendencia del litigio la infracción, con merma evidente de los derechos del
titular marcario y quebranto de su prestigio en el mercado y del respeto que precisan los
consumidores, que asimismo quedan protegidos al impedir que se perpetúe la situación de confusión
y engaño que se denuncia; denuncia que, prima facie, aparece fundada
Cuarto: En el caso presente concurren circunstancias que justifican la adopción del medida inaudita
parte, como permite el art 734.2 LEC ( razones de urgencia o que la audiencia previa puede
comprometer el buen fin del medida cautelar) ya que la propia dinámica de los hechos infractores al
registrar la marca nacional en la OEPM cuando ya tenia impedido ( o constancia de la marca de la
demandante y de su pretensión de cese ejercitada en los autos seguidos por infracción de
competencia desleal ) el uso de la marca CHINAWHITE exige que la respuesta judicial no puede
demorarse a la celebración de una audiencia, ya que de no adoptarse esta solución, de hecho, ello
conllevaría el mantenimiento de una situación presuntamente infractora durante varios meses, pues
debe tenerse en cuanta el lapso temporal derivado de la tramitación del auxilio judicial y el impuesto
por las leyes procesales
Quinto: Del conjunto normativo aplicable antes expuesto se desprende que se podrá acordar como
medida cautelar las enumeradas en el art 134 LP y en el art 727 LEC o cualquiera actuación, directa
o indirecta, exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere
otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada
por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y se estime necesaria
para asegurar la efectividad de la tutela judicial (art 134 LP y art 726.1 y 727.11ª), incluidas las que
consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin
prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte (art 726.2), que constituyen, junto a las clásicas
medidas cautelares de fines estrictamente conservativos una especie de tutela judicial sumaria,
anticipada, que se lleva a cabo con unas medidas conocidas como anticipadoras, que implican
colocar al actor en la posición que tendría de haberse aquella dictado, habiendo el legislador
procurado una identificación plena entre los dos tipos de medidas, considerándose que reúnen estas
notas las interesadas por la actora, siendo instrumentales y homogéneas con la tutela de fondo
interesada, adecuadas y proporcionadas para evitar que prosiga la violación presunta, así como las
indispensables para asegurar su efectividad
Sexto: De conformidad con el artículo 735 de la ley procesal civil, se fija la caución de 12.000 euros
que deberá prestar el peticionario en la forma prevista en el art 64.2 LEC en el plazo de 15 días con
carácter previo a la ejecución de las medidas, para responder de los daños y perjuicios que
eventualmente puedan ocasionarse y que se estima adecuada a la vista de la entidad de la pretensión
que se quiere asegurar, el fundamento indiciario del derecho invocado y los eventuales daños que se
pueden derivar de la ejecución de las medidas, que en todo caso no impiden la realización de otras
actividades del demandado ajenas a este litigio
Septimo: No se efectúa pronunciamiento en costas
Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
PARTE DISPOSITIVA
Que estimado la solicitud formulada por CAVERHILL FINANCE SA contra CANAGALI SL
debo acordar las medidas cautelares siguientes:
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-Ordenar a CANAGALI SL a cesar provisionalmente el uso en cualquier forma de la marca COSTA ¡
CHINAWHITE mediante anuncios, rótulos, convocatorias, actividades publicitarias o promocionales
de cualquier índole
-Prohibir provisionalmente a CANAGALI SL la elaboración, comercialización y distribución de
productos o servicios de pub-discotecas que empleen la expresión COSTA ¡ CHINAWHITE
No se efectúa especial pronunciamiento en costas
Con carácter previo, el solicitante deberá prestar la caución de 12.000 euros en el plazo de 15 días
Contra esta resolución no cabe recurso pudiendo el demandado formular oposición en el plazo de 20
días ante este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el art 739 LEC
Así lo acuerda manda y firma D. RAFAEL FUENTES DEVESA; Juez Titular del Juzgado de
Marca Comunitaria
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