JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA
C/Pardo Gimeno,43
Tlno.965936093-4-5-6
Alicante
Procedimiento: MEDIDAS CAUTELARES núm 107/2004 C
Parte demandante: ROBERT DAMKJAER A/S
Procurador: PEREZ HERNANDEZ
Abogado: PEREZ ROMAN
Parte demandada: SIERRA MAGINA SA
Procurador: DABROSWSKI PERNAS
Abogado: JEREZ ORTEGA
AUTO
En Alicante, a 1 de Marzo de 2005
ANTECEDENTES DE H E C H O
Único - Por el/la Procurador/a Sr/a. PEREZ HERNANDEZ obrando en nombre y representación de
ROBERT DAMKJAER A/S formulo solicitud de medidas cautelares contra Sierra Magina SA en
materia de marca comunitaria, demanda que se tuvo por presentada y se registró con el num
107/2004 .De dicha solicitud se dio traslado a la parte contraria en el litigio, y se convocó a las
partes a la celebración de una vista que tuvo lugar el día y hora señalados a la que asistió la parte
actora representada por el/la referido/a procurador/a y asistida de letrado/a y la demandada,
representada por Procurador/a y asistida de letrado/a, en cuyo acto formularon las alegaciones
pertinentes y se practicó la prueba documental y testifical propuesta
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero: Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 91, 92, 97 y 99 del Reglamento (CE) Núm.
40/1194 el tribunal de marcas comunitaria es competente para acordar medidas provisionales y
cautelares respecto de las marcas comunitarias, y que serán las previstas por la legislación nacional
respeto de las marcas nacionales, con aplicación de las normas procesales españolas que serán
aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional.
La Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas de 7 Dic. 2001 se remite a la Ley 11/1986,
de Patentes, que establece el régimen aplicable en los artículos 129 y siguientes, completados, en lo
que no resulte contrario, por las reglas generales previstas en los artículos 721 y siguientes de la LEC
, que en el art 728 exige para su adopción con carácter general : a) el fumus bonis iuris : esto es, la
probabilidad cualificada de que su demanda va a ser estimada, por lo que deberá presentar los datos,
argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin
prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su
pretensión, y b) el periculum in mora, esto es, que podrían producirse durante la pendencia del
proceso, de no adaptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la
efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria; y c) en caso de
que se solicite su adopción sin oír a la otra parte, que es regla excepcional frente al sistema
ordinario de previa audiencia, deberá acreditar que concurren razones de urgencia o que la audiencia
previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar ( art 733 LEC)
Segundo: La solicitante, titular de la marca comunitaria registrada con num 000669127 en la OAMI,
para productos cárnicos de la clase 29 del nomenclátor internacional consistente en la denominación
ROBERT enmarcado en una elipse de color rojo, apareciendo la grafía de la denominación en color
blanco, expone que la demandada ha infringido sus derechos exclusivos sobre la misma al emplear,
sin su autorización, la denominación ALBERT para los mismos productos con quasiidéntica
presentación y que crea confusión con la suya, aprovechándose del prestigio de la marca de la que la
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actora es titular y con descrédito para la misma, describiendo en la demanda el signo empleado por la
demandada
En cuanto al fumus bonis iuris, de la documental aportada se desprende, en este momento y a los
meros efectos cautelares y sin prejuzgar la decisión de fondo, que la actora solicitante esta legitimada
al ser titular de las marca comunitaria antedicha ( doc num 5) y el demandado ha solicitado ( no
consta si esta registrada a su favor) la marca española mixta que contiene la denominación ALBERT
( doc num 4 de los aportados en la vista por el demandado, solicitud M2597223-5) ) para la misma
clase 29 ; y prima facie y a los solos efectos cautelares, constituye el comportamiento del demandado
una vulneración del derecho de exclusiva del titular de la marca comunitaria consagrado en el art 9
del Reglamento 40/1994 al usar en el trafico económico sin autorización un signo que, por ser
similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca
comunitaria y por el signo idénticos, implica un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de
confusión que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca( apartado b del num 1 del art
9), que no es cuestionado por el demandado y que excusa mayor estudio al no ser cuestión
controvertida
Tercero: En cuanto al periculum in mora procesal el uso de la marca nacional solicitada que crea
confusión y la comercialización de productos idénticos a los que se incorpora la marca protegida
conlleva que, de no adoptarse la medida cautelar, la tutela judicial definitiva pudiera verse impedida
en la práctica al perpetuarse durante la pendencia del litigio la infracción, con merma evidente de los
derechos del titular marcario y quebranto de su prestigio en el mercado y del respeto que precisan los
consumidores, que asimismo quedan protegidos al impedir que se perpetúe la situación de confusión
y engaño que se denuncia; denuncia que, prima facie, aparece fundada
El demandado se opone a las medidas alegando: a) que esa marca que había solicitado no la utiliza
en la forma en que la solicitó (y que reconoce que generaba confusión) habiéndose variado,
empleando en lugar de una elipse un cuadrado invertido en el que se enmarca la palabra Albert,
habiendo atendido el requerimiento extrajudicial de la actora y b) que la tutela cautelar carece de
objeto, pues cuando se presentó la demanda ya no empleaba ese signo confusorio en sus productos.
El primer motivo de oposición no puede prosperar, pues ello no queda acreditado fehacientemente.
No se aporta documentación oficial que ponga de relieve que se ha interesado la modificación ante
la OEPM, ni tampoco que efectivamente los productos comercializados en la actualidad por la
demandada no empleen la marca en los términos en que constan solicitados y a los que se refiere la
actora, lo cual era de fácil acreditación con la simple aportación de productos en los que conste el
nuevo signo distintivo, no bastando la aportación del documento sin numerar en que consta el que se
afirma que constituye el nuevo logo (un cuadrado invertido), pues no aparece en el mismo fecha
alguna ni dato alguno que permita afirmar que efectivamente ése signo es el que actualmente utiliza,
ni tampoco se puede suplir con la testifical practicada, quien no debemos olvidar que es empleado de
la mercantil demandada, y que en todo caso manifiesta que se comercializaron productos en España,
con el signo distintivo confusorio y que lo hicieron fue retirar una partida dirigida al mercado del
norte de África, en base a un pacto verbal con un representante de la mercantil ROBERT o
encargado de su comercialización que no queda plenamente identificado , y cuya constancia en este
momento no puede afirmarse con certeza, ya que sólo contamos con la declaración del citado testigo,
no corroborada con ningún otro medio probatorio, a salvo la retirada de una partida ,sin olvidar que
se trata de cuestiones (las relativas a la cesación de productos en el mercado) que de ordinario, por su
trascendencia se documentan ( y de ordinario la propia mecánica del mercado y de las relaciones
comerciales lo pone de relieve ), máxime cuando ya existía un intercambio epistolar vía fax entre
ambas empresas (o sus equipos de abogados)( doc num 9,10 y 11 de la demanda ) .Si la parte alega
que ha cumplido voluntariamente y con carácter previo al presente procedimiento con el
requerimiento extrajudicial dirigido por la actora (documento 9 y 11), debe acreditar tal
circunstancia; prueba aportada que no es bastante.
Y tampoco podemos asumir la tesis de que las medidas solicitadas son innecesarias, dado que,
además de las razones expuestas, el riesgo de confusión no ha desaparecido, porque al constituir de
ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o
profesional que se sigue desarrollando, el uso de la marca infractora presuntamente no puede
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descartarse que sea repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de
cesación encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora; es decir, no hay
garantía alguna, si no se adopta la medida cautelar de cesación, de que el demandado en el futuro y
mientras se sustancia la demanda principal, no continúe comercializando sus productos con el signo
confusorio
Cuarto: Del conjunto normativo aplicable antes expuesto se desprende que se podrá acordar como
medida cautelar las enumeradas en el art 134 LP y en el art 727 LEC o cualquiera actuación, directa
o indirecta, exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere
otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada
por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y se estime necesaria
para asegurar la efectividad de la tutela judicial (art 134 LP y art 726.1 y 727.11ª), incluidas las que
consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin
prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte (art 726.2), considerándose que reúnen estas notas la
acción de cesación interesada por la actora, si bien poniendo de relieve que no debe confundirse la
prevista en la legislación de marcas,que se deriva de una confrontación entre signos, teniendo en
consideración estos de forma global , con la protección que contempla la Ley de Competencia
Desleal, si se produce confusión en el mercado en la apreciación global de la presentación o
comercialización del producto, que no siempre comprende necesariamente la primera
Finalmente, y dado que la confrontación se debe realizar son arreglo a los datos probados existentes
en este momento, y que no son otros que los expuestos en la demanda, y que la solicitud de medidas
cautelares (que debe ser clara y precisa –art 732LEC), que delimita el pronunciamiento judicial se
limita a solicitar la cesación de la marca del demandado (y la única que consta solicitada es la
referida en M2597223-5), no procede, de un parte, realizar en esta sede de medidas cautelares
pronunciamiento sobre el eventual uso lícito o ilícito por la demandada de la denominación ALBERT
como nombre comercial , es decir , como signo distintivo de la empresa ( que si se usa como
distintivo de los productos es también entonces marca) o de otra forma , y de otra parte, sobre si una
modificación ( no acreditada) del signo solicitado y empleado es bastante para evitar la confusión.
Sin dejar de apuntar, respecto de esto ultimo, que esta modificación en todo caso debe contener una
carga distintiva bastante para desvirtuar la confusión reconocida, pues el riesgo de confusión, en el
ámbito del derecho marcario, comunitario debe ser interpretado con arreglo a la jurisprudencia del
TJCE según la cual el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste
comprende aquél( TJCE en sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C.25 195, Sabel BV c. Puma
AG.), de 22 de junio de 1999 (C.342/1997, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen
Handel BV.), debiéndose realizar una apreciación global, lo que implica una cierta interdependencia
entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud de las marcas y la existente
entre los productos o servicios designados, y en el caso presente, un bajo grado de similitud entre las
marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios , ya
que son idénticos ( asi STJCE de 29 de septiembre de 1998 (TJCE 1998\220) (C. 39.97, Canon
Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.); riesgo de confusión que es directamente proporcional al
carácter distintivo particular de la marca anterior, de forma aquellas marcas que tienen un elevado
carácter distintivo ( como afirma la actora y en sede de medidas cautelares no ha sido cuestionado),
bien intrínsico bien por la amplia difusión entre el publico como consecuencia de un uso intenso de la
misma, disfruta de mayor protección ( STCJ de 29 de septiembre de 1998, caso Canon), tomando en
consideración, por último, que debe tenerse en cuanta la percepción de un determinado tipo de
consumidor: el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual,
normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y
que se supone es un consumidor normalmente informado y razonable atento y perspicaz (STJCE de
16 de julio de 1998 [TJCE 1998\174], C.210.96, Gut y la STJCE de 22 de junio de 1999,) poniendo
de relieve que para atender a su reacción debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el
consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe
confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria... así como que el nivel de atención del
consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.(
STPICE de 17 de marzo de 204, El Corte Ingles SA /OAMI-MUNDICOR)
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Sexto: De conformidad con el artículo 735 de la ley procesal civil, se fija la caución de 10.000 euros
que deberá prestar el peticionario en la forma prevista en el art 64.2 LEC en el plazo de 15 días con
carácter previo a la ejecución de las medidas, para responder de los daños y perjuicios que
eventualmente puedan ocasionarse y que se estima adecuada a la vista de la entidad de la pretensión
que se quiere asegurar, el fundamento indiciario del derecho invocado y los eventuales daños que se
pueden derivar de la ejecución de las medidas, que en todo caso no impiden la realización de otras
actividades del demandado ajenas a este litigio
Septimo: Las costas se imponen al demandado en aplicación del principio de vencimiento
Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación
PARTE DISPOSITIVA
Que estimado la solicitud formulada por ROBERT DAMKJAER A/S contra SIERRA MAGINA SA
debo acordar las medidas cautelares siguientes:
-Ordenar a SIERRA MAGINA SA a cesar provisionalmente la comercialización de productos
cárnicos con la marca solicitada M2597223-5
-La retención, depósito y retirada del mercado de los productos comercializados por SIERRA
MAGINA SA con la marca citada
-Prohibir provisionalmente SIERRA MAGINA SA la utilización en documentos mercantiles y
publicitarios de la marca citada
Las costas se imponen a la demandada
Con carácter previo, el solicitante deberá prestar la caución de 10.000 euros en el plazo de 15 días
Contra esta resolución no cabe recurso pudiendo el demandado formular oposición en el plazo de 20
días ante este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el art 739 LEC
Así lo acuerda manda y firma D. RAFAEL FUENTES DEVESA; Juez Titular del Juzgado de
Marca Comunitaria
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