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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079130032009100025
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Madrid
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5934/2006
RECURSO CASACIÓN
JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
Sentencia
Voces:
• x MARCAS x
• x SIGNOS DISTINTIVOS x
• x PROPIEDAD INDUSTRIAL x
• x INSCRIPCIÓN DE MARCAS x
Resumen:
Propiedad industrial. Marcas.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de febrero de dos mil nueve
VISTO el recurso de casación número 5934/2006, interpuesto por la Procuradora Doña María José
Corral Losada, en representación de la entidad mercantil GALLETAS GULLÓN, S.A., con asistencia de
Letrado, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo
489/2004, seguido contra la resolución del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de 16 de marzo de 2004, que desestimó el recurso de alzada planteado
contra la precedente resolución de 11 de noviembre de 2003, que acordó denegar la inscripción de la marca
nacional número 2.520.984 "FIBRACTIVE", para amparar productos en clase 30 del Nomenclátor
Internacional de Marcas. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y
defendida por el Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 489/2004, la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha
7 de julio de 2006 , cuyo fallo dice literalmente:
«Que desestimamos el recurso interpuesto por la Procuradora Doña Mª José Corral Losada actuando
en representación de GALLETAS GULLON S.A., contra la Resolución de 16 de marzo de 2004 de la Oficina
Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso interpuesto contra Resolución de la misma Oficina
de fecha 11 de noviembre de 2003 y en consecuencia, denegó la inscripción de la marca denominativa nº
2.520.984 "FIBRACTIVE" solicitada para distinguir "galletas" en la clase 30 del Nomenclator Internacional ,
Resoluciones que confirmamos por ser ajustadas a Derecho, sin imposición de costas.».
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil
GALLETAS GULLÓN, S.A. recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante
providencia de fecha 3 de octubre de 2006 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal
Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil GALLETAS
GULLÓN, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 28 de
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noviembre de 2006 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los
motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:
«Que teniendo por presentado este escrito, con su copia, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenerme
por comparecido en nombre y representación de GALLETAS GULLÓN, S.A. y por interpuesto Recurso de
Casación contra la sentencia nº 580 dictada en los Autos de R. C.A. 489/2004 , y previos los trámites
preceptivos, se dicte sentencia en la que se acuerde el registro de la marca número 2.520.984
"FIBRACTIVE" para los productos solicitados de la clase 30 de la clasificación internacional.».
CUARTO.- Por providencia de fecha 10 de julio de 2007, se admitió el recurso de casación.
QUINTO.- Por providencia de fecha 5 de septiembre de 2007 se acordó entregar copia del escrito de
formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin
de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en
escrito presentado el día 11 de octubre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y
lo concluyó con el siguiente SUPLICO:
«que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».
SEXTO.- Por providencia de 11 de noviembre de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.
D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 4 de febrero
de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.
El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio
de 2006 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de
la entidad mercantil GALLETAS GULLÓN, S.A., contra la resolución del Director General de la Oficina
Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 16 de marzo de 2004, que
desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 11 de noviembre de 2003, que
denegó el registro de la marca nacional número 2.520.984 "FIBRACTIVE", para distinguir productos de la
clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas.
SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.
La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo,
con base jurídica en la aplicación de la prohibición absoluta de registro establecida en el artículo 5.1 c) de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en la apreciación de que los vocablos que componen el
distintivo de la marca solicitada "FIBRA" y "ACTIVE" son de uso común para distinguir productos
alimenticios, por lo que no pueden ser apropiados en exclusiva por un sólo empresario, según se razona, en
el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:
«[...] El art. 4.1 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001 , de 7 diciembre 2001 ) dispone que "Se entiende
por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los
productos o servicios de una empresa de los de otras".
Estableciendo el art. 5.1 c ) como prohibición absoluta de registro: "Los que se compongan
exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de
la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio".
El sentido de tal prohibición reside en dejar a libre disposición de todos los empresarios del sector
todos los signos, medios ó indicaciones que por ser necesarios, usuales o útiles para designar el género,
tipo, naturaleza, calidad, u otra característica de los mismos no deben de ser apropiados en exclusiva por un
sólo empresario en perjuicio de los demás. Siendo evidente por lo demás que la protección administrativa
del derecho de propiedad industrial, a través del correspondiente registro tiene como uno de sus
fundamentos y pilares la creatividad y la especialidad de los signos con que unos industriales, fabricantes,
comerciantes pretenden distinguir de otros el resultado de su trabajo, fundamento que no puede apreciarse
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cuando el fonema, ideograma ó gráfico utilizado carecen de toda novedad y además recogen conceptos de
uso común.
Aplicado lo anterior al caso presente resulta que la marca solicitada está compuesta por el vocablo
«FIBRA» que es de uso común para distinguir productos alimenticios que incorporen a su composición este
elemento, tales como las galletas, unido al vocablo "ACTIVE" que no otorga distintividad alguna al vocablo
FIBRA sino que lo redunda, indicando las características ó calidad del producto que ofrece, en este caso
galletas que contienen fibra "activa" ,por lo que el añadido "ACTIVE" no otorga suficiente distintividad a la
marca para poder ser registrada al amparo de lo establecido en el art. 5.3 de la Ley de Marcas , conforme al
cual "Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b),
c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del
artículo 4 de la presente Ley ",toda vez que como advierte la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de
marzo de 2003 (RC 5632/1997 [RJ 2003\3124 ]), la finalidad de este precepto no es permitir la simple
conjunción de elementos comprendidos en los referidos apartados del artículo 5.1 , sino solamente de
aquellos que cumplen la función perseguida por el artículo 4 , cual es distinguir en el mercado productos o
servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, es decir que se
trata de una denominación de fantasía, propia del ingenio de su inventor, que atribuye a la comparación un
significado propio y distinto de sus elementos comparados, lo que como dijimos no ocurre en el caso
presente por la simple adición del vocablo ACTIVE al de FIBRA.».
TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.
El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil GALLETAS
GULLÓN, S.A. se articula en la exposición de un único motivo, que se funda al amparo del artículo 88.1 d)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del
artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .
En el desarrollo argumental de este motivo de casación se aduce que la Sala de instancia ha
aplicado, indebidamente, la prohibición absoluta de registro que contempla dicha disposición legal, al no
tomar en consideración que el apartado tres de dicho precepto autoriza que se registren marcas que se
componen de la conjunción de varios signos descriptivos cuando el signo resultante tenga carácter
distintivo.
CUARTO.- Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.
El único motivo de casación articulado no puede ser acogido, puesto que consideramos que la
censura que formula la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente a la sentencia recurrida, fundada
en la infracción del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en lo que concierne a la
imputación a la Sala de instancia del error jurídico padecido en la apreciación de falta de suficiente
distintividad de la denominación solicitada "FIBRACTIVE", resulta infundada, en cuanto que dicha palabra,
compuesta por dos vocablos genéricos, descriptivos de la calidad, composición y cualidades de los
productos que designan, no es susceptible de acceder al registro como signo exclusivo de un empresario.
A este respecto, resulta adecuado recordar, en relación con el presupuesto de distintividad de las
marcas a que alude el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , al disponer que «se
entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado
los productos o servicios de una empresa de los de otra», la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta
en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), que, en referencia a la aplicación del precedente
artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , dijimos:
«[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y
reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al
producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los
productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma
que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la
mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir
sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo
tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la
mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí,
que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que
su aprehensión no es posible.».
En el caso presente que examinamos, como acertadamente sostiene la sentencia recurrida, los
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términos empleados en la configuración de la marca solicitada "FIBRA" y "ACTIVE" son los utilizados
usualmente en el mercado para distinguir cualidades específicas de determinados productos alimenticios,
como las galletas, por lo que resultan inadecuados para producir en el receptor el efecto reflejo que le
permita recordar con facilidad el origen empresarial del producto designado.
La ratio de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de Marcas , al establecer que no podrán registrarse como marcas «los signos que se
compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la
especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del
producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio», reside en
preservar que las expresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libre disposición
de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector. impidiendo que puedan ser
monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no
tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten
al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca.
Por ello, procede rechazar que la Sala de instancia haya incurrido en infracción del apartado 3 del
artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que establece que «podrá ser registrada como
marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre
que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley », al
estimar que no procede acceder al registro de la marca solicitada número 2.520.984 "FIBRACTIVE", para
distinguir galletas, en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en cuanto que se basa dicha
declaración en la apreciación de que la conjunción de los vocablos "FIBRA" y "ACTIVE" no dota a la marca
de suficiente fuerza o capacidad distintiva, conforme a los criterios jurisprudenciales expuestos por esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de marzo de 2003 (RC
5632/1997 ).
En este sentido, observamos que la Sala de instancia no ha infringido el principio de interpretación del
artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , conforme al ordenamiento comunitario en
materia de marcas, que vincula al juez nacional a privilegiar la interpretación de la norma nacional mas
acorde con las Directivas o Reglamentos comunitarios.
En relación con la invocada sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas de 20 de septiembre de 2001 (C-383/99 P), cabe afirmar que los criterios jurídicos en ella
formulados no permiten eludir el presupuesto de distintividad exigible para autorizar el registro de un signo
como marca, ya que en este caso la conjunción de los vocablos considerados utilizados en la configuración
de la marca "FIBRACTIVE", aún analizados desde una visión global o de conjunto, son percibidos por los
consumidores pertinentes en el sector de la alimentación y, concretamente, en referencia a aquellos que
adquieren galletas, como indicaciones de las características y cualidades intrínsecas del producto, que
favorecen, por su composición, eficazmente el tránsito intestinal y, en consecuencia, no les permite
reconocer el origen empresarial de dichos productos.
En consecuencia con lo razonado, al desestimarse el único motivo de casación articulado,
declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de la entidad mercantil
GALLETAS GULLÓN, S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio de 2006 , dictada en el
recurso contencioso-administrativo 489/2004.
QUINTO.- Sobre las costas procesales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la
parte recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana
del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
Primero.- Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por
la representación de la entidad mercantil GALLETAS GULLÓN, S.A. contra la sentencia de la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio
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de 2006 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 489/2004.
Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de
casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos,
mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín
Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado
Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en
audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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