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Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
08019330052009101120
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Barcelona
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340/2007
1126/2009
Recurso ordinario (Ley 1998)
JOAQUIN JOSE ORTIZ BLASCO
Sentencia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Recurso nº 340/2007
SENTENCIA Nº 1126/2009
ILMOS. SRES.:
PRESIDENTE:
DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO
MAGISTRADOS:
DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA
DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA
DON JAVIER AGUAYO MEJIA
En la ciudad de Barcelona, a doce de noviembre de dos mil nueve.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso
contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto por GAS NATURAL SDG, S. A., representada
por la Procuradora DOÑA INMA LASALA BUXERAS y dirigida por la Letrada DOÑA ANNA JARQUES
FARRÉS, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por el sr./a.
ABOGADO/A DEL ESTADO. Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ
BLASCO, quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta
Sala, se interpuso el presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de
18 de mayo de 2007.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por
la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su
orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los
hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la
resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
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TERCERO.- Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para
la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
CUARTO.- En la sustanciación del presente pleito se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo la impugnación
ejercitada contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 18 de mayo de 2007.
SEGUNDO.- La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 31 de mayo de 2006,
denegó la marca nacional, nº 2662249/1, GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, denominativa, clase 39
"servicios de distribución, transporte y almacenaje de gas, electricidad y energía" considerando que "la
marca solicitada (denominativa) se halla incursa en la prohibición del art. 5.1 c) de la Ley de Marcas 17/2001
de 7 de diciembre , al estar compuesta exclusivamente de signos e indicaciones genéricas y descriptivas de
los servicios para los que se solicita la presente marca."
TERCERO.- La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 18 de mayo de 2007,
desestima el recurso de alzada interpuesto por GAS NATURAL SDG, S.A., considerando que la prohibición
del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas "se refiere a los signos descriptivos, es decir, aquellos que transmiten
información de forma directa sobre cualquier rasgo de los productos o servicios que se pretenden distinguir,
lo que les inhabilita para desempeñar la función de distinguir los productos o servicios de una empresa de
los de otras empresas así como la de identificar la procedencia empresarial, y fuerza la necesidad de que
permanezcan a la libre disposición de todos. En efecto, la "ratio legis" de esta prohibición es evitar que se
otorgue un derecho exclusivo de utilización sobre denominaciones o gráficos que por designar la especie,
calidad, cantidad, destino, valor, etc..., son necesarios en el tráfico mercantil para la descripción, etiquetaje o
publicidad, y deben quedar a disposición de todos sin que puedan ser apropiados por un solo empresario en
perjuicio de los demás. Aplicando estas pautas al caso que nos ocupa, resulta ser que el conjunto
denominativo solicitado como marca, GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, está constituido exclusivamente por
indicaciones que sirve en el comercio para designar la naturaleza de los servicios que pretende distinguirse,
"servicios de distribución, transporte y almacenaje de gas, electricidad y energía (cl.39), por lo que la marca
en cuestión se entiende incursa en el apartado c) del art. 5.1 Ley 17/01 ".
CUARTO.- La defensa de GAS NATURAL SDG, S.A., señala que es titular de numerosísimos
registros de la marca GAS NATURAL, dándose los requisitos previstos en el artículo 8.3 de la Ley de
Marcas , por cuanto la marca GAS NATURAL es ampliamente reconocida por el público en general y
asociada a su origen empresarial, esto es la empresa GAS NATURAL SDG, S.A. Añade que GAS
NATURAL DISTRIBUCIÓN pertenece a la familia de marcas GAS NATURAL, no siendo de aplicación el
artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas , al tener distintividad propia el signo solicitado, y sí el artículo 5.2 al
haber adquirido la marca distintividad en relación con los productos y servicios para los cuales se solicita el
registro, como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.
QUINTO.- La cuestión de fondo debe centrarse en la interpretación del artículo 5.1 c) de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que establece que no podrán registrarse como marca/nombre
comercial los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio
para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de
obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.
SEXTO.- La prohibición descrita está finalísticamente dirigida a posibilitar la libre disposición por
todos los empresarios de un sector de estos signos o indicaciones para la designación, publicidad,
etiquetaje o descripción de sus productos, actividades o servicios y en la medida, precisamente, en que
dichos signos o indicaciones se estima pueden ser útiles o necesarios y son frecuentemente utilizados, no
debiéndose otorgar protección a una utilización privativa o exclusiva en perjuicio de una generalidad. Como
reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo, si bien con arreglo al Diccionario de la Real Academia de
la Lengua. Española por denominación genérica ha de entenderse la que se aplica a unos conjuntos bien de
personas, bien de cosas o actividades que tienen uno o varios caracteres comunes o que poseen las
mismas propiedades, para que tales denominaciones genéricas no puedan ser inscritas en el Registro de la
Propiedad Industrial como marca es preciso, además, que tengan conexión con el producto o servicio que
pretende distinguir, de tal forma que si éstas no guardan relación con aquéllas es posible el acceso registral
de la misma.
SÉPTIMO.- Se trata, en definitiva, de examinar si es conforme a derecho el razonamiento de la
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resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada, que le condujo a denegar la marca
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN considerando que "el conjunto denominativo solicitado como marca, GAS
NATURAL DISTRIBUCIÓN, está constituido exclusivamente por indicaciones que sirve en el comercio para
designar la naturaleza de los servicios que pretende distinguirse, "servicios de distribución, transporte y
almacenaje de gas, electricidad y energía (cl.39), por lo que la marca en cuestión se entiende incursa en el
apartado c) del art. 5.1 Ley 17/01 ".
A tenor de lo expuesto conviene analizar, en primer término y siguiendo los argumentos esgrimidos
por la entidad actora, si resulta o no aplicable la prohibición prevista en el artículo 5.1 c), correspondiente a
la Ley de Marcas 17/2001, de 17 de diciembre , es decir, la concerniente a los signos "que se compongan
exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de
la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio", precepto equivalente al artículo
11.1 c) de la derogada Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , el cual prohibía el registro de marcas
que "se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la
especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del
producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio",
diferenciándose en que en la normativa actual se requiere la mera potencialidad distintiva del signo o
indicación propuesto como marca.
El citado signo denominativo se compone de tres palabras: "GAS", "NATURAL" y "DISTRIBUCIÓN".
Como resulta palmario los términos empleados en la marca solicitada son simplemente signos descriptivos,
que no sirven para distinguir los productos y servicios de una empresa de las de otras empresas. Basta con
su análisis para comprobar que GAS NATURAL -gas combustible procedente de formaciones geológicas y
compuesto principalmente por metano-, y DISTRIBUCIÓN -reparto de un producto a los locales en que debe
comercializarse- son términos de uso general, y, por lo tanto, no cabe que su utilización se atribuya en
exclusiva a persona concreta.
OCTAVO.- Esta falta de capacidad distintiva propia impide la aplicación del artículo 5.2 de la Ley de
Marcas , en cuya virtud lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca
haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro un carácter distintivo
como consecuencia del uso que se hubiera hecho del mismo. En efecto, la defensa de la parte actora
pretende hacer un esfuerzo que resulta baldío al intentar equiparar GAS NATURAL con GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN, no compartiendo el Tribunal el alegato de que la marca GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
por el uso profuso de la misma, con anterioridad a la fecha de su solicitud, así como posteriormente, ha
adquirido un grado de conocimiento tal que ha devenido distintiva e incluso notoriamente conocida por los
consumidores. Como tampoco resulta aplicable el artículo 8.3 de la Ley de Marcas al supuesto que se
examina al no concurrir en GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN la exigencia de un conocimiento por el público
en general para considerar que es renombrada, y en virtud de ello alcanzar la protección a cualquier género
de productos, servicios o actividades.
En definitiva, la marca solicitada se encuentra compuesta exclusivamente de indicaciones
descriptivas de las características de los servicios que pretende distinguir, y el conjunto resultante es preciso
tildarlo de genérico, por lo que no puede ser amparado registralmente y en la medida en que ello generaría,
como lógica consecuencia, la imposibilidad de utilización de dichos términos, a cargo de personas o
entidades, en un sector en el que no es difícil intuir la utilidad de los mismos.
En último término, resulta irrelevante la invocación de determinados precedentes administrativos que
realiza la actora en su escrito de demanda, toda vez que, según una reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo, la confrontación entre las marcas enfrentadas debe resolverse en función de las circunstancias
que concurren en cada caso, y a la luz de lo dispuesto en las normas legales aplicables.
NOVENO.- No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al no
apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional .
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido:
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1º.- Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.
2º. No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Así por esta nuestra sentencia, que será notificada a las partes, llevándose testimonio de la misma a
los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la
misma se expresa, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.
Doy fe.
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