Tema 6-2

Tema 6.2
Explotación de resultados
de investigación mediante
Licencia
Ana Cortés
Directora de la OTRI de la UVEG
Explotación de los R.I. mediante Licencia
❚ “Empaquetar”
❚ Bases de datos o programas usadas
❚ procedimientos industriales para el manejo de
ciertas sustancias
❚ información sobre fuentes o acuerdos de
aprovisionamiento preferidos.
❚ Información sobre control y aseguramiento de
calidad
❚ aspectos organizativos para una óptima
comercialización
Explotación de los R.I. mediante Licencia
❚ Problemas:
❚ No hay nada que transferir (O no se es consciente
de que se tiene)
❚ Si lo hay pero no se sabe a quien transferirlo
❚ Se tiene algo que transferir, se tiene empresa
interesada pero no se sabe cómo:
❙ Negociar bien con un buen equipo ejecutivo
❙ Redactar bien el contrato
CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES
Noción de contrato
❚ Todo contrato es una obligación:
❙ de dar
❙ de hacer
❙ de no hacer
❚ Las obligaciones nacen:
❙
❙
❙
❙
De la Ley
De los contratos
De los actos y omisiones ilícitos
De la culpa o de la negligencia
❚ Efectos de las obligaciones derivadas de los contratos:
❙ El contrato es fuerza de Ley entre las partes y por parte de los
tribunales.
❙ Los contratos deben cumplirse a tenor de los mismos y no a tenor
de circunstancias externas al momento que se suscribió.
CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES
Noción de contrato
❚ Requisitos de validez:
❙ Consentimiento (a una cosa y no a otra)
❙ Objeto determinado
❙ Causa: la razón por la que se contrató (no produce efecto si
la causa es ilícita)
❚ Eficacia: los contratos son obligatorios si
concurren las condiciones esenciales para su
validez.
CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES
Noción de contrato
❚ Interpretación de los contratos:
❙ Si los términos son claros y no dejan dudas sobre la
intención de los contratantes, se estará al sentido litera.
❙ La intención de los contratantes prevalece sobre las
palabras.
❙ Se interpretará el contrato en el sentido más adecuado para
que produzca efecto. Si las palabras admiten diversas
acepciones se entenderá aquella que sea más conforme a la
naturaleza y objeto del contrato.
❙ Interpretación conjunta de las cláusulas.
❙ La oscuridad de las palabras no favorecerá a quien la haya
introducido.
❙ Si subsistieran dudas, se resolverá a favor de la mayor
reciprocidad de intereses.
ESQUEMA BASICO DE UN CONTRATO DE LICENCIA
Fecha y lugar de la suscripción
Comparecencia de las partes
Expositivos
Definiciones. Terminología
especializada
❚ Cláusulas contractuales
❚ Firma
❚
❚
❚
❚
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Alcance del contrato de licencia
Facultades: salvo pacto en contrario, todos los actos que integran la
explotación: fabricación, utilización, introducción en el comercio
.
Aplicaciones (sector técnico): salvo pacto en contrario todos los
sectores.
Sublicencias: salvo pacto en contrario, prohibidas.
Objeto de la licencia:
- Propiedad industrial:Nº de registro y título de la invención.
Know-how: descripción de los elementos que la constituyen (en
anexos), Lo no aportado, sujeto a CONFIDENCIALIDAD.
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Alcance del contrato de licencia
Exclusividad o no de .la licencia.
Salvo pacto en contrario: sin exclusividad
Salvo pacto en contrario: impedimiento de explotación por parte
del licenciante
Alcance territorial
Duración: Salvo pacto en contrario, mientras sea válido el título de
propiedad industrial.
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Obligación de no
competencia
Efectos positivos y negativos
Normativa comunitaria de licencia de patente
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Asistencia técnica y knowhow
Determinación convencional negativa
Obligación legal (Art. 76.1 L.P.)
Obligación de secreto del licenciatario ( no restrictiva de la competencia )
Limitación a la obligación de secreto
Asistencia técnica: Técnicos especialistas y expertos cualificados
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Formación de personal
Formación técnica del personal interviniente en el proceso
productivo
Número de personas, identificación, competencia y cualificación
Duración del periodo de estancia
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Sublicencia
s
Licenciatario autorizado a conceder sublicencias
Licenciatario no puede conceder sublicencias sin el consentimiento
previo del licenciante.
Licenciatario no puede en ningún caso conceder sublicencias
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Términos económicos: Pago de regalías o cánones
❚ Suma independiente de la explotación:
❙ Pago único al principio: Cantidad fija ( deberá ajustarse al valor
aproximado de la patente cedida )
❙ Pago en cuotas. Cantidad fija en plazos
❙ Pago en función del desarrollo (hitos)
❚ Regalía o canon (royalty) basado en algo contabilizable como:
❙
❙
❙
❙
% sobre ventas (recomendable)
Fijo por unidad fabricada/vendida (sector mecánico)
% sobre beneficios (peligroso)
Escalado: Royalties crecientes o decrecientes
❚ Es frecuente fijar una regalía mínima
❚ Sistema mixto: fijo más regalías
CLAUSULAS CONTRACTUALES
❚ Regalía mínima: (sobre ventas)
❙
❙
❙
❙
❙
❙
Farmacia: 1-10%
Cosmética: 5-8%
Alimentaria: 1-3%
Petroquímica: 0,5-2%
Electrónica: 5-8%
Pinturas: 2-3%
❚ 1/4 del beneficio del licenciatario. Relacionado con el
margen del sector. (a un margen del 20% se puede pedir un
5%)
❙ ¿Quien nos informa del margen del sector?
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Elementos de control
Mejoras: carácter de reciprocidad en excluxivas
Cooperación y denuncia de infracciones
Normas mínimas de calidad de los productos a comercializar
Informes periódicos y finales
Auditoría
Ritmo especificado de las ventas. Incumplimiento objeto de
rescisión del contrato.
Máximo esfuerzo para obtener beneficio
Se impone sobre el licenciatario toda la obligación impositiva
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Obligación de
abastecimiento
Justificación: Garantizar la explotación técnica de la invención
Protección a los consumidores y usuarios
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Control de calidad
Obligaciones del licenciatario
Productos sin nivel de calidad
Medidas correctoras
Imposición de la imagen de marca del
licenciante
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Control de la contabilidad
Justificación: Necesidad de comprobar las liquidaciones de cánones
Auditoría del licenciante o representantes del mismo
Auditores independientes
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Fijación de precios
Cláusula restrictiva de la competencia
Precio indicativo
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Mejoras en la tecnología licenciada
Perfeccionamientos efectuados por el licenciante
Perfeccionamientos efectuados por el licenciatario
Sistema recíproco
Limitación de la explotación de los perfeccionamientos del
licenciatario
Obligación de proteger
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Defensa de la patente
Licenciante titular de la patente
Concesionario de licencia exclusiva
Licenciatario no exclusivo
Requerimiento notarial al licenciante por parte del licenciatario
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Mantenimiento en vigor de la patente
Obligación del licenciante
Obligación del licenciatario
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Duración del contrato
Toda la vida legal de la patente
Periodo de tiempo más breve
Duración prevista condicionada a la vigencia de la patente
Duración no superior a la validez de la patente
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Causas de terminación: se tienen que especificar
expresamente, de lo contrario no se puede resolver el contrato
Incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones
pactadas
Impugnación de validez de los derechos (preferible que se prohiba
expresamente
Caducidad del título de propiedad industrial
Utilización de los derechos licenciados más allá de la licencia.
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Causas de terminación: se tienen que especificar
expresamente, de lo contrario no se puede resolver el contrato
Cambio en el control de la compañía.
Notificación por escrito del incumplimiento
Requerimiento de subsanación
Resolución automática. Causa mayor, quiebra
Existencia de productos disponibles
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Relaciones post-contractuales
Prohibición de explotar
Confidencialidad del Know-how
Productos en stock
Supervicencia de las operaciones realizadas o en curso
CLAUSULAS CONTRACTUALES
Jurisdicción y Ley aplicable
Jurisdicción ordinaria
¿De cual de los países?, ¿De un tercer país?
Arbitraje
¿Donde?, ¿Quién y en qué lengua?, ¿De qué tipo?
¿Qué Ley?, ¿Qué tribunal arbitral?
Contratos de cesión de derechos de
propiedad intelectual
❚
❚
❚
❚
Programas de ordenador
Bases de datos
Obra multimedia
Recursos fotográficos o artísticos
Programas de ordenador
❚ El contrato tiene como objeto “ceder” el “uso”
(al usuario) de un programa de ordenador
(aplicable a cualquier producto sujeto a
propiedad intelectual: bases de datos,
multimedia...).
❚ Si no se determina en el contrato, se entiende
que es “no exclusivo” e “intransferible” y sólo
para dar satisfacción a las necesidades de su
usuario (no se incluyen derechos sobre las
mejoras.
Programas de ordenador
❚ Incluye siempre conocimientos adicionales de uso y
asistencia técnica (gratuita durante un tiempo
determinado).
❚ Se ha de suministrar soporte físico y manual de
instrucciones.
❚ Duración de la licencia: el tiempo que duren los
derechos.
❚ Cláusula de responsabilidad sobre la instalación,
utilización y eficacia (el uso del programa es a riesgo y
ventura del usuario).
Programas de ordenador
❚ ´Protección del software mediante el “Copyright”, fecha
de creación y nombre del propietario.
❚ Registro de la Propiedad Intelectual
❚ Depósito ante notario
❚ En la primera pantalla se incluye el contrato de licencia
que recogerá:
❙ Objeto: no venta, sino licencia
❙ Aceptación: en el momento de la instalación el usuario acepta
las condiciones de licencia que se indican. Compromiso de
destrucción.
❙ Derechos de autor: protegido por las leyes.
❙ Copia y Redistribución: limitaciones
Programas de ordenador
❙ Ausencia de garantías: “el programa “xxx” se proporcionan “tal
cualç2, sin garantía ni condición de ningún tipo, sea expresa o
implícita”, incluyendo, pero sin limitarse, a las garantías y
condiciones de comerciabilidad, idoneidad para un determinado
fin y ausencia de infración. Usted asume todo el riesgo que
surja de la utilización o del rendimiento que sea”.
❙ Limitación de la responsabilidad: “En la medida permitida por la
ley aplicable, en ningún caso la Universidad será responsable
por ningún daño especial, incidental, indirecto o consecuencial,
cualquiera que sea y sin limitación (incluyendo daños por
pérdidas de beneficios, interrupción de negocios, pérdida de
información comercial o cualquier otra pérdida pecuniaria) que
pudiere surgir de uso o imposibilidad de uso...”
❙ Precio.