San Salvador, a las once horas doce minutos del

315- 2009
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA: San Salvador, a las once horas doce minutos del veintiocho de noviembre de dos mil
doce.
El presente proceso contencioso ha sido promovido por la Sociedad Red Bull GmbH., del
domicilio de Am Brunnen 1, Austria, nacionalidad Austriaca, por medio de su apoderado Doctor
Ricardo Romero Guzmán, abogado, del domicilio de San Salvador.
Impugna el acto emitido por la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del
Centro Nacional de Registros, a las diez horas cincuenta y nueve minutos del veintiséis de agosto
de dos mil nueve, por medio del cual revocó la resolución que acogió la oposición presentada a la
solicitud de registro de la marca denominada "PINTO y DISEÑO".
Han intervenido en el proceso: la parte actora en la forma indicada; la Directora del
Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, como autoridad
demandada; el señor Rogelio Alberto Gallardo Solís, como tercero beneficiario con el acto
impugnado; y la licenciada Eugenia Guadalupe Sosa Salazar, en carácter de delegada del señor
del Fiscal General de la República.
I. CONSIDERANDOS:
A. ANTECEDENTES DE HECHO.
ALEGATOS DE LAS PARTES
1. DEMANDA
a) Autoridad demandada y acto impugnado.
La sociedad demandante dirige su pretensión contra la Directora del Registro de la
Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros por la resolución dictada a las diez horas
cincuenta y nueve minutos del veintiséis de agosto de dos mil nueve, por medio de la cual revocó
la resolución que acogió la oposición al registro de la marca "PINTO y DISEÑO".
b) Circunstancias.
El señor Rogelio Alberto Gallardo Solís, el diecinueve de julio del dos mil siete, solicitó
el registro de la marca de fábrica y de comercio "PINTO y DISEÑO" para amparar "Productos de
aguardiente" pertenecientes a la clase 33 del artículo 154 del Convenio Centroamericano para la
Protección de la Propiedad Industrial.
La sociedad Red Bull GmbH, el ocho de octubre de dos mil siete, presentó oposición al
registro de la marca, por considerar que se encuentra dentro de las prohibiciones de los artículos
6, 8, 9, 18 y 26 de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos, manifestando que ocasionaría
graves daños marcarios y comerciales a la sociedad, y, que esa Revocatoria violenta presupuestos
normativos y doctrinarios aplicables al caso en mención.
La Dirección de Propiedad Intelectual del Centro Nacional, el día veintiséis de agosto del
dos mil nueve, pronuncia resolución revocando la resolución dictada por el Registrador de la
Propiedad Intelectual fundamentándola en los artículos 2 inciso 4, 4 y 14 inciso final de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, 19 de la Ley de Procedimientos Uniformes para la
Presentación, Trámite y Registro o Depósito de Instrumentos en los Registros de la Propiedad
Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual, y 27 y 28 de la
Ley de la Dirección General de Registros.
c) Argumentos jurídicos de la pretensión.
La parte actora hace recaer la ilegalidad de la resolución impugnada en los siguientes
términos:
-Se violenta el Derecho de Seguridad Jurídica consagrado en los artículos 1 y 103 inciso 2
de la Constitución de la República.
-Se violenta el artículo 9 literales b), d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, y el artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.
d) Petición.
La sociedad demandante pide que en sentencia definitiva se declare la ilegalidad del acto
administrativo impugnado.
2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA
La demanda fue admitida, se tuvo por parte a la sociedad Red Bull GmbH, por medio de
su apoderado Ricardo Romero Guzmán. Se requirió a la autoridad demandada rendir informe
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas para que se manifestara sobre la existencia del acto que
se le atribuye en la demanda. Se solicitó el expediente administrativo. Se ordenó notificar la
existencia de este proceso al señor Rogelio Alberto Gallardo Solís como tercero beneficiario con
el acto impugnado a fin de garantizar el derecho de audiencia.
3. INFORMES
Se tuvo por rendido el informe presentado por la autoridad demandada. Se le requirió el
informe a que se refiere el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Se ordenó la notificación del presente proceso al Fiscal General de la República para los
efectos del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En el primero de los informes la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del
Centro Nacional de Registros manifestó que si pronuncio resolución a las diez horas y cincuenta
y nueve minutos, del veintiséis de agosto del dos mil nueve, en la que revocó la resolución
pronunciada por el Registrador Auxiliar del Registro de la Propiedad Intelectual a las nueve horas
y treinta y ocho minutos, del veintitrés de enero del dos mil ocho, por medio de la cual se acogió
la oposición planteada por la Sociedad Red Bull GmbH.
En el segundo informe requerido a la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual
del Centro Nacional de Registros, ratifica lo expuesto en el primer informe y argumenta que al
momento de resolver esa Dirección el recurso de apelación, consideró que al realizar el análisis
comparativo en forma sucesiva e integral entre las marcas PINTO y DISEÑO de la parte apelante
y la marca RED BULL y diseño de la parte apelada, la cual se encuentra inscrita y vigente, en las
clases 32 y 33, es importante hacer notar que se le reconoce el grado de notoria a la marca Red
Bull para identificar bebidas energizantes; este tipo de marcas gozan de protección especial, que
va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, si existe alguna conexión mediante
los productos a amparar o en cuanto a la marca en sí, o como sucede en el presente caso, si la
marca ya obtenido su registro en la clase 33, se protege contra cualquier marca que contenga los
suficientes elementos semejantes, como para poder llevar a confusión de parte del consumidor
medio. Para entrar al análisis de las referidas marcas, es necesario efectuar algunas
consideraciones relacionadas con el riesgo de confusión entre una marca registrada y otra que se
pretende registrar, pues no basta establecer una simple semejanza, sino determinar si esta origina
un riesgo de confusión en el consumidor medio. La prohibición de registro de signos
confundibles, contribuye a la existencia de un mercado de productos o servicios que se desarrolle
con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en
error al realizar la elección de los productos que desea adquirir; productos que posean finalidades
idénticas podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia
podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado y así crear una confusión.
Al realizar la comparación entre los signos, se aprecia que de conformidad a las reglas de
ley y la doctrina del derecho marcario, se establece que entre los signos distintivos en
controversia no existe semejanza gráfica, fonética e ideológica, que pueda inducir a error y /o
confusión de los consumidores, a pesar que los productos que protege la marca registrada "Red
Bull", tiene una relación directa con los de la marca solicitada a favor del señor Gallardo Solís.
En sentido gráfico, poseen diferencias notorias, ya que contienen diseños distintos, con la única
semejanza que en ambas marcas se manifiesta la figura de un toro en el caso de la marca
solicitada y en el caso de la marca registrada, dos toros en posición de combate, por otra parte en
la parte de atrás se identifica en ambas marcas un circulo en el caso de red bull de color amarillo
y en el caso de PINTO, de color rojo, pero la posición en la que encuentran los toros y los
colores, que conforman ambos diseños los hacen inconfundibles entre sí. En cuanto a la parte
denominativa existe suficiente diferencia entre las palabras que conforman ambos signos
distintivos, tanto que al compararlos los hacen tanto gráficamente, fonética e ideológicamente
inconfundibles entre sí, ya que al escucharlas no se considera que sean fonéticamente semejantes.
Por todo lo anterior, se revocó la resolución pronunciada a las nueve horas treinta y ocho
minutos del veintitrés de enero del dos mil ocho de conformidad a los artículos 2 inciso 4, 4 y 14
inciso final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que considera que en el
presente caso no existe semejanza gráfica, fonética ni ideológica que sea capaz de inducir a error
a los consumidores.
4. TÉRMINO DE PRUEBA.
Se dio intervención a la licenciada Eugenia Guadalupe Sosa Salazar, en su calidad de
agente auxiliar y delegada del Fiscal General de la República; se abrió a prueba por el término de
ley, dentro del cual la parte actora ofreció como prueba documental la aportada en el escrito que
consta del folio 32 al 36 del presente proceso.
5. TRASLADOS
De conformidad al artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se
corrieron los traslados correspondientes, con los siguientes resultados:
a) La parte demandante al contestar sus alegatos reiteró los argumentos planteados en su
demanda de que la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de
Registros al revocar la resolución pronunciada a las nueve horas treinta y ocho minutos del
veintitrés de enero del dos mil ocho por el Registrador del Registro de la Propiedad, ha vulnerado
la seguridad jurídica por no aplicar correctamente los artículos 9 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, y 16 de los ADPIC. De tal manera, que el fallo de la señora Directora del
Registro de la Propiedad Intelectual es falaz, por cuanto a la positiva afirmación de la Ley como
premisa mayor la continua con una premisa menor en sentido negativo, haciendo falaz
conclusión. Considera que en su fallo aplicó la normativa vigente y la doctrina justamente al
contrario de lo que debía hacerlo ya que si bien admite que comparten identidad en los productos
y en el diseño del TORO, luego enumera las diferencias: un toro, versus dos toros, diferente
posición, uno es en inglés, otro en español, es decir le da mayor relevancia a los detalles que las
hacen diferentes, minimizando o incluso negando las semejanzas obvias entre las marcas.
Disiente de las consideraciones de la Directora porque en las marcas consideradas Red
Bull registrada a favor de la sociedad Red Bull GmbH y "Pinto y Diseño", solicitada por el señor
Gallardo Solís, si existen semejanzas graficas e ideológicas, con el suficiente riesgo de
confundibilidad. Entre esas marcas a considerar no existe una simple semejanza sino que una o
unas determinantes semejanzas, que las vuelven confusivas. Con el agravante que ambas marcas
están destinadasa proteger artículos comprendidos en la misma clase, lo cual posibilitaría la
prohibida asociatividad de signos marcarios. En efecto, la expresión RED BULL en el idioma
ingles significa TORO ROJO (RED=ROJO y BULL-TORO). La marca incluye esa expresión y
la figura de dos toros; en la marca solicitada se incluye la figura de un toro y la expresión PINTO.
En el contexto de ese diseño el público consumidor asociará esa marca como TORO PINTO; y
dado el hecho que nuestro poderdante tiene registrada varias marcas, tales como RED FORCE,
RED LION, RED PUMA, RED STORM, RED TIGER y otras, las asociación con la marca figura
de un toro pinto inmediatamente se asociaría a la familia de las marcas RED BULL y otras de mi
poderdante, habida cuenta que protegen artículos comprendidos en la misma clase.
Entre las características de las marcas tiene fundamental importancia la de la
DISTINTIVIDAD. Esta característica supone una originalidad en la creación misma de las
marcas de fantasía, como en el caso presente que nuestro cliente creó. la marca RED BULL para
bebidas de tipo energizante aprovechándose de la asociada fortaleza o vigor que en la realidad y
en el imaginario colectivo tienen estos animales. Por la calidad del producto y su publicidad a
nivel internacional la marca RED BULL devino en notoria.
La marca RED BULL y la solicitada TORO PINTO, conceptualmente tienen semejanzas
que las hacen confundibles entre sí, y provocarían la dilución del signo notorio, por lo que en
función del cumplimiento de la ley y del fomento de sanas prácticas comerciales competitivas,
art. 411 numeral IV del Código de Comercio, se debe impedir el registro de marcas
confusivamente semejantes con las ya registradas.
b) La Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de
Registros ratificó sus argumentos expuestos en los informes.
c) La representación fiscal opinó que la autoridad demandada ha actuado apegada a
derecho al dirigir su actuar en la forma que la Ley le faculta y realizando los cotejos necesarios
que las marcas requerían, con el fin que los diferente elementos que la conforman se valoraron en
conjunto; que en todo caso constituyen el parámetro que no permite que los consumidores medios
puedan llegar a confusión. Que se utilizaron criterios de evaluación con base a la normativa que
rige a las inscripciones marcarias, permitiendo a la autoridad demandada dar una apreciación en
conjunto que le permitió dar la opinión que dio origen a la revocatoria que emitiera, la cual a
criterio de la Representación Fiscal está apegada a derecho.
d) El señor Rogelio Alberto Gallardo Solís, tercero beneficiario no hizo uso de su
traslado.
B. FUNDAMENTO DE DERECHO
1. OBJETO Y LIMITES DE LA PRETENSIÓN
La sociedad demandante pretende que se declare la ilegalidad de la resolución
pronunciada a las diez horas cincuenta y nueve minutos del veintiséis de agosto de dos mil nueve,
por la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros en la
que revocó la resolución que acogió la oposición presentada al registro de la marca "PINTO y
DISEÑO".
La parte actora fundamenta su pretensión en el hecho que se le ha vulnerado el principio
de seguridad jurídica por la mala aplicación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los
Tratados Internacionales -Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial - y
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC)-.
Este Tribunal advierte que la controversia del presente caso se circunscribe a determinar:
Si se vulneraron los derechos contenidos en los artículos 9 literal j), 14 inciso final de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de
la Propiedad Industrial.
2.
NORMATIVA APLICABLE
El acto acaecido en sede administrativa se encuentra sometido a lo regulado por la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, y el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad
Industrial.
3. CRONOLOGÍA DE LO ACONTECIDO EN SEDE ADMINISTRATIVA.
De lo expuesto en la demanda y de la revisión del expediente administrativo se aprecia lo
siguiente para analizar el presente caso:
1) El día diecinueve de julio del dos mil siete, el señor Rogelio Alberto Gallardo Solís
en su carácter personal, presentó en el Registro de la Propiedad Intelectual solicitud de registro de
la marca "PINTO y DISEÑO" que servirá para amparar "El producto de aguardiente" (licor)
conocido como Chaparro salvadoreño comprendido en clase 3 de la clasificación internacional de
marcas.- Arreglo de NIZA-.
2) El Registrador de Propiedad Intelectual en auto pronunciado a las catorce horas y
cincuenta y cinco minutos del veinte de julio del dos mil dos siete, admite la solicitud de registro
de la marca "PINTO y DISEÑO" y manda hacer las publicaciones de ley.
3) La sociedad Red Bull GmbH, el ocho de octubre del dos mil siete, interpone escrito
de oposición al registro de la marca PINTO y DISEÑO por considerar que se encuentra dentro de
las prohibiciones de los artículos 9 literales b), d) y j), y 101 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, artículo 6 Bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial,
articulo 16 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC).
4) El veintitrés de enero del dos mil ocho, el Registrador resolvió acoger la oposición al
registro de la marca de fábrica y de comercio presentada por el abogado Ernesto Alfonzo
Buitrago.
5) El treinta y uno de marzo del dos mil ocho, el señor Rogelio Alberto Gallardo Solís,
en su carácter personal interpone recurso de Apelación, en base a los artículos 19, 27 inciso 2, y
28 de la Ley de la Dirección General de Registros, ante el Registrador de la Propiedad
Intelectual.
6) El veintiséis de agosto del dos mil nueve, la Directora del Registro de la Propiedad
Intelectual del Centro Nacional de Registros pronuncia resolución revocando la emitida a las
nueve horas treinta y ocho minutos del veintitrés de enero del dos mil ocho, por medio de la cual
se acogió la oposición presentada por la sociedad Red Bull GmbH.
4. ANÁLISIS DEL CASO
4.1. De conformidad al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad
Industrial, hoy derogado, los conceptos que para efectos del presente caso servirán de referencia,
son:
SIGNOS DISTINTIVOS: Cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de
publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema o una denominación de origen.
MARCA: Cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintos o
susceptibles de identificar los bienes o servicios de los que se apliquen frente a los de su misma
especie o clase.
EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL: Es toda leyenda, anuncio, lema,
combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio siempre que sea original y
característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre
un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento, usado para identificar
o distinguir a una empresa.
4.2. Para poder determinar si el acto controvertido adolece de la ilegalidad señalada por la
parte actora, este Tribunal considera pertinente analizar el procedimiento a seguir para inscribir
una marca de fábrica.
En el capítulo II, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se establece el
procedimiento de registro de las marcas, el cual se aplica para expresiones o señales de
publicidad comercial, nombres comerciales y emblemas, de la siguiente forma:
a) El interesado debe presentar ante el Registro una solicitud, cumpliendo con los
requisitos establecidos en el artículo 10 (Examen de Forma).
b)
El Registrador Auxiliar deberá examinar si la marca (que pretenden registrar) está o
no dentro de las prohibiciones comprendidas en los artículos 8 y 9; lo anterior, en atención a la
obligación prescrita por el articulo 14 (Examen de Fondo). Si no se encuentra ningún obstáculo a
la solicitud, el Registrador admitirá la solicitud a la cual se le asigna un número de expediente;
posteriormente el Registro ordena la publicación de un aviso en el Diario Oficial y en uno de los
diarios de mayor circulación por tres veces, dentro de un plazo de quince días, cumpliendo este
aviso con los requisitos establecidos en el artículo 15.
c) El artículo 16 establece un plazo de dos meses contados a partir de la primera
publicación en el Diario Oficial, para que cualquier persona que objete la solicitud pueda
oponerse al registro de la marca, cumpliendo con el requisito del artículo 17.
d) El Registrador, en caso de admitir la oposición, la notificará al solicitante de la marca
quien tiene el plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación, para contestar la
oposición.
e) El Registrador tomando en cuenta los argumentos de ambas partes resolverá sobre la
procedencia de la oposición, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18.
4.3. Una vez examinado el procedimiento a seguir es necesario comprobar si las
autoridades incumplieron el artículo 16 de la Ley en comento y que cualquier persona podrá
objetar la solicitud, y oponerse al registro en cuanto considere que el signo cuyo registro se
solicita es igual o semejante a otro ya registrado.
Esta Sala procederá a valorar, conforme los argumentos presentados por las partes y las
disposiciones alegadas, si el acto controvertido adolece de ilegalidad tal como lo ha indicado la
parte actora, enfocadas- en cuanto al fondo de la controversia- en una aplicación errónea de las
disposiciones de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
a) Artículos 9 literales b), d) y j); y 14 inciso final de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos.
La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos preceptúa en el artículo 9 en su literal b) que
"si por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos
distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior,
para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca
registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión (...)"; y literal d) que "el signo
constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un riesgo de asociación con ese tercero o un
aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio
aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados por el singo distintivo notoriamente
conocido, siempre y cuando exista una conexión entre dichos bienes y servicios"; y literal j) Si el
registro del signo se hubiera solicitado para perpetuar o consolidar un acto de competencia
desleal.
Con anterioridad se ha determinado que la problemática central radica en establecer, bajo
que supuestos existe "semejanza" que a la vez genere "confusión" entre la marca que se pretende
inscribir, y las ya inscritas a favor de la sociedad Red Bull GmbH.
b) Del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.
Establece que se les aplicara este convenio a los países que constituyen la Unión para la
protección de la propiedad industrial - marcas de fábrica o de comercio-.
El artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial
conviene en prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la
reproducción, imitación o traducción que puedan crear confusión de una marca con otra marca, la
autoridad se encuentra facultada a prohibir el registro de la marca que conduzca a una confusión
con otra ya registrada.
Para el presente caso debe analizarse la palabra PINTO y DISEÑO como una sola
palabra, la cual genera confusión con las marcas RED FORCE, RED LION, RED PUMA, RED
STORM, RED TIGER y que se supone le vulnera la protección de la que goza, aplicándole el
artículo en referencia, si se toma en informe que son los mismos productos que amparan cada
marca.
c) De las Marcas.
Para efectos teóricos del presente caso, partiremos del concepto manejado
doctrinariamente de Marca: Es un signo que individualiza los productos de una empresa
determinada y los distingue de los productos de sus competidores, con las características de ser
distintivas y de no inducir a engaño.
Según la Real Academia de la Lengua Española, marca es el distintivo o señal que el
fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente.
El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, conceptualiza el término
marcas en el sentido que es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente
distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de
su misma especie o clase. A la vez el artículo 4 de la ley citada establece que las marcas podrán
consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas,
letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, etc.
La doctrina establece que las marcas son susceptibles de ser clasificadas de acuerdo a
determinadas características y parámetros. Se hace necesario recalcar que según su capacidad de
protección legal, pueden dividirse entre otras:
i) Marcas fuertes: son aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y
diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la
marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal.
ii) Marcas débiles: a este tipo de categoría pertenecen las marcas muy evocativas y
descriptivas, es decir, cuando la marca que se pretende inscribir tiene una indicación o evocación
al producto o servicio que representa respecto de ellas, su protección legal no es sencilla, ya que
no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares. También se consideran
marcas débiles las formadas por letras, números o siglas.
iii) Marcas complejas: presentan diversos elementos, con capacidad distintiva o sin ella
aunque el conjunto debe tener definición de tal capacidad.
iv) Marcas descriptivas: son las que describen la naturaleza, función, cualidades u otras
características de los bienes o servicios a distinguir.
v) Marcas notorias: son las generalmente conocidas, en los círculos comerciales
interesados de un país. La notoriedad de las marcas le fortalece su protección.
La doctrina ha indicado que en un signo distintivo debe presentarse básicamente varias
características pero las más principales son: a) SER DISTINTIVO; y b) NO INDUCIR A
ENGAÑO.
La protección de un signo distintivo depende de si cumple la función distintiva y esta se
analiza desde el punto de vista de la esfera de la conceptualización de los signos: 1) Con respecto
a otros signos cuando sean iguales o la semejanza sea confusa con relación a que afecte a
derechos de terceros; y 2) Con proporción a los productos, entre más alejado este el signo con
relación al producto que se ofrece, mayor será la distintividad.
En relación a esta clasificación encontramos los signos de: -Fantasía que son los creados
por el ingenio creativo y que no identifican las cualidades y características del producto, son
independientes. -Arbitrarios los que están formados por palabras definidas (conceptos) que se
utilizan para productos que no tienen relación con ellos. -Los sugestivos o evocativas que
sugieren las cualidades o características de los productos y estas pueden dar lugar a que haya un
rechazo a su registro. -Las descriptivas el nombre con que el público distingue al producto y sus
características, el que suministra una idea de los ingredientes, cualidades de los bienes o
servicios. El aspecto descriptivo de un signo es lo que lo limita al registro, por que designa o
describe la especie, cantidad, la calidad o el valor, u otros.
Según la clasificación de los signos anteriormente relacionados encajamos a las marcas,
expresiones o señal de publicidad a los signos sugestivos o evocativos por la finalidad de ellas de
atraer la atención sobre algunos productos, servicios o empresas como bien lo define su concepto
y estas proyectan indirectamente la idea de los productos, sus características, sobre los cuales
recae la atención de los consumidores y usuarios.
Los signos descriptivos son los que de alguna manera informan a los consumidores o
usuarios acerca de las características, ingredientes, calidad, funciones, tamaño, valor u otras
propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger. En este sentido, no
podemos obviar, que también existen marcas que tienen un alto componente de descripción, pero
que aún conservan cierto grado de fantasía que les permite mantener su capacidad marcaria, lo
que la hace determinante para la obtención de un registro.
La notoriedad de estos productos se debe a la publicidad y que esta puede ser fácilmente
encontrada por el consumidor, debido a la intensa publicidad.
La notoriedad de las marcas RED BULL, RED FORCE, RED LION, RED PUMA, RED
STORM, RED TIGER, consiste en ser una marca que está debidamente registrada a nivel
regional, ya que lo notorio no rompe con el principio de territorialidad ni el de especialidad.
d) Control de Conceptos Jurídicos Indeterminados.
En el procedimiento de calificación de novedad de una marca, la ley prescribe que el
registrador debe abstenerse de inscribir una marca cuando sea semejante a otra y genere
confusión, previamente inscrita.
El término "semejanza" es un concepto jurídico indeterminado, porque los límites del
referido vocablo no se encuentran delimitados por el ordenamiento jurídico.
Los doctrinarios Eduardo García de Enterria y Tomas Ramón Fernández, en su obra Curso
de Derecho Administrativo, al tratar el tema de los conceptos jurídicos indeterminados expresan
que: "por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las leyes pueden ser
determinados o indeterminados. Los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o
indeterminados. Los conceptos determinados delimitan el ámbito de realidad al que se refieren de
una manera precisa e inequívoca; en cambio, con la técnica del concepto jurídico indeterminado
la ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado,
no obstante lo cual es claro que se intenta delimitar un supuesto concreto. La Ley no determina
con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una
cuantificación o determinación rigurosa, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a
un supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado
en el momento de la aplicación. Pero al estar refriéndose a supuestos concretos y no a vaguedades
imprecisas o contradictorias, es claro que la aplicación de tales conceptos o la calificación de
circunstancias concretas no admite más que una solución a diferencia de la potestad discrecional,
en el ámbito de los conceptos jurídicos indeterminados solo una única solución será la justa, con
exclusión de toda. -Siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados un caso de
aplicación e interpretación de la Ley que ha creado el concepto, el juez puede fiscalizar sin
esfuerzo alguno tal aplicación, valorando si la situación a que con ella se ha llegado es la única
solución justa que la ley permite (....)".
En relación a los conceptos empleados en las disposiciones transcritas de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, esta Sala ha manifestado que: "el termino IDENTICO
delimita de una manera precisa e inequívoca al área de la realidad a que hace referencia (...) por
su parte los conceptos SEMEJANTES Y SIMILARES, se refieren a esferas de realidad cuyos
límites no aparecen bien precisados en su enunciado, situaciones que por su naturaleza no
admiten una determinación rigurosa, pero que, presentadas en los casos concretos, deben ser
analizadas al margen de la discrecionalidad para establecer su concurrencia; es decir, encajan en
la categoría de conceptos jurídicos indeterminados a que se ha hecho referencia. En virtud de lo
anterior, la determinación de cuando existe semejanza entre dos nombres comerciales o una
marca, o de cuando los productos, mercancías o servicios son similares a otros, admite una única
solución justa, para cuya determinación la ley otorga una potestad a la Administración, que como
se ha señalado es juridicialmente revisable. El ejercicio de tal potestad supone para la
Administración una labor cognoscitiva e interpretativa de la Ley en su aplicación en el supuesto
que se le presenta" (Sentencia dictada a las catorce horas veintisiete minutos del veintidós de
julio de mil novecientos noventa y nueve, referencia 80-R-96).
De acuerdo al artículo 9 literales b), d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos la semejanza entre dos marcas puede ser gráfica, fonética o ideológica. Este artículo
pretende evitar la utilización de marcas que creen confusión en los consumidores particulares.
e) Sobre la doctrina de la apreciación de la semejanza.
La doctrina sobre la apreciación de la semejanza nos dota de principios o reglas para su
apreciación. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; la imitación
debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparándolas
una al lado de la otra, y debe además apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una
persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y
ordinaria.
Acorde a estas reglas, de particular importancia en su aplicación en el caso que se analiza,
se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que es la marca como un todo la
que se imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser confundidas,
es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan
después de una revisión superficial.
Es así que en términos generales la marca debe apreciarse sin particularizar en las
diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera
aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para
determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.
A continuación, se procederá a realizar, conforme a los parámetros anteriores, si existe
semejanza entre la marca RED BULL y la marca PINTO y DISEÑO.
e.1. ANÁLISIS GRÁFICO.
En el presente caso, de la revisión gráfica, y del expediente administrativo, realizando un
análisis en la forma antes señalada entre las marcas RED BULL y PINTO y DISEÑO, como un
todo único, se advierte que en sus características existen diferencias.
Para el caso, su impresión visual RED BULL y PINTO y DISEÑO se encuentran escritos
de forma diferente, los colores y la forma que presentan son evidentemente distintos, aunado que
la marca PINTO y DISEÑO tiene una presentación mixta. Consecuentemente, de la apreciación
de ambas marcas, el impacto que producen de conformidad a sus aspectos gráficos y decorativos,
son suficientemente distintivos para evitar la confusión en el consumidor medio.
En el mismo orden de ideas, la doctrina expone que no debe juzgarse la posibilidad de
confusión con referencia a la figura en sí misma, prescindiendo de la forma en que está
representada; así, una figura puede coincidir con otra, pero debe apreciarse si concurren
especiales características que excluyan una posible confusión.
En este sentido este Tribunal no comparte el criterio de la autoridad demandada cuando
establece que ambas marcas son proclives de confundir al consumidor medio, ya que no existe
diferencia gráfica y fonética. Por consiguiente su impresión grafica como un todo si puede
provocar error en el consumidor medianamente inteligente.
e.2. ANALISIS FONÉTICO.
La sociedad demandante establece que los elementos comunes entre ambas marcas no
pueden inducir a un error o confusión en el público consumidor, pues la marca PINTO y
DISEÑO no es idéntica a la marca inscrita RED BULL que es propiedad de la sociedad Red Bull
GmbH. Pero al realizar una vocalización de ambas marcas, se puede determinar que su sonido es
diferente, ya que la palabra difiere en su sonido global así: RED BULL y PINTO, esta última
termina de forma totalmente distinta, tienen una pronunciación y vocalización diferente. Aun
fonéticamente no son coincidentes con la marca ya inscrita (RED BULL), su especial
pronunciación resalta el carácter diferenciador entre las mismas.
Cierto es que la marca PINTO y diseño que se pretendía inscribir es evidentemente
conforme las letras de la marca ya inscrita RED BULL, sobre los parámetros de apreciación antes
mencionados, esta Sala ha expresado que si dos términos que totalmente son diferentes en la
parte inicial o como radical, habrá que determinar si ese elemento común es verdaderamente
significativo, al grado de generar confusión. Al respecto, se constata que tal semejanza no es
determinante para la generación de confusión, ya que existen más elementos gráficos -como se
determinó con anterioridad- que resaltan la magnitud de la diferenciación, que hacen a las marcas
desiguales.
Por consiguiente, se establece, en base a las anteriores consideraciones, que no existe
semejanza fonética tal, que pueda inducir a error, entre las marcas en estudio.
e.3.
ANALISIS IDEOLÓGICO.
Finalmente, sobre la similitud ideológica, entendida como la expresión de un mismo
concepto o idea, la argumentación central de la autoridad demandada radica en que entre ambas
marcas guarda similitud ya que ambos distintivos utilizan la figura de un toro en un caso y de dos
en otro. No existe semejanza ya que como podemos constatar que RED BULL se encuentra en
idioma inglés y que por lo tanto el consumidor medio quien por lo general no habla inglés. Y que
el distintivo PINTO y Diseño, vaya acompañado de una figura de un toro, no por ello puede
decirse que la marca es TORO PINTO. Es una palabra de fantasía. Entre las marcas RED BULL
y PINTO y DISEÑO, no hay duda alguna que son totalmente diferentes entre sí.
En tal sentido resulta imposible efectuar un análisis ideológico de las mismas, y por
consiguiente, no se puede plasmar similitud ideológica entre las marcas cotejadas.
De todo lo relacionado anteriormente se concluye que en el caso de estudio se efectuó una
correcta particularización del término semejanza, quedando demostrado que entre las marcas
RED BULL y PINTO y DISEÑO no existe semejanza tal que pueda inducir en error al público
consumidor medio, por lo que, respecto de este punto, se afirma que no existe la ilegalidad
señalada por la sociedad Red Bull GmbH, en consecuencia, no se ha violentado lo prescrito en el
artículo 9 literales b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que estas
disposiciones establecen una esfera de protección para las marcas que se encuentren inscritas o en
trámite y que exista similitud en los parámetros indicados en ellos.
Establecido en los párrafos procedentes que no hay semejanza fonética, grafica ni
ideología tal como lo señala la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro
Nacional de Registros, en la resolución objeto de estudio de esta Sentencia, se determina que no
se ha violentado lo establecido en el artículo relacionado.
Es así que en términos generales la marca RED BULL y PINTO y DISEÑO debe
apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o
detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de
su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan a su propio carácter
distintivo.
i) De la marca PINTO y DISEÑO.
En el presente caso la marca que se pretende registrar por el señor Rogelio Alberto
Gallardo Solís es PINTO y DISEÑO.
Según Diccionario de la Lengua Española - Real Academia Española- El significado de
Pinto es estar medio borracho. Estar indeciso, vacilante. Dicho de animales y cosas, de diversos
colores.
La palabra RED BULL en idioma ingles significa TORO ROJO.
Partiendo del análisis de las palabras que conforman la marca que se pretende registrar se
comprueba que está conformada por términos comunes y descriptivos de los productos que se
pretende amparar para la clase 33 de la clasificación Internacional de marcas. Se entiende que, la
marca es descriptiva de una especie de bebidas.
En el orden expuesto de razonamientos debe entenderse que el señor Rogelio Alberto
Gallardo Solís, no es la única persona que distribuye productos que ampara la clase 33, sino que
también, hay muchas empresas que comercializan esos productos y en base a la libre competencia
que impera en nuestro ordenamiento jurídico consecuentemente, no se puede otorgar exclusividad
a una marca que por esencia es de carácter descriptiva.
El hecho está que no se puede otorgar exclusividad sobre unos o un elemento evocativo o
descriptivo de las cualidades de un producto o de su fabricación puesto que estos elementos no
son monopolizados, por lo que se hace necesario para los titulares incorporar dentro del conjunto
de elementos agregar otros componentes que sirvan para diferenciarlos claramente para su
registro.
Este Tribunal entiende que la marca que se pretende registrar, no tiene un alto contenido
descriptivo de los productos que ampara y que existen otras personas naturales, así como
sociedades que distribuyen, producen y venden tanto que debe analizarse si la marca que se
pretende incurre en las prohibiciones que establece el artículo 9 literales, b), d) y j) de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que considera que el acto impugnado es legal.
5. CONCLUSIÓN.
En base a las consideraciones que se han realizado y, determinando en términos generales
que la marca PINTO y DISEÑO debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran
ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino
atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos
primordiales que le dan a su propio carácter distintivo. Por lo tanto el acto impugnado es legal.
II. FALLO:
POR TANTO: de conformidad a los considerandos que anteceden y de acuerdo a los
artículos 421, 427 y 1288 del Código de Procedimientos Civiles (ya derogado pero vigente al
momento de dictarse el acto impugnado), 706 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículos 9
literales b), d) y j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 bis del Convenio de Paris
para la Protección de la Propiedad Industrial y artículos 31, 32, y 53 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, a nombre de la República, esta Sala FALLA:
1)
Que es legal la resolución pronunciada por la Directora del Registro de la Propiedad
Intelectual del Centro Nacional de Registros, a las diez horas y cincuenta y nueve minutos del
veintiséis de agosto del dos mil nueve, por medio de la cual revoca la resolución pronunciada por
el Registrador del Registro de Propiedad Auxiliar del Registro de la Propiedad Intelectual del
Centro Nacional de Registros, a las nueve horas treinta y ocho minutos del día veintitrés de enero
de dos mil ocho
2) Condénase en costas a la parte actora conforme al Derecho Común.
3) Devuélvase el expediente administrativo a su oficina de origen.
4) En el acto de la notificación entréguese certificación de esta sentencia a las partes, y a
la representación fiscal.
Notifíquese.
L. C. DE AYALA G.----------- E. R. NUÑEZ.------------DUEÑAS------- J. R. ARGUETA.----PRONUNCIADO
POR
LAS
SEÑORAS
MAGISTRADAS
Y
LOS
SEÑORES
MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.---------ILEGIBLE.------SRIO.------RUBRICADAS.