La implementación del Tratado de Libre Comercio por los tribunales

La implementación del Tratado de Libre Comercio por los tribunales ordinarios
(civiles y mercantiles): aplicación judicial del Derecho de Propiedad Industrial y de
la Competencia
El objetivo de esta breve y esquemática exposición es ilustrar la incidencia de los
tribunales civiles y mercantiles en la implementación del Tratado de Libre Comercio.
I. Planteamiento
Uno de los objetivos del Tratado de Libre Comercio es la creación de un espacio
económico donde rija el principio de libre mercado y exista seguridad jurídica. La
actuación de los tribunales es decisiva para que ello sea una realidad, pues a través de la
aplicación del derecho de la competencia y de propiedad industrial incidimos
directamente la regulación del mercado; y la seguridad jurídica, que atrae las
inversiones extranjeras, depende en gran medida del buen funcionamientos de la justicia
civil.
a) Protección judicial del crédito
En mi anterior exposición, hice mayor hincapié en la protección judicial del crédito, y
en la necesidad de garantizar el cumplimiento de los contratos. En un clima
generalizado de morosidad, sea hace muy difícil la inversión a no ser que se concedan
garantías y estas sean de fácil realización, ordinariamente por vía judicial (por ejemplo,
la hipoteca o la prenda). Es preciso dotar de una tutela judicial efectiva que permita no
sólo obtener un reconocimiento por los tribunales del derecho de la parte perjudicada en
caso de incumplimiento contractual, sino además que sea posible hacer efectiva la
ejecución forzosa en caso de oposición al cumplimiento. Para ello es importante gozar
de un título ejecutivo, y disponer de los medios necesarios para hacer efectiva la
ejecución.
El procedimiento monitorio, por su sencillez, es una forma ágil de reclamar
judicialmente un crédito dinerario documentado, que abre la puerta de la ejecución
cuando no exista oposición expresa por el deudor reclamado. A este procedimiento ya
hicimos referencia en la exposición anterior.
Pero no basta con abrir la ejecución judicial, es necesario que esta sea efectiva. Sólo lo
será si por una parte limita al máximo los incidentes de oposición que suspenden y
dilatan la ejecución, y si a través de ella se garantiza la localización de bienes del
deudor y su aprehensión, para su realización posterior y satisfacción del crédito del
actor con lo obtenido de la venta de los bienes embargados. El juicio ejecutivo y la
ejecución de sentencias civiles deben reducir al mínimo los incidentes y causas de
suspensión, y debe complementarse con un sistema de averiguación de bienes para
embargar ágil (por ejemplo, una oficina de averiguación de bienes, que tenga acceso
directo a los registros públicos de bienes y a las oficinas del Estado).
b) Aplicación judicial del derecho industrial y de la competencia
Pero en esta segunda intervención pretendía centrarme en la faceta del juez civil como
rector del mercado. No sólo las instituciones públicas encargadas de velar por la defensa
de la Competencia ordenan el mercado, pues también los tribunales civiles inciden en
esta labor, cuando resuelven conflictos jurídico privados en los que resulta de aplicación
el Derecho de la competencia o el derecho de bienes inmateriales.
La competencia económica es el esfuerzo humano por mejorar las condiciones de oferta
y/o de demanda de bienes y servicios, disputándose una misma clientela y/o
proveedores con otros competidores. En una económica de mercado, la competencia es
esencial, hasta el punto de que se la considera un bien jurídico digno de protección
porque estimula a los sujetos económicos a superarse y fomenta la óptima asignación de
los recursos, en el marco objetivo del mercado. Pero debe tratarse de una competencia
por el esfuerzo, por la eficiencia o las prestaciones, pero no una competencia destructiva
o agresiva, orientada directamente a la eliminación u obstaculización de los
competidores. El Derecho de la competencia se orienta a este objetivo, protegiendo la
libertad de empresa en sentido formal (libertad de entrada, de estrategia y de salida del
mercado) y regulando el mercado para que éste funcione efectivamente y permita
también atender a fines sociales que el mercado desatiende.
Al mismo tiempo existen bienes o creaciones de la mente humana sobre los que,
cumpliéndose unos requisitos, la ley reconoce un derecho de explotación exclusiva:
signos distintivos (marcas), patentes, diseños y propiedad intelectual. Estos derechos de
exclusiva, lógicamente afectan a la libre concurrencia en el mercado.
II. Aplicación judicial del derecho de propiedad industrial
El capítulo quince del Tratado de Libre Comercio versa sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual. Por influencia de la cultura jurídica anglosajona se utiliza este
término para englobar no sólo la propiedad intelectual (derechos de autor y otros como
artistas interpretes, productores de fonogramas y grabaciones audiovisuales…) sino
también la propiedad industrial, que engloba las marcas y demás signos distintivos,
patentes y modelos de utilidad, y el diseño industrial (dibujos y modelos industriales).
La firma del trato conlleva para los Estados parte el compromiso de asumir la normativa
internacional de protección de estos derechos inmateriales, de propiedad intelectual e
industrial, así como disponer de procedimientos judiciales adecuados para que los
afectados puedan hacer efectiva esta protección.
El art. 15.1 proyecta el marco normativo que debe asumir cada Estado parte en la
protección de los derechos de propiedad industrial y los plazos que se debe llevar a
cabo, a través de la ratificación de los diferentes convenios internacionales que allí se
enumeran. Esta normativa internacional debe completar la actual Ley de propiedad
intelectual (Decreto 57-2000), y supone una armonización de la normativa en esta
materia con relación no sólo a los Estados parte, sino también con la mayor parte de los
países occidentales. En los apartados posteriores, del 15.2 al 15.10 se especifica el
contenido y el alcance de la protección de estos derechos.
Pero el TLC no se limita a imponer el reconocimiento de un mínimo de contenido de los
derechos de propiedad intelectual e industrial en los Estados parte, sino que para
asegurar que tal protección se haga efectiva exige que existan los cauces procesales y
jurisdiccionales adecuados.
1. Derechos inmateriales
a) Marcas y otros signos distintivos
La marca (y de alguna forma los otros signos distintivos, como el nombre comercial, el
rótulo de establecimiento y las denominaciones de origen) cumple una triple función:
indicar el origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplica; indicar la
calidad; condensar el goodwill o buena fama de que gocen los productos o servicios
entre los consumidores diferenciados por la marca correspondiente, y una función
publicitaria, en su doble función de información a los consumidores y persuasión.
El TLC propugna un sistema de registro de marca, que debe prever las prohibiciones
absolutas (ordinariamente en atención a la falta de distintividad) y relativas (porque
exista riesgo de confusión o asociación con otros signos registrados anteriores o que
sean notorios o renombrados). El registro debe seguir un sistema de publicidad, que
permita la oposición por los interesados que se vean afectados.
Estos derechos sobre signos distintivos están bajo la tutela de la jurisdicción ordinaria, a
través de diferentes acciones:
De una parte, las acciones que afectan a la validez o titularidad del derecho sobre el
signo registrado:
•
La acción reivindicatoria: cuando el registro de una marca hubiera sido
solicitado con fraude derechos de un tercero o con violación de una obligación
legal o contractual, la persona perjudicada puede reivindicar ante los tribunales
la propiedad de la marca.
•
La acción de nulidad, por la que se pretende la declaración judicial de nulidad
de una marca ya registrada, y consiguientemente su cancelación, retrotrayéndose
sus efectos al momento de la inscripción. Puede ser por causas de nulidad
absoluta o relativa, según afecte a una prohibición absoluta o relativa –en la
terminología de la Ley de Propiedad intelectual: marcas inadmisibles por
razones intrínsecas o por derechos de terceros (arts. 67, 20 y 21 de la Ley de
Propiedad Intelectual).
•
La acción de caducidad, por la que se pretende la extinción de la marca y con
ello su cancelación registral, por hechos sobrevenidos a su inscripción, tales
como: falta de uso, genericidad sobrevenida, uso de la marca que induzca a error
sobre la calidad de los productos… (arts. 63 y ss Ley de Propiedad Intelectual,
en al terminología de esta Ley se habla de cancelación).
Y las acciones de violación de la marca, que corresponden al titular del derecho frente a
infracciones del mismo, y se funda en el ius prohibendi que se reconoce al titular del
derecho de marca (arts. 35 y ss. Ley de Propiedad Intelectual):
•
La acción meramente declarativa por la que se interesa del Juez una
declaración del derecho de marca del actor, y de la vulneración de este derecho
por el demandado, que conllevará también la negación del derecho de utilización
de la marca por parte dicho demandado.
•
La acción de cesación por la que se pretende que cese los comportamientos que
atentan al derecho sobre la marca por parte de un tercero infractor y la
prohibición de se reiteren en el futuro.
•
La acción de remoción, para que las conductas anteriores no signa produciendo
los efectos perniciosos para la marca. Ligada a esta acción está la de retirada
del mercado de los productos ilícitamente identificados con la marca y su
desaparición; así como la de difusión, mediante la publicación de la sentencia.
•
La acción indemnizatoria, que incluye no sólo la reparación de daño emergente
sino también la compensación por el lucro cesante.
b) Patentes y modelos de utilidad
La patente concede a su autor un derecho personalísimo de ser reconocido como autor o
creador del invento susceptibles de ser patentado; y al propio autor o sus causahabientes
unos derechos de contenido patrimonial, que les permiten explotarla, licenciarla o
transmitirla a un tercero en el plazo de 20 años a contar desde la fecha de la solicitud.
Este contenido patrimonial derecho de patente tiene a su vez un aspecto positivo, en
cuanto otorga a su titular el derecho de explotación de la misma, la posibilidad de ceder
a otros esta explotación o también transmitir los derechos de patente; y otro negativo, de
prohibir que cualquiera pueda explotar o utilizar la patente.
La protección de la patente puede llevarse a cabo frente a la solicitud u obtención de
una patente o modelo de utilidad por parte de un tercero, que de alguna manera afecta a
la patente anterior; o bien frente a actos de violación o utilización indebida de esta
patente.
Acciones frente a la solicitud u obtención de una invención:
•
Acción declarativa del derecho de patente: Frente a la solicitud de concesión
de una patente, quien se crea autor o inventor podría acudir a una acción
declarativa para obtener una sentencia que le reconozca la autoría de la
invención.
•
Acción reivindicatoria: a través de la cual el inventor o sus causahabientes,
una vez publicada la concesión en el BOPI, pueden reivindicar la titularidad.
•
Acción de nulidad de la patente (art. 139 Ley de Propiedad Intelectual):
pretende la anulación del derecho de una patente registrada por falta de novedad
o de actividad inventiva (el tercer requisito que exige la Ley para la concesión
de la patente es que sea susceptible de aplicación industrial –art. 93 Ley de
Propiedad Intelectual. Los efectos de la nulidad son ex tunc, lo que implica que
la patente no fue válida. Los efectos, al ser retroactivos, conllevan que la
solicitud no ha desplegado los efectos legales de la concesión de este derecho
Acciones de violación del derecho de exclusiva, y consiguiente ius prohibendi, que se
reconoce al titular de la patente respecto de su uso y explotación (arts. 128 y ss. Ley de
Propiedad Intelectual):
•
•
•
•
La inmediata cesación de la violación y la adopción de medidas para evitar
que se repita;
La remoción de los efectos de la violación, y en concreto el embargo y la
destrucción (con posibilidad de adjudicación resarcitoria) de los objetos en
que se materialice la trasgresión;
La indemnización de los daños y perjuicios sufridos, que incluye el
enriquecimiento injusto;
Y la publicación de la sentencia.
c) Diseño industrial
Se entiende por tal la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se
derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma,
textura y/o materiales del producto en sí y/o en su ornamentación. El diseño lo
constituye la idea creativa que se aplica a un artículo para que se exteriorice y pueda ser
identificada, de tal suerte que cuando la idea se puede plasmar en una forma concreta, si
resulta nueva y posee carácter singular, podrá ser registrable (art. 152 Ley de Propiedad
Intelectual).
Puede consistir en un diseño de dos dimensiones (dibujo), que puede además incluir
textura, y, por otro, en un diseño de tres dimensiones (modelo). Para su reconocimiento
se exige que tenga novedad y singularidad
Ordinariamente se reconoce un derecho al titular del derecho, que en el caso de estar
registrado suele ser de diez años. El diseño no registrado, que reúna los requisitos
legales –novedad y carácter singular- tendrá una protección de tres años (art. 153 Ley de
Propiedad Intelectual).
Resulta de aplicación analógica la descripción de acciones realizada en el apartado
anterior, en atención al ius prohibendi que el art. 154 Ley de Propiedad Intelectual
confiere al titular.
d) Propiedad intelectual
El art. 15.5 TLC contiene una regulación muy extensa sobre la protección de los
derechos de autor y derechos conexos, para asegurar que a los titulares de estos
derechos se les reconozca una protección de su derecho de exclusiva que conlleva
también el ius prohibendi. Para su protección no se exige el registro de la obra.
En Guatemala estos derechos se regulan por la Ley de derechos de autor y derechos
conexos (Decreto 33-98)
La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor
por el solo hecho de su creación. Autor a la persona natural que crea alguna obra
literaria, artística o científica, sin perjuicio de que las personas jurídicas se puedan
beneficiar de los derechos reconocidos a los autores. La obra ha de ser original.
La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial,
que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la
obra (arts. 18 y ss. Ley de Derecho de Autor).
De acuerdo con el apartado 4 del art. 15.5 TLC la protección de una obra será durante la
vida del autor y 70 años más.
Dentro de la propiedad intelectual se protegen también derechos conexos, como son los
de los intérpretes o ejecutantes, y también los programas de ordenador (art. 1 Ley de
Derechos de Autor).
Las acciones son similares a las de propiedad industrial: cesación y prohibición,
remoción e indemnización de daños y perjuicios.
2. Previsiones procesales contenidas en el TLC
a) Especialización judicial
Según se prevé en el art. 181 de al Ley de Propiedad Intelectual, la competencia judicial
para conocer de estas acciones de propiedad industrial corresponde a los juzgados de lo
civil.
En atención al grado de especificidad técnica de estas materias, el TLC recomienda la
especialización judicial: o bien que se instituya una jurisdicción especial, o bien que la
ya existente civil u ordinaria, permita la especialización de algunos órganos judiciales.
Esta especialización resulta necesaria no sólo por el carácter técnico del derecho
aplicable, que exige un conocimiento profundo por los jueces, sino también para
asegurar una aplicación uniforme.
En este sentido la experiencia en España ha resultado muy positiva. Antes del 1 de
septiembre de 2004, las acciones de propiedad industrial eran conocidas por los
juzgados de primera instancia, de capital de la Comunidad Autónoma, que resolvían
estas cuestiones junto a otras muy diversas (incumplimientos contractual, propiedad
inmobiliaria, familia, sucesiones…). A partir del 1 de septiembre de 2004 entraron en
funcionamiento los Juzgados mercantiles, que limitan su conocimiento al derecho de
propiedad industrial y otras materias mercantiles, como puede ser el derecho de
competencia, sociedades, insolvencia… El resultado ha sido muy positivo, porque al
concentrarse estos casos en unos pocos jueces, les ha permitido a estos juzgar con más
conocimiento de causa, y a reducido la disparidad de criterios, lo que repercute en una
mayor seguridad jurídica.
En algunos países se ha seguido otro modelo, que es la creación de un tribunal nacional
para asuntos de propiedad industrial, con jurisdicción para todo el país, y que conoce
sólo de estas materias.
b) Medidas cautelares
El apartado 17 del art. 15.11 del TLC impone a los Estados miembros que dispongan un
sistema de protección cautelar de los derechos de propiedad industrial, que incluya la
posibilidad de que la adaptación de las medidas pueda ser acordadas inaudita parte.
Estas medidas se basan en el cumplimiento de tres requisitos: apariencia de buen
derecho (fumus boni iuris), peligro por la demora procesal (perculum in mora) y la
aportación de una caución para cubrir los perjuicios que se pueden derivar de la
adopción de la medida en caso de que más tarde sea desestimada la acción principal.
Esta previsión se aparece regulada en el art. 186 de la Ley de propiedad intelectual, en
que curiosamente prevé la tramitación inaudita parte de las medidas en todo caso,
cuando lo más prudente hubiera sido dejar a la discrecionalidad del Juez optar por una u
otra tramitación, en atención a las circunstancias.
El art. 187 Ley de propiedad intelectual contiene una enumeración ilustrativa (no es un
números clausus) de medidas cautelares, que se corresponde con las acciones que
pueden ejercitarse (prohibición, cesación, remoción, anotación preventiva en
registros…).
c) Diligencias de comprobación
En ocasiones para preparar el proceso, se necesita completar la información y sobre
todo constatar los hechos, de ahí que sea conveniente articular la posibilidad de que, en
previsión del futuro proceso y para prepararlo, se puedan solicitar y acordar diligencias
de comprobación. Estas diligencias son especialmente necesarias en el caso de
infracción de patentes y de derechos de propiedad intelectual. Ello supone la posibilidad
de exigir al presunto infractor información necesaria (como se dispone en el apartado 12
del art. 15.11 TLC, e incluso la posibilidad de acordar diligencias de comprobación en
los locales donde se piense que pueden constatarse la infracción de los derechos. A estas
diligencias parece que se refiere el art. 189 de la Ley de propiedad intelectual, bajo la
rúbrica “Reconocimiento Judicial”.
II. Competencia desleal
1. Actos de competencia desleal
La Ley de propiedad intelectual contiene un apartado especial dedicado a la
competencia desleal, que constituye un instrumento no sólo para resolver conflictos
entre competidores con ocasión de actos que distorsionan la libre concurrencia en el
mercado, sino también de ordenación y control de las conductas en el mercado. De este
modo mediante la aplicación de este derecho por los tribunales civiles no sólo se atiende
a los intereses privados de los empresarios en conflicto sino también a los colectivos del
consumo, pues redunda en beneficio del consumidor. Lo que justifica la ampliación de
la legitimación tanto activa como pasiva, pues no sólo pueden cometer actos de
competencia desleal los empresarios sino también un particular o entidad públicas, y
pueden litigar todos aquellos afectados directa o indirectamente, también las
asociaciones y los consumidores (art. 204 Ley de Propiedad Intelectual).
Como muy bien se explica en el preámbulo de la Ley española de competencia desleal,
para que exista un acto de competencia desleal basta que se cumplan dos condiciones:
“Que el acto se «realice en el mercado» (es decir, que se trate de un acto dotado de
trascendencia externa) y que se lleve a cabo con «fines concurrenciales» (es decir, que
el acto tenga por finalidad «promover o asegurar la difusión en el mercado de las
prestaciones propias o de un tercero»)”.
El art. 173 de la Ley de propiedad intelectual enumera una serie de prácticas o actos de
competencia desleal: (actos de confusión –afecta a la presentación de las prestaciones-,
denigración, engaño, imitación de prestaciones especialmente cuando estén protegidos
por un derecho de exclusiva –patentes, diseño o propiedad intelectual-, explotación de
secretos empresariales. Los artículos siguientes regulan de forma más detallada la
protección de los secretos empresariales.
Para que sea susceptible de protección como secreto empresarial, exige que se trate de
una “información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la
mantiene reservada y que: No sea, como conjunto o en la configuración y reunión
precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para
personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de
información; y Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo
poseedor para mantenerla secreta”.
2. Acciones de competencia desleal
Las acciones de competencia desleal se desprenden de lo regulado en el art. 185 Ley de
Propiedad Intelectual, al tratar el contenido de la sentencia: además de la mera
declaración, también las acciones de cesación, remoción y de indemnización de daños y
perjuicios (que incluye no sólo el daño emergente sino también el lucro cesante), de
forma similar a las acciones sobre propiedad industrial.
La legitimación activa para ejercitar las acciones de competencia desleal es mayor que
para las acciones sobre derechos de propiedad industrial, por los intereses afectados que
son superiores. Pero esta amplitud de la legitimación afecta a las acciones declarativa,
de cesación, prohibición y remoción, pero no a las de indemnización de daños y
perjuicios que se reserva a los directamente perjudicados.
III. Defensa de la competencia
Esta disciplina jurídica responde a la necesidad de preservar la libertad de mercado,
evitando dos tipos de conductas: acuerdos restrictivos y creación de monopolios o
abusos de posiciones dominante.
Frente al modelo normativo único, de represión contra el abuso del derecho de liberad
de competencia o del abuso de la institución de la competencia, propio de la
competencia desleal, el derecho de defensa de la competencia incluye varios modelos
de conductas prohibidas:
-
acuerdos, decisiones y practicas concertadas entre empresas independientes
que restringen la competencia entre ellas o sus relaciones con terceros;
abuso de posición dominante en el mercado;
operaciones de concentración de empresas prohibidas por la Ley si no son
previamente autorizadas;
Control de las ayudas públicas a las empresas para que no distorsionen la
competencia.
Prohíbe conductas y operaciones económicas de una cierta trascendencia económica.
La aplicación del Derecho a la competencia se confía esencialmente a órganos
administrativos especializados (en España a SDC y TDC, en el ámbito de la UE a la
Comisión europea). El control de estas decisiones le corresponde, en España, a la
jurisdicción contencioso administrativa, que revisa los actos de la administración
pública.
Pero el derecho de la competencia puede ser también aplicado directamente por los
tribunales civiles y mercantiles, ya sea en supuestos en los que se discute la validez de
un contrato (por vía de acción, de reconvención o de excepción de nulidad) siendo la
causa de nulidad el abuso de posición dominante o la realización de una práctica
restrictiva de la competencia, ya sea en casos de indemnización de los daños y
perjuicios ocasionados con alguno de estos actos. La jurisdicción ordinaria es la
competente para declarar la nulidad de un contrato y para estimar una pretensión
indemnizatoria, entre particulares.