ARBITRAJE Y PROPIEDAD INTELECTUAL SVV

1 EL ARBITRAJE Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Dr. Santiago Velázquez Velázquez1
RESUMEN
En las controversias de propiedad intelectual resulta conveniente la utilización del
arbitraje para su solución ya que la complejidad de temas y la imperante necesidad de
una resolución rápida, a través de un procedimiento confidencial, así lo ameritan. Sin
embargo, no todas las controversias de esta materia son susceptibles de arbitraje, pues
la amplitud de esta rama y su importancia hacen que abarque tópicos no transigibles.
I. DEL ARBITRAJE
El arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos de jurisdicción privada
que se caracteriza por ser aplicado en aquellos casos en que las partes, libre y
voluntariamente, lo deciden. En palabras de Jean Robert es: “La constitución de una
justicia privada por la cual los litigios son sustraídos de la jurisdicción común, para ser
resueltos por individuos revestidos, por la circunstancias, de la misión de juzgar”2. Para
Roque Caivano el arbitraje es “básicamente un sistema adversarial y heterocompositivo
de solución de disputas, mediante el cual los conflictos son resueltos por particulares,
con exclusión total o parcial de los jueces estatales, el arbitraje presupone la decisión
de un tercero que –desde una posición de neutralidad- determina en qué medida
corresponden a cada parte los derechos en disputa. Constituye una jurisdicción privada
instituida por la voluntad de las partes – o por decisión del legislador en los casos de
arbitraje forzoso – en la cual se desplaza la facultad de juzgar hacia personas que no
forman parte de los tribunales estatales, pero que cumplen funciones y tienen
1
Socio de Velázquez & Velázquez Abogados, Profesor de Práctica Administrativa de la Universidad Católica de
Guayaquil. Director de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Católica de Guayaquil. Árbitro de la Cámara
de Comercio de Guayaquil. Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo del Derecho. Árbitro de la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Presidente de Asociación de Expertos en Propiedad Intelectual.
2
ROBERT, JEAN, “Arbitraje Civil et Comercial” (Droit interne et droit internacional privé), 4ta edición, Libraire Dallos,
París, 1967. Citado por Salcedo Verduga, Ernesto, El Arbitraje, La justicia Alternativa, Distrilub, Guayaquil, 2007
2 facultades jurisdiccionales semejantes a aquellos en orden a la solución de un caso
concreto”3.
La Constitución de la República en su artículo 190 reconoce al arbitraje como un
método alternativo de solución de conflictos, que debe aplicarse con sujeción a la ley, y
que es posible aplicar en aquellas materias en que por su naturaleza se puede transigir.
Por su parte la Ley de Arbitraje y Mediación, en su artículo 1 señala que el sistema
arbitral es un sistema alternativo de solución de conflictos, resaltando que las
controversias susceptibles de ser resueltas a través de éste, son únicamente aquellas
en las que puede operar una transacción, indica además que el arbitraje puede referirse
a controversias ya existentes o futuras, y que, los Tribunales de Arbitraje pueden ser
administrados, o, conformados por árbitros independientes.
De las normas referidas se desprende, con claridad, que es de la esencia de la
materia arbitrable el ser transigible, esto es que se encuentre dentro de la órbita de
“libre disposición” de parte de sus titulares. Esta característica, la de ser transigible,
aparece con nitidez en algunas clases de derechos, sin embargo, muchos son los casos
en que desentrañar esta cualidad no es tan fácil como pudiere pensarse. De hecho la
disquisición sobre la transigibilidad de los derechos es tan antigua que se encuentra
inmersa en la vieja discusión sobre la división del derecho, en público y privado, en que
la característica de poder disponer o no de determinados derechos es uno de los
elementos que permite distinguir si nos encontramos en la égida del derecho privado o
del derechos público lo que ha dado pie a profundos debates pues la línea divisoria
resulta, en múltiples casos, muy delgada y difícil de ubicar con precisión.
Para este ensayo resulta trascendente el determinar si los denominados
derechos de propiedad intelectual tienen implícita la posibilidad que su titular transija
sobre ellos, pues de esto depende la posibilidad de someter las divergencias que se
presenten en esta materia al arbitraje.
3
CAIVANO, Roque. “El Arbitraje y la Propiedad Intelectual” en Revista Derechos Intelectuales No. 6. Editorial Astrea.
Buenos Aires, 1994. Pág. 120.
3 Antes de efectuar el análisis pertinente sobre la naturaleza de los derechos de
propiedad intelectual que nos permitirá conocer si lo dispuesto sobre ellos es suceptible
de transacción y por tanto arbitrable consideramos importante referir las clases de
arbitrajes posibles y la naturaleza del arbitraje.
Del contenido del artículo 1 de la ley de la materia, y de los artículos 2 y 3 de la
misma se desprende la existencia de algunas clases de arbitraje, sin perjuicio de otras
que reconoce la doctrina.
Arbitraje administrado es aquel que se desarrolla no sólo con relación a las
normas de la Ley de Arbitraje y Mediación, sino también con las normas y
procedimientos, expedidos por el centro de arbitraje debidamente constituido. Por su
parte, en el arbitraje independiente es de trascendental importancia el pacto de las
partes en relación al procedimiento para llevar a cabo el arbitraje, recalcándose que en
el caso del arbitraje primeramente señalado, también es posible que las partes
establezcan alguna particularidad con respecto al procedimiento para efectuarlo.
El arbitraje en derecho es aquel en el cual el laudo debe expedirse en atención a
normas jurídicas y fundamentado en derecho, entendiéndose por tanto que los árbitros
deben observar la ley, los principios universales del derecho, la jurisprudencia y la
doctrina, en síntesis, la resolución tiene que sustentarse en las diversas fuentes del
derecho. Por lo anterior, en este caso, los árbitros deben ser necesariamente abogados.
Por otra parte, en el caso del arbitraje en equidad, los árbitros actúan conforme
a su leal saber y entender atendiendo a los principios de la sana crítica, en este caso
específico no es indispensable que sean abogados. Consideramos que el arbitraje en
equidad de ninguna forma significa un apartamiento del ordenamiento jurídico, en tanto
en cuanto éste debe responder a los valores, exigencias y anhelos de la sociedad en
que rige.
4 El arbitraje, en cuanto a su naturaleza jurídica, ha sido objeto de múltiples
debates, habiéndose esgrimido algunas tesis al respecto. Entre éstas sobresalen la
contractualista, la jurisdiccionalista, la mixta y la autónoma.
La teoría contractualista destaca que el arbitraje proviene de un contrato y
que en virtud de este pacto la resolución que se adopta, esto es el laudo, tiene
obligatoriedad. La teoría jurisdiccionalista tiende a asimilar y equiparar al juez con el
árbitro reconociendo al laudo arbitral el carácter de sentencia judicial. La teoría mixta,
como su nombre lo indica, se ubica en una posición intermedia entre las anteriores y
considera que el arbitraje tiene características contractuales en razón de su origen, pero
remarca su carácter de institución eminentemente procesal. Finalmente, la teoría
autónoma, como su denominación lo expresa, le otorga al arbitraje características
propias, en atención a las particularidades de la norma legal que lo establece y
adecuado a la realidad del país en que rigen.
II. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
En palabras del profesor Ricardo Antequera “en sentido amplio la propiedad
intelectual es concebida como un espacio jurídico dentro del cual coexisten diversos
sistemas normativos que protegen bienes de naturaleza incorporal de distintos
órdenes”4.
Para el profesor Caivano “los denominados derechos de la propiedad intelectual
conforman una categoría de derechos que por su peculiar naturaleza exceden la clásica
división entre reales y personales, caracterizándose en términos generales por un
derecho exclusivo que recae sobre un bien inmaterial”5 continúa el autor expresando
que el objeto de estos derechos son las creaciones intelectuales y no una cosa material,
siendo la propiedad intelectual “un compuesto que aparece como resultado de una
4
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “La propiedad intelectual en sus diversas facetas”. Publicado en
Congreso Internacional Propiedad Intelectual derechos de autor, propiedad industrial. Homenaje al Dr.
Ricardo Antequera. Universidad de Margarita. Tomo IV. Pág. 16.
5
CAIVANO, Roque. “El Arbitraje y la Propiedad Intelectual” en Revista Derechos Intelectuales No. 6. Editorial Astrea.
Buenos Aires, 1994. Pág. 136.
5 expresión creativa, a la que se adiciona como elemento esencial una protección pública
del Estado que le otorga el carácter de propiedad”.6
La propiedad intelectual presenta diversas facetas relacionadas tanto a bienes
industriales, comerciales, artísticos, técnicos, científicos, como literarios. Como se
desprende de su denominación se refiere a productos del intelecto, protege el resultado
de una actividad creativa y no debe confundirse la materia de su protección con la
forma a través de la cual las creaciones intelectuales se exteriorizan. Debe destacarse
que la protección recae no sobre un mero trabajo intelectual sino que alude a una
actividad creativa.
La expresión propiedad intelectual no siempre tiene el mismo alcance en las
legislaciones. La difusión de esta denominación sufrió un gran impulso con la creación,
mediante el Convenio de Estocolmo de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, organismo de las Naciones Unidas con competencia en materia de
invenciones, diseños industriales, signos distintivos, obras literarias y artísticas,
interpretación artísticas, emisiones de radiodifusión, es decir que dicha entidad actúa en
temas de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos. A más de lo
anterior debemos consignar que la necesidad de proteger una serie de aspectos
relacionados con la naturaleza del ser humano en sí mismo ha llevado a la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual a trabajar en la creación de sistemas sui géneris de
protección para tópicos tales como recursos genéticos, conocimientos tradicionales y
expresiones culturales o del folclore.
Los derechos de propiedad intelectual lejos de tener una orientación mercantilista y
tendiente a legalizar la existencia de monopolios, como equivocadamente lo afirman sus
detractores, constituyen una verdadera herramienta para el desarrollo y en
consecuencia su real dimensión traspasa los límites del interés especifico y concreto del
titular del derecho.
6
CAIVANO, Roque. “El Arbitraje y la Propiedad Intelectual” en Revista Derechos Intelectuales No. 6. Editorial Astrea.
Buenos Aires, 1994. Pág. 136
6 La particular naturaleza e importancia de los derechos de propiedad intelectual queda
demostrada por la referencia que a ellos realizan los instrumentos internacionales de
derechos humanos como: la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del
Hombre de 1948 (artículo XIII); la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948 (artículo 27); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26).
La conexión entre la propiedad intelectual y los derechos humanos se evidencia en los
múltiples puntos de contacto entre ellos, entre los que señalamos: derecho de autor y
derecho la identidad, derecho de autor y derecho a la cultura, derecho de autor y
derecho a la información, las expresiones del folclore, las patentes de invención y el
derecho a la salud, patentes de invención y la cultura, patentes de invención y
conocimientos tradicionales, patentes de invención y derecho al medio ambiente, entre
otros.
En general podemos indicar que la propiedad intelectual es una herramienta
indispensable para el desarrollo por cuanto:
1. Es fuente creadora de trabajo,
2. Estimula la creación y la investigación a través de la protección del interés de los
inventores.
3. Pone a disposición de la comunidad las invenciones hechas con anterioridad
facilitando el conocimiento del estado de la técnica para que otros se aprovechen
de los conocimientos ya conseguidos.
4. Fomenta la efectiva aplicación de nuevos conocimientos tecnológicos.
5. Incentiva la cultura.
6. Respalda a los consumidores en el derecho de conocer el producto que se les
oferta.
7. Integra con seguridad los avances tecnológicos y culturales incentivando las
inversiones y fomentado la integración a través de tratados entre estados.
7 III. EL ARBITRAJE Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL
En el concierto internacional la utilización del arbitraje para solucionar divergencias en
materia de propiedad intelectual es una alternativa cada vez más utilizada. Esto debido
a la complejidad, costos y duración de los litigios ante los tribunales de justicia
ordinarios. Sin duda la propiedad intelectual pone de manifiesto un sinnúmero de
aspectos de carácter técnico que requieren experticia concreta que no cualquier
persona posee lo que ha motivado, a más de las razones ya expresadas, que el
arbitraje sea muy demandado para resolver este tipo de litigios pues existe la
posibilidad de acceder a tribunales que poseen sólida formación en aspectos muy
particulares de la propiedad intelectual.
En esta línea la Organización Mundial de Propiedad Intelectual creó en 1994 su Centro
de Arbitraje y Mediación, que está reconocido como una instancia internacional y
neutral especialmente competente para resolver controversias transfronterizas y
transculturales. Este centro ha elaborado diversos mecanismos de solución de
controversias que se aplican con sujeción a los reglamentos de arbitraje acelerado,
decisión de expertos y de mediación de la OMPI.
La experiencia ha demostrado que los mecanismos de solución de controversias tienen
que ver con la capacidad del mediador, el árbitro o el experto. El centro de la OMPI
tiene una base de datos de expertos de 70 países con vasta experiencia en el ámbito
general de la solución de controversias y sólida formación en los distintos ámbitos del
sistema de propiedad intelectual. El centro de la OMPI presta asistencia a las parte para
la designación de árbitros y mediadores por lo que la decisión relativa a cada
procedimiento con arreglo a los reglamentos de la OMPI es tomada por expertos en
relación al plazo y eficacia en razón de los costos.
A manera ilustrativa a continuación hacemos referencia de un cuadro comparativo
sobre la duración, los costos y las características de los sistemas judiciales imperantes
en varios países para la resolución de estos conflictos, la sola revisión de las cifras nos
8 liberan de cualquier comentario adicional sobre lo beneficioso que resulta el arbitraje en
este tipo de controversias.
CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA JUDICIAL
DURACIÓN
PAIS
MEDIA
Primera
instancia: 18-24
Derecho Civil. Sistema unificado meses.
para los litigios. Tribunales no
Apelación:
Francia
especializados.
18.24 meses
Primera
instancia: 12
Derecho Civil. Sistema dos vías meses.
p/litigios. Tribunal especializado Apelación: 15Alemania en recursos de nulidad
18 meses
Primera
Instancia:
varios meses Derecho Civil. Sistema unificado 24 meses.
para los litigios. Tribunales no
Apelación 18-24
Italia
especializados.
meses
Primera
instancia: 12
Derecho Civil. Sistema unificado meses.
para los litigios. Tribunales
Apelación: 12España
comerciales.
18 meses
Primera
instancia: 12
meses.
Jurisprudencia. Sistema
Apelación: 12
unificado p/litigios. Tribunales
meses. Cámara
Reino
especializados. Promoción de
de los Lores: 24
Unido
mediación.
meses.
Primera
instancia: 6
meses.
Apelación. 3
meses, no hay
Derecho Civil. Sistema de dos
límite cuando
vías p/litigios. Tribunales
litigan
China
especializados
extranjeros.
COSTO MEDIO
€ 80000 - € 150000
(1 instancia)
€ 50000 (1 inst)
€ 70000
(apelación)
€ 50000 - € 150000
(1 inst).
€ 30000 - 70000
(apelación)
€ 100000 (1 inst).
€ 50000 (2 inst)
€ 750000 - 1
500000 (1 inst). €
150000 - 1500000
(apelación).
€ 1500000
(Cámara de los
Lores)
Usd$150000 (1
Inst) Usd$ 50000
(Apelación)
9 Japón
Estados
Unidos
Derecho Civil. Sistema de dos
vías p/litigios. Tribunales
especializados.
Jurisprudencia. Sistema
unificado p/litigios. Tribunal de
Apelación especializado (CAFC).
Juicio por jurado. Promoción de
mediación.
Primera
instancia: 14
meses.
Apelación: 9
meses.
Primera
instancia: hasta
24 meses.
Apelación: 12 o
más meses.
Usd$300000 (1
Inst) Usd$ 100000
(Apelación)
Hasta Usd$
4000000 (1 Inst)
Usd$150000 250000 (Apelación)
(Tomado de Revista de la OMPI. Febrero 2010. No. 1. Pág. 19)
En el Ecuador la experiencia en relación al arbitraje en materia de propiedad intelectual
no es mayor. Considero que si bien es cierto, en forma general, se puede afirmar que
las temáticas de propiedad intelectual son susceptibles de ser sometidas al arbitraje
tanto más que el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual así lo estipula, no es
menos cierto que la particular naturaleza de los derechos de propiedad intelectual que,
como hemos expresado en líneas anteriores, desborda el interés meramente privado
hace necesario verificar en los casos concretos la existencia o no de la posibilidad de
transigir aspecto que resulta de la naturaleza del arbitraje.
En esta línea de razonamiento debe tenerse presente que el artículo 332 de la Ley de
Propiedad intelectual establece que la observancia y cumplimiento de los derechos de
propiedad intelectual son de interés público y es justamente este el punto sobre el cual
resulta necesario reflexionar para verificar en los casos concretos cual es el alcance de
este “interés público” en una situación particular y cual es la dimensión del interés
privado en ese evento.
Tan cierto resulta que el Estado tiene interés en la observancia y cumplimiento de los
derechos de propiedad intelectual que en la ley de la materia ha establecido diversos
procesos tendientes a la observancia y protección de éstos unos en sede judicial, otros
en sede administrativa y ha establecido además ciertos delitos específicos, en concreto
aquellos que van desde el artículos 319 al 326 de la Ley de Propiedad Intelectual. En
relación a estas conductas que el legislador ha considerado necesario tipificar como
delitos el artículo 328 de la misma ley ha establecido que son de instancia oficial y se
10 consideran como delitos de acción pública. De la redacción de los tipos penales
constantes en la ley se observa que los mismos resultan sumamente amplios y tienen
una gran cantidad de verbos rectores. Poseen además, como característica común el
hecho que aluden a una violación a los derechos de propiedad intelectual,
concretamente en todos los tipos penales encontramos la expresión “quienes en
violación de los derechos de propiedad intelectual” en nuestra opinión la expresión
anterior denota la necesidad que previamente se haya establecido por autoridad
competente la transgresión de él o los derechos intelectuales en un proceso de
conocimiento. Reconocemos sin embargo, que no existe, tal como está articulado el
sistema jurídico ecuatoriano, prejudicialidad pues no hay norma de rango legal que así
lo determine.
Hacemos estas consideraciones sobre la protección penal a los derechos de propiedad
intelectual en virtud que, no existiendo prejudicialidad en estos temas, puede resultar
poco atractivo el arbitraje para solucionar una controversia de esta naturaleza pues no
está en manos de las partes involucradas determinar la iniciación y finalización del
proceso penal. Sin embargo, evidentemente, el hecho que las partes interesadas
lleguen a un acuerdo sobre los diversos aspectos inherentes a las divergencias que
tengan en materia de propiedad intelectual va a tener una incidencia fundamental, en
el eventual proceso de naturaleza penal que pudiere iniciarse.
El artículo 289 de la Ley de Propiedad Intelectual establece el marco general de aquello
que puede ser el contenido de la pretensión de una acción de propiedad intelectual.
Dicho artículo es del siguiente tenor:
“Art. 289. En caso de infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, se podrá
demandar:
a) La cesación de los actos violatorios;
11 b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el
retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción,
así como su destrucción;
c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la
infracción;
d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias;
e) La indemnización de daños y perjuicios;
f) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del
derecho; y,
g) El valor total de las costas procesales.
Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales
vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los
Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
Organización Mundial del Comercio.”
Naturalmente no en todos los casos es procedente ejercer la totalidad de pretensiones
a las que alude la norma jurídica transcrita en líneas anteriores.
De la lectura de esta disposición legal se advierte que la naturaleza de las pretensiones,
en forma general, pueden ser susceptibles de transacción y en consecuencia ser
resueltas en un proceso arbitral.
Como ya se expresó, aquellos asuntos de naturaleza penal escaparían de ser resueltos
por la vía arbitral no obstante la indemnización de daños y perjuicios que pudiere surgir
de la declaratoria del cometimiento de un delito, si es susceptible de transacción y por
lo tanto arbitrable.
Otro aspecto que debemos considerar en relación a éste tema es que en ocasiones las
controversias versan sobre la eficacia jurídica o validez de actos realizados por la
12 autoridad competente, como por ejemplo una acción de nulidad de registro marcario.
En estos casos las partes intervinientes en el litigio no son dos particulares sino que una
de ellas es el Estado a través de las autoridades pertinentes y el proceso versa sobre el
correcto ejercicio de una competencia o sobre la titularidad de ella para obrar en un
determinado sentido. Es en este tipo de situaciones en las que resulta más difícil
desentrañar la posibilidad de transacción.
Siguiendo la corriente internacional y con fundamento en la necesidad de contar con un
mecanismo de resolución de controversias ágil y eficaz en que actúen personas con
conocimientos de la materia, que es sumamente especializada, el Instituto Ecuatoriano
de Propiedad Intelectual, que acorde a la Ley es una persona jurídica de derecho
público con autonomía administrativa, económica, financiera y operativa solicitó al
Procurador General del Estado se absuelva las inquietudes que más adelante se
detallan con el objeto de viabilizar el establecimiento de un centro de arbitraje en dicho
Instituto.
Las preguntas fueron:
1. ¿Se puede considerar al instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPIcomo una institución sin fin de lucro, en los términos establecidos del Art. 34 de
la Ley de Abitraje y Mediación?
2. ¿Puede el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI- administrar un
Centro de Arbitraje para la solución de conflictos que entre particulares surjan en
materia de propiedad intelectual?
Dicha consulta fue absuelta favorablemente en ambos casos por la Procuraduría
General del Estado, entidad que en razón de la naturaleza de un centro de arbitraje
requirió antes de expedir su absolución a la consulta, la opinión del Consejo de la
Judicatura, organismo que también consideró viable que el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual establezca un Centro de Arbitraje para la resolución de conflictos
y divergencias para esa materia.
13 Ernesto Rengifo, refiriéndose a la materia arbitrable en el campo de la propiedad
intelectual considera que en materia de derechos de autor no existen restricciones para
la utilización del arbitraje con la excepción de los derechos morales por las
características de ellos que ya fueron mencionadas en líneas anteriores en este ensayo.
En materia de patentes, diseños industriales y know how, son arbitrables –en opinión
del citado tratadista- los temas relacionados a la titularidad, alcance del derecho y su
parte contractual, lo mismo ocurre en el campo del derecho marcario. Son sumamente
ilustrativos los ejemplos del autor en lo que hace alusión a la competencia desleal y al
efecto señala: “Si bien la línea divisoria entre el régimen jurídico de la competencia
desleal y el de las prácticas restrictivas de la competencias se ha diluido, es claro que
cuando se discute un tema de competencia desleal la mayoría de las veces, se está
controvirtiendo un derecho subjetivo de carácter particular cuya violación ocasiona una
indemnización de perjuicios; en la segundas se discuten intereses supraindividuales y
no se habla de indemnizaciones sino de infracciones por violaciones al derecho de la
competencia impuestas por el órgano competente. Total, los asuntos relacionados con
la violación al régimen jurídico de la competencia desleal no ofrecen ningún obstáculo
para que sean objeto de la justicia arbitral; cosa diferente acontece con la violación del
régimen de la legislación antitrust ya que esta disciplina está imbuida y gobernada por
normas de orden público. Aunque en este último caso se debe precisar que los efectos
patrimoniales o los perjuicios causado a un competidor provenientes por ejemplo de un
abuso de posición dominante en el mercado pueden ser materia arbitrable. Lo que no
es arbitrable es la determinación de una conducta como violatoria del régimen de las
prácticas restrictivas de la competencia ya que ello es atribución propia de órganos
especializados del ejecutivo”.7
Uno de los aspectos de la propiedad intelectual en que puede llegar a utilizarse en el
futuro, el arbitraje para resolver divergencias es el de los nombres de dominio, los
cuales a más de ser un instrumento técnico de localización en la red son un medio
7
RENGIFO, Ernesto. “Arbitraje y la Propiedad Intelectual” en Revista Jurídica de Propiedad Intelectual.
Tomo II. Facultad de Jurisprudencia Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil, 2009.
Págs. 64 a 65.
14 distintivo tanto dentro como fuera del espacio virtual por lo que es común que su
registro entre en colisión con signos distintivos registrados.
Sobre este particular cabe destacar que la ICANN el 26 de agosto de 1999 aprobó la
denominada “Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de
Domino” en la que se establece un procedimiento administrativo obligatorio que no es
propiamente dicho un arbitraje sino más bien un mecanismo en el cual las partes se
someten a un Tribunal de expertos.
Este procedimiento ante un panel de expertos tiene como fundamento la protección de
los titulares de las marcas, de hecho la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
tuvo una participación activa en la creación de la política para buscar mecanismos de
solución a los reiterados problemas presentados por la ocupación ilegal como nombres
de dominio de marcas conocidas.
En materia de resolución de conflictos atinentes a derechos de propiedad intelectual se
aprecia con claridad las diversas ventajas que la doctrina atribuye al arbitraje respecto
de la justicia ordinaria para solucionar controversias.
La celeridad que puede obtenerse con el arbitraje resulta fundamental si consideramos
que los denominados derechos intelectuales tienen un valor económico significativo, de
hecho en muchas ocasiones estos intangibles resultan ser los bienes de mayor valor del
patrimonio de una sociedad por lo que la existencia de un litigio prolongado sobre los
mismos lo afecta gravemente.
Mayor importancia toma aún la celeridad para resolver disputas en aquellos casos en
que éstas versan sobre aspectos que pueden facilitar o impedir el acceso a soluciones
técnicas que se requieren para afrontar necesidades urgentes de la colectividad,
pensemos en lo importante que en materia de patentes resulta tener una pronta
resolución de un conflicto.
Si tomamos en cuenta que en muchos casos los derechos intelectuales tienen periodos
de protección, como diez años en el caso de las marcas y veinte en el de las patentes,
15 resulta realmente gravoso para su titular mantener una disputa que pueda durar seis o
siete años lo que no es extraño en el sistema judicial de resolución de divergencias.
Otro aspecto que resulta sumamente ventajoso en la aplicación del sistema arbitral para
zanjar controversias en materia de propiedad intelectual es el económico. Como se
señaló, con varios ejemplos en líneas anteriores, los costos en disputas de esta
naturaleza resultan excesivos, lo que sumado a la prolongada duración de los procesos
en la justicia ordinaria afecta gravemente la situación patrimonial de los titulares de los
derechos intelectuales, por lo que la celeridad del sistema arbitral trae como
consecuencia un ahorro para los litigantes, además la simplificación del procedimiento
en muchas ocasiones permite dejar de lado trámites innecesarios y pruebas que
resultan intrascendentes.
La posibilidad de mantener el proceso bajo confidencialidad en el arbitraje es
sumamente importante en materia de propiedad intelectual por la naturaleza de los
derechos en disputa. Tal vez el área donde se destaque con mayor nitidez este
particular es el campo de los derechos de propiedad industrial en el que la discreción y
la no publicidad resultan fundamentales. La especialización de los árbitros es una de las
ventajas consideradas por los usuarios para optar por el sistema arbitral en detrimento
de la justicia ordinaria, en el campo de la propiedad intelectual esto resulta muy
importante. De hecho no es extraño que en este tipo de controversias las partes utilicen
la flexibilidad de poder designar como árbitros a técnicos que no necesariamente tienen
el título de abogado.
El conocimiento concreto y cabal de aspectos eminentemente técnicos contribuye a una
resolución más justa y además ágil pues la comprensión oportuna y adecuada de la
problemática, así como de las pruebas aportadas por las partes, así lo permite. Esta
característica de la especialización de los árbitros redunda también en la consecución de
las otras ventajas comparativas ya expresadas como son la celeridad y la economía. La
intervención en la causa de árbitros y no de jueces ordinarios muchas veces reduce el
grado de conflictividad entre las partes, lo que en materia de propiedad intelectual es
16 sumamente importante pues no es extraño que entre las partes en disputa exista un
sinnúmero de relaciones comerciales adicionales que es importante mantener vigentes
y de ser posible al margen del conflicto. Esta menor confrontación también redunda en
beneficio de la colectividad en general, ya que en determinados productos o servicios
muchas veces las disputas se dan entre aquellas marcas que tienen mayor presencia en
el mercado el que podría verse visiblemente afectado como derivación de las
controversias.
Por lo expuesto, es indudable que la utilización del arbitraje en las controversias de
propiedad intelectual resulta generalmente la mejor opción. Lo que se puede apreciar
con claridad del siguiente ejemplo: “En un caso reciente, una empresa estadounidense,
proveedora de un software de tratamiento de datos y de servicios, comenzó un
procedimiento de arbitraje acelerado de la OMPI contra un banco asiático, alegando
incumplimiento de un acuerdo respecto de la prestación de servicios de tratamiento de
cuentas. El contrato entre las partes incluía una cláusula de arbitraje acelerado de la
OMPI, que indicaba que el lugar del arbitraje sería Nueva York, y que no se permitiría la
presentación de pruebas. Las partes acordaron recurrir a un único árbitro que celebró
una audiencia de dos días de duración. Las partes y el árbitro convinieron en utilizar el
servicio electrónico de presentación de demandas del Centro de la OMPI (WIPO ECAF),
que permite archivar, almacenar y recuperar de forma segura presentaciones de casos
en una lista de casos electrónica. Después de tres meses de presentada la solicitud de
arbitraje acelerado, el árbitro dictó un laudo definitivo por incumplimiento parcial del
acuerdo y la concesión de una indemnización por daños y perjuicios a la empresa
estadounidense. El total de los costos de ese arbitraje acelerado se elevó a
aproximadamente 50.000 dólares de EEUU.”8
8
Artículo “Una alternativa eficaz en función de los costos”. Revista OMPI. Pág. 21
17 BIBLIOGRAFÍA
1. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “La propiedad intelectual en sus diversas
facetas”. Publicado en Congreso Internacional Propiedad Intelectual derechos de
autor, propiedad industrial. Homenaje al Dr. Ricardo Antequera. Universidad de
Margarita.
2. BARZALLO, José Luis. “La propiedad intelectual en internet”. Edicioanes Legales.
Primera Edición. Quito.
3. Revista Derechos Intelectuales No. 6. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1994.
4. Revista Jurídica de Propiedad Intelectual. Tomo II. Facultad de Jurisprudencia
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil, 2009.
5. Revista Jurídica. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas
2008/24. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
6. Revista OMPI. Febrero 2010. No. 1
7. Salcedo Verduga, Ernesto, El Arbitraje, La justicia Alternativa, Distrilub,
Guayaquil, 2007.
LEGISLACIÓN
1. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre.
3. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
4. Ley de Arbitraje y Mediación.
5. Ley de Propiedad Intelectual.
OTROS
1. Absolución de consulta por parte de la Procuraduría General del Estado al IEPI.