NEGOCIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA
Tipos de contrato de transferencia de tecnología:
Procedimiento para establecer contratos de desarrollo conjunto de
tecnología.
1. Documente el proceso
Cómo se inició el contacto, cuando, quiénes lo inician, cuáles son sus intereses y motivaciones
para colaborar, razones por las cuales se involucran las instituciones y/o empresas.
2. Localice acuerdos relacionados con el fin de analizar antecedentes y evitar la duplicidad.
Analice y acuerde lo necesario para distribuir actividades, responsabilidades y recursos; proteger
la propiedad intelectual; derechos derivados de la eventual comercialización de resultados;
derecho a publicación de resultados y reconocimientos; etc.
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3. Identifique y evalúe los beneficios para su empresa, sus socios en este contrato y el
sector económico o social al que corresponde el proyecto en términos de:
Acceso a la tecnología,
formación de recursos humanos,
regalías,
transferencia de tecnología,
mejoramiento de oportunidades de mercado,
capacidad de exportación,
competitividad,
creación de empleos,
satisfacción de una necesidad, etc.
4. Establezca los elementos del acuerdo
Negociación de la Tecnología
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 Contrato de desarrollo conjunto de tecnología. En este tipo de contratos, las partes aportan
recursos de diversa índole para desarrollar una tecnología nueva.
 Contrato de transferencia o licenciamiento de tecnología. En este contrato, la tecnología
existe previamente y es propiedad de una de las partes, quien la transferirá a la otra. Cuando se
involucran conocimientos protegidos por títulos de propiedad intelectual, se involucra el
licenciamiento para la explotación de esos títulos.
 Contrato de transferencia de material biológico. Este tipo de contratos es muy importante
para situaciones en las que SILANES requiere acceso a cepas de microorganismos, líneas
celulares, etc., tanto para propósitos de investigación y validación, como para fines
productivos.
 Contrato de asistencia técnica. En este caso, una de las partes apoya a la otra para la solución
de problemas específicos, transfiriéndole habilidades específicas.
 Contrato de prestación de servicios tecnológicos y de ingeniería. En este tipo de contrato, la
parte que dispone de las capacidades, brinda un servicio especializado, sin que se involucre la
transferencia de la tecnología más allá de una capacitación.
 Contrato de licenciamiento de títulos de propiedad intelectual (marcas, patentes, etc.). En los
contratos de licenciamiento, el titular solamente otorga autorización a su licenciatario para
explotar la propiedad intelectual, sin que haya de por medio un flujo de conocimientos.
Elementos de un contrato de transferencia de tecnología.
1. PROEMIO. El proemio de todo contrato identifica su nominación, es decir, la materia
abordada por si mismo, y declara los nombres de los contratantes y, en su caso, los de los
representantes y la forma resumida con las que se mencionarán en el cuerpo del contrato.
2. La DECLARATORIA. Contiene información sobre la personalidad jurídica de los
contratantes y la capacidad de los representantes, también de orden legal, para
comprometer los recursos de las organizaciones. Esta parte del contrato constituye el
reconocimiento recíproco de la personalidad con que se ostentan las partes. En ella se
estipulan, asimismo los domicilios formales de las instituciones y se caracterizan los
valores sujetos a transiciones , como pueden ser los títulos de propiedad o los recursos
que se comprometen en el clausulado, como la insfraestructura existente en una
dependencia universitaria.
3. CLAUSULADO. Por lo que toca al clausulado de los contratos, cabe mencionar que es la
sección más importante de los mismos ya que en ella se establecen los compromisos
acordados voluntariamente entre las partes. Es en este apartado en el que se clasifica,
según el objeto del acuerdo , el objetivo y alcance de las actividades, las aportaciones de
cada contratante y los plazos de vigencia de las obligaciones y derechos adquiridos. La
Tabla 3 muestra un listado de algunos de los aspectos que deberán traducirse en cláusulas
del contrato, según corresponda o no a los casos particulares. Al ser esta la sección que
obliga a las partes a asumir responsabilidades y otorga los derechos sobre las diversas
materias del acuerdo, será abordada con mayor amplitud.
Definiciones. Es usual que los contratos contengan las definiciones que una serie de
términos que serán empleados a lo largo de toda su redacción habitual. Estas definiciones
tienen por finalidad evitar cualquier dificultad en la interpretación de cada uno de los
términos, tanto legales como técnicos, que se emplean en el contrato.
Objeto del contrato. El objeto del contrato es su parte esencial, pues define sus fines con
precisión, con énfasis en las especificaciones y escala reproducible de la tecnología que se
transfiere, así como la propiedad intelectual que se compromete.
Alcance. Por su parte, la cláusula de “Alcance” se refiere a la definición del conjunto de
todos los “entregables” que integrarán la transferencia tecnológica. Debe hacerse una lista
pormenorizada, con el detalle de cantidades, documentos de soporte, horas de asistencia
técnica, capacitación, etc.
Negociación de la Tecnología
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Un rasgo distintivo de estos contratos es que su objeto es la transmisión del conocimiento
terminado, a cambio de un pago específico. Es el caso típico también del licenciamiento de
derechos de propiedad intelectual. Los siguientes, son los elementos de un contrato de este tipo.
Pagos. La determinación de los pagos por concepto de la transferencia es una de las
materias más arduas de convenir en la negociación. Normalmente, éste resulta de una
combinación de una cantidad fija que se paga al firmarse el contrato y una serie de pagos
diferidos que se calculan como un porcentaje sobre las ventas, utilidades o producción
que efectúe el licenciante. Este pago porcentual y periódico recibe el nombre de regalía
(royalty).
Respecto a la regalía, deberá expresarse con detalle la base de cálculo. Normalmente se
excluye el impuesto a la venta y se deducen las devoluciones de mercaderías. Debe
considerarse el descuento de precios que el licenciatario otorgue a sus clientes, como
política de marketing o bien por ventas mayoristas.
El precio de una transferencia de tecnología depende normalmente de los siguientes
factores:
o Calidad de la tecnología en comparación con otras opciones existentes.
o Tamaño y dinámica del mercado del bien o servicio derivado de la tecnología.
o Nivel de rentabilidad esperado para el negocio derivado de la tecnología.
o Grado de integración del paquete tecnológico (completo y listo para aplicación o
incompleto).
o Efectividad de la protección de la tecnología mediante títulos de propiedad
intelectual vigentes.
o Grado de desarrollo de la tecnología (nivel de laboratorio/planta
piloto/prototipo/industrial).
o Exclusividad.
o Eventuales ventajas comerciales derivadas de la transferencia de prestigio o imagen
Mejora al Tecnología. Una materia que siempre es muy discutible es aquella relativa a la
propiedad de las mejoras a la tecnología que pueda introducir el licenciatario a la
tecnología licenciada. En tales casos, y con el objeto de mantener un adecuado control de
la tecnología, se puedan pactar cláusulas de promesa de compraventa o el otorgamiento
de licencias gratuitas exclusivas, mientras dure el contrato.
Es de gran conveniencia para el licenciatario que el licenciante otorgue garantías respecto
al desempeño de la tecnología licenciada; tal como fue comprometido en el contrato.
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Propiedad Intelectual. La licencia indicará el territorio geográfico en el cual el licenciatario
puede hacer uso de ella; se dejará constancia del lugar de fabricación y de
comercialización de los productos obtenidos si estos lugares fueren distintos.
Es conveniente determinar en este tipo de contratos las condiciones en que SILANES
usuaria podrá explotar industrial y comercialmente los conocimientos transferidos y los
derechos licenciados. En esto, una discusión fundamental se centra en el carácter
exclusivo o no exclusivo para utilizar la tecnología objeto del contrato. En la práctica,
existe una relación estrecha entre el grado de exclusividad y aspectos como el control
sobre la tecnología y el monto de las regalías. Si la licencia es exclusiva, deberá indicar
claramente los países dentro de los cuales el licenciatario gozará de esta exclusividad. El
significado de la exclusividad normalmente se define, para evitar así problemas de
interpretación.
Otro de los aspectos que debiera quedar claramente establecido en el contrato, es el que
se refiere a la obligación de mantener vigente los derechos de propiedad industrial
licenciados, mediante el pago oportuno de las anualidades cuanto se trate de patentes y
marcas comerciales.
Cuando el licenciatario queda facultado para otorgar sublicencias a terceros interesados,
debe estipularse la proporción de beneficios que ha de corresponder al licenciante, así
como las condiciones que deben incluirse en tales sublicencias, de manera tal que se
salvaguarden los intereses del licenciante.
Duración de contrato. La duración del contrato es otro de los problemas importantes que
el licenciatario debe tener muy en claro en la negociación, con el objeto de que pueda
recuperar sus costos en un período de tiempo dado. Existen legislaciones que fijan una
duración a los contratos de licencias y también establecen algunas restricciones para su
renovación.
Provisiones para la resolución de contratos. Es conveniente que las partes convengan las
condiciones que podrían llevar a la rescisión del contrato y qué derechos y obligaciones
deben mantenerse hasta el fin de su vigencia.
El problema de la legislación aplicable al contrato se resuelve por la vía de someter los
conflictos a las normas y prácticas de comercio internacional, entregando la resolución de
la contienda a un tribunal arbitral.
4. VALIDACIÓN. En ésta se consigna el lugar donde se firma, el número de ejemplares
protocolizados y la fecha, y se estampan las firmas de los representantes de las partes y,
en ocasiones, las de sus testigos.
5. ANEXOS. Elementos que son parte integral del contrato pero que ofrecen detalle sobre
aspectos técnicos, calendario de actividades y de pagos.
Estructura típica de los contratos
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1. Proemio
 Identificación del tipo de contrato
 Nombre de las partes contratantes
 Nombre de los representantes de las partes
 Nombre resumido con el que se mencionarán las partes.
2. Declaratoria
 Identificación de las partes. (Tipo de sociedad, objetivo, domicilio legal).
 Identificación de la capacidad para celebrar el contrato.
 Acuerdo sobre la celebración de compromiso con un objetivo.
 Identificación de los bienes comprometidos en el contrato.
 Títulos de propiedad de patentes y marcas.
3. Clausulado
 Objetivo y alcances. (Asistencia técnica, capacitación)
 Definiciones.
 Derechos y obligaciones de las partes. (Pagos, contribuciones en especie, regalías).
 Acuerdos sobre valores derivados del contrato. (Patentes, marcas, propiedad industrial,
secrecia, confidencialidad, transferibilidad, sublicenciamiento, subcontratación).
4. Garantía
 Responsabilidad Civil.
 Relación Laboral.
 Acuerdos para resolver controversias. Tribunales competentes.
 Duración de los diferentes compromisos.
 Vigencia del contrato.
 Exclusiones a las que quedan sujetas las partes.
Negociación de la Tecnología
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Suspensión, rescisión y penalidades.
Aspectos tributarios (pago de impuestos).
5. Validación
 Lugar y fecha de firma
 Número de ejemplares originales.
 Firmantes.
 Testigos
Clausulado típico de los contratos tecnológicos
Licencia-miento y
venta de patentes
Licencia-miento y
venta de marcas
Servicios Tecnológico
Servicios de
Ingeniería
Asistencia Técnica
Transferencia de
Tecnología
Cláusula
Desarrollo de
Tecnología
Objeto del Contrato
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Objeto
Alcance
Aportaciones de la parte licenciante
Aportaciones del licenciatario
Pagos y/o contraprestaciones
Vigilancia de actividades y mecanismos de control
Participación de actividades de la contraparte
Propiedad intelectual sobre los resultados
Secrecia y confidencialidad
Derecho a publicación
Transferibilidad
Sublicenciamiento a terceros
Subcontratación
Capacitación
Aportación de mejoras
Garantías
Compromisos con terceros
Responsabilidad
Territorialidad
Exclusividad
Asistencia técnica
Interlocutores
Terminación anticipada
Rescisión y penalidades
Suspensión
Vigencia
Exclusión de relaciones laborales
Registro del contrato
Impuestos
Arbitraje y tribunales competentes
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Definiciones
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