SOLICITANTE : PARIS PREMIERE OPOSITOR : HACHETTE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 362-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 102600-2000
SOLICITANTE
:
PARIS PREMIERE
OPOSITOR
:
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
Norma aplicable – Validez de la Resolución de Primera Instancia - Signos
engañosos - Registro de un nombre geográfico - Riesgo de confusión entre
signos que distinguen servicios de la clase 38 y productos de la clase 16 de la
Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, once de abril de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de marzo del 2000, Paris Premiere (Francia) solicitó el registro de la
marca de servicio constituida por la denominación PARIS PREMIERE escrita en
letras características dentro de un rectángulo negro y naranja, conforme al modelo,
para distinguir servicios de comunicación por radio, teléfono, telegrama, telemáticas
y red de computadoras, Internet, teleimpresión, cable, satélite o televisión Hertziana,
difusión televisiva y vídeo comunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 4 de abril del 2000, la Oficina de Signos Distintivos emitió la orden de
publicación remplazando a los servicios de Internet consignados en la solicitud por
redes mundiales informáticas de comunicaciones1.
Con fecha 26 de mayo del 2000, Hachette Filipacchi Presse (Francia) formuló
observación manifestando ser titular de la marca de producto PREMIERE registrada
bajo certificado N° 36431 (debió decir PREMIERE y escritura registrada bajo
certificado N° 36434) en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó que los
servicios de tele impresión que pretende distinguir el signo solicitado se vinculan con
los productos de impresión de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial que distingue
su marca, así como los videos, cable satélite o televisión Hertziana de la clase 38 se
1
La Sala entiende que la Oficina de Signos Distintivos efectuó el cambio con el propósito de definir a que se
refería el servicio de Internet.
Al respecto, la Sala ha verificado que existen otras definiciones de Internet, tales como:
Definición formal: Red de redes de computadoras que comparten entre sí el protocolo TCP/IP. En la dirección:
http://www.activamente.com.mx/agencia/publicaciones/internet.html
Definición informal: Serie de redes institucionales (en buena medida académicas) de diversas arquitecturas,
interconectadas por una plataforma común conocida como familia TCP/IP. Manual de Internet por Hender
Molina. En la dirección: http://www.angelfire.com/la/hmolina/internet.html
Red global de computadoras que hace posible la comunicación entre usuarios situados en cualquier punto del
planeta. El papel de servidor lo comparten un gran número de computadoras, las cuales están conectadas
entre sí mediante líneas de transmisión de datos de alta velocidad. Manual de Informática Básica, El Comercio,
Cap. 8, A toda máquina, Lima 1999, p. 230.
Red de reales, la red por excelencia, pues, ciertamente hoy día tiene una vocación universal. Dos ordenadores
conectados entre sí, ya constituyen una pequeña red, e Internet lo que hace es agrupar, o conectar entre sí
infinidad de redes que existen en el mundo, de forma que entre los ordenadores conectados se está,
continuamente, intercambiando información. En R.E.D.I. Revista Electrónica de Derecho Informático
http://www.publicaciones.derecho.org/redi Nº02-setiembre de 1998/maestre.
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vinculan con los materiales de instrucción o enseñanza de la clase 16, los cuales son
utilizados en forma complementaria al prestarse dichos servicios. Señaló que el
elemento predominante en ambos signos es la palabra PREMIERE, puesto que el
término PARIS es una indicación geográfica que resulta débil y no sirve para indicar
un origen empresarial, constituyendo un elemento que no aporta al signo solicitado
la distintividad necesaria para diferenciarse de su marca registrada, como sí lo hace
el término PREMIERE, que constituye un término distintivo por sí mismo para indicar
un origen empresarial, lo cual necesariamente induciría al usuario de los servicios de
la clase 38 de la Nomenclatura Oficial a creer que el signo solicitado PARIS
PREMIERE es una variación de su marca registrada PREMIERE y que ambos tienen
el mismo origen empresarial. Indicó que el signo solicitado resulta ser cuasi idéntico
a nivel gráfico y fonético a la marca registrada. Invocó la aplicación del artículo 82
inciso h) de la Decisión 344.
Con fecha 25 de julio del 2000, Paris Premiere absolvió el traslado de la observación
manifestando que es evidente que los productos y servicios que distinguen los
signos no están relacionados dado que su naturaleza y finalidad son totalmente
distintas, por lo que no existe riesgo de confusión entre el público consumidor, que
se encuentra en capacidad de diferenciarlos plenamente. Invocó la aplicación de la
Resolución N° 742-1998-TRI-SPI, recaída en el expediente N° 259544, en la que se
señaló que no existe vinculación entre los productos de la clase 16 y los servicios de
la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que el término PREMIERE forma
parte de varias marcas registradas tanto en la clase 16 como en la clase 38 de la
Nomenclatura Oficial, tales como: MUNDO PREMIER, PREMIER EXECUTIVE
UNITED AIRLINES MILIEAGE PLUS WORLDWIDE y MULTIPREMIER, por lo que
no se puede afirmar que dicho término es distintivo, al ser de uso común en dichas
clases. Agregó que será más fácil para el público consumidor recordar el término
PARIS, debido a que se encuentra al inicio del signo, ya que el término PREMIERE
constituye un término débil.
Con fecha 17 de agosto del 2000, Hachette Filipacchi Presse manifestó que la
Resolución N° 742-1998-TRI-SPI citada por la solicitante no es de aplicación al
presente caso, puesto que en ella no se analizaron los servicios de teleimpresión de
la clase 38 que el signo solicitado pretende distinguir y que se encuentran muy
vinculados con los bloques de impresión de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 11064-2000/OSD-INDECOPI de fecha 14 de setiembre del
2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada y
otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
− Existe vinculación entre los servicios de comunicaciones por radio y televisión,
que pretende distinguir el signo solicitado y las revistas, periódicos y diarios que
distingue la marca registrada, ya que estos últimos - al igual que la radio y
televisión - tienen la misma naturaleza y finalidad: servir como medios de
comunicación masivos.
− Tanto en el signo solicitado como en la marca registrada el elemento principal lo
constituyen sus denominaciones PARIS PREMIERE y PREMIERE,
respectivamente, puesto que el aspecto figurativo del signo solicitado consiste
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únicamente en la grafía de dicha denominación dentro del rectángulo y los
colores anaranjado y negro, los que no hacen sino resaltar la referida
denominación, mientras que en la marca registrada el elemento figurativo está
conformado tan sólo por la grafía con que se encuentra escrita la denominación.
− Los signos en conflicto no resultan confundibles en razón a que tanto gráfica
como fonéticamente presentan elementos y características propias que permiten
establecer suficientes diferencias entre los mismos.
− Si bien ambos signos comparten el término PREMIERE, vistos en su conjunto,
los signos no son similares, ya que el término PARIS del signo solicitado genera
una impresión y pronunciación diferente en el consumidor, más aún si la
denominación PARIS PREMIERE del signo solicitado se encuentra resaltada por
la presencia de los colores anaranjado y negro, así como por el hecho que el
término PARIS se encuentra escrito en letras más gruesas que el término
PREMIERE.
− Además, se ha verificado la existencia de la marca MULTIPREMIER, registrada
en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial a favor de una empresa diferente y que
coexiste con la marca de la empresa observante, por lo que la confundibilidad de
los signos en conflicto no puede determinarse en base a la presencia de dicho
término (PREMIER / PREMIERE) en el signo solicitado, el cual es débil, por lo
que es el término PARÍS sobre el que recae la fuerza distintiva del signo
solicitado.
Con fecha 3 de octubre del 2000, Hachette Filipacchi Presse interpuso recurso de
apelación reiterando sus argumentos. Agregó que la denominación PARIS no es
suficiente a fin de diferenciar los signos, ya que con este razonamiento cualquier
tercero podría anteponerle o agregarle una indicación geográfica a una marca
registrada ajena y luego registrarla a su nombre.
Con fecha 22 de noviembre del 2000, Paris Premiere absolvió el traslado de la
apelación reiterando sus argumentos. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al
caso de autos. Posteriormente, señaló que el término PARIS sí es un término que
puede acceder a registro y que además resulta ser relevante en el caso concreto,
puesto que le otorga la distintividad necesaria al signo solicitado con respecto a la
marca registrada por la observante.
Con fecha 22 de diciembre del 2000, Hachette Filipacchi Presse reiteró sus
argumentos, y agregó que la jurisprudencia citada por la contraria carece de
relevancia puesto que no constituyen precedentes de observancia obligatoria.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si la Oficina de Signos Distintivos ha incurrido en algún vicio de procedimiento al
emitir la Resolución N° 11064-2000/OSD-INDECOPI.
b) Si el signo solicitado es engañoso.
c) Si procede el registro de un nombre geográfico como marca.
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d) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado PARIS PREMIERE y
logotipo y la marca registrada PREMIERE y escritura.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
La Sala ha verificado lo siguiente:
a) Hachette Filipacchi Presse es titular de la marca PREMIERE escrita conforme al
modelo para distinguir papel, cartón, y productos hechos de estos materiales, no
incluidos en otras clases, con exclusión de papel higiénico y servilletas; impresos;
revistas, periódicos, publicaciones impresas; diarios; prospectos; álbumes,
almanaques; libros; sujetalibros, catálogos; materiales de dibujo, instrumentos
para dibujo; artículos de encuadernación, fotografías; papelería, adhesivos para
papelería o para fines domésticos, materiales para artistas; pinceles, máquinas de
escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza
(excepto aparatos); materiales plásticos para empaquetar (no incluidos en otras
clases); naipes; caracteres de imprenta; bloques de impresión de la clase 16 de la
Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 36434, vigente hasta el 3 de
febrero del año 2007.
b) Existe registrada a favor de Tele-Rey, S.A. de C.V. (México) la marca de servicio
constituida por la denominación MULTIPREMIER y sobre ella las letras M y P
características, unidas, a las que se sobrepone el diseño estilizado de una
estrella, conforme al modelo, que distingue servicios de comunicaciones y todos
los demás servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo
certificado N° 15655, vigente hasta el 25 de setiembre del año 2008.
c) En la clase 16 de la Nomenclatura Oficial existen marcas registradas a favor de
distintos titulares que incluyen el término PREMIER en su conformación, que
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coexisten con la marca registrada a favor de la observante, tales como:
PREMIER, MUNDO PREMIER, PREMIER EXECUTIVE UNITED AIRLINES
MILEAGE PLUS WORLDWIDE.
2. Determinación de la norma aplicable
Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud (15 de marzo del 2000)
en cuestión regulaban el registro de las marcas en el Perú eran la Decisión 344 y el
Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486, la misma
que de acuerdo a lo establecido en su artículo 2742 entró en vigencia el 1° de
diciembre del 2000.
Esta variación de las normas que regulan el registro de marcas, que ha ocurrido
entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver,
plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera
necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para
determinar los requisitos exigidos para el registro de marcas.
El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado
por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones
obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2°), y que
son “directamente aplicables” en todos los Países Miembros a partir de la fecha de
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a
menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3°). Se entiende que
una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una
Decisión posterior.
Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna
ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al
reo...”. Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y
aplicación inmediata de las normas jurídicas.
En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la
Decisión 486, que establece:
“… Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las
etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”
De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de
acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo
823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada
durante la vigencia de la Decisión 344.
3. De lo actuado en el presente expediente
2
Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
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La Sala conviene en precisar que la Primera Instancia no se pronunció respecto a la
aplicación del artículo 82 inciso h) de la Decisión 344 (actualmente contenida en
similares términos en el articulo 134 inciso i) de la Decisión 486), referida a los
signos engañosos, invocada por Hachette Filipacchi Presse en su observación.
El artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos (en adelante TUO) aprobado por Decreto Supremo
Nº 02-94-JUS dispone que la resolución decidirá sobre todas las cuestiones
planteadas en el proceso y deberá ser obligatoriamente motivada, salvo que se
incorpore a ella el texto de los informes o dictámenes que la sustenten.
El artículo 122 inciso 4) del Código Procesal Civil (en adelante CPC), aplicable
supletoriamente en virtud del artículo 21 del Decreto Legislativo 823, establece que
las resoluciones contendrán la expresión clara y precisa de lo que se decide u
ordena, respecto de todos los puntos controvertidos.
El artículo 43 del TUO establece la relación de actos que pueden ser declarados
nulos de pleno derecho. Asimismo, el artículo 44 de la citada norma señala que la
nulidad será declarada por la autoridad superior que conozca de la apelación
interpuesta por el interesado.
Por otro lado, el artículo 176 del CPC establece que los jueces sólo declararán de
oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el
proceso al estado que corresponda.
Así, el artículo 172 del CPC contempla el principio de integración, al consagrar la
facultad del juez de integrar su resolución cuando se haya omitido un
pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio. Agrega que dicha facultad
también la ostenta el juez superior, el cual cuenta con la facultad de integrar la
resolución recurrida.
Por su parte, el artículo IV del Título Preliminar del TUO, tal como ha quedado
modificado por la Ley Nº 26654, establece que toda autoridad del Estado que
advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a
pedido de parte.
En el caso concreto, a luz de las normas mencionadas y atendiendo al principio de
integración, la Sala determina que la omisión incurrida por la Primera Instancia en el
extremo referente al supuesto carácter engañoso del signo solicitado es susceptible
de ser integrada con el fallo a expedirse en Segunda Instancia, en mérito del recurso
de apelación interpuesto por la recurrente.
Por lo expuesto, la Sala concluye que la Oficina de Signos Distintivos no incurrió en
alguna causal de nulidad insubsanable al emitir la Resolución Nº 11064-2000/OSDINDECOPI de fecha 14 de setiembre del 2000, la cual conserva su validez y eficacia
jurídica.
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En tal sentido, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el supuesto carácter
engañoso del signo solicitado.
4. Sobre el carácter engañoso del signo solicitado
El artículo 135 inciso i) de la Decisión 4863 establece como una prohibición absoluta
para constituirse como marca, el caso de los signos engañosos. Así, determina que
no podrán registrarse como marcas los signos que pueden engañar a los medios
comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza,
el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de
los productos o servicios de que se trate.
En tal sentido, debe entenderse por signos engañosos todos aquéllos que puedan
hacer incurrir en error a los consumidores sobre la naturaleza, composición,
cualidades, calidad, precio, procedencia geográfica o cualquier otra característica del
producto o servicio que se pretende distinguir.
Los signos engañosos atentan contra la veracidad y honestidad que exige la
competencia en la cual las marcas cumplen una función determinante, en tanto
elementos que permiten la identificación y diferenciación de los productos y servicios
que se ofrecen en el mercado. Así, lejos de contribuir a la transparencia en el
mercado una indicación engañosa puede producir descontento y desorientación
entre los consumidores al procurar información equivocada de los productos o
servicios que se ofrecen.
Al respecto, resulta relevante referirse a la interpretación prejudicial del artículo 82
inciso h)4 – aplicable al artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 - que realizó el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en relación al Proceso Nº 35-IP-985,
ratificado en el Proceso N° 38-IP-996, en el cual se indica que “el engaño se produce
cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad
acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia,
su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que
induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como
se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público,
es decir del consumidor”.
Conforme lo indica la norma mencionada, se encuentran dentro de esta prohibición
las denominaciones capaces de infundir en el consumidor la creencia de que está
3
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la
naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate; (…).
4
Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza,
el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios
de que se trate; (…).
5
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 422 del 30 de marzo de 1999, p. 10.
6
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 539 del 28 de febrero del 2000, p. 7.
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adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características, calidad,
utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del
producto o servicio, como por ejemplo ocurre con el signo IRROMPIBLE para
distinguir vajillas de porcelana o ALGOCAM para distinguir camisas fabricadas con
material sintético. Esta circunstancia determina que estos signos no deben ser
admitidos dado que el signo engañoso justamente proporciona una información
equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede
determinar la decisión de compra de los consumidores.
En el presente caso, la Sala conviene en precisar que el fundamento expresado por
la oponente para calificar al signo solicitado PARIS PREMIERE como engañoso no
se ajusta al supuesto contenido en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, por
cuanto su razonamiento está relacionado más bien con la posibilidad de que pueda
producirse una confusión en el consumidor en base a la supuesta semejanza
existente entre el signo solicitado y la marca registrada PREMIERE, supuesto
contenido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 4867.
5. Registro de un nombre geográfico como marca
La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de
exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se
encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486:
a) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir la procedencia geográfica de los productos o los servicios
para los cuales ha de usarse.
Se considerará que una denominación geográfica es descriptiva cuando la función
que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. En
estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los
correspondientes productos o servicios, como sería el caso de colocar el nombre de
una ciudad del Estado de Baviera (Alemania) para distinguir cervezas dado que
éstas constituyen productos típicos de esa zona. Dichas denominaciones deben
quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizar libremente esos
términos para indicar la procedencia geográfica de sus productos. Si el nombre
geográfico no tiene relación alguna con el producto se considera como una
denominación geográfica aparente:
“Cuando se designa un producto a través de un nombre geográfico es lógico
pensar que existe una conexión entre la denominación geográfica y el
producto correspondiente (…) no obstante en algunas ocasiones el empleo de
una denominación geográfica no implica la existencia de una conexión entre el
nombre geográfico y la mercancía designada a través del mismo. Cuando no
es posible establecer vínculo alguno entre la mercancía y el nombre geográfico
7
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…).
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b)
c)
d)
e)
que constituye su distintivo estamos en presencia de una denominación
geográfica aparente (…) cabe citar la denominación MONT-BLANC que
constituye la marca de una acreditada pluma estilográfica”.8
Cuando puedan engañar al público sobre la procedencia geográfica del producto o
servicio de que se trate.
Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica
como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión9 y éstos no
provienen de dicha zona.
Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida
para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad.
Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas
espirituosas.
Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de
inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido
en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca.
Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres
geográficos, tales como: FLORIDA10 para distinguir conservas de pescado,
ALICANTE11 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES12 o BREMEN13 para
distinguir cerveza, ALASKA14 para helados o CUZCO15 para distinguir chocolate, las
cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni
inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los
cuales se aplican.
En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y
no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de
una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este
uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de
inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal
sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para
indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo
del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la
Decisión 486).
8
Fernández-Novoa, La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos, Madrid
1970, pp. 2 y ss.
9
El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI
Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.
10
Certificados Nºs 4162, 16688, 8337, 3236, 26720.
11
Certificado Nº 39267.
12
Certificado Nº 28519.
13
Certificado Nº 30054.
14
Certificados Nºs 12009, 25619.
15
Certificado Nº 15064.
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En el caso del término París, corresponde al nombre de la capital de Francia ubicada
a orillas del Sena, la misma que no es conocida por el público consumidor como un
típico lugar de origen de los servicios de comunicación por radio, teléfono,
telegrama, telemáticas y redes de computadoras, redes mundiales informáticas de
comunicaciones, teleimpresión, cable, satélite o televisión Hertziana, difusión
televisiva y vídeo comunicaciones, por lo que no es razonable pensar que los
servicios que pretende distinguir provienen de ese lugar.
En tal sentido, el término PARIS no constituye una indicación que describa la
procedencia geográfica de los servicios; no induce a engaño en cuanto a la
procedencia geográfica de los servicios que distingue; no reproduce, contiene ni
imita una denominación de origen protegida; ni una indicación geográfica extranjera
susceptible de inducir a confusión respecto a los servicios a los que se pretende
aplicar; por lo que en principio puede ser registrada como marca.
6. Principio de especialidad
Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía
competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la
marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y
otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado
para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica
que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen.
La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue
registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión
negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el
riesgo de confusión.
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el
artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los
signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error16 - el
artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión
como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva
de la marca17.
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la
especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado
de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios
idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una
marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo
idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.
16
Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de
terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…)
17
Ver nota 7.
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Cabe destacar que la Decisión 85 en su artículo 68 relacionaba el alcance de esta regla
con las clases de la Nomenclatura Oficial, lo que explica que actualmente bajo las
normas vigentes se produzca una confusión acerca del verdadero alcance de la regla
de la especialidad. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión
48618, otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial. Así,
puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la
Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares. Más importante entonces es determinar si los productos o
servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o
público consumidor al que están dirigidos.
7. Determinación del riesgo de confusión
Conforme se ha señalado en el punto 6 la Decisión 486 sí establece literalmente el
riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del
derecho de exclusiva de la marca19.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la
interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 34420 realizada por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-200021 en la
cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos
o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los
de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o
pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios
idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al
colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de
los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que
deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la
confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser
objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos
productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a)”.
18
Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas,
los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la
disimilitud de los productos indicados expresamente.
19
Ver nota 7.
20
Ver nota 16.
21
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
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En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que
la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su
artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere
expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)22.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la
interrelación de todos los elementos: productos - servicios // signos // fuerza
distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo
que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la
similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así,
puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga
una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se
determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos
cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de
confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque
se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se
determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo
que la protección es muy poca.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200023, el Tribunal Andino estableció que: “La
labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes
matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de
productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.
Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos
mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión
486 (concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823), es
necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de
productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta
siempre, la distintividad de los signos.
7.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, se trata, por un lado, de servicios de comunicación por radio,
teléfono, telegrama, telemáticas y red de computadoras, redes mundiales
informáticas de comunicaciones, teleimpresión, cable, satélite o televisión Hertziana,
difusión televisiva y vídeo comunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial
mientras que, por otro lado, se trata de papel, cartón, y productos hechos de estos
materiales, no incluidos en otras clases, con exclusión de papel higiénico y
servilletas; impresos; revistas, periódicos, publicaciones impresas; diarios;
22
23
Ver nota 7
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
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prospectos; álbumes, almanaques; libros; sujetalibros, catálogos; material de dibujo,
instrumentos para dibujo; artículos de encuadernación, fotografías; papelería,
adhesivos para papelería o para fines domésticos, material para artistas; pinceles,
máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de
enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para empaquetar (no incluidos
en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; bloques de impresión de la clase
16 de la Nomenclatura Oficial.
En atención a ello la Sala considera que entre los productos de la clase 16 que
distingue la marca registrada (impresos, revistas, periódicos, publicaciones impresas, y
diarios) y los servicios de la clase 38 que pretende distinguir el signo solicitado
(servicios de comunicación por radio, cable, satélite o televisión, difusión televisiva y
vídeo comunicaciones) - contrariamente a lo sostenido por la Primera Instancia - no
existe similitud o conexión competitiva, toda vez que los productos y servicios en
mención tienen una naturaleza y finalidades distintas, y distintos canales de
comercialización.
En efecto, mientras que los impresos en general constituyen productos que en forma
escrita brindan información a los lectores y son expendidos en quioscos, tiendas y
lugares de autoservicio, los servicios de comunicación involucran la actividad a
través de la cual las emisoras transmiten o difunden mensajes o programas –
utilizando personal especializado, con el equipo adecuado - que a través de diversos
medios sensoriales llegan directamente a los hogares de los oyentes y televidentes.
Cabe señalar que no es usual que una empresa que se dedica a editar diarios,
revistas, periódicos, etc. (como el diario El Comercio o la revista Caretas) amplíe sus
actividades a la prestación de servicios de comunicación a través de la radio o la
televisión haciendo uso de la misma denominación, ya que la infraestructura,
maquinaria, know-how y materias primas que se emplean en el caso de las
publicaciones es
muy distinta a la que se requiere en el caso de las
comunicaciones. Si bien existen en el mercado diferentes publicaciones periodísticas
que se relacionan con programas de televisión (Revistas NATIONAL GEOGRAPHIC,
NICKELODEON, CABLE MÁGICO) en el presente caso el signo solicitado no
pretende distinguir programas de televisión (que pertenecen a la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial), sino servicios de comunicación (que pertenecen a la clase 38
de la Nomenclatura Oficial).
De otro lado y con relación a lo manifestado por el oponente en relación a que los
servicios de teleimpresión que pretende distinguir el signo solicitado se vinculan con
los bloques de impresión de la clase 16, la Sala conviene en precisar que la
teleimpresión es un sistema de impresión a distancia mediante la conexión de un
sistema informático determinado a través de líneas telefónicas y/o de datos a los
ordenadores24, mientras que los bloques de impresión están vinculados al sistema
de impresión tradicional, siendo ambos sistemas de naturaleza diferente, usándose
en ellos una tecnología diferente.
24
Cfr. en la página de Internet: http://www.red.seg-social.es/index.html.
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7.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la
impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el
consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo
que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el
recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello,
al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas
características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más
importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en
cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son
tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los
consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-200025 y 76-IP200026.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o
servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la
adquisición y contratación de esos productos o servicios.
Respecto al servicio de comunicaciones dentro del cual se encuentran comprendidos
desde la instalación de satélites hasta la distribución de programas de televisión,
debe considerarse que el segmento es amplio y en consecuencia la atención
dependerá del consumidor del que se trate (propietarios de estaciones de televisión,
usuarios de los servicios de información a través de un computador, por lo que en un
caso se tratará de un consumidor que cuenta con conocimientos técnicos sobre los
mismos y, en el otro, de usuarios habituales de los servicios de información y
comunicación a través de un computador.
Con relación a los productos que distingue la marca registrada, al tratarse de
productos de uso habitual y frecuente, el público no prestará un grado de atención
mayor al momento de adquirirlos. Sin embargo, con relación a los impresos, revistas
y similares, se trata de productos para la información y el esparcimiento que por lo
regular presentan una determinada línea o tendencia que va desde las publicaciones
de corte serio y formal hasta las de carácter informal y popular, por lo que su
elección será determinada por el nivel cultural, tendencias políticas y aun religiosas,
así como por las preferencias personales de los lectores.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de
aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará
en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto
25
26
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 25), p. 15.
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fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada
en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos,
que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados
por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá
determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen
empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el
origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
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Conforme lo señala Fernández - Novoa27, “…una vez fijada la dimensión
característica de la marca mixta, podrá ya procederse a comparar la misma con la
otra confrontada. Si ésta es, a su vez, una marca mixta, habrá de determinar
asimismo si su dimensión característica estriba en el elemento denominativo o bien
en elemento gráfico; y, seguidamente podrá ya procederse a comparar - con arreglo
a los principios generales - la dimensión más característica de las marcas mixtas
confrontadas”.
En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca
registrada constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan
algún elemento que determine su impresión en conjunto.
La Sala considera que en el caso del signo solicitado, tanto el elemento
denominativo (constituido por los términos PARIS PREMIERE) como el elemento
figurativo (constituido por la grafía con que está escrita la denominación y la
combinación de los colores anaranjado, negro y blanco) son relevantes a efectos de
determinar el origen empresarial de los servicios a distinguir, tal como se aprecia a
continuación:
En el caso de la marca registrada, la Sala conviene en señalar - tal como lo
estableció en la Resolución N° 1370-2000/TPI-INDECOPI de fecha 14 de noviembre
del 200028 - que el aspecto denominativo es el más relevante, ya que el aspecto
gráfico está constituido por la denominación escrita en letras mayúsculas.
27
28
Fernández - Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, 241.
Recaída en el expediente N° 9745969 sobre el registro de la marca de producto constituida por el diseño de
una tarjeta con bordes romos, la palabra PREMIER sobre un rectángulo que contiene el isotipo de la letra “U” y
la denominación UNITED AIRLINES, y la denominación MILEAGE PLUS WORLDWIDE escrita en forma
circular, atravesada por un diseño en forma de arco, conforme al facsímil, para distinguir tarjetas plásticas,
boletines informativos, estados de cuenta y todos los demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial, solicitado por United Air Lines, Inc.
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Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado PARIS PREMIERE y
logotipo y la marca registrada PREMIERE y escritura, se advierte desde el punto de
vista fonético, que si bien los signos comparten el término PREMIERE, el diferente
número y secuencia de vocales (A-I-E-I-E-E / E-I-E-E) y la presencia de la
denominación PARIS en el signo solicitado determinan que los signos presenten una
entonación y una impresión sonora distinta.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que el término PREMIERE en el signo
solicitado se encuentra resaltado por un fondo de color negro además de presentar
en la parte superior del logotipo y en letras más gruesas la denominación PARÍS
sobre un fondo de color anaranjado, todo lo cual determina que en conjunto los
signos posean una escritura e impresión visual distinta.
En el plano conceptual, si bien para la mayoría del público consumidor los signos
serán considerados como términos de fantasía, para una parte del mismo serán
asociados con un producto o un servicio de primera clase en atención a los
significados del término PREMIERE tanto en el idioma inglés29 como en el francés30.
7.3 Riesgo de confusión
Por las consideraciones expuestas, esta Sala considera que al no existir conexión
competitiva entre los productos que distingue la marca registrada y los servicios que
pretende distinguir el signo solicitado, y dadas las diferencias fonéticas y gráficas
entre los signos, el signo solicitado no causará confusión en el público consumidor,
siendo posible su concurrencia pacífica en el mercado.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de
prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486,
razón por la que corresponde su acceso a registro.
8. Aplicación de la jurisprudencia invocada
La jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señale
expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido
con las resoluciones citadas por Paris Premiere, cuyas copias no fueron adjuntadas
en el expediente.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, la Sala ha tenido a la vista las Resoluciones
emitidas en segunda instancia:
− N° 742-1998-TPI-INDECOPI sobre registro del nombre comercial FOX IMPORT
con observación del titular del nombre comercial FOX y las marcas FOX y FOX y
logotipo. La Sala determinó al igual que en el presente caso, que no existía
29
Premier: Primer ministro, jefe de gobierno // Primero, principal. Appleton´s New Cuyá´s Dictionary EnglishSpanish, Nueva York 1972, p. 455.
30
Premier, ère: Primero, ra. Diccionario Moderno Francés-Español Larousse, París 1967, p. 588.
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conexión competitiva entre los productos que los signos distinguían y que los
términos FOX e IMPORT tenían la misma relevancia.
A diferencia del presente caso – en que se trata de productos y servicios distintos y
existen diferencias fonéticas y gráficas - en los casos que se citan a continuación se
estableció que no obstante existir conexión competitiva entre algunos de los
productos que distinguían los signos en conflicto, las diferencias fonéticas y gráficas
existentes entre los mismos permitían su concurrencia pacífica en el mercado:
− N° 005-1998-TPI-INDECOPI sobre registro de la marca INCAsack y logotipo con
observación del titular de la marca INCA. La Sala determinó que los signos en
conflicto distinguían los mismos productos, pero debido a que el signo solicitado
incluía otros elementos como el término SACK y la bobina de papel apoyada
sobre una pila de cajas de cartón plegadas, todo colocado sobre una plancha de
cartón corrugado, que posibilitaban su diferenciación, no existía riesgo de que el
consumidor confundiera un producto con otro o asociara el origen empresarial de
los productos.
− N° 051-98/TPI-INDECOPI sobre registro de la marca ON TIME con observación
del titular de la marca FREE TIME. La Sala determinó que los términos ON y
TIME tenían la misma relevancia, verificando que el término TIME se encontraba
presente en varias marcas registradas a favor de diversos titulares, por lo que no
era un término determinante para establecer la confusión entre los signos. Si bien
los productos que distinguían los signos eran en parte idénticos, y compartían el
término TIME, se concluyó que el signo solicitado poseía la suficiente fuerza
distintiva para hacer posible su coexistencia en el mercado.
− N° 118-97-TRI-SPI sobre registro de la marca CLOROLINDA con observación del
titular de las marcas CLOROX, CLORO-SOL y CLORUSCA. La Sala determinó
que el término CLORO es de carácter evocativo y de uso común para distinguir
productos destinados al lavado de ropa, a la limpieza y desinfección en general. Si
bien ambos signos distinguían los mismos productos, los signos no eran
semejantes debido a sus diferencias fonéticas y gráficas, por lo que no existía
riesgo de que el consumidor pudiera ser inducido a confusión respecto a los
productos mismos, ni respecto al origen empresarial de éstos.
− N° 021-1999/TPI-INDECOPI sobre registro de la marca PETROQUIM con
observación de los titulares de las marcas PETROKEN y PETROQUINSA y el
nombre comercial PETROQUINSA. La Sala determinó que el término PETRO era
frecuentemente utilizado para distinguir productos relacionados con el petróleo. Si
bien existía conexión competitiva entre los productos y las actividades
económicas que los signos distinguían, por tratarse de productos especializados
(insumos para la industria), dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los
signos, su coexistencia en el mercado no induciría a que el público confundiera el
producto a distinguir con el signo solicitado con el distinguido con la marca
registrada por el observante o con la actividad económica del mismo.
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Respecto a la posibilidad de registro de un nombre geográfico como marca, en la
Resolución N° 054-1998-TPI-INDECOPI sobre registro de la marca HOTEL MACHU
PICHU INN, Paris Premiere indicó que en ese caso la Sala estableció - al igual que en
el presente caso - que en principio es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre
un nombre geográfico, salvo que se verifique que se encuentra dentro de algunas de
la limitaciones al registro de estos signos contenidos en las normas sobre la materia.
En dicho caso la Sala determinó que el logotipo del signo solicitado no le imprimía la
suficiente fuerza distintiva, pues lo relevante era el aspecto denominativo, el cual
estaba compuesto por términos descriptivos (MACHU PICHU) y genéricos (HOTEL e
INN), por lo que - a diferencia del presente caso - no era lo suficientemente distintivo
en relación a los servicios que pretendía distinguir. En tal sentido, se denegó de oficio
el registro solicitado.
Finalmente, en la Resolución N° 153-97-TRI-SPI sobre registro de la marca
PEPTIMOL con observación del titular de la marca PEPTOBISMOL, se advierte que la
Sala estableció que los términos PEP y PEPT hacían alusión a los términos pepsina,
(principio activo del fermento que existe en el jugo gástrico) y péptico (relativo al
estomago) por lo que eran utilizados en numerosas marcas de la clase aplicadas a
productos farmacéuticos para el tratamiento de afecciones estomacales. Se consideró
que debido a que los signos en conflicto distinguían los mismos productos y a su
semejanza fonética y gráfica existía riesgo de confusión entre los mismos.
En el presente caso la Sala ha establecido que si bien para la mayoría de los
consumidores los términos PREMIER y PREMIERE operan como términos de
fantasía, pueden ser asociados por una parte del público con un producto o servicio
de primera clase.
Respecto a las resoluciones emitidas por la Oficina de Signos Distintivos, la Sala
conviene en precisar que tratándose de resoluciones expedidas por la Primera
Instancia, no son vinculantes para el Superior Jerárquico, ya que conforme lo señala
Marcial Rubio Correa “sólo se acepta como precedente una resolución para el órgano
que la dicta y para los que dependen jerárquicamente de él”31.
La Sala conviene en precisar que los registros no tienen relevancia más allá del caso
concreto y, si bien muestran la tendencia de la Administración en el examen de
registrabilidad, no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud,
sin perjuicio de tenerse en cuenta los criterios que se adoptaron en su oportunidad.
En este sentido, el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional
de la Sala, toda vez que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar
íntegramente en cada nueva solicitud que se presente, si el signo solicitado cumple
con los requisitos para acceder al registro. Por tal razón, las conclusiones a que se
31
Rubio Correa, El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Colección de textos jurídicos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima 1991, p. 203.
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arriben en cada caso, dependerán del examen del correspondiente expediente y no
están sujetas necesariamente a los registros otorgados con anterioridad.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 11064-2000/OSD-INDECOPI de fecha 14 de
setiembre del 2000 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de
servicio constituida por la denominación PARÍS PREMIERE escrita en letras
características dentro de un rectángulo negro y naranja, conforme al modelo,
solicitado por Paris Premiere para distinguir servicios de comunicación por radio,
teléfono, telegrama, telemáticas y red de computadoras, redes mundiales
informáticas de comunicaciones, teleimpresión, cable, satélite o televisión Hertziana,
difusión televisiva y vídeo comunicaciones de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón
Freundt y Luis Abugattás Majluf.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/vr.
20-20