SOLICITANTE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 312114-2007
SOLICITANTE
:
DERRAMA MAGISTERIAL
Registro de un nombre geográfico como marca - Riesgo de confusión
entre signos que distinguen servicios de la clase 43 de la Nomenclatura
Oficial: Existencia
Lima, veintiocho de febrero del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de abril del 2007, Derrama Magisterial (Perú) solicitó el registro
de la marca de servicio constituida el logotipo conformado por un sol de color
dorado con rayos estilizados y la denominación CENTRO VACACIONAL
HUAYCHULO escrita en letras características de color azul; conforme al
modelo, para distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje
temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución Nº 15046-2007/OSD-INDECOPI de fecha 18 de
setiembre del 2007, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro
del signo solicitado, al considerar que éste resultaba confundible con la marca
registrada HUAYCHULO HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A. y logotipo.
Al respecto, manifestó lo siguiente:
- Tanto el signo solicitado como la marca registrada se encuentran destinados
a distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, de
la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
- En el signo solicitado, resultan relevantes tanto su aspecto denominativo (y
dentro de éste, la denominación HUAYCHULO, toda vez que la
denominación CENTRO VACACIONAL resulta descriptiva del lugar donde
se brindarán los servicios que se pretende distinguir, por lo que no resultará
relevante al momento de efectuar el examen comparativo) como su aspecto
figurativo (dada la particularidad de los elementos que conforman al signo).
- En la marca registrada, resulta relevante el aspecto denominativo (y dentro
de éste la denominación HUAYCHULO, toda vez que el término HOTEL
RESIDENCIAL resulta descriptivo del lugar donde se brindarán los servicios
que distingue la marca en cuestión, y las siglas S.A. indican la forma
societaria de la empresa que presta los servicios distinguidos por la referida
marca; razón por la cual tanto el término HOTEL RESIDENCIAL como las
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siglas S.A. no resultan relevantes al momento de efectuar el examen
comparativo), toda vez que el aspecto figurativo únicamente cumple la
función de darle un tipo de grafía al elemento denominativo que conforma a
la marca registrada, no revistiendo particularidad alguna en su diseño.
Desde el punto de vista fonético, la semejanza entre los signos confrontados
radica en que comparten el término HUAYCHULO, el cual constituye el
elemento de mayor relevancia dentro de la conformación de ambos signos,
lo que determina que éstos generen un impacto sonoro de conjunto similar.
Desde el punto de vista gráfico, la inclusión de elementos figurativos
adicionales determina que los signos confrontados generen un impacto
visual de conjunto diferente.
Las semejanzas existentes entre los signos confrontados son susceptibles
de inducir a confusión indirecta al público usuario, quien podría pensar que
ambos signos provienen de un mismo origen empresarial, lo cual afectaría
no sólo los derechos del titular de la marca registrada base de la presente
denegatoria, sino también el interés general de los usuarios.
El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro
establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
Con fecha 10 de octubre del 2007, Derrama Magisterial interpuso recurso de
reconsideración y/o de apelación manifestando lo siguiente:
- Su entidad adquirió el establecimiento denominado Centro Vacacional
Huaychulo desde el año 2000; sin embargo, éste ya venía operando con
anterioridad desde hace varias décadas atrás, habiendo adquirido una
imagen y posicionamiento dentro de la localidad donde se encuentra
ubicado.
- El Centro Vacacional Huaychulo se encuentra ubicado en la Calle Oriente
s/n del Barrio Huaychulo en Concepción, Junín.
- El Centro Vacacional Huaychulo se encuentra ubicado en la misma localidad
de Huaychulo, siendo que se trata de una de las instituciones más
importantes dentro de la referida localidad.
- No es posible que la denominación HUAYCHULO sea reivindicada en
exclusiva a favor de un solo titular, ya que ésta hace referencia a una
localidad ubicada en Junín; siendo que cualquier persona que preste
servicios en dicha zona debe poder utilizarla a fin de hacer referencia a la
zona geográfica donde se prestarán los servicios.
Mediante proveído de fecha 11 de octubre del 2007, la Oficina de Signos
Distintivos requirió a la solicitante cumpla con precisar si desea interponer un
recurso de apelación o uno de reconsideración, siendo que de ser éste el
último caso, deberá presentar dentro del plazo de dos días hábiles, nueva
prueba en la que sustente el referido recurso, bajo apercibimiento de tenerse
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como interpuesto un recurso de apelación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 213 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General.
Mediante proveído de fecha 17 de octubre del 2007, la Oficina de Signos
Distintivos, tras verificar que la solicitante no cumplió con el mandato de fecha
11 de octubre del 2007, dejó constancia que el escrito de fecha 10 de octubre
del 2007 será considerado como un recurso de apelación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 209 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.
Con fecha 18 de octubre del 2007, Derrama Magisterial adjuntó medios
probatorios destinados a acreditar el tiempo de funcionamiento de su local
denominado Centro Vacacional Huaychulo, consistentes en: (i) copia de
cotizaciones para la atención de servicios del año 1989; y, (ii) liquidaciones de
compra emitidas en el año 1994 donde figura el número de RUC del entonces
propietario del Centro Vacacional Huaychulo.
Mediante proveído de fecha 19 de octubre del 2007, la Oficina de Signos
Distintivos, respecto al escrito de fecha 18 de octubre del 2007, presentado por
la solicitante, estuvo a lo dispuesto mediante proveído de fecha 17 de octubre
del 2007, toda vez que el requerimiento respecto a la presentación de nuevas
pruebas fue subsanado fuera del plazo conferido.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de
confusión entre el signo solicitado CENTRO VACACIONAL HUAYCHULO y
logotipo y la marca registrada HUAYCHULO HOTEL RESIDENCIAL
HUAYCHULO S.A y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Hotel Residencial Huaychulo S.A. (Perú) es titular de la marca de servicio
conformada por el logotipo constituido por la denominación HUAYCHULO
escrita en letras características, cuya letra H tiene mayor dimensión que la
partícula UAYCHULO que se encuentra subrayada, y debajo de la que se
aprecia la figura de tres estrellas (que no se reivindica); todo ello sobre la
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denominación HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A.; en la
combinación de colores celeste y negro; conforme al modelo, que distingue
hospedaje temporal, servicio de restauración (alimentación), de la clase 43
de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado Nº 46714, vigente
hasta el 16 de abril del 2017.
b) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a
favor de distintos titulares, marcas que incluyen en su conformación el
término CENTRO, tales como: CASA DORADA CENTRO DE REPOSO y
logotipo (certificado Nº 30457), CHC CHIFA CENTRO y logotipo (certificado
Nº 32427), CLUB CENTRO TURISTICO GARABATO VIDEOPUB M & D
QUIEN VIENE UNA VEZ REGRESA OTRA VEZ y figura (certificado Nº
35230), DEMACER CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓNÑAÑA y logotipo (certificado Nº 46975), SARAPAMPA CENTRO
RECREACIONAL y logotipo (certificado Nº 46976), TOURICAMP CENTRO
DE RECREACION y logotipo (certificado Nº 43226), entre otras.
2. Cuestión previa
Previamente a efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados,
la Sala conviene en efectuar la siguiente precisión:
- La solicitante manifestó haber adquirido el establecimiento denominado
“Centro Vacacional Huaychulo” en el año 2000, pero no obstante ello, dicho
establecimiento ya venía operando con anterioridad (aproximadamente
varías décadas atrás), siendo que a raíz de su uso constante es que ha
adquirido un posicionamiento y buena imagen dentro de la localidad donde
se encuentra ubicado. A mayor abundamiento, adjuntó medios probatorios a
fin de acreditar que el Centro Vacacional Huaychulo viene operando desde
hace varios años (consistentes en una copia de liquidación de compra sin
fecha donde se aprecia en la parte superior izquierda la denominación
CENTRO VACACIONAL “HUAYCHULO” y copias de cartas emitidas por el
Centro Vacacional Huaychulo durante los meses de setiembre y agosto de
1989, las cuales contienen información relativa a los costos de los servicios
de restauración y alojamiento que dicho centro brindaba).
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Al respecto, se advierte que dicho argumento resulta irrelevante en tanto los
derechos que gozan los titulares de las marcas se adquieren con el registro
y no con su uso en el mercado. En efecto, el registro de las marcas es
constitutivo de derechos, no siendo susceptible de acceder a protección
alguna aquel que no tenga registrados como marcas, los signos que utiliza
en el mercado para identificar sus servicios de los de sus competidores.
Por otro lado, cabe precisar que el presente procedimiento versa sobre una
solicitud de registro de marca, donde a diferencia del caso de nombres
comerciales, el uso del signo no resulta relevante, toda vez que - conforme
se señaló anteriormente – el registro de marcas no es declarativo sino
constitutivo de derechos.
Sin perjuicio de lo expuesto, quedan a salvo los derechos de la solicitante
para ejercer las acciones que estime pertinentes (y en la vía
correspondiente) a fin de hacer valer sus derechos.
2. Registro de un nombre geográfico como marca
2.1 Marco conceptual
La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho
de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los
mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j), k) y l) de la
Decisión 486:
(i)
Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda
servir en el comercio para describir… (entre otros)… la procedencia
geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse
(inciso e).
Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la
función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del
producto o servicio.
La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que
otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la
procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el
registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a
favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso
al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un
monopolio sobre los correspondientes productos o servicios.
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Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que
exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En
consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí
pueden acceder al registro.
(ii)
Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre
otros)… sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate
(inciso i).
Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación
geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en
cuestión1 y éstos no provienen de dicha zona.
(iii)
Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen
protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando
su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la
denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad
(inciso j).
(iv)
Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y
bebidas espirituosas (inciso k).
(v)
Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera
susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a
los cuales se aplique (inciso l).
En estos casos, se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los
correspondientes productos o servicios, y si su uso puede inducir a
confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre
comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley puede
constituirse como marca.
En este caso, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe
y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden, sin consentimiento del
titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre
en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y
no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos
o servicios.
1
El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la
OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del
15.08.97, p. 16.
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En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o
productor para indicar el lugar del cual proviene su producto es un uso a título
informativo o descriptivo del lugar y, por tanto, se encuentra permitido (primer
párrafo del artículo 157 de la Decisión 4862 y del artículo 170 del Decreto
Legislativo 8233).
2.2 Carácter de la denominación HUAYCHULO
La Sala conviene en señalar que si bien se ha verificado que en el ámbito de
los servicios de hospedaje existen algunos hoteles, hostales y apart hotel que
utilizan para distinguir en el mercado el nombre de la zona geográfica donde se
ubican, tales como: HOSTAL LARCO, HOSTAL SAN BORJA, HOSTAL SANTA
ANITA, CONQUISTADORES HOTEL & SUITES, HOTEL SANTA CRUZ, LIMA
HOTEL4, sólo corresponde otorgar derechos de exclusiva en la medida que
puedan indicar una determinada procedencia empresarial.
Ahora bien, en el caso concreto, la denominación HUAYCHULO que forma
parte del signo solicitado constituye una denominación descriptiva, ya que es
susceptible de informar al público usuario acerca de la circunscripción
geográfica en la cual se encuentra ubicado el establecimiento donde se
prestarán los servicios que se pretende distinguir con el referido signo. En
efecto, la denominación HUAYCHULO – conforme lo señaló la propia
solicitante – hace referencia a un centro poblado que se encuentra
categorizado como una unidad agropecuaria, el cual se encuentra ubicado
dentro del distrito de Concepción, provincia Concepción, en el departamento de
Junín5.
2
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el
mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación
cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de
sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se
haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o
de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o
servicios (…).
3
Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros
podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre,
domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a
la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o
de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a
propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la
procedencia de los productos o servicios (….).
4
Información extraída de las Páginas Amarrillas de la Guía Telefónica 2008, pp. 691 y ss.
5
Información obtenida de www.inei.gob.pe, de la Estadística de Centros Poblados del IX Censo Nacional
de Población y IV de Vivienda de 1993.
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En virtud de lo expuesto, se advierte que en la medida que dicho término sólo
sirva para indicar la procedencia geográfica de los servicios, no resulta posible
que sea apropiada a título exclusivo por ningún titular.
En tal sentido, corresponde determinar en el presente caso, si adicionalmente a
la denominación HUAYCHULO, el signo solicitado cuenta con elementos
adicionales que le otorgarán la suficiente distintividad para diferenciarse de la
marca registrada HUAYCHULO HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A. y
logotipo (certificado Nº 46714), debiendo tenerse presente que la prohibición de
registrar nombres geográficos sólo comprende a los signos que exclusivamente
estén compuestos por dichos nombres, en tanto constituyan expresiones
descriptivas.
3. Determinación del riesgo de confusión
La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro
para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la
marca6.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la
interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 4867 realizada
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP20058, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como
marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben
generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la
protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él
se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible
ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra
el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los
consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para
6
Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
7
Ver nota 6.
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Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.
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que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al
realizar la elección de los productos que desea adquirir.
Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una
marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente
solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la
norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta
para negar el registro.”
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta
la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza
distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de
modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o
servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así,
puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con
una protección limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-20059, el Tribunal Andino estableció que:
“Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro
respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será
necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los
signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y,
además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará
en función de los productos o servicios de que se trate.”
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la
similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con
los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión
486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y
9
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.
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similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando
en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud y/o identidad de servicios
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicios de
restauración (alimentación), hospedaje temporal, de la clase 43 de la
Nomenclatura Oficial; mientras que la marca registrada distingue hospedaje
temporal, servicio de restauración (alimentación), de la clase 43 de la
Nomenclatura Oficial.
Al respecto, se advierte que tanto el signo solicitado como la marca registrada se
encuentran destinados a distinguir servicios de restauración (alimentación),
hospedaje temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir
de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el
consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con
el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.
Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente
aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.
Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los
signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s
147-IP-200510 y 156-IP-200511.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que
usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o
servicios.
En el presente caso, tratándose de servicios relacionados con restaurantes y
hospedaje, resulta razonable asumir que el público usuario prestará un cierto
grado de atención al momento de contratarlos. Cabe indicar que la difusión de
10
11
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 8).
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este tipo de servicios está íntimamente vinculada a las recomendaciones y
sugerencias de usuarios que, en atención a las experiencias satisfactorias que
hayan tenido con un servicio o actividad, contribuyen a la promoción de un
determinado establecimiento.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o
de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se
determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos
casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la
denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos
mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son
aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos
casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve
para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos
posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar
el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa12, “…a la hora de comparar una marca
mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en
conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía
del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la
correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede
en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en
el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca
mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la
correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está
constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que
“cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta,
debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo
prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.”
Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir
productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público
demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no
gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente
denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia
12
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
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ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la
marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento
meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del
producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la
presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los
supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca
mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el
componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a
saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente
en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del
mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un
elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo,
que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente
figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca
mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura
total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la
originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca
registrada constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si
presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el signo solicitado, son relevantes tanto el aspecto denominativo (CENTRO
VACACIONAL HUAYCHULO) como el aspecto figurativo (conformado por una
escritura característica y la representación estilizada de un sol, todo en los colores
azul y dorado), tal como se aprecia a continuación:
Al respecto, se advierte que la expresión CENTRO VACACIONAL que forma parte
del signo solicitado, resulta descriptiva en la medida que informa acerca del tipo de
establecimiento que prestará los servicios que se pretende distinguir con el signo
solicitad; razón por la cual no constituye un elemento relevante al momento de
efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.
En la marca registrada, resultan relevantes tanto el aspecto denominativo
(HUAYCHULO HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A.) como el aspecto
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figurativo (conformado por una escritura característica donde la letra H de la
denominación HUAYCHULO presenta una representación estilizada, así como la
figura de tres estrellas, todo en la combinación de colores celeste y negro), tal
como se aprecia a continuación:
Previamente a realizar el examen comparativo, la Sala conviene en señalar que
al encontrarse registrada la marca HUAYCHULO HOTEL RESIDENCIAL
HUAYCHULO S.A. y logotipo (certificado Nº 46714), en orden que un signo que
contenga la denominación HUAYCHULO pueda acceder a registro, debe
poseer otros elementos de carácter particularmente distintivos que permitan
diferenciarlo de la marca registrada en cuestión.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CENTRO
VACACIONAL HUAYCHULO y logotipo y la marca registrada HUAYCHULO
HOTEL RESIDENCIAL HUAYCHULO S.A. y logotipo, se advierte, que el signo
solicitado no cuenta con elementos denominativos adicionales que permitan
asociarlo con un concepto distinto al de la mera procedencia geográfica.
Adicionalmente, se advierte que si bien el referido signo incluye elementos
figurativos y cromáticos adicionales, éstos no resultan suficientes a efectos de
diferenciar a los signos confrontados, más aún si se tiene en cuenta que
tratándose de servicios de restauración y hospedaje temporal, por lo general,
los usuarios requerirán o solicitarán los respectivos servicios a través de su
denominación, por lo que resulta poco probable que recuerden con precisión
los elementos figurativos y cromáticos que forman parte del signo solicitado.
3.3 Riesgo de confusión
Por los argumentos expuestos, dado que existe identidad entre los servicios que
distinguen los signos en conflicto y el signo solicitado no cuenta con mayores
elementos diferenciadores con relación a la marca registrada, no es posible su
coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público
consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de
registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no
corresponde acceder a su registro.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0557-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 312114-2007
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 15046-2007/OSD-INDECOPI de fecha 18 de
setiembre del 2007, que DENEGÓ el registro de la marca de servicio
constituida por el logotipo conformado por un sol de color dorado con rayos
estilizados y la denominación CENTRO VACACIONAL HUAYCHULO escrita en
letras características de color azul; conforme al modelo, solicitado por Derrama
Magisterial.
Con la intervención de los vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda,
Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn
MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Vice- Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/av.
14-14