Lima, ocho de enero del dos mil nueve.

Lima, ocho de enero del dos mil nueve.‐ VISTOS; y CONSIDERANDO además: Primero.‐ Que, viene en grado de apelación la sentencia de primera instancia, obrante a fojas doscientos veintinueve, su fecha siete de noviembre del dos mil seis, que declara infundada la demanda interpuesta a fojas ciento once por COLOMBINA Sociedad Anónima. Segundo.‐ Que, conforme a lo establecido en el artículo primero de la Ley número veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo ciento cuarenta y ocho de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, aplicable en mérito de lo establecido en la cuarta disposición final del Decreto Supremo número cero trece‐dos mil ocho‐JUS, en ese sentido, corresponde evaluar si la decisión del ente administrativo es acorde con el ordenamiento aplicable al caso de autos. Tercero.‐ Que, es materia controvertida en el presente proceso, determinar si procede declarar judicialmente la nulidad de la Resolución número mil ciento seis‐dos mil cuatro/TP‐INDECOPI, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Cuarto.‐ Que, del expediente administrativo que corre como acompañado, se tiene que a folios uno COLOMBINA Sociedad Anónima, solicita la inscripción del lema “EL SABOR INFINITO” para usarse como complemento de Colombina y Etiqueta, siendo ésta solicitud denegada mediante la Resolución número dos uno cuatro ocho cero cuatro‐dos mil cuatro, expedida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la que fue confirmada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución número mil ciento seis‐dos mil cuatro/TPI‐INDECOPI. Quinto.‐ Que, la demandante señala en su recurso de apelación que (i) la Sala de mérito de primera instancia, no ha tomado en cuenta que al ser los lemas comerciales elementos accesorios o complementarios de las marcas, no es posible aplicarles con la misma intensidad las exigencias referentes a las mismas, así lo ha determinado el Tribunal Andino. (ii) El lema comercial EL SABOR INFINITO posee la suficiente distintividad exigida por la Decisión cuatrocientos ochenta y seis, por el Tribunal Andino y por la Sala de Propiedad Intelectual para cumplir con la función inherente a los mismos de publicitar la marca a la cual complementan, en este caso la marca mixta COLOMBINA. (iii) El lema comercial en mención constituye una frase de fantasía que no alude de manera directa a ningún producto o servicio y no ha sido utilizada en el mercado por fabricantes de productos de la Clase treinta, no es una expresión de dominio público, por lo que no existe impedimento para su registro. (iv) La errada interpretación efectuada por el INDECOPI y la Sala de mérito de primera instancia se evidencia por el hecho que el lema comercial EL SABOR INFINITO ha sido registrado en los demás países miembros de la Comunidad Andina (Ecuador con Certificado cuatro‐cero seis, Bolivia con Certificado nueve nueve uno cero seis‐C y Colombia) en aplicación de las normas contenidas en la Decisión cuatrocientos ochenta y seis de la Comunidad Andina y de los criterios señalados por el Tribunal Andino de Justicia. Asimismo, el citado lema comercial también se encuentra registrado en El Salvador con Certificado ciento noventa y siete, Panamá con Certificado ciento treinta y seis punto doscientos veinte, República Dominicana con Certificado ciento cuarenta y nueve punto quince, Costa Rica con Certificado ciento cincuenta punto ochocientos setenta y ocho, Honduras con Certificado uno punto quinientos noventa y dos, Aruba con Certificado veintitrés punto ciento cincuenta y cuatro, Puerto Rico con Certificado sesenta y tres punto seiscientos veintidós, Chile con certificado setecientos diez punto setecientos sesenta y Nicaragua con certificado ocho uno seis tres cincoLM. Sexto.‐ Al respecto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo ciento ochenta y nueve del Decreto Legislativo número ochocientos veintitrés, que aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, vigente a la ocurrencia de los hechos, aplicada en concordancia con el artículo ciento setenta y cinco de la Decisión cuatrocientos ochenta y seis, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que el lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Séptimo.‐ En cuanto a las características que debe reunir el lema comercial, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo ciento setenta y nueve de la Decisión cuatrocientos ochenta y seis, establece que serán aplicables al Título séptimo relativo a los lemas comerciales las disposiciones referidas al Título de Marcas de la presente Decisión. Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso cero setenta y nueve‐IP‐dos mil ocho, señala que para obtener el registro de un lema comercial es necesario que se dé efectivo cumplimiento a los requisitos para el registro de marcas; estos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica (es decir la posibilidad de plasmarse materialmente). Cabe anotar que al igual que en el caso de las marcas, el lema comercial, además de cumplir con los requisitos señalados, no debe estar incurso en ninguna de las causal es de irregistrabilidad señaladas en la norma comunitaria. Octavo.‐ Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial número setenta y cuatro‐IP‐dos mil uno, establece lo siguiente en relación al lema comercial y la marca: 'Tal como lo reconoce la Decisión trescientos cuarenta y cuatro, el lema comercial es complemento de la marca que acompaña; carácter accesorio que adquiere en el desarrollo de las disposiciones que rigen la materia. Es así que la solicitud de registro de un lema comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará (artículo ciento diecinueve de la Decisión trescientos cuarenta y cuatro). Igualmente el lema comercial sólo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la de aquel signo (artículo ciento veintiuno de la Decisión trescientos cuarenta y cuatro). La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en si mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función." El lema "EL SABOR ES INFINITO" conforme alega la demandante a folios doscientos setenta y siete de autos, tiene carácter sugestivo que obedece al hecho que la referencia a la sensación que otorga el sabor de los productos no es directa; señalando que es necesario que el público consumidor establezca previamente una asociación de ideas mediante un esfuerzo intelectual entre la expresión "EL SABOR ES INFINITO" y la idea que sugiere en relación a los productos que distingue la marca COLOMBINA (mixta). Es allí, de donde radica la originalidad y distintividad del lema comercial. Noveno.‐ En tal sentido, al ser el lema comercial un elemento complementario a la marca, para su registro debe verificarse la existencia de una suficiente distintividad para cumplir dicha función. Que en relación al grado de distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial número setenta y cuatro‐IP‐dos mil uno, ha señalado que el examen del requisito de distintividad del lema comercial es distinto con relación al examen de una marca: "En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción Nacional consultante deberá analizar en el presente caso si el lema comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" cumple con el requisito de distintividad que debe poseer todo signo distintivo para ser registrado, no con la exigencia que le es aplicada a las marcas, pero si determinando que posee un mínimo de distintividad. De esta manera para que un lema llegue a gozar del amparo que le confiere la propiedad industrial, debe ser capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca) e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca), teniendo presente el comentario supra formulado. Décimo.‐ Que, en cuanto a la alegación que el lema se encuentra inscrito en otros países, este hecho fue indicado en la demanda, a folios treinta y siete de autos se aprecia el Certificado de Registro número mil quinientos noventa y dos Tomo siete folios cuarenta y uno, de fecha veinticinco de enero del dos mil cinco, emitido por la Secretaría de Industria y Comercio de la Oficina de Registro de Propiedad Intelectual de la República de Honduras de Señal de Propaganda EL SABOR ES INFINITO inscrito a favor de Colombina Sociedad Anónima para distinguir productos de la Clase treinta de la Nomenclatura Oficial, pero este hecho no fue invocado en sede administrativa, por tanto no fue materia de pronunciamiento en dicha instancia y, si bien se invoca las inscripciones del lema comercial, los certificados de registro del lema comercial emitidos por diversos países obrantes de folios doscientos cuarenta y dos a doscientos cincuenta y cuatro descritos en el quinto considerando, no obran en el expediente administrativo ni han sido admitidos como medios probatorios en autos, por ello no pueden ser merituados en autos. Décimo primero.‐ Que, de acuerdo al principio de imparcialidad contenido en el artículo uno punto cinco de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, que establece que las autoridades administrativas deben otorgar tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Por lo que se advierte que los lemas comerciales de similar connotación al de materia de litis como "El Sabor Soñado", "El Sabor de Mi Gente", han sido registrados con posterioridad a los años mil novecientos noventa y ocho y dos mil uno, en los que se emitieron el Precedente de Observancia Obligatoria y la Interpretación Prejudicial. En tal sentido, en virtud del principio de imparcialidad debe darse similar trato al analizar la autoridad administrativa las solicitudes. Décimo segundo.‐ Que, por las consideraciones expuestas, la resolución impugnada incurre en la causal de nulidad prevista y sancionada por el artículo décimo inciso primero de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro; fundamentos por los cuales, y con lo expuesto por el señora Fiscal Supremo en lo Civil: REVOCARON la resolución (sentencia) apelada de primera instancia número ONCE, corriente de fojas doscientos veintinueve a doscientos treinta y tres, de fecha siete de noviembre del dos mil seis, que declara INFUNDADA en todos sus extremos la demanda interpuesta de fojas ciento once a ciento cincuenta y cuatro; REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA, en consecuencia NULA la Resolución número mil ciento seis‐dos mil cuatro/TP‐INDECOPI, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI; en los seguidos por COLOMBINA Sociedad Anónima contra el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI; y devuélvase oportunamente; actuando como ponente la señora Vocal Mac Rae Thays.‐ S.S. TICONA POSTIGO SANTOS PEÑA MIRANDA MOLINA MAC RAE THAYS ARANDA RODRÍGUEZ tzv CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL TRANSITORIA APELACIÓN 3870‐2007 LIMA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PAGE PAGE 1