Actos parasitarios - SelectedWorks

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
From the SelectedWorks of Enrique Pasquel
2007
Actos parasitarios
Enrique Pasquel, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Available at: http://works.bepress.com/enrique_pasquel/6/
CAPÍTULO 5
ACTOS PARASITARIOS
Publicado en: Enrique Pasquel, Carlos Patrón y Gabriela Pérez Costa (Compiladores) “El Derecho
de la Competencia Desleal”. UPC, 2007.
Luis Diez Canseco1
Enrique Pasquel2
Artículo 8º.- Actos de confusión: Se considera desleal toda
conducta destinada a crear confusión con la actividad, las
prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno.
El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores
respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto,
establecimiento o prestación es suficiente para determinar la
deslealtad de una práctica.
Artículo 12º.- Actos de comparación: Se considera desleal la
comparación de la actividad, los productos, las prestaciones o el
establecimiento propios o ajenos con los de un tercero cuando aquella
engañe a los consumidores o denigre a los competidores.
Artículo 14º.- Explotación de la reputación ajena: Se considera
desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de
las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional
adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos
distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases,
recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se
asocien a un tercero.
1.
ACTOS DE CONFUSIÓN
1.1.
Los actos de confusión y la libertad de imitación
Los actos de confusión constituyen uno de los más importantes supuestos de
actos de competencia desleal. De hecho, el origen del derecho de la represión
de la competencia desleal en el sistema de derecho continental europeo se
inicia y desarrolla a partir de este tipo de comportamientos. Es más, en el
sistema anglosajón, la noción de “unfair competition” se refiere principalmente
1
2
Abogado. LLM George Washington University. Profesor de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC). Vocal de la Sala de Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Abogado. Profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Investigador del
Instituto Libertad y Democracia (ILD). Miembro de la Comisión de Acceso al Mercado del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi).
al hacer pasar (“passing off”) un signo distintivo por otro ajeno, lo que no es
otro que los actos de confusión.
Estos actos consisten en la acción destinada a causar, tal como lo señala su
enunciado, “confusión” (o crear el riesgo de que la misma se produzca) con la
actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno, a través
de la comercialización de bienes, la prestación de servicios, la promoción de
productos, etc. En otras palabras, el consumidor cree (o existe el riesgo de que
crea) que está adquiriendo un producto o servicio que realmente pertenece a
otro. Mediante los actos de confusión el competidor desleal pretende obtener
un beneficio atentando contra uno de los principios más importantes del
sistema de competencia: la diferenciación.
El Texto Único Ordenado del Decreto Ley 26122, Ley sobre Represión de la
Competencia Desleal, además de la Cláusula General prohibitiva contenida en su
artículo 6, incluye a los actos de confusión como el primer supuesto de su listado
enunciativo de actos considerados como desleales.
Asimismo, el artículo 7 señala: “Son actos desleales los destinados a crear
confusión, reproducir, imitar, […] inducir a error, […], aprovechar indebidamente la
reputación ajena y, en general, cualquier acto que por su naturaleza o finalidad
pueda considerarse análogo o asimilable a aquellos que enunciativamente se
señalan en el presente Capítulo”.
Y, específicamente, los actos de confusión se encuentran tipificados en el
artículo 8 citado al inicio del presente capítulo. La naturaleza de la prohibición
contenida en este artículo es sumamente genérica debido a la multiplicidad de
posibilidades que engloba. Así, por ejemplo, se puede tratar del empleo de
signos distintivos idénticos o similares de los de un tercero, que es el supuesto
más conocido; al uso de otros derechos de propiedad intelectual cuya
titularidad pertenece a otro, como serían invenciones o derechos de autor; a
los anuncios publicitarios que emplean un esquema o estructura idéntica o
similar a la de otro anunciante; a la presentación de un producto que sea
idéntica o se asemeje a una preexistente; a la manera como se presta un
servicio; al empleo de una decoración, estructura, iluminación o uniformes
semejantes al de otro; etc.3 En estos ejemplos, podemos apreciar que se
verifica una suerte de imitación de las prestaciones de otro.
Sin embargo, la sanción a la imitación es excepcional, pues la regla es que la
imitación se encuentra permitida. Así, el artículo 4 de la Ley sobre Represión
de la Competencia Desleal establece:
Artículo 4°.- No se considerará como acto de competencia desleal la
imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo
3
DE LA CUESTA, José María. “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y
aprovechamiento de la reputación ajena”. En: “La regulación contra la competencia desleal en
la Ley de 10 de enero de 1991”, coordinador Alberto Bercovitz, Madrid, Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, 1992. p 40, 41
que en esta Ley se dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de
exclusiva reconocido por la Ley.
Por esto, la libertad de imitación constituye la regla general, pero son la
excepción los casos en que se vulnere lo establecido por la ley de Competencia
Desleal o cuando se afecte un derecho de exclusiva ostentado por una persona
determinada. Ello ya que, en el mercado, resulta necesaria la estandarización
de ciertos productos y servicios a fin de satisfacer las necesidades de los
consumidores. A fin de cuentas, para que pueda existir competencia –que es lo
que busca proteger la ley- es necesario que exista posibilidad de imitar al
competidor. Coca Cola®, por ejemplo, no podría tener competencia si no se
hubiera permitido a Pepsi Cola® o a Kola Real® elaborar una bebida de sabor
y aspecto similar con una presentación parecida.
Si lo que queremos es un mercado con mayor competencia debemos permitir
la imitación salvo cuando produzca confusión respecto de la procedencia
empresarial de los productos. Es, en este supuesto, cuando se afecta el
proceso competitivo, pues los consumidores eligen sobre la base de
información errónea y por confusión compran a una empresa o adquieren un
servicio que no es el que se ha ganado sus preferencias.
Por esto, para determinar si estamos frente a un acto de confusión resulta
indispensable considerar todos los factores que puedan influir en él. Asimismo,
dicha evaluación debe realizarse tomando en consideración la capacidad de
discernimiento de un consumidor razonable. En esa línea, INDECOPI establece,
en sus Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial4, que
para determinar la existencia de actos de confusión es necesario revisar, entre
otros:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
La forma como se distribuyen los productos o se proveen los
servicios en cuestión;
El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales
bienes o servicios;
El grado de distintividad de la forma o apariencia externa del
producto o de la prestación del servicio o de sus medios de
identificación; y
El grado de similitud existente entre los elementos que distinguen
a los productos o a la prestación de los servicios objeto de
evaluación.
De este modo, a la hora de realizar la investigación pertinente, la autoridad
competente deberá tener en cuenta el sector socioeconómico al que el
productor o proveedor dirige su producto, el tipo de bien o servicio en cuestión
(si es de consumo o uso cotidiano, excepcional, etc.), la relevancia del rasgo
que en principio induce a confusión, las características de bienes o servicios
4
Resolución No. 001-2001-LIN-CCD-INDECOPI, p. 13.
similares que concurran en el mercado con los que están siendo objeto de
análisis, etc.
1.2.
El riesgo de confusión
El artículo 8 del D.L. 26122, al igual que su homólogo español5, protege a
quienes se ven afectados -o son potenciales víctimas- por un acto desleal
causado por un comportamiento que aparenta una realidad inexistente. En tal
sentido, nuestra norma se alínea con la doctrina y jurisprudencia
internacionales.
No obstante, hay que destacar que la segunda parte del artículo 8 establece
que solo es necesario que se produzca un riesgo de confusión para que la
conducta sea sancionable. Así, la norma protege tanto a los potenciales
afectados como a los directamente afectados por el acto desleal.
En este caso, debe determinarse si hubo confusión en función al virtual grupo
de consumidores del producto o servicio. Así, debe analizarse el supuesto
efecto que tendría el acto desleal a partir de la impresión que causaría en la
persona promedio de dicho círculo. Con ello, dicho análisis debe ser realizado
desde una perspectiva general.
De acuerdo con la doctrina española, los factores a los que se encuentra
vinculado el riesgo de confusión son los siguientes:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Similitud entre signos;
Consolidación y reconocimiento en el tráfico;
Formación y atención del consumidor; e
Inexistencia de un principio de especialidad6.
Así, para reconocer a un acto como pasible de crear un riesgo de confusión,
resulta necesario que existan semejanzas entre el producto causante del ilícito
y el supuesto afectado; que dichos elementos tengan notoriedad dentro del
mercado relevante; y que el consumidor promedio del público objetivo de los
mismos tome en consideración a los factores sobre los cuales se realiza la
explotación causante del ilícito, entre otros supuestos.
La CCD se ha pronunciado sobre el riesgo de confusión en su Resolución No.
039-2003/CCD-INDECOPI7. En este caso, Cetic Sucursal Perú denunció a Cetic
5
6
Ley 3/1991 (del 10 de enero) – Ley de Competencia Desleal – España. Artículo 6.- Actos de
Confusión: Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión
con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte
de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para
fundamentar la deslealtad de una práctica.
MASSAGUER, José. “Comentario a la Ley de Competencia Desleal”, Madrid, Civitas Ediciones,
1999. p 174 – 178.
7
Resolución N° 039-2003/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente N° 114-2002/CCD, seguido
por Cetic Sucursal Perú contra Cetic Perú S.A.
Perú arguyendo que el hecho de haber inscrito a su empresa bajo una
denominación social similar a la suya, podría causar confusión en sus usuarios
respecto del origen empresarial de los servicios que dicha empresa podría
prestar. No obstante, los denunciados señalaron que dicho acto no se habría
producido en la medida que Cetic Perú nunca había participado en el mercado.
Al respecto, la CCD señaló que:
“[…] si bien queda claro que, a la fecha, no se ha producido un acto de
comercio por parte de Cetic Perú, esto no significa que no exista
potencialidad de que ello ocurra y el riesgo de confusión se presente con
la consecuente comisión de un acto de competencia desleal, en la
modalidad de confusión”.
Entonces, resulta evidente que INDECOPI, al momento de analizar este tipo de
supuestos, toma en consideración el potencial perjuicio que causaría en el
mercado (de acuerdo con el presente caso) el empleo de una denominación
muy similar a una preexistente.
1.3.
Tipos de actos de confusión
En su Resolución No. 1091-2005/TDC-INDECOPI8, la SDC estableció los rubros
en los que pueden presentarse los actos de confusión. En este caso, Bembos
denunció a Renzo’s debido a que, bajo su criterio, por la decoración de los
locales de la denunciada y una serie de factores similares, un consumidor
razonable podría asumir que se encontraba en un establecimiento vinculado a
la denunciante, con lo que se le atribuía la fama y prestigio ganada a través de
los años por la misma.
En tal sentido, la Sala determinó que:
“[…] aún cuando los métodos de atención de ambas partes y el
segmento del mercado al que se dirigían, resultaban suficientes para
evitar que los consumidores asumieran que las prestaciones de Renzo’s
correspondían a las de Bembos, esto es, impedían una confusión directa
sobre tales prestaciones, sí existían elementos similares – sobre el
diseño y disposición de colores e instalaciones empleados por la
denunciada – suficientes para generar una confusión indirecta o una
asociación con Bembos. Ello, toda vez que en función a dichas
similitudes un consumidor podía asumir que aún cuando se tratase de
servicios distintos correspondían a un mismo proveedor o, a proveedores
distintos pero asociados”.
De esta manera, queda claro que para la configuración del acto de
competencia desleal bajo la modalidad de confusión, basta que un consumidor
razonable pueda inferir de los elementos presentados en el producto y/o
8
RESOLUCIÓN N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 104-2004/CCD,
seguido por BEMBOS S.A.C. contra RENZO’S Pollería Restaurant Snack S.R.L.
servicio la existencia de una vinculación entre la empresa que lo ofrece y una
tercera empresa ajena a la misma.
De acuerdo con este precedente de observancia obligatoria, los actos de
confusión pueden englobarse en tres rubros:
1.
“Confusión directa: cuando los consumidores no pueden
diferenciar que los bienes, los servicios o los establecimientos
de una empresa concurrente en el mercado corresponden a
otra empresa concurrente, viéndose inducidos a error. Esta
confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en
signos, presentación o apariencia general de los bienes, los
servicios o los establecimientos en cuestión.
2.
Confusión indirecta: cuando los consumidores pueden
diferenciar claramente bienes, servicios o establecimientos
distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que
pertenecen a la misma empresa concurrente, cuando en
realidad pertenecen a dos empresas concurrentes distintas.
Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en
signos, presentación o apariencia general de los bienes, los
servicios o los establecimientos en cuestión.
3.
Confusión en la modalidad de riesgo de asociación: cuando los
consumidores pueden diferenciar bienes, prestaciones o
establecimientos de una empresa concurrente en el mercado
frente a los de otra empresa concurrente, pero pueden, como
consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos
que caracterizan las ofertas de ambas empresas, considerar
que entre ambas existe vinculación económica u organizativa,
cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión
podría ocurrir a causa de una mínima similitud en signos,
presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o
los establecimientos en cuestión”.
De este modo, la SDC ha dejado claro que no solo se debe sancionar el hecho
de utilizar de manera manifiesta signos distintivos de terceros a fin de crear un
riesgo de confusión con los potenciales consumidores o usuarios (al punto de
hacerlos pensar que están adquiriendo bienes o servicios distintos a los que
realmente están obteniendo), sino que también resulta censurable el empleo
de los rasgos o características más resaltantes de las mismas, en la medida
que puedan inducir a los “afectados” a asumir que existe una vinculación entre
ellas (cuando, en la realidad, eso no es cierto).
Dicha distinción, constituye un uso común tanto en la doctrina y jurisprudencia
nacional, como en la internacional. En tal sentido, José Massaguer señala que
los actos de confusión pueden distinguirse en tres: actos de confusión
mediatos, inmediatos y en sentido amplio.
“En el primer caso, la confusión consiste en presentar y hacer pasar a un
sujeto o su actividad, prestaciones o establecimiento por otro sujeto o
por la actividad, prestaciones o establecimiento de otro. En el segundo
caso, la confusión consiste en inducir a considerar que tras el desarrollo
de determinada actividad, tras la producción y ofrecimiento de ciertas
prestaciones o tras la actuación en un concreto establecimiento se halla
una misma fuente (de común, empresarial o profesional) […].
(En la última situación), el empleo de medios de identificación ajenos no
induce al consumidor a tomar una actividad, prestaciones o
establecimiento considerados tienen una procedencia empresarial o
profesional distinta de la real, sino que induce a creer que entre la
persona que emplea el signo en cuestión y la otra existen unos vínculos
económicos (en particular, pertenencia al mismo grupo de empresas) o
jurídicos (en particular, concesión de licencias) que autorizan su empleo,
que por lo tanto no solo es tolerado sino incluso patrocinado por su
titular” 9.
Anteriormente, INDECOPI también se pronunció sobre este tema en su
Resolución 046-96-CCD,10 en este caso, la empresa Backus y Johnston S.A.
denunció a Embotelladora Vega, entre otras razones, debido a que la misma se
encontraba elaborando una bebida llamada “La Cerveza del Futuro, Extracto de
Uña de Gato Fórmula 1”, la misma que era envasada, sin autorización alguna,
en botellas que llevaban grabado el logotipo del Comité de Fabricantes de
Cerveza, del cual la denunciante era asociada. Backus alegaba que dicha
situación inducía a los consumidores a pensar que existía un vínculo entre la
misma y el producto ofertado. Al respecto, la CCD estableció:
“Que, pese a que un consumidor razonable de los productos elaborados
por los denunciados podía ser capaz de determinar el origen empresarial
de los mismos, dado que se trata de bebidas de consumo local que
adicionalmente cuentan con sus propias etiquetas, también es cierto que
dicho consumidor podría ser inducido a pensar que existía un vínculo
empresarial entre las empresas involucradas en el presente
procedimiento o con algún otro miembro del Comité de Fabricantes de
Cerveza, en la medida que los denunciados empleaban, sin autorización,
botellas que llevaban grabado el logotipo de dicho comité para envasar
sus respectivas bebidas […]”.
De este modo, se determina la existencia de actos de confusión y, por ende,
una vulneración al artículo 8º de la Ley sobre Represión de la Competencia
9
10
MASSAGUER, José. “Comentario a la Ley de Competencia Desleal”, Madrid, Civitas Ediciones,
1999. p 172, 173.
Resolución 046-96-C.C.D., emitida en el expediente N° 131-95-C.P.C.D., seguido por
Cervecería Backus y Johnston S.A. contra Embotelladora Vega E.I.R.L. y Julio César Calderón
Carrasco.
Desleal, en la medida que se crea un riesgo de asociación en “perjuicio” de los
consumidores.
En consecuencia, queda claro que el acto de confusión, sancionado como uno
de competencia desleal, se produce cuando una empresa se apropia de un
signo, derecho de propiedad intelectual o característica representativa de otra
para su empleo o uso particular; de esa manera se transmite un mensaje
equivocado a los destinatarios del mismo, en cuanto a la procedencia
empresarial o profesional se refiere. Ello genera un daño concurrencial ilícito en
relación con los competidores reales o potenciales, además de una inadecuada
asignación de recursos, distorsiona la transparencia del mercado y profundiza
las asimetrías informativas. A este nivel, también se produce un daño al
mercado y al público de los consumidores.
Finalmente, podemos hablar de dos tipos de protecciones al empresario que se
ve afectado por actos de confusión: los de “protección reforzada” y los de
“protección residual”. En el primero de los casos, al competidor afectado le
bastará probar que es titular de un derecho de exclusiva, por ejemplo registro
de un signo distintivo, marca, de una invención o de derecho de autor. Probado
este hecho, la deslealtad se configura inmediatamente sin que en principio
medie otro tipo de consideraciones. En el segundo caso, el competidor deberá
probar que existe confusión y que no existen vínculos económicos, societarios
o de otra índole entre las partes en litigio.
1.4.
Actos de confusión y propiedad intelectual
Resulta posible asemejar un acto de confusión con uno que vulnere un derecho
de propiedad intelectual pues ambas instituciones protegen a quienes se ven
afectados por terceros que producen, brindan bienes o servicios idénticos o
similares a los suyos. No obstante, de acuerdo con lo señalado líneas arriba, la
disciplina de la represión de la competencia desleal comprende un universo
mucho más amplio que el que ocupa la propiedad intelectual. Esto, pues la
protección otorgada por la propiedad intelectual es concedida únicamente
cuando se produce una identidad o similitud práctica entre dos o más
productos, mientras que es posible considerar un acto como desleal por el
mero riesgo de que el mismo pueda producir confusión entre sus destinatarios.
Al respecto, Massaguer señala que:
“El Derecho de marcas se ocupa preeminentemente de favorecer la
implantación de las marcas en el mercado y garantizar la seguridad
jurídica característica de un mecanismo registral mediante derechos de
exclusiva cuyo ámbito y alcance se define en abstracto. […] Por su
parte, el Derecho contra la competencia desleal pone el acento en el
reconocimiento jurídico de los valores representados de facto por los
signos distintivos en el tráfico o, si se prefiere, en la represión de falsas
o incorrectas representaciones de la realidad acerca de la identidad o
características de la actividad desarrollada por un agente económico, sus
prestaciones o establecimientos”11.
Asimismo, es posible que se produzcan actos de confusión sobre la base de
elementos que no estén protegidos por el derecho de la propiedad intelectual.
Ello, siempre que sea posible determinar que a partir de los mismos surge un
derecho de diferenciación en favor de su beneficiario. En ese contexto,
INDECOPI establece que “los bienes, servicios o establecimientos que
corresponden al concurrente presuntamente afectado por la imitación, cuando
menos:
i)
ii)
iii)
iv)
Sean capaces individualmente o en conjunto de generar un
efecto identificador del origen empresarial y diferenciador
de la oferta de esta concurrente frente a los demás
concurrentes en el mercado;
No sean una respuesta a necesidades propias de la
actividad económica que este concurrente realiza;
No sean un estándar en el mercado; y,
Conformen una apariencia que pueda ser evitada por los
demás concurrentes sin incurrir en elevados costos de
diferenciación” 12.
Otro problema práctico consiste en determinar cuándo la CCD es competente
para conocer casos de confusión que involucren la violación de propiedad
intelectual y cuándo son competentes la Oficina de Signos Distintivos y la de
Invenciones y Nuevas Tecnologías. A fin de cuentas, ellas son las encargadas
de resolver violaciones a estos derechos.
Por ejemplo, ha sucedido que simultáneamente se han presentado dos
denuncias referidas a los mismos hechos ante la Oficina de Signos Distintivos y
la CCD, lo que ha generado la posibilidad de obtener resoluciones
contradictorias. Asimismo, en alguna ocasión, un caso se ha dividido entre
estos dos órganos al abrirse un expediente para los hechos que configuran
violaciones a la propiedad intelectual y otro para los que suponen una violación
a la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Esto generó la posibilidad de
que se perdiese la perspectiva en conjunto del caso.
Para solucionar ese problema, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual emitió la Directiva 001-96-TRI. En ella, señaló que, en
las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o nombres
comerciales inscritos o no, será competente la Oficina de Signos Distintivos o
la de Invenciones y Nuevas Tecnologías, según corresponda, siempre que la
misma fuese presentada por su titular. Por su parte, la CCD será competente
en aquellas denuncias presentadas por alguien que no sea el titular del
11
12
Op.cit. p. 169.
Resolución No. 1091-2005/TDC-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 104-2004/CCD,
seguido por BEMBOS S.A.C. contra RENZO’S Pollería Restaurant Snack S.R.L.
derecho o cuando el mismo no se encuentre registrado, salvo el caso del
nombre comercial13.
Este criterio ha sido respetado en la mayoría de resoluciones de la CCD. No
obstante, en la Resolución No. 029-2002-CCD/INDECOPI14 (confirmada por la
SDC mediante Resolución No. 0197-2003/TDC-INDECOPI15) la CCD se declaró
competente para conocer un caso a pesar de existir una marca registrada. En
este procedimiento Panamericana denunció a Radio Fénix, porque utilizó su
señal sin su autorización y colocó en el frontis de su establecimiento la marca
registrada de Panamericana. Esto hacía posible que un consumidor entendiera
que Radio Fénix pertenecía a la red de repetidoras y retransmisoras de
Panamericana lo que le permitió confundir a los consumidores y aprovecharse
del prestigio de la denunciante. La CCD entendió que, a la luz de sus objetivos,
la Directiva 001-96-TRI le permitía conocer un caso si es que su complejidad y
composición temática lo exigía. De este modo, señaló que “de remitirse el
presente expediente a la Oficina de Signos Distintivos, este órgano funcional
solo se podría pronunciar respecto al presunto uso indebido de la marca
registrada a nombre de Panamericana, pero no sobre la utilización de la señal
de esta empresa sin contar con su autorización, lo cual significaría una
situación de indefensión de la denunciante que afectaría su derecho a la tutela
de sus intereses”.
2.
13
LOS ACTOS DE COMPARACIÓN
Directiva 001-96-TRI.(…)
Artículo Primero.- Las denuncias referidas a derechos de propiedad industrial inscritos o a
nombres comerciales, estén o no inscritos, por las infracciones también tipificadas en los
artículos 8 (actos de confusión), 14 (explotación de reputación ajena) ó 19 (copia o reproducción
no autorizada) del Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la Competencia Desleal, serán de
exclusiva competencia de la Oficina de Signos Distintivos o de la Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologías, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas
por el titular del respectivo derecho o por quien hubiese sido expresamente facultado por el
titular para tal fin.
Artículo Segundo.- Las denuncias a las que se refiere el artículo anterior comprenderán tanto
las infracciones contra los derechos de propiedad industrial correspondiente, como contra otros
elementos distintos que, enmarcados dentro de la tipificación contenida en los artículos 8, 14 y
19 del Decreto Ley 26122, se relacionen con el uso del derecho de propiedad industrial en
cuestión (como por ejemplo ocurriría con la imitación o copia no sólo de la marca o nombre
comercial, sino además de otros elementos distintos de un negocio no protegidos
específicamente por un derecho de propiedad industrial).
Artículo Tercero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto Ley 26122,
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal será competente para conocer las
denuncias que presente cualquier persona que no sea la titular del derecho de propiedad
industrial vulnerado ni haya sido expresamente autorizada por ésta, incluso respecto de dichos
derechos, siempre que tenga interés para obrar en el caso.
También será competente la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en aquellos casos
en que el derecho de propiedad industrial no se encuentre registrado, salvo el caso del nombre
comercial.
(…)
14
Resolución No. 029-2002-CCD/INDECOPI del 11 de abril de 2002, emitida en el expediente
103-2001/CCD seguido por Panamericana Televisión S.A. contra Radio Fénix S.A. confirmada por
la Resolución
15
Resolución No. 0197-2003/TDC-INDECOPI del 28 de mayo de 2003.
2.1.
Por qué se permiten las comparaciones
Cuando una empresa compara sus productos con los de la competencia, lo que
hace es ahorrarle trabajo al consumidor. Imagine que usted nunca ha
comprado un auto. De hecho, nunca ha tenido uno y está dispuesto a adquirir
el primero. Seguramente visitará varias tiendas, mirará varios modelos,
preguntará a los vendedores y tomará nota de los precios y características.
Cuando llegue a su casa, es muy probable que analice las particularidades y
costos de cada automóvil para tomar una decisión. Usted, en este momento,
está comparando. Si una empresa recopila información acerca de sus
competidores y resalta sus diferencias, le está haciendo la vida más fácil.
Probablemente le esté ahorrando algunos viajes a otras tiendas o le haga
darse cuenta de algún detalle importante en el que usted -como nuevo
consumidor en el mundo del automovilismo- no había reparado. Y lo mejor es
que si todos los competidores se comparan entre sí, seguramente le harán
notar todos aquellos puntos flacos del resto de productos que usted había
pasado por alto.
Por esto, los actos de comparación funcionan como un eficiente mecanismo de
información de los consumidores, siempre y cuando la información transmitida
no sea falsa.
Esto ha sido reconocido por la CCD quien, por ejemplo, ha señalado en su
Resolución No. 041-2002/CCD-INDECOPI16 que:
“[…] dentro de una economía de mercado es lícito que las empresas
realicen informes comparativos, sean éstos confidenciales o públicos,
respecto a los resultados y metodología utilizados por ellas y sus
competidores, ya que a través de este mecanismo se brinda a los
clientes mayores elementos de juicio para que puedan decidir con cual
de los diferentes proveedores van a contratar la prestación de un
servicio determinado. Sin embargo, quienes realicen este tipo de
informes deben utilizar información verdadera tanto respecto a ellos
como a sus competidores, ya que de lo contrario se distorsionará la
capacidad de elección de los consumidores, desalentando el uso de estos
mecanismos y restringiendo de este modo el flujo normal de información
en el mercado”.
Precisamente, mediante dicha resolución se resolvió un caso en el que Media
Check S.A.C. denunció a Ibope Time Perú S.A.C. por enviar a sus clientes un
informe comparativo de sus servicios, en los que incluía información que a
criterio de la CCD era falsa, inexacta e impertinente, por lo que violaba el
artículo 12 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.
16
Resolución No. 041-2002/CCD-INDECOPI del Lima del 14 de mayo de 2002 emitida en el
expediente 117-2001/CCD seguido por Media Check S.A.C. contra Ibope Time Perú S.A.C.
2.2.
Los actos de comparación de la Ley de Represión de la
Competencia Desleal y la publicidad comparativa regulada por las
Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor
En nuestro ordenamiento legal, existen dos normas que regulan supuestos
similares y cuyas violaciones se tramitan ante la CCD. Una es la Ley de
Represión de la Competencia Desleal y las Normas de Publicidad en Defensa
del Consumidor17. Ambas regulan actos de comparación con textos muy
similares.
Compárese el texto del artículo 12 del D.L. 26122 (citado líneas arriba) con el
del D. Leg. 961 que señala en su artículo 8:
Artículo 8º.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos,
siempre y cuando no se engañe a los consumidores ni se denigre a los
competidores.
Como puede verse, el supuesto de hecho que regulan es el mismo. Es cierto
que el D.Leg. 691 se refiere solo a productos, mientras que el D.L. 26122 hace
referencia a actividad, productos, prestaciones y establecimientos. Pero en la
práctica las comparaciones que realizan las empresas sobre su actividad,
prestaciones y establecimientos son una estrategia para promocionar sus
productos. Por esto, podemos afirmar que ambas normas regulan el mismo
supuesto.
Entonces, ¿cuándo se aplica cada una? Aparentemente, el D.Leg. 691 se
aplicaría cuando la comparación se lleva a cabo en una publicidad, mientras
que el D.L. 26122 se aplicaría en todo otro caso.
Efectivamente, la SDC y la CCD han señalado que cuando un acto no califica
como publicidad existe la posibilidad de evaluarlo bajo las normas de represión
de la competencia desleal. Por ejemplo, en su Resolución No. 289-97-TDC la
SDC señaló que:
“El hecho de que algunos supuestos no configuren casos de publicidad
encubierta, no impediría que ellos fuesen tratados a la luz de las normas
sobre competencia desleal si, por ejemplo, la información vertida a través
de una nota de prensa no fuera verdadera. Así, si se dijera que una
empresa ha abierto 15 nuevas sucursales, y ello fuese inexacto, podrían
aplicarse las normas de competencia desleal contenidas en el Decreto Ley
Nº 26122. Esto es una derivación del criterio contenido en la Resolución
Nº 096-96-TDC, recaída en el expediente Nº 089-96-CCD seguido por
Productos Rema S.A. contra Luz del Sur S.A. En dicho expediente, no
obstante que la normativa publicitaria no resultaba aplicable a los
anuncios materia del procedimiento -debido a que éstos la Sala no los
17
Decreto Legislativo 691.
calificaban como publicidad comercial- la Sala procedió a evaluar el
contenido de los mismos en aplicación de las disposiciones contenidas en
la Ley de Represión de la Competencia Desleal” 18.
El problema es que resulta muy extraño encontrar un caso en el que una
comparación se lleve a cabo fuera de una publicidad. Justamente, la razón por
las que las empresas comparan sus productos con los de la competencia es
para publicitar sus ventajas, por lo que lo natural es no encontrar
comparaciones no publicitarias. De hecho, en INDECOPI la casuística sobre
actos de comparación bajo la Ley de Represión de Competencia Desleal es
prácticamente inexistente.
El único caso que hemos podido encontrar en el que se sancionó a una
empresa por actos de comparación bajo el D.L. 26122 fue el citado
anteriormente iniciado por Media Check S.A.C. contra Ibope Time Perú S.A.C.
Ibope había enviado a un grupo de clientes de ambas empresas informes –
supuestamente reservados y confidenciales– en los que comparaba sus
servicios con los de Media Check. Al parecer, por haberse calificado como
reservados y confidenciales, la CCD entendió que no se trataba de un caso de
publicidad. Pero incluso esto es discutible. A pesar de la calificación de
reservada otorgada por Ibope, los informes cumplían con los criterios
establecidos por INDECOPI para determinar si nos encontramos frente a
publicidad comercial. Es decir, se trataba de comunicaciones públicas –en tanto
dirigidas a un público de potenciales consumidores– que buscan fomentar la
adquisición de bienes o contratación de servicios.
Finalmente, una última muestra de lo improbable que es encontrar casos de
comparación fuera del ámbito publicitario es que el mismo INDECOPI ni
siquiera se dio el trabajo de referirse a ellos en los Lineamientos sobre
Competencia Desleal y Publicidad Comercial ni en la lista de actos de
competencia desleal que coloca a manera de ejemplo en su página web19.
Lo único que esto demuestra es el poco sentido que tiene haber regulado en
dos normas distintas los actos de competencia desleal y las restricciones a la
actividad publicitaria.
2.3.
¿Qué actos de comparación están prohibidos?
Como señalamos anteriormente, las comparaciones en principio se encuentran
permitidas. Pero existen supuestos en los que pueden constituir un acto ilícito.
La jurisprudencia de INDECOPI no ha desarrollado los límites a los actos de
comparación regulados por el D.L. 26122. Sin embargo, como el supuesto
regulado por el D.Leg. 619 es el mismo, entendemos que los criterios
18
Resolución No. 289-97-TDC emitida en el expediente Nº 043-97-C.C.D., seguido de oficio
contra Editorial Letras e Imágenes S.A. Ver también la Resolución No. 044-2000/CCD-INDECOPI
del 11 de julio de 2000 emitida en el expediente No. 022-2000/CCD seguido por Valvosanitaria
Industrial S.A. contra Helvex Perú S.A. y Editorial Síntesis S.A.
19
Ver www.indecopi.gob.pe al 11 de setiembre de 2006.
desarrollados para esta normativa son los mismos que INDECOPI aplicaría en
un hipotético caso de actos de comparación no publicitario. Por esto,
expondremos brevemente, tales criterios.
La literalidad del artículo es clara: las comparaciones son lícitas siempre y
cuando se respete el principio de veracidad y no se denigre a los competidores
(sobre lo que se ha hablado en otros capítulos de esta obra).
El problema que ha surgido en la jurisprudencia ha tenido que ver con la
posibilidad de realizar comparaciones subjetivas. Es decir realizando
afirmaciones que son una simple opinión no comprobable. Por ejemplo “mi
gaseosa es más refrescante que la de mi competencia”.
No es nuestra intención explicar si es que debería permitirse o no este tipo de
publicidad, pues es un tema que excede los fines de este libro y sobre el cual
no existe un acuerdo académico –ni siquiera entre los coautores de este
capítulo–. Más bien, describiremos cuales son las posiciones que INDECOPI ha
adoptado al respecto20.
Originalmente, el texto del D.Leg. 691 –expedido el 6 de noviembre de 1991–
era distinto. Su artículo 8 señalaba:
Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos,
incluyendo lo relativo a precios, si la comparación no denigra a los
competidores ni confunde a los consumidores. Toda comparación debe
ser: específica, veraz y objetiva, y debe dar una apreciación de conjunto
de los principales aspectos de los productos comparados.
Al leer literalmente el artículo, vemos que exigía que toda comparación debía
ser objetiva. En otras palabras, las comparaciones subjetivas no eran
permitidas.
Sin embargo, mediante su Resolución 168-97-TDC21 la SDC interpretó que el
artículo decía que la publicidad comparativa se caracteriza por ser específica,
objetiva y dar una apreciación de conjunto de los principales aspectos de los
productos comparados. Este tipo de publicidad, señaló la SDC, debe respetar
el principio de veracidad y lealtad, como el resto de anuncios publicitarios. En
consecuencia, la publicidad comparativa subjetiva no constituiría publicidad
20
Para distintas opiniones, puede verse ZEGARRA MULANOVICH, Gonzalo. “Y mi palabra es la
ley: INDECOPI, publicidad comparativa e interpretación contra legem”. En THEMIS 50. DIEZ
CANSECO, Luis. “Señora nuestro detergente lava más blanco. La publicidad comparativa”. En:
THEMIS 19. ROJAS LEO, Juan Francisco. “La defensa de la competencia en una nueva
dimensión”. En: Coyuntura. Noviembre-Diciembre 2005. Año 1, No. 4. RIVERA, Alfonso y
CANALES, Claudia. ¿Cuál es la más cómoda? Comentarios acerca de los criterios adoptados por
el INDECOPI en materia de publicidad comparativa”. En: Ius et Veritas No. 16. NODA, Carlos.
“Libertad de expresión, competencia y publicidad: consideraciones acerca de las afirmaciones
subjetivas en la publicidad comparativa”. En: Ius et Veritas No. 27.
21
Resolución 168-97-TDC del 2 de julio de 1997 emitida en el procedimiento seguido por Procter
& Gamble del Perú contra Productos Sanitarios Sancela S.A.
comparativa al no ser -si es que vale la obvia aclaración- objetiva. Lo que la
SDC logró con esta interpretación fue establecer que la publicidad comparativa
subjetiva no se encontraba regulada por el artículo 8, no estaba prohibida y
solo se encontraba sujeta a las mismas restricciones que el resto de
publicidades.
A nuestro criterio –y al margen de la opinión personal de cada coautor sobre
cómo debería estar regulado este tema–, la interpretación del SDC no fue
correcta pues el D. Leg. 691 sí prohibía la publicidad comparativa subjetiva.
La SDC consideró que el artículo 8 señalaba las características que debía tener
una publicidad para ser considerada comparativa. Más allá de que el
precedente violaba la literalidad de la norma, su interpretación no tenía mucho
sentido pues ¿para qué exigiría la ley que la publicidad fuese objetiva para ser
calificada como comparativa si es que eso no iba a tener ninguna consecuencia
legal distinta del resto de anuncios publicitarios, como determinó la SDC? Esa
norma solo tenía sentido si es que exigía requisitos para la validez de una
comparación.
Este precedente fue finalmente revocado por la Sala de Derecho Constitucional
y Social de la Corte Suprema en una resolución sin número del 22 de mayo de
2001, la cual señaló que la objetividad constituye uno de los requisitos de
licitud de la publicidad comparativa.
Sin embargo, -unos meses antes- el 18 de julio de 2000, la Ley 27311
modificó el artículo 8 del D. Leg.691 al incorporar el texto que hoy se
encuentra vigente y que señala:
Artículo 8º.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos,
siempre y cuando no se engañe a los consumidores ni se denigre a los
competidores.
Esta ley resolvió el conflicto que creó la jurisprudencia –de hecho recogió el
criterio establecido por la SDC- aclarando que solo se exigen dos requisitos
para que una comparación sea válida: el respeto al principio de veracidad y al
de lealtad. La exigencia de objetividad había sido removida de la norma.
No obstante, años después la SDC –esta vez conformada por vocales distintos–
estableció un nuevo precedente mediante su Resolución No. 0547-2003/TDC22.
La SDC indicó que cuando la comparación contiene juicios no comprobables –
es decir subjetivos– carece de carácter informativo y provoca un daño al
consumidor. En consecuencia, es inaceptable e ilícita.
A nuestro parecer, la SDC nuevamente realizó una interpretación incorrecta
que violó el texto de la ley. La SDC exigió un requisito de validez a las
22
Resolución No. 0547-2003/TDC del 10 de diciembre de 2003 emitida en el expediente 0512002/CCD seguido por The Coca Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y
Panorama Internacional S.A.
comparaciones –objetividad– que la ley no exigía, especialmente cuando era
claro que la modificación legal había tenido como finalidad desechar dicho
requisito. Lo que hizo la SDC fue reintroducir por vía de interpretación una
prohibición que había sido derogada por el legislador.
En todo caso, ese es el criterio que hoy se aplica en INDECOPI respecto de la
publicidad comparativa y que se esperaría sea el mismo que se aplique a casos
de actos desleales de comparación bajo el D.L. 26122.
3.
Explotación de la reputación ajena
3.1.
Por qué se protege la reputación empresarial
Incamel es una empresa que se dedica a la comercialización de yeso. En el año
2006, fue sancionada por INDECOPI por utilizar sacos de la empresa COMACSA
para envasar y comercializar sus productos. Esto pudo inducir a error a los
consumidores respecto de su procedencia empresarial, lo que permitía
aprovecharse de la reputación de la denunciante 23. Este es un caso típico de
explotación de la reputación ajena.
La normativa de represión de la competencia desleal sanciona todo acto
indebido de aprovechamiento de la reputación adquirida por otro en el
mercado. Hay dos principales razones para proteger la reputación empresarial
y sancionar su aprovechamiento indebido.
En primer lugar, la reputación de una empresa alivia el problema de la
asimetría informativa entre consumidores y productores, pues brinda indicios
sobre la calidad de los productos. No es necesario, por ejemplo, probar el
nuevo modelo “Ford Mustang” para saber que se trata de un automóvil de gran
calidad. El solo hecho de saber que ha sido producido por Ford –una
prestigiosa empresa– y que es parte de una famosa y reputada línea de
automóviles nos brinda buenos indicios de que adquirirlo es una decisión
acertada. Por el contrario, imagine lo que sucede con una nueva empresa
peruana que empieza a fabricar automóviles. Debido a su falta de trayectoria y
reputación en este mercado, existiría poca información respecto de la calidad
de sus productos.
Ya que la reputación empresarial brinda indicios sobre la calidad
productos, para tener consumidores informados es necesario que
distorsione tal reputación. De lo contrario, tendremos un mundo en el
individuos se equivocarán más a menudo por tomar decisiones sobre
de información errónea.
de los
no se
que los
la base
En segundo lugar, proteger la reputación de las empresas genera incentivos
para que desarrollen el tipo de productos que demandan los consumidores y
23
Resolución No. 0478-2006/TDC-INDECOPI del 25 de julio de 2001 emitida en el expediente
No. 110-2000/CCD seguido por Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. contra Industrias
Calcáreas Meléndez E.I.R.L.
mantengan o superen la calidad de los bienes que comercializan. Construir una
buena reputación cuesta. Hay que invertir en investigar cuáles son las
preferencias de los consumidores, desarrollar un producto que responda a tales
preferencias, controlar su calidad y promocionarlo en el mercado. Pero una vez
ganada la buena reputación, la empresa ha adquirido un activo valiosísimo, por
lo que reducir la calidad de sus productos significaría desperdiciar la inversión
en construir una buena reputación. Por ejemplo, después de más de 20 años
de realizar una millonaria inversión en construirse una buena reputación, Dell
se ha convertido en la empresa líder en el mercado de las PCs. La gente no
duda de que el nuevo modelo “Inspiron” de Dell sea una computadora de
calidad, pues la reputación de la empresa lo garantiza. Por ello, para Dell,
empezar a fabricar computadoras de menor calidad no solo significaría perder
clientes, sino tirar al agua la millonaria inversión en construirse una buena
reputación. No obstante, si la ley permitiera que cualquier otra empresa
“parasitara” su reputación –por ejemplo, utilizando su marca– Dell tendría
menos incentivos para realizar la enorme inversión en satisfacer a sus clientes.
En otras palabras, cuando todos sabemos que podemos libremente acceder a
los beneficios del esfuerzo ajeno, ninguno tendrá incentivos suficientes para
esforzarse. Al permitir a un competidor parásito emplear la inversión en
reputación de otro se minan los incentivos de este último para continuar
invirtiendo, esforzándose, innovando y satisfaciendo al consumidor
3.2.
La superposición con otros actos de competencia desleal
La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ha tipificado, en distintos
artículos, una serie de supuestos que, en la práctica, suelen coincidir en una
misma conducta. Es el caso, por ejemplo, de la explotación de la reputación
ajena, los actos de confusión24, los actos de engaño25 y los actos de
imitación26. En la casuística, es usual encontrar que se explota la reputación de
un competidor imitándolo y confundiendo a los consumidores. Es decir,
engañando.
24
Artículo 8º.- Actos de confusión: se considera desleal toda conducta destinada a crear
confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno.
El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia
empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar
la deslealtad de una práctica.
25
Artículo 9º.- Actos de engaño: se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las
circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se
dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características,
aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas realmente ofrecidas por los
productos o prestaciones.
En especial, se considera desleal ostentar o afirmar la posesión de premios, distinciones,
medallas o certificados de cualquier naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia,
particularmente en publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas.
26
Artículo 13º.- Actos de imitación: se considera desleal la imitación sistemática de las
prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle
directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo
que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél.
Esta distinción legislativa, quizá excesiva, ha hecho difícil que el mismo
INDECOPI distinga cuándo se encuentra frente a uno de los tipos de la ley y no
frente a otro27. En efecto, es usual que INDECOPI considere que al no existir
riesgo de confusión no cabe el aprovechamiento de la reputación ajena. Por
ejemplo, en un caso seguido por Vainsa contra Fragrisa y Dersa, la primera
denunció a las segundas por comercializar griferías con diseños que harían
pensar a los consumidores que habían sido fabricadas por ella, lo que les
permitiría aprovecharse de su buena reputación. La SDC señaló que las
griferías no eran distintivas de Vainsa, por lo que al no existir riesgo de
confusión no podía haber riesgo de explotación de su reputación28.
3.3.
¿Cuándo es indebido el aprovechamiento de la reputación ajena?
La ley no sanciona el aprovechamiento simple y llano de la reputación ajena. El
aprovechamiento sancionable es el indebido. Y, como señalamos
anteriormente, estamos ante un aprovechamiento indebido cuando el
denunciado confunde a los consumidores haciéndose pasar por un competidor,
haciendo creer que existe algún nexo con él o confundiendo respecto del
origen empresarial de los productos.
El principal criterio que la CCD ha aplicado es que se debe tratar de un caso de
confusión para poder alegar explotación de la reputación. Tal criterio puede ser
observado en la Resolución 081-2000/CCD-INDECOPI. En este procedimiento,
la empresa Acosa denunció a un grupo de ex trabajadoras que anteriormente
lavaban automóviles en su local y que dejaron su empresa para crear su propio
servicio de limpieza, al que denominaron “Servicio Splash”. Este era
promocionado con un brochure que contenía fotografías donde las ex
trabajadoras utilizaban los uniformes de Acosa mientras lavaban automóviles
en las instalaciones de esta empresa. Ello, de acuerdo con la denunciante, les
permitió explotar su buena reputación.
La CCD, como en pronunciamientos anteriores29, señaló que, en los casos de
aprovechamiento de la reputación ajena, el infractor busca establecer una
vinculación entre él y otro competidor al inducirlo a confusión respecto del
producto o su origen empresarial con la finalidad de aprovecharse del prestigio
o la reputación que han obtenido otros en el mercado. De ese modo, indicó la
CCD, la explotación de la reputación ajena podría servir de rótulo genérico
27
Ver, por ejemplo, la reseña que hacen Carlos Patrón y Ana Julia Mendoza -en el capítulo de
actos de engaño del presente libro-, sobre los múltiples pronunciamientos de INDECOPI
relacionados con la inducción a error sobre la procedencia empresarial de los combustibles
comercializados en diversas estaciones de servicio.
28
Resolución No. 0160-2006-/TDC-INDECOPI emitida en los expedientes Nº 035-2000/CCD y
059-2000/CCD (acumulados), seguido por VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. contra FABRICA
DE GRIFERIA S.A. y DERSA S.A.
29
Ver, por ejemplo, la Resolución 024-97/CCD-INDECOPI del 22 de mayo de 1997 en el
procedimiento iniciado por la empresa ONIS S.A. contra SINDEX S.A. y la Resolución 00498/CCD-INDECOPI del 13 de enero de 1998 en el procedimiento iniciado por la empresa
Compañía Arrocera del Sur S.A. contra Semillas del Sur E.I.R.L. y Ricardo Wong Tam.
para todos los supuestos de confusión e imitación, pues en todos ellos se da
ese aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo ajenos.
Siguiendo un pronunciamiento anterior30, la CCD señaló que:
“es lícito por parte de quienes concurren en el mercado que hagan
referencia a su experiencia previa en el desarrollo de sus actividades, en
tanto dicha información puede resultar importante al momento de elegir
entre las ofertas que se le presentan en el mercado; sin que dicha
mención pueda ser considerada como una explotación indebida de la
reputación ajena de las empresas que pudieran haber sido incluidas
dentro de dicha relación, siempre y cuando dicha información sea
verdadera y no genere confusión entre los agentes económicos”.
Debido a que el brochure permitía identificar que el anunciante era “Servicio
Splash” y no Acosa, no existía riesgo de confusión. En consecuencia, la
utilización de fotografías donde las empleadas aparecían en el local de Acosa y
vestidas con los uniformes de esta empresa no constituía un acto de
competencia desleal.
A la resolución no le faltaba razón. Utilizar el prestigio de la empresa en la que
uno ha trabajado anteriormente para resaltar las cualidades personales es
normal y positivo en el mercado, pues brinda información acerca de los
antecedentes propios, siempre que no se engañe o confunda al respecto.
Posteriormente, la SDC señaló que pueden existir casos de explotación
indebida de la reputación ajena a pesar de no existir confusión. Ejemplos de
ello son las Resoluciones No. 0547-2004/TDC-INDECOPI31 y 1091-2005/TDC.
En esta última, reforzando lo señalado en la primera, explícitamente, indicó
que la explotación de la reputación ajena puede “concurrir con otras
modalidades de competencia desleal como es el caso de la publicidad adhesiva
o comparativa subjetiva” 32
3.4.
La utilización de diseños
asociados a un tercero
no
patentables
o
no
patentados
Los casos más controvertidos y comunes de explotación de la reputación ajena
son aquellos en los que se emplea diseños o signos de identificación no
patentados o patentables que se asocian a un tercero. Respecto de este tipo de
30
Resolución Nº 022-1998/CCD-INDECOPI del 7 de mayo de 1998 emitida en los expedientes Nº
134-97/CCD y 018-98/CCD seguido por el Estudio Caballero Bustamante S.R.Ltda contra Isaías
Vera Paredes y Tulio Máximo Obregón Sevillano. Dicha Resolución fue confirmada en el
extremo que se pronunció sobre los actos de explotación de la reputación ajena mediante
Resolución Nº 226-1998/TDC-INDECOPI.
31
Resolución No. 0547-2003/TDC del 10 de diciembre de 2003 emitida en el expediente 0512002/CCD seguido por The Coca Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y
Panorama Internacional S.A.
32
Resolución 1091-2005/TDC del 5 de octubre de 2005 emitida en el expediente 104-2004/CCD
seguido por Bembos S.A.C. contra Renzo’s Pollería Restaurant Snack S.R.L.
casos la SDC ha establecido el criterio de que un diseño no patentable o no
patentado puede convertirse en un medio de identificación cuya notoriedad y
reconocimiento dentro de un particular tipo de mercado permita asociar a un
producto con una determinada procedencia empresarial. En su Resolución No.
014-96-TRI-SDC, por ejemplo, la SDC señaló que, si bien un color
aisladamente considerado no es susceptible de ser registrado como marca,
puede convertirse en un medio de identificación33.
Este fue el criterio aplicado en un caso en el que Shell denunció a la empresa
Rentik (propietaria de un establecimiento destinado a la distribución de
combustibles) por utilizar sus signos distintivos luego de haberse resuelto el
contrato en el que la autorizaba a hacerlo34. En el techo y en la pared frontal
de la estación de servicios, se observaba la denominación “RENTIK” escrita en
color rojo sobre una sucesión de líneas horizontales de color rojo y amarillo, en
un caso; y sobre fondo totalmente amarillo, en el otro. Asimismo, el techo de
la estación de servicios, los surtidores y los letreros luminosos contenían
medios identificatorios que darían a entender a un consumidor razonable que
dicho establecimiento pertenecía a la red de estaciones de servicio de Shell en
el ámbito nacional. Finalmente, el personal de Rentik llevaba puesto el
uniforme con los colores amarillo y rojo propios de la denunciante.
La SDC, al igual que la CCD, señaló que en el mercado de combustibles las
empresas fabricantes identifican a las estaciones que forman parte de sus
cadenas de comercialización a través del empleo de combinaciones de colores
que difieren entre sí, conjuntamente con el uso de sus respectivas marcas. En
el caso de las estaciones de servicios que venden combustibles de marca
“Shell”, se distinguen de las demás empleando los colores amarillo y rojo. Por
ello, la SDC consideró que un consumidor razonable podría pensar que la
estación de servicios de Rentik pertenecía a la red de estaciones de servicio de
Shell, debido a la utilización de los colores que distinguen a esta empresa,
consignando solo minúsculas indicaciones que informan al consumidor que los
productos corresponden a una empresa distinta. Esto, de acuerdo con la SDC,
constituía un hecho susceptible de inducir a error a los consumidores y que le
habría permitido a Rentik aprovecharse del prestigio de Shell.
Este mismo criterio también fue aplicado por la SDC en su Resolución No.
0549-2006/TDC-INDECOPI35. En este caso, Nestlé denunció a Inalcasa por
comercializar los “Bombones Granizios Saboratti” utilizando un envase de
características similares al de “Bombones Gran Prix de D’Onofrio”,
comercializados por Nestlé. La SDC reconoció que, “si bien Nestlé no tenía un
derecho de exclusiva sobre la presentación general del producto Bombones
Gran Prix D’Onofrio, ella constituía un medio de identificación de dicho
33
Resolución Nº 014-96-TRI-SDC, en el proceso seguido por Productos Paraíso del Perú S.A.
contra Europlastic S.R.L. e Industrias Plásticas Zeta Flex S.A.
34
Resolución Nº 0470-2001/TDC-INDECOPI del 20 de julio de 2001 emitida en el expediente N°
085-2000-CCD seguido por Compañía de Petróleos Shell del Perú S.A. contra Rentik S.A.
35
Resolución No. 0549-2006/TDC-INDECOPI del 17 de agosto de 2001 emitida en el expediente
No. 001-2001/CCD seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industria Alimentaria Carrasco S.A.
producto en el mercado, por lo que los envases, en los que Inalcasa
comercializaba su producto “Bombones Granizios Saboratti”, eran susceptibles
de crear confusión sobre la procedencia empresarial de dichos productos al dar
a entender que eran fabricados o comercializados por Nestlé, dado que
presentaban un diseño similar”. Por esta razón, la SDC consideró que esta
conducta implicó un aprovechamiento del prestigio obtenido por Nestlé en el
mercado.
No obstante, como la SDC ha señalado en su Resolución Nº 005-97-TDC, este
criterio debe ser entendido como aplicable a casos excepcionales para no
incurrir en contradicciones con los principios que rigen los derechos sobre
propiedad intelectual36. En este caso, Bijoutería B&C denunció a Belcro por
comercializar bisutería de diseño similar a la suya, creando así un riesgo de
confusión respecto de la procedencia empresarial de los productos. La SDC
resolvió que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía
identificar el origen empresarial de esta por tratarse de diseños comunes y,
especialmente, porque la denunciante y la denunciada comercializaban sus
productos mediante catálogos que identificaban claramente su procedencia
empresarial: los nombres comerciales de las empresas aparecían en las
respectivas carátulas.
El mismo criterio se aplicó en la Resolución No. 0245-2001/TDC-INDECOPI37.
En este caso, Industrias Braz denunció a Poli Shoes por aprovecharse de su
reputación comercial, puesto que introdujo en el mercado plantas de calzado
de características idénticas a las que su empresa producía. La SDC confirmó la
resolución de la CCD que desestimó en este extremo la denuncia, en tanto que
el diseño de las plantas de calzado no resultaba suficientemente distintivo en
relación con productos similares distribuidos.
Este razonamiento también fue aplicado en la Resolución No. 0350-2006-TDCINDECOPI38. En este caso, Misti denunció que Fertisol obtenía un beneficio
ilícito al comercializar productos en envases con diseños similares a los suyos
al aparentar la misma procedencia empresarial y aprovechar la reputación de
su empresa. La SDC confirmó la resolución de la CCD, señalando que la
denunciante no acreditó que el diseño de sus envases la identifique en el
mercado, ya que presentaba características utilizadas por distintas empresas
para comercializar los mismos productos. En consecuencia, no confundirían a
los consumidores respecto al origen empresarial de los mismos, por lo que
Fertisol no incurrió en un acto de explotación de la reputación ajena.
3.5.
36
La utilización de derechos de exclusiva extinguidos
Resolución No. 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997 en el procedimiento seguido por
Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L.
37
Resolución No. 0245-2001/TDC-INDECOPI del 25 de abril de 2001, emitida en el expediente
No. 045-2000-CCD iniciado por Industias Braz S.A. contra Poli Shoes S.R.L. y Nor Pol S.A.C.
38
Resolución No. 0350-2006-TDC-INDECOPI del 6 de junio de 2001, emitida en el expediente
102-2000-CCD, seguido por Corporación Misti S.A. contra Fertilizantes Solubles S.A.C.
Un supuesto, en el cual la CCD ha entendido que la utilización de un signo
distintivo no constituye explotación de la reputación ajena, es cuando el
derecho de exclusiva ya se ha extinguido. La lógica de la CCD es que de lo
contrario se extendería la protección de un derecho de propiedad industrial
extinguido mediante las normas de represión de la competencia desleal.
En este sentido, se pronunció la CCD mediante la Resolución No. 025-2002CCD-INDECOPI39. En ese caso, la demandante interpuso la denuncia, porque
las demandadas utilizaban la misma denominación que ella había utilizado. La
CCD resolvió que, ya que para ese momento cualquier derecho de exclusiva
que pudiera haber existido sobre la denominación se habría extinguido por
falta de uso, “el uso por terceros de estos elementos constituye el ejercicio
regular de un derecho al estarse empleando términos y figuras que están en el
dominio público; sin poder afirmarse que, a través de este uso realizado por
los denunciados, se estuviera incurriendo en los actos de competencia desleal
en la modalidad de confusión, materia de la presente denuncia”.
39
Resolución No. 025-2002-CCD-INDECOPI del 4 de abril de 2002 en el procedimiento iniciado
por Gricel Voto Bernales Venegas contra In & Out S.A.C. y Pedro Manuel Vásquez Broncales.