01 M Guía de registro de marcas en Chile
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M Guía de registro de marcas en Chile Mercosur IPR SME Helpdesk Manage your Intellectual Property in Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay and Venezuela FACTSHEET IMPORTANT ISSUES 01 Qué son las marcas 02 Qué necesita saber para registrar una marca en CHILE Cómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILE Tipos de marcas registrables en CHILE Prohibiciones de registro en CHILE 03 Cómo se defienden las marcas en CHILE 05 Glosario 01 Qué son las marcas —— Qué son las marcas Qué necesita saber para registrar una marca en CHILE Cómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILE Cómo se defienden las marcas en CHILE Enlaces de interés e información adicional Glosario Son todo signo susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales, que consistan en palabras, incluidos los nombres de las personas, letras, números; elementos figurativos (imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores), sonidos, así como también la combinación de estos signos. La principal característica de una marca es su carácter distintivo, esto es, debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado así como a los productos y servicios a que dan cobertura. © 2014 Mercosur IPR SME Helpdesk - A project funded by the European Commission DirectorateGeneral Enterprise and Industry under the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) 04 Enlaces de interés e información adicional Según la cobertura ++ Marca de producto ++ Marca de servicio ++ Marca de establecimiento industrial ++ Marca de establecimiento comercial (alcance nacional) Según su representabilidad gráfica According to the graphical representation ++ Marca denominativa ++ Marca figurativa: signos gráficos ++ Marca mixta: marca compuesta por elementos de la marca denominativa y la figurativa ++ Marca publicitaria ++ Marca sonora: una grabación del sonido y una descripción gráfica debe entregarse con la solicitud. Según el objeto ++ Marca comercial: es el signo más extendido y se usa en el comercio para distinguir un producto o servicio en el mercado. ++ Marca colectiva: signo distintivo con capacidad de representación gráfica que sirve para distinguir la procedencia, el material o el método de producción de un producto o servicio producido por un grupo de miembros de una sociedad. ++ Certificado de marca: signo distintivo que indica que un producto o servicio cumple con una serie de normas validadas por una autoridad certificadora. Mercosur IPR SME Helpdesk www.mercosur-iprhelpdesk.eu $ FREE CONFIDENTIAL FAST FOR SMEs Mercosur IPR SME Helpdesk Guía de registro de marcas en Chile CUÁNDO QUÉ BEFORE Viabilidad jurídica CUÁNTO Métodos de marketing y Ahorro de costes y meValor honorarios diseño nor riesgo - Identidad de signos/cobertura marcas idénticas - Similitud de signos/cobertura marcas similares = Menor riesgo de observaciones y oposiciones = Valor honorarios No contencioso Con representante si es Solicitud sin extranjero no residente, Procedimiento de oposición y sin por internet y sin nece- registro legal observaciones sidad de abogado Contencioso Solicitud con Con representante abooposición y/o Juicio marcario por con- Tasas y honorarios gado, ante tribunales, con observatienda de derechos por clase por escrito ciones de oficio DURANTE DESPUÉS PORQUÉ Tasas y honorarios por clase Renovación Con representante si es Renovar cada 10 años, Tasas y honorarios extranjero no residente de forma indefinida por clase y por internet Branding Construyendo en el mercado marca Cumplir función distin- Inversión en marketiva ting Acciones civiles, penales, en frontera y regisHonorarios y gastos trales procesales Nulidades, infracciones Activa Defensa Pasiva 02 También se puede registrar una frase de propaganda o publicidad cuando esté vinculada a una marca registrada. What you need to know to register a trademark in CHILE —— Qué son las marcas Qué necesita saber para registrar una marca en CHILE Cómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILE Cómo se defienden las marcas en CHILE Enlaces de interés e información adicional Glosario ¿Qué se puede registrar cómo marca en CHILE? Cualquier palabra o cualquier expresión, de fantasía o arbitraria, nombres, seudónimos, letras, números, imágenes, símbolos, gráficos, figuras, así como cualquier combinación de lo anterior. ¿Qué características debe tener una marca para que se pueda registrar en CHILE? ++ Representatividad gráfica del signo: Esto incluye las marcas sonoras (partituras y registro sonoro). No son registrables las marcas olfativas y las formas tridimensionales y aquellos signos que incurren en causales de irregistrabilidad. ++ Poseer fuerza diferenciadora o distintiva» del signo con relación al producto o servicio respectivo. La marca debe diferenciar a un producto de otro, por lo que no puede confundirse con lo que se va a identificar o referirse genéricamente a su objeto o describirlo. Ejemplo: el INAPI rechazó la marca APPLEBEST para frutas. “ “Si su empresa no se encuentra en Chile, es obligatorio nombrar a un representante local” “ SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA EN CHILE Estrategia y Naming CÓMO Mercosur IPR SME Helpdesk: FREE CONFIDENTIAL FAST & FOR SMEs 21 Guía de registro de marcas en Chile Mercosur IPR SME Helpdesk CONSEJOS Y ALERTAS CONSEJOS Y ALERTAS ANTES de solicitar el registro compruebe que: ++ Puede registrarse como marca (y no como diseño, por ejemplo) ++ Es distintiva ++ Ha realizado el pago de la tasa ++ Está legitimado a realizar la solicitud: ++ No infringe derechos de terceros ++ No va en contra de la ley ++ Tiene designado a un representante en Chile, salvo que ya tenga domicilio allí ++ Tiene clara la lista de productos y servicios para los que la registra ++ Tiene la prioridad para solicitarla (no hay nadie que lo hizo antes) “DURANTE la tramitación puede revisar el estado del proceso en www.inapi.cl” “ “ ¿Quién puede solicitar el registro y qué documentación necesita en CHILE? Cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera puede solicitar el registro de su marca. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán designar un apoderado o representante en Chile. Todos los poderes relativos a la propiedad industrial se otorgarán por instrumento privado. Optativamente los solicitantes residentes en Chile pueden elevarlo a documento público. Los mandatos provenientes del extranjero podrán optativamente otorgarse ante el cónsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior, o someterse a legalización. Si el poder es otorgado en el extranjero, debe estar firmado y extendido en idioma español. En caso de estar expedido en un idioma diferente, deberá ser acompañado con una traducción simple. En caso de oposición y para procedimientos contenciosos es necesario el patrocinio de abogado. Se recomienda también contratar a un experto en propiedad intelectual, aunque no es obligatorio. El contenido de los formularios de inscripción y la información están disponibles en www.inapi.cl. ¿Cómo se clasifican los productos y/o servicios para solicitar una marca en CHILE? La Clasificación Internacional de Niza (versión 10º) se utiliza para identificar la cobertura del signo en Chile. Antes de presentar una solicitud de marca comercial es indispensable consultar la clasificación e indicar detalladamente los productos o servicios que se pretende distinguir con la marca. 3 Chile reconoce la solicitud y registro multiclase de marcas, Sin embargo, no se puede pedir en un mismo formulario productos y servicios a la vez. Además las tasas se deben pagar igual que en el sistema monoclase: una a una, con independencia del número de clases registradas ¿Qué precio tiene el registro en CHILE? Las tasas se definen con base en una unidad de valor variable mensual. El costo del registro de las marcas comerciales, indicaciones geográficas o denominaciones de origen es de 176 € por cada clase de productos o servicios más la tasa de publicación (53 €). De todo ello se deben abonar 58 € en el momento de presentar la solicitud de registro (tasa de solicitud inicial), para que comience la tramitación, y 116 € cuando se registra. Si es rechazada, la tasa de solicitud inicial no se devuelve. La renovación de registros de marcas cuesta 348 € y puede pagarse incluso dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del registro, pero con una sobretasa que oscila entre los 330 € y los 660 € (plazo máximo) por clase. CONSEJOS Y ALERTAS No se olvide de inscribir las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre realizados. Sin la inscripción los actos son válidos, pero inoponibles frente a terceros. Su inscripción y cualquier otro tipo de gravámenes sobre marcas requiere el pago de una tasa de 58 €. La renovación puede realizarse de manera presencial o electrónica vía internet, cumpliendo los mismos requisitos que para una marca nueva sin publicación (necesidad de representante si la empresa no tiene residencia en Chile). CONSEJOS Y ALERTAS No hay plazo exacto desde cuándo solicitar la renovación, aunque se recomienda hacerlo con 6 meses de antelación. ¿Cuánto dura la protección en CHILE y cómo se renueva? La protección dura 10 años contados desde la fecha de la concesión del registro, renovables de manera indefinida (por otro decenio) y no está sujeta a caducidad por falta de uso efectivo en el mercado, según la ley vigente. Mercosur IPR SME Helpdesk: FREE CONFIDENTIAL FAST & FOR SMEs Mercosur IPR SME Helpdesk Guía de registro de marcas en Chile Fuente: Inapi/Chileatiende *Los sábados, domingos y festivos no son días laborables. 03 Prohibiciones de registro de marcas en CHILE —— Qué son las marcas Qué necesita saber para registrar una marca en CHILE Cómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILE Cómo se defienden las marcas en CHILE Enlaces de interés e información adicional Glosario “ “Una solicitud de registro de marca no puede ser rechazada por ninguna causal que no se constaten en oposiciones o en observaciones de oficio” “ CONSEJOS Y ALERTAS Si quiere más información sobre el proceso de registro en Chile, no dude en ver nuestro vídeo sobre el registro de marcas en Chile www.youtube.com/ watch?v=IeZqHd05fl8 Existen causales absolutas y relativas de rechazo de solicitudes de marca. Ambas son objeto de examen de oficio de fondo del INAPI y pueden fundamentar demandas de oposición o nulidad de terceros interesados. A. Causales ABSOLUTAS: consisten en la incapacidad del signo para distinguir bienes o servicios de un determinado origen empresarial por falta de distintividad intrínse! ca. ++ Signos que no son expresamente una marca según la ley, por ejemplo, tridimensionales, hologramas, títulos de películas y libros, signos animados o de multimedia, marcas de posición, gestuales, olfativas, gustativas, textura o táctiles. ++ Marcas sin carácter distintivo, por ejemplo, términos genéricos y descriptivos – de género, naturaleza, origen, evocativas, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, uso general en el co- Mercosur IPR SME Helpdesk: FREE CONFIDENTIAL FAST & FOR SMEs 41 Guía de registro de marcas en Chile Mercosur IPR SME Helpdesk ++ ++ ++ ++ mercio, nombres técnicos, de variedades vegetales, recomendadas por la OMS, nombres de personas, forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo-, muy simples -una letra o número- o demasiado complejas –poemas extensos- y términos comunes -signos de internet y lenguaje computacional, ortográficos, y otros como ©, ®, ±, ≤, ≥, ×, ÷, €, $, %-. No obstante, el INAPI acepta registros de signos que no son intrínsecamente distintivos si han adquirido dicha característica mediante su uso en el mercado nacional, por ejemplo, HOMECENTER para establecimiento de venta de productos para el hogar. Signos contrarios a la moral y al orden público, por ejemplo, si hacen apología de actos ilegales Marcas con carácter engañoso respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios, incluyendo los de clases con coberturas relacionadas. Emblemas y símbolos especialmente protegidos, por ejemplo, banderas, escudos, punzones oficiales, nombres de Estados (en idioma original o español). Nombres científicos o técnicos (de variedades vegetales, por ejemplo) o nombres comunes recomendados por la OMS o nombres que hacer referencia a un componente terapéutico. B. Causales RELATIVAS: consisten en conflictos de identidad o confusión entre la nueva marca y un derecho preexistente al momento de la presentación de la solicitud. Son derechos preexistentes: ++ La existencia de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que genere riesgo de confusión por identidad o semejanza gráfica o fonética, para productos o servicios idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas con el signo solicitado; el público consumidor pueda creer que los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen. B. La existencia de conflictos con otros derechos preexistentes, tales como, marcas famosas, marcas no registrales, indicaciones de procedencia y derechos de autor. 1. Marca famosa y notoria: según la legislación chilena, las marcas notorias gozan de un mayor grado de protección para evitar que otros se aprovechen de su reputación o que la dañen de alguna forma. Notorias son aquellas reconocidas en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile. CONSEJOS Y ALERTAS No es necesaria la prueba de la confusión en el caso de marcas en conflicto idénticas en signo y cobertura porque se presume por ley 1.1 Marcas notorias extranjeras Requisitos: las marcas notorias extranjeras se pueden oponer a una solicitud de registro de marca existe: ++ ++ ++ identidad o similitud gráfica o fonética entre los signos; identidad de productos o servicios; notoriedad, que se prueba mediante un registro extranjero para productos similares o relacionados; publicaciones en revistas especializadas, publicaciones publicitarias; folletos publicitarios; facturas y guías de despacho; balances anuales. Su la marca que quiere registrar es similar a una marca registrada con anterioridad, tanto el INAPI como el titular de dicha marca puede oponerse contra su solicitud. Alcance: Las marcas con productos o servicios no relacionados o diferentes no pueden ser rechazadas por esa causal. Los requisitos para que dos signos se consideren similares son: 1.2 Marcas famosas o renombradas Requisitos: las marcas famosas o renombradas en Chile se pueden oponer a los registros de otras marcas si: A. Identidad o similitud de las marcas: la similitud se determina a través de una apreciación global de los elementos de los signos y el nivel de atención del consumidor. La comparación entre el alcance de los signos se refiere a su apariencia externa, su pronunciación y su similitud o diferencias conceptuales. ++ Similitud o identidad entre los productos o servicios: se determina teniendo en cuenta su naturaleza, objeto, canales de distribución, sus consumidores finales y si son productos que compiten. Por ejemplo, aunque los vinos (clase 33) y las cervezas (clase 32) no pertenezcan a la misma clase, comparten los mismos canales de distribución y se dirigen a los mismos consumidores finales, por ello son similares. ++ Confusión o riesgo de confusión: posibilidad de que 5 ++ ++ ++ gozan de fama y notoriedad en el mercado; existe identidad o similitud gráfica; la solicitud de la marca puede dañar la reputación de una marca famosa y notoria o aprovecharse de su prestigio. Alcance: Las marcas notorias chilenas pueden incluso oponerse a productos o servicios no relacionados siempre que tengan una mínima relación entre los productos o servicios protegidos por marca notoria (por ejemplo, frutos secos y bebidas de cola). 2. Marcas no registrales Esta causal hace excepción al principio del “primero en registrar”, privilegiando el uso en el mercado nacional. El uso que debe probarse debe ser real y efectivo; dentro del trá- Mercosur IPR SME Helpdesk: FREE CONFIDENTIAL FAST & FOR SMEs Mercosur IPR SME Helpdesk Guía de registro de marcas en Chile fico comercial incluyendo operaciones comerciales; dentro del territorio chileno y previo a la solicitud respectiva. Requisitos: marcas no registrales que efectivamente se hayan usado antes de la solicitud de registro en el territorio chileno si existe:Graphical or phonetic identity or similarity between signs; ++ identidad o similitud gráfica o fonética entre los signos; ++ identidad o similitud de los productos o servicios; ++ riesgo de confusión Likelihood of confusion; ++ Uso del la marca en el mercado chileno, que debe probarse, entre otros, mediante publicidad, facturas, guías de despacho y balances anuales. El titular de una marca no registrada está obligado a solicitar su registro en 90 días después de la resolución de rechazo de la solicitud de registro de la marca. 3. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Requisitos: no son registrables las marcas que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen creadas o reconocidas:By law (e.g. wines), ++ por ley (por ejemplo, vinos),por tratados internacionales (por ejemplo, vinos y bebidas espirituosas), ++ por el registro en INAPI (por ejemplo, productos marinos). “Tampoco son registrables marcas descriptivas en idiomas distintos del castellano. Éstas deben traducirse para ver si incurren en la prohibición. Por ejemplo «Xocolatier» para chocolates” ++ ++ La expresión solicitada como marca sea inductiva a engaño u error (por ejemplo, Krusty Burguer). La denominación protegida bajo los derechos de autor se utilice, a su vez, como marca registrada en el extranjero o en Chile(no registrada). 04 Enlaces de interés e información adicional —— What are trademarks? Qué son las marcas Qué necesita saber para registrar una marca en CHILE Cómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILE Cómo se defienden las marcas en CHILE Enlaces de interés e información adicional Glosario “ “ Requisitos: hay dos casos en los cuales los derechos sobre la obra puede impedir el registro de una marca: CONSEJOS Y ALERTAS Para registrar el nombre de una persona como marca se necesita su consentimiento: Si solicita registrar su propio nombre, no habría problema. Si la persona no es el solicitante y está viva, se exige su consentimiento expreso Si la persona no se encuentra viva, con el consentimiento de sus herederos basta Si es personaje histórico, cualquier persona podrá registrar su nombre después de 50 años de fallecido este, si no se afecta su honor 4. Derecho de autor: Los derechos de autor sobre una obra o personaje son independientes de la protección del derecho marcario. Un tercero podría registrar como marca el nombre de una obra o de un personaje. Puede encontrar más información sobre Propiedad Intelectual en Chile en la página web del Mercosur IPR SME Helpdesk: www.mercosur-iprhelpdesk.eu Chile Atiende Pymes www.chileatiende.cl INAPI www.inapi.cl Normativa de Chile sobre marcas www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=CL www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=15104 Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). RUT: 65.999.669-3. Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, piso 1, Santiago, Chile. Tel. (56 2) 2 887 0400 Mercosur IPR SME Helpdesk: FREE CONFIDENTIAL FAST & FOR SMEs 61 Guía de registro de marcas en Chile Mercosur IPR SME Helpdesk 05 Glosario —— Qué son las marcas Qué necesita saber para registrar una marca en CHILE Cómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILE Cómo se defienden las marcas en CHILE Enlaces de interés e información adicional Glosario Abandono: sanción para el caso de que el solicitante no realice gestiones dentro de plazo, como no pagar tasas Branding: proceso de hacer y construir una marca Naming: técnicas para la creación del nombre de una marca Oposición: instancia administrativa en la cual un tercero presenta objeciones a una solicitud de patente o marca comercial por considerar afectados sus intereses Recurso de casación en el fondo: recurso procesal para anular sentencias dictadas en contra de la ley sustantiva, uniformando su interpretación Marca colectiva: un signo distintivo con capacidad de representación gráfica que se usa identificar el origen, el material o el método de producción de un producto o servicio de determinados miembros de una sociedad. Certificado de marca: signo distintivo que indica que un producto o servicio cumple con un conjunto de normas validadas por una autoridad de certificación. Certificado de registro: documento que certifica que la solicitud de derecho de marca se encuentra concedida. 7 Mercosur IPR SME Helpdesk: FREE CONFIDENTIAL FAST & FOR SMEs Última actualización: diciembre 2014 Mercosur IPR SME Helpdesk Manage your Intellectual Property in Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay and Venezuela www.mercosur-iprhelpdesk.eu [email protected] $ Free Confidential Fast For Smes SÍGUENOS EN www.twitter.com/iprmercosur www.linkedin.com/MercosurIPRSMEHelpdesk www.mercosur-iprhelpdesk.eu/rss.xml www.youtube.com/MercosurIPRSMEHelp Sobre Mercosur IPR SME Helpdesk: Mercosur IPR SME Helpdesk proporciona asesoramiento gratuito, confidencial y orientado a la actividad de las PYME europeas, sobre temas de Propiedad Intelectual en los países de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venenzuela) y Chile. ✆ Helpline: ¡Pregunte a nuestros expertos sobre cualquier tema relacionado con PI en MERCOSUR y Chile! 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