NADAL_CHARCO_María_Teresa_Sports_Law_ES

LA DEFENSA DE LA MARCA DEPORTIVA DESDE EL PUNTO DE
VISTA DEL ABOGADO ESPAÑOL
1. INTRODUCCIÓN Y BREVE RESEÑA DEL DERECHO DE MARCAS EN ESPAÑA.
2. LA DEFENSA DE LA MARCA EN EL DERECHO ESPAÑOL
a) ADMINISTRATIVO
B) CIVIL -MERCANTIL
C)PENAL
3. ESPECIFICIDADES EN EL MUNDO DEL DEPORTE.
4. ALGUNOS CASOS DE DEFENSA DE LA MARCA DEPORTIVA
________________________________________________________________________
Puesto que la ponencia versa sobre el ejercicio de la defensa de marcas
deportivas en el derecho español, no se tratará en profundidad la normativa
de fondo relativa a las marcas, que ya ha sido objeto de otras de las
ponencias del congreso; sino que nos centraremos en analizar de manera
sucinta y en primer lugar, los medios de protección y defensa que la Ley de
Marcas otorga al titular de una marca registrada (que como veremos
exceden del ámbito mercantil) frente al registro indebido de una marca y
frente a intromisiones ilegítimas, para posteriormente, y aplicando lo anterior,
analizar a través de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales españoles
competentes, los casos más relevantes referentes a la defensa de marcas
relacionados con el ámbito deportivo.
1. INTRODUCCIÓN Y BREVE RESEÑA DEL DERECHO DE MARCAS
EN ESPAÑA.
Con el único fin de poner en contexto el objeto central de la ponencia, se
hace necesario realizar una brevísima introducción sobre el tratamiento
jurídico de la marca en general en el derecho español, de tal manera que
para las personas no habituadas a nuestra normativa, sea más fácil y cómoda
la comprensión de cómo estas se encuentran protegidas y de la jurisprudencia
a la que luego haremos referencia.
-1-
Partimos por tanto de la base legal del Derecho de Marcas en nuestro país1: La
Ley 17/20012 (en adelante LM) y su normativa de desarrollo3 (Real Decreto
687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas4)
La marca según el artículo de la ley 17/2001 queda definida de la siguiente
manera:
1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que
sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa
de los de otras.
2. Tales signos podrán, en particular, ser:
a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para
identificar a las personas.
b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los
envases y la forma del producto o de su presentación.
e) Los sonoros.
f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se
mencionan en los apartados anteriores.
Las marcas permiten diferenciar una empresa, así como sus productos y
servicios de los de la competencia, y constituyen una señal rápida y fiable de
calidad. Contribuyen a que la empresa gane reputación en el mercado y se
cree y mantenga su clientela, fomentando la confianza del consumidor en los
productos y servicios que provee. La buena reputación que va unida a una
marca de éxito puede ser un activo comercial extraordinario.
El derecho sobre la marca se adquiere por su registro en el organismo
correspondiente: La Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante
OEPM), Tal principio constitutivo o registral, generalizado en el marco
comunitario, se consagra en el artículo 2.1. de la Ley de Marcas ya citada.
En España las causas de denegación de registro están tasadas legalmente,
de tal manera que, como veremos, sólo podrán denegarse por falta de
capacidad distintiva o porque la marca que se pretende registrar está incursa
en alguna prohibición legal. Esto lleva aparejado que la OEMP no puede
denegar el registro de marcas con base en el incumplimiento de requisitos
1
Obviamente se deberá tener también en cuenta la legislación comunitaria: Directiva 2008/95/CE del
Parlamento Europeo y del consejo de 22 de octubre de 2008 que sustituye a la Directiva 89/104/CEE de
21 de diciembre del 1988 así como el Reglamento 207/2009 del consejo de 26 de febrero de 2009.
2
Publicado en BOE núm. 294 de 08 de Diciembre de 2001.
3
Ambas dictadas al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación sobre
propiedad industrial, prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución.
4
Publicado en BOE núm. 167 de 13 de Julio de 2002.
-2-
administrativos no exigidos expresamente por la ley de Marcas ( por ejemplo
falta de autorizaciones o requisitos administrativos que pudieran ser necesarios
para
el ejercicio de la actividad o la comercialización del producto
amparado por la marca).
Por tanto, el examen de una solicitud de registro por la OPM parte siempre de
un principio general: cualquier persona que esté legitimada para solicitar una
marca tiene derecho a obtenerla y la Administración tiene la obligación de
concedérsela salvo que el signo que se pretende registrar no tenga
capacidad distintica o esté incluido en alguna de las causas tasadas de
denegación de tal registro.5
Estas excepciones tienen su razón de ser, por una parte, en el interés general
(nulidad absoluta6) y, por otra parte, en el interés particular (nulidad relativa7).
5
Sobre el procedimiento de examen de la marca para su registro vid. Artículo 11 y ss, especialmente el
artículo 16 y 20 de la Ley de Marcas.:
Artículo 16 Examen de admisibilidad y de forma
1. El órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11, examinará:
a) Si la solicitud de marca cumple los requisitos para que se otorgue una fecha de presentación conforme al artículo 13.
b) Si se ha satisfecho la tasa de solicitud.
c) Si la solicitud de marca reúne los demás requisitos formales establecidos reglamentariamente.
d) Si el solicitante está legitimado para solicitar una marca, conforme al artículo 3 de esta Ley.
2. Si del examen resultara que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, se decretará la suspensión de la tramitación del
expediente y se otorgará al solicitante el plazo que reglamentariamente se determine para que los subsane o formule, en su caso,
las alegaciones pertinentes.
3. Si la irregularidad consistiera en el incumplimiento de los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación, se
otorgará la del día en que se subsane esta irregularidad.
4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de la tasa de solicitud y transcurrido el plazo para subsanarla no se hubiera
abonado dicha tasa en su totalidad, se continuará la tramitación respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el
orden de la solicitud.
5. Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin que el interesado haya contestado, el órgano competente resolverá teniendo por
desistida la solicitud. Se procederá del mismo modo cuando, a juicio del órgano competente, las irregularidades no hubieran sido
debidamente subsanadas.
Así como:
Artículo 20 Examen de fondo
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de
las prohibiciones contempladas en los artículos 5 y 9.1, letra b). Si al efectuar este examen la Oficina observara algún defecto en la
solicitud, lo notificará al solicitante conforme a lo previsto en el artículo 21.1.
2. Si en el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros y del examen efectuado por la
Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones de los artículos 5 y 9.1,
letra b), la marca será registrada. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se
establezca, publicará un anuncio del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y expedirá el título de
registro de la marca.
6
Artículo 5 Prohibiciones absolutas
1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.
b) Los que carezcan de carácter distintivo.
c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del
servicio u otras características del producto o del servicio.
d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los
productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto
necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.
f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto
o servicio.
h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica
que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del
-3-
El registro otorga al titular de la marca registrada un grupo de derechos cuyo
paradigma es uno: el derecho de exclusiva, definido y determinado en el
artículo 34 de la LM8.
producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo»,
«imitación» u otras análogas.
i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades
Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del
Convenio de París.
k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que
sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.
2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios
para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.
3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1,
siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.
7
Artículo 6 Marcas anteriores
1. No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan,
exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:
a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud
objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un
registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias.
b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las
marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya
extinguido.
c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.
d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean
«notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
8
Artículo 34 Derechos conferidos por la marca
1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique
un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada
la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda
indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:
a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
c) Importar o exportar los productos con el signo.
d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio,
elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos
medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que
conforme a las letras anteriores estaría prohibido.
4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso
consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no
menoscabe la distintividad de la marca principal.
5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del
artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.
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2. LA DEFENSA DE LA MARCA EN EL DERECHO ESPAÑOL
La defensa de la marca se puede realizar desde múltiples ámbitos:
a) ADMINISTRATIVO
B) CIVIL -MERCANTIL
C)PENAL
Por tanto, y como primera premisa, debemos señalar que el Derecho Español,
la marca puede defenderse desde distintos ámbitos, lo que obliga al abogado
especialista a tener una visión integral de las distintas jurisdicciones ante las
que puede ejercer la defensa de su cliente
a) ADMINISTRATIVO
En sede administrativa, la “oposición” y el “recurso de alzada” sobre la base
de las prohibiciones absolutas y relativas.
No existe el examen de oficio de prohibiciones relativas, por lo que deberá ser
el tercero legitimado quien ponga en conocimiento de la OPM la existencia
de alguna de estas prohibiciones que impedirían el válido registro de la marca.
En el supuesto de que se estimen cualesquiera de estas actuaciones se
produciría la “denegación” de la marca.
Frente a la oposición formulada y frente a la desestimación del recurso
administrativo interpuesto contra la desestimación de la oposición , el titular de
la marca oponente y recurrente podrá acudir a los tribunales del orden
contencioso-administrativo en defensa de su marca, impugnando el registro o
concesión de la posterior.
Como veremos posteriormente el artículo 53 de la LM extiende la excepción
de cosa juzgada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a la Jurisdicción
Civil. De tal modo que, entre las mismas partes no podrá plantearse ante la
Jurisdicción Civil la misma causa de nulidad que hubiera sido objeto de
pronunciamiento en cuanto al fondo de la sentencia dictada en recurso
contencioso administrativo.
b) CIVIL- MERCANTIL
Llegados a este punto, debemos distinguir entre acciones que buscan la
NULIDAD de la marca indebidamente registrada de aquellas que protegen al
titular de la marca frente a terceros que utilicen dicha marca sin su
consentimiento (acciones por violación de marca).
-
Acciones declarativas de NULIDAD.
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Frente al registro de una marca que no cumpla los requisitos legalmente
previstos para ello el ordenamiento jurídico otorga a su titular la
correspondiente acción de nulidad, si por los motivos que fuere, no se hubiera
opuesto a dicha marca en el correspondiente procedimiento administrativo, o
no hubiera planteado los correspondientes recursos administrativos o
contencioso administrativos o en su caso, no hubiera obtenido la
correspondiente satisfacción a su pretensión en la vía administrativa (
teniendo siempre en cuenta, a este respecto lo ya señalado sobre la
excepción de cosa juzgada).
La legislación de marcas en España distingue entre causas de nulidad
absoluta y causas de nulidad relativa, pudiendo señalar como primera
diferencia entre unas y otras que las primeras no prescriben mientras que las
segundas si que lo hacen en los términos que seguidamente se verá.
La nulidad absoluta debe declararse judicialmente, siempre que la eventual
marca indebidamente registrada no goce de cualquiera de los siguientes
requisitos: ser un signo, susceptible de representación gráfica y ostentar
carácter distintivo. la representación gráfica debe ser clara; precisa; accesible;
inteligible; perceptible; exacta; representativa; identificativa; inequívoca;
objetiva; reconocible y estable. El carácter distintivo debe ser suficiente para
que el signo pueda cumplir su función: la distinción de los productos o servicios
de una empresa de los de otra.
Por lo demás, deben someterse a nulidad absoluta las marcas que designan la
especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la época, la procedencia
geográfica; las marcas consistentes en la forma del producto; las marcas
engañosas; las marcas que reproducen signos oficiales y las marcas contrarias
a la ley, al orden público o las buenas costumbres.
La nulidad absoluta pierde, en ocasiones, su status “absoluto” tras consagrar el
legislador (artículo 5.2. de la LM) la facultad de subsanación cuando el uso de
la marca que carece de carácter distintivo, la marca usual y la marca
descriptiva adquiera carácter distintivo.
Por su parte, la nulidad relativa engloba la cancelación de una marca
indebidamente registrada por contravenir un derecho anterior.
Este derecho puede consistir en una marca o nombre comercial registrado
previamente siempre que concurra el riesgo de confusión. Entre los derechos
anteriores también se encuentran el nombre civil o imagen que identifique aun
tercero distinto del solicitante; el nombre, el apellido, el seudónimo de un
tercero distinto del solicitante; un derecho de propiedad intelectual u otro
derecho de propiedad industrial anterior; una denominación o razón social
previa siempre que gocen de notoriedad y concurra el riesgo de confusión.
-6-
En estos casos, existe un derecho dominical que ha pasado –tras la firmeza
administrativa de la concesión de la marca a la esfera patrimonial privada de
su titular, el cual debe gozar de un proceso contradictorio.
No está de más, llegado a este punto recordar que, la acción de nulidad
requiere “ex novo” no haber agotado la revisión del acto o resolución
administrativa de concesión en sede de la Jurisdicción contencioso
administrativa y ello porque, como determina el artículo 53 de la LM “No podrá
demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la
misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en
cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contenciosoadministrativo, quien hubiera sido parte en el mismo”.
La acción de nulidad de la marca indebidamente registrada es competencia,
en sede judicial, de la Jurisdicción Ordinaria (artículo 27.3 de la LM).
La acción declarativa de la nulidad de una marca es competencia, del
Juzgado de lo mercantil sede del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad autónoma del domicilio del demandado; es decir, del titular de la
marca eventualmente registrada. Por su parte, tal acción se substanciará por
el procedimiento declarativo ordinario.
La declaración de la nulidad de la marca indebidamente registrada, por
sentencia firme, implica su cancelación registral. De modo que su nulidad
tiene efectos “ex tunc”.
Por lo tanto, la marca declarada nula nunca ha existido en Derecho, no
pudiendo (quien resultó tener reconocido tal derecho) obtener su cobertura
legal.
Una vez declarada la nulidad de una marca la sentencia firme deberá
inscribirse en la OEPm, a través del correspondiente mandamiento judicial para
que goce de plena publicidad material y formal.
-
Acciones por VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA.
Esta protección compete al propietario de un registro de marca contra
terceros que utilicen, sin su consentimiento, una marca o signo igual a su
marca, o confundible con ella para productos o servicios idénticos o similares a
los que designa dicha marca registrada, o incluso para productos o servicios
distintos, si la marca registrada que sirve de base a la acción ha adquirido
renombre en España y el uso del signo del infractor pueda implicar un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la
notoriedad o renombre de la marca registrada. Se trata de una protección
frente a la reproducción inconsentida, falsificación de marca o imitación de la
msima.
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Si se dan estos supuestos (infracciones) el titular podrá iniciar las acciones
civiles y penales previstas en nuestra legislación.
Se considera infracción, en particular:
a) Poner la marca o signo en los productos o en su presentación.
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u
ofrecer o prestar servicios con la marca o signo.
c) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen
aduanero como, por ejemplo, el tránsito o el depósito.
d) Utilizar la marca o signo en documentos de negocios y en la publicidad. e)
Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de
dominio.
f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de
identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o
prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o
almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo,
El titular de la marca registrada podrá pedir:
a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos9.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación
y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes,
envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se
haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la
destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción.
Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen
razones fundadas para que no sea así.
d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección
del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente
identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la
9
La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las
ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho.
El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio
de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente
marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía
indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para
obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.. El titular
de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de
prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la
cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Además
el infractor deberá pagar una “indemnización coercitiva” de un importe de no menos de € 600 por cada
día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.
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naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al
producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio
desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias
específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios
embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible,
en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la
indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del
importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca
deberá compensar a la otra parte por el exceso.
f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y
notificaciones a las personas interesadas.
Estas acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca
prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron
ejercitarse. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse
en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años
anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.
Además, como complemento a las anteriores acciones y aseguramiento de la
efectividad de la sentencia que pudiera recaer en su día, podrá pedirse al
Tribunal que ordene la adopción de medidas cautelares, pero la petición sólo
será aceptada en el supuesto de que el peticionario pruebe que su marca
está siendo real y efectivamente usada.
Así, el Tribunal puede ordenar: a) la prohibición de los actos constitutivos de la
infracción; b) la retención y depósito de los productos afectados; y c) otras
medidas que considere necesarias para asegurar la efectividad de la eventual
indemnización de daños y perjuicios.
La adopción de medidas cautelares podrá solicitarse previamente a la
interposición de la demanda (son las llamadas “cautelarísimas”),
conjuntamente con la misma o con posterioridad a ella.
Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la
caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y
perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.
c) PENAL.
Las acciones penales contra infracciones del derecho de marca las
encontramos en el CAPÍTULO XI de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal ( en adelante CP), bajo el título “De los delitos
relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los
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consumidores”, concretamente en su sección segunda “de los delitos relativos
a la propiedad industrial”,
Asi, el Artículo 274 del CP establece que será castigado con las penas de uno
a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con
fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de
propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con
conocimiento del registro, lleve a cabo alguna de las siguientes actuaciones:
a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo
idéntico o confundible con aquel,
b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen
un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa
finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o
actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre
registrado.
Igualmente establece dicho artículo que será castigado con las penas de seis
meses a tres años de prisión quienes con fines industriales o comerciales, sin
consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado
conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca,
distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle
actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con
aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o
actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre
registrado.
La misma pena se impondrá a quien reproduzca o imite un signo distintivo
idéntico o confundible con aquél para su utilización para la comisión de las
conductas a las que acabamos de hacer referencia.
Aquellos que procedan a la venta ambulante de los productos a los que nos
acabamos de referir, podrán ser castigados con penas de 6 meses a 2 años,
aunque se tendrán en cuenta las características del culpable y la reducida
cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener,
para que sea impuesta la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.
El artículo 276 del CP prevé circunstancias modificativas de la pena (se
impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y
seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión
relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años),
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial
trascendencia económica.
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b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los
objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a
la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de
carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades
infractoras de derechos de propiedad industrial.
d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.
3. ESPECIFICIDADES EN EL MUNDO DEL DEPORTE
La única referencia en la legislación española general que podemos encontrar
específica para el mundo del deporte en materia de marcas y su protección,
la hallamos en el artículo 49 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte 10
y únicamente respecto al emblema olímpico y determinadas denominaciones
unidas al mismo:
Artículo 49
1. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de
los cinco anillos entrelazados, las denominaciones «Juegos Olímpicos»,
«Olimpiadas» y «Comité Olímpico», y de cualquier otro signo o
identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda
reservada en exclusiva al Comité Olímpico Español.
2. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede utilizar dichos
emblemas y denominaciones sin autorización expresa del Comité Olímpico
Español.
3. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o
símbolos, las denominaciones "Juegos Paralímpicos", "Paralimpiadas" y
"Comité Paralímpico", y de cualquier otro signo de identificación que por
similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en
exclusiva al Comité Paralímpico Español. Ninguna persona jurídica, pública
o privada, puede utilizar dichos emblemas y denominaciones sin
autorización del Comité Paralímpico Español.
En España aparte de esta pequeña mención que protege el uso exclusivo por
parte del Comité Olímpico Español de los emblemas y denominaciones
propias del olimpismo, no existe una legislación específica sobre Marcas
deportivas, lo que implica, que sea de aplicación TODO lo que se acaba de
reseñar respecto a las marcas en general, tal y como se va a analizar en los
casos que se exponen a continuación
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Publicado en BOE de 17 de Octubre de 1990
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4. ALGUNOS CASOS DE DEFENSA DE LA MARCA DEPORTIVA
Examinadas las diferentes vías de protección de la marca vamos a referirnos a
algunos casos que ejemplifican esta defensa desde la jurisdicción
contencioso- administrativa y desde la jurisdicción civil, y siempre referidas a
marcas deportivas.
1.SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CONTENCIOSO) DE 17
DE FEBRERO DE 2010. CASO NIKE-BUDMEN.
En este caso, se pretende la inscripción de la marca mixta BUDMEN
para vestidos, calzados y sombrerería en la clase 25 del Nomenclátor
Internacional
A dicha inscripción se opone la mercantil Nike International, Ltd. Por
entender que se estaría vulnerando el artículo 12.1 de la Ley 32/88, de
10 de noviembre ( anterior a la vigente Ley 17/2001) que prohibía el
registro como marcas de los signos distintivos que por su identidad o
semejanza fonética, gráfica o conceptual con otros anteriormente
solicitados o registrados para designar productos, servicios o actividades
idénticos o similares, pueden inducir a confusión en el mercado o
generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
También se alega por parte NIKE que la marca que intenta inscribirse
pretende un aprovechamiento ilícito de la reputación de la marca NIKE.
Tras el oportuno recurso de alzada la inscripción de la marca mixta
BUDMEN es aprobada por la OEPM.
Esta decisión es recurrida por Nike International, Ltd. ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, quien dictó sentencia el 23 de abril de 2.007,
desestimatoria del Recurso.
- 12 -
En los fundamentos de derecho de la sentencia desestimatoria de las
pretensiones de Nike, la sala afirma que “la Sala entiende que, a pesar
del parecido de los gráficos de ambas marcas enfrentadas en las que
coincide el boceto del dibujo o diseño, hay otros datos que permiten
diferenciarlas claramente, tanto desde el punto de vista visual como
auditivo. Concretamente :
a) Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo la de que la mera
coincidencia de un solo elemento (aunque ésta sea el gráfico)
entre los signos distintivos resulta incapaz, por sí sola, para
determinar que existe semejanza o que induzca a error en el
consumidor medio (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de
diciembre de 1988, 3 de abril y 8 de julio de 1996), sobre todo
cuando -como ocurre en este caso- el elemento gráfico
coincidente no es del todo igual.
b) La presencia en la marca solicitada del término o vocablo
"BUDMEN" así como la carencia de todo término en la opuesta, o
sino la inclusión del término NIKE sobre el elemento gráfico, impide
que se confundan ambas marcas, pues estos términos son los que
otorgan a los conjuntos resultantes una mayor significación fonética,
visual y auditiva que los distingue claramente y que es, a juicio de la
Sala, plenamente apreciable por el consumidor medio tanto visual
como auditivamente.
c) los servicios que protege la marca solicitada no son del todo iguales
con los de la oponente, pues los de la primera se refieren a vestido,
calzados y sombrerería de la clase 25ª, mientras que los de la actora
se refieren a estos productos y a esta misma clase pero restringidos a
los de carácter deportivo, es decir calzado y vestimenta deportiva,
diferenciándose pues el ámbito comercial donde se venden unos y
otros.
d) Así pues la confrontación de las marcas en conflicto lleva a la Sala
a concluir que son diferenciables, pues existen suficientes
disparidades de conjunto entre las dos para garantizar sus
diferencias. Y tampoco se desprende ni se ha demostrado que se
pretenda un aprovechamiento indebido de la reputación de la
marca NIKE de la oponente.
e) Según la Sala, no se puede olvidar además que precisamente este
renombre y notoriedad de las marcaso ponentes prioritarias,
derivado de su fuerte implantación en el mercado, hace que no se
puedan confundir con otras marcas concedidas por la Oficina
aunque tengan un gráfico parecido.
- 13 -
Contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia, Nike International Ltd.
Interpone Recurso de Casación que es resuelto mediante sentencia de
17 de febrero de 2010.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, estima el recurso presentado
por Nike basándose en los siguientes argumentos:
a) El Tribunal Superior de Justicia se equivoca y no efectúa
comparación de las marcas de conformidad con los criterios
reiteradamente establecidos por el Tribunal Supremo en cuestiones de
este tipo, entre los que destaca el muy básico de que para determinar si
existe o no un parecido que pueda suponer un riesgo de confusión o
asociación prohibido por el citado precepto, es preciso atender al
efecto global del conjunto, sea éste denominativo, gráficodenominativo, o únicamente gráfico.
En el presente caso NIKE- BUDMEN a juicio del Tribunal Supremo, la Sala
del Tribunal Superior de Justicia, al efectuar la comparación entre los
signos en litigio se esforzó en destacar las diferencias parciales que ha
observado entre ellos. Pero se olvida que tales diferencias de detalle,
que pueden observarse en muchos otros casos entre gráficos parecidos,
no constituyen por si mismas el elemento decisorio, sino que en definitiva
debe valorarse si el efecto global de ambos signos puede suponer un
riesgo de confusión.
b) El elemento gráfico de la aspirante se diferencia de los gráficos de las
prioritarias sólo en el hecho de que las dos curvas aparecen como
sendos ángulos, de tal manera que en lugar de presentar un vértice
redondeado se presenta un vértice en punta, por lo que el parecido
entre la aspirante y el gráfico de las oponentes provoca un claro riesgo
de confusión y asociación entre ellos, de forma que el usuario puede
muy bien pensar que la marca novel constituye una variante sobre el
gráfico originario y que pertenece a la misma empresa. Por otra parte,
el elemento denominativo "budmen" de la marca que pretende
inscribirse no aporta una diferenciación suficiente respecto de las
marcas “NIKE” máxime teniendo en cuenta el carácter notorio de éstas
que comporta una protección reforzada.
Frente a esta impresión de conjunto no tienen suficiente peso los
argumentos que descomponen los gráficos respectivos y señalan sus
diferencias, entre ellos el citado elemento denominativo "budmen", ya
que éstas no evitan el referido riesgo de confusión y asociación de los
signos y el riesgo de su atribución al mismo origen empresarial. En
definitiva, el criterio fundamental que origina el riesgo de confusión y
asociación entre las marcas enfrentadas es el considerable parecido
- 14 -
entre el dibujo que compone el gráfico de la marca pretendida
“Budmen” y la marca opuesta “NIKE”.
Por tanto se deniega con carácter definitivo la inscripción de la marca
“Budmen”.
2) SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CONTENCIOSO) DE
24 DE FEBRERO DE 2012. CASO UNIONS DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES
DE FOOTBALL (UEFA) / CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA
S.A.
La Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), solicita la
nscripción de la marca número 2632752 «EUROPA 2008» denominativa,
para "servicios de telecomunicaciones: comunicaciones por
radiodifusión, vía satélite, por cable, por redes de fibras ópticas, por
terminales de ordenador, emisión y difusión de programas de radio y
televisión" en clase 38 y "servicios de educación y esparcimiento" en
clase 41 del Nomenclátor Internacional.
La marca es inscrita por la OEPM 29 de agosto de 2005, se recurre en
alzada por UEFA como titular de la marca 811776 "EURO 2008" que
protege, entre otros, servicios de las clases 38 y 41.
El recurso se desestima por resolución de 27 de noviembre de 2006.
UEFA recurre ante la jurisdicción contencioso administrativa, invocando
la aplicación de las prohibiciones contenidas en los artículos 6.1 b) y 8
de la Ley 17/2001, de Marcas , por considerar incompatible a la marca
aspirante "EUROPA 2008" respecto de su marca "EURO 2008" y ser ésta
última, en su opinión, una marca notoria.
La Sala del TSJ de Madrid en fecha 30 de septiembre de 2010 rechaza el
recurso y confirma la inscripción.
- 15 -
Como argumentos afirma la Sala que:
[...] «Europa es un término geográfico y cultural que no es apropiable
estrictu sensu.
En segundo lugar consta del expediente administrativo que la titular de
Europa 2008, tiene concedidas más marcas con la denominación
Europa 2006, 2007 2009, 2010.
El recurrente alega notoriedad y hace una remisión genérica a Internet.
A los efectos de determinar el significado de marca notoria es necesario
reseñar la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 20 de diciembre de 2004 en la que se establecía que: "Partiendo
de que el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en
relación con una clase de productos o servicios (regla de la
especialidad de la marca ), esa asociación se transforma, como ha
puesto de relieve la doctrina, en una verdadera marca cuando la
contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las
representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso,
buena fama de los productos. Por ello la finalidad de la capacidad
diferenciadora de la marca no sólo va dirigida, a garantizar que
constituya instrumento eficaz y necesario de la política empresarial sino
que también supone un importante mecanismo para la protección de
los consumidores, que se proyecta, en la sentencia de 12 de diciembre
de 2003, en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles
distinguir sin error posible unos y otros, en razón de esa representación."
A estos efectos, y en relación con la argumentación de la actora, se
hace fundamental la distinción entre marca notoria y marca
renombrada. Una marca es notoria cuando es ampliamente conocida
dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios
distinguidos por ella. La marca renombrada, en cambio, es aquella que
es ampliamente conocida por el público en general y no sólo dentro del
sector del mercado al que los productos o servicios pertenecen. La
marca renombrada viene a ser así una especie del género «marca
notoria» pues, además del conocimiento por el público al que se dirige,
suscita en el público en general la idea de los productos o servicios
diferenciados con la marca.
Finalmente la Sala del TSJ afirma que "En todo caso al parecer la marca
concedida Europa 2008 se utiliza para dar información sobre
actividades de la Unión europea y sus instituciones, es decir no se utiliza
para el campeonato europeo de fútbol. Y además de acuerdo con lo
alegado por RTVE es cierto que la denominación usual para la actividad
deportiva reclamada por la marca del impugnante es Eurocopa, no
Euro 2008, que no tiene la amplitud de uso alegada.
- 16 -
UEFA recurre la sentencia ante el TS (sala de lo contenciosoadministrativo), quien en fecha 24 de febrero de 2012 confirma la
sentencia recurrida afirmando, contrariamente a lo alegado por la
recurrente, que era innegable que la Sala había comparado los signos
tal y como estaban registrados, sus ámbitos aplicativos y el grado de
conocimiento de los signos teniendo en cuenta el sector del público al
que se dirigen.
3. SENTENCIA TS (SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO) 30 DE
DICIEMBRE DE 2014. CASO COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL/OLIMP
LABORATORIES SP LIMITED LIABILITY COMPANY.
Olimp Laboratories sp Limited Liability Company la inscripción de la
marca internacional nº 967.714/8 "OLIMP SPORT NUTRITION", mixta, con
gráfico, en las clases 5, 29, 30 y 32,
A esta inscripción se opone el Comité Olímpico Español ( COE),en
cuanto titular de diez marcas prioritarias y alegando la prohibición
absoluta del artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas y el artículo 49 de la Ley
del Deporte, y la prohibición relativa de los artículos 6.1 b ) y 8.1 de la
citada Ley de Marcas.
- 17 -
la OEPM acuerda la inscripción de la marca en fecha 18 de
septiembre de 2009, recurrida en alzada, esta se destima el 18 de
diciembre de 2009 , confirmándose la inscripción.
Contra esta última resolución se interpone recurso contencioso
administrativo por parte del COE que es igualmente desestimado por
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ( Sala de lo
Contencioso) de 10 de abril de 2013, la SAla del TSJ alega que existen
suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca
diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error en el público.
Así, cita la Sentencia del Tribunal Supremo Sentencia de 6 de julio de
2011 , " el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas
enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre
marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla
que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos
o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los
elementos integrantes de cada denominación confrontada sin
descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber,
asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o
servicios designados ".
Así concluye que con el examen visual, conceptual, gráfico y
denominativo de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan
conjuntos claramente diferentes, por mucho que todos contengan el
término OLIMP, vocablo de fantasía y no distintivo, puesto que los
términos Sport y Nutrition, por otra, generan suficiente distintividad, no
acreditándose que el mercado o los consumidores de los específicos
productos de la solicitante puedan confundir los signos ni los notorios y
conocidos signos prioritarios, y menos aun cuando Olimpiadas y Juegos
Olímpicos vienen referidos a eventos deportivos universales,
absolutamente inconfundibles, por cuanto no cabe negar la existencia
diferencias fonéticas, gráficas, visuales y denominativas, lo que supone
que no se cumplen los requisitos establecidos en múltiple jurisprudencia
del T.S., y no existe riesgo de confusión y menos si cabe de asociación, lo
que por otra parte ha resuelto claramente la OEPM; es claro, por tanto,
que los conjuntos son diferentes, como se ha dicho, y que no guardan
entre si el exigible parecido para la aplicación de la prohibición, y que
no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad
sino únicamente aquella que sea susceptible de producir error o
confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde
una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la
denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y
gráfica, y desde la perspectiva de conjunto denominativo, y es lo cierto
que entre la solicitada y las opuestas no se acredita la exigible
- 18 -
semejanza o identidad denominativa y fonética alegada, al tener una
diferente composición denominativa, gráfica y conceptual, que dota a
los conjuntos de diferencias evidentes.
Respecto a la alegación de infracción del artículo 49 de la Ley del
Deporte, afirma la sala que dicho artículo no excluye, como se
pretende, marcas como la solicitada, puesto que se refiere a cualquier
signo o identificación que por similitud se preste a confusión con los
signos mencionados, los cinco aros entrelazados como elemento
esencial y las leyendas Juegos Olímpicos, Olimpiadas y Comité
Olímpico, y si no guarda la exigible similitud, como en el caso, no es
aplicable dicho precepto, que además se refiere a la explotación o
utilización, comercial o no comercial del emblema de los cinco anillos
entrelazados y las mencionadas denominaciones, exclusivas del Comité
Olímpico Español, y a la autorización del mismo; siendo que el
presupuesto es la similitud del signo ni cabe aplicar la prohibición
relativa, ni la obvia notoriedad de los prioritarios, ni la prohibición
absoluta alegada, dado que el signo solicitado no es contrario al citado
art. 49 de la Ley del Deporte"
El COE presenta recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del TS alegando infracción del artículo 6.1.b) de la Ley,
17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, del artículo 5.1.f), 8.1 de la
misma Ley de marcas, y del artículo 49 de la Ley del Deporte.
Alega el COE embargo, el Comité Olímpico Español que en este caso se
trata de signos similares y que su coexistencia provocaría el riesgo de
confusión en el consumidor al que van dirigidos, en las clases de
servicios para los que la nueva marca ha sido rechazada. es decir, en
que la presencia de los componentes fonéticos adicionales y el dibujo o
grafismo característico de la nueva marca no hacen a ésta distinguible
de las prioritarias de su titularidad.
El TS reitera los argumentos del TSJ y afirma que los términos más
relevante a los efectos debatidos de la marca aspirante es "OLIMP" y
que es el que presenta mayor coincidencia con las marcas oponentes,
pero considera que tal semejanza es exclusivamente parcial y que los
términos completos de la marca, incluidos "Sport" y "Nutrition" presentan
un valor diferenciador suficiente y bastante para su coexistencia en el
ámbito mercantil.
Subraya asimismo que los específicos productos de la solicitante no
pueden confundirse con los notorios y prioritarios signos "Juegos
Olímpicos" y "Olimpiadas" que vienen referidos a acontecimientos
deportivos universales y cómo la diferencia denominativa viene
reforzada por la carga conceptual que contienen ambas expresiones.
- 19 -
Finalmente, añade que desde el punto de vista aplicativo, una y otras
marcas se desenvuelven y circulan en diferentes canales, no
relacionados "con lo que se diluye claramente la relación aplicativa".
4) SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ( SALA DE LO CIVIL ) 29 DE
OCTUBRE DE 2014. CASO NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV
/NOSKO EUROPA, SL,
En este caso no se trata de una infracción del derecho de marca, porque,
como veremos, no se hace un uso ilegítimo de la marca NIKE sino que lo que
intenta evitar es el aprovechamiento por parte de Nosko, SL de la reputación
de Nike.
Es por tanto una acción que se basa en la represión de los actos contrarios a la
buena fe, de imitación y de aprovechamiento de la reputación ajena
tipificados en la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.
El caso es el siguiente: Nike European Operations Netherlands BV presenta una
demanda ante el Juzgado de lo mercantil y alega en síntesis, que la
sociedad patrocinaba distintas selecciones y clubs de fútbol, a cambio de
distribuir y vender en exclusiva, a nivel mundial, las camisetas y uniformes, con
los colores marcas y emblemas de sus equipos. Que, en concreto, había
llegado a acuerdos en tal sentido con CF Barcelona, Valencia CF, Atlético de
Madrid, Manchester United, Inter de Milán, Arsenal, FC, Celtic, FC, París Saint
Germain, Juventus, Borussia Dortmun, Aston Villa, FC..., así como, entre otras,
con las selecciones nacionales de futbol de Brasil, Holanda, Portugal, USA,
Turquía, Corea...
- 20 -
Afirmó que había empresas, entre ellas Nosko, que se aprovechaban de la
reputación de Nike European Operations Netherlands BV y de los clubs que la
misma esponsarizaba y, en particular, de los esfuerzos publicitarios que llevaba
a cabo, para poner en el mercado las mismas camisetas, al vender
imitaciones sin el signo identificativo de Nike, pero con los escudos de los clubs
y la publicidad que aparecía en las camisetas, desconociendo sus derechos
de exclusiva.
Así, Nosko Europa, SL, una vez tenía constancia de las equipaciones oficiales
que comercializaba Nike, se dedicaba a encargar la fabricación y distribución
de uniformes prácticamente iguales que imitaban los oficiales de los clubs y
selecciones, aprovechándose de las importantes invenciones económicas
efectuadas por Nike para poder comercializar y patrocinar a clubes y
selecciones nacionales de conocido prestigio.
La demandada contesta afirmando que la empresa se creó con la idea de
explotar el negocio consistente en la comercialización de las llamadas "
réplicas” o imitaciones de camisetas de fútbol, siempre identificadas con su
propia marca y, por tanto, sin engaño del consumidor. Que, en concreto,
vendía a un tipo de cliente que no compraba en los establecimientos en que
se vendían las camisetas oficiales, sino en tiendas y mercadillos de la costa.
Que ese negocio fue abandonado por la mayoría de las empresas, a
consecuencia de la presión llevada a cabo por las grandes marcas en todos
los frentes, pero que ella había seguido dedicándose a él, si bien aplicando
una fórmula que fuera irreprochable y respondiera a las exigencias de la
legalidad. Por ello registró como marcas escudos deportivos, que mantenían
unas connotaciones estéticas con los clubs o la ciudad de los mismos, con el
ánimo de que su uso no generase ninguna clase de confusión.
Que, además, las equipaciones elaboradas por ella llevaban las iniciales "JNO”
y “WTJ”, sus marcas, bien visibles, para evitar riesgo de confusión.
Añadió que los hechos de la demanda se referían a la temporada dos mil
ocho a dos mil nueve, no a la dos mil nueve dos mil diez, ya que en la siguiente
no había utilizado los nombres de los equipos de fútbol, sino que, en lugar de
“Manchester United”, habían usado “Manchester”, y unos escudos totalmente
distintos de los de los clubs de la misma, con un diseño propio y registrado
como marca.
Que, además, los colores de los clubs eran apropiables, ya que no estaban
registrados ni eran registrables como tales y que lo que cabía licenciar era el
uso de las marcas, si bien el ámbito de las mismas no podía resultar invadido, lo
que no sucedía si no se incluía la marcas en el producto.
Negó los actos desleales que se le imputaban. En particular, que hubiera
incurrido en una actuación contraria a la buena fe, ya que sus registros ponían
- 21 -
de relieve ante el consumidor que se trataba de un producto propio de Nosko
y distinto de cualquier otro.
También negó la imitación, que no es siempre desleal y, en particular, que no
lo era en el caso, puesto que no existía aprovechamiento del esfuerzo de Nike
ni de su reputación.
Negó el aprovechamiento de la reputación ajena, por cuanto no se había
servido de ningún signo de Nike en el mercado, todos ellos distintos a los de los
clubs, que eran el resultado de un fenómeno social complejo, o susceptible de
apropiación privada y, en todo caso, no resultado o fruto de ningún esfuerzo
empresarial.
Alegó también que Nosko Europa, SL soportaba los costes del diseño para la
creación de sus camisetas y escudos, ya que pretendía evocar, sin confundir y
que por último operaba en un mercado completamente distinto al de Nike
con una clientela completamente diferenciada y únicamente en el mercado
español.
La sentencia de primera instancia, declara que la empresa demandada
estaba llevando a cabo actos de competencia desleal
con la
comercialización de las camisetas que imitaban a las equipaciones oficiales
de conocidos clubes de futbol comercializadas por Nike y le condena a cesar
en la conducta, prohibiéndole realizar cualquier tipo de fabricación,
distribución venta o comercialización de camisetas o equipaciones que
puedan parecerse en su aspecto global a equipaciones de clubes de fútbol
esponsorizadas o comercializadas por NIKE incluidos los siguientes Fútbol Club
Barcelona, Manchester Fútbol Club, Arsenal Fútbol Club, Celtic Fútbol Club,
Paris Saint Germain FC, F.C. Internazionale -Inter-, Juventus FC, PSV Eindhoven y
selecciones nacionales de fútbol de Portugal, Camerún, Brasil, Holanda,
Croacia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Corea, Serbia, Eslovenia y
Turquía, KNVB -Dutch Football Federation. Además se le condena al pago de
90.000 euros de daños y perjuicios.
Nosko recurre ante la Audiencia Provincial de Barcelona, quien el 8 de enero
de 2013 dicta sentencia estimando en parte el recurso, sólo considera como
actos de competencia desleal los realizados en referencia a las camisetas del
Manchester, Arsenal, Celtic y Barcelona, así como de la selección nacional de
Brasil.
Se presenta contra la misma por NOSKO recurso ante el TS, quien dicta
sentencia el 29 de octubre de 2014.
El Tribunal Supremo desestima el recurso y afirma, como ya lo hizo el Tribunal
de apelación no que Nosko Europa, SL no pudiera imitar - pese a que Nike
European Operations Netherlands BV no sea titular de un derecho de exclusiva
de eficacia real u oponible " erga omnes” y pese a que las circunstancias del
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caso no permitan afirmar realizada una imitación de prestaciones de un
tercero que comporte el aprovechamiento indebido de la reputación o el
esfuerzo ajeno -, sino que, puesto que " la comercialización por Nike de las
camisetas oficiales es resultado de su esfuerzo comercial para la obtención
contractual del derecho de exclusiva y de su labor de patrocinio en exclusiva
de los referidos clubs y selecciones de fútbol”, la conducta de Nosko
“obstaculiza el normal desarrollo de la actividad de Nike, por invadir su esfera
de exclusiva, impidiendo, por ejemplo, la explotación de su posición
concurrencial exclusiva en el mercado [...], procurando a la demandada un
provecho propio que no deriva de la eficiencia de sus prestaciones". De modo
que la venta de las imitaciones de las camisetas oficiales “patrocinadas y
distribuidas en exclusiva por Nike [...] no es expresión de una conducta de
competencia por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones, sino de
una conducta de obstaculización desleal de la actividad de Nike en el
mercado a sancionar conforme a la cláusula general del artículo 4 de la Ley
3/1991 de competencia desleal.
María Teresa Nadal.
Madrid, octubre de 2015
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