AHIMSA S - Erica Lerner

AHIMSA S.A.
C/ QUÍMICA MONTPELLIER S.A.
s/ cese de oposición al registro de marca
Causa N° 6833/2000
CCCF, Sala II 26/11/03
MARCAS: Cese de oposición, rechazado. "XEMALIN" clase 5 limitado vs. "KALMALIN", clase 5.
Criterio rigurosa. Confundibilidad. Coexistencia imposible.
En Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre de dos mil tres reunidos en acuerdo
los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "AHIMSA S.A. C/
QUÍMICA MONTPELLIER S.A. S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
MARCA", respecto de la sentencia de fs. 179/184, el Tribunal estableció la siguiente
cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden;
señores Jueces de Cámara doctores Eduardo Vocos Conesa y Marina Mariani de Vidal.
A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor EDUARDO VOCOS CONESA
dijo:
I.- Laboratorios Agrand S.R.L. por acta 2.060.544, solicitó el registro del vocablo
"XEMALIN" para distinguir los productos de la clase 5 del Nomenclador (fs. 1). A su
concesión se opuso, entre otros laboratorios, "Química Montpellier S.A." por estimar
que dicho vocablo provocaría confusiones con la marca registrada de su propiedad,
"KALMALIN", inscripta en idéntica clase (n° 1.576.307, fs. 4). Con el objeto de obtener el
levantamiento de las protestas, la peticionaria limitó su solicitud a "productos
oftalmológicos y para lipoglucemiantes", mas la mencionada oponente persistió en su
actitud contraria a la concesión del registro.
Fracasada la mediación previa (confr. fs. 30), Laboratorios Agrand S.R.L. promovió la
demanda de autos contra Química Montpellier S.A. por cese de oposición infundada
(pieza de fs. 31/36). Demanda ésta que fue resistida por la emplazada por entender que,
en las particulares circunstancias del caso, las designaciones XEMALIN y KALMALIN aplicadas a artículos medicinales- suscitarían confusiones en los eventuales
consumidores de ellos (responde de fs. 53/59). Apunto que, antes de los respectivos
alegatos, la actora cedió solicitud objetada a "Ahimsa S.A.", transferencia que fue objeto
del debido registro ante el I.N.P.I. (confr. fs. 90 e informe de fs. 155).
II.- El señor Juez, en el fallo de fs. 179/184, desarrolló un conjunto de principios
jurisprudenciales y argumentos relacionados con las prácticas del comercio de fármacos
y la automedicación y, sobre esas bases, efectuó la comparación de los signos
enfrentados arribando a la conclusión de que tenían mayor peso las semejanzas que las
diferencias y que, en todo caso, si se estimara que la solución era dudosa, debía ser
preferida la marca registrada. Por ello, el a quo desestimó la demanda e impuso las
costas a la vencida. Apeló ésta a fs. 187 y expresó agravios a fs. 196/199, contestados a fs.
201/209.
III.- En atención a los términos de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal confundibilidad de las voces XEMALIN y KALMALIN, para productos diferentes
dentro de la clase 5 del Nomenclador internacional, en el particular ámbito en el que se
desenvuelve la contienda-, expondré las razones en las que apoyo mi opinión al
respecto, sin seguir a las partes en todos y cada uno de sus argumentos. Me atengo, así,
a una reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha
juzgado razonable y constitucional esta metodología de fundamentación de las
sentencias judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos
otros); criterio ése, cargado de buen sentido, que tiene consagración legislativa en
materia de selección y valoración de las pruebas de la causa (art. 386, segunda parte, del
Código Procesal).
IV.- Comenzaré por recordar que es principio fundamental en la materia que las marcas
de productos y servicios deben ser "claramente distinguibles" (art. 3°, incs. "a" y "b", de la
ley 22.362 y reiterada jurisprudencia de la Sala); criterio que, en principio, debe ser
exigido con cierta estrictez cuando el conflicto se halla referido a productos
farmacéuticos o medicinales por el riesgo que para la salud de las personas, e inclusive
para la vida misma, puede entrañar un equívoco en la ingesta (confr. J. OTAMENDI,
"Derecho de Marcas", 4ª ed., Bs. As. 2002, págs. 186/190 y sus notas).
En el sub lite, si hemos de atenernos a los hechos probados y a la realidad comercial que
se vincula con estos autos, podemos comprobar dos extremos que justifican
sobradamente observar un criterio riguroso en el cotejo: 1°) la marca de la oponente
(KALMALIN) se remonta al año 1953 (n° 326.939, fs. 68) y se encuentra debidamente
registrada aun hoy, pasados cincuenta años (confr. título n° 1.576.307, fs. 85), siendo
objeto de real explotación para distinguir un producto ansiolítico (ver vademécum P.R.,
año 2000, fs. 49); y 2°) el signo objetado -requerido para "productos oftalmológicos y
para lipoglucemiantes"- es usado, en los hechos, para individualizar un fármaco
vasodilatador y antianginoso, antagonista selectivo del calcio, cuya droga base es la
flumarizina (confr. fs. 131 y 134, catálogos ECSA y ALFA-BETA) y que está
contraindicado en los "síndromes depresivos" (informe de fs. 131), los que suelen estar
comúnmente acompañados por un alto grado de ansiedad y angustia, según hecho que
no ignora quien tiene un conocimiento mínimo de la patología "depresiva" (endógena o
reactiva). Con lo qué se advierte que en tanto el medicamento que expende la
demandada procura calmar la ansiedad, el que comercializa su adversaria está
contraindicado para un trastorno grave -como es el síndrome depresivo- que se
exterioriza precisamente por un estado ansioso significativo.
Debe ser destacado, por otra parte, que en la comparación de los vocablos destinados a
cumplir una función marcaria cuadra atender al conjunto como tal, sin
desmembraciones, procurando comprobar si la percepción de uno suscita el recuerdo
del otro y crea así la llamada "similitud confusionista", según la gráfica expresión
acuñada por nuestro estimado ex-colega doctor Miguel Etchegaray. Y muy
probablemente esa situación habrá de darse, como lo ha puntualizado caracterizada
doctrina, cuando pesan más las semejanzas que las diferencias, porque "la similitud
general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas,
sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"
(confr. P.C. BREUER MORENO, "Tratado de Marcas", 2ª ed., Bs. As. 1946, pág. 358; J.
OTAMENDI, op. cit., pág. 179, parágr. 4.7. 1-b).
A lo dicho cabe añadir que basta que la confundibilidad sea un riesgo posible o probable
en uno de los campos en que se practica la confrontación marcaria (ideológico, gráfico o
fonético) para que deba cohibirse la coexistencia de las marcas -único modo de asegurar
la real efectividad de los fines esenciales de la Ley de Marcas: la tutela del público
consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales (Fallos: 272:290; 279:150, entre
otros)- y que, en el supuesto de reflexiva duda sobre lo atinente a la confundibilidad de
los signos, la solución debe ser volcada en protección de la marca registrada -que
constituye un derecho adquirido- sobre el signo protestado -en tanto no excede de la
mera expectativa- (confr. causas 8205 del 28.9.79; 1853 del 22.4.83; 515/95 del 8.6.99,
entre muchas otras). Esto, sin perjuicio de admitir como pautas generales válidas
secundum quid (no simpliciter), las que aconsejan otorgar primacía en el cotejo al
campo conceptual o ideológico o evocativo y un peso distintivo especial a la diversidad
existente en las raíces, por ser normalmente -no siempre- la parte que se memoriza con
mayor facilidad.
V.- Establecido lo que antecede, discrepo con el recurrente en cuanto al valor evocativo
que asigna la supuesta raíz "KALMA", que conforma el conjunto "KALMALIN". Porque
el paciente afectado por un síndrome de ansiedad, que requiere tratamiento médico y
farmacológico -al que le es recetado "KALMALIN"- concurrirá a la botica a comprarlo y
no al Diccionario de la Real Academia Española para estudiar el significado de la
palabra "ansiolítico" (si se piensa en la vastedad de la población argentina, diseminada
en nuestra ancha geografía ¿cuántas familias disponen del DRAE, que por cierto no es
de bajo precio?). Por lo demás, me parece claro que para el común de las gentes la
consonante inicial "K" diluye -al menos desde el enfoque gráfico- toda reminiscencia a
"calmar" (o "disolver") y la palabra se le presentará lisa y llanamente como el nombre de
un remedio, sin proyección conceptual o evocativa. Acaso dicho factor pudiera ser
objeto de percepción por algunas personas con un grado de preparación o información
superior al nivel medio, mas no encuentro acertado predicar que gráficamente la
designación de un fármaco "KALMALIN" suscite, en un paciente ansioso o depresivo
(angustiado), la idea de "calma".
Lo real y cierto es que, aun cuando por hipótesis aceptáramos ese poder evocativo sobre
el que insiste la actora, este extremo no disminuye la posibilidad de confusión a la
inversa. Porque el medicamento "XEMALIN" tiene, como una de sus propiedades
terapéuticas, el tratamiento de la migraña (confr. informe fs. 131), afección cuya
incidencia dolorosa e inclusive invalidante huelga destacar. Y entonces podría bien
ocurrir que, dado el parecido de las marcas -según diré después-, el jaquecoso o
migrañoso adquiera "KALMALIN" buscando "calmar" la sensación terrible de que "se le
parte la cabeza". Y el resultado de ese equívoco no sería otro que una ingesta inútil y una
persistencia cruel e injusta de su sufrimiento.
Pues bien; acabo de adelantar que en mi opinión, concordante con la del señor
Magistrado de primera instancia, las designaciones XEMALIN y KALMALIN para
distinguir preparaciones medicinales de la clase 5 son confundibles, aunque no sean por
cierto idénticas. Y esa confundibilidad, que se nota en una aproximación prerreflexiva a
ambos vocablos de fantasía -la que, en general, es valiosa en esta materia (ver entre
muchas otras, causa 1425 del 27.7.93 y su antecedente 7533 del 18.5.79)- aparece
corroborada, y no caprichosa o antojadiza, en un análisis detallado de los referidos
vocablos; máxime si se aplica, como corresponde, el criterio de severidad en el cotejo
que apropiado en la especie.
En efecto, tomando los conjuntos como totalidades y enfocándolos desde el ángulo
gráfico, pronto se advierte que ambos comienzan con consonantes "raras" en la lengua
castellana ("X" y "K"), cuya escritura imprenta tiene rasgos parecidos, y además, que las
dos palabras finalizan con cinco letras idénticas, colocadas en idéntica disposición
(MALIN). Es decir que, sobre un total de tres sílabas, hay coincidencia -más aún:
identidad- en dos y una cierta semejanza escrituraria de la consonante inicial ("X" y
"K"). En total, seis letras (dos vocales, tres consonantes y una consonante parecida)
sobre siete y ocho que conforman los conjuntos.
Así las cosas, la diferencia de las raíces -integradas por las primeras sílabas y no por las
dos primeras- resulta insuficiente para diluir el parecido que se origina en el resto de los
elementos coparticipados, pesando más las semejanzas que las diferencias. Ello, a mi
juicio, al menos gráficamente. Y como basta la confundibilidad en uno de los planos del
cotejo para que se justifique vedar la concurrencia marcaria, sobre todo cuando se trata
de marcas destinadas a fármacos contraindicados, juzgo que la decisión apelada merece
ser mantenida. Por lo demás, si por el peso de las raíces se estimara que la solución del
caso presenta dudas serias, corresponde arribar a la misma conclusión, ya que en este
supuesto debe ser preferida la marca registrada, según la regla jurisprudencial expuesta
en el último párrafo del considerando IV.
Voto, en síntesis, por la confirmación del fallo apelado, con costas.
La señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, por razones análogas a las
aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, adhiere a las
conclusiones de su voto.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2003.Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia
apelada, con costas a la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código
Procesal).
Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de
los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elévase los honorarios conjuntos
de los doctores Erica Denise Lerner y Ricardo José Papaño a la suma de SIETE MIL
PESOS ($ 7.000) (arts. 6, 9, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la 24.432).
Por los escritos presentados en alzada, meritando su calidad y el resultado del recurso,
regúlase los honorarios de los doctores Erica Denise Lerner y Ricardo José Papaño -en
conjunto- en la cantidad de UN MIL SETECIENTO CINCUENTA PESOS ($ 1.750) y
los correspondientes al doctor Carlos María Gallo en la de UN MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($ 1.225) (art. 14 del arancel vigente).
Déjase constancia de que la tercera vocalía de la Sala se encuentra vacante (art. 109 del
Reglamento para la Justicia Nacional).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO VOCOS CONESA
MARINA MARIANI DE VIDAL