PROCESO 14-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y

PROCESO 14-IP-98
Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83,
literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo
de Estado de la República de Colombia, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Actor LACTICINIOS SKANDIA LTDA. Marca
“SKANDIA”. Expediente Interno Nº 4213.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
En Quito a los quince días del mes de julio de mil novecientos noventa y
ocho.
VISTOS:
Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente
Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario la
interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que se formula esta petición en razón de que la sociedad LACTICINIOS
SKANDIA LTDA. mediante apoderado solicita la declaratoria de nulidad de la
resolución Nº 13820 de 29 de mayo de 1996 emanada de la División de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por la cual se
declaró fundada la oposición formulada por la sociedad CANDIA a la solicitud
de registro de la marca SKANDIA para distinguir productos de la clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza y se negó el registro de dicha marca.
Que el Consejo de Estado considera relevantes para proceder a la
interpretación solicitada, los siguientes hechos:
1.
“Mediante el acto acusado, la División de Signos
Distintivos declaró fundada la oposición, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión
del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de
irregistrabilidad el que la marca registrada sea idéntica o
semejante a otra ya registrada o solicitada con
anterioridad por un tercero, para distinguir ‘...los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
público a error’”.
“SEGUNDO.- Que según consta en los registros de la
Propiedad Industrial la sociedad CANDIA S.A., es titular
de la marca CANDIA para distinguir todos los productos
de la clase 29, según el certificado Nº 112.129, vigente
hasta el 24 de Febrero del año 2.001”.
“TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad implica
comparar dos marcas en su conjunto, evitando el
fraccionamiento de los signos que se comparan o el
examinarlos en sus detalles.
En opinión de este
despacho, entre la marca que se pretende registrar
SKANDIA, y la marca registrada por el opositor, CANDIA
existe similitud literal y fonética que harían incurrir a error
al consumidor, por consiguiente ambas marcas no pueden
coexistir en el mercado sin generar confusión en el
público. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud
está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida
en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena.”
2.
“Por su parte, el
manifiesta, en suma,
por la Administración
de mayo de 1996,
impetra”.
apoderado de la demanda (sic)
los mismos argumentos expresados
en la Resolución núm. 13820 de 29
cuya declaratoria de nulidad se
2
3.
“A su vez, el apoderado de la Sociedad CANDIA S.A.
manifiesta que el acto acusado no viola el artículo 81 de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
por cuanto el signo SKANDIA no reúne los requisitos
establecidos en dicha norma para que pueda ser
registrada como marca, por cuanto no es suficientemente
distintiva, ya que se confunde con la marca CANDIA,
dadas las similitudes de orden visual, fonético y
ortográfico. Agrega que el acto acusado tampoco viola el
artículo 83 literal a) de la citada Decisión 344, por cuanto
entre las marcas SKANDIA y CANDIA existen semejanzas
que pueden inducir al público consumidor a error, dadas
las similitudes visuales, ortográficas y fonéticas, máxime
cuando amparan productos de una misma clase”.
CONSIDERANDO:
Que la solicitud se formula conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo
29 del Tratado de Creación del Tribunal y cumple los requisitos establecidos en
el art. 61 de su Estatuto siendo el Consejo de Estado de la República de
Colombia competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que
conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena por estar
conociendo de un proceso de nulidad de derecho interno que involucra la
supuesta violación de normas comunitarias andinas.
Que el Tribunal de Justicia es el órgano competente para interpretar por vía
prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la
Comunidad Andina, con el objeto de asegurar su aplicación uniforme en los
Países Miembros, según lo dispuesto por el art. 28 del Tratado de su creación.
I.
NORMAS A INTERPRETARSE
DECISIÓN 344
“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean
perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación
gráfica.
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“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el
mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una
persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra
persona.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos
signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:
a)
II.
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir
al público a error, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a
error;”
REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD (Artículo 81)
El artículo 81 de la Decisión 344 establece en su primer acápite los tres
requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como
marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de
representación gráfica. Al comentarlo, la jurisprudencia del Tribunal ha
expresado:
“Un
signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de
los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlo,
captarlo o distinguirlo. Son signos perceptibles las
denominaciones o las palabras, los colores, los gráficos, etc.
porque a través de estos medios se puede memorizar el
signo o captarlo para llegar al proceso diferenciador con
otros productos idénticos o similares.
“La marca tiene como función esencial la de distinguir unos
productos o servicios de otros e identificar por parte del
consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo
cuando por sí sólo sirva para identificar un producto o
servicio, sin que se confunda con él o con sus
características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe
una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo
uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para
constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por
lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto
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existe una menor relación”. (Proceso 27-IP-95, G. O. Nº 257
de abril 14 de 1997)
En base de la distintividad se protege al empresario o productor, para que
sus bienes o servicios sean claramente distinguidos en el mercado, y al
consumidor quien al diferenciar una marca de otra evita la confusión, el
error o el engaño que puede aparecer cuando entre dos signos no exista
una evidente distintividad tanto en los signos en sí mismos, como entre
éstos y los productos que la marca protege.
“La susceptibilidad de representación gráfica del signo se
refleja en una condición formal encaminada a que pueda
ser impreso para fines de procedimiento y de archivo”.
(Proceso 27-IP-96, G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997)
El acápite 2º del art. 81 de la Decisión 344 contiene una definición clara y
exacta de lo que debe entenderse por marca, haciendo referencia a la
finalidad esencial de la misma que es la función distintiva, esto es, que
permita que los productos o servicios de una persona puedan ser
reconocidos y diferenciados de los productos o servicios similares o
idénticos de otra persona.
Para el autor colombiano Marco Matías Alemán “la marca es una entidad
ideal que se realiza mediante su aplicación a una serie indefinida de
ejemplares, de tal forma que logra indicar que el designado es uno más
de todos los productos o servicios identificados con ella, entidad
constituida por una combinación de elementos sensibles capaces de ser
captados por los sentidos y con una virtud distintiva, y de la cual se vale
el industrial o comerciante para que el público escoja, a través de la
diferenciación, sus productos o servicios, y aplique a éstos -los signoslos valores empresariales por él desarrollados mediante el conocimiento
de su origen empresarial”. (Marco Matías Alemán “La Marca, Definición,
Requisitos y Funciones”, Revista Colombiana de la Propiedad Industrial,
Nº 5-1997, pág. 41)
En el Proceso 27-IP-95 al analizar la definición el Tribunal dijo que:
“La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra
de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial,
que garantiza al consumidor que la adquisición de productos
señalados con una marca, tengan el mismo origen de los
productos adquiridos anteriormente con esa misma marca. El
público tiene el convencimiento que los productos o servicios de
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una misma clase que llevan la misma marca, se originan o
proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular
de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una
misma marca para iguales o similares productos pueda ser
utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en
la adquisición de bienes o servicios.
Por otra parte, el Profesor Otero Lastres expresa:
“El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de
las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto,
como ha destacado el Profesor Fernández Novoa al indicar la
procedencia empresarial de la marca ésta opera como un
mecanismo de identificación del correspondiente producto o
servicio y esta identificación es la que hace posible al proceso de
diferenciación de los productos o servicios en el mercado en
atención a su origen empresarial (Profesor José Manuel Otero
Lastres Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Seminario
Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996)".
III.
SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS
(Artículo 83, literal a))
Ante la Oficina Nacional Competente se ha planteado el conflicto de la
denegación del registro de la marca SKANDIA para distinguir productos
comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por
la observación presentada por el titular de la marca CANDIA para
distinguir productos de la misma clase 29 bajo la alegación de que la
marca cuyo registro se solicita es confundible con dicha marca al existir
entre ellas similitud ortográfica, fonética y gráfica, por lo que la
coexistencia de las dos marcas en el mercado induciría al consumidor a
error.
El artículo 83 de la Decisión 344 anota las causales relativas a la
inviabilidad de registrar un signo como marca en cuanto contraviene
derechos de terceros.
Sobre la confundibilidad de la marca el Tribunal ha dicho en el Proceso
2-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996 que:
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“La prohibición de registrar un signo como marca que sea
confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con
anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la
marca desempeña dentro del campo comercial: distinguir un
producto o servicio de los servicios o productos que compiten en
el mercado. Al existir entre dos marcas una aparente similitud de
signos, que impediría al público consumidor diferenciar e
identificar el origen de los productos, es decir, impediría
individualizar un producto con una marca de otro producto
semejante, con una marca similar, ese signo se torna en
irregistrable al existir el riesgo de confusión.
“Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya
registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien
inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza
con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es
otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que
protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener
una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que
pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado”.
La prohibición del registro de signos confundibles por identidad o similitud a que
se refiere el literal a) del art. 83 de la Decisión 344, protege a las marcas del
“riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” que puede presentarse
cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a
productos o servicios de la misma clase o productos respecto de los cuales el
uso de la marca puede inducir a error.
El literal a) del artículo 83 prohibe el registro de marcas que sean confundibles
con otras ya registradas, o cuyo registro haya sido debidamente registrado o
reivindicado para productos o servicios de la misma clase. La norma pretende
proteger al propio titular de la marca y al público consumidor del llamado “riesgo
de confusión” y tiene su razón de ser en la propia función que la marca
desempeña, esto es, distinguir un producto o servicios, de los productos o
servicios que compiten en el mercado.
“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 2IP-95 con relación al procedimiento subjetivo para determinar si
entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión
manifestó que: el juzgador ha de guiarse por reglas y criterios
doctrinales y que estos no podrán depender o sujetarse a la sola
apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio
arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no
confusión.
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“El cotejo marcario para estos efectos se basará en un análisis
pormenorizado de los campos en que las marcas pueden
producir confusión como el visual, auditivo, ideológico o
conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios
en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o
mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una
unidad de hecho para el ingreso al registro.
“La confusión gráfica o visual se produce por la simple
observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la
identificación o similitud ya sea de palabras, frases, dibujos,
etiquetas.
“La confusión en el campo auditivo se produce cuando las
palabras tienen una fonética similar.
“La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión,
deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la
evocación que ellas produzcan por medio del signo, aunque las
palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno
u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma
idea o concepto (G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996)”.
En el Proceso 9-IP-94 (G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) se ha dicho que
uno de los puntos más difíciles del Derecho Marcario es la confrontación entre
dos signos para llegar a determinar si entre ellos existe una similitud que pueda
inducir al público consumidor a error. Por ello la doctrina y la jurisprudencia
internacional han señalado ciertas reglas lógicas y científicas que podrán ser
tomadas en cuenta para determinar la similitud entre marcas, sin que éstas
sean un único punto de vista que utilice quien califique la confusión entre dos
signos que se asemejen, y estas son:
“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto
despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultáneamente.
“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.
“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las
diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno,
“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis,
Buenos Aíres, pág. 351 y ss).
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“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia,
es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo
tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a
confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren
disponibles en el comercio.
“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con
mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina
así la impresión general que el distintivo causa en el mismo”.
“Esta regla persigue entonces, a más de evitar que sus elementos
puedan ser fraccionados para poder ser comparados, que el
examen se realice a base de las semejanzas y no de las
diferencias existentes.
“Respecto de la segunda y tercera regla se dice por un lado que
debe emplearse un método de cotejo sucesivo, es decir, no cabe
el análisis simultáneo, por cuanto el consumidor no analiza
simultáneamente todas las marcas sino que lo hace en forma
individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cual
es la impresión final que el consumidor tiene luego de la
observación de las dos marcas.
“En cuanto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha
expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende
de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los
elementos semejantes o de las semejantes disposiciones de estos
elementos”.
“La confusión entre signos se dá por los elementos similares de
las marcas y no por sus desemejanzas, de ahí que es importante
apreciar las marcas en su conjunto. “Es un aspecto secundario el
número o clases de desemejanzas que posea una marca respecto
de otra, ya que puede darse el caso, que por el parecido de sólo
uno o dos elementos que la componen, se produzca confusión.”
(CORNEJO, Aldo. Derecho de Marcas, Lima-Perú, Cultural Cuzco
S.A., 1992, p. 119).
"....Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de
sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los
nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de
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otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya
que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes
que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o
fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender
examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no
procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención
preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación,
de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o
impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que
sirve de marca".
“Concordante con este fallo, son los expresados por la Sala de lo
Civil del Tribunal de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia de
Venezuela, Sala Político-Administrativa, para la cual "la
confundibilidad de las marcas debe ser evidente y la evidencia debe
resultar, no de un análisis por separado de cada uno de los
elementos (sílabas o signos) que integran la respectiva marca, sino
de la confusión que a simple vista o de oídas resulte de la
comparación". (Revista Colombiana de la Propiedad Industrial Nº 31991, página 120).
En el presente caso encontraba la administración que entre la marca que se
pretendía registrar “SKANDIA” y la marca registrada por el opositor “CANDIA”
existía similitud literal y fonética que haría incurrir en error al consumidor y que
ambas marcas no podían coexistir en el mercado sin generar confusión en el
público.
El Tribunal ha manifestado que si del examen previo a la resolución
administrativa o judicial se arroja un resultado positivo de confundibilidad, en uno
solo o en varios de los campos analizados de comparación, el signo pretendido
sería irregistrable.
Por otro lado, este mismo Tribunal, ha expresado en otras ocasiones, que es
necesario, en determinados casos, examinar la forma de la pronunciación de las
palabras para identificar o no la semejanza auditiva que puede dar lugar a la
confundibilidad sonora entre dos signos.
En el idioma castellano no existe el sonido inglés de la “S” sino mas bien en la
Región Andina la “S” es pronunciada como “ES”. Al preguntarse al consumidor
medio cuál es la marca de los productos adquiridos, respondería: “La marca ES
SKANDIA”; y para el otro caso contestaría: “La marca ES CANDIA”, ejercicio
fonético que provoca una confusión de ese orden entre los dos términos.
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Las semejanzas entre las marcas confrontadas son de mayor significación o
peso comparativo que las diferencias, las que por ser muy tenues o casi
imperceptibles, no desvirtúan o distancian el riesgo de confusión entre los signos.
Para la Oficina Nacional Competente la marca objeto de la solicitud estaba
incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En el caso subjudice la Oficina Nacional Competente y el Juez analizando las
marcas “la una registrada y la otra por registrar” debe decidir de conformidad con
los criterios señalados en la presente interpretación si ellas tienen la fuerza
necesaria o el poder distintivo para diferenciar un signo de otro, excluyendo de
ese modo la confundibilidad entre dos signos semejantes que es lo que prohibe
el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. En todo caso de presentarse la
simple duda o posibilidad de confusión, el Juez deberá inclinarse por la sola
existencia de la marca registrada.
Por las razones que anteceden,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1.
Para que un signo pueda ser registrado como marca se requiere que sea
perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación
gráfica y que, además, no se halle incurso en alguna de las causales de
irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
2.
No procede el registro de una marca que sea confundible con otra ya
registrada o solicitada con anterioridad por un tercero para productos o
servicios comprendidos en una misma clase, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
3.
En caso de conflicto debido a similitud o identidad entre un signo
registrado -derecho prioritario- frente a otro por registrarse o solicitado derecho expectaticio-, para productos de la misma clase, el funcionario
competente deberá pronunciarse a favor del primero.
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4.
En cuanto a la confusión es obligación de la Oficina Nacional Competente
rechazar las solicitudes que comporten tal riesgo, el cual debe evitarse en
resguardo de los derechos anteriormente concedidos así como para
prevenir el peligro de confusión. Queda a criterio del Juez establecer la
existencia o no de dicho riesgo, con arreglo a las normas comunitarias
pertinentes.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Consejo de Estado de la
República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar
sentencia en el expediente interno Nº 4213.
Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia,
mediante copia sellada y certificada de la presente sentencia, y remítase
igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial.
Roberto Salazar Manrique
PRESIDENTE
Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO
Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO
Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO
Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO
Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.
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