Presentación de PowerPoint - Oficina Española de Patentes y Marcas

PROHIBICIONES ABSOLUTAS
José María del Corral
Subdirector General Adjunto
Oficina Española de Patentes y
Marcas
FUNDAMENTO DE ESTAS PROHIBICIONES
y COMPARACIÓN CON LAS PROHBICIONES
RELATIVAS:



Interés general
Examen de oficio
Imprescriptibilidad

Interés particular

Oposición

Prescripción acc.
PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE SIGNOS
QUE NO PUEDAN CONSTITUIR MARCA
CONFORME AL ART 4.1 (ART. 5.1.a.):
Examen del art. 4.1. (concepto de marca)
• SIGNO (remisión 4.2. LM)
Mínima consistencia y estabilidad que
permita su identificación y
permanencia en el tiempo (Sentencia
Heidelberg Bauchemie C-49/02
TJCCEE)
EL REQUISITO DE LA SUSCEPTIBILIDAD
DE REPRESENTACION GRAFICA:
• Necesidad de soportes generalizados
• Principio de la determinación del bien
inmaterial protegido:
• Delimitación del derecho otorgado
• Protección a los terceros
•Sentencia caso Sieckmann: la
representación del signo debe ser
completa, accesible, inteligible, duradera
y objetiva.
•Marcas sonoras = pentagrama
•Exclusión de las marcas olfativas,
gustativas o táctiles
REQUSITO DE APTITUD DISTINTIVA:
(valoración en abstracto sent. Trib. 1ª
Inst. CCEE 26-10-2000 caso
TRUSTEDLINK)
ANALISIS 5.1.a) LM 17/2001
EL REQUISITO DE LA DISTINTIVIDAD
ART 5.1.B.
Se corresponde con art. 3.1.b) Directiva
2008/95/CE y 7.1.b) Reglamento CE
207/2009 (versiones codificadas)
Son signos incapaces de cumplir la
función primordial de la marca =
identificar el origen empresarial del
producto (Sent Trib de Justicia de la
CCEE 27-02-2002).
El criterio es aplicable a todas las
categorías de marcas (denominativas,
graficas)
El juicio sobre la distintividad implica
valorar el binomio signo/productos.
Sin embargo la valoración de la
aptitud distintiva de la letra a) se
valora el signo en abstracto. (sent.
Trib. 1ª Inst. CCEE 26-10-2000 caso
TRUSTEDLINK)
El juicio sobre la distintividad debe
valorar la percepción del consumidor
de tales productos (Sent Trib 1ª Inst.
CCEE 27-02-2002 caso LITE)
Jurisprudencia comunitaria (no tienen
distintividad):
• T 19/99 “COMPANYLINE” (la línea de la
compañía) para seguros y negocios
financieros de la clase 36.
• T 360/99 “INVESTORWORLD” (el mundo del
inversor) para seguros y negocios financieros
• T 32/00 “ELECTRÓNICA” para “Clase 16:
Catálogos para ferias especializadas en
componentes y módulos para la electrónica”
• C 380/02 Marca “EL PRINCIPIO DE LA
COMODIDAD” para diferentes productos
como herramientas, partes de coches y
muebles
EL COLOR COMO MARCA:
• Ausencia de prohibición expresa
• Un solo color como marca: carece
de distintividad. No puede atribuirse a
un solo empresario un solo color
dada su limitación.
• Casos aceptados: distintividad
adquirida por el uso antes del registro
Caso MILKA (OAMI)
Caso PROZAC STS 27-03-2006
CASO LIBERTEL C-104/01 TJCCEE
admitió el registro como marca del
color naranja, pero sentó un
criterio restrictivo = necesidad de
mantener disponibles los colores.
COMBINACION DE COLORES:
Registrabilidad
TJCCEE Caso Heidelberger
Bauchemie asunto C-49/02
TJCCEE Caso Heidelberger Bauchemie
asunto C-49/02:
(colores presentados en una solicitud de
registro de forma abstracta y sin contornos)
Se admiten siempre que
• se presenten efectivamente como un signo
• implique disposición sistemática que asocie los
colores de que se trata de manera predeterminada y
permanente
• ha de tenerse en cuenta el interés general en que
no se restrinja indebidamente la disponibilidad de
los colores para los demás operadores
PROHIBICIÓN EL ART 5.1.C) LM
“los que se compongan EXCLUSIVAMENTE de signos
o indicaciones que puedan servir en el comercio para
designar la especie, la calidad, la cantidad el destino,
el valor, la procedencia geográfica, la época de
obtención del producto o de la prestación del servicio
u otras características del producto o del servicio.”
Se corresponde con art 3.1.c) Directiva 2008/95/CE
FUNDAMENTO:
• Falta de distintividad del signo (informa
directamente sobre sus cualidades)
• Sean disponibles para todos los empresarios
DIFERENCIA ENTRE SIGNO DESCRIPTIVO Y
SUGESTIVO (Prof. Fdez-Novoa)
s. descriptivo: informa directamente de det.
características del producto.
s. sugestivo: informa indirectamente de
estas características
s. descriptivo: no registrable salvo secondary
meaning (art. 5.2. LM)
s. sugestivo: registrable
LA PROHIBICIÓN DEL 5.1.C) Y LAS
PALABRAS EN IDIOMAS EXTRANJEROS:
• Consumidor al que van destinadas
• Cognoscibilidad del significado por el
consumidor
LA EQUIVALENCIA FONÉTICA:
Resulta indiferente la ortografía del
signo, debe atenderse a su percepción
auditiva.
CASOS CONCRETOS DE SIGNOS
DESCRIPTIVOS
LA ESPECIE:
Denominaciones de variedades vegetales
(marcas denegadas por la OEPM)
M 2317180 “FINCAS y FINANZAS” para
servicios financieros e inmobiliarios
M 2310805 “CIUDAD DEL OCIO” para
servicios de ocio y actividades de
esparcimiento,
M 1622742 “EL SEGURO DE MI TIENDA” para
servicios de seguros.
LA CALIDAD
SEPTIEMBRE SOLEADO para distinguir vinos,
cl 33. Trib. Federal Alemán sent. 12-07-1968
denegó la marca.
M 1695233 “EXTRA” para servicios de
distribución
M 1599951 “SUPERIOR” para ropa
M 2090466 “SUPERIOR” para cervezas,
M 2301029 “NAVEGANDO SOMOS LOS MAS
RÁPIDOS” para servicios publicidad por
Internet
LA CANTIDAD:
M 2269944 “MUCHO MUEBLE” para muebles,
marca
M 1907227 “GRANDE” para frutas,
EL VALOR:
M 2567121 “EL AUTÉNTICO” para azafrán y
condimentos
M 2279240 “LA TIENDA DEL EURO” para un
comercio de distribución y almacenaje)
OTRAS CARACTERISTICAS (numerus
apertus):
CASOS DE SIGNOS SUGESTIVOS:
BABY DRY para pañales (STJCE 20-IX-2001,
As.C-383/99P)
MANZANILLA SUEÑOS DE ORO, para
infusiones
ICARO para aeromodelismo
BABY PARK para servicios de guardería
INDICACIONES DE PROCEDENCIA
GEOGRÁFICA:
Indicaciones geográficas Protegidas (IGP)
Reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo
Denominaciones de Origen (DO) Reglamento
(CE) 510/2006, de 20 de marzo
REGLAMENTO (CE) 479/2008 de 29 de abril de
2008 por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola, (ver art 43)
Reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo:
Art 14 Relaciones entre marcas, denominaciones de origen e
indicaciones geográficas
1. Cuando una denominación de origen o una indicación
geográfica se registre de acuerdo con el presente Reglamento,
se denegarán las solicitudes de registro de marcas que
respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el
artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos,
siempre que la solicitud de registro de la marca se presente
después de la fecha de presentación de la solicitud de registro
a la Comisión.
Se anularán las marcas registradas de manera contraria al
párrafo primero.
Reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo:
Artículo 13
Protección
1. Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación
registrada para productos no amparados por el
registro, en la medida en que sean comparables a los productos
registrados bajo dicha denominación o en la medida
en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación
de la denominación protegida;
b) toda usurpación, IMITACIÓN O EVOCACIÓN, aunque se indique el
origen verdadero del producto y aunque la denominación
protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión
como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o
una expresión similar;
c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la
procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales
de los productos, en el envase o en el embalaje, en la
publicidad o en los documentos relativos a los productos de
que se trate, así como la utilización de envases que por sus
características puedan crear una impresión errónea acerca de
su origen;
d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor
sobre el auténtico origen del producto.
LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA:
(Marcas colectivas)
Artículo 62. 3. No obstante lo dispuesto en el artículo
5.1.c), podrán registrarse como marcas colectivas los
signos o indicaciones que puedan servir en el
comercio para señalar la procedencia geográfica de
los productos o de los servicios. El derecho conferido
por la marca colectiva no permitirá a su titular
prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales
signos o indicaciones, siempre que dicho uso se
realice con arreglo a prácticas leales en materia
industrial o comercial; en particular dicha marca no
podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una
denominación geográfica.
(Marcas de garantía)
Artículo 68.
3. Será aplicable a las marcas de garantía lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 62.
PROHIBICION DE REGISTRO DELART 5.1.D)
Artículo 5. Prohibiciones absolutas.
No podrán registrarse como marca los signos
siguientes
d) Los que se compongan EXCLUSIVAMENTE
de signos o indicaciones que se hayan
convertido en habituales para designar los
productos o los servicios en el lenguaje
común o en las costumbres leales y
constantes del comercio.
Originariamente no designaban los
productos.
Se han convertido después en
genéricos en el lenguaje común en las
costumbres leales y constantes del
comercio
Es irrelevante que originariamente
hayan sido característicos y hayan
degenerado después
Signos que han devenido usuales
BROKER
LITRONA
BOCATA
CALIMOCHO
ALGUNOS CASOS:
Sentencia del TS de 10/05/1995, caso
“MASTERS”
EN EL SENO DE LA OAMI
“XTRA” para detergentes,
“LITE” (ligero),
“HYPERLITE” (hiperligero), “ULTIMATE” (lo
mas reciente) para productos electrónicos,
“STUDIO OFFICE” para servicios
administrativos y de consultaría,
“SEARCH SERVER” (servidor de
búsqueda) para productos y servicios
informáticos.
ALGUNOS EJEMPLOS DE SIGNOS QUE
HAN DEVENIDO GENÉRICOS:
•Termo o Thermo
• Keroseno
• Celofan
• Bio
REFERENCIA LA FALTA DE
DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA (ART.
55.1.D.): “Caducará la marca cuando “en el
comercio se hubiera convertido, por la
actividad o inactividad de su titular, en la
designación usual de un producto o
servicio para el que esté registrada.”
LA DISTINTIVDAD SOBREVENIDA (ART. 5.2.
LM):
Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del
apartado 1 no se aplicará cuando la marca
haya adquirido, para los productos o
servicios para los cuales se solicite el
registro, un carácter distintivo como
consecuencia del uso que se hubiera hecho
de la misma.
Sólo aplicable a supuestos del art 5.1.b.c.
y d. LM no al resto
Debe determinarse si el signo en
cuestión ha adquirido distintividad
• para los productos que se solicita
• como consecuencia del uso realizado
por el solicitante antes de depositarlo
Requisitos:
En cuanto al uso previo:
Que sea real y efectivo
En la totalidad del territorio de España o
en parte significativa del mismo.
Duración del uso suficiente para
producir la adquisición de carácter
distintivo
Productos/servicios: los solicitados deben
ser los mismos que aquellos a los que se
refiere el uso
Requisitos (continuación):
Como consecuencia de ese uso una parte
significativa del público al que van
destinados los productos debe reconocer
el signo como una marca
Pruebas:
Extensión geográfica del uso
Cuota de mercado adquirida
Volumen de facturación
Inversiones en publicidad
Encuestas: Una parte significativa del
publico destinatario de los productos debe
identificar el signo como una marca
Certificaciones de Cámaras de Comercio y
otros Organismos
GRACIAS POR SU ATENCIÓN