Año XXXII – Número 2519 Lima, 17 de junio de 2015

 Año XXXII – Número 2519
Lima, 17 de junio de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 39-IP-2015
Interpretación prejudicial del artículo 155 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de
oficio, de los artículos 154, 155 literal d), 224 y 226 de la
misma normativa; con fundamento en la consulta formulada
por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado
de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.
Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.
Expediente Interno: 177-2010-0-1801-JR-CA-07.................. ............ 1
Proceso 41-IP-2015
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de
oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma
normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor:
AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. (AUTECO S.A.).
Marca: POWER STAR (mixta). Expediente Interno: 20090070.................. ................................................................................... 13
PROCESO 39-IP-2015
Interpretación prejudicial del artículo 155 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 154, 155 literal d),
224 y 226 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad
en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.
Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 1772010-0-1801-JR-CA-07.
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 29 días del
mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo
con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima,
República del Perú.
Para nosotros la Patria es América
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VISTOS:
El Oficio 177-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido vía correo
electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de
Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a
fin de resolver el Proceso Interno 177-2010-0-1801-JR-CA-07.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 1 de abril de 2015,
mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
I.
ANTECEDENTES.
Partes en el proceso interno:
Demandante:
Demandados:
Unilever N.V.
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del
Perú.
Ernesto Lupercio del Carpio Rufasto
A. Determinación de los hechos relevantes:
1.
El 7 de diciembre de 2007, Unilever N.V. interpuso ante la Oficina de Signos
Distintivos del Indecopi acción por infracción a los derechos de propiedad industrial
contra Lácteos Sur E.I.R.L. y Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto.
2. El 1 de febrero de 2008, Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto absolvió el traslado de
la acción.
3. Mediante Resolución 499-2008/CSD-INDECOPI de 24 de octubre de 2008, la
Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción interpuesta contra
Lácteos del Sur E.I.R.L. y fundada la acción interpuesta contra Ernesto
Lupercio Del Carpio Rufasto, a quien prohibió el uso de la denominación
DORIA, en forma independiente o conjunta con otros elementos para
distinguir mantequilla. Dicha resolución se fundamentó en que el signo DORIA
(mixto) y las marcas registradas a favor de Unilever N.V., desde el punto de
vista gráfico, generan una impresión visual similar susceptible de inducir a
confusión en el público consumidor.
4. El 6 de noviembre de 2008, Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto interpuso
recurso administrativo de apelación y, mediante Resolución 2596-2009/TPIINDECOPI de 7 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual decidió
confirmar el extremo que declaró fundada la acción de infracción y reformó la
resolución apelada en el extremo referido a la prohibición de uso, señalando
que la prohibición recae sobre el signo DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA
(mixto).
5. El 13 de enero de 2010, Unilever N.V. presentó demanda contencioso
administrativa contra la Resolución 2596-2009/TPI-INDECOPI, ante el Juez
Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en
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Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 19 de febrero de 2014
declaró infundada la demanda.
6. El 13 de marzo de 2014, Unilever N.V. presentó recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia judicial.
7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la
interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para
que se aclare lo siguiente:
-
Cuáles son los criterios para determinar si se ha configurado la infracción a
los derechos de propiedad industrial, cuando existe semejanza en el
término denominativo relevante y en los productos que distingue un signo
usado sin registro y una marca registrada.
B. Fundamentos de la demanda:
8. Unilever N.V. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes
argumentos:
- La resolución administrativa materia de cuestionamiento yerra al concluir que no
existe riesgo de confusión entre el término DORINA que forma parte de las
marcas registradas a su favor y la denominación DORIA, que constituye el término
más relevante del signo mixto utilizado por Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto.
- Es titular de las marcas DORINA (denominativa) y DORINA (mixta) que distinguen
productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en
adelante, Clasificación Internacional de Niza).
- La marca DORINA goza de gran prestigio en el mercado peruano, incluso ostenta
la calidad de marca notoria.
- Los emplazados vienen utilizando el signo DORIA (mixto) para distinguir
productos de la Clase 29 de la Clasificación Intenacional de Niza, el cual es
confundible con las marcas registradas a su favor.
- Los signos confrontados poseen figuras y términos descriptivos que no deberían
ser tomados en cuenta. Las palabras MANTEQUILLA y AREQUIPEÑA no son
relevantes por ser descriptivos del producto y del lugar donde se fabrica. En
consecuencia, en las marcas infractoras el principal elemento es la denominación
DORIA que resulta confundible con DORINA.
- En el presente caso existe riesgo de confusión tanto gráfica como fonética.
C. Fundamentos de la contestación a la demanda:
9.
El Indecopi contestó la demanda señalando lo siguiente:
- Considera que resulta inconsistente la presunta invalidez de la resolución
administrativa, alegada por el demandante y sustentada bajo la hipótesis de que
las marcas en conflicto resultarían confundibles.
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- Las denominaciones DORIA y DORINA no son similares. Sin embargo, desde el
punto de vista gráfico se advierte que si bien cada signo incluye elementos
figurativos distintos, el hecho de que: i) las denominaciones que conforman los
signos compartan la mayoría de sus grafías; ii) el tipo de letra de las
denominaciones sea similar; y, iii) las denominaciones estén escritas ligeramente
hacia la derecha, determina una impresión visual de conjunto semejante.
- Uno de los signos utilizados, DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA (mixto),
vulnera los derechos de la marca DORINA.
10. Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto contestó la demanda señalando lo
siguiente:
- Que aun cuando existe identidad entre los productos que distinguen los signos en
conflicto, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se
ha determinado que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo
de inducir a confusión al público consumidor.
- Es titular de la marca DORIA desde 1977 y la demandante Unilever es titular de la
marca DORINA desde 1979. El signo DORIA (mixto) ha estado registrado ante el
Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas – ITINTEC
(entidad pública que antecedió en sus funciones al INDECOPI).
- Viene utilizando el signo DORIA (mixto) desde hace 37 años, el cual actualmente
goza de prestigio y reconocimiento en el mercado.
- La única intención de la accionante es retirar del mercado un producto de mucho
prestigio.
- Los signos en cuestión resultan completamente diferentes respecto de sus
denominaciones como de los elementos figurativos que incluyen.
II. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 11. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 155
literal a)1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la
interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 1542, 1553
literal d), 2244 y 2265 de la normativa mencionada.
1
Decisión 486
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar,
sin su consentimiento, los siguientes actos:
a)
aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta
se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;
(…).
2
Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la
respectiva oficina nacional competente.
3
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar,
sin su consentimiento, los siguientes actos:
(…);
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III. MATERIAS A SER DESARROLLADAS
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos.
Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas denominativas
y mixtas.
Elementos de uso común en la conformación de marcas.
Palabras descriptivas en la conformación de signos.
Coexistencia de marcas.
DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA. ACCIÓN POR INFRACCIÓN
DE DERECHOS.
12. En el presente caso, Unilever N.V. interpuso acción por infracción a los derechos de
propiedad industrial contra Lácteos Sur E.I.R.L. y Ernesto Lupercio del Carpio
Rufasto, sobre la base de sus marcas DORINA (denominativa) y DORINA (mixta).
Mediante Resolución Nº 2596-2009/TPI-INDECOPI, el Tribunal del Indecopi confirmó
el extremo que declaró fundada la acción de infracción y reformó la resolución
apelada en el extremo referido a la prohibición de uso, señalando que la prohibición
recae sobre el signo DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA (mixto).
13. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado
en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012.
14. El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del
Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema
atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las
marcas nace del acto de registro.
4
5
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del
uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
(…).
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en
cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido.
(…).
Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su
totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo,
susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos
o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su
totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun
respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo
notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:
a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos,
actividades, productos o servicios;
b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o
del valor comercial o publicitario del signo; o,
c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.
El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
(…).
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15. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular
tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen
determinados actos sin su consentimiento.
16. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de
facultades:
17. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de
disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
18. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en
el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de
la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o
similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir
que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre
esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está
dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca
confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos
del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una
parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la
presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su
capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por
la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes
como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la
identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del
mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia
efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo
mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí
donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá
posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de
agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de
17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).
19. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros
sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con
la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de Derechos de
marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del
mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que
cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o
similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso
pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
20. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de
confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o
servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de
especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el
comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la
marca registrada.
21. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el
uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público
consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino
que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.
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22. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo
siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o
vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida
dentro del trámite 70-IP-2008).
23. Para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, la corte
consultante deberá realizar la comparación entre las marcas registradas a favor de
UNILEVER, DORINA (denominativa) y DORINA (mixta) y la supuestamente infractora
DORIA (mixta), teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.
2.
COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS
DENOMINATIVAS Y MIXTAS.
24. En primer lugar, la corte consultante deberá realizar la comparación entre el signo
supuestamente infractor DORIA (mixto) y la marca opositora DORINA (mixta),
registrada a favor de Unilever.
25. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos
elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre
el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin
embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el gráfico.
26. Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado
sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:
“Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto,
el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas
y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma
profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.
Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento
denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias
imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor
fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál
de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo
distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el
elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las
que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos
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casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su
tamaño, color y colocación de la gráfica”6.
27. La corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento
predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de
conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos
denominativos:
- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras
que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a
entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si
ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza
entre los signos podría ser evidente.
- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad
de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la
mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el
mercado.
Comparación entre marcas denominativas y mixtas:
28. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas
debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
29. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que
esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que
con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo
mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los
consumidores”.7
30. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el
elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando
las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la
marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la
confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito
comercial.
31. En este orden de ideas, la corte consultante debe establecer el riesgo de confusión
que pudiera existir entre el signo presuntamente infractor DORIA (mixto) y la marca
registrada DORINA (denominativa).
6
7
Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la
Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON
BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98.
Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.
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3.
ELEMENTOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS.
32. En el presente caso, la demandante señaló que “los signos confrontados poseen
figuras y términos descriptivos que no deberían ser tomados en cuenta. Las palabras
MANTEQUILLA y AREQUIPEÑA no son relevantes por ser descriptivos del producto
y del lugar donde se fabrica”.
33. Al constituir una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos, tales
como palabras o figuras que, individualmente consideradas, pueden estimarse como
elementos de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio
absoluto por persona alguna.
34. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por elementos
de uso común, al estar combinados con otros elementos adicionales pueden generar
signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
35. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que los elementos de
uso común puedan ser utilizados por los otros empresarios. Esto quiere decir que su
marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que los elementos
de uso común se deben excluir del cotejo de marcas8.
36. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en
otra. Los elementos de uso común, por ejemplo, en materia de servicios de
transportes, pueden no serlo en productos alimenticios, y a la inversa. Sin embargo,
es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una
estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la
mencionada conexión se podría establecer si el estatus de “elemento de uso común”
en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Ello resulta relevante, ya que en productos o servicios con íntima conexión
competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un
comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios
también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios
íntimamente relacionados9.
37. La corte consultante debe determinar si las palabras MANTEQUILLA y
AREQUIPEÑA, así como los elementos gráficos, constituyen elementos de común
uso en relación con marcas que identifican productos de la Clase 29 de la
Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad
con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá
realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común.
4. PALABRAS DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS
38. La demandante argumentó que los signos confrontados poseen términos descriptivos
consistentes en las palabras MANTEQUILLA y AREQUIPEÑA, por lo que no deberán
ser tomados en cuenta.
8
9
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:
“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas
anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas
así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de
privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello
se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO
DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.
Proceso 17-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2212 de 21 de junio de 2013.
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39. En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas en la conformación
de signos. Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las
siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad,
funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación
descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de
que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada
descriptiva.
40. El Tribunal advierte que los signos descriptivos deben apreciarse en relación con los
productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo
en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o
usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en
servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante
tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o
conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada
conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo en una clase afecta la
registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.10 Esto es muy importante
porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información
comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un
signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los
comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.
10
El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva:
“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el
registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el
registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos
que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a
quien alega.
b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen
escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes
cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido
para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en
tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en
pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos
guardan también una aparente similitud.
c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los
medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio
televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían
competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas,
comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión
competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender
en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también
influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo
que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor
medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar
conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial,
ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un
producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su
utilización no sería la de su última finalidad o función.
Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas
funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo
de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de
deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación
Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de
14 de enero de 2004).
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41. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como:
palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas
pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de
monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
42. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones descriptivas, estas al estar combinadas con otras
pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder
a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las
palabras descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere
decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las
palabras descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca11.
43. La corte consultante deberá determinar si las palabras MANTEQUILLA y AREQUIPEÑA
son descriptivas para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de
conformidad con lo todo lo expresado en la presente providencia.
5.
COEXISTENCIA DE MARCAS.
44. En el presente caso, la acción por infracción interpuesta contra el titular de la marca
DORIA (mixta) se sustenta en las marcas registradas DORINA (denominativa) y
DORINA (MIXTA). Ambas marcas amparan productos de la Clase 29 de la
Clasificación Internacional. Resulta pertinente profundizar sobre el tema de la
coexistencia de marcas por haberse hecho mención en el proceso y por considerarlo
relevante para el caso.
45. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden
utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o
de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al
colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de
los bienes y servicios. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia de hecho
se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no
produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías,
productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores sentencias:
“Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por
parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que
el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la
causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido
considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría
subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la
confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca
en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la
presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos
años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma
persiguió: defender a los consumidores y al titular de la marca. En ese caso, la
causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En
efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado
11
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común
sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y
sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva,
necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto
necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que
esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE
MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.
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con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la
inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos”12.
46. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se
ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el
determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el
riesgo de confusión.
EL
TRIBUNAL
DE
PRONUNCIAMIENTO:
JUSTICIA
DE
LA
COMUNIDAD
ANDINA
EMITE
PRIMERO:
El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no
autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación
con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar
riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De
conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer
cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto
acto de infracción de derechos de marcas. Posteriormente, deberá
comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para
luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de
asociación en el público consumidor, aplicando los criterios
establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.
SEGUNDO:
El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de
asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de
esta manera, determinar si el demandado Ernesto Lupercio Del
Carpio Rufasto ha cometido una infracción del derecho de marcas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 155 literal d) de la
Decisión 486.
En la comparación se deben aplicar los criterios establecidos para
la comparación entre signos mixtos y, entre signos denominativos y
mixtos, de conformidad con la presente interpretación prejudicial.
TERCERO:
Los signos pueden estar conformados por elementos de uso
común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento
diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía
del conjunto de la marca. Es decir, la presencia de aquellos no
impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del
signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza
distintiva suficiente. Y puesto que los elementos de uso común no
son apropiables en exclusiva, el titular de la marca que los posea
no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa
única circunstancia el riesgo de confusión entre los signos
confrontados.
CUARTO:
Tratándose de las palabras MANTEQUILLA y AREQUIPEÑA, la
corte consultante deberá determinar si éstas constituyen palabras
descriptivas para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza
o en clases conexas.
QUINTO:
La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las
marcas que coexistan en el mercado no produzcan riesgo de
12
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 60-IP-2000, sentencia de 24 de enero de
2001, G.O.A.C. 642 de 25 de febrero de 2001.
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confusión entre el público consumidor sobre el origen empresarial
de los productos o servicios.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, la corte consultante deberá aplicar la presente interpretación
prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)
Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la
presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 41-IP-2015
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g)
de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la
República de Colombia. Actor: AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. (AUTECO S.A.).
Marca: POWER STAR (mixta). Expediente Interno: 2009-0070.
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 29 días del
mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS:
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El Oficio 56 de 20 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 21 de enero de
2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal Interpretación
Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-0070.
El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la
presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES
1.
Partes en el proceso interno:
Demandante:
AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. (AUTECO
S.A.)
Demandados:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
(SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y
COMERCIO
REPUESTOS HIDROMÁTICOS Y MOTORES C.A.
2.
Hechos:
1.
El 14 de marzo de 2007, la sociedad Repuestos Hidromáticos y Motores C.A. solicitó
ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
el registro de la marca POWER STAR (mixta), para distinguir piezas y repuestos para
cajas automáticas para vehículos, de la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas
(en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2.
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 575 de 30 de
abril de 2007, contra la cual la sociedad Autotécnica Colombiana S.A. formuló
oposición por considerar que no debía concederse el registro de la marca solicitada,
pues, era idéntica a la marca STAR (denominativa), que se encuentra registrada a su
favor para distinguir productos de la Clases 12 de la Clasificación Internacional de
Niza.
3.
Mediante Resolución 8577 de 25 de marzo de 2008, la División de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la oposición y concedió el
registro del signo solicitado.
4.
La sociedad Autotécnica Colombiana S.A. presentó recurso de reposición y en
subsidio apelación, que fueron resueltos por el Jefe de la División de Signos
Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de las
Resoluciones 15742 y 30270, respectivamente, las cuales confirmaron lo decidido en
la Resolución 8577.
5.
El 27 de enero de 2008, la sociedad Autotécnica Colombiana S.A. interpuso
demanda de nulidad en contra de las Resoluciones 8577, 15742 y 30270 ante la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
6.
El 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió
suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial del artículo 136 literal a)
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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3.
7.
Argumentos de la demanda:
Autotécnica Colombiana S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes
argumentos:
- Que es titular de la marca STAR (denominativa) para distinguir productos de la
Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se encuentra registrada
a su favor antes de expedirse la Resolución 8577. También es titular de una
pluralidad de marcas que combinan la denominación STAR con otros elementos
denominativos o gráficos.
- El término POWER que conforma la marca solicitada, constituye un mero
calificativo, por lo que debe ser excluida al realizar la comparación entre las
marcas en conflicto.
- No es posible registrar la marca POWER STAR (mixta) debido a que es similar a
la marca STAR (denominativa) e identifican los mismos productos, por lo que es
confundible conceptual, ortográfica y fonéticamente.
- De esta manera, considera que la Resolución 8577 debe ser declarada nula,
pues, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca POWER
STAR (mixta).
- Asimismo, refiere que las Resoluciones 15742 y 30270, que resolvieron los
recursos de reposición y apelación, también deben ser declaradas nulas por haber
confirmado lo resuelto en la Resolución 8577.
4.
Argumentos de la contestación a la demanda:
8.
La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo
siguiente:
- Entre las marcas POWER STAR (mixta) y STAR (denominativa) no hay riesgo de
confusión ni de asociación, pues, si bien el signo solicitado reproduce la misma
palabra que conforma la marca del demandante, la inclusión de la palabra
POWER representa un sonido totalmente diferente, lo cual atenúa
significativamente el riesgo de confusión, por lo que ambas marcas pueden
coexistir en el mercado.
- Asimismo, señala que el término POWER y los elementos gráficos que
acompañan a la marca solicitada, le otorgan a ésta la distintividad requerida para
que el registro sea concedido.
9.
Repuestos Hidromáticos y Motores C.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:
- La marca POWER STAR (mixta) tiene aptitud distintiva suficiente para
diferenciarse y separarse de cualquier otra marca, en razón a que se compone de
elementos denominativos y gráficos, particulares y novedosos.
- El demandante vulnera las reglas para la comparación de signos establecidas por
la jurisprudencia y la doctrina, ya que no ha tomado en cuenta que los signos
mixtos deben compararse en su integridad y no de forma fraccionada.
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B.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
10. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación
solicitada1; y, de oficio, se interpretará el artículo 1342 literales a), b) y g) de la
referida normativa.
C.
CUESTIONES A INTERPRETAR
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e
ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para
realizar el cotejo de marcas.
2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
3. Palabras descriptivas y de uso común en idioma extranjero.
D.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD
GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA,
INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE
MARCAS.
11. En el presente proceso, la sociedad REPUESTOS HIDROMÁTICOS Y MOTORES
C.A., solicitó el registro de la marca POWER STAR (mixta) para distinguir productos
de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad AUTOTÉCNICA
COLOMBIANA S.A. formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base
de su marca STAR (denominativa) registrada dentro de la misma Clase 12 de la
Clasificación Internacional de Niza.
12. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
13. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el
requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación.
1
2
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y
escudos;
(…)
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
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14. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.
doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o
asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos
riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado
notoriedad3.
La
de
de
de
15. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o
vinculación económica” (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de
julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de
21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).
16. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya
que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra
el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los
consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y
servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no
incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.
17. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si
entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si
esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la
conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.
18. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:
3
Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía
globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:
“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser
empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual,
sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los
que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las
representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios
distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero
(dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca
debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en
prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de
marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó
fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el
tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se
trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta
reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo
hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.
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La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número
de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil
de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en
cuenta las particularidades de cada caso.
La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o
semejante.
Reglas para realizar el cotejo de marcas
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas
originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las
marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador
presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.4
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer
Moreno ha manifestado:
‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en
conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor
medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas
semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad
penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el
distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser
fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una
marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el
examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias
existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el
consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método
de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en
4
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial
Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.
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razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo
hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es
la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos
marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen
riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo
que se debe obviar en un cotejo de marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que
aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante
disposición de esos elementos’5. (…)”.
19. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que
pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión
en el público consumidor.
2.
COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS.
20. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado POWER STAR (mixto) y
la marca registrada STAR (denominativa). Al respecto, se tomará en cuenta lo
señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA
(mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013:
21. “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan
expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o
números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un
todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas
se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que
evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y,
arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar.
22. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos,
que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal
ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse
adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra
compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el
acompañamiento de un gráfico (...)” (lo subrayado es nuestro).
23. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos
elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea
sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el
registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga
el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por
separado’”.
24. La Corte Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y
mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y
tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
5
Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de
2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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25. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay
que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la
dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor;
y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar
en los consumidores”.
26. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el
elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos
aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro
lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no
habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente
en el ámbito comercial.
27. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de
marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del
Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la
totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y
gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el
juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de
las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de
especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan
atenuada función diferenciadora”.
“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba
tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de
distinguir”.
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza
de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una
importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión
que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar
en los consumidores”.
28. En este orden de ideas, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión
que pudiera existir entre el signo solicitado a registro POWER STAR (mixto) y la
marca registrada STAR (denominativa).
3.
PALABRAS DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN EN IDIOMA EXTRANJERO.
29. La demandante argumentó que la marca solicitada POWER STAR (mixta) contiene
una expresión descriptiva, pues, la expresión POWER equivalente a “potencia o
poder”, indica una cualidad que los consumidores buscan idealmente en los
productos amparados por la marca, debiendo ser excluida al realizar la comparación
entre las marcas en conflicto.
30. En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas y de uso común en
la conformación de signos y su relación con los signos en idioma extranjero.
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31. Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes
características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones,
ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva,
formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se
trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada
descriptiva.
32. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que
palabras descriptivas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular de
una marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que
los competidores en el mercado los sigan utilizando6.
33. El Tribunal advierte que las palabras descriptivas o de uso común deben apreciarse
en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo
que es descriptivo o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en
otra. Los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios
mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin
embargo, resulta muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que
tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto,
analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo
o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o
relacionadas.7 Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima
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Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:
“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con
las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que
siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva,
necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto
necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha
dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.
7
El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva:
“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se
limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su
valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para
demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan
similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.
b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que
influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso
de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de
bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En
cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta
de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde
marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente
similitud.
c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación
con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la
publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión
competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es
restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes
telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una
conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y
refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los
productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen
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conexión competitiva, la información comercial se cruza, lo que hace imposible que
un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios
también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios
íntimamente relacionados.
34. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como:
palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente
consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas o de uso común, por
lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
35. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por
designaciones comunes o descriptivas, las palabras descriptivas o de uso común al
estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso
en el cual se puede proceder a su registro.
36. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras
descriptivas o de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto
quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya
que las palabras descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo8.
37. Ahora bien, como en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra conformado
por palabras en idioma inglés, POWER STAR9, por lo que se hace necesario tratar el
tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de signos y su
relación con las palabras descriptivas y de uso común en la conformación de los
signos.
empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en
caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que
provienen de un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan
utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al
origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del
mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma
directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin
un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o
función.
Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir
distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que
se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas
(por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL
INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004).
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Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso
común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de
solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el
parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de
privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina,
2010. Pág. 215.
Power: fuerza, potencia, energía.
Star: estrella.
www.wordreference.com
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38. Los signos conformados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman
parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en
consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si
el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha
hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose
generalizado su uso, y si se trata de vocablos descriptivos o de uso común que
mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la
marca.
39. Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente
en la lengua española al de la marca examinada, su grado de descriptividad deberá
medirse como si se tratara de una expresión local. No pueden ser registradas
expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en
los Países Miembros de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el
consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o
al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de
los Países Miembros.
40. La corte consultante deberá determinar si el significado de las palabras POWER y
STAR son de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente
establecer si la palabra POWER es descriptiva o de uso común para la Clase 12 de la
Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas, de conformidad con lo
expresado en la presente providencia.
EL
TRIBUNAL
DE
PRONUNCIAMIENTO:
JUSTICIA
DE
LA
COMUNIDAD
ANDINA
EMITE
PRIMERO:
Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser
registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello
resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a
error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de
registro.
SEGUNDO:
La corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de
asociación que pudiera existir entre el signo solicitado POWER STAR
(mixto) y la marca registrada STAR (denominativa), aplicando los criterios
adoptados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO:
La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del
registro de marcas, descarta que palabras descriptivas o de uso común
que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por
un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede
impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá
un monopolio del uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos.
Tratándose del signo POWER STAR (mixto), la corte consultante deberá
determinar si el significado de las palabras POWER y STAR es de
conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente
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establecer si la palabra POWER es descriptiva o de uso común para la
Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y en clases conexas.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación
prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)
Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la
presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú