CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL LA REDUE INFORMA Derecho de la Competencia, Propiedad Intelectual, Industrial y Mercantil Comunicado nº 4/2014 (Comunicado no oficial, sólo a título informativo) ENRIQUE GARCÍA-CHAMÓN CERVERA Audiencia Provincial de Alicante [email protected] JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ Audiencia Provincial de Pontevedra [email protected] CONCEPTO DE JUSTA CAUSA EN LAS MARCAS RENOMBRADAS. USO DEL SIGNO IDÉNTICO O CONFUNDIBLE POR EL TERCERO CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA RENOMBRADA. DIRECTIVA 89/104/CEE DEL CONSEJO, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1988, PRIMERA DIRECTIVA RELATIVA A LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN MATERIA DE MARCAS. Estimado/as compañero/as: Damos cuenta de la sentencia del TJUE de 6 de febrero de 2014 en el asunto C-65/12 (DE VRIES / RED BULL) en la que da respuesta a la cuestión prejudicial elevada por Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de Holanda) sobre si el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que puede calificarse de justa causa, en el sentido de dicha disposición, el uso por un tercero de un signo semejante a una marca renombrada para un producto idéntico a aquél para el que se hubiera registrado esa marca cuando resulta probado que tal signo se ha utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de tal marca. La respuesta del TJUE ha sido: “El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que puede obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una justa causa en el sentido de dicha disposición, a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante a esa marca para un producto idéntico a aquel para el cual se registró dicha marca, siempre que resulte que ese signo se haya utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la misma marca y que el producto idéntico haya sido utilizado de buena fe. Para apreciar si es así, corresponde al órgano jurisdiccional nacional tener en cuenta, en particular: – la implantación y la reputación de dicho signo entre el público interesado, – el grado de similitud entre los productos y los servicios para los cuales se utilizó originariamente el mismo signo y el producto para el que se registró la marca renombrada y – la relevancia económica y comercial del uso para ese producto del signo semejante a dicha marca. En archivo adjunto podéis encontrar la sentencia en formato Word. ENRIQUE GARCÍA-CHAMÓN CERVERA JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ