JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE
JUZGADO DE LA MARCA COMUNITARIA
C/Pardo Gimeno,43
Tlno.965936093-4-5-6
Alicante
Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.34/2004 B
Parte demandante: STOXX LIMITED
Procurador: LOPEZ FANEGA
Abogado: RUEDA PASCUAL
Parte demandada: KUTXAGEST SA SGIIC y KUTXA, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Guipúzcoa y San Sebastián
Procurador: TORNELL SAURA
Abogado: GARCIA-CAÑADA
SENTENCIA núm.
En Alicante, a 12 de mayo de 2005
Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de la Marca
Comunitaria, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 34/2004 B
promovidos a instancia de STOXX LIMITED, representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. LOPEZ
FANEGA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. RUEDA PASCUAL contra KUTXAGEST SA
SGIIC y KUTXA, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, representado
por el/la procurador/a Sr/a TORNELL SAURA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a GARCIACAÑADA, sobre infracción de marca comunitaria
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero .- Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las
prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que
estimo pertinentes, que en esencia se concretan en que las demandadas han utilizado, sin
autorización de la actora sus marcas comunitarias para promocionar y gestionar productos y
servicios financieros, solicitaba que se dictara sentencia por la que se declare: que Stoxx Limited
ostenta derechos exclusivos para la utilización de las marcas “STOXX” y “STOXX 50”en virtud
de los registros de marca comunitaria núm. 1.231.646 y núm. 1.396.381 y de marca internacional
número 696.866 y 698.166 y que KUTXAGEST SA SGIIC y KUTXA, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián ha infringido los derechos de exclusiva sobre las marcas
“STOXX” y “STOXX 50”y condene a KUTXAGEST SA SGIIC y KUTXA, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián a estar y pasar por la anterior declaración; a cesar
en el uso de las marcas “STOXX” y “STOXX 50”sin la previa autorización por escrito Stoxx
Limited ; a indemnizar a Stoxx Limited los daños y perjuicios ocasionados por el uso indebido de
las marcas “STOXX” y “ STOXX 50” de acuerdo con los siguientes criterios: KUTXAGEST SA
SGIIC deberá pagar el 1% de la cifra de negocios realizada con sus productos KUTXAINDEX 5
FIM y KUTXAINDEX 8 FIM, con un mínimo de 5.000 euros por cada producto, equivalente a lo
hubiera debido pagar por una licencia para utilizar la marca conforme a derecho y KUTXA, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián deberá pagar el 1% de la cifra de
negocios realizada con todos y cada uno de sus productos Depósito “A tu gusto “, Depósito “A tu
gusto” 2ª Emisión, Depósito “ A tu gusto“3ª Emisión, Depósito Combinado 1ª emisión, Depósito
Combinado 2ª emisión, Depósito Combinado 3ª emisión, Depósito Verano Plus y Depósito
Combinado Flexible, Depósito Verano Plus 2ª emisión y Depósito Bolsa, con un mínimo de 5.000
euros por cada producto, equivalente a lo habría debido pagar por una licencia para utilizar la
marca conforme a derecho; a retirar a su costa toda la publicidad, folletos y documentación del
mercado de cualquier producto en el que haga referencia a las marcas “STOXX” y “STOXX
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50”sin la previa autorización por escrito de Stoxx Limited; a la publicación del fallo de la
sentencia mediante su inserción en dos periódicos de divulgación nacional y un diario de
información económica, mediante su notificación al Banco de España y a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y mediante su notificación a todos clientes-suscriptores de los productos
mencionados y al pago de las costas
Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para
que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla, y en tiempo y forma
formularon declinatoria por falta de jurisdicción y competencia territorial, que se tuvo por
presentada y dando traslado a la parte actora por cinco días para alegaciones, se acordó la
suspensión del plazo para contestar y el curso del procedimiento. Evacuado el traslado conferido a
la actora en el que se opuso a la declinatoria planteada, se resolvió por auto de 17 de diciembre de
2004 en el que se desestimó la declinatoria y se dejo sin efecto la suspensión del plazo para
contestar la demanda, continuando la tramitación del procedimiento
Tercero: Los demandados en tiempo y forma se opusieron mediante la presentación de escrito de
contestación, en el que solicitaron la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos
y fundamentos de derecho que consideraron aplicables, por entender, en esencia, que no han usado
las marcas Stoxx en la prestación de sus servicios sino que se han referido a los índices bursátiles
Stoxx a fin de realizar indicaciones relativas a las características de sus productos
Cuarto -Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a
la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el dia y hora señalado, con la
asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y se interesó
por las partes la práctica de las pruebas documental, interrogatorio y testifical que se admitieron,
excepto las declaradas impertinentes, en su caso, en los términos que figuran en el soporte
audiovisual, señalándose la celebración del juicio
Quinto.- El día y hora señalado tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias
probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones , se dio por
concluido el acto y visto para sentencia
Sexto.-Con suspensión del plazo para dictar sentencia, se acordó la práctica de diligencias finales y
practicadas y puesto de manifiesto su resultado a las partes para alegaciones, se unieron los
escritos presentados y quedaron los autos para sentencia
Séptimo.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y
demás de pertinente aplicación al supuesto de autos
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero: La mercantil suiza STOXX LIMITED fórmula demanda por infracción marcaría frente a
KUTXAGEST SA SGIIC y KUTXA, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San
Sebastián al amparo del artículo 92 del Reglamento de Marca Comunitaria 40/1994 (en adelante
RMC) al realizar estos últimos un uso indebido y no autorizado de sus marcas comunitarias
STOXX y STOXX 50 debidamente registradas en la OAMI
Frente a ello se oponen las demandadas manifestando que la actora ha incurrido en una confusión
entre el derecho de marcas y el de propiedad intelectual, sin que hayan utilizando a título distintivo
las marcas Stoxx en la prestación de sus servicios sino que única y exclusivamente se han referido a
los índices bursátiles Stoxx en la publicidad de algunos de sus productos financieros con objeto de
informar a los consumidores del interés ofertado a través de los mismos, por lo que las menciones
realizadas sólo sirven, a su entender, para definir a título meramente descriptivo una característica
más del producto ofertado pero que en nada afecta a la función distintiva de las marcas de la actora,
por lo que, en consecuencia, concluyen que su actuación es conforme a las prácticas leales en
materia comercial, industrial y de competencia y no incurren en ninguna infracción marcaria al no
estar su comportamiento incurso en el art 9 RMC( en el que se basa la actora) y sí, en cambio,
amparado en el art 12 RMC
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El objeto de debate se centra en determinar si el ius prohibendi del que goza el actor como titular
marcario (al margen de los que pudiera tener, en su caso, en aplicación del derecho de propiedad
intelectual respecto de los índices que suministra a terceros a cambio de una retribución) le permite
impedir la actuación realizada por las demandadas, y en caso afirmativo, la procedencia de las
acciones defensivas ejercitadas por la actora al amparo del art 41 y ss de la Ley de Marcas española
17/2001 aplicable por la remisión al derecho nacional en esta materia ( art 14, 97 y 98 RMC), y de
forma concreta, en el quantum indemnizatorio ( art 43 LM )
Segundo: Son antecedentes básicos para la resolución del litigio los siguientes:
i) La actora es titular de las marcas comunitarias siguientes: número 1.231.646 “STOXX“, la
número 1.396.381 “STOXX 50“, la número 1.231.539 “STOXX“( figurativa), la número 1.396.407
“EURO STOXX“ y la número 1.396.415 “EURO STOXX 50“ para las clases 9,16, 35,36, 38,41 y
42 del nomenclator (documentos 3 a 7 consistentes en certificación de la OAMI),que, además,
constan como marcas internacionales registradas ( doc num 8 a 11), si bien desde el punto de vista
de la protección interesada a este tribunal, lo relevante es su condición de marca comunitaria (art
92RMC y 86 bis LOPJ)
ii) Estas marcas se destinan a distinguir índices de cotización en Bolsa de Valores de renta variable,
especialmente acciones, de gran difusión y divulgación en la prensa general y económica en
especial, siendo notoria su reputación y conocimiento, costando al folio octavo de la contestación
que no se cuestiona por la demandada la reputación de las marcas titularidad del actora y además en
el documentos número 13 consistente en un contrato en su día suscrito por KUTXAGETS SA con
la actora por el que la primera obtenía licencia para el uso de los índices y marcas de la segunda
para emitir, comercializar y promocionar productos financieros, figura al folio sexto que el
beneficiario reconoce el gran valor de la reputación y el crédito mercantil asociados a las
marcas“STOXX“ y reconoce que dicho crédito mercantil asociado a las marcas“STOXX“ pertenece
exclusivamente a“STOXX“
iii) Diversas entidades financieras emplean los índices “STOXX“(en sus diferentes variedades)
como referencia para determinar la rentabilidad de sus productos financieros, concertando con la
mercantil suiza actora una licencia contractual para poder utilizar los índices y marcas de la actora.
Así se deduce de las contestaciones remitidas por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco
Santander Central Hispano y Banco Pastor
iv) la demandada KUTXAGETS SA, que es la entidades gestora de fondos de inversión, cuya
depositaria es la otra demandada, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San
Sebastián, de cuyo grupo forma parte la primera, según se infiere de las declaraciones en el acto del
juicio y en todo caso consta en los datos identificativos de los fondos (documento 14 de la
demanda) suscribió en 2001 con la actora un contrato ( doc num 13) por el que la primera obtenía
licencia para el uso de los índices y marcas de la segunda para emitir, comercializar y promocionar
productos financieros, pagando la correspondiente y convenida suma, como así se reconoce por los
legales representantes de las mercantiles demandadas en el acto del juicio, añadiendo que, como
después la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya no exigía la acreditación del pago a
STOXX LIMITED, dejaron de pagar y de concertar contratos con ésta
v) La sociedad KUTXAGEST SA SGIIC en la documentación de sus productos financieros
KUTXAINDEX 5 FIM y KUTXAINDEX 8 FIM ( doc. núm 14 y 15 respectivamente) al establecer
la rentabilidad del productos hace referencia, entre otros, a los índices DJ EURO STOXX 50,
indicando que es calculado publicado y difundido por STOXX Limited ( doc num 14,folios 2 y 4 y
doc. num 15, folios 4 y 5) y KUTXA, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San
Sebastián en sus productos Depósito “A tu gusto “, Depósito “A tu gusto”2ª Emisión, Depósito “
A tu gusto“3ª Emisión, Depósito Combinado 1ª emisión, Depósito Combinado 2ª emisión, Depósito
Combinado 3ª emisión, Depósito Verano Plus y Depósito Combinado Flexible, Depósito Verano
Plus 2ª emisión y Depósito Bolsa ( doc num16,17,18,19,20,21,22,23,28 y 29) al indicar la
rentabilidad del depósito lo hace referenciándolo al índice EURO STOXX 50, entre otros índices.
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Tercero: Al margen de los derechos que Stoxx Limited pudiera tener, en su caso, en aplicación de
la normativa de propiedad intelectual respecto de los índices que suministra a terceros a cambio de
una retribución, se trata determinar si el ius prohibendi del que goza como titular de las marcas
comunitarias cuya protección reclama (la núm. 1.231.646 y la núm. 1.396.381), le facultan para
impedir la actuación realizada por las demandadas. Marcas que al no cuestionarse su notoriedad y
renombre implican que se debilite o diluya el principio de especialidad, ya que como titular de este
tipo de marca puede prohibir a cualquier tercero que, sin su consentimiento, use en el tráfico
económico un signo idéntico o similar para productos o servicios aunque no sea similares a
aquellos para los cuales está registrada la marca, si tal uso implica aprovechamiento indebido del
carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o le es perjudicial, y por ende, impedir que ese
tercero, sin su autorización, ofrezca, comercialice o promocione el producto o servicio con ese
signo o lo utilice en la documentación mercantil o publicidad ( art 9.1 y c 9.2RMC), teniendo, no
obstante, presente que la doctrina más autorizada (Fernández-Nóvoa) ha puesto de relieve que a la
hora de fijar el alcance de este ius prohibiendi consagrado en el artículo 9 del RMC ( y el
correlativo artículo 34 de la ley española de marcas) el Tribunal de Justicia de las Comunidades se
ha inclinado por la tesis restrictiva, conforme a la cual el titular de la marca sólo puede prohibir a
los terceros el uso indebido de un signo idéntico o confundible que se efectúe a título de marca,
frente a la tesis amplia o extensiva, que mantiene que el titular marcario puede prohibir a los
terceros cualquier uso de un signo idéntico o confundible que se lleve a cabo en el tráfico
económico.
Sobre la cuestión del uso del signo como marca se pronuncia el TJCE en la sentencia de 14 de
mayo de 2002 ( asunto Hölterhoff) ante la cuestión planteada de si existe violación del derecho de
marca con arreglo al artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas cuando uno pone de relieve que la mercancía procede de su propia
producción y usa la marca ajena exclusivamente para describir las propiedades particulares de la
mercancía que ofrece. El TJCE responde que tal precepto (que básicamente se reproduce en el art
9RMC) “debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede invocar su derecho
exclusivo cuando, en una negociación comercial, un tercero manifiesta que la mercancía procede de
su propia producción y usa la marca de que se trata exclusivamente para describir las propiedades
particulares de la mercancía por él ofrecida, de modo que queda excluido que la marca usada se
considere como una referencia a la empresa de la que procede dicha mercancía” y en la sentencia
recaída en el caso Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed, de 12 de noviembre 2002 en
apartado 42 plantea las dos tesis en los términos siguientes “… que es preciso determinar si el
artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva faculta al titular de la marca para prohibir cualquier
uso por un tercero en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca para productos idénticos
a aquellos para los que la marca está registrada o si este derecho de oposición exige un interés
específico del titular en su condición de titular de la marca, en el sentido de que el uso del signo de
que se trata por un tercero debe afectar o poder afectar a alguna de las funciones de la marca para
que el titular pueda ejercer su derecho de oposición al interpretar el artículo 5 apartados primero,
letra a) de la Directiva señala” y después de recordar que “la función esencial de la marca es
garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con
ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que
tienen otra procedencia” ( apartado 48), concluye “que el derecho exclusivo previsto en el artículo
5, apartado 1, letra a), de la Directiva se concedió para permitir que el titular de la marca proteja sus
intereses específicos como titular de la marca, es decir para garantizar que la marca pueda cumplir
las funciones que le son propias. En consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar
reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las
funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los
consumidores la procedencia del producto”( apartado 51) y consecuentemente “el titular no puede
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prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se
registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca
habida cuenta de las funciones de ésta. Así pues, determinados usos con fines meramente
descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, ya que
no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger esta disposición y, por tanto, no se
incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición” ( apartado 54), con cita de la
precedente sentencia de 14 de mayo de 2002 mentada, si bien llega a un respuesta distinta ya que
entiende que el uso del signo Arsenal en el caso concreto no era meramente descriptivo, y no podía
descartarse el riesgo de confusión.
Podemos concluir, en sintonía con la jurisprudencial y doctrina que se considera más ajustada, que
para que entre en juego el ius prohibendi es preciso que el tercero no autorizado se sirva a título de
marca de un signo idéntico o confundible con la marca registrada, esto es , que el uso es para
indicar en el mercado, o en general, en el tráfico económico, el origen empresarial de los
correspondientes productos o servicios, de forma que el público puede pensar que con el signo se
informa sobre la procedencia empresarial del producto o servicio. En otro caso estaríamos ante lo
que se conocen como utilizaciones atípicas de la marca y que no constituyen propiamente infracción
del signo distintivo, ya que la marca otorga al titular un derecho de exclusiva muy amplio, pero no
limitado.
Así, además de los derivados del agotamiento del derecho de marca (artículo 13 RMC), existen
determinados usos atípicos de la marca que se admiten por el legislador, tanto comunitario ( art 12
RMC y 6 de la Directiva) como nacional (así, art 34 Ley de Marcas española) y jurisprudencia y,
de forma general para que sean lícitos tales usos deben reunir las notas siguientes: que la utilización
de la marca ajena sea con carácter descriptivo y no en función distintiva, de forma que quede
excluida el riesgo de confusión, y que no puede suponer un aprovechamiento indebido de la
reputación ajena y sea conforme con las prácticas leales en el mercado.
De forma concreta en materia de uso de marca ajena en la publicidad habrá que estar al caso
concreto para determinar si se trata de una utilización leal de la marca ajena con finalidad
descriptiva y para informar a los consumidores ( Sentencias TJCE de 23 de febrero de 1999, caso
BMW y de 25 de octubre de 2001, caso Toshiba ) o en cambio, infracción porque se suscita en el
consumidor confusión o por las circunstancias del caso conlleva un aprovechamiento ilícito de la
reputación ajena, sin ajustarse al buena fe y lealtad que exige e mercado, siendo circunstancia
relevante para calificar este uso de la marca ajena ,entre otros, el dato de que se refiera a productos
o servicios lícitamente adquiridos o ,en cambio, se refiera a productos o servicios de los que se sirve
el tercero sin haberlos adquirido lícitamente, la forma del uso (colocación, tipografía…),etc
Cuarto: Ahora bien, al descender a los hechos y analizar en qué circunstancias se ha producido el
uso de las marcas comunitarias cuya infracción se denuncia y cuya protección se reclama
identificadas en el suplico de la demanda ( tanto con su denominación como son el número de
registro), observamos que no figura en la documentación empleada por los demandados (que es la
única aportada) ninguna mención a las marcas “STOXX” ni “STOXX 50”, que están registradas en
la OAMI como marcas num 1.231.646 y 1.396.381 distintas de la marca EURO STOXX 50 (la
núm. 1.396.415), por lo que no consta que aquellas marcas (STOXX” y “STOXX 50”) hayan sido
utilizadas por las demandadas en los productos financieros descritos, y por ende hayan sido
infringidos los derechos de exclusiva sobre estas marcas por las demandadas, como así se pide en el
suplico de la demanda trascrito en los antecedentes de hecho, en el que de forma reiterada se limita
única y exclusivamente la petición de protección a las marcas num 1.231.646 y 1.396.381, es decir,
a las marcas STOXX” y “STOXX 50”.
Si estas no han sido empleadas por los demandados en esos productos financieros, no podemos
declarar que han infringido su derecho de exclusiva, ni pueden cesar en su utilización, ni
indemnizar por un uso indebido ni retirar de la documentación de esos productos financieros las
referencias a esa marcas STOXX” y “STOXX 50”, ya que no aparecen, y en consecuencia, la
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pretensión en los términos en que ha sido estimada no puede prosperar, sin que la respuesta
absolutoria implique necesariamente que se legitime el uso que la demandadas realizan de la marca
Eurotoxx 50 de la actora, cuyo enjuiciamiento no podemos realizar con arreglo a las pautas legales
y jurisprudenciales expuestas para no incurrir en vicio de incongruencia , ya que por aplicación del
principio dispositivo vigente en la Ley de Enjuiciamiento Civil ( art 216 y 218, que es la normativa
a aplicar por la remisión que efectúa el art 14 y 97 RMC) la sentencia ha de ser congruente con las
pretensiones de las partes y, como hemos dicho, no se efectúa pretensión alguna respecto de la
marca Eurotoxx 50, que es la usada sin autorización por las demandadas
Quinto: A la vista de las especiales circunstancias concurrentes consistentes en que las demandadas
llevan a cabo un uso de otras marcas similares de la demandante en la publicidad de sus productos
financieros al identificar los índices elaborados por la actora, sin que hayan abonado
contraprestación alguna por el empleo de esos índices y los signos identificativos de los mismos, a
pesar de reconocer implícitamente que procede tal remuneración, ya sea por aplicación de los
derechos de propiedad intelectual, y en todo caso al tratarse la cuestión litigiosa no pacífica, se
considera más equitativo que cada parte abone las costas causadas a su instancia y las comunes por
mitad ( art 394 LEC y art 3.2 CC )
Visto los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLO
Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por STOXX LIMITED contra
KUTXAGEST SA SGIIC y KUTXA, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San
Sebastián, absolviendo a las demandadas de las pretensiones contra ellas formuladas
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y que contra la
misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, con sede en
Alicante, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.
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