acerca de la patentabilidad de los descubrimientos

ACERCA DE LA PATENTABILIDAD DE LOS DESCUBRIMIENTOS
I.- INTRODUCCIÓN
La patentabilidad de los descubrimientos no constituye un tema que se presente aislado
o que carezca de mayor interés en el actual escenario de los derechos intelectuales.
Más allá de sus contornos jurídicos, se inscribe en una ofensiva de amplio espectro,
destinada a reservar para el mercado todos los aportes del conocimiento que puedan
tener un valor económico actual o potencial (seres vivos, información genética, planes
de negocios, herramientas de investigación, software, leyes naturales, etc.).
En tanto el conocimiento se ha convertido en una mercancía transable, los sectores
interesados presionan para extender los dominios de la propiedad intelectual a nichos
nacidos de este nuevo escenario.
Esta circunstancia que configura la realidad actual de los derechos intelectuales nos
debe mover a ser muy cautos en cuanto a la interpretación de criterios legales,
jurisprudenciales, administrativos y doctrinarios provenientes de los países centrales,
que expresan intereses que muchas veces no coinciden con los nuestros, o están en clara
oposición.
Estamos aquí dentro de un terreno que muestra el conflicto entre los países
industrializados y los subdesarrollados en un campo ampliado que comprende la
transferencia de tecnología, el reconocimiento de derechos sobre los recursos genéticos
y los conocimientos tradicionales, la relación de los derechos intelectuales con la salud
pública y en un enfoque más focalizado, la relación entre los derechos de propiedad
industrial con el interés general.
En el presente trabajo pretendo demostrar que invento y descubrimiento pertenecen a
categorías jurídicas diferenciadas, que justifican su indistinto tratamiento jurídico.
Partiendo de esta diferenciación examinaré las notas características de cada una de las
categorías, así como los problemas que genera el patentamiento de los descubrimientos
con relación a la libre circulación del conocimiento, al derecho de la competencia y al
interés general.
Por último, y dado que ha sido traído al debate, analizaremos el tema a la luz de la Ley
24.481, de la Constitución Nacional (artículo 17) y de las Directrices sobre
patentamiento aprobadas por el INPI.
II.- LA INVENCIÓN PATENTABLE Y EL DESCUBRIMIENTO COMO
CATEGORÍAS JURÍDICAS DIFERENCIADAS
Para nuestro derecho positivo, en el que queremos centrar el tratamiento de la cuestión,
invento y descubrimiento constituyen dos categorías claramente diferenciadas.
La invención está definida en el artículo 4 de la Ley 24.481 y cualquier referencia que
se haga a la misma debe partir de esta definición, que a mi entender constituye una
1
pieza clave del sistema, en tanto la invención patentable (que se integra con el invento
con más los requisitos objetivos de patentabilidad y de cuyo campo se excluyen los
enunciados del artículo 6º) es el centro en cuyo entorno se construye el sistema.
Contrariamente a lo que se interpreta –sin sustento normativo alguno- el artículo 6º de la
ley 24.481 en cuanto excluye a los descubrimientos del campo reservado a las
invenciones no contiene una presunción juris tantum. Simplemente y con un lenguaje
que no deja lugar a la mínima duda, incluye a los descubrimientos dentro de la categoría
opuesta a la invención (“no se consideran invenciones a los efectos de esta ley”…)1.
Interpretar que la norma se refiere a los meros descubrimientos, es otro exceso que no
surge de texto alguno. Esta interpretación según su autor permite darle validez al
artículo 6 inciso a) de la Ley, “ya que de otro modo debería decretarse la
inconstitucionalidad de la norma”. Más abajo me referiré in extenso a la interpretación
del artículo 17 de nuestra Carta Magna en relación con la patentabilidad de los
descubrimientos.
Igualmente resulta extraño al tema en examen la mención del artículo 27 del Acuerdo
ADPIC, ya que dicho Acuerdo conforme lo sostengo más abajo, no definió a la
invención, dejando librada su caracterización a los derechos nacionales.
Las mencionadas interpretaciones constituyen simplemente un intento de distorsión de
lo que claramente establece la ley. No existen en el esquema legal espacios vacíos que
permitan ser integrados con otros supuestos.
Con relación al tema que nos ocupa Franceschi recuerda que existe una manera de hacer
escapar un objeto de su régimen jurídico, que consiste en descalificar la categoría
jurídica a la que pertenece y calificarla de otro modo2.
Este “juego sobre categorías” no es nada fácil: el derecho tiene una considerable
resistencia a la erosión. Tratar lo idéntico idénticamente y lo diferente en forma
diferente no es sólo una norma jurídica fundamental, sino también un mecanismo
central de la producción jurídica.
En el caso que comentamos tanto el intento de patentar descubrimientos que “cumplan
con los requisitos objetivos de patentabilidad”, como el de distinguir dentro de la
categoría de “descubrimientos”, entre los simples y los útiles, constituye un
razonamiento que se derriba por su base, al carecer de sustento normativo alguno.
Michell Vivant, ha señalado a este respecto que el descubrimiento dotado de todas las
características aptas para ser una invención, es largamente un mito3.
Aún cuando el descubrimiento pudiera sortear la barrera de los requisitos objetivos de
patentabilidad, su autor no puede gozar del derecho de exclusiva que le otorga la ley a
los inventos, por cuanto no existe un invento, punto de partida insoslayable. Por otra
1
Bensadón, M.: Ley de Patentes comentada y concordada con el ADPIC y el Convenio de París, Edit.
Lexis Nexis, Buenos Aires 2007, p. 59.
2
Franceschi, M.: Droit et manchandisation de la connaisance sur les gens humains, CNRS Edit., París
2004, p. 152.
3
Vivant, M.: Proteger les inventions de demain, La Documentation Française, Paris 2003, p. 49.
2
parte, si el requerimiento se cumple, tal “descubrimiento” no sería más que un invento
disfrazado con otra denominación.
El invento no es una construcción sin perfiles propios, sino que por el contrario es el
primer requisito a tomar en cuenta para poder hablar de una “invención patentable”.
Es un concepto autónomo –tal como lo ha entendido la doctrina más autorizada- que
debe ser examinado en primer lugar, para saber si estamos en presencia de una
“invención patentable”. Schmidt – Szalewski critica la solución dada por el Convenio
de Munich que contiene una enumeración no limitativa de las creaciones que no son
invento. El concepto de invención merece a su juicio una definición positiva y clara
correspondiente al contenido real de esta exigencia: realización material del ámbito de
la técnica4.
Para nuestra ley la invención no es un concepto difuso, cuya inteligencia queda
reservada a los intérpretes, ya que es uno de los pocos ordenamientos a nivel mundial
que la define. En efecto, el artículo 4, inciso a) establece que “a los efectos de esta ley
se considera invención a toda creación humana que permite transformar materia o
energía para el aprovechamiento por el hombre”.
La ley habla de “creación humana”. Creación conforme a la acepción común es la
obtención de algo novedoso que no tenía existencia, lo que lleva a una primera
precisión: si el objeto a patentar preexiste, no se configura tal creación.
El carácter creativo está ínsito en la actividad intelectual que implica la invención. Este
carácter consiste –a juicio de Caforio- en la novedad del problema resuelto o al menos
en la novedad de la solución dada a un problema ya conocido, pero irresuelto hasta el
presente; o resultante de un modo diverso, siempre bajo el presupuesto que la solución
implica el hallazgo de una nueva relación causal que sea consecuencia de los medios
hallados por el inventor5.
Para Ascarelli, la aportación creadora debe caracterizar al invento, por cuanto de otro
modo desaparecería la razón de ser de la exclusiva ya que ésta conduciría entonces a
reconocer derechos absolutos de utilización respecto de hallazgos obtenibles sobre la
base del patrimonio técnico existente, fruto de los cuales, la exclusiva no cumpliría su
misión de estímulo y premio a una aportación no obtenible sobre la base del estado de la
técnica6.
La definición legal continúa expresando “que permita transformar materia o energía
para su aprovechamiento por el hombre”.
Schmidt – Szalewski, J.: La notion d’invention face aux developments technologiques, en: FrisonRoche, M.A. et Abelio A.: Droit et Economie de la proprieté intellectuelle, L.G.D.J., Paris 2005, p. 243.
La invención no puede ser seriamente aprehendida de otra forma que de manera autónoma y más
precisamente como el objeto al cual los otros criterios de patentabilidad deben aplicarse (Vivant, M., op.
cit., p. 29).
5
Caforio, G.: Le invencioni biotecnologique nell’unitá del sistema brevettable, Edit. Giampichelli, Torino
1995, p. 63.
6
Ascarelli, T.: Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Edit. Bosch, Barcelona 1970, p.
499.
4
3
Ascarelli, refiriéndose al invento, señala que ante todo será preciso que se trate de un
resultado dirigido al aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza, dominando –como
se ha observado acertadamente- su relación causal7.
Transformar materia o energía importa utilizar la acción humana sobre las fuerzas de la
naturaleza. Aún cuando la definición no menciona la palabra técnica, es obvio que la
transformación de materia o energía por el hombre presupone la existencia de un
componente técnico.
Para realizar un descubrimiento puede emplearse un instrumento técnico (microscopio,
telescopio, etc.), pero lo destacable es que tal elemento técnico ya formaba parte del
“estado de la técnica”. El invento además, presupone por su propia naturaleza una
creación de carácter técnico, sin ella no existe “invento”.
La regla técnica apunta Scheuchzer, es una regla de utilización de fuerzas de la
naturaleza. El invento se propone utilizar (dominar, formar) la fuerza de la naturaleza y
no observar o describir (saber, descubrir). Supone siempre una intervención activa del
hombre, no sólo en la aplicación de la invención, sino en su existencia misma8.
El invento, para ser tal, no puede consistir en una mera representación de los procesos
que de modo espontáneo se realizan en la naturaleza. Se requiere, por tanto, que el
producto o el proceso no constituya una representación de cuanto ya realiza la
naturaleza espontáneamente, sino que se precisa el resultado de un dominio sobre ella
para resolver problemas o indicar soluciones no alcanzadas por ella9.
He aquí la razón de ser de la ubicación del invento y el descubrimiento en dos
categorías jurídicas claramente diferenciadas.
En la invención no se dejan subsumir los descubrimientos porque éstos no representan
ninguna aplicación práctica de los conocimientos con el objeto de provocar un efecto
técnico repetible para fines prácticos10. Esta fórmula afirma la línea del límite entre lo
que es y lo que no es patentable, la contraposición entre ciencia y técnica, entre
actividad puramente cognoscitiva y actividad de utilización de lo existente11.
El derecho de exclusiva que se concede al inventor está fundamentado en el esfuerzo
intelectual desplegado para utilizar las fuerzas de la naturaleza en pos de conseguir la
solución de un problema técnico; extremo que no se advierte en el descubrimiento que
si bien puede importar un esfuerzo intelectual –a veces mayor que el empleado en una
invención- su resultado no apunta a transformar ningún elemento natural; sino que
simplemente se traduce en iluminar un camino antes no transitado.
Tal como lo han admitido numerosas decisiones jurisprudenciales, el otorgar un título
de exclusiva a quien pone a disposición del público una información o una ley de la
7
Ascarelli, T.: op. cit., p. 494.
Scheuchzer, A.: Invention brevetable en 2002. Reflexion sur la notion d’invention et les conditions de
la brevetabilité, en: Vivant, M.: op. cit., p. 215.
9
Ascarelli, T.: op. cit., p. 497.
10
Landemaier, F.: Cit. por Fernández Córdoba: Derecho de patentes e investigación científica, Edit.
Tirant Leblance, Valencia 1996, p. 68.
11
Vanzetti y Cataldo, cit. por Dal Paz y Denis Barbosa en: Iacomini, V. (org): Incertezas e riscos no
patentamiento de biotecnología, Edit. Jurúa, Curitiba 2008, p. 117.
8
4
naturaleza, puede redundar en un bloqueo a las creaciones futuras contrariamente a la
finalidad propugnada por la invención patentable que presupone un adelanto técnico que
no sólo soluciona un problema técnico sino que sirve para futuras innovaciones que
pueden pasar por encima del estado de la técnica.
Mientras el descubrimiento es el acto, proceso o circunstancia de adquisición de un
conocimiento o comprobación de la existencia de algo anteriormente desconocido o no
reconocido, el invento es el resultado de la acción del hombre sobre las fuerzas de la
naturaleza, lo que implica necesariamente una contribución humana. Precisamente, en
esta línea, Gómez Segade observa que el descubrimiento permite aumentar los
conocimientos, pero no enriquece el acervo tecnológico porque no proporciona ninguna
regla de comportamiento ni en consecuencia tampoco produce efectos sobre la realidad
exterior. Conceder una patente sobre un descubrimiento importaría bloquear el avance
técnico en un sector industrial12.
La jurisprudencia norteamericana ya desde antiguo mantuvo una línea contraria a la
protección de los descubrimientos por vía de patentes, pese a la confusión idiomática
que refiero más abajo.
Ya en 1854 la Corte expresó su preocupación porque el otorgar a Samuel Morse
amplios derechos sobre una ley natural, más allá de su aplicación particular (el
telégrafo) “proporcionaría el derecho de excluir a otros de la realización de
innovaciones que el mismo Morse no inventó y que ni siquiera imaginó”; agregando
que la ley de patentes no respalda los derechos de patentes sobre principios científicos
porque dichos monopolios serían injustos para el público y frustrarían el objetivo
manifiesto de la ley13.
En 1862 reiteró esta doctrina aclarando que las leyes de la naturaleza aunque ellas sean
descubiertas no podrán ser patentadas; un descubrimiento puede ser brillante y útil pero
no patentable…; algo más es necesario… la nueva fuerza o principio para hacer brillar
la luz debe ser incorporado y puesto a trabajar, pudiendo ser patentado sólo en conexión
o combinación con los medios por los cuales o a través de los cuales opera14.
Más recientemente, en 1948, señaló que las patentes no pueden concederse para
descubrimientos de fenómenos naturales; las cualidades de las bacterias, al igual que el
calor del sol, la electricidad o las cualidades de los metales, son manifestaciones de la
naturaleza de libre acceso para todos los hombres y no reservado exclusivamente para
algunos; los descubrimientos de fenómenos naturales hasta ahora no conocidos no
pueden reclamar el monopolio que las leyes reconocen15.
Cuando el interés aparece en la escena biotecnológica y posteriormente surge la
genómica con toda su potencialidad, motivando al sector empresarial a apropiarse de
seres vivos, información genética, tejidos vegetales, líneas celulares, etc. se inicia un
proceso de cambio.
Gómez Segade – Fernández Novoa: La modernización del sistema español de patentes, Edit.
Montecorvo, Madrid 1984, p. 53.
13
In re O’Reilly vs. Morse.
14
Morton vs. New York Eye Infirmary, 17F.881 (SDNI) 1862.
15
Frank Brons Seed Co. vs. Kalo Inoculant Co., 76 (USPQ) 1948.
12
5
El instrumento preferido para ello fue la patente y en los sistemas legales de los países
centrales se fue imponiendo el criterio de patentar verdaderos descubrimientos,
empleando todo tipo de subterfugios para eludir claras normas legales que lo impedían.
En particular, señala Tallaccini “la construcción científico-jurídica de la patente
biotecnológica ha privilegiado un singular camino interpretativo de los fenómenos
naturales y de su significado jurídico, pero ha pospuesto –a veces de un modo
subrepticio- tal elección como epistemológicamente cogente. En realidad los problemas
legales surgidos en torno al patentamiento en biotecnología han revelado múltiples
deficiencias y frente a cada aporte “innovador” han surgido interpretaciones y
soluciones que carecen de sustento atendible, lo que en definitiva evidencia que estamos
ante soluciones arbitrariamente diseñadas que se distancian de los fundamentos
ensayados para justificar el tema de patentes”16.
En tren de posibilitar el patentamiento de los seres vivos y sus partes la Directiva
98/44/C de la Unión Europea sobre protección de innovaciones biotecnológicas, llega a
extremos inconcebibles.
La ruptura de la tradicional distinción entre invento y descubrimiento está llamada a
tener profundas consecuencias para los países subdesarrollados que son vulnerables a
nivel de la investigación básica.
Esto debe ser debidamente tomado en consideración por los organismos encargados de
aplicar las leyes de patentes a fin de no receptar construcciones que no sólo son ajenas a
nuestra realidad jurídica, sino que son contrarias a los intereses de nuestros países,
dependientes en gran medida de la ciencia y la tecnología desarrollada en los países
centrales.
Basado en la ausencia de distinción entre descubrimiento e invento en el derecho
norteamericano y en la introducción de medios técnicos cada vez más sofisticados en la
búsqueda científica – señala Franceschi – los examinadores europeos abandonaron la
distinción entre ciencia y técnica y admiten los descubrimientos como invenciones
patentables. A la obra técnica como forma ideal del actuar le sucede una representación
extensa de la noción de técnica, que asimila toda intervención humana a una obra
técnica, que debe ser admitida como una invención por el derecho de patentes, mientras
que esta intervención se conformaría con revelar alguna capacidad creadora de la
naturaleza17.
Es muy importante tomar en cuenta –apreciando similitudes y diferencias- las líneas
jurisprudenciales que orientan la práctica norteamericana y europea, para no entrar en
confusiones lamentables en la interpretación de nuestra ley.
III.- EL CARÁCTER TÉCNICO DE LA INVENCIÓN FRENTE AL CARÁCTER
DESCRIPTIVO DEL DESCUBRIMIENTO
16
Tallachini, M.C.: Soglie di bioartificialité i le observazione delle brevetabilitá genética, en: A.
Santosuasso, C.A. Redi, S. Garagagno, M. Zucatti: I giudice devanti alla genética, Edit. Ibis, Padova
2002, p. 94.
17
Franceschi, M.: op. cit., p. 152.
6
El sistema de patentes se presenta formalmente como un sistema de aplicación general,
como un bloque monolítico que ofrece una protección indiferenciada a las invenciones
en cualquier sector de la técnica. Esto se encuentra ratificado por el artículo 27.1 del
Acuerdo ADPIC que suscribiera nuestro país18.
La progresiva emergencia de otros sectores de la técnica, ajenos a los que
originariamente constituyen su basamento (v.gr. química-farmacéutica, electrónica, bioingeniería, etc.) ha estimulado a los sectores industriales a buscar una protección para
las innovaciones realizadas en sus respectivos campos; pero ello no importa alterar la
diversa caracterización del invento y del descubrimiento, pilares centrales del sistema.
Al presente, tal como lo señalamos, constituyen dos categorías jurídicas fundadas en
diversos presupuestos y fines, que no permiten abrigar duda alguna al intérprete sobre
su diversa caracterización.
Destacando esta delimitación, Chemtob y Gallochat conciben al descubrimiento como
el acto, el proceso, la instancia por la cual se adquiere el conocimiento de alguna cosa
desconocida, no reconocida hasta el presente; o bien la percepción de un fenómeno
natural preexistente a toda intervención humana19.
El invento puede concretarse en una máquina, en un artefacto o en alguna combinación
de elementos que –utilizando fuerzas naturales- aporta una creación técnica susceptible
de ser industrializada y aprovechable por el hombre para satisfacer cualquier tipo de
necesidades.
Aquí lo definitorio es la técnica; es lo que orienta la actividad humana para el logro de
la invención, que si se puede caracterizar como tal y si complementariamente cumple
con los requisitos objetivos de patentabilidad se convierte en “invención patentable”.
Contrariamente a la invención, lo que caracteriza al descubrimiento es el espíritu de
observación o de indagación humana, que puede concretarse en un hallazgo accidental o
en el fruto de un fatigoso estudio que conduce a la formulación de una ley o a echar luz
sobre un fenómeno químico, físico o biológico, sobre un organismo, un componente
orgánico o una sustancia.
Tal como lo destacan Piccard y Olín, la invención exige siempre que el hombre
participe en su realización, mientras que para el descubrimiento es suficiente que el
hombre ponga a la luz, en evidencia, un objeto que ha sido creado sin su participación,
por ejemplo por medio de la sola fuerza de la naturaleza20.
Un descubrimiento puede dar lugar a una multiplicidad de inventos, al igual que la
formulación de una teoría científica. Así por ejemplo, Max Plank concibió la famosa
teoría de los quantos que dio origen a la física quántica. En base a sus postulados se
concibieron infinidad de inventos: el láser, el microscopio de efecto túnel, el horno a
microondas, los microprocesadores, etc., pero ello no lo habilitó a obtener patente
alguna por su teoría.
18
Di Cataldo, V.: Le invenzioni i modeli, Segunda Edit., Giuffre Edit., Milan 1993, p. 22.
Chemtob, M.C.- Gallochat, A.: La brevetabilité des innovations biotechnologiques appliquée a
l’homme, Edit. Tec y Doc., Paris 2000, p. 72.
20
Piccard y Olín: Traité des brevets d’invention et de la contrafaçon industrielle, Paris 1969 Nº 17.
19
7
La teoría aplicada a la solución de un problema práctico y que tenga aplicación
industrial podrá ser tomada como el núcleo de una patente. En ningún caso la
exclusividad retirará del uso común a la teoría o al descubrimiento. El derecho de
exclusiva recaerá sobre la aplicación que se haga de la misma.
En este esquema, la aplicación de la técnica importa una mutación de los estados de la
naturaleza. Por otra parte, y esto es un concepto central, un invento para ser patentable
debe ser técnico en su objeto, en su aplicación y en su resultado. La exigencia de estos
tres requisitos es acumulativa21.
La primera exigencia, creación técnica en su objeto, se satisface con el carácter técnico
del invento o sea que debe resolver un problema útil por un medio extraño a la simple
elaboración psicológica o mental del ser humano. La segunda exigencia es que el efecto
de la solución sea útil, no abstracto o estético. El resultado industrial de una invención
es el efecto producido por los medios que la constituyen, el problema a ser resuelto.
El efecto tiene que ser técnico o sea concreto, real, presuponiendo alguna alteración de
las fuerzas de la naturaleza.
El invento aunque tenga efecto técnico no será patentable si es insuceptible de
aplicación industrial.
La utilidad industrial presupone:
a) que haya un efecto técnico de la aplicación de los medios técnicos o la solución
ofrecida;
b) que el efecto sea susceptible de aplicación objetiva, concreta, en escala y forma
industrial.
El efecto técnico característico de la investigación puede ser tomado en consideración a
otras condiciones de patentabilidad: actividad inventiva o aplicación industrial, o
incluso novedad. Se trata –en la opinión de Schmidt-Szalewsky- de exigencias
cualitativas (específicas o atributivas) de la invención y no de exigencias sustanciales
que están reservadas a la calificación de invención. Dado que los dos análisis resultan
muy cercanos debe evitarse su confusión. No sólo que tal confusión sería incompatible
con la lógica de la patentabilidad, sino que además constituiría un freno al desarrollo de
ésta al introducir un elemento cualitativo en la noción de invención. La definición de
invención patentable debe reflejar el sentido y la función jurídica del concepto
considerado en el seno del derecho de patentes22.
En sentido coincidente Visscher considera que la invención, de forma general no es tan
sólo un descubrimiento, una pura actividad intelectual; ella es un “hacer técnico”
materialmente reproducible y utilizable para fines técnicos. En la misma dirección
Chavane y Burtz exigen que la invención debe ser industrial en su objeto, en su
aplicación y en su resultado23.
Dal Paz, M.E. – Borges Barbosa, D., en: Iacomini, V. (coord), cit., p. 93.
Schmidt – Szalewski, J.: op. cit., p. 243.
23
Chavane, A. – Burtz, J.: Droit de la proprieté industrielle, 5ª. Edit., Dalloz, Paris 1998, p. 31.
21
22
8
En la doctrina se ha sostenido la posibilidad que un descubrimiento tenga aplicación
industrial, lo que llevaría a aceptar su patentabilidad; así como que un descubrimiento
ligado a una aplicación práctica o a un resultado técnico constituye una invención, en
tanto la intervención humana ha conducido a una aplicación industrial. Este
razonamiento omite precisar que en esta hipótesis es el resultado técnico lo que está
protegido y no el descubrimiento científico del cual él procede24.
En síntesis, el intento de diferenciar descubrimientos científicos (no patentables) y
descubrimientos útiles (patentables) pretende llevar a una confusión que por vía
interpretativa conduzca al patentamiento de los descubrimientos. Este criterio –tal
como lo señalamos más arriba- no es sostenible frente al claro texto del artículo 4,
inciso a) de la Ley 24.481.
Si un descubrimiento cumple con los recaudos legales requeridos para la invención,
legalmente deja de ser descubrimiento para ser “invento”. Si no los cumple, en forma
alguna puede pretender que se le otorgue el derecho de exclusiva a su autor.
Cuando se reconocieron derechos a los descubridores, estos derechos no se tradujeron
en una exclusiva, sino que apuntaron a otorgarle un reconocimiento estatal al
descubridor: premiarlo y hacer pública su contribución al progreso de la ciencia. Así,
en la década de los 50 la URSS, Checoslovaquia y Bulgaria dictaron leyes en esta
dirección, que mostraban una clara identificación con las doctrinas socialistas en boga25.
En el orden internacional, en el seno de la OMPI, se proyectó un tratado sobre Registro
Internacional de los Descubrimientos Científicos, que quedó abierto a la ratificación de
los Estados el 7-3-78.
Este tratado que no llegó a tener vigencia por falta de ratificación suficiente, estableció
un registro para “promover un sistema de información internacional”, la posibilidad de
conceder a los descubridores una remuneración o un derecho de exclusiva, propio del
derecho de la propiedad industrial, no fue en momento alguno tomado en consideración.
No conozco legislación alguna que en forma explícita premie a los descubrimientos o
teorías científicas como un derecho de propiedad industrial. En la biotecnología
moderna se admite “implícitamente” la concesión de derechos de exclusiva
disfrazándolos como “inventos”, tal como lo hace la Directiva Europea 98/44/C, según
se verá más abajo.
Tal como lo señala Schmit-Szalewski la patente no debe servir de refugio a todas las
creaciones que no encuentran otra protección. Se presenta más bien como un sistema
específico que permite la protección de las creaciones intelectuales caracterizadas por la
tecnicidad. Por lo tanto la pregunta fundamental del derecho de patentes consiste en
definir esos ámbitos “técnicos”. La limitación del derecho de patentes a la esfera técnica
es necesaria, ya que el término “invención” en el lenguaje corriente tiene un significado
excesivamente amplio26.
24
Franceschi, M.: op. cit., p. 147.
Fernández de Córdoba, S.: Derechos de patentes e investigación científica. Edit. Tirant Le Blanch,
Valencia 1995 op. cit., p. 7.
26
Schmidt – Szalewski, J.: op. cit., p. 243.
25
9
IV.EVOLUCIÓN
HISTÓRICA
INVENTO/DESCUBRIMIENTO
DE
LA
RELACIÓN
Más allá de su diferenciación idiomática, invento y descubrimiento tuvieron un curso
sinuoso en la historia del derecho de patentes, habiendo llegado durante un largo
período a ser considerados como sinónimos.
En las primeras leyes de patentes no se visualizaron diferencias. La ley francesa de
1844, que tanta influencia tuvo en la elaboración posterior del derecho, los mencionó
como sinónimos. Su artículo 1º hablaba de “todo nuevo descubrimiento o invención en
los géneros de la industria, concede a su autor el derecho exclusivo de explotar en su
provecho dicho descubrimiento o invención”. Advierto que pese a la sinonimia, la ley
hacía referencia a los “géneros de la industria”.
La ley belga de 1854 se refería a “todo descubrimiento o invento susceptible de ser
explotado”. Y la ley italiana de 1859 aludía al autor “de una invención o
descubrimiento industrial”.
La ley española de 1929 expresaba que “propiedad industrial es la que adquiere por sí el
inventor o descubridor en la creación, o descubrimiento de cualquier invento
relacionado con la industria”.
Aún las leyes que participaron de la señalada confusión, señala Franzosi, aclaraban que
el mero descubrimiento científico, o principio, o ley de la naturaleza no podían ser
patentables27.
La mayoría de los autores y de las decisiones jurisprudenciales –refiere el autor
haciendo referencia al concepto de creación- afirmaban que tenía carácter creativo la
invención y no el descubrimiento, agregando que la invención produce cualquier cosa
que antes no existía, mientras que el descubrimiento pone luz sobre cualquier cosa que
antes existía y no había sido observada.
Las tecnologías sobre las cuales versaban las invenciones en las épocas pasadas, no
dieron lugar a mayores disputas interpretativas.
La posterior evolución de la tecnología llevó a diferenciar ambos conceptos, dejando
para la invención la creación técnica y para el descubrimiento la especulación científica.
De todas formas se mantuvo la proximidad de ambos términos, reconociéndose que
algunas invenciones tenían su base en un principio científico, en una ley natural o en un
descubrimiento, con lo que se admitía que la ley natural o el descubrimiento podían
constituir un antecedente necesario, mas no remoto de la invención.
Es con el Convenio de Munich de la Patente Europea que se delimita claramente el
campo de pertenencia de cada uno de los conceptos.
En efecto, el artículo 52 estableció en su inciso 1º que “las patentes europeas serán
concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial” y a continuación el inciso 2º estableció que “no se
27
Franzosi, M.: L’invenzioni, Giuffre Edit., Milan 1970, p. 160.
10
considerarán invenciones los descubrimientos, teorías científicas
matemáticos”.
y métodos
La normativa europea –como se advierte- separó claramente al invento (susceptible de
ser patentable) y a los descubrimientos, que no podían aspirar a la patente. Este criterio
fue seguido por la mayor parte de las legislaciones europeas.
Ahora el derecho de propiedad industrial atraviesa una etapa en la que se advierten
profundos cambios que van marcando rumbos diferentes en los países industrializados y
en los subdesarrollados.
En los países industrializados existe una tendencia a expandir los campos de la
propiedad industrial a otras materias (seres vivos, material genético, planes financieros,
planes de negocios, software, etc.) y paralelamente a extender los dominios de la patente
con reivindicaciones que exceden el real aporte efectuado por el solicitante.
Esta corriente, en constante crecimiento, no sólo reconoce disposiciones legales que la
avalan, sino que cuenta con el apoyo de las oficinas de patentes y de los tribunales de
justicia, en interpretaciones laxas de los requisitos legales exigibles.
En este marco la apropiación privada del conocimiento lleva implícitamente a admitir la
patentabilidad de descubrimientos, procesos biológicos y leyes naturales.
Un ejemplo de esta tendencia en los países industrializados en este nuevo escenario lo
constituye la referida Directiva Europea 98/44C.
Lo que debe quedar en claro en la actual etapa de desarrollo del derecho de patentes es
que se va perfilando cada vez en forma más marcada una línea divisoria entre los países
centrales –interesados en ensanchar el campo de protección de la propiedad industrial- y
los países subdesarrollados que pretenden resistir la envestida, que en definitiva afecta
sus intereses nacionales.
Este cuadro de situación lleva a que debamos ser muy cautelosos en cuanto a la
recepción acrítica de criterios elaborados en otras latitudes y que responden a intereses
distintos de los nuestros. En esta etapa el derecho de la propiedad industrial, más allá
de contener el estatuto de los inventores se ha constituido en una pieza clave de la
política económica de los Estados.
V.- RAZONES QUE AVALAN LA PROHIBICIÓN LEGAL DE PATENTAR
LOS DESCUBRIMIENTOS
Al margen de las razones que derivan de la distinta ubicación metodológica de inventos
y descubrimientos en el sistema de nuestra ley de patentes; existen otras que no sólo
avalan la solución dada normativamente, sino que desaconsejan patentar los
descubrimientos.
Estas razones apuntan a la influencia negativa que tiene para el derecho de la
competencia la extensión sin causa del campo reservado a las invenciones patentables;
al efecto negativo que tiene tal reconocimiento para el progreso de la investigación
científica, y por último la afectación al interés general que implica extender el campo
11
reservado a las invenciones, sea que se considere a tal interés en la esfera limitada del
país o sea que se lo considere en el plano global. Paso a su examen.
1. La patentabilidad de los descubrimientos, obstáculo al progreso de las ciencias
Tal vez uno de los efectos más perversos de la patentabilidad de los descubrimientos sea
el de imposibilitar la libre circulación del conocimiento, piedra angular sobre la que se
asentó el progreso de las ciencias desde el iluminismo.
Con anterioridad a los cambios operados en la gestión de la ciencia, particularmente en
el campo de la biotecnología, la libre circulación del conocimiento dentro de la
comunidad científica era una práctica no sólo impuesta por una inveterada costumbre,
sino asentada en una particular concepción ética que ponía a los avances de la ciencia al
servicio del progreso, en un largo camino cuyos confines se perdían en el espacio.
Hoy –tal como señalamos- asistimos a una tendencia cada vez más acentuada de
apartarse de este esquema y de establecer un clima de incomunicación y de retaceo de la
información en el mundo de la ciencia.
Si no se es cuidadoso en respetar los valores que incorpora la ciencia, se corre el riesgo
de desvirtuar su función y su razón de ser. Que la ciencia se valga de la tecnología o a
la inversa, que ésta aproveche sus logros, no importa desconocer la dualidad de los fines
que persiguen.
Transformar el conocimiento en una mercancía transable o apropiable, no condice con
esta diversidad de fines. La ciencia aporta conocimiento y el conocimiento escapa por
principio a la apropiación individual.
Visto desde la esfera de observancia de los derechos de propiedad industrial el problema
no reside tanto en el otorgamiento de patentes a simples descubrimientos o hallazgos de
ciencia básica, sino –aguas abajo- en la introducción de prácticas contrarias al ethos de
la ciencia.
Si los investigadores –pertenezcan al sector público o al privado- conocen de antemano
que podrán patentar simples aportes de ciencia básica o herramientas de investigación,
se verán impulsados a operar bajo un clima de secreto y de retaceo de la información,
para aprovechar las ventajas de los derechos de exclusiva, lo que naturalmente incidirá
en el desarrollo de la ciencia.
La distinción fundamental entre descubrimientos, teorías científicas, etc. –a priori
excluidas como tales de la patentabilidad- e innovaciones aplicativas (patentables) –a
juicio de Ghidini- se justifica sobre todo por la defensa del modo de producción de la
investigación pura. Es justo recordar que la ciencia se nutre de intercambios, opciones,
puesta en común de saberes, de verificación “en comunidad”; si bien a veces en viva
contraposición personal entre los investigadores de nuevas hipótesis enfrentados y que,
el tradicional modo de producción “no propietario” es también el más eficiente para el
desarrollo de la investigación pura. No es este un axioma ideológico, sino más bien el
fruto de una larga reflexión desarrollada sobre la base de la experiencia, ya sea de
economistas de la escuela liberal, ya de estudiosos de la historia de la propiedad
intelectual. Si la investigación pura fuere “atraída hacia el ámbito de la lógica
12
propietaria de la investigación aplicada, se reducirían las potencialidades innovadoras,
así como según advierte Rebeca Eisenberg, los mismos espacios de libertad”28.
Hasta tiempos no muy lejanos era natural que los científicos difundieran los resultados
de sus investigaciones en publicaciones o los presentaran en coloquios o encuentros; o
–simplemente- los hicieran circular en comunicaciones dirigidas a sus pares. Estas
prácticas incentivaban la investigación y adelantaban los tiempos de sus logros.
Hoy el desmedido interés por patentar, sin entrar a considerar si se trata de un invento,
de un descubrimiento o simplemente de un aporte parcial de ciencia básica, llega al
extremo de establecer verdaderas barreras en el mundo de la ciencia, muy difíciles de
flanquear. La patente de los descubrimientos se ve así íntimamente ligada a la
mercantilización del conocimiento.
Habermas, refiriéndose a esta temática distingue entre el saber de reflexión y el saber de
producción, que deviene en tecnología en un proceso de “metabolización” de la
naturaleza. El conocimiento científico, considerado bien público mundial entra, a mí
entender, en la primera categoría en tanto debe estar alejado de todo interés
económico29.
Cuando hablamos del conocimiento científico como un bien público mundial nos
estamos refiriendo a aquel que por sus especiales características resulta de interés y
valor universal.
Con relación al mismo, Stiglitz señala que la mayor parte del conocimiento es un bien
público mundial. Las verdades científicas –desde los teoremas matemáticos hasta las
leyes de la física y de la química- son de naturaleza universal30.
A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, las tecnociencias hacen su
aparición en el ámbito de la investigación científica y comienza un período de creciente
confusión entre ciencia y tecnología.
Desde una perspectiva axiológica –enseña Echeverría- con la llegada de las
tecnociencias los valores más característicos del capitalismo entran en el núcleo de la
actividad científico-tecnológica. La tecnociencia incorpora a su núcleo axiológico
buena parte de los valores técnicos (utilidad, eficiencia, eficacia, funcionabilidad,
apropiabilidad, etc.) y aunque sigue manteniendo los valores epistémicos, el segundo
subsistema de valores tiene un peso tan considerable como el primero31.
En esta misma dirección Dominique Pestre señala que al desdibujarse la diferencia entre
ciencia y tecnología se facilitó la apropiación del conocimiento científico. Hoy al
ingresar el conocimiento científico al mundo mercantil, adquiere un valor de cambio al
margen y más allá de su directa aplicación industrial. Es que la nueva economía está
fundada en forma considerable en el conocimiento y en la información. La legislación
28
Ghidini, F.: Aspectos actuales del derecho industrial, Edit. Comares, Granada 2002, p. 26.
Habermas, J.: Cit. por Bresse, P.: Les régimes juridiques de la connaissance, en: Bourcier, Edit.: Droit
et intelligence artificielle, Edit. Romiliat, Paris 2002, p. 143.
30
Stiglitz, J.: El conocimiento como bien público mundial, en: Kaul, I. (edit), Oxford UP, México 2008,
p. 328.
31
Echeverría, J.: La revolución tecnocientífica, FCE, Madrid 2003, p. 67.
29
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sobre patentes, así como la jurisprudencia fueron decisivas en este camino: extendieron
ampliamente el campo de aplicación del patentamiento y constituyen el medio
privilegiado por el que el universo mercantil llevó a cambiar los equilibrios anteriores y
a hacer prevalecer la norma de la mercantilización como la única eficaz32.
La apropiación del conocimiento no es la del objeto construido a partir del
conocimiento, sino del conocimiento en sí. Es verdad que el debate actual transita sobre
la cuestión de saber si se podrá apropiar directamente el conocimiento y los objetos
producidos por él; pero no hay necesidad de entrar en esta discusión para reconocer que
el objeto no está protegido más que en tanto vector del acrecentamiento del
conocimiento que ha nacido del espíritu del creador33.
Con relación a la investigación fundamental, Stiglitz marca que existen algunas
situaciones importantes donde son altos los costos de la estrategia de una mejor
apropiabilidad. Éste –agrega- es el caso particular de la investigación fundamental,
porque los beneficios son extensos y difusos y porque los intereses de apropiarse de su
rendimiento pueden retardar significativamente el sistema general de las innovaciones.
En esta misma línea Dominique Foray señala que una privatización basada en patentes
perjudica necesariamente otros modos de producción científica –publicaciones,
conferencias, pericias, etc.- visto que el principio consiste en no divulgar el resultado
antes que sea protegido por patentes. A ello hay que agregar que la gran mayoría de
tales patentes no pasan un examen serio conforme a los principios tradicionales del
derecho de la propiedad industrial.
Lo que la investigación científica necesita es el libre flujo del conocimiento y no de
absurdas e ilógicas vallas que lo cercenan, tema éste que se vincula con la ética de la
investigación científica y con los cambios fundamentales operados en la privatización
de las investigaciones.
Esto fue advertido por John Sulston –uno de los artífices del megaproyecto Genoma
Humano- quien señala que durante las últimas décadas el ethos dominante en el mundo
de la ciencia ha incidido de manera insidiosa. Lo que una vez fue una empresa
colectiva en la que los descubridores eran reconocidos, pero los resultados se
compartían en común, se ve ahora con frecuencia limitada con exigencias de la
competencia comercial. Movidos por ganancias financieras encorsetadas por las
convenciones de patronazgo, o simplemente como autodefensa muchos investigadores
intercambian sus descubrimientos con el resto de la comunidad científica sólo bajo la
protección de patentes o del secreto comercial34.
Otro tema muy cercano a los descubrimientos – que participa de su misma naturaleza –
es el de las denominadas “herramientas de investigación”.
La investigación científica, de común, se desarrolla en base a procesos no lineales que
en algunos casos llegan a fructificar con un aporte relevante a la sociedad y que en
otros, quedan en camino como un intento frustrado.
32
Pestre, D.: Ciencia, dinero y política, Edit. Nueva Visión, Buenos Aires 2005, p. 96.
Freson-Roche, M.A.: Les biens de l’humanité: Debouche de la querelle entre marché et patrimoine, en:
Vivant, M. (org), cit., p. 165.
34
Sulston, J. – Ferry, G.: El hilo común de la humanidad, Edit. Siglo XXI, Buenos Aires 2000, p. 3.
33
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Las primeras etapas de su desarrollo constituyen simples herramientas de investigación,
conocimiento que puede servir para continuar el curso de una investigación emprendida,
pero que en sí no tiene otra utilidad práctica.
Permitir – como sucede hoy en los países centrales – el patentamiento en esas primeras
etapas, sólo conduce a bloquear la investigación futura en base a un “pseudo
descubrimiento”.
Un ejemplo de actualidad nos permite ubicarnos en el tema.
La reprogramación celular es uno de los temas más transitados en el campo de las
investigaciones biológicas y en cuyos resultados se cifran grandes esperanzas. Los
caminos emprendidos son largos y complejos.
Si cada paso en el desarrollo de la investigación pudiera ser patentado, desconociendo el
simple carácter de herramienta de investigación, no sólo se estarían utilizando las leyes
de patentes para fines subalternos que exceden sobradamente sus límites, sino que –
paralelamente – se estaría entorpeciendo la investigación futura.
Dal Paz y Borges Barbosa los denominan “conocimientos preindustriales”. La defensa
de la viabilidad de este tipo de patentes – tan frecuentes en el campo de la biotecnología
– demuestra, a juicio de ellos, el interés de los inversores en proteger activos del
conocimiento en sus fases más precoces, anticipando quizás los derechos de propiedad
industrial sobre futuras invenciones35. Proteger al gen o la secuencia de ADN a la cual
se refiere, aún de forma “oculta”, como parte de una patente de proceso biotecnológico,
configura una de las acciones de apropiación “anticipadas” de biotecnología o en rigor
del conocimiento genómico que ellas posibilitan.
En conclusión, la concesión de patentes de descubrimientos o pseudo descubrimientos,
importa en los hechos una utilización perversa del derecho de patentes, que perturba la
investigación científica y que sólo apunta a acaparar portafolios de patentes, no para
premiar esfuerzos intelectuales, sino con el propósito de lograr futuras ventajas
competitivas, sin importar el progreso de las ciencias ni los resultados beneficiosos que
ello aporta a la vida y a la salud de los hombres.
Esto justifica ampliamente la política legislativa de la ley 24.481 al considerar como no
patentables a los descubrimientos.
2. La afectación a la libre concurrencia.
Los intentos de patentar los descubrimientos –tal como se señalara- se inscriben en una
corriente mucho más amplia. Describiendo tal tendencia Ph. Queau, director de
información en informática de la UNESCO, señala que otra amenaza al dominio público
viene de la tendencia a patentar o proteger “un poco de todo y cualquier cosa”36.
Dal Paz, M.E. – Borges Barbosa, D.: op. cit., p. 128.
Queau, Ph., cit. por Remiche, B. en: Días Varella (org): Propiedade intelectual e desenvolvimento, Edit.
Lex, San Pablo 2005, p. 90.
35
36
15
En una visión simple los objetivos del derecho de patentes y del derecho de la
competencia parecieran diverger. En el derecho de patentes el legislador tiende a incitar
la innovación y la divulgación de esta innovación; por el contrario el derecho de la
concurrencia protege contra toda restricción a la competencia37.
La patente puede conferir al titular sobre la base de la exclusividad del derecho una
posición fuerte sobre el mercado, lo que importa una posición dominante en la que el
titular puede abusar para restringir la concurrencia. Es por ello que muchos juristas en el
pasado consideraron las dos materias de derecho en conflicto absoluto, con posiciones
divergentes acerca de la superioridad de una sobre la otra38.
Si los derechos de propiedad industrial se ejercen dentro de los límites establecidos por
las leyes, tal conflicto pasa a segundo plano, ya que la sociedad tolera la atribución de
derechos de exclusiva fundada en el aporte al progreso de la técnica que efectúa el
inventor.
Si por el contrario los derechos de propiedad industrial se expanden, sin razón atendible,
distorsionando los principios acuñados en su evolución, el conflicto adquiere otra
dimensión, ya que el derecho de competencia se verá afectado en forma irrazonable. Es
lo que está sucediendo con el otorgamiento de patentes a pseudo invenciones o con
reivindicaciones que otorgan al patentado derechos que desorbitan su real aporte a la
técnica.
Atendiendo a esta nueva realidad el Informe de la Comisión sobre Propiedad Industrial,
titulado “Integrando los derechos de Propiedad Industrial y las Políticas de Desarrollo”
señala que, si se otorga demasiada protección las comunidades saldrán perjudicadas,
incluso a largo plazo y los titulares de las patentes obtendrán beneficios que excederán
en mucho a los costos de investigación y desarrollo. Además – agrega – se podría
entorpecer la investigación futura basada en la tecnología protegida al establecer por
ejemplo un período de validez de la patente demasiado largo o un ámbito de protección
demasiado amplio39.
En el caso que nos ocupa – el patentamiento de los descubrimientos – se trata de algo
más grave, en tanto se quiebra la competencia en base a una “no invención” disimulada
bajo el manto de una “invención patentable”.
Refiriéndose al tema, Ghidini, uno de los más destacados cultores de la propiedad
industrial en Italia, considera que un sistema industrial que opere en régimen de
competencia requiere que todo el patrimonio del conocimiento traído a la luz de la
investigación científica sea considerado un “common resource” sustraído de los
derechos de exclusiva. Una mina a cielo abierto a la cual las empresas pueden acudir
para transformar los materiales en concretas utilidades. Realmente – agrega – si no fuera
así, la empresa que adquiere derechos exclusivos sobre aquel tipo de ideaciones vendría
a detentar un monopolio extendido a una serie de aplicaciones, casi indetectables a
priori, un monopolio no sólo plurisectorial sino incluso ilimitado, perjudicial para la
Drexl, J.: Rapport de l’atelier (interêt general et brevet) en: Remiche, B. (dir): Brevet, innovation et
interêt general, Edit. Larcier, Bruselas 2007, p. 556.
38
Drexl., J.: op. cit., p. 557.
39
Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Industrial: integrando los derechos de propiedad
intelectual y las políticas de desarrollo, Edit. Ciudad Argentina, Buenos Aires 2005, p. 61.
37
16
fisonomía concurrencial del mercado y asimismo por la gravísima incertidumbre que
éste sembraría entre los competidores respecto de la identificación de los “espacios
libres” en los cuales producir innovaciones sustitutivas e independientes40.
En sentido coincidente, Remiche señala que el derecho de la competencia protege la
libertad de emprender y se considera que favorece el buen funcionamiento del mercado.
Los derechos de propiedad industrial – derechos exclusivos – derogan esta competencia
y pueden menoscabar el buen funcionamiento del mercado41.
Precisamente la expansión incontrolada de los derechos de propiedad industrial – en la
cual se inscribe el patentamiento de los descubrimientos – constituye uno de los casos
en los cuales la distorsión de sus fundamentos produce efectos nocivos sobre la libre
competencia.
Según la concepción moderna – señala Drexl – el derecho de patentes forma parte de un
ensamble regulador que garantiza una economía concurrencial42. El abuso de los
derechos de patentes debe ser sancionado y el derecho de la concurrencia debe jugar un
rol esencial en la materia43.
La extensión de los derechos de propiedad industrial a “pseudo invenciones” lejos de
constituir un avance, constituye un retroceso que amenaza con destruir las bases sobre
las que se asienta el sistema y –a la vez- con destruir el equilibrio que necesariamente
debe mantener con el derecho de la concurrencia.
Tal como lo expresa Bercovitz, las limitaciones a la libre competencia derivadas del
ejercicio de los derechos de propiedad industrial en ningún caso pueden justificarse
cuando se pretenden ejercer facultades que no han sido legalmente otorgadas al titular
del derecho44.
3. La afectación al interés general.
Tal como sostenemos más arriba, la Convención de Munich sobre la patente Europea,
delimitó claramente los campos reservados a invenciones y a descubrimientos, criterio
que fue seguido por la mayor parte de los países signatarios.
A partir de los años ’70 del siglo pasado se instala un nuevo escenario llamado a tener
gran relevancia en el campo de los derechos intelectuales.
El ingreso casi conjunto de la informática y de la biotecnología moderna incitó a la
ampliación de los derechos intelectuales, no sólo con la incorporación de estas materias,
sino con la reformulación de algunas de sus notas características. Se volvieron más
laxas las exigencias legales y administrativas para posibilitar la ampliación del campo
de los derechos de exclusiva, en detrimento del interés general.
40
Ghidini, F.: op. cit., p. 26.
Remiche, B., en: Remiche, B. – Kors, J. (comp): Propiedad intelectual y tecnología, Edit. La Ley,
Buenos Aires 2006, p. 362.
42
Drexl, J.: op. cit., p. 558.
43
Remiche, B. (dir): op. cit., p. 555.
44
Bercovitz, A.: ADPIC y transferencia de tecnología, en: Remiche, B. – Kors, J. (coord): cit., p. 154.
41
17
Una de las manifestaciones más claras de esta corriente –lo reiteramos- constituye la
Directiva Europea sobre protección de innovaciones biotecnológicas (98/44/C).
Basta repasar sus contenidos para advertir:
a) Que la simple intervención humana para separar materia biológica de su entorno
natural constituye fundamento suficiente para transformarla en “invención
patentable” (art. 3.1).
b) Que la intervención humana para purificar o aislar un gen o una secuencia
genética lo convierte en un “invento”, aún cuando contenga la misma
información natural (art. 5.2).
c) Que los derechos del titular se extienden a toda materia que contenga o en la que
se exprese la información genética contenida en el “invento” (art. 9)45.
Algunas de estas novedades ya habían sido receptadas por la Oficina Europea de
Patentes.
Completando el panorama descripto se acepta el patentamiento de software, de planes
financieros y de negocios, etc.
En materia biotecnológica – una de las ramas más activas de patentamiento – después
de 1983 la Oficina Europea de Patentes, la USTPO (Oficina Norteamericana) y la
Oficina Japonesa, se vincularon en una cooperación recíproca en el cuadro de la
“Cooperación Trilateral”. La actividad de esta Cooperación consiste, entre otras labores,
en el intercambio de información o de puntos de vista sobre la administración general de
patentes, la documentación y la clasificación en la materia y en las reglas de examen de
las solicitudes.
En un informe presentado ante la Asamblea Nacional Francesa, su autor – el diputado
Alain Clays - señala que ningún órgano de la Unión Europea ni ningún estado
interviene a nivel de la Cooperación Trilateral, que trabaja “sin control alguno”. Se
puede estimar que esta Cooperación es con certeza la base de muy grandes
convergencias en las decisiones de estas oficinas, referidas especialmente a la
patentabilidad de los seres vivos46.
En las memorias del Coloquio celebrado en Berlín en febrero del 2002, se ratificó
cuanto queda expresado. En los hechos la USTPO, la Oficina Europea de Patentes y la
OJB Japonesa cooperan y se esfuerzan en armonizar sus prácticas de examen de
patentes en el dominio de la biotecnología por medio de la Comisión Trilateral que en
último análisis contribuye a acercar las prácticas en su conjunto47.
Comentando estas prácticas el referido informe señala que con esta cooperación las
condiciones de patentabilidad son examinadas y decididas en común entre las tres
principales oficinas de patentes del mundo. Es un rasgo de la “comunidad de patentes”.
45
Bergel, S.: La Directiva 98/44/C relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas, en Revista
de Derecho y Genoma Humano Nº 13, Bilbao Julio-Diciembre 2000, p. 43.
46
Biotechnologie, protection des inventions biotechnologiques, Les Editions des Journeaux Officiels,
Paris 2005, p. 562.
47
Biotechnologie, protection des inventions biotechnologiques..: op. cit., p. 562.
18
En atención a lo aquí referido, cabe tomar con gran reserva los criterios
jurisprudenciales que informan las resoluciones de las referidas oficinas, las que no
están precisamente orientadas a la cooperación con los países subdesarrollados como el
nuestro.
En materia biotecnológica los criterios administrativos y judiciales observados en
Europa han sido objeto de fundadas críticas.
En Europa sigue vigente la prohibición de patentar descubrimientos, establecida en la
Convención de Munich. No obstante y como puede apreciarse la disposición se ha
convertido en letra muerta. El principio de exclusión de los descubrimientos – acota
Clavier – es interpretado de manera bastante liberal a fin de abrir el campo de
patentamiento a los objetos que presentan gran interés industrial; la interpretación de los
otros criterios de patentabilidad está dictada por el mismo criterio48.
Ante este panorama resulta ingenua la interpretación de nuestra ley de patentes a la luz
de los criterios jurisprudenciales, administrativos y doctrinarios provenientes del mundo
desarrollado.
No constituye una novedad para nadie el señalar que en materia de derechos
intelectuales los intereses de los países subdesarrollados no coinciden o están en franco
enfrentamiento con los de los países centrales, desde hace años.
Aún después de las imposiciones a que fueran sometidos los países subdesarrollados en
el acuerdo ADPIC, los derechos de propiedad industrial siguen siendo territoriales, lo
que importa sostener que los estados gozan de libertad para dictar sus propias normas en
tanto no colisionen con las del ADPIC.
Esto posibilita que existan en el Acuerdo flexibilidades que deben ser utilizadas para el
dictado de normas que expresen en la mejor forma posible los intereses nacionales.
Precisamente una de tales flexibilidades posibilita que la ley 24.481 determine lo que
debe entenderse por invención. Es este – precisamente – uno de los temas en los que se
encuentra comprometido el interés general por hallarse la invención patentable en el
centro del sistema.
El resguardo y la protección del interés general ha sido y continúa siendo uno de los
temas recurrentes en el derecho de la propiedad industrial. Fruto de esta preocupación,
en marzo del 2004 se celebró en Lovaina un seminario internacional bajo el titulo
”Patentes, Innovación e Interés General” en el que se discutió el impacto de las patentes
en biotecnología y en software sobre el interés general.
En el informe final el presidente del encuentro, Bernard Remiche, destacó que
“conviene que el sistema de propiedad industrial respete la diversidad de niveles de
desarrollo, la cultura y los fines específicos de los estados miembros de la comunidad
internacional. No puede ser un instrumento de dominación de unos sobre los otros sino
un medio de desarrollo colectivo. Nos podemos interrogar con Drexl, acerca de la
cuestión de saber si se puede hablar de un “interés general mundial” o de un “interés
nacional”; es conveniente investigar el desarrollo de un sistema de patentes que bajo el
Clavier, J.P.: Les categories de la proprieté intelectuelle à l’épreuve des créations génétiques, Edit.
L’Harmattan, Paris 1998, p. 105.
48
19
plano internacional tome en cuenta un interés general mundial y que en el plano de los
estados integre el interés general nacional al que alude Drexl”49.
Precisamente en el campo de los descubrimientos se encuentra comprometido el interés
general nacional. Admitir su patentamiento implica abrir la puerta de la concesión de
derechos de exclusiva sobre genes, proteínas, semillas, células vegetales, plantas, líneas
celulares, microorganismos, etc.
Bajo el manto de los descubrimientos se admitiría la apropiación de la información
genética y de los procesos centrales de la vida, lo que obviamente afectaría el interés
general.
Cuando aún es cuestionada la soberanía de los países subdesarrollados sobre los
recursos genéticos o sobre los conocimientos tradicionales claramente establecidos en la
Convención sobre Biodiversidad, regalaríamos – sin causa que lo justifique – el
dominio sobre las notas esenciales de la vida.
Esto avala sobradamente la posición de nuestra ley contraria a la protección de los
descubrimientos, en tanto se halla en juego el interés general del país.
En la actual situación mundial todo intento de expandir los derechos de propiedad
industrial afecta el interés general de los países subdesarrollados entre los cuales se
encuentra el nuestro.
VI.- EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL COMO
SOPORTE A LA PATENTABILIDAD DE LOS DESCUBRIMIENTOS
Algunos autores pretenden hallar en el artículo 17 de la Constitución Nacional en
cuanto dispone que “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento
o descubrimiento por el término que acuerde la ley” un soporte para sostener la
patentabilidad de los descubrimientos bajo la ley 24.481.
Dejando de lado el tema de la confusión de categorías al que hemos hecho referencia,
vamos a ceñirnos estrictamente a la interpretación de la norma constitucional.
Las fuentes del artículo 17 han sido prolijamente investigadas por Guillermo
Vidaurreta, quien llegó a las siguientes conclusiones:
a) El artículo 17 no reconoce como fuente directa la Constitución de los Estados
Unidos de 1787, ni la legislación Francesa de 1853, ni las leyes francesas del siglo
XVII.
b)
Las fuentes son del libro Bases y el proyecto de Constitución de Buenos Aires
de 1852, la Constitución de Chile de 1833 y la de Venezuela de 1830, el proyecto de
Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1833 y el de Tucumán de 183450.
49
Remiche, B.: Conclusions générals, en: Remiche, B. (dir): Brevet et interêt general: cit., p. 584.
Vidaurreta, G.E.: Historia del sistema argentino de patentes (1580-1863) en: La Ley, Buenos Aires
2007, p. 198.
50
20
Tanto la Constitución de Venezuela como la de la Provincia de Buenos Aires, la de
Tucumán y la de Chile, así como el proyecto de Alberdi, utilizan como sinónimos a
invención y descubrimiento.
Consecuente con ello el artículo 1º de la ley 111 del 11/10/64 establecía que “los nuevos
descubrimientos e invenciones en todos los géneros de la industria confieren a su autor
el derecho exclusivo de explotación” y ratificando cuanto afirmo más arriba, el artículo
3 establecía que “son descubrimientos o invenciones nuevas la obtención de nuevos
productos industriales, los nuevos medios y la nueva aplicación de medios conocidos
para la obtención de un resultado o un producto industrial”.
En la doctrina nacional desde siempre se evitó todo tipo de confusión a este respecto.
En su clásica obra sobre patentes de invención, Breuer Moreno señaló que únicamente
se reconoce la patentabilidad de un descubrimiento cuando éste implique la utilización
de un medio material capaz de dar un resultado en la industria. Esta clase de
descubrimientos son exactamente lo mismo que los inventos referentes a la nueva
aplicación de medios conocidos. La noción de descubrimiento patentable se confunde
prácticamente con la de invención patentable, porque también para ser objeto de la
exclusividad la invención requiere la existencia de medios materiales capaces de
producir un resultado51.
Di Guglielmo en su obra de 1968 anota que es cierto que la invención puede consistir en
la aplicación de uno o más descubrimientos anteriores, pero también lo es que éstos
pueden ser objeto de infinitas aplicaciones imposibles de determinar a priori. El derecho
a su exclusividad atenta al progreso de la industria, con grave daño para la colectividad.
He aquí por qué las leyes, partiendo del principio que no aportan ningún beneficio
práctico inmediato a la humanidad, ni siquiera los menciona y allí donde los coloca al
lado de las invenciones, doctrina y jurisprudencia están de acuerdo en sostener que los
vocablos han sido empleados como sinónimos52.
Más reciente en el tiempo, Cabanellas considera que la exclusión de los
descubrimientos no es una mera inferencia lógica fundada en otros principios del
derecho de patentes, sino una decisión de política legislativa mediante la que se excluye
de la patentabilidad a todos los descubrimientos, cualesquiera sean sus características
frente a las condiciones positivas de patentabilidad.
Agrega el autor: “las razones de política legislativa radican en primer lugar en que los
descubrimientos tienen un campo de aplicabilidad excesivamente amplio y en segundo
lugar puede sostenerse que los descubrimientos no implican el esfuerzo creativo de las
invenciones y por lo tanto no requieren el régimen de incentivo que para esto constituye
el otorgamiento de patentes. Considera que la exclusión de patentabilidad es una
decisión de política legislativa cuyo principal valor es evitar exclusividades sobre
elementos y relaciones causales excesivamente amplias y crean una línea clara de
51
Breuer Moreno, P.C.: Tratado de patentes de invención, Abeledo Perrot, Buenos Aires 1957, Tomo I, p.
47.
52
Di Guglielmo, P.: La invención patentable, Edit. Zavalía, Buenos Aires 1968, p. 67. El autor menciona
entre quienes han destacado la diferencia entre invención y descubrimiento a Kolher, Schanze, Rabolski,
Rosenthal, Seligson, Reimer, Lutter, Merwin, Walker, Roubier, Piccard y Olín, Ramelia, Rotondi,
Ghiron, Ascarelli, White, Troller, Blue y Pedrazzini (nota 179).
21
demarcación entre los conocimientos patentables y los que no lo son. En la práctica los
descubrimientos carecen en general de aplicabilidad industrial y la exclusión legal de su
patentamiento no hace sino reiterar lo que surgiría de la no configuración de las
condiciones positivas de patentamiento53.
Lo cierto es que no existen antecedentes nacionales de otorgamiento de patentes de
invención a un descubrimiento.
En el plano internacional, el Convenio de Munich sobre la protección de la patente
europea del 05/10/73 terminó con esta confusión idiomática al establecer en su artículo
52.1 que no se consideran invenciones a los descubrimientos.
Pretender interpretar en sentido literal el artículo 17 de la Constitución carece de todo
asidero. La denominada en los Estados Unidos “interpretación histórica” o en nuestro
medio “interpretación estática”, con apego al texto literal de la norma, ha sido
definitivamente abandonada desde la década de los ‘30 del siglo pasado por ambas
cortes.
A partir de esa fecha ambas cortes se enrolaron en la denominada “interpretación
dinámica”, con lo cual – conforme lo enseña Vanossi – se corta el cordón umbilical. Se
emancipa la letra respecto a las vivencias comunitarias de aquel entonces para
integrarlas en las vivencias compartidas del presente54.
En la misma dirección Julio Oyhanarte55 señala que del método interpretativo estático,
expuesto en “Mendez vs. Valdez”, se pasó al método dinámico en “Avico vs. dela
Pesa”. La Corte citando a Balliot – Baupre sostuvo que las normas deben ser
interpretadas de forma que se adapten a la realidad y exigencias de la vida moderna “sin
rezagarse a buscar obstinadamente cual fue hace cien años el pensamiento de los
autores”; agregando que “toda constitución es una creación viva y en virtud de ello
dentro de las marcas elásticas, la opción de los intérpretes tiene que ser hecha siempre
por la necesidad, con arreglo a las circunstancias y a los requerimientos de la realidad
actual que cambia según los países y los tiempos”56.
Más cercana en el tiempo, la Corte Suprema ha dicho que la exégesis de la Constitución
Nacional, si bien respetuosa de su letra, debe atender al sentido profundo de ésta, a fin
que, esclarecida cual haya sido la finalidad perseguida por su intermedio, puede darse al
litigio una solución que armonice con dicha finalidad”57.
La Corte condenó expresamente la interpretación estática de una regla jurídica “referida
a las circunstancias de su sanción, porque la Constitución y demás leyes son normas
destinadas a perdurar regulando la evolución de la vida nacional a la que han de
53
Cabanellas, G.: Derecho de las patentes de invención, Edit. Heliasto, Buenos Aires 2001, Tomo I, p.
800.
54
Vanossi, J.: Filosofía de los valores constitucionales, política institucional y teoría jurídica de las Cortes
Supremas y Tribunales Constitucionales, en La Ley, 2005-C, p. 995.
55
Oyhanarte, J.: Historia del Poder Judicial, en: Recopilación de su Obra, Editorial Paidós, Buenos Aires
1969, p. 155.
56
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 172:29.
57
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 588; ver asimismo: Sagüez, N.P.: Derecho Procesal
Constitucional-Recurso Extraordinario, 3º Edición, Astrea 1992, Tomo II, p. 114.
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acompañar en la discreta y razonable interpretación de la intención de sus creadores”.
Lo contrario importaría “la paralización gubernativa y del progreso de la República”.
Conforme al mandato constitucional el Congreso Nacional dictó la ley 24.481 que – tal
como lo señalamos – establece el estatuto legal de las invenciones y que excluye de tal
objeto a los descubrimientos. Esto responde a la distinta caracterización que media entre
el invento y el descubrimiento y por otra parte es congruente con el interés general, tal
como lo hemos desarrollado más arriba.
Aún interpretando la Constitución con un criterio estático, que reniegue de los datos de
la realidad y se ciña a su tenor literal, la Ley 24.481 no puede ser calificada de
inconstitucional, en tanto se limitó a proteger los derechos del inventor.
El autor de un descubrimiento – aceptando hipotéticamente este criterio estático –
tendría sólo el derecho de exigir que se dicte una ley que contemple sus derechos, pero
que en ningún caso podría ir más allá de un reconocimiento honorífico.
Aplicar literalmente el art. 17 de la Constitución en cuanto establece la propiedad
exclusiva del descubridor por el término que acuerde la ley conduce a situaciones
absurdas: ¿cómo asegurar derechos patrimoniales al astrónomo que descubre un nuevo
cuerpo celeste, al científico que descubre una función orgánica, al geólogo que descubre
una fractura en una zona montañosa? ¿Quién se encarga del pago y con qué dinero?
Todo esto suena a ciencia ficción y conduce necesariamente a una interpretación lógica
y atendible del texto constitucional.
Es inaceptable desde todo punto de vista que el autor de un descubrimiento sea
premiado con un derecho de exclusiva. Esto importaría una interpretación absurda de la
ley 24.481 que, habiendo excluido expresamente del régimen de las invenciones
patentables a los descubrimientos, sea tomada como fuente de la concesión de un
derecho de exclusiva, precisamente, a un descubrimiento.
VII.- LAS DIRECTRICES DEL INPI
Las directrices del INPI que sirven de guía a sus examinadores fueron publicadas en el
B.O. el 19/12/03.
Sobre el tema que nos ocupa señalan que si una persona encuentra una nueva propiedad
de un artículo o material conocido, esto es simplemente un descubrimiento y no será
patentable. Sin embargo, si una persona aplica esta propiedad en un uso práctico ha
hecho una invención que podrá ser patentada (parte C, Cáp. IV, 2.1.1 A). De esta norma
Bensadon extrae la siguiente conclusión “en la parte transcripta se establece el principio
que debe seguirse con relación a los descubrimientos: en la medida en que tengan un
uso práctico se trata de un invento que puede ser patentado, si cumplen con los
requisitos de patentabilidad del artículo 4 de la ley”, agregando que se trata de un
criterio similar al seguido por las guías de la oficina europea58.
58
Bensadón, M.: op. cit., p. 70.
23
La inteligencia que da el autor a las directrices del INPI es incorrecta, ya que carece de
sustento normativo y confunde dos categorías jurídicas suficientemente diferenciadas.
Nuestra ley –lo reiteramos- es clara en cuanto a la no patentabilidad de los
descubrimientos, sin ningún tipo de distinción. Las directrices del INPI no se apartan de
la ley: simplemente establecen que un invento puede tener su origen en un
descubrimiento, invento que para comenzar deberá ser tal y adicionalmente deberá
cumplir con los requisitos objetivos de patentabilidad (“podrá ser patentable”).
Carece de sustento jurídico el pretender diferenciar a los descubrimientos que tengan un
uso práctico de los descubrimientos simples. Todos los descubrimientos, sin excepción
alguna para nuestra ley quedan fuera de la categoría de “invención patentable”.
Por otra parte – y esto debe quedar en claro – el INPI se ha apartado sobre este
particular de los criterios de la Oficina Europea que en esta materia – tal como he
señalado – tiene una concepción criticable.
Luego el autor critica dos párrafos de las directrices del INPI.
El primero de ellos en cuanto establece que “los productos existentes en la naturaleza no
pueden ser patentados por el hecho de haber sido aislados o presentados en forma
purificada y caracterizados convenientemente ya que en dichos casos no existe
invención”.
A juicio del autor se trata de una afirmación arbitraria, ya que afirmar que no existe
invención no constituye fundamento ni explicación alguna; remitiéndose para
corroborar su posición a las guías europeas, tal como si fuésemos tributarios del derecho
europeo.
Cabe aquí sostener que si atendiendo a razones de conveniencia política y económica
las oficinas europeas admiten que con sólo aislar o presentar en forma purificada un
producto natural, éste se convierte en invención patentable, ello no obsta a que nuestro
país sustente una posición distinta. Tomar en forma acrítica los criterios de las oficinas
de patentes de los países centrales, impregnados de intereses económicos, no es la mejor
forma de interpretar y aplicar nuestras leyes.
El autor encuentra contradictorio la referida norma de la directiva con otras. Para tal fin
interpreta en forma impropia el párrafo que se refiere a la posibilidad que el
descubrimiento sirva para producir una invención. Pone como ejemplo la penicilina que,
a su criterio, es el resultado de aislar y purificar una sustancia existente en la naturaleza
a la que se le encontró un uso práctico y se pregunta si acaso puede sostenerse con
alguna razonabilidad que la penicilina no fue un aporte a la tecnología, con novedad,
actividad inventiva y aplicación industrial.
Contrariamente a lo allí afirmado, sostengo que Fleming descubrió la actividad de
ciertas cepas de un microorganismo para neutralizar la acción de seres patógenos que
afectan la salud humana. El aporte del sabio fue a la humanidad no a la tecnología, en
tanto, no entremos en una lamentable confusión entre ciencias y negocios.
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El segundo de ellos, en cuanto menciona que “el descubrimiento de una secuencia de
nucleótidos que codifica determinada proteína no sería susceptible de protección ya que
constituye un descubrimiento y en consecuencia no se considera invención en el sentido
del artículo 4 de la ley de patentes”.
Como fundamento de su crítica sostiene el autor que si la secuencia no tiene un uso
práctico nos encontramos en el campo de los meros descubrimientos, es decir
descubrimiento sin aplicación industrial. Pero si tiene una aplicación práctica se debe
analizar en el caso concreto si cumple con los requisitos de patentabilidad y no crearse
una exclusión arbitraria y legal; concluyendo “que esta parte de las directrices, mal
interpretada, puede tener gravísimos efectos porque es sabido que la biotecnología es
una de las áreas de la ciencia de mayor desarrollo obtenido en los últimos años y sería
lamentable excluir del patentamiento a un importante sector de la tecnología por una
reglamentación interna del INPI”.
Aquí cabe formular varias precisiones.
En primer lugar la distinción entre los descubrimientos útiles y simples descubrimientos
a los fines de su ubicación dentro del derecho de la propiedad industrial -tal como lo he
señalado más arriba- carece de fundamentos atendibles, ya que la supuesta “utilidad” no
puede desplazar al descubrimiento de la categoría conceptual a la que pertenece.
En segundo lugar y sobre esto cabe ser reiterativo, si hipotéticamente el descubrimiento
pudiera cumplir con los requisitos objetivos de patentabilidad ello no es suficiente para
convertirlo en invención patentable. Necesariamente para otorgar la patente debe existir
una invención conforme a la definición legal.
En tercer lugar la interpretación dada por el INPI es correcta en tanto se ajusta
estrictamente al artículo 6 de la ley 24.481 que prohíbe patentar descubrimientos.
En cuarto lugar la revelación de una secuencia nucleótida que determina una proteína es
un hallazgo de ciencia básica, una herramienta de investigación excluida por tanto del
ámbito de protección patentable.
VIII.- CONCLUSIONES
El sistema de patentes – señala Drexl – no es un fin en sí mismo, ya que tiene que
justificarse ante el interés general. La incorporación de nuevos temas tales como
biotecnología, métodos comerciales, métodos intelectuales y financieros, software,
descubrimientos, así como la extensión de los derechos de exclusiva a reivindicaciones
que no condicen con el real aporte efectuado por el solicitante ha puesto al sistema en el
centro de las criticas provenientes tanto de los países en desarrollo como de los
desarrollados59.
En nuestro caso la Ley 24.481 es lo suficientemente clara para evitar que ello suceda
con relación a los descubrimientos.
59
Drexl, J.: Rapport de l’atelier, cit., p. 555.
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Pretender aplicar en su interpretación criterios provenientes de leyes y decisiones
administrativas de otros países, que contrarían abiertamente sus claras disposiciones,
resulta absurdo.
Ni el artículo 17 de la Constitución Nacional ni las claras disposiciones de la Ley
24.481 pueden dar sustento a una interpretación que admita la patentabilidad de los
descubrimientos, lo que afectaría claramente el interés general.
Las directrices del INPI se ajustan a la ley y no contrarían por tanto norma alguna de
raíz constitucional o legal.
SALVADOR DARÍO BERGEL
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