Herrera 1

Herrera vs. Herrera
El caso1
Paloma Herrera solicitó en nuestro país el registro de su propio nombre como
marca en las clases 3, 25 y 41, oponiéndose a su concesión Carolina Herrera S.A.
−titular de las marca mixta "CAROLINA HERRERA" en dichas clases− y Anne P. Ruiz
Picasso −titular del signo marcario "PALOMA PICASSO", conocida diseñadora de joyas
y comerciante del perfume designado con esa marca−. Las oposiciones fueron
notificadas el 9 de septiembre de 1995.
Sin amilanarse por las oposiciones, la peticionaria convocó a las oponentes a
la audiencia extrajudicial previa de mediación, prevista por ley 24.573, obteniendo
en ésta que Carolina Herrera S.A. -ante la limitación de la marca solicitada “PALOMA
HERRERA” a servicios relativos a la enseñanza de baile en la clase 41- levantara su
protesta en la mencionada categoría del nomenclador (no así en los renglones 3 y
25).
Ante el fracaso parcial de la instancia de mediación, el 23 de septiembre de
1996 Paloma Herrera demandó a las dos oponentes, solicitando el levantamiento de
las oposiciones, considerándolas infundadas.
Ya avanzado el proceso, la actora y Anne P. Ruiz Picasso llegaron a un
acuerdo, poniendo fin a la disputa originada entre ellas, el cual fue homologado en
sede judicial. Por consiguiente, sólo subsistió el conflicto entre la solicitante Paloma
Herrera y la firma Carolina Herrera S.A., con referencia al cese de oposición de esta
última al registro de la marca “PALOMA HERRERA” para distinguir los productos
incluidos en las clases 3 y 25 del nomenclador internacional.
En su demanda, la actora destacó su notoria fama mundial, adquirida como
bailarina clásica y como personaje reconocido internacionalmente, más allá del
ambiente de la danza, circunstancia por la cual fue convocada para participar en la
publicidad de diversos artículos. Sobre esta base, afirmó la actora que estaba
legitimada para registrar su nombre como marca de productos y servicios.
En su contestación de demanda, Carolina Herrera S.A. –diseñadora de modas
de renombre mundial- insistió en sus oposiciones a los registros pedidos en las clases
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El presente trabajo se basa en un caso real, que será entregado a la finalización de la clase. No se han
alterado los nombres de las partes en litigio, ni el de sus respectivas marcas, porque, de haberlo hecho,
hubiese perdido sentido, en gran medida, su análisis.
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3 y 25, invocando que la marca solicitada era confundible con la suya. En particular,
fundó su oposición en los siguientes motivos:
a) Que la accionante carecía de interés legítimo para registrar marcas en las
clases 3 y 25, desde que la actividad que desarrollaba como bailarina clásica no
guardaba relación alguna con los productos incluidos en esos renglones del
nomenclador.
b) Que el nombre propio "Paloma Herrera", aunque tenía protección en otra
esfera jurídica distinta de la ley marcaria, no era famoso para el común de la gente.
c) Que, en el ámbito marcario, el nombre “Paloma Herrera” era irregistrable,
habida cuenta la existencia de una marca anterior, “CAROLINA HERRERA”, con la que
resultaba confundible, y de la cual la demandada era titular.
d) Que los signos enfrentados (“PALOMA HERRERA” y “CAROLINA
HERRERA”) eran visual, fonética e ideológicamente confundibles. En especial,
teniendo en cuenta que el público consumidor de las clases 3 y 25 no presentaba
ninguna particularidad en cuanto al cuidado o atención puesto en obra a la hora de
comprar.
e) Que la marca “CAROLINA HERRERA” constituía una marca notoria de
perfumes, de manera que su prestigio podría ser aprovechado ilegítimamente por la
desconocida marca de la actora. Invocó que la notoriedad de su marca la facultaba
para obtener una protección más intensa, es decir, obligaba a los jueces a aplicar un
criterio más riguroso a la hora de efectuar un cotejo marcario. En abono de la tesis de
la notoriedad de su marca, la demandada destacó el distinguido status de su clientela,
entre las que se contaban desde estrellas de Hollywood hasta reinas, princesas y
primeras damas –v.g., J. Onassis, la princesa Margarita, Estée Lauder, Linda Evans e
Ivana Trump, entre otras- dispuestas a pagar más de diez mil dólares por un vestido.
Tras una dilatada y fatigosa etapa probatoria, las partes presentaron sus
alegatos. En esta ocasión, la demandada invocó, por vez primera, que las solicitudes
marcarias de la actora debían ser consideradas abandonadas, dado que, desde la fecha
de notificación de las oposiciones hasta la de promoción de la demanda, había
transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 16 de la ley 22.362. Si bien la
cuestión ya había sido formulada por la codemandada Picasso, ésta se apartó del
proceso al llegar a un acuerdo con la actora, y el tema no había sido propuesto por
Carolina Herrera S.A. con anterioridad a los alegatos.
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El juez de primera instancia solicitó al I.N.P.I., como medida para mejor
proveer, el envío de los expedientes administrativos relacionados con las solicitudes
de marca "PALOMA HERRERA" para las clases 3, 25 y 41. Del nuevo material
aportado por el I.N.P.I. surgía que las oposiciones a las solicitudes de la actora
habían sido notificadas el 9 de septiembre de 1995. El magistrado, aclarando que no
podía apartarse de los términos de la demanda y contestación, porque ello implicaría
incurrir en el vicio de incongruencia, destacó que, no obstante, teniendo en
consideración el artículo 163, inciso 6, parte 2ª, del CPCCN, se encontraba
autorizado para tener en cuenta los hechos modificatorios y extintivos de la litis. En
consecuencia, juzgó que, como la demanda de levantamiento de oposición fue
incoada cuando ya había transcurrido el año desde la notificación de las oposiciones,
habíase operado la caducidad de las solicitudes. En consecuencia, rechazó la
demanda, con costas a la actora.
La sentencia fue apelada por la vencida.
Interrogantes directrices
1) ¿Cuáles son los hechos relevantes?
2) ¿Qué información relevante podrían estar ausente del texto?
3) ¿Cuál es el problema principal? ¿Existen problemas secundarios?
4) Realice un catálogo de las principales cuestiones e institutos jurídicos que se
debaten en el caso.
5) ¿Qué alternativas de solución se presentan?
6) ¿Qué principios y normas jurídicas, legales o jurisprudenciales, son aplicables al
caso?
7) ¿Qué solución concreta adoptaría? Analice la cuestión desde dos perspectivas: a)
como árbitro de equidad; y b) como juez que debe aplicar el Derecho positivo.
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