propiedad industrial para ingenieros - IIT

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTO FIN DE CARRERA
PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA
INGENIEROS
LUIS GONZÁLEZ GORDON
MADRID, septiembre de 2006
Autorizada la entrega del proyecto al alumno:
Luis González Gordon
EL DIRECTOR DEL PROYECTO
Pedro Saturio Carrasco
Fdo:
Fecha:
Vº Bº del Coordinador de Proyectos
Claudia Meseguer Velasco
Fdo:
Fecha:
Resumen
iii
Resumen
Grandes y pequeñas compañías dedican un importante porcentaje de su inversión al
nuevo trinomio I+D+i con la intención de ser aún competitivas. Sin embargo en en la
mayoría de los casos no llegan a aprovechar al máximo todos los beneficios que
podrían reportarles el esfuerzo realizado, logrando evitar que se pierdan valiosos
derechos de exclusiva y no incurriendo en costosos litigios. La innovación sin duda
aumenta el valor tanto de los productos como el de la empresa.
Estas empresas se dan cuenta de que sus activos físicos y financieros no tienen la
capacidad de generar ventajas competitivas con una proyección sostenible y duradera.
Descubren así que los Activos Intangibles son los que aportan verdadero valor a sus
economías.
Podemos augurar que preocupación de la compañías y de la industria en general
por la protección de la propiedad industrial e intelectual se está por fin conviertiendo
en una tendencia. Es más, en beneficio de todos, confiemos en que esta tendencia
llegue a convertirse en un hábito empresarial.
Mientras, los políticos y los especialistas en esta materia siguen esforzándose para
crear soluciones legales que faciliten la extensión territorial de los derechos de los
creadores, y con ellos los de sus empresarios, a todo el mundo mediante la suscripción
y adhesión a nuevos tratados interregionales e internacionales.
En este sentido la futura patente comunitaria que protegerá invenciones en los 25
estados de la Comunidad Europea. Constituirá pues un avance que sin duda motivara
a las medianas empresas a lanzarse al un nuevo y más amplio mercado obteniendo un
crecimiento mucho mayor al esperado. Consecuencia inmediata de ello será sin lugar a
dudas un gran crecimiento de la demanda de ingenieros que dominen estas materias.
Resumen
iv
A mi entender, los ingenieros españoles no salimos suficientemente preparados al
mercado laboral en este campo.
Confío, y es la intención que subyace en la elaboración de este proyecto, que este
estudio sirva a modo de guía para ayudar a quien lo emplee a mejorar y ampliar sus
conocimientos sobre la propiedad industrial y en pa rticular sobre las patentes,
aclarando las principales cuestiones que estos temas suscitan tanto en la teoría como en
la más pura práctica, en el ánimo de fomentar la aplicación practica de los grandes
beneficios que la Propiedad industrial reporta a su propios y particulares proyectos de
innovación.
Summary
v
Summary
A large part of the budget of large and small companies goes towards I+I+i in order
to be more competitive in the marketplace. However in the majority of cases they do
not take the maximum advantage of this knowledge, which increases the value of both
the products as well as the company, thus avoiding the loss of valuable rights and
costly litigation.
These companies are realising that their material and finantial assets do not have the
capacity to generate sustainable competitive advantages. They are now discovering
that Intangible assetts give them a higher financial status.
Companies´ preocupation with the protection of industrial and intellectual property
is at long last becoming corporate tendency. Moreover, and to everyone’s benefit, we
truly hope that this trend becomes a corporate habit.
In the meantime, politicians and experts in this issue are still making efforts to
create legal solutions that enable the territorial extention of creators’ rights and thus
those of the companies, to be available to everyone by executing new interregional and
international treaties.
In this regard, the future Community patent will protect invention in the 25 member
States of the European Community. This will be a huge step forward that will no doubt
motivate medium companies and industries to launch into newer and larger markets
and obtain higher growth than expected. This will definitely lead to an increase in the
demand for engineers with who are familiar with this subject. In my opinion Spanish
engineers do not have a sufficient grasp of these matters when we finish university.
Summary
vi
I do hope, and this is the aim behind this Project, that this work, as a guide, may
help users to better understand industrial property, and patents in particular and that
it clarifies the main issues that arise both in theory and practice. The intention is to
encourage the practical appliance of the advantages that industrial property has for
innovation projects.
Índice
vii
Índice
1 BREVE INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y
SITUACIÓN ACTUAL ...........................................................................................................................................2
1.1 Las ideas y la protección de las ideas .............................................................. 2
1.2 Elementos de la propiedad industrial e intelectual....................................... 3
1.2.1
Patentes de invención
3
1.2.2
Modelos de utilidad
6
1.2.3
Signos distintivos
7
1.2.4
Diseños industriales
8
1.2.5
Propiedad intelectual
9
1.2.6
Secretos industriales
11
1.3 Situación económica mundial......................................................................... 11
1.3.1
Situación actual
12
1.3.2
Apuesta europea por la innovación en los servicios
13
1.3.2.1
Definición y clasificación de los servicios................................................................. 15
1.3.2.2
El sector servicios, ¿un sector innovador?................................................................ 17
1.3.2.3
La innovación en servicios: Tipología....................................................................... 21
1.3.2.4
Modelo dimensional de la innovación en servicios................................................ 25
1.3.2.5
Patrones de innovación: El caso del sector servicios.............................................. 28
1.3.2.6
Ciclo de vida de la innovación en servicios............................................................. 31
1.3.2.7
Barreras a la i nnovación en servicios........................................................................ 33
2 VALOR EN LA EMPRESA ...........................................................................................................................37
2.1 La importancia de las buenas practicas ........................................................ 39
2.1.1
Sea consciente de su capital intelectual
39
2.1.2
Conozca qué es la propiedad intelectual
40
2.1.3
Proteja sus activos intangibles
40
2.1.4
Elija la mejor protección para sus activos intelectuales
42
2.1.5
Obtenga la protección
44
2.1.6
Integre la propiedad intelectual en su estrategia
45
2.1.7
Utilice la información sobre propiedad intelectual
46
2.1.8
Cree valor con sus derechos de propiedad intelectual
48
2.1.9
Haga valer sus derechos sobre su propiedad intelectual
49
2.1.10
Busque el consejo y la ayuda de expertos
50
2.2 Aspecto económico y financiero .................................................................... 51
2.2.1
Introducción
51
2.2.2
Valoración de patentes
52
Índice
viii
2.3 Aspectos contables........................................................................................... 65
2.4 Aspecto estratégico para la empresa............................................................. 67
2.4.1
Directrices para la elaboración de informes de propiedad industrial
71
2.5 Licencias y cesiones......................................................................................... 76
2.6 Caso de estudio................................................................................................. 78
3 VALOR EN EL MERCADO .........................................................................................................................83
3.1 La innovación: definición y clases ................................................................. 83
3.2 La innovación como motor de crecimiento económico.............................. 84
3.3 Indicadores macroeconómicos de innovación............................................. 86
4 PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES POR LA VÍA DE LAS PATENTES.........................91
4.1 La regulación de las patentes.......................................................................... 91
4.1.1
Definición
91
4.1.2
Requisitos de patentabilidad
93
4.1.2.1
Novedad........................................................................................................................ 94
4.1.2.2
Actividad inventiva..................................................................................................... 94
4.1.2.3
Aplicación industrial ................................................................................................. 100
4.2 La instancia de solicitud................................................................................ 101
4.2.1
Lugar de presentación
102
4.2.2
Requisitos de la instancia
103
4.2.3
La descripción
104
4.2.4
Reivindicaciones
106
4.2.5
Dibujos
108
4.2.6
Resumen
109
4.3 El examen previo de oficio............................................................................ 109
4.3.1
El examen de admisión a trámite y asignación de fecha de presentación.
110
4.3.2
Examen de la solicitud
111
4.4 Informe sobre el estado de la técnica........................................................... 112
4.5 Publicación de la solicitud ............................................................................ 114
4.6 Denegación de la Oficina y Observaciones de terceros............................ 115
4.6.1
Denegación por falta de claridad en la descripción y reivindicaciones
115
4.6.2
Observaciones de terceros
115
4.7 Concesión de la patente................................................................................. 116
4.8 Pago de tasas................................................................................................... 116
4.9 Patentes débiles .............................................................................................. 116
4.10 Folleto .............................................................................................................. 117
Índice
ix
4.11 El procedimiento de concesión con examen previo: Concepto y
diferencias con el procedimiento general................................................... 117
4.12 Clases de patentes y ámbito territorial de su protección......................... 119
4.13 La duración..................................................................................................... 119
4.14 Las invenciones laborales ............................................................................. 119
5 PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES POR LA VÍA DE LOS MODELOS DE
UTILIDAD.............................................................................................................................................................. 122
5.1 Concepto y requisitos de protección. .......................................................... 122
5.2 Antecedentes históricos................................................................................. 122
5.3 Legislación aplicable...................................................................................... 123
5.4 Requisitos de registrabilidad........................................................................ 123
5.5 Estado de la técnica a considerar. ................................................................ 124
5.6 Novedad y actividad inventiva en los modelos de utilidad.................... 124
5.7 El procedimiento de concesión..................................................................... 124
5.8 Comprobar que las pruebas aportadas son fehacientes y presentadas
en el plazo oportuno...................................................................................... 128
5.9 Duración .......................................................................................................... 128
6 PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES POR LA VÍA DE LOS DISEÑOS
INDUSTRIALES .................................................................................................................................................. 130
6.1 Introducción.................................................................................................... 130
6.2 Definición legal............................................................................................... 132
6.3 Requisitos de la protección........................................................................... 132
6.3.1
Novedad.
132
6.3.2
Carácter singular.
133
6.4 Procedimiento de concesión del diseño...................................................... 134
6.4.1
Procedimiento de Registro.
134
6.4.2
Procedimiento de oposición.
136
6.5 Duración .......................................................................................................... 137
6.6 Alcance territorial de la protección.............................................................. 137
7 MI EXPERIENCIA......................................................................................................................................... 140
7.1 El objeto............................................................................................................ 140
7.2 Análisis previo del estado la técnica............................................................ 140
7.2.1
Categoría
140
Índice
x
7.2.2
Búsqueda de objetos similares
142
7.3 Tipo de protección elegida............................................................................ 145
7.4 Documentos para la solicitud de la patente ............................................... 145
7.5 Documentos para la solicitud del Diseño Industrial................................. 145
8 CONCLUSIÓN............................................................................................................................................... 147
9 BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................................. 150
A EJEMPLO DE UNA PATENTE ................................................................................................................ 153
B GLOSARIO...................................................................................................................................................... 155
C REGISTROS .................................................................................................................................................... 162
D DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PATENTES ......................................................................... 164
E DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE DISEÑO INDUSTRIAL ................................................ 166
Índice de figuras
xi
Índice de Figuras
Figura 1. Instituciones y modalidades de la propiedad industrial e intelectual.............. 3
Figura 2. Solicitudes PCT por países ................................................................................ 6
Figura 3. Participación del sector servicios sobre el PIB ................................................ 14
Figura 4. Empleo en el sector servicios: Porcentaje sobre el total de empleos............... 14
Figura 5. Clasificación deservicios según miles (1995)................................................... 17
Figura 6. VAB a precios corrientes en el sector servicios de los principales estado
europeos...................................................................................................................... 20
Figura 7.Empleo en el sector servicio de los principales países europeos (miles) ......... 21
Figura 8: Porcentaje de empresas que realizan actividades de innovación en australia24
Figura 9: Modelo dimensional de la innovación en servicios ........................................ 26
Figura 10. Sundbo........................................................................................................... 33
Figura 11: capital intangible como generador de ventajas competitivas sostenibles.
Bueno (1998)................................................................................................................ 39
figura 12: Technology Broker ......................................................................................... 56
figura 13: Balance de activos intangibles........................................................................ 57
Figura 14 :Intellectual Assets Monitor. Sveiby. 1997...................................................... 57
Figura 15: Esquema de valor de mercado de Skandia.................................................... 59
Figura 16: Navegador de Skandia .................................................................................. 59
Figura 17: Modelo de medición de capital intelectual.................................................... 60
Figura 18: Balanced Scorecad, Kaplan y Norton (1996)................................................. 63
Figura 19: Ventajas de la presentación de informes sobre P.I........................................ 68
Índice de figuras
xii
Figura 20: Procedimiento de solicitud.......................................................................... 118
Figura 21: Captura espacenet 1..................................................................................... 141
Figura 22: Captura espacenet 2..................................................................................... 141
Figura 23: Captura espacenet 3..................................................................................... 141
Figura 24: Captura espacenet 4..................................................................................... 142
Figura 25: Captura espacenet 5..................................................................................... 143
Índice de figuras
1
1
Introducción y situación actual
Índice de figuras
1
2
Breve introducción a la propiedad industrial e intelectual y
situación actual
1.1
Las ideas y la protección de las ideas
Si buscamos el término idea en un diccionario básico, podemos encontrar varias
definiciones diferentes:
•
Representación abstracta de algo;
•
Opinión, modo de pensar;
•
Elaboración original de pensamientos en el ámbito artístico y literario;
inspiración;
•
Nueva concepción de algo, hallazgo, invención.
Las ideas se pueden proteger, una vez que se han materializado, como el resultado
de un esfuerzo intelectual humano.
La doctrina europea está de acuerdo en que los derechos de propiedad industrial e
intelectual no protegen las ideas en sí mismas. Nadie puede apropiarse de ellas. Nadie
puede reivindicar su propiedad y, por ello, tampoco la protección de una idea como
tal, sino sólo su materialización en el mundo real.
Así tan sólo, la exteriorización material como tal de una idea puede beneficiarse de
la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Partimos de la base
de que una idea se ha materializado cuando puede ser percibida por los sentidos. Los
derechos de propiedad industrial e intelectual exigen que se cumplan requisitos
específicos.
El objeto pues de este proyecto será el análisis de la protección que el derecho
confiere a las creaciones intelectuales humanas, y en particular de las patentes, y cómo
el estado otorga al inventor un premio, en forma de derecho de exclusiva, por su
esfuerzo.
Índice de figuras
1.2
3
Elementos de la propiedad industrial e intelectual
Los elementos que el derecho ha configurado como medio de protección de las
creaciones intelectuales son los siguientes, en atención al objeto que protegen:
Figura 1. Instituciones y modalidades de la propiedad industrial e intelectual.
A continuación entraremos a analizar brevemente las figuras listadas en el anterior
cuadro, deteniéndonos con mas detalle en las patentes.
1.2.1
Patentes de invención
Las patentes protegen las invenciones tecnológicas, ya se trate de productos o
procedimientos. Una patente otorga al titular de la misma el derecho a explotar la
invención durante 20 años de manera exclusiva. También puede evitar que otros
fabriquen, ofrezcan, vendan o usen su invención, sin su consentimiento. La sociedad se
beneficia de la contribución del inventor (la invención) gracias a su divulgación
mediante la patente.
Una invención se define como "una creación, un esfuerzo intelectual que produce
un resultado, en el ámbito técnico. Se trata de una solución técnica a un problema
Índice de figuras
4
técnico. Esta solución puede calificarse como una idea: una persona ha realizado un
esfuerzo intelectual con el fin de determinar con precisión el problema técnico y un
modo de resolver dicho problema. Esta persona fabrica un dispositivo, un proyecto,
algo que materializa su idea de forma concreta. Las patentes protegen las ideas una vez
que se han materializado y que cumplen los tres requisitos de protección de las
patentes. De hecho, es la materialización de la idea, lo que permite su protección.
El Convenio de la Patente Europea no ofrece explícitamente una definición de
invención. Simplemente enumera una lista no exhaustiva de cosas que quedan
excluidas de la patentabilidad, como son los descubrimientos, teorías científicas,
métodos matemáticos, creaciones estéticas, los planes, principios y métodos para el
ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, los
programas de ordenador y las formas de presentar informaciones. El argumento
principal para la exclusión de los descubrimientos es que ya forman parte del mundo
físico. Sin embargo, en los demás casos se debe a la falta de carácter técnico.
No obstante, cabe resaltar que en el caso de un elemento existente, que ya es
conocido por todo el mundo podría haber una creación intelectual si el inventor lo ha
utilizado con un nuevo fin práctico, con el fin de solucionar un problema y, por tanto,
sería patentable. Un ejemplo de un elemento existente en la naturaleza humana son las
secuencias de ADN. Ya están presente en la vida, pero en el momento en que se aísla
una secuencia, utilizando distintos procedimientos técnicos, lo que implica la
intervención humana, existe una posibilidad de patentabilidad que tendrá que ser
evaluada posteriormente de acuerdo con los requisitos de patentabilidad.
Tres son los requisitos que deben cumplir una invención para ser protegida como
patente: la invención debe ser nueva, debe también implicar actividad inventiva y,
finalmente, debe ser susceptible de aplicabilidad industrial.
•
Novedad: se considera que una invención es nueva cuando no está
comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido
por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente
europea o de la fecha de prioridad, si existe, se ha hecho accesible al público por
medio de una descripción escrita u oral, mediante su utilización o por cualquier
otro medio.
Índice de figuras
•
5
Actividad inventiva: la invención no debe ser evidente para un "experto en la
materia", que es un profesional que conoce el campo técnico en el que se incluye
la invención.
•
Aplicabilidad industrial: la invención debe ser susceptible de usarse en
cualquier campo de la industria, incluida la agricultura.
El proceso de solicitud de una patente exige presentar algunos documentos
formales. Estos documentos no están relacionados con la invención en sí, sino que son
necesarios para proceder a la búsqueda de la técnica anterior y al examen sustantivo de
los requisitos de patente.
Hay que tener en cuenta que el procedimiento puede ser costoso y puede resultar
útil realizar un análisis coste/beneficios.
Si planeamos patentar una invención, resulta conveniente consultar a Agentes de la
propiedad industrial, que ayudan a desarrollar la invención y facilitan la tarea de
solicitar la patente.
Debido a la naturaleza territorial de los derechos de patente, se debe considerar la
protección geográfica que se pretende obtener con la patente antes de su solicitud.
Existen tres opciones:
•
Obtener una patente nacional válida en el territorio del país en el que ha
presentado la solicitud (la patente la concede la Oficina Nacional de Patentes).
•
Obtener una patente europea con validez en varios Estados miembros de la
Organización Europea de Patentes, concedida por la Oficina Europea de
Patentes.
•
Obtener una patente internacional a través del Tratado de Cooperación en
materia de patentes (en adelante PCT), válido en varios países signatarios del
convenio PCT, concedida por las oficinas nacionales de patentes.
En el cuadro a continuación muestra el ranking por países de numero de solicitudes
internacionales PCTs.
Índice de figuras
6
2000
Estados parte en el
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2005
estimación %
incremento
36,031
40,681
42,506
43,299
44,032
46,446
34.6%
5.5%
38,007
43,055
41,292
41,023
43,464
45,111
33.6%
3.8%
Japón
9,567
11,904
14,063
17,393
20,223
25,145
18.8%
24.3%
Alemania
12,582
14,031
14,326
14,682
15,255
15,870
11.8%
4.0%
Francia
4,138
4,707
5,089
5,172
5,181
5,522
4.1%
6.6%
Reino Unido
4,795
5,482
5,376
5,205
5,041
5,115
3.8%
1.5%
República de Corea 1,580
2,324
2,520
2,949
3,554
4,747
3.5%
33.6%
Países Bajos
2,928
3,410
3,977
4,480
4,236
4,435
3.3%
4.7%
Suiza
1,989
2,349
2,755
2,860
2,881
3,096
2.3%
7.5%
Suecia
3,091
3,421
2,990
2,612
2,844
2,784
2.1%
-2.1%
China
784
1,731
1,018
1,295
1,706
2,452
1.8%
43.7%
Canadá
1,801
2,114
2,260
2,270
2,109
2,315
1.7%
9.8%
Italia
1,394
1,623
1,982
2,163
2,196
2,309
1.7%
5.1%
Australia
1,576
1,664
1,759
1,680
1,837
2,022
1.5%
10.1%
Finlandia
1,578
1,696
1,762
1,557
1,672
1,866
1.4%
11.6%
Demás países
3,894
4,758
4,972
5,289
5,682
5,835
4.4%
2.7%
Total
93,240
108,231
110,390
115,198
122,607
134,073
100.0%
9.4%
CPE
Estados Unidos de
América
Figura 2. Solicitudes PCT por países
1.2.2
Modelos de utilidad
Los Modelos de Utilidad otorgan a un inventor el derecho exclusivo sobre una
invención, que le permite impedir que otros utilicen comercialmente, sin su
autorización, la invención protegida por un período de tiempo limitado. Aunque
similares a las patentes, los modelos de utilidad presentan dos grandes diferencias:
•
Para obtener un modelo de utilidad pa ra su invención, el avance tecnológico
exigido es menor que para una patente.
Índice de figuras
•
7
La máxima duración de la protección otorgada, que alcanza los diez años, es
más corta que para las patentes.
Los modelos de utilidad constituyen una forma de protección más flexible y menos
costosa que las patentes. En ese sentido, este tipo de protección es particularmente
adecuado para cierto tipo de innovaciones.
1.2.3
Signos distintivos
Una marca es cualquier signo que se utiliza para individualizar los productos y
servicios de una empresa concreta y diferenciarlos de los de sus competidores. Sus
características son la distintividad y la representación gráfica, aunque también se
aceptan signos sonoros y olfativos. La marca es un instrumento del mercado que
permite a los consumidores identificar y reconocer los productos y servicios ofrecidos
por un comerciante determinado.
Una marca puede estar representada de forma amplia y diversa: letras o números,
palabras o combinaciones de palabras, dibujos, diseños, colores, signos, etc
Una marca no protege ideas, salvo si la idea se ha materializado y cumple los
requisitos legales que exige la protección de las marcas.
Por ejemplo, una persona piensa en un rectángulo amarillo con una estrella roja
dentro para sus productos (latas de sardinas) en el mercado. Siempre y cuando la idea
del rectángulo verde con el círculo rojo dentro distinga sus latas de otras latas de
sardinas, podríamos decir que una marca puede proteger esta idea. Una vez que la
idea goza de protección por el derecho de marcas, nadie más puede usarla para
productos que pertenezcan a la misma clase.
El elemento clave de una marca es el carácter distintivo. Una marca puede adquirir
carácter distintivo por el uso. En otras palabras, una marca que no sea distintiva puede
llegar a serlo por el uso. Este derecho pertenece a la primera persona que hace uso
efectivo del signo para diferenciar sus productos o servicios en el mercado. Una marca
se protegerá mediante registro, y su duración podrá prorrogarse en el tiempo tanto
como su titular lo desee y la mantenga en vigor pagando las correspondientes tasas.
Normalmente, el registro tiene un formulario de solicitud concreto dependiendo del
país. Dicho formulario de solicitud debe presentarse ante la autoridad nacional
Índice de figuras
8
competente. Las marcas sólo son válidas en el territorio en el que la persona ha
solicitado el registro de la marca.
Hay que tener en cuenta que a nivel europeo existe la marca comunitaria válida
para todo el territorio de la UE. Con una única solicitud presentada ante la Oficin a de
Armonización del Mercado Interior (OAMI), el titular obtiene una marca válida para
todos los Estados miembros de la Unión Europea. Una persona puede solicitar el
registro de una marca nacional o de una marca comunitaria. La marca comunitaria no
afecta al sistema nacional de marcas, por lo que una empresa puede solicitar una marca
nacional, una comunitaria o ambas.
Por otro lado los nombres comerciales, que siguen las normas, características y
requisitos de las marcas, distinguen las actividad de un empresario dentro del mercado
para diferenciarlas e las actividades de otros terceros.
Con la ley de marcas de 2001, se extinguieron los antiguos rótulos de
establecimiento, con la intención de asemejar nuestra normativa a la de otros países y
además, por entender que la actividad que distinguían estaba ya amparada por el
nombre comercial o la marca de servicios.
1.2.4
Diseños industriales
A medio camino entre la propiedad industrial y la intelectual se encuentran los
diseños industriales que vienen a otorgar un derecho en exclusiva a aquellos elementos
que hacen mas estético y comercial un producto. Bajo esta modalidad de derecho se
amparan los antiguos dibujos industriales (bidimensionales) y los modelos industriales
(tridimensionales).
El presente derecho de propiedad industrial ha sido definido en el Reglamento del
Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios como "la apariencia de la totalidad
o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en
particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de
su ornamentación". De esta definición se puede deducir que el diseño representa el
carácter estético u ornamental de un producto. Las características técnicas o funcionales
no entran en la definición de diseño. Su función principal es atraer la atención de los
consumidores haciendo el producto más atractivo.
Índice de figuras
9
Para recibir protección mediante derecho de diseño, la materialización de la idea
tendrá que manifestarse por los colores, la forma externa y el material, entre otros
elementos, empleados en la elaboración del dibujo o modelo. Estos elementos son
importantes en la medida en que ayudan al diseño a cumplir su función, atrayendo al
consumidor de manera que se decida a comprar el producto. Pero el diseño tendrá que
cumplir determinados requisitos establecidos a continuación para que sea reconocido y
protegido.
El diseño debe ser nuevo, original y poseer carácter singular:
•
Para ser nuevo, el diseño no puede haber sido hecho accesible al público antes
de la fecha de la solicitud de registro, en el ámbito de la Unión Europea o en los
círculos especializados.
•
Por original se entiende que el dibujo o modelo debe ser obra de su autor y no
la imitación de la obra de otro.
•
El carácter singular se basará en la impresión del consumidor cuando ve el
producto. Si esta impresión es distinta a su actitud previa respecto de otro
producto, el carácter singular se habrá satisfecho. Algunos países consideran la
función utilitaria como otro criterio. El producto debe usarse; debe haberse
creado para cumplir una función.
El reglamento europeo de diseños y modelos industriales establece además un
derecho de exclusiva, aunque ciertamente limitado para proteger aquellos diseños que
no han sido registrados, frente a posibles infracciones de terceros. Son los
denominados diseños comunitarios no re registrados o extraregistrales.
1.2.5
Propiedad intelectual
Los derechos de autor protegen muchos tipos de obras diferentes: obras literarias
(novelas, poemas, historias, etc.), obras musicales (canciones, óperas, etc.), obras
artísticas (dibujos, pinturas, esculturas, etc.), mapas y dibujos técnicos, obras
fotográficas (retratos, paisajes, etc.), imágenes animadas, programas de ordenador,
bases de datos, etc.
Índice de figuras
10
La protección por derechos de autor es independiente de la calidad de la obra y de
la finalidad del autor al crear dicha obra, en el sentido de que su objetivo final no está
relacionado con la protección.
Para beneficiarse de la protección mediante derechos de autor, una obra debe
cumplir dos requisitos: exteriorización y originalidad.
•
Exteriorización: Por exteriorización entendemos la materialización, sea cual sea
el modo o forma de expresión. Puede tratarse de una coreografía, un libro, un
disco compacto, un programa de ordenador, etc. Los derechos de autor nunca
protegen las ideas en si mismas. En sentido abstracto, las ideas forman parte de
los pensamientos. Mientras no se hayan materializado en una forma
determinada, no quedarán protegidas por derechos de autor. El estímulo inicial
que puede dar lugar a una obra posterior no queda protegido. Una vez que
dicha idea puede ser percibida por los sentidos, esa exteriorización puede
recibir protección. Por ejemplo, la idea de crear un poema de amor no puede
generar un derecho de exclusiva para una sola persona evidentemente. Así tan
solo la plasmación personal y original que cada autor haga de su propio poema
de amor quedará protegida por el derecho de autor
•
Originalidad: El concepto de originalidad no se ha armonizado en la Unión
Europea, salvo para la protección de las bases de datos y de los programas de
ordenador. En los países continentales, una obra es original si está marcada por
la personalidad de su creador. Esto supone que el creador ha desempeñado un
papel decisivo al determinar la forma de la obra. Por el contrario, en el Reino
Unido el concepto de originalidad está más relacionado con una habilidad o
labor especial. La originalidad no implica la protección de la idea en si misma.
Dos personas pueden tener la misma idea e, incluso, cuando la representasen
de la misma forma, sus obras podrían estar protegidas siempre y cuando
reflejen la personalidad de cada uno de ellos. En este caso, debemos señalar que
ambos autores deben haber creado sus obras independientemente el uno del
otro. Por ejemplo, dos autores pintan un paisaje con un gran árbol en una colina
verde y con el cielo azul. Aun cuando hayan pintado el mismo paisaje, ambos
recibirán protección por derechos de autor, ya que no es la idea de pintar un
paisaje lo que está protegido, sino su materialización. Dos personas pueden
llegar a expresarse de la misma manera, pero esta afirmación no nos lleva a la
Índice de figuras
11
conclusión de que no quedarán protegidas, porque es la materialización de la
idea lo que está realmente protegido y no la idea de pintar dicho paisaje.
1.2.6
Secretos industriales
El concepto de secreto se ha definido como lo que "no es generalmente conocido, ni
fácilmente accesible". Dicho secreto mantiene la idea de una persona lejos del
conocimiento de su competidor en el mercado. De hecho, el secreto representa un
interés para su titular. El mencionado interés es, a menudo, una ventaja competitiva en
el mercado con respecto a sus competidores. El know-how o conocimientos técnicos se
definen como "un conjunto de informaciones práctica no patentada, resultado de la
experiencia y de pruebas, que son: secretas, sustanciales e identificadas"6. Se compone
de un conjunto de información con valor económico, no accesible al público,
transferible y no patentado.
Pero, cómo podemos considerar que las ideas forman parte de la información
protegida como secreto industrial. Las ideas pueden protegerse como secreto industrial
y como know-how siempre y cuando contengan información técnica y útil, necesaria
para la fabricación de un producto o relacionada con la empresa, los clientes, etc., y que
no es accesible al público y todavía no está patentada.
Los secretos industriales no reciben protección alguna por los derechos de
propiedad industrial e intelectual, aunque existe un debate doctrinal sobre el tema y
algunos autores consideran que los secretos industriales son en sí mismos un DPI. En
cualquier caso, entrarían en el ámbito de protección del derecho civil y de las leyes de
competencia desleal (cada vez más armonizadas en la Unión Europea). En efecto, se
puede proteger un secreto industrial o el know-how incluyendo las condiciones
apropiadas en un contrato laboral o utilizando acuerdos de confidencialidad
específicos. Además, algunos países también han dispuesto sanciones penales para
quienes revelen un secreto industrial de manera fraudulenta.
1.3
Situación económica mundial
Los gobiernos y los políticos en general cada vez están más interesados en
promover la innovación para estimular el crecimiento económico, el empleo y la
sostenibilidad ecológica. Claramente hay una necesidad creciente de medir y
Índice de figuras
12
evaluar la innovación y el cambio tecnológico para tener un mayor conocimiento
sobre las fuerzas que conducen la innovación y sus consecuencias socio-económicas.
1.3.1
Situación actual
“La economía americana es la más próspera del mundo, y el sector de la pequeña
empresa es uno de sus aspectos más fuertes”, dijo el Presidente americano. “Durante la
Semana de la Pequeña Empresa honramos a los propietarios y empleados de los
negocios pequeños, y reafirmamos nuestro cometido de continuar haciendo que
Estados Unidos sea el mejor lugar del mundo para hacer negocios. “Nuestra economía
es fuerte y se está fortaleciendo aún más. En la actualidad hay más americanos
trabajando que en cualquier otra época. La tasa de desempleo es más baja que los
promedios durante los años ’70, ’80 y ’90. La propiedad de viviendas está a su nivel
más alto; los ingresos de las familias están aumentando. Los negocios pequeños son el
corazón de este crecimiento, ya que están creando la mayoría de los nuevos empleos en
el sector privado de nuestra economía, y están ayudando al éxito de nuestros
ciudadanos”, dijo el Presidente
El resurgir de China presenta a este país como un cúmulo de contradicciones:
salarios excepcionalmente bajos en las áreas rurales y una nueva riqueza en las
ciudades; más de mil millones de consumidores potenciales; un sistema crecientemente
orientado al capitalismo. Presentando el país como el futuro de la fabricación a gran
escala y bajo coste
La economía asiática ha florecido manteniéndose estrechamente en contacto con la
economía mundial y ha sido una de las principales beneficiarias de la globalización, la
zona es un productor moderno, eficiente y de primer nivel, la segunda economía
mundial en términos de PIB después de Estados Unidos, y sus prácticas directivas,
tales como el just-in-time y la calidad total, se han extendido por todo el mundo
otorgándoles el titulo mundial a la excelencia en la eficacia de la productividad.
Visto esto, al viejo continente le conviene para seguir siendo competitivos a nivel
mundial, en mi opinión, modernizar su economía en el sentido de la innovación como
principal motor y elemento diferenciador mundial, centrándose en el sector servicios
(al estar la industria muy copada por los otros continentes), conjuntamente con los
beneficios que aportan la globalización y las nueva s técnicas de gestión.
Índice de figuras
1.3.2
13
Apuesta europea por la innovación en los servicios
Tradicionalmente existía la idea de que el sector servicios era un sector que
desarrollaba poca actividad innovadora y que consumía innovaciones producidas
por el sector de industrias manufactureras. Sin embargo, en los últimos años cada
vez hay más evidencia de que el sector servicios juega un papel importante en
el uso y generación de innovaciones, si bien la innovación en este sector tiene unas
características específicas. Por ello, existe un interés creciente por el estudio de la
innovación en el sector servicios y su importancia como motor de crecimiento de la
economía.
La mayoría de los estudios existentes sobre innovación en servicios se ha centrado
en el análisis de los servicios intensivos en escala o servicios dependientes de las
redes de información (servicios financieros, servicios inmobiliarios o de seguros) y
de los llamados “servicios de negocios intensivo en conocimiento” (KIBS)
(servicios de consultoría y diseño, servicios de software, etc.).
El sector servicios es en la actualidad uno de los componentes principa les de las
economías de los países industrializados tanto en términos de contribución al PIB
como al empleo. Dentro de la Unión Europea, el peso del sector servicios sobre el
PIB es considerable, representando en 1995 el 64% del PIB del conjunto de países de
la Unión Europea (Eurostat, 1998). En países como España o Luxemburgo el sector
servicios ha aumentado su participación en el PIB entre 1988 y 1997 entre 8 y 10
puntos porcentuales. Además, la contribución de los servicios al PIB de
las
economías de los países industrializados es superior al de otros sectores,
destacando Estados Unidos donde el sector servicios ya representaba el 72,53% del
PIB en 1997. Por otro lado, la importancia relativa del sector servicios sobre el
conjunto de la economía ha crecido en mayor medida en algunos países europeos
(Bélgica, España o Francia) que en Estados Unidos o Japón. En general, el sector
servicios supone una contribución creciente al crecimiento económico de los
países de la OCDE (OCDE, 2000e).
En 1998 el peso del sector servicios en la economía española es de más del 60% del
PIB. Dentro de España hay comunidades autónomas como la balear donde el peso
relativo es aún mayor. Así en el año 2000, más del 80% del PIB balear está generado
por actividades de servicios.
Índice de figuras
14
Figura 3. Participación del sector servicios sobre el PIB
La participación del sector servicios en el empleo total de las economías de
los países industrializados ha crecido de forma continua entre 1988 y 1998, según las
cifras de empleo de la OCDE (OCDE, 2000d). En 1997, el sector servicios ya suponía
más de dos tercios del empleo en la mayoría de países de la OCDE.
PAÍS
1988
1990
1994
1997
Bélgica
España
Francia
Irlanda
Luxemburgo
Noruega
Portugal (1)
Suiza
Nueva Zelanda
USA (2)
Japón
69.32
57.25
67.48
64.28
66.03
72.95
50.66
69.28
58.24
68.04
63.49
67.19
74.88
52.88
60.89
64.56
72.60
60.49
63.76
63.66
71.41
66.49
70.41
76.69
57.75
63.25
64.58
74.42
61.29
64.10b
63.69
72.86
66.33a
72.48
76.46
57.79 a
63.58
71.43
60.20
67.2
75.10
62.47
Figura 4. Empleo en el sector servicios: Porcentaje sobre el total de empleos
1998
63.435 b
76.65
67.31
63.43
Índice de figuras
15
De la comparación de las tablas 1 y 2 se deduce que el sector servicios emplea a más
gente que lo que su participación en el PIB sugiere. Así, por ejemplo, mientras que en
1994 el peso del sector servicios en el PIB de los países recogidos en las tablas era de
un 62,28%, el empleo del sector representaba el 66,70% del empleo global de estas
economías. Asimismo, en 1997 el peso del sector servicios en el PIB del conjunto
de países era de un 62,15% mientras que el empleo representaba el 67,85%. Estos
datos indican que los servicios producen en promedio menos output por trabajador
que otros sectores de la economía.
A la vista de los datos presentados, el papel del sector servicios en una economía
no puede ser ignorado a la hora de estudiar el crecimiento económico de la
misma. Por ello, si el sector servicios de una economía resulta poco innovador, las
políticas económicas llevadas a cabo en el país
deberían intentar corregir esta
situación. Es previsible, que para las economías basadas principalmente en el sector
servicios, la falta de actividad innovadora tenga consecuencias sobre las ventajas
competitivas y el crecimiento de productividad. Sin embargo, no se dispone de datos
fiables para sustentar científicamente estas afirmaciones. La falta de un marco
teórico sobre la innovación en servicios no ha permitido todavía la existencia de un
manual, que al igual que el de Oslo, haya conducido a datos comparables y
universalmente aceptados (OCDE, 2000e) sobre las actividades innovadoras en los
servicios.
1.3.2.1
Definición y clasificación de los servicios
El concepto “servicios” es ambiguo y heterogéneo, ya que abarca muy
diversas actividades económicas, todas aquellas que no se incluyen en el sector
primario funda mentalmente dedicado a la obtención de materias primas del
entorno ni en el sector secundario cuya actividad principal es la transformación de
las materias primas en productos. Una definición reciente de servicios establece
que
“los
servicios
proporcionan
ayuda,
utilidad
o
cuidados, experiencia,
información u otro contenido intelectual y la mayoría del valor es intangible en lugar
de residir en cualquier producto físico” (Department of Industry, Science and Resources,
1999).
El sector servicios es, por tanto, una parte muy diversificada de la economía que
abarca desde sectores intensivos en tecnología y conocimientos como servicios
Índice de figuras
16
informáticos o de negocios hasta servicios poco tecnológicos y poco cualificados
como la mayor parte de los servicios personales.
Existen diversos intentos de clasificación de las industrias de servicios,
destacando la clasificación sectorial de industrias de Browning y Singelmann (1975).
Su tipología combina una clasificación
funcional
y una
basada
en
el
mercado/consumidor, y distingue entre servicios de distribución, productores,
sociales y personales (al consumidor). Sin embargo, se suele criticar que su
distinción entre servicios al consumidor y a los productores es difícilmente aplicable
a nivel industrial. Miles (1994, 1995) propone una clasificación más adecuada para el
análisis de los procesos de innovación ya que analiza la definición de servicios
partiendo del estudio de las características
de
sus
productos,
procesos,
organizaciones y mercados. Entre las características comunes a la mayoría de los
servicios destacan los bajos niveles de equipamiento de capital, la naturaleza
discontinua de los procesos de producción, el papel limitado de las economías de
escala, la naturaleza inmaterial e intensiva en información del producto que
dificulta su almacenamiento y transporte, el papel fundamental del suministro del
servicio, la interacción estrec ha entre producción y consumo en el tiempo y en el
espacio, y regímenes de productos y de mercados muy regulados. En base a estas
características comunes a la mayoría de servicios y teniendo en cuenta que el
sector
servicios
suministra
a
diferentes
mercados
(mercados
de consumo,
mercados intermedios y mecanismos públicos) y que implican diferentes procesos
de producción-transformación
del
estado
de
los
objetos
físicos,
gente
o
información codificada, Miles (1994, 1995) clasifica a los servicios según dos
aspectos: tipo de mercado y tipo de producción (ver tabla ).
Índice de figuras
17
Figura 5. Clasificación deservicios según miles (1995)
Sin embargo, cada vez es más difícil la distinción entre el sector de servicios y
el sector de industrias manufactureras. La industria manufacturera se asemeja cada
vez más a los servicios, ya que las compañías manufactureras obtienen más del
50% de sus beneficios de la venta de servicios (Howells, 2000a, b). Esto implica
que en muchos sectores manufactureros el valor añadido se debe principalmente
a actividades de servicios. Por ejemplo, la industria automovilística ha creado
empresas subsidiarias de financiación y leasing para facilitar la compra de sus
vehículos por parte de los clientes, así como empresas que ofrecen servicios de
reparación y mantenimiento del vehículo. Son servicios muy relacionados con la
venta del producto manufacturado (el vehículo) pero además, se acercan a lo que el
cliente demanda en términos de apoyo en el proceso de compra y funcionamiento del
vehículo.
1.3.2.2
El sector servicios, ¿un sector innovador?
Autores como Hipp y otros (2000) o Coombs y Miles (2000), señalan que
cada vez hay más evidencia de que el sector servicios juega un papel
importante
en
el
uso
y
generación
de innovaciones, aunque la actividad
innovadora de este sector tiene unas características específicas ya mencionadas con
Índice de figuras
18
anterioridad como son entre otras, los bajos niveles de equipamiento de capital,
la naturaleza discontinua de los procesos de producción, o el papel limitado de
las economías de escala. Barras (1986) considera que las innovaciones en el
sector servicios son provocadas en gran medida por las innovaciones en el sector
manufacturero pero con sus propias peculiaridades.
Por un lado, a pesar de los problemas de medición citados con anterioridad, las
encuestas señalan que el sector servicios está siendo cada vez más innovador. Se
observa un rápido crecimiento en las actividades de I+D en los servicios, con un
aumento del porcentaje de participación de los servicios en el gasto total en I+D
entre 1980 y 1997 desde un 5% hasta el 15% para el área OCDE. Además, las
industrias de servicios, como los servicios financieros y de negocios, son grandes
usuarios de nuevas tecnologías y bienes intensivos en I+D, principalmente tecnologías
de la información (TI), representando más de tres cuartos de la inversión en
países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Una de las características del sector
servicios es que es un importante inversor en la preparación y formación del
personal humano, factor competitivo que juega un papel clave en las estrategias
innovadoras de las empresas. Estudios recientes (OCDE, 2000a; Miles et al.,1995 )
también demuestran que los servicios se han beneficiado en gran medida del uso de
las tecnologías incorporadas en los nuevos bienes de capital.
Por otro lado, las encuestas de innovación indican que aunque los servicios
innovan en promedio menos que las empresas manufactureras, algunos servicios
suelen innovar más que el promedio de
las
empresas
manufactureras.
Los
resultados de encuestas sobre la actividad innovadora de empresas de servicios
llevadas a cabo en varios países señalan que entre un cuarto y un tercio de las
empresas se declaran innovadoras (Australia: Gault y Pattinson, 1995; Italia:
Evangelista y Savona, 1998, Sirilli y Evangelista, 1998; Países Bajos: Brouwer y
Kleinknecht, 1995). Sin embargo, la encuesta llevada a cabo en Alemania entre
1993-1995 sobre la innovación en empresas de servicios arroja un resultado mucho
mayor, aproximadamente tres cuartas partes de la empresas se consideran
innovadoras. Como señalan Hipp y otros (2000), una de las posibles razones de esta
diferencia de resultados entre la encuesta alemana y el resto sería, además de la
diferencia temporal y de países, que la mayoría de encuestas llevadas a cabo en otros
países se centran en la innovación tecnológica mientras que en el caso alemán,
tratan de cubrir toda la actividad innovadora sea o no tecnológica.
Índice de figuras
19
Aunque el sector servicios apuesta cada vez más por la innovación, es
un
sector
muy heterogéneo, donde el grado de adopción de métodos de
producción intensivos en tecnología varía considerablemente de un servicio a otro.
Dentro del sector servicios contrastan subsectores como
los
Intensive
empresas manufactureras
Business
Sectors),
muy
similares
a
las
intensivas en tecnología en cuanto al esfuerzo en I+D
KIBS
(Knowledge
y a la intensidad
tecnológica (Hipp y otros, 2000), con otros menos innovadores que suelen adoptar e
implementar las tecnologías desarrolladas por otros sectores de la economía (Pavitt,
1984).
Los KIBS son empresas que dependen del conocimiento o experiencia
profesional sobre una disciplina específica (técnica) y que proveen productos y
servicios intermedios a menudo basados en el conocimiento. Algunos KIBS, como
los servicios de consultoría, de formación, de informática o de I+D, parecen
jugar un papel importante en el proceso de innovación, principalmente en el
proceso de difusión de la innovación (Miles y otros, 1995; Antonelli, 1999). Estos
servicios facilitan la innovación en otras empresas, ayudan a difundir los conceptos e
ideas innovadoras y son una fuente importante de innovación y de capital
intangible (den Hertog Bilderbeek, 1998). Son servicios muy especializados, grandes
usuarios de TI (tecnologías de la información) y que contribuyen a la difusión de las
innovaciones, mejorando así la performance económica del sistema. Por tanto, los
KIBS son servicios que tienen una importancia estratégica y son vitales para todos los
sectores de la economía (Windrum y Thomlinson, 1998).
Miles y otros (1995) identifican dos tipos de KIBS: un primer grupo de KIBS
son servicios profesionales tradicionales, como servicios contables y legales, basados
en sistemas administrativos de conocimiento especializado y negocios sociales; estos
KIBS son generalmente usuarios de nuevas tecnologías en lugar de agentes en su
desarrollo y difusión y, además, son fuentes principales de información y
conocimiento. El segundo grupo de KIBS lo forman los nuevos servicios
relacionados con la tecnología,
y con la producción
y transferencia de
conocimiento sobre nuevas tecnologías. A este segundo grupo se le suele
denominar “KIBS basados en tecnología” (t-KIBS) e incluyen, por ejemplo,
servicios
relacionados
con
la informática, como los servicios de provisión y
consultoría de software y hardware, servicios de ingeniería técnica o servicios de I+D
experimental. Este segundo grupo de KIBS son empresas que utilizan su conocimiento
Índice de figuras
20
para producir servicios intermedios para los procesos de producción de sus clientes.
Son servicios intrínsecamente innovadores, pero además facilitan la innovación en
otros sectores económicos (Roberts y otros, 2000).
Los KIBS suelen identificarse en la literatura con las categorías J y K de la
Clasificación Industrial Estándar de las Actividades Económicas (ISIC), Revisión 34,
recogidos en las tablas 4 y 5. Estos servicios representan entre un 30% y un 42% del
valor añadido bruto del sector global de servicios y cerca del 20% del empleo en
servicios (OCDE, 2000d).
Figura 6. VAB a precios corrientes en el sector servicios de los principales estado europeos
Índice de figuras
21
Figura 7.Empleo en el sector servicio de los principales países europeos (miles)
Si tenemos en cuenta la importancia del sector servicios en las economías
de los países industrializados y
la evidencia empírica disponible sobre la
actividad innovadora del sector servicios, especialmente de los denominados KIBS,
es conveniente el estudio de las fuentes de crecimiento económico de este sector,
entre ellas la innovación. Actualmente numerosos trabajos (por ejemplo, Evangelista y
Sirilli, 1995; Howells, 2000a, b) señalan la necesidad de estudiar el papel de las
innovaciones en el sector servicios y de llevar a cabo estudios empíricos sobre las
actividades de innovación en el mismo. Algunos autores (como Miles, 1995) señalan
que el papel de las nuevas tecnologías es facilitar las inversiones y el comercio
internacional de los servicios.
1.3.2.3
La innovación en servicios: Tipología
La innovación en servicios presenta unas características propias. Por ello, es
importante recordar los cuatro rasgos típicos de las industrias de servicios
identificados en la literatura (Evangelista y Sirilli, 1995) que tienen implicaciones a la
hora de definir y analizar la innovación en servicios:
•
La interacción estrecha entre producción y consumo (co-terminalidad).
Índice de figuras
•
22
El contenido intensivo en información de las actividades de servicios y de
producción.
•
El papel fundamental de los recursos humanos como factor básico de
competitividad.
•
La importancia de los factores organizativos en la performance de las empresas.
En primer lugar, la interacción estrecha entre producción y consumo lleva a que una
gran parte de las actividades de innovación en servicios esté orientada a la
adaptación/customisation de los servicios a las necesidades de los clientes o usuarios.
En segundo lugar, el contenido intensivo en información confiere una gran
importancia a la generación y uso de las TI en las actividades de innovación de las
empresas de servicios. En tercer lugar, el papel fundamental del factor humano en la
organización y provisión de los servicios se asocia a grandes inversiones en
recursos humanos y, por ello, las actividades de formación de las empresas deben ser
consideradas como fuente de mejora de las capacidades tecnológicas de las
empresas de servicios. Por último, la importancia del factor organizativo en el
sector servicios requiere una revisión del concepto tradicional de innovación para
incluir los cambios organizativos.
Teniendo en cuenta estos rasgos característicos de los servicios, Evangelista y
Sirilli (1995) o el informe de Eurostat (1995) aconsejan una modificación de los
conceptos y definiciones de innovación desarrollados inicialmente para el sector
manufacturero para adaptarlos
al
sector servicios.
Para
estos autores, las
innovaciones en este sector comprenden nuevos servicios y nuevas formas de
producir o proveer servicios, así como cambios significativos en los servicios
ya
existentes
las
o
en
su
innovaciones de producto
de
performance
distribución
son
y entrega
servicios
cuyo
difieren significativamente
de
(provisión).
uso
En
intencionado
los
servicios
ya
consecuencia,
o
características
producidos.
Las
innovaciones serán el resultado de inversiones substanciales en nuevo conocimiento,
sea o no tecnológico. Las innovaciones
de proceso son formas nuevas o mejoradas
de forma significativa de producir o proveer servicios.
Por tanto, las innovaciones de proceso pueden ser innovaciones en los procesos de
producción de los servicios o en los procesos de distribución y entrega (provisión).
Índice de figuras
23
Sin embargo, esta nueva clasificación se olvida de las innovaciones organizativas y
cada vez hay más evidencia de que la actividad innovadora en servicios es de esta
naturaleza (Gallouj, 1998; Sundbo y Gallouj, 1998; Miles, 1994). La mayoría de las
innovaciones en servicios son no tecnológicas e implican cambios pequeños e
incrementales en los procesos y procedimientos, de forma que no suelen requerir
mucha I+D. Un estudio sobre el sector de servicios financieros en Dinamarca
(Sundbo, 1997) indica que un 54% de las innovaciones introducidas por la industria
son
no
tecnológicas,
otro
30%
son
básicamente
no
tecnológicas
aunque
dependientes de la tecnología y sólo un 16% podría considerarse de naturaleza
tecnológica. Asimismo, los resultados de la encuesta australiana sobre innovación
indican que las innovaciones tecnológicas son más comunes en el sector
manufacturero que en el sector de servicios (tabla 6). Un 13,9% de las empresas
australianas de servicios entrevistadas realizan innovaciones no tecnológicas en
comparación con un 11,5% que realiza innovaciones tecnológicas.
Índice de figuras
24
Figura 8: Porcentaje de empresas que realizan actividades de innovación en australia
Sundbo y Gallouj (1998) distinguen cuatro tipos de innovaciones en servicios,
teniendo en cuenta la importancia de las innovaciones organizativas:
•
Innovaciones de producto: Implican la presentación de servicios nuevos o
mejorados a los clientes. Por ejemplo, los bancos ofrecen nuevas formas de
cuentas bancarias en los últimos años; las empresas de software introducen
nuevos productos y mejoras de forma regular.
•
Innovaciones de proceso: Son novedades o mejoras de los procesos de
producción y provisión del servicio. Estas innovaciones se pueden dividir en
dos categorías: innovaciones en los procesos de producción o innovaciones
en los procesos de distribución y entrega (provisión).
•
Innovaciones de organización: Son nuevas formas de organización o gestión de
las empresas.
•
Innovaciones de mercado: Son nuevos comportamientos en el mercado, como
por ejemplo, encontrar un nuevo segmento de mercado, introducirse en otra
industria y su mercado.
Las innovaciones de organización contribuyen de forma importante a la
mejora
de
la productividad y calidad de los servicios. Algunos tipos de
cambios organizativos pueden estimular innovaciones para afrontar los nuevos retos
y dificultades: por ejemplo, la competencia en servicios de telecomunicación lleva a
nuevas necesidades de cómo establecer, acceder y mantener los directorios. Otro
tipo de innovación organizacional es la búsqueda de mejora y garantía de calidad.
A la hora de hablar de innovaciones de organización en servicios, Van der Aa y
Elfring (1991) identifican tres tipos: combinaciones de servicios, que implican
una
estrategia
de diversificación, pero también puede haber economías de
alcance asociadas a las nuevas combinaciones (por ejemplo, los datos sobre clientes
pueden ser reutilizados), implicación de los clientes como coproductores, que es una
extensión del modelo de self-service a los KIBS, poniendo de relieve la importancia del
Índice de figuras
25
cliente para adelantar la experiencia de los suministradores de servicios e identificar
nuevas vías para su aplicación, firmas de servicios multiunidad.
Las encuestas de innovación (por ejemplo, Italia: Evangelista y Savona, 1998;
Australia: Pattison et al., 1995) sugieren que pocas empresas de servicios realizan un
solo tipo de innovación, ya que generalmente
se
innovaciones de producto,
de organización. En definitiva, las
de
proceso
y
realizan al mismo tiempo
innovaciones en servicios a menudo tienen una gran dependencia del software y
frecuentemente implican innovaciones organizativas y tecnológicas complementarias.
El problema es que las innovaciones organizativas son más difíciles de medir que las
innovaciones tecnológicas, a pesar de que las primeras son las innovaciones
más frec uentes en servicios (Miles, 1995; Marklund, 1998).
1.3.2.4
Modelo dimensional de la innovación en servicios
La innovación en servicios rara vez se limita a un cambio en las características del
servicio en sí mismo sino que a menudo implica nuevas formas de distribución del
producto, de interacción con el cliente, de control de calidad, etc. En la práctica la
mayoría de innovaciones parecen ser una mezcla de cambios y mejoras de servicios
anteriormente existentes.
Bilderbeek y otros (1998) presentan un modelo de cuatro dimensiones de la
innovación
en servicios que sirve como herramienta para describir la actividad
innovadora del sector servicios. Las innovaciones se situaran en cualquiera de las
cuatro dimensiones de la actividad del sector reflejadas en la figura.
Índice de figuras
26
Figura 9: Modelo dimensional de la innovación en servicios
Dimensión 1: Concepto de nuevo servicio: Las innovaciones de servicios pueden
ser visibles, sobre todo cuando implican provisión del producto, pero generalmente
son una nueva idea o concepto de cómo organizar una solución a un problema. Es
decir, lo fundamental es que su aplicación sea novedosa dentro de un mercado
particular. Por ejemplo, la introducción de servicios de transporte puerta a puerta
es un nuevo concepto de transporte que atiende las necesidades de los usuarios. Su
introducción supone un nuevo concepto de transporte en el sector de transporte
público.
Dimensión 2: Nueva interfaz con el cliente. Un segundo elemento importante de las
innovaciones en servicios es el diseño de la interfaz entre el proveedor del servicio y
sus clientes. En el sector servicios cada vez más frecuentemente los productos se
ofrecen y comercializan orientados de forma específica a grupos de consumidores en
particular atendiendo a sus necesidades y exigencias. Por ello, cada vez es más
importante la comunicación entre los proveedores del servicio y los clientes,
generando así una gran área para la introducción de innovaciones.
Estas
innovaciones
en
las
relaciones
entre
proveedor
y
sus
clientes
generalmente implican tecnologías de la información. La introducción de centros de
llamadas o de información al cliente (que pueden ser asistidos mediante ordenador
o Internet) y el telemarketing son ejemplos de cambios en la forma de acercarse y
proveer a los clientes.
Índice de figuras
27
Dimensión 3: Nuevo sistema de provisión (distribución y entrega) del
servicio
y organización: Como en el caso anterior, esta dimensión se centra en la
relación entre proveedor y sus clientes. Se refiere a los arreglos organizativos
internos que se hacen para permitir a los trabajadores realizar mejor su trabajo y
ofrecer los productos de servicio de forma adecuada. Un ejemplo es la introducción
del comercio electrónico en las compras, que supone un cambio en la forma en que se
relacionan proveedor y cliente y un cambio en la forma de provisión del servicio.
Dimensión 4: Opciones tecnológicas Como señalan Bilderbeek y otros (1998), la
innovación en servicios es posible sin innovación tecnológica, es decir, la tecnología
no es siempre una dimensión. De hecho, como apuntan Djellal y Gallouj (1999), hay
servicios donde la tecnología es un factor externo en la producción de las
características del servicio y el servicio se podría proveer sin ella. Sin embargo,
en muchas innovaciones en servicios la tecnología juega un papel importante. En la
práctica hay una gama de relaciones entre tecnología e innovación en servicio. No
obstante, el conocimiento de las opciones tecnológicas disponibles, el grado de
disponibilidad de la tecnología necesaria o el conocimiento necesario para que
puedan demandar sus necesidades de tecnología varía de una empresa de servicios
a otra. Actualmente las tecnologías más comunes en servicios son las tecnologías
de la información (TI). Esta situación contrasta con revoluciones tecnológicas
anteriores, que afectaron de una manera importante a las manufacturas, pero no a
los servicios. Este hecho se debe en gran medida al carácter intangible de los servicios
y al papel fundamental que la información y el conocimiento juegan en muchas de
estas actividades.
Ejemplos de innovaciones tecnológicas en servicios serían la introducción en
una
cadena
de supermercados de un sistema de compra por Internet o la
introducción en una cadena hotelera de un sistema de caracterización del medio
ambiente (tiempo atmosférico, calidad del agua, etc).
En general, cualquier innovación en servicios implica una combinación de las
dimensiones mencionadas. Un servicio totalmente nuevo requerirá el desarrollo
de un nuevo sistema de provisión del producto, provocará cambios en la
organización del trabajo y en la relación proveedor-clientes, generará nuevos usos
de las TIC, etc.
Índice de figuras
1.3.2.5
28
Patrones de innovación: El caso del sector servicios
Varios autores como Pavitt (1984) o Soete y Miozzo (1989) consideran que los
sectores de la economía tienen distintos patrones de innovación (producto y
proceso) y que desarrollan tecnologías e innovaciones por varias razones. Así,
Pavitt
(1984)
clasifica
los
patrones
de innovación de los sectores en cuatro
categorías:
•
Sectores
dominados
por
los
proveedores. Son aquellos en los que las
empresas o industrias del sector no desarrollan directamente una gran
actividad innovadora. Ésta les llega incorporada en las materias primas,
maquinaria y equipo que adquieren a sus proveedores. Entre las empresas
“dominadas por los proveedores” la competencia tiende a basarse en las
habilidades de la mano de obra y precios, más que en ventajas tecnológicas. Se
encuentran dentro de este grupo el sector textil, el sector de prendas de vestir y
peletería, la madera y corcho, el cartón y el papel, etc.
•
Sectores productores a gran escala. En estos sectores la innovación
viene
inducida fundamentalmente
por
las
necesidades
de
reducir
costes, ya que elaboran productos destinados a grandes mercados con un
cierto grado de estandarización. Dentro de este grupo destacarían las industrias
de automoción, de alimentación y bebidas, de coque y refinado de petróleo,
industria naval, industria tabaquera, etc.
•
Sectores proveedores especializados. Son empresas que realizan desarrollos
propios y se mantienen estrechamente ligadas al proceso innovador de sus
proveedores y de sus clientes. Se sitúan en este grupo la maquinaria, las
máquinas de oficina, cálculo y ordenadores, y máquinas eléctricas.
•
Sectores de base científica. Son sectores en los que su innovación descansa
fundamentalmente en un intenso nivel de investigación propia, como es el
sector farmacéutico, las telecomunicaciones o la industria aeroespacial entre
otros.
Índice de figuras
29
Dentro de esta clasificación, Pavitt (1984) describe a los servicios (de mercado)
como empresas “dominadas por los proveedores”, en lugar de ser productores de
nuevas tecnologías.
En un trabajo posterior Pavitt y otros (1989) añaden una nueva categoría a la
clasificación sectorial:
los sectores “intensivos en
información”. Esta
nueva
categoría se destaca por la importancia de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) en una trayectoria de innovación basada en el procesamiento
de información y en la provisión de productos relacionados. Para estos autores,
en esta nueva categoría se incluirían los servicios financieros y de venta al por menor.
Al mismo tiempo, Soete y Miozzo (1989) consideran los distintos estilos
innovadores de las actividades de servicios más directamente. Así, identifican cuatro
tipos de empresas de servicios:
Sectores dominados por los proveedores. Aquí estarían incluidos los servicios
públicos y sociales, como la educación, la sanidad y la administración pública, y los
servicios personales (reparaciones,
peluquerías,
hoteles,
bares,
restaurantes,
comercio al por menor, etc.). Son servicios dominados por los proveedores de
equipos y sistemas técnicos, donde las empresas
no
participan
de
forma
significativa en la producción de las tecnologías de proceso que utilizan. Son
sectores, por tanto, que dependen de las tecnologías desarrolladas por otros
sectores.
Servicios intensivos en producción, intensivos en escala y servicios de redes. Son
servicios donde se da una gran división del trabajo con la simplificación (y
coordinación) de las actividades de producción (y/o provisión), y la sustitución de
mano de obra (cualificada) por máquinas. En estos sectores se dan procesos a gran
escala e innovaciones que se concentran en la introducción de tecnologías de la
información (TI) para reducir costes. Dentro de este grupo identifican dos tipos de
servicios:
•
Servicios de redes. Se trata de aquellos sectores que dependen de las
redes
de información, redes TIC, como, por
ejemplo, banca, seguros,
radiodifusión y servicios de telecomunicación. El desarrollo de las TIC ha
permitido la mejora en la precisión y calidad de los servicios ofertados por los
Índice de figuras
30
proveedores; han facilitado la personalización de los servicios y juegan un
papel fundamental en el establecimiento de estándares en muchas actividades
de servicios.
•
Servicios intensivos en escala. Estos son, en cambio, servicios dependientes de
las redes físicas (por ejemplo, servicios de transporte y viaje, comercio
al
por
mayor
y distribución); son, por ello, servicios que dependen
fuertemente de las tecnologías hardware desarrolladas en el sector
manufacturero,
por
lo
que
desempeñan
un
papel fundamental en la
definición y especificación de innovaciones, influenciando así en los
proveedores de nuevas tecnologías.
Proveedores especializados en tecnología y sectores de base científica. Son
sectores que incluyen servicios de negocios especializados, servicios de software,
servicios de laboratorio y diseño. Son sectores muy dinámicos, donde la mayor
fuente de tecnología es la actividad innovadora de los servicios en sí mismos que
suele ser fruto de la investigación, el desarrollo y las actividades de software de las
propias empresas.
Soete y Miozzo (1989) señalan que un mismo sector, como es el caso del de las
comunicaciones, puede situarse en más de una categoría, ya que es un sector
intensivo en escala y de base científica, pero también es un sector proveedor
especializado.
La crítica más importante que suele hacerse en la literatura a las taxonomías de
Pavitt (1984) y de Soete y Miozzo (1989) con respecto a los servicios es que resaltan
demasiado la innovación tecnológica, olvidándose de la innovación no tecnológica,
tan frecuente en el sector servicios. Una
taxonomía
desarrollada
(1998),
por
Evangelista
y
Savona
más adecuada
quienes distinguen
es
la
cuatro
categorías de empresas de servicios, basándose en la encuesta italiana de
innovación de 1993-1995:
La primera categoría comprende sectores relacionados con la tecnología, y con la
producción y transferencia de conocimiento, como son los servicios de I+D, de
ingeniería e informática: son servicios muy innovadores, que se relacionan de forma
estrecha con los proveedores de manufacturas.
Índice de figuras
31
La segunda categoría incluye a usuarios de tecnologías, como ocurre con los
sectores de transporte terrestre y marítimo, servicios legales, de viaje y de venta al
por menor, así como determinados servicios de negocios como los servicios de
limpieza y seguridad: es un conjunto de servicios generalmente poco innovador,
pero que interactúa estrechamente con los proveedores de tecnologías.
Un tercer grupo de servicios como bancos, seguros, reparaciones de vehículos
de motor y hoteles que son aquellos poco innovadores, es decir, principalmente
dependientes de fuentes internas y tácitas para las actividades de innovación y que
suelen mantener relaciones estrec has con los proveedores y clientes.
La cuarta categoría comprende los servicios de consultoría, servicios muy
innovadores, que principalmente dependen de fuentes internas y tácitas de
innovación y que mantienen vínculos estrechos con los proveedores y clientes.
Sin embargo, Evangelista y Savona (1998) encontraron que los servicios
postales y de telecomunicación se sitúan en la media en cuanto a intensidad
innovadora e interacción y, por lo tanto, difíciles de encuadrar en una categoría.
1.3.2.6
Ciclo de vida de la innovación en servicios
Existe una tendencia cada vez más generalizada de las empresas de servicios a
ofertar servicios adaptados al consumidor individual (Sundbo, 1998; Tether y otros,
1999), es decir, a ofertar servicios menos estandarizados y más adecuados a las
necesidades individuales de los clientes, aspecto que tampoco tienen en cuenta las
clasificaciones anteriores. En Dinama rca en el año 1997 resultados de la encuesta de
innovación en el sector servicios indican que las empresas que ofertan servicios
adaptados al consumidor individual tienden a ser más innovadoras que las que
producen
servicios
estandarizados.
Asimismo,
Hipp
y
otros
(2000)
han
encontrado que en Alemania, entre 1993-1995, los resultados de la encuesta sobre
innovación en
empresas de servicios indican que las empresas proveedoras de
servicios totalmente estandarizados tienden a innovar menos que las empresas del
total de la muestra. Las empresas de servicios alemanas son competitivas porque
tienden a centrarse en la calidad y en la flexibilidad a la hora de satisfacer las
necesidades de sus clientes. En estas empresas los clientes son la principal
Índice de figuras
32
fuente de innovación; por tanto, es importante para ellas entender las necesidades
de los usuarios para alcanzar la competitividad (Tether y Hipp, 2000).
Teniendo en cuenta la personalización de los servicios y la posibilidad de que la
innovación no sea sólo tecnológica, se puede establecer un patrón más o menos
general sobre la forma en que el proceso de innovación se desarrolla en la mayoría de
industrias de servicios. Se pueden encontrar variaciones sobre este patrón general del
proceso de innovación en servicios (Sundbo y Gallouj, 1998).
Sundbo (1998), a partir de datos de la encuesta danesa de innovación en servicios
anteriormente mencionada, deduce que la innovación en servicios suele ser un proceso
informal en el que la dirección de la empresa tiene una gran importancia. En las
empresas de este sector se anima a los trabajadores a presentar ideas para realizar
innovaciones. Pero, el proceso de innovación también puede ser fruto de un proceso
organizado donde los grupos de proyectos sean fundamentales y donde haya
departamentos como el departamento de marketing y el de TIC que jueguen un papel
fundamental.
Según Sundbo (1998), un ciclo de vida o patrón general del proceso de
innovación habitual en servicios constaría de tres fases:
La fase idea: es el momento en que se concibe y desarrolla la idea y se realizan los
primeros pasos para transformarla en un proyecto de innovación.
La fase desarrollo: es el paso posterior, cuando se pone en práctica la
innovación
(se introduce un nuevo servicio en el mercado, una innovación
organizacional se pone en marcha, etc.).
La fase protección: aquí la empresa innovadora intenta protegerse contra la
posibilidad de que los competidores imiten la innovación tan pronto es introducida.
En la primera fase, las ideas pueden surgir del mercado (los consumidores) o de una
persona de la empresa (como empleados y personal de ventas) o de la interacción entre
ambos; no cabe duda de que el personal de ventas tiene un papel fundamental en esta
fase. En la segunda fase, entran en juego diferentes actores tanto internos a la
Índice de figuras
33
empresa (empleados, directivos) como externos (consumidores, proveedores de
TIC, consultores) y supone el desarrollo de la innovación.
Figura 10. Sundbo
En la tercera fase las empresas intentan mantener la ventaja temporal sobre los
competidores que la innovación les proporciona, retrasando la copia de dicha
innovación por parte de otras empresas y potenciando la posición privilegiada que
la innovación les confiere en el mercado.
Esto lo pueden hacer a través de su imagen y nombre de marca o a través de
derechos de propiedad intelectual, cláusulas contra la competición y acciones para
mantener el secreto sobre las innovaciones.
1.3.2.7
Barreras a la innovación en servicios
Hay factores que impiden a las empresas introducir innovaciones, por lo que una
identificación de estas ba rreras o impedimentos abriría la posibilidad de mejorar las
actividades de innovación y la competitividad internacional de las industrias de
servicios (Preissl, 1998). Las encuestas de innovación sugieren que los obstáculos para
el crecimiento y la innovación en servicios no suelen ser diferentes a los del sector
manufacturero (Pilat, 2000). Básicamente se pueden distinguir cinco categorías de
barreras a la innovación:
Índice de figuras
34
Dentro de las barreras legales y burocráticas destacan la legislación sobre el
mercado de trabajo, la legislación impositiva, las normas y condiciones para operar
en un determinado mercado que existen en muchos países y la falta de protección de
las innovaciones en servicios en comparación con el sector manufacturero, dado que
las patentes no son un medio de protección muy utilizable en servicios. Así, hay
mercados, como la banca o los seguros, donde las empresas extranjeras tienen
dificultades para ofrecer sus servicios, dadas las normas y condiciones para operar en
estos mercados. Además, los impuestos reducen los incentivos a la innovación y la
regulación del mercado de trabajo incrementa los costes.
Las restricciones financieras a las que se enfrentan las empresas de servicios son
básicamente la poca disposición de los bancos a financiar innovaciones y la falta
de recursos propios para financiar los elevados costes de la innovación. En general y
especialmente en España, los bancos y entidades de crédito suelen
financiar
proyectos de rentabilidad asegurada o garantizada, algo que es difícil de satisfacer en
un proyecto innovador.
Los problemas técnicos más comunes que impiden la introducción o la difusión de
innovaciones en servicios suelen ser el escaso conocimiento tecnológico de los
políticos que deciden y conceden
proyectos y ayudas de I+D
y la
no
disponibilidad de las máquinas (tecnología) adecuadas para los propósitos de
pequeñas empresas.
Las capacidades de absorción de los mercados de servicios son en muchos casos
limitadas. Por ejemplo, en los servicios de consultoría, servicios relacionados con
la mejora en calidad o formación, los clientes potenciales no valoran el servicio
para su empresa, piensan que pueden proporcionar las mismas funciones ellos
mismos o temen los cambios implicados en sus organizaciones o en la posición
personal del directivo (el que toma las decisiones). Son mercados donde los clientes
potenciales son reacios a aceptar nuevos servicios.
Por último, como señala Preissl (1998, 2000), la planificación y la realización de
innovaciones requieren ciertos conocimientos y cualificación del personal de la
empresa. Además, es muy común la
falta de experiencia
innovaciones
déficits
en
general,
así
como
en gestión de
de conocimientos
sobre
las
Índice de figuras
35
posibilidades de mejorar la provisión del servicio y sobre fuentes de capital. En
otras pa labras, hay una falta de cultura organizativa de la innovación.
En términos generales, la evidencia empírica de encuestas nacionales e
internacionales sobre innovación en servicios indica un cierto grado de consenso
en las barreras, restricciones o impedimentos a la innovación (Djellal y Gallouj,
1999). Las principales barreras citadas son la falta de recursos financieros y la
regulación y la burocracia existente.
Índice de figuras
36
2
Valor en la empresa
Índice de figuras
2
37
Valor en la empresa
Un punto fundamental sobre la protección por medios legales de la propiedad
intelectual es que convierte los activos intangibles en derechos de propiedad
exclusivos, si bien por un período de tiempo limitado. Gracias a esto, su PYME puede
reivindicar la titularidad sobre sus activos intangibles y explotarlos al máximo. En
resumen, la protección de la propiedad intelectual hace que los activos intangibles sean
algo más tangibles, al convertirlos en activos valiosos y exclusivos que a menudo
pueden ser objeto de comercio en el mercado.
Si las ideas innovadoras, los dibujos y modelos novedosos y las marcas de su PYME
no están protegidas con arreglo a la legislación que rige los derechos de propiedad
intelectual, cualquier otra empresa podrá utilizarlos de manera gratuita, sin ningún
tipo de limitaciones. Sin emba rgo, cuando están protegidos por los derechos de
propiedad intelectual, estos activos adquieren un valor concreto para su empresa, pues
se convierten en derechos de propiedad que no pueden ser comercializados o
utilizados sin su autorización.
Cada vez con más frecuencia, inversores, agentes de bolsa y asesores financieros son
conscientes de esta realidad y han comenzado a valorar los activos de propiedad
intelectual. Empresas de todo el mundo reconocen cada vez más el valor de sus activos
de propiedad intelectual y en ocasiones los han incluido en sus balances. Muchas
empresas, incluidas las PYME, han comenzado a realizar auditorías de tecnología y
propiedad intelectual de manera habitual. En varios casos, las empresas se han dado
cuenta de que sus activos de propiedad intelectual son de hecho más valiosos que sus
activos físicos. Esto sucede a menudo en el caso de empresas que funcionan en sectores
muy innovadores y en los que priman los conocimientos, o en el de empresas que
poseen una marca notoriamente conocida.
Con frecuencia, las PYME no valoran adecuadamente el valor de la propiedad
intelectual y subestiman ampliamente las posibilidades de obtener beneficios futuros
gracias a su uso. Sin embargo, la propiedad intelectual puede convertirse en un activo
valioso cuando se protege de acuerdo con la ley y cuando existe una demanda en el
mercado para los productos y servicios protegidos.
Índice de figuras
•
38
La propiedad intelectual puede generar ingresos para su PYME por medio de
la concesión de licencias, la venta o la comercialización de los productos o
servicios protegidos, gracias a lo cual puede mejorar sensiblemente la cuota de
mercado de la empresa o aumentar su margen de beneficios.
•
Los derechos de propiedad intelectual pueden incrementar el valor de su
PYME para los inversores e instituciones financieras.
•
En caso de que se produzca una venta, fusión o adquisición, cabe la
posibilidad de que aumente el valor de su empresa gracias a los activos de
propiedad intelectual, que a veces resultan ser los activos principales o los únicos
que tienen valor.
Por consiguiente, la utilización estratégica de la propiedad intelectual puede
incrementar de manera sustancial la competitividad de su PYME.
A fin de incrementar el valor comercial de su PYME, es fundamental efectuar las
inversiones adecuadas. Invertir en herramientas, terrenos, desarrollo de productos,
comercialización e investigación puede mejorar en gran manera la situación financiera
de su empresa, ampliando su base de activos y aumentando la productividad en el
futuro. Es posible que la adquisición de propiedad intelectual tenga un efecto parecido.
El mercado valorará su empresa teniendo en cuenta sus activos, sus operaciones
comerciales actuales y sus expectativas de beneficios, y cabe la posibilidad de que la
adquisición de patentes fundamentales influya considerablemente en dichas
expectativas. Existen numerosos ejemplos de PYME que han visto aumentar de un día
para otro su valor comercial como consecuencia de la adquisición de patentes
importantes sobre tecnologías esenciales.
Índice de figuras
39
Figura 11: capital intangible como generador de ventajas competitivas sostenibles. Bueno (1998)
2.1
La importancia de las buenas practicas
Las recomendaciones practicas necesarias para hacer frente al reto-oportunidad de
la propiedad industrial de este proyecto se pueden agrupar o resumir en diez consejos
importantes.
2.1.1
Sea consciente de su capital intelectual
¿Cuáles son las fuentes de valor de su organización?
Hasta la década de los años 90, los activos de una empresa eran habitualmente
clasificados como capital físico, es decir propiedad inmobiliaria, maquinaria,
otros equipos y capital financiero. Sin embargo, en años recientes se ha producido
una creciente concienciación sobre la existencia de otro tipo de propiedad: los activos
intangibles. Este tipo de activos son diferentes a los activos reales en tanto que
son generados por la creatividad, el pensamiento y la inventiva humana. Los
activos intangibles constituyen el capital intelectual de su empresa. Son los factores
inmateriales que existen en su organización y que contribuye al rendimiento de su
negocio. Forman parte indeleble del diseño organizativo de su compañía como
Índice de figuras
40
capital estructural, de sus empleados como capital humano y de las relaciones con
sus proveedores, clientes y socios como capital comercial.
El reconocimiento del valor de su capital intelectual puede
empresa
a
través de
beneficiar
a
su
una mejor gestión de sus activos y conducir a un mejor
rendimiento productivo.
¿Cómo identificar su capital intelectual?
El conocimiento, el know-how y la capacidad de innovación constituyen la
esencia
de
su capital intelectual los activos mas valiosos de su empresa. Para
transformar el capital intelectual oculto e infrautilizado en beneficios tangibles,
deben identificarse los elementos intangibles clave de su negocio.
Usted mismo
puede redactar una lista preliminar; no obstante, un especialista (su contable o
asesor financiero) debería llevar a cabo una investigación mas profunda para
obtener un inventario detallado.
2.1.2
Conozca qué es la propiedad intelectual
¿Qué es la propiedad intelectual?
Las leyes y convenciones nacionales e internacionales reconocen como derecho de
Propiedad Intelectual el producto del esfuerzo mental de una persona. La Propiedad
Intelectual es un instrumento que le permite proteger alguno de los activos intangibles
de su empresa.
Para conocer en detalle los distintos elementos para la protección de la propiedad
industrial puede leer el punto quinto del presente proyecto.
2.1.3
Proteja sus activos intangibles
¿Por qué utilizar los Derechos de Propiedad Intelectual?
Nuevos productos, marcas y diseños aparecen regularmente en el mercado como
resultado de la continua innovación humana. Los emprendedores individuales y las
PYMEs son frecuentemente la fuerza motora detrás de las innovaciones y realizan, a
menudo, inversiones financieras sustanciales para desarrollar Propiedad Intelectual
en la forma de nuevos productos, procesos, marcas, etc.
Índice de figuras
41
La protección de su Propiedad Intelectual puede permitirle capturar el retorno
a su inversión y prevenir que otros se beneficien de su duro trabajo. La obtención de
derechos de propiedad relevantes y su mantenimiento puede ayudarle a disuadir a
infractores potenciales y transformar ideas en activos empresariales con un valor
comercial real.
Los
Derechos
de
Propiedad
Intelectual
también pueden proporcionar un
vehículo para explotar sus activos intangibles en diferentes formas, bien mediante la
venta directa de los mismos, o bien a través de joint-ventures o la concesión de
licencias a otras compañías en su propio país o en el extranjero.
Incluso, si no ha solicitado el registro de ningún derecho de propiedad
intelectual, existen una serie de derechos automáticos, como los derechos de
propiedad, los derechos de diseños sin registrar, los derechos de actuaciones y los
derechos de bases de datos, que pueden ser aplicados a su negocio, aún cuando usted
no es consciente de los mismos. Por ejemplo, el material promocional y de
marketing desarrollado por usted puede automáticamente ser objeto de la protección
de los derechos de autor, como también puede serlo la creación de bases de datos.
¿Por qué patentar las invenciones?
Un inventor no necesita una patente para explotar su invención, pero sin una
patente el inventor no sería capaz de prevenir que otros copien su invención.
¿Por qué utilizar los derechos de autor?
La protección otorgada por los derechos de autor proporciona beneficios en la
forma de derechos económicos que autorizan a los creadores a controlar el uso de su
material literario y artístico en diferentes modos, tales
como la realización y
distribución de copias al público, interpretaciones en público, emisiones de
programas y utilización "on-line”, todo ello para obtener una recompensa económica
adecuada. Los derechos de autor también otorgan a éste derechos morales al ser
identificado como el creador de ciertas clases de obras y al hacer objeciones en caso
de distorsión y mutilación de las mismas. Sin la protección de los derechos de autor,
sería muy fácil para otros explotar el material sin pagar al creador.
El riesgo de no proteger
Índice de figuras
42
Las compañías que reconocen el valor de su Propiedad Intelectual y dedican
tiempo y recursos a proteger sus activos intangibles como parte de su estrategia
empresarial pueden incrementar su competitividad de diferentes formas y, en
ciertos casos, pueden alcanzar una posición de liderazgo dentro de su sector
productivo. La ausencia de una protección positiva o activa en el campo de la
Propiedad Intelectual puede, obviamente, producir un resultado empresarial opuesto e
indeseable.
Ignorar la Propiedad Intelectual de su empresa abre la posibilidad a que los
competidores se aprovechen de sus innovaciones técnicas, sus ideas de negocio, su
fondo de comercio y su reputación en el mercado. Muchos infractores y falsificadores
tratará n de constatar rápidamente la seriedad y resolución de sus víctimas a la hora
de proteger sus derechos.
Si una empresa víctima del fraude es persistente en
imponer sus derechos, es posible que el competidor, infractor o falsificador decida
buscar en otro lugar otro objetivo más fácil. La posesión de Derechos de Propiedad
Intelectual y la amenaza de acción judicial pueden ser suficientes para detener a
los infractores o colocar a la compañía infractora en una posición desventajosa
desde la cual forzar un acuerdo.
Si no ha tomado los pasos oportunos para proteger la Propiedad Intelectual de su
compañía, entonces puede perder la oportunidad de forjar alianzas empresariales,
su estrategia negociadora puede debilitarse, la posibilidad de llegar a acuerdos
beneficiosos para conceder licencias puede quedar considerablemente reducida y su
capacidad para obtener capital o inversión financiera puede erosionarse.
Cualquiera que sea la naturaleza de su negocio, siempre
hay
un
tipo
de
Propiedad Intelectual que puede aplicarse a su caso.
Lo más importante es que usted haga que la necesidad de proteger su
Propiedad Intelectual sea una parte fundamental de su estrategia empresarial.
2.1.4
Elija la mejor protección para sus activos intelectuales
Diferentes Derechos de Propiedad Intelectual proporcionan diversas formas
de protección. Algunas, como las patentes, los derechos de autor y los diseños
registrados requieren ser solicitados. En algunos países, la protección es automática en
el caso de los derechos de autor y los diseños sin registrar. Debe comprobar
Índice de figuras
43
cuidadosamente qué protección puede tener ya y qué protección podría solicitar.
Cuando deba solicitar la protección, es aconsejable hacerlo con antelación. Recuerde
que una vez que el derecho ha sido concedido, entonces debe mantenerse activo
mediante el pago de las tasas de renovación.
Dedique algo de tiempo a evaluar los costes y beneficios que la obtención y el
mantenimiento de los diferentes Derechos de Propiedad Intelectual tienen en
relación a los objetivos de su empresa y a los mercados a los que desea dirigirse.
En un mercado competitivo, la obtención de un monopolio durante un período
limitado de tiempo puede darle una fuerte ventaja competitiva.
Combine los diferentes modos de protección
Es importante que usted se dé cuenta de que puede aplicar más de un
tipo de Propiedad Intelectual a la misma creación.
Considere y evalúe todas sus opciones. Una estrategia de protección efectiva
para su empresa puede conllevar un abanico de diferentes opciones sobre Propiedad
Intelectual. Utilizando conjunta- mente diferentes instrumentos de protección, usted
puede proteger su invención de forma más eficiente y reforzar su posición en el
mercado.
Por ejemplo, cuando es utilizado en conjunción con una patente, que protege la
funcionalidad de los productos, un diseño registrado puede ser un modo efectivo
de salvaguardar la apariencia de sus productos. El diseño de un producto puede ser
sinónimo de marca e imagen empresarial, y por lo tanto puede convertirse en un activo
con un valor monetario creciente en el futuro.
Uno debería darse cuenta que diferentes formas de Propiedad Intelectual pueden
ser utilizadas para proteger la misma característica, por ejemplo, la forma de la
botella de Coca Cola puede estar protegida tanto por el diseño como por la marca.
Elija la cobertura geográfica adecuada
Debido a que los derechos de Propiedad Intelectual dependen de la cobertura
geográfica de su protección, usted debe evaluar la localización y amplitud del
Índice de figuras
44
mercado para sus productos. En términos generales, cuanto mayor sea el número
de países en donde usted solicite protección, mayores será n los costes.
Sea consciente de que existen diferentes procedimientos para reducir sus costes.
Las diferencias en costes pueden ser sustanciales en función de si solicita protección en
cada país, si elige un procedimiento internacional o europeo para patentar o si opta
por una protección comunitaria para marcas y diseños. Infórmese
costes
sobre
los
de los diferentes procedimientos y compárelos respecto al rendimiento
comercial previsto para su producto o servicio.
Antes de registrar sus derechos de Propiedad Intelectual, eche también un
vistazo a la cultura y legislación de los diferentes países en materia de Propiedad
Intelectual. Existen diferencias que pueden ser importantes para usted. Por ejemplo,
la legislación de los Estados Unidos considera las solicitudes de patentes sobre la
base del "primero en inventar", mientras que los países europeos operan sobre la
base del "primero en solicitar".
Consulte a un experto para disponer de información más precisa sobre la ley y
la práctica en diferentes países.
Cree un Comité sobre Propiedad Intelectual dentro de su empresa. Elija una
o dos personas, que trabajen en campos diferentes, para responsabilizarlas de la
estrategia de Propiedad Intelectual de la compañía. Por ejemplo, este comité puede
estar integrado por un ingeniero, el director de marketing y una persona encargada de
los asuntos financieros.
El objetivo de este comité debe ser examinar, discutir y
tomar decisiones apropia das en temas de Propiedad Intelectual.
Evalúe cada situación caso por caso y elija el instrumento de protección que
mejor corresponda a sus necesidades. Sea consciente de que puede combinar
diferentes medios de protección.
2.1.5
Obtenga la protección
Como creador de una obra, es importante que usted sea capaz de demostrar en qué
momento se creó la obra y se registraron los derechos de autor consecuentes.
Una
forma de hacerlo es depositando una copia del trabajo con un representante
reconocido, que puede ser un banco, agente legal o notario, de forma que la fecha y
Índice de figuras
45
la hora del depósito queden registrados. Alternativamente, se puede enviar una
copia de la obra a uno mismo por correo certificado, obteniendo así una fecha clara en
el sobre para establecer que la obra existía en ese momento.
Las oficinas competentes, los límites temporales y los documentos requeridos
para
registrar
su Propiedad Intelectual varían de un país a otro, de un tipo de
protección a otra. Por ello es aconsejable leerse el tema al respecto del presente
proyecto
2.1.6
Integre la propiedad intelectual en su estrategia
La importancia de una estrategia sobre Propiedad Intelectual
La
relevancia
de
una
estrategia
sobre
Propiedad Intelectual
puede
ser
considerable y duradera. Implantada correctamente, dicha estrategia puede valer
cientos de millones de euros y costar tan sólo una modesta cantidad. Por otro lado,
errores en este ámbito, tales como la no protección de una innovación significativa,
pueden resultar increíblemente caros.
La estrategia de I+D de una organización no puede ser dictada solamente por
consideraciones científicas. Cada organización tiene diferentes metas, por lo cual las
estrategias deben formularse de forma que faciliten el logro de las mismas. La
importancia de la Propiedad Intelectual en el establecimiento de la ventaja
competitiva de una organización depende del sector de actividad, de su estrategia de
negocio
y
de
las
competidores. En
este
interacciones existentes con las estrategias de los
sentido,
las
patentes
son
un
elemento esencial,
particularmente en aquellas á reas donde las innovaciones son fáciles de copiar. En
algunos casos, otros métodos como el secreto profesional y las ventajas relativas a
la capacidad para acortar el ciclo productivo son también efectivas.
La protección adecuada de innovaciones que conducen a nuevos productos
o servicios proporciona a la empresa no sólo una defensa contra sus competidores,
sino también un instrumento que puede ser utilizado para conceder licencias de
Propiedad Intelectual en territorios o mercados que la compañía no desea abordar.
Por lo tanto, la estrategia sobre Propiedad Intelectual puede variar de una
organización a otra y no existe una estrategia óptima. Grandes empresas, que tienen
Índice de figuras
46
recursos financieros significativos, a menudo persiguen conseguir y mantener una gran
cantidad de patentes. Por el contrario, para la mayoría de las empresas de nueva
creación, el desarrollo y creación de un portafolio de patentes puede ser prohibitivo
desde el punto de vista económico.
algunos
Sin embargo, mediante la comprensión de
principios básicos sobre las estrategias de Propiedad Intelectual y la
planificación temprana de las mismas, una empresa de reciente creación puede
establecer una estrategia efectiva desde el punto de vista de los costes y un
valioso portafolio de Propiedad Intelectual. La clave para una pequeña empresa es
inicialmente concentrar sus esfuerzos en una o dos patentes particularmente valiosas.
Para hacer esto, la
empresa
suele
trabajar
con
expertos
que identifican las
innovaciones clave de sus productos o servicios. La elección final sobre las formas
apropiadas de Propiedad Intelectual debe tener en consideración los costes de
desarrollo, la vida del producto y las estrategias de los competidores, entre otras
cuestiones.
Los principios básicos para desarrollar una estrategia efectiva sobre Propiedad
Intelectual son poner en marcha un mecanismo para identificar los activos de la
empresa que pueden ser protegidos, examinar el potencial de los diversos tipos de
protección y activar la protección cuando sea apropiado.
2.1.7
Utilice la información sobre propiedad intelectual
La Propiedad Intelectual como una valiosa fuente de información
Además de ser un importante instrumento que proporciona protección legal
para los derechos de I+D y comerciales, la Propiedad Intelectual puede ser una fuente
útil de información para las PYMEs. Por ejemplo, una patente puede constituir una
poderosa fuente para conocer los desarrollos tecnológicos
actuales
y
las
tendencias
de innovación, así como una herramienta efectiva para evitar desarrollos
y esfuerzos en I+D paralelos. Asimismo, las patentes proporcionan información
comercial eficaz, que otorga una buena percepción sobre
marketing
patentes
de
se
sus competidores.
convierte
en
un
las
estrategias
de
En otras palabras, la información sobre
valioso instrumento en todas las etapas del
sistema de producción: investigación, planificación de la producción, desarrollo
de productos, fabricación, comercialización y gestión.
Información obtenida a través de una patente
Índice de figuras
47
Una patente proporciona información acerca de una innovación que, en muchos
casos, no ha sido publicada anteriormente. El documento de una patente describe
la innovación de forma clara y completa, ofrece ejemplos de aplicaciones
industriales e informa acerca del contexto tecnológico. El sistema de clasificación de
patentes facilita la recuperación inmediata de cualquier documento dentro de
un
área
tecnológica específica. Además, el documento de una patente muestra
habitualmente información que permite localizar al inventor y al solicitante de la
patente.
Fuentes de información sobre patentes
Hoy en día, la información sobre patentes puede ser extraída de bases de datos
de acceso gratuito y de cobro. La mayoría de las Oficinas Nacionales de Patentes
tienen sus propias páginas web en las cuales ofrecen acceso gratuito a sus bases de
datos sobre patentes nacionales. Al igual que en los servicios nacionales, la Oficina
Europea de Patentes (EPO) cuenta con un servicio en Internet llamado Espacenet
(http://ep.espacenet.com/). Este servicio proporciona información gratuita acerca de
patentes
40.000.000
procedentes
de
más
de
60
países. Espacenet
contiene
más
de
de documentos, la mayoría de los cuales incluyen referencias
bibliográficas, textos completos y dibujos sobre las patentes.
Otras bases de datos
gratuitas, tales como US Patent Full-Text y Full- Page Image Databases, son
distribuidas por la United
States
Patent
and
Trademark
Office (USPTO)
(http://www.uspto.gov/).
Utilidad de la información sobre patentes
Las fuentes de información sobre patentes deben ser utilizadas por las empresas en
los procesos de investigación y desarrollo que se mencionan a continuación:
• Conocer el estado de la técnica con fines tecnológicos.
• Detectar tecnologías emergentes e innovadoras.
• Identificar posibles áreas fructíferas de investigación.
• Identificar áreasdonde el esfuerzo de investigación se perdería debido a la
duplicación de resultados o al dominio establecido por otras compañías.
Índice de figuras
48
• Investigar las patentes existentes con propósitos legales (i.e.: posibilidades de
infracción).
• Buscar posibles competidores o socios.
• Detectar oportunidades para transferir tecnología o conceder licencias.
2.1.8
Cree valor con sus derechos de propiedad intelectual
Su Propiedad Intelectual, tanto si es una patente como un diseño u otra
forma
de
propiedad, representa una inversión mediante la cual usted puede
obtener un retorno. Por esta razón, la transformación de una invención en un
producto comercial es un paso crucial en el proceso de innovación para que
éste comience generar ingresos y beneficios.
La Propiedad Intelectual tiene un valor potencial, razón por la cual se invierte en
ella. Entonces, su propietario debe convertir ese potencial en una recompensa real.
El valor de la Propiedad Intelectual depende de su eficiente utilización. Si usted
adopta un enfoque sistemático para la comercialización efectiva de su Propiedad
Intelectual, ello le garantizará un buen retorno sobre su inversión en la misma.
Desde el principio, debe darse cuenta de que hay ciertos factores básicos que son
vitales para la creación de una Propiedad Intelectual valiosa. Entre estos cabe
destacar los siguientes:
• La innovación y la I+D no deben ser realizadas de forma aislada de las realidades
del mercado. Un desarrollo tecnológico siempre debe ser evaluado en términos de
mercado o de sus méritos comerciales.
• La creación y protección de la Propiedad Intelectual debe equilibrarse
con el esfuerzo en su comercialización.
•
La explotación exitosa de la Propiedad Intelectual requerirá
una persona
competente y responsable en la empresa, encargada de prestar atención continuada
a la gestión y comercialización del portafolio de Propiedad Intelectual.
Índice de figuras
49
También, deben darse una serie de condiciones en la empresa para lograr beneficios
reales:
• Desarrollar una concienciación sobre el papel de la Propiedad Intelectual.
• Crear un lenguaje común dentro de la organización.
• Desarrollar un conjunto de indicadores para evaluar la Propiedad Intelectual.
• Desarrollar una metodología de evaluación.
• Utilizar asesores con experiencia.
2.1.9
Haga valer sus derechos sobre su propiedad intelectual
Recuerde que, aunque los derechos sobre Propiedad Intelectual son concedidos
por el Estado, es responsabilidad del individuo titular asegurar que sus derechos no
son infringidos y, en caso de que así fuera, tomar acciones apropiadas.
Hacer valer sus derechos de Propiedad Intelectual
es necesario porque las
personas no suelen respetar los derechos de otros. Los infractores erosionará n
su
cuota
de mercado ganada con mucho esfuerzo y las imitaciones de baja
calidad arruinarán rápidamente la reputación de su marca en el mercado. Si alguien
infringe sus derechos de Propiedad Intelectual por ejemplo, utiliza su material sin
su permiso estaría en su mano buscar remedio legal llevando el caso a los tribunales
por ejemplo, pidiendo daños y perjuicios.
También puede ser posible iniciar procedimientos por oposición ante la Oficina
de la Propiedad Industrial, en aquellos lugares donde la legislación nacional provea
que tales organismos puedan actuar en un papel cuasijudicial y alternativo a los
tribunales. Los procedimientos por oposición pueden darse antes y después del
registro y se alzan cuando los derechos registrables, tales como patentes y marcas,
pueden ser disputados.
Un enfoque menos costoso y más práctico que el litigio puede ser la negociación
de una solución ante el uso ilegal perpetrado por el infractor. La capacidad para
demostrar sus derechos legales sobre la Propiedad Intelectual en cuestión mediante
la titularidad de una pa tente, un diseño registrado o una marca registrada,
Índice de figuras
50
fortalecerá su posición negociadora. Con frecuencia, una patente bien redactada será
suficiente para disuadir a los infractores potenciales.
2.1.10 Busque el consejo y la ayuda de expertos
La ley sobre Propiedad Intelectual es compleja y su aplicación es generalmente
una tarea para expertos.
Uno
debería
tener
en
mente
que
la información
presentada en esta Guía es general ya que los principios establecidos aquí no pueden
ser aplicados directamente a casos individuales. Antes de
tomar
decisiones
empresariales significativas relativas a la aplicación de la Propiedad Intelectual, es
aconsejable obtener asesoramiento profesional.
El
personal
de
información
de
la
Oficina de Propiedad Intelectual está
siempre disponible para contestar preguntas, para facilitar detalles sobre los
procedimientos y las tasas requeridas y para informar sobre el progreso de
una solicitud en particular. Todo el personal de la Oficina está sujeto a unas
reglas estrictas en materia de confidencialidad.
Las Oficinas también publican
una guía para solicitantes, que contiene detalles muy
procedimiento de concesión. Finalmente, estas
completos
sobre
el
Oficinas proporcionan información
y direcciones para los futuros solicitantes.
Abogados y Agentes de Propiedad Intelectual
Teóricamente,
un
solicitante
de
derechos
de Propiedad Intelectual puede
dirigir por si mismo los procedimientos de solicitud ante una Oficina de Propiedad
Intelectual. Sin embargo, suele ser prudente contratar los servicios de un abogado
especializado en Propiedad Intelectual para actuar en su nombre. Estas personas está n
especialmente formadas y cualificadas profesionalmente en todos los aspectos de la
legislación
sobre
Propiedad Intelectual. Él o ella le aconsejará
aspectos legales, le redactará
y presentará
correspondiente, y le representará
durante
en todos los
las especificaciones ante la Oficina
todo
el
proceso
de concesión.
Después de que un derecho de Propiedad Intelectual haya sido concedido,
el abogado puede también representarle en cualquier litigio contra una tercera parte.
Estos profesionales está n sujetos a reglas de confidencialidad con su cliente.
Índice de figuras
2.2
51
Aspecto económico y financiero
2.2.1
Introducción
Con frecuencia se escucha lo de “si vale la pena copiarlo, vale la pena protegerlo”.
Esa sencilla frase es una de las primeras preguntas que debería hacerse todo inventor o
innovador. Si la respuesta a esa pregunta es un NO rotundo, lo mejor es dejar de lado
la cuestión y dedicarse a otra cosa. No obstante, lo más frecuente es que a esa pregunta
se responda con un SÍ categórico.
A partir de ahí empiezan a plantearse otras preguntas, como por ejemplo, ¿y cuánto
cuesta eso? ¿qué beneficios puedo obtener con los esfuerzos que he realizado es decir,
¿cuánto vale mi patente?
Las patentes confieren a su titular el derecho exclusivo a explotar los nuevos
productos o métodos por un plazo máximo de 20 años. Por consiguiente, se consideran
un importante instrumento comercial y un enlace fundamental entre las actividades de
investigación y desarrollo y el mercado.
Pero las patentes son mucho más que eso, y pueden ser utilizadas para identificar y
crear nuevas marcas, para preservar un mercado concreto o crear nuevos mercados.
Pueden también utilizarse para movilizar fondos y generar nuevas fuentes de ingresos
por conducto de actividades de concesión de licencias o para introducirse en otros
países sin tener que incurrir en enormes gastos de material y equipo. Si se saben
utilizar, las patentes pueden ser la clave en la que resida el éxito de una empresa.
Lo que tienen en común todas las empresas a las que les van bien los negocios es un
interés activo por innovar y una gran toma de conciencia acerca del valor que revisten
sus activos intangibles. Esas empresas comprenden la función que desempeñan todos
los activos intangibles en su salud financiera. En particular, son conscientes de la
función que desempeñan las patentes y las marcas para mantener su competitividad y
mejorar su posición en el mercado. Lo que todas las buenas empresas tienen en común
es haber sabido gestionar bien las carteras de propiedad intelectual a fin de controlar el
acceso a las ventajas que confiere su capacidad inventiva y obtener el máximo número
de ingresos por conducto de licencias, regalías y sólidos vínculos comerciales. Todas
las empresas líderes en el mercado son un ejemplo de la importancia que revisten esos
activos intangibles. Si se analiza rápidamente el caso de compañías como Philips, Sony,
Índice de figuras
52
Samsung, Pfizer, Procter & Gamble, Xerox, IBM, Ford, The Home Depot, etc., se llega a
la conclusión de que gran parte de la riqueza de esas compañías reside en su activos
intangibles y, en particular, en sus marcas, patentes y conocimientos técnicos que han
ido adquiriendo a nivel interno. En una encuesta realizada en 2002 por la revista
“Fortune 500”, se estima que entre el 45 y el 75% de la riqueza de esas compañías
procede de beneficios derivados de derechos de propiedad intelectual.
2.2.2
Valoración de patentes
En un momento dado, el titular de una patente suele preguntarse en cuánto cabe
estimar su patente. Las razones de querer saberlo varían mucho de un caso a otro.
Puede tratarse de un inventor que desee movilizar fondos para que su invención pase
de la trastienda al mercado, de un líder en tecnología que desea evaluar cuánto vale su
invención, pasando por los que desean obtener una licencia sobre dicha invención o,
por el contrario, de los que lleven mucho tiempo ya en el mercado y se den cuenta de
que para preservar la competitividad la mejor opción que tienen es acordar licencias
por el uso de su técnica nueva o mejorada.
Pero, sea cual sea el caso, cada invención tiene su propio precio, que depende, por lo
general, de los cinco factores siguientes:
•
Importancia de la patente. Las patentes de invenciones de vanguardia, a saber,
invenciones que abren camino en nuevas esferas de la tecnología, o son
pioneras en el sentido de que dan respuesta a problemas que se plantean desde
hace mucho, son las que mayor valor revisten. Entre los ejemplos de esas
patentes cabe citar la lámpara incandescente de Edison, el motor Benz, la
reacción en cadena de la polimerasa de Cohen, la primera fotocopiadora o toda
invención que todavía no conocemos, como la de un medio para curar
definitivamente el SIDA. En esos casos, las patentes son tan sumamente
innovadoras que confieren al titular un monopolio completo en relación con un
sector en su totalidad y revisten un valor primordial, que a menudo se cifra en
miles de millones de dólares. Aunque la mayor parte de las patentes nunca
llega a alcanzar ese valor, revisten importancia en el sentido de que pueden ser
un elemento que induzca a la competencia a empezar a innovar a fin de
Índice de figuras
53
mantenerse a la par con nuevos productos y tecnologías del mercado, o, por el
contrario, a obtener una licencia de un titular de una patente que desee
concertar ese tipo de acuerdo. Las patentes que sólo aportan pequeñas mejoras
a productos ya existentes son, por lo general, las que revisten menos valor,
aunque no siempre sea así el caso. A la hora de cifrar una patente, lo que suele
plantearse, ya sea que dicha patente aporte pequeñas mejoras a un producto
existente o sea toda una innovación, es lo siguiente: “¿Cuánto estaría dispuesta
a pagar la competencia para utilizar mi producto o proceso protegido?”
•
El mercado. La dimensión del mercado, el número de artículos que serán
fabricados y el costo de cada uno de ellos también incide de manera
considerable en el valor de una patente. ¿Qué volumen de ventas cabe esperar
que genere la patente y durante cuánto tiempo? El microprocesador Intel®,
cuyo valor en el mercado se cifra en miles de millones de dólares, constituye un
buen ejemplo de ese tipo de artículo.
•
Validez de las patentes. Las patentes permanecen en vigor un máximo de 20
años, lo que significa un monopolio potencial durante todos esos años. Las
patentes que acaban de entrar en vigor y susceptibles de preservar esa situación
virtual de monopolio suelen, como es lógico, revestir mayor valor. Lo que es
raro es que una patente que esté a punto de expirar constituya una amenaza de
peso para la competencia. Lo más seguro es que llegados a esa fase, la
competencia haya formulado una tecnología o un producto que no interfiera en
modo alguno con la situación de monopolio de los titulares de la patente.
Además, hay que tener en cuenta el potencial de vida comercial de una patente,
es decir, el período durante el cual cabe esperar que la patente aporte beneficios
económicos, en caso de que haya otras patentes que más adelante ofrezcan
mejores soluciones que esta última.
•
Estado de la técnica. El número de documentos citados o de productos
patentados que existen en un ámbito de innovación inciden también en el valor
de una patente. Por lo general, si el artículo inventado no es si no uno entre
otros muchos del mismo tipo, los consumidores tendrán mucho entre lo que
escoger y el valor de cada patente en ese ámbito particular revestirá
relativamente menos valor que una patente de tipo único a ojos de la clientela.
Índice de figuras
•
54
Importancia de la patente. Cada patente es importante por sí misma en una
esfera particular y, por lo general, formará parte de una estrategia general de
propiedad industrial encaminada a maximizar los beneficios potenciales de la
misma o a permitir que otras patentes maximicen sus propios beneficios. Entre
los ejemplos de este tipo de patentes están las que se utilizan para impedir que
terceros se introduzcan en el mercado. A esos ejemplos vienen a añadirse las
patentes que complementan una patente inicial y dependen de la protección
que confiere esta última para tener éxito. No es raro que las compañías
farmacéuticas y de telecomunicaciones soliciten nuevas patentes para proteger
una primera generación sólida de patentes, ganándose así una gran cuota del
mercado y la posibilidad de negociar licencias y regalías en torno a una
tecnología protegida y muy codiciada.
Tras analizar los factores que influyen en el valor de una patente, hay que decidir la
regla con el que se va a medir el valor. Los posibles métodos de valoración se agrupan
en cuatro, atendiendo a diferentes intereses
•
Con la capitalización de ganancias históricas se obtiene el valor de los
derechos de propiedad intelectual al multiplicar la rentabilidad histórica
mantenible del activo por un múltiplo que ha sido determinado tras calcular el
vigor relativo de los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, se llega a
un múltiplo determinado después de evaluar una marca en función de algunos
factores como la dirección, la estabilidad, la cuota del mercado, la
internacionalidad, la tendencia a la rentabilidad, y el apoyo y la protección de la
comercialización y la publicidad. Aunque en este proceso de capitalización se
toman en cuenta ciertos factores importantes, existen grandes defectos que se
relacionan, en su mayoría, con la capacidad histórica de generar ganancias. Se
puede decir que este método está poco orientado hacia el futuro.
•
A menudo, los métodos diferenciales de beneficios brutos se relacionan con la
valoración de marcas. Mediante estos métodos se examinan las diferencias
entre los precios de venta, realizando las correcciones necesarias según las
diferencias entre los costos de comercialización. Es allí donde reside la
diferencia entre el margen de ganancia de un producto de marca y/o patentado
y un producto sin marca o genérico. Esta fórmula se usa para calcular flujos de
efectivo y valores. Resulta mucho más fácil reconocer equivalentes genéricos e
Índice de figuras
55
identificar diferencias de precios en el caso de una marca de productos a la
venta que en el de una patente.
•
Mediante el método de beneficios extraordinarios se examina el valor actual de
los activos tangibles netos y se lo emplea como un parámetro para establecer la
tasa de rentabilidad. Se lo usa para calcular las ganancias necesarias con el fin
de alentar a los inversores a que inviertan en dichos activos tangibles netos.
Todo beneficio obtenido además de las ganancias necesarias para alentar a los
inversores se considera como un excedente atribuible a los derechos de
propiedad industrial Este método, que en teoría se apoya en los beneficios
económicos futuros provenientes del uso de un activo, no se adapta fácilmente
a los usos alternativos del mismo.
•
Con el método del cálculo del ahorro en regalías se examina lo que el
comprador podría comprar, o estaría dispuesto a pagar, por una licencia o un
elemento similar del derecho de propiedad industrial. Luego, la s regalías se
capitalizan reflejando la relación entre riesgos y rentabilidad de la inversión en
el activo.
Una vez seleccionado el tipo de método hay que elegir el sistema mas adecuado
para nuestras necesidades. Los métodos mas comunes y útiles son los siguientes,
clasificados por cuantificación y rendimiento:
•
Balanced Score Card (BSC):
Características: Los indicadores utilizados cubren cuatro áreas principales:
financiera, Clientes, procesos internos y aprendizaje
Cuantificación: Cualitativa
Rendimiento: Histórico y futuro
Origen: Kaplan y Norton. Hardvard Business Review, 1992
•
Technology Broker:
Características: La determinación del valor de la propiedad intelectual de una
organización esta basado en las respuestas a 20 preguntas relacionadas con sus
Índice de figuras
56
activos comerciales, humanos y de infraestructura así como su propiedad
intelectual
Cuantificación: Cualitativa y cuantitativa
Rendimiento: Histórico y futuro
Origen: Brooking. A. 1996
figura 12: Technology Broker
•
Vigilancia intangible de activos (IAM):
Características: La evaluación de la propiedad intelectual esta basada en una
serie de indicadores relacionados con los objetivos estratégicos de la compañía.
Dichos indicadores evalúan cuatro componentes principales de los activos
intangibles: crecimiento, innovación, eficiencia y estabilidad
Cuantificación: Cualitativa
Rendimiento: Histórico y futuro
Origen: Sveiby. 1997
Índice de figuras
57
figura 13: Balance de activos intangibles
Figura 14 :Intellectual Assets Monitor. Sveiby. 1997
•
Citación Ponderada de Patentes:
Características: La evaluación de la propiedad intelectual esta basada en el
impacto de los esfuerzos en I+D a partir de una serie de índices tales como el
numero de patentes y el coste de una patente respecto al volumen de ventas
Índice de figuras
58
Cuantificación: Cualitativa y cuantitativa
Rendimiento: Histórico
Origen: Scherer & Shmookler
•
Navegador Skandia:
Características: El capital intelectual de una organización es evaluado mediante
el análisis de 164 indicadores que cubren cinco componentes: financiero,
clientes, procesos, renovación y humano
Cuantificación: Relativa
Rendimiento: histórico y futuro
Origen: Edvirsson & Malone 1997
Índice de figuras
59
Figura 15: Esquema de valor de mercado de Skandia
Figura 16: Navegador de Skandia
•
Coeficiente de Vaor Añadido Intelectual (VAIC):
Características: Evalúa la cantidad y la eficacia del capital intelectual y el capital
financiero empleados por una organización para crear valor. Este coeficiente
esta basado en tres componentes principales: capital empleado, capital humano
y capital estructural
Cuantificación: Relativa
Rendimiento: Histórico
Origen: Pulic. A. 1997
•
Metodología de Valoración Inclusiva (IVM):
Características: Esta metodología aplica los axiomas de las evaluaciones
empíricas científicas a la evaluación del valor inclusivo, entendiendo por valor
inclusivo un cuantificador multidimensional que cubre los resultados
financieros, operativos y empresariales de una compañía o de un proceso
tecnológico.
Cuantificación: Cualitativa y cuantitativa
Índice de figuras
60
Rendimiento: Histórico
Origen: McPherson. 1998
Figura 17: Modelo de medición de capital intelectual
•
Tobin’s q:
Características: La “q” es el ratio del valor de mercado de la compañía dividido
por el coste de reposición de sus activos. Cambios en “q” proporcionan una
aproximación para la evaluación efectiva del rendimiento del capital intelectual
de una empresa
Cuantificación: Cualitativa y cuantitativa
Rendimiento: Histórico
Origen: Tobin J. 1981
•
Método de Capitalización de Mercado:
Características: El valor del capital intelectual se considera la diferencia entre el
valor de mercado de la compañía y su valor contable
Cuantificación: Cifra única
Rendimiento: Histórico
Origen: Stern Stewart & Co 1997
Índice de figuras
•
61
Valor Añadido Económico (EVA):
Características: Se estima ajustando el beneficio declarado de la compañía
respecto a los cambios relacionados con sus intangibles. Cambios en el EVA
proporcionan una indicación sobre la productividad de su capital intelectual.
Cuantificación: Cuantitativa
Rendimiento: Histórico
Origen: Stern Stewart & Co 1980.
•
Valor de Mercado Asignado por el Inversor:
Características: Toma el valor de mercado de la compañía como su verdadero
valor y lo divide por el capital intangible mas el capital intelectual mas la
erosión del capital intelectual mas la ventaja competitiva sostenible
Cuantificación: Cuantitativa
Rendimiento: Histórico y futuro
Origen: Standfield K. 1991
•
Accounting for the future (AFTF):
Características: AFTF es el valor actualizado de todos los flujos de caja netos,
descontados al coste de mercado del capital. El valor AFTF al final del periodo
proyectado menos el valor ATF al comienzo del periodo constituye el valor
añadido.
Cuantificación: Cuantitativa
Rendimiento: Histórico y futuro
Origen: Humphrey H. Nash 1998.
•
Valor Intangible Estimado:
Índice de figuras
62
Características: Estima el exceso del retorno de los activos fijos y utiliza esta
cifra para determinar la proporción del retorno atribuible a los activos
intangibles.
Cuantificación: Cuantitativa
Rendimiento: Histórico
Origen: Stewart Torn 1997
•
Human Resources Costing & Accounting (HRCA):
Características: Estima el impacto oculto de los costes relacionados con los
recursos humanos, que reducen los beneficios de una compañía. El capital
intelectual es evaluado mediante el calculo de la contribución de los activos
humanos de la compañía dividido por la capitalización de los gastos salariales
Cuantificación: Cualitativa y cuantitativa
Rendimiento: Histórico
Origen: Johansson. 1996
•
Ingresos de Capital del Conocimiento:
Características: Los ingresos procedentes del capital del conocimiento son
estimados como la porción de los ingresos normalizados respecto a los ingresos
esperados, atribuibles a los activos intangibles.
Cuantificación: Cualitativa y cuantitativa
Rendimiento: Histórico y fututo
Origen: Lev b. 1999
Tras analizar los distintos métodos de cuantificación del valor de una patente
deduzco que el mas completo y útil es el Balanced Scorecard, por lo que lo desarrollo
brevemente a continuación
Índice de figuras
63
También llamado el modelo del Cuadro de Mando Integral (CMI), este modelo
consiste en un sistema de indicadores financieros y no financieros que tienen como
objetivo medir los resultados obtenidos por la organización.
Kaplan y Norton comienzan su labor investigadora en 1.990, con la profunda
convicción de que los modelos de gestión empresarial basados en indicadores
financieros, se encuentran completamente obsoletos. Su labor se materializa en el libro
“The Balanced Scorecard”.
El modelo integra los indicadores financieros (de pasado) con los no financieros (de
futuro), y los integra en un esquema que permite entender las interdependencias entre
sus elementos, así como la coherencia con la estrategia y la visión de la empresa.
Figura 18: Balanced Scorecad, Kaplan y Norton (1996)
Dentro de cada bloque se distinguen dos tipos de indicadores:
•
Indicadores driver (factores condicionantes de otros).
•
Indicadores Output (indicadores de resultado).
El modelo presenta cuatro bloques:
El modelo contempla los indicadores financieros como el objetivo final; considera
que estos indicadores no deben ser sustituidos, sino complementados con otros que
reflejan la realidad empresarial. Ejemplo de indicadores: rentabilidad sobre fondos
Índice de figuras
64
propios, flujos de caja, análisis de rentabilidad de cliente y producto, gestión de
riesgo...
El objetivo del bloque de la perspectiva del cliente es identificar los valores
relacionados con los clientes, que aumentan la capacidad competitiva de la empresa.
Para ello, hay que definir previamente los segmentos de mercado objetivo y realizar un
análisis del valor y calidad de éstos. En este bloque los indicadores drivers son el
conjunto de valores del producto / servicio que se ofrece a los clientes (indicadores de
imagen y reputación de la empresa, de la calidad de la relación con el cliente, de los
atributos de los servicios / productos.
Los indicadores output se refieren a las consecuencias derivadas del grado de
adecuación de la oferta a las expectativas del cliente. Ejemplos: cuota de mercado, nivel
de lealtad o satisfacción de los clientes...
La Perspectiva de procesos de negocio analiza la adecuación de los procesos internos
de la empresa de cara a la obtención de la satisfacción del cliente y conseguir altos
niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis de
los procesos internos desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de los
procesos clave a través de la cadena de valor.
Se distinguen tres tipos de procesos:
•
Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de
productos nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos productos
en relación a la competencia...
•
Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de calidad y
reingeniería. Los indicadores son los relativos a costes, calidad, tiempos o
flexibilidad de los procesos.
Procesos de servicio postventa. Indicadores: costes de reparaciones, tiempo de
respuesta, ratio ofrecido...
El modelo plantea los valores del bloque perspectiva del aprendizaje y mejora como
el conjunto de drivers del resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el
conjunto de activos que dotan a la organización de la habilidad para mejorar y
Índice de figuras
65
aprender. Se critica la visión de la contabilidad tradicional, que considera la formación
como un gasto, no como una inversión.
La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, debido al escaso
avance de las empresas en este punto. De cualquier forma, la aportación del modelo es
relevante, ya que deja un camino perfectamente apuntado y estructura esta
perspectiva.
Clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora en:
•
Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados). Incluye
indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de
formación...
•
Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el
trabajo). Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio, las patentes
y copyrights...
•
Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: iniciativa
de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento
con la visión de la empresa...
2.3
Aspectos contables
Como no se han logrado respuestas satisfactorias a estas cuestiones, hasta la fecha la
contabilidad ha elaborado una terminología y una sintaxis muy reducidas para
comunicar el valor de la propiedad industrial a inversores y directores de empresas. En
las actividades contables, la posición financiera de la empresa se formula desde el
punto de vista de las pérdidas o ganancias, activos o pasivos. Teniendo en cuenta estas
alternativas, las combinaciones que ofrece actualmente la contabilidad a la hora de
formular el valor de la propiedad industrial son muy poco satisfactorias, e incluso las
normas aceptadas más ampliamente a escala internacional, los principios US GAAP y
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (denominadas
anteriormente las Normas Internacionales de Contabilidad) no son las más adecuadas
para ocuparse de la propiedad industrial
La propiedad industrial generada en el seno de las empresas se trata como gasto
inmediato. Lo mismo se aplica a la investigación y desarrollo (I+D) relacionados con la
Índice de figuras
66
creación de propiedad industrial. Esto significa que el balance ofrece informaciones
distorsionadas sobre la manera en que se crea la propiedad industrial. En él se da
cuenta una única vez de los costos incurridos en la creación de propiedad industrial,
mientras que esta última se reseña únicamente en el contexto de una transacción
comercial. No obstante, este planteamiento no está reservado exclusivamente a la
propiedad industrial, sino que refleja la manera general en la que tratan a las empresas
los profesionales de la contabilidad.
A diferencia de la propiedad industrial creada en el seno de las empresas, la
propiedad industrial adquirida por las empresas queda reflejada en el balance; por
ejemplo, con arreglo a los principios US GAAP, la propiedad industrial se valora en su
costo de adquisición y está amortizada durante un período máximo de 40 años. No
obstante, esto puede dar lugar a serias confusiones; mientras que se considera que la
propiedad industrial creada en el seno de la empresa no tiene ningún valor, la
propiedad industrial que cambia de manos puede llegar a valer cientos de millones de
dólares. Por lo tanto, una empresa que decida vender o conceder licencias sobre
propiedad industrial creada en su seno da la impresión de crear beneficios
virtualmente de la nada, ya que la propiedad industrial que los genera no figura en su
balance. Si bien para las personas ajenas a la empresa puede tratarse de algo mágico,
esto no es sino el resultado de informaciones expresadas de manera desafortunada.
De la incidencia de la propiedad industrial en la disciplina contable, podemos destacar:
•
Los sistemas de registro contable deberán encargarse de medir correctamente el
impulso de las compañías en términos de posición de mercados, lealtad de la
clientela, calidad, etc. De lo contrario, al no valorar estas dinámicas se
presentarían unas valoraciones inadecuadas al entorno.
•
El patrimonio intelectual no ha logrado una medición en términos financieros o
monetarios, pero si ha sido considerado de gran importancia estratégica para
las empresas por su conocimiento organizacional; generando un entorno
competitivo donde se busca un mejoramiento continuo en la calidad, en la
información, en el servicio, entre otros.
•
Los activos clasificados como capital intelectual constituyen una base
competitiva sostenible de una empresa u organización. Bajo este concepto se
recogen aquellos activos intangibles de la empresa, no reflejados en los estados
Índice de figuras
67
contables y financieros tradicionales o básicos, pero que contribuyen a la
creación de valor.
•
La disciplina contable, como sistema de información, debe adaptarse a las
necesidades de sus usuarios en cada periodo o espacio histórico, encontrando
soluciones pertinentes frentes a las circunstancias que se van suscitando en la
actualidad y las cuales no se encuentran expresadas o establecidas por los
estados contables básicos.
La propiedad industrial en la aplicación de experiencia, imaginación, iniciativa, etc.,
no se encuentra hasta el momento determinado por un valor monetario ni mucho
menos está dado por una transacción. Por lo tanto no tiene un valor de medida propio,
haciendo que nuestra disciplina busque soluciones más acordes con el entorno, a través
de una contabilidad creativa. De esta manera se resolvería el problema de no poder
expresar los resultados correspondientes en los estados financieros básicos.
2.4
Aspecto estratégico para la empresa
La propiedad industrial existe independientemente de los productos o servicios y,
por lo tanto, es valiosa para la empresa independientemente de que exista un sistema
adecuado de presentación de informes financieros. No obstante, es posible que las
pérdidas y ganancias publicadas por la empresa no reflejen adecuadamente su
rentabilidad económica en caso de que la propiedad industrial sea responsable del
modelo o estrategia empresarial. Como la propiedad industrial no figura
explícitamente en el balance y las inversiones efectuadas en la creación de propiedad
intelectual normalmente se cargan como gastos a medida que se efectúan, tanto los
ingresos como el valor contable del patrimonio aparecen infravalorados en el modelo
contable (Caninbano L./Garca-Ayuso M./Sanchez P., 2000; Lev B./Zarowin P., 1999;
Brown S./Lo K./Lys, 1999). Esto tiene dos consecuencias. En primer lugar aumenta el
costo de capital, lo que supone que es probable que las Pymes que se basen
fundamentalmente en la propiedad intelectual encuentren aún más difícil superar los
obstáculos de financiación. En segundo lugar, resulta mucho más difícil gestionar
adecuadamente la empresa puesto que no está disponible la información adecuada
sobre todos sus activos y pasivos. (En el gráfico "Ventajas de la presentación de
informes sobre P.I" se ilustra la manera en que la contabilidad que presta atención a la
Índice de figuras
68
propiedad intelectual puede facilitar la tarea de los inversores y de los directores de
empresa).
Figura 19: Ventajas de la presentación de informes sobre P.I
Los costos del aumento de capital juegan un factor muy importante en el
establecimiento de estrategias, por ello a los inversores no les gusta invertir sin tener
datos fiables. Los inversores cobran una prima en las inversiones en que no puede
determinarse adecuadamente el índice de riesgo, aumentando de esta manera los
costos en que incurren los acreedores al obtener créditos. Después de todo, quienes
invierten en una empresa tratan de obtener un mayor rendimiento para su dinero que
el que podrían conseguir mediante otras alternativas legítimas, como la de obtener
intereses por el dinero invertido en un depósito bancario o en acciones. No obstante, la
idea de que este tipo de inversión es arriesgada no viene dada por la propiedad
intelectual en que se basa la inversión, sino que es consecuencia de un sistema de
presentación de informes financieros que suministra a los inversores una información
insuficiente acerca de la propiedad intelectual En esta situación, a todas las empresas,
incluidas las Pymes, les resulta cada vez más difícil satisfacer los requisitos exigidos
por las instituciones financieras para la financiación. Debido a las normas vigentes de
presentación de informes, la propiedad intelectual se halla fuera del discurso
dominante en los círculos financieros y contables. Como no se comunica
Índice de figuras
69
adecuadamente la información relativa a la propiedad intelectual, existe una falta de
conciencia y un alto grado de escepticismo sobre las posibilidades de financiación para
las empresas sobre la base de los activos de propiedad intelectual Como consecuencia
de esto, los inversores siguen manteniendo su tradicional reticencia a la financiación de
Pymes sobre la base de la propiedad intelectual
En el mercado bursátil, los sectores que dependen fuertemente de la propiedad
intelectual, como la alta tecnología o las empresas farmacéuticas, son considerados más
arriesgados y sus acciones son más volátiles que las de las industrias basadas en
activos tangibles. Además de los riesgos tecnológicos inherentes a la innovación, esto
puede explicarse debido a la percepción inadecuada existente en el mercado de
capitales respecto de la propiedad intelectual. Como la propiedad intelectual no está
reflejada adecuadamente en la contabilidad, los inversores tienen poca o inadecuada
información sobre los activos y pasivos de propiedad intelectual de una empresa. Por
lo tanto, es difícil evaluar adecuadamente los riesgos y beneficios de la inversión. El
vacío de información que existe en torno a la propiedad intelectual distorsiona
enormemente las medidas de evaluación del rendimiento utilizadas. De este modo,
cabe considerar distorsionados los índices de evaluación que se utilizan
corrientemente, como la relación precio/beneficio, el índice precio/venta o el valor de
mercado/contable, debido a la presentación inadecuada de informes sobre propiedad
intelectual. Estos índices se calculan sobre la base de los datos proporcionados en el
balance. Como la propiedad intelectual no figura en el informe financiero, los cálculos
no reflejan adecuadamente la rentabilidad de la empresa.
El mayor obstáculo a la gestión de la propiedad industrial es la escasez de informes
en los que se tiene en cuenta la propiedad intelectual que también influye en el proceso
de gestión empresarial. Como la mayoría del espacio asignado en el balance está
ocupado por los activos tangibles, la gestión se centra fundamentalmente en esos
activos, que en una economía basada cada vez más en los conocimientos han dejado de
ser los factores principales a la hora de determinar el éxito de un número creciente de
empresas, no solamente en el ámbito de las industrias de alta tecnología, sino también
en todas las industrias en las que priman los conocimientos y la creación.
"Actualmente las empresas pasan la mayor parte del tiempo gestionando un
porcentaje reducido de sus activos (los activos tangibles)" explica Roger Carlile, "y
debido a la presión que se ejerce sobre la dirección de la empresa para obtener una
Índice de figuras
70
cuenta de resultados satisfactoria, es difícil convencer a los directores de las empresas
para que gasten dinero en la instalación de mecanismos de gestión de la propiedad
intelectual de la empresa si no resulta evidente el valor que pueden aportar estas
actividades"
Como los activos de propiedad intelectual no están reflejados adecuadamente en el
balance, resulta muy difícil para la dirección de la empresa poner una mayor atención
en la elaboración y perfeccionamiento de sus estrategias de propiedad intelectual. En
un estudio realizado por la empresa de consultoría de gestión McKinsey & Company
se concluye que las empresas estadounidenses no obtienen por término medio más
del 0,5% de sus ingresos de explotación de la concesión de licencias de propiedad
intelectual. No obstante, McKinsey calcula que las empresas podrían obtener hasta
el 10% de sus ingresos gracias a la venta o concesión de licencias de propiedad
intelectual .Rivette y Kline calculan que el 67% de las empresas estadounidenses
poseen activos de propiedad intelectual que no se explotan comercialmente de ninguna
manera, subrayando la gravedad del problema en ese ámbito
Lo esencial es comunicar y las normas internacionales de contabilidad tienen gran
alcance y amplitud en la esfera de los activos intangibles y resultan cada vez más
difíciles de entender incluso para los mismos contables. El lenguaje matemático es
exacto, claro y conciso, pero elimina los matices y las informaciones detalladas que son
muy pertinentes para comunicar adecuadamente el valor de la propiedad intelectual a
todos los interesados. Aunque prosiguen los debates sobre las reformas de la
contabilidad, se recomienda a las Pymes que dependan en gran medida del uso de la
propiedad intelectual que divulguen voluntariamente la información sobre la
propiedad intelectual que posean o a la que tengan acceso mediante licencias,
franquicias, comercialización o alquiler de productos. Los informes de propiedad
intelectual publicados conjuntamente con los informes de contabilidad pueden ser
considerados como una buena solución provisional para llenar los vacíos de
comunicación actuales. Las ventajas que presenta la publicación de informes de
propiedad intelectual superan con creces los costos que esto conlleva. Para empezar, el
proceso de creación de informes de propiedad intelectual permite de por sí crear una
nueva mentalidad en la gestión de la empresa. Los informes de propiedad intelectual
son instrumentos poderosos que pueden utilizarse para mejorar de manera
significativa la imagen que la empresa tiene de sí misma y, por lo tanto, contribuir a
Índice de figuras
71
mejorar su posición desde el punto de vista de los inversores y de otros protagonistas
del mercado.
La lista de puntos que figuran a continuación deberá servir de guía práctica para la
creación de informes simples de propiedad intelectual. Cabe observar que en estos
informes no deberán divulgarse secretos comerciales ni ninguna información que deba
mantenerse en secreto. El informe no deberá consistir en una simple lista de activos de
P.I, sino que se tratará de explicar la manera en que la propiedad intelectual de la
empresa está vinculada a su estrategia empresarial, por ejemplo, la manera en que le
proporciona exclusividad en el mercado o acceso a recursos exiguos. Es igualmente
importante efectuar una auditoría de propiedad industrial, para lo cual se exige, entre
otras cosas, determinar el alcance jurídico de la protección de la propiedad intelectual.
Se trata de entender los métodos utilizados por los directivos principales para
gestionar la propiedad industrial, así como de establecer las necesidades en el futuro
previsible para aprovechar al máximo la propiedad intelectual de la empresa. Aunque
muchas Pymes pueden elaborar fácilmente un informe simple de propiedad intelectual
por sí mismas, conviene que consulten con un interventor de cuentas para llevar a cabo
una auditoría anual de la propiedad intelectual.
2.4.1
Directrices para la elaboración de informes de propiedad industrial
Facilite un resumen:
•
Analice y explique los procedimientos comerciales, el plan y la estrategia básica
y muestre la manera en que la propiedad intelectual contribuye a la cuenta de
resultados de su empresa.
•
¿Cómo se obtienen ingresos y qué función desempeña la propiedad intelectual
al respecto?
Vincule las fuentes de ingreso a la propiedad industrial de su empresa:
•
¿Cuáles han sido los rendimientos procedentes de segmentos empresariales
protegidos por la P.I?
Índice de figuras
•
72
¿En qué manera contribuyen sus secretos comerciales/patentes a lograr la
funcionalidad o características nuevas/mejoradas/superiores/mejores de sus
servicios/productos en comparación con los de sus competidores?
•
¿En qué manera contribuyen las marcas que tiene registradas su empresa a la
imagen, reconocimiento, reputación o estrategia de marcas de su empresa o de
los productos o servicios de su empresa en el mercado a la hora de consolidar
su clientela o atraer nuevos clientes?
•
¿Utiliza diseños industriales para proteger la presentación o el aspecto singular
de sus productos?
•
¿En qué manera hacen los secretos comerciales, como los conocimientos
técnicos o las ideas comerciales, que su empresa se distinga de todas las demás?
Vincule la propiedad industrial a su posición en el mercado
•
¿Contribuye la titularidad de activos de propiedad intelectual a que usted
adquiera/afiance/mejore su cuota de mercado o sus beneficios?
•
¿Utiliza la propiedad intelectual como barrera para impedir la entrada de otros
competidores en un mercado en particular?
•
¿Supone la propiedad intelectual de sus competidores una amenaza para su
empresa?
•
¿Posee un margen de maniobra para utilizar nuevas ideas, conceptos,
invenciones e innovaciones, sin estar obligado a pedir permiso previamente (lo
que puede conllevar la necesidad de efectuar un pago) a alguien (es decir, un
competidor) para poner a punto un producto o servicio nuevo o mejorado o
añadir nuevas características a un producto o servicio ya existente?
•
¿Le facilita la propiedad intelectual a su empresa alguna forma de exclusividad
en el mercado? En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo?
Demuestre sus capacidades de gestión:
Índice de figuras
•
73
¿Lleva a cabo una estrategia sistemática para explotar los beneficios comerciales
de la propiedad intelectual de su empresa?
•
¿Ha entendido en qué manera la explotación de la propiedad intelectual está
vinculada a otros activos sociales complementarios que pueden ser muy
necesarios?
•
¿Cómo se coordina su política de I+D con su estrategia de propiedad intelectual
y sus objetivos comerciales?
•
¿En qué manera están vinculados los planes financieros para la gestión de su
propiedad intelectual a sus objetivos financieros y empresariales generales?
•
¿Hasta qué punto está usted determinado a extraer (otros) ingresos de la
propiedad intelectual de su empresa?
•
¿Qué experiencia posee en la gestión de propiedad industrial?
•
¿En qué manera aprovecha la propiedad intelectual de su empresa para
establecer nuevas relaciones y asociaciones comerciales?
Sea consciente del ámbito jurídico de los derechos de propiedad
industrial
•
Consulte el tema Protección del presente proyecto
•
¿Qué nivel de protección práctica tiene la propiedad intelectual de su empresa
en un entorno empresarial dado?
•
¿Puede ejecutar su labor en el mercado sin infringir los derechos de propiedad
intelectual de otros participantes en el mismo?
•
¿Hasta qué punto es probable que otros competidores se apropien legalmente
de sus ideas o de sus expresiones creativas o encuentren modos legítimos de
eludir la protección de sus derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto,
poder aprovecharse gratuitamente de su creatividad e innovación?
Índice de figuras
•
74
¿Qué riesgo existe de que el pirateo o la falsificación repercutan negativamente
en su cuota de mercado y en qué medida?
Además, la literatura especializada describe una serie de estrategias genéricas sobre
patentes, las cuales se exponen a continuación.
Estrategia del francotirador: Muchos solicitantes de patentes utilizan esta
estrategia. Se basa en solicitar unas pocas patentes para proteger la tecnología crítica,
pero con ella no se cubren los derechos sobre posibles modificaciones o mejoras de
dicha tecnología. Esta estrategia conlleva un fuerte componente de riesgo, sobre todo si
las patentes básicas son consideradas total o parcialmente inválidas, y si no hay
patentes adicionales que cubran las mejoras o modificaciones de la tecnología original.
Otro riesgo es que las patentes originales y la tecnología protegida sean obsoletas y que
el portafolio de patentes no mantenga el paso con los avances tecnológicos.
Estrategia de bloqueo: Esta estrategia se aplica con frecuencia cuando una
organización no pretende desarrollar las invenciones cubiertas por sus patentes, sino
por el contrario las utiliza para prevenir que los competidores desarrollen productos
similares o muy relacionados.
Estrategia de la escopeta: De acuerdo con esta estrategia, una empresa trata de
obtener tantas patentes como sea posible en un área tecnológica determinada. Este
enfoque pretende dar la impresión de que un campo tecnológico está tan repleto de
patentes que es casi imposible para un competidor patentar nada sin infringir las
patentes existentes. Aunque proporciona una protección óptima, esta estrategia puede
ser bastante cara y poco apropiada para las PYMEs, que por su naturaleza cuentan con
presupuestos bajos de I+D. Por consiguiente, para una PYME es muy importante
desarrollar un portafolio de patentes para gestionar su Propiedad Intelectual que sea
efectivo en costes y que satisfaga un equilibrio comercial realista entre los enfoques de
“poner todos los huevos en una cesta” y “patentar cualquier cosa”.
Estrategia de cobertura de riesgos e inundación: En este caso, se llevan a cabo
esfuerzos para convertir un área tecnológica en una jungla o campo de minas de
patentes; por ejemplo, cubriendo cada paso de un proceso de fabricación con patentes
de forma sistemática. Esta estrategia puede ser utilizada en tecnologías emergentes
cuando la incertidumbre es elevada respecto a las direcciones que puede tomar la I+D
o en situaciones inciertas sobre la importancia económica de la patente.
Índice de figuras
75
Estrategia de vallas : Algunas empresas no sólo solicitan patentes sobre sus
tecnologías básicas, sino también de sus avances incrementales, con el propósito de
erigir una barrera contra sus competidores. Generalmente, esta estrategia conlleva la
solicitud de numerosas patentes que tratan de mejorar la tecnología de un competidor
y, así, restringir su movilidad futura.
Estrategia de prestigio: Algunas compañías perciben que el prestigio y el liderazgo,
que puede acompañar a una patente, puede ayudar estratégicamente a su negocio.
Instituciones académicas y de investigación solicitan con frecuencia patentes con el fin
de lograr reconocimiento para su trabajo de investigación. Una pequeña empresa
puede también buscar la cobertura de una patente para impresionar a inversores
potenciales y para promocionar su tecnología.
Estrategia del espantapájaros: El propietario de una patente puede no tener
intención de hacer cumplir sus derechos, pero puede desear mantener a sus
competidores alejados del área que ha protegido. En este caso, la patente actúa
meramente como espantapájaros que mantiene a los competidores fuera del negocio.
Esta estrategia predomina en aquellas industrias poco acostumbradas a solicitar
patentes de gran escala y a mantener disputas sobre patentes. En este escenario, las
compañías más sofisticadas buscan formas de diseñar patentes sin infringir los
derechos establecidos, mientras que las empresas menos sofisticadas prefieren
mantenerse alejadas en lugar de invertir en un costoso proceso de diseño de patentes.
Estrategia de un árbol de patentes de familia: Esta estrategia es particularmente útil
cuando las patentes pueden ser clasificadas en categorías y subcategorías en función de
la tecnología considerada. Las raíces y el tronco del árbol pueden representar a la
tecnología básica. Para proporcionar estabilidad y crecimiento al resto del árbol –a las
otras tecnologías asociadas— puede ser necesario solicitar varias patentes. A medida
que la tecnología básica crece y se desarrolla, ésta se ramifica en varios campos
asociados, lo cual requiere solicitar patentes adicionales que conforman el denominado
árbol de patentes de familia. Con esta estrategia se puede revisar fácilmente el estado
actual de protección de una tecnología particular y determinar si es preciso añadir
protección a una nueva tecnología o si conviene exprimir una tecnología obsoleta.
Índice de figuras
2.5
76
Licencias y cesiones
El de formación de todas las modalidades de transferencia de tecnología implica el
proceso desarrollo de una estrategia, una detallada evaluación de los socios, diligentes
negociaciones contractuales y, por último, la eficaz gestión de la alianza.
La cesión de derechos de propiedad industrial e intelectual implica la cesión total de
la propiedad de un derecho de propiedad industrial o intelectual a otra parte (ej.: la
venta de una patente). De nuevo, deben respetarse los derechos de acceso de los demás
participantes.
Los acuerdos de licencia y las cesiones de derechos de propiedad industrial e
intelectual a cambio de una participación lucrativa constituyen los acuerdos de
transferencia de tecnología que deben cumplir con las normas de competencia de la
UE, en concreto, con el Reglamento de la Comisión (CE) nº 772/2004 (llamado
"Reglamento de exención por categorías"). Las partes contratantes tienen la
responsabilidad de garantizar que los acuerdos no incluyan graves restricciones
contrarias a la competencia y que no se superen los umbrales de cuota de mercado
referentes al producto licenciado.
Si los resultados de un proyecto están preparados para ser comercializados y los
participantes tienen la capacidad de explotar los productos por sí mismos, los
siguientes contratos pueden ser útiles para este propósito:
Un acuerdo de producción/fabricación, por el que se realiza un pedido a un
fabricante/productor (algunas veces, también llamado "subcontratista") para fabricar
productos utilizando la tecnología que se ha obtenido en el proyecto.
Un contrato de venta (representación), por el que se contrata a un tercero (agente)
para negociar la venta de los resultados de un proyecto en nombre de, y siguiendo las
instrucciones de los participantes responsables de la explotación. El agente sirve como
intermediario y percibe una comisión por la adquisición de contratos de compra, que
se celebran entre las partes responsables de la explotación y el comprador.
Un contrato de distribución, por el que un distribuidor compra productos al
participante encargado de la explotación a un precio rebajado y se los vende al cliente
al precio que fija el mismo.
Índice de figuras
77
En caso de llevar a cabo actividades de comercialización conjuntas más complejas,
las empresas conjuntas o joint ventures son las modalidades de transferencia de
tecnología más adecuadas. Se trata de alianzas estratégicas entre dos o más partes con
el fin de llevar a cabo una actividad económica conjunta para gestionar un proyecto
específico o una relación empresarial continuada de larga duración. Las partes pueden
bien constituir una nueva entidad participando por igual y compartiendo ganancias,
pérdidas y el control de la empresa, o bien constituir la empresa conjunta mediante la
compra de una parte equitativa de una entidad existente o mediante una permuta
financiera equitativa. Las empresas conjuntas pueden complementar el conjunto de
capacidades de las partes y ofrecer la presencia de una red en los distintos países.
Por ultimo Debido a que las licencias juegan un importante papel, sobre todo en el
caso de las empresas de alta tecnología, es importante que los empresarios
comprendan los fundamentos de la concesión de licencias y de las estrategias
derivadas de los acuerdos sobre licencias.
Se utilizan varios tipos de licencias . Algunas consideraciones son comunes a todos
los tipos, mientras que otras cuestiones sólo se suscitan para ciertos tipos de licencias.
Licencia No Exclusiva: es una de las licencias más comúnmente utilizadas. En este
caso, los derechos concedidos al licenciatario pueden ser concedidos en el futuro a
otros. Este tipo de licencia es utilizada normalmente para los productos de software.
Licencia Exclusiva: Una licencia se dice que es exclusiva cuando el licenciatario es la
única persona a la que se le conceden los derechos. Esta práctica es habitual en los
negocios de franquicia, donde al propietario de una franquicia se le concede el derecho
exclusivo para utilizar una marca dentro de un área geográfica específica.
Licencia de Desarrollo Conjunto: Este tipo de licencia es utilizada comúnmente por
las compañías de tecnología para asegurar la colaboración con otras empresas en el
desarrollo de nuevos productos que requieren ciertos recursos especiales por parte de
cada empresa participante. Cuando el desarrollo del producto ha sido completado, la
licencia de desarrollo conjunto concede a cada parte los derechos que requiera la
comercialización del producto.
Índice de figuras
78
Licencia Cruzada: Se utiliza principalmente cuando cada parte de un acuerdo desea
obtener ciertos derechos de la Propiedad Intelectual de la otra parte. Esencialmente,
constituye un acuerdo con dos licencias.
Licencia Condicional: Recientemente, la licencia condicional ha ganado amplia
aceptación debido a su flexibilidad. Existen muchos casos donde ambas partes
contractuales acuerdan que si una parte falla en realizar alguna tarea claramente
especificada en la licencia inicial o contrato, entonces una nueva licencia será creada.
Por ejemplo, si un vendedor de software no es capaz de suministrar suficientes
cantidades de sus productos a un distribuidor, entonces se acuerda que al distribuidor
se le puede otorgar una licencia para reproducir los productos de la copia maestra con
el propósito limitado de satisfacer las órdenes recibidas.
Sub-Licencia: La provisión de una sub-licencia concede al licenciatario original la
autoridad legal de otorgar una licencia adicional de la Propiedad Intelectual a otros.
2.6
Caso de estudio
Caso de estudio de HELMED SPINE IMPLANTS , S.A. como ejemplo de los
beneficios de la protección de patentes en un mercado muy competitivo.
Datos de la empresa
•
Nombre: HELMED SPINE IMPLANTS S.A.
•
Localización: Grecia
•
Sector: Materiales médicos / Implantes de médula espinal o espina dorsal
•
Actividad: Implantes de espina y distribución de material para neurocirugía
•
Número de empleados: 7
•
Ventas anuales: 2.500.000 euros
Narración
Índice de figuras
79
Helmed S.A fue fundada en 1992 por dos científicos en Thessaloniki, Grecia. La
misión de la compañía se fijó
en la satisfacción de las necesidades del creciente
mercado sobre implantes de espina dorsal, un sector de alta tecnología.
En el momento de su fundación, la iniciativa empresarial de Helmed resultó
muy innovadora al ser la primera firma griega en aventurarse en un sector
bastante desconocido y arriesgado. Sin embargo, debido a diversos avances
científicos en los materiales de implantes y a un incremento en el gasto de I+D,
aparecieron muchas empresas extranjeras y griegas en el sector de implantes.
Aunque Helmed ha desarrollado varios tipos de implantes, la mayoría de los
cuales está n protegidos por patentes, en la actualidad su actividad principal está
centrada todavía en la producción para terceras partes. No obstante, de cara al futuro
su estrategia pasa por aumentar la penetración comercial de sus propios implantes
patentados.
Durante los últimos tres años, las ventas de Helmed han crecido más de un 15%
anual, lo cual muestra un buen rendimiento económico. A pesar de estas buenas cifras,
debería tenerse en cuenta que más del 90% de su facturación depende de los implantes,
lo cual supone un relevante factor de riesgo.
La compañía emplea a 7 personas, de las cuales 4 son titulados universitarios,
siendo uno de ellos responsable de las actividades de I+D. Helmed no utiliza ningún
procedimiento predeterminado en la gestión de su Propiedad Intelectual, como
puedan ser una estrategia sobre activos intangibles, contratos especiales con sus
empleados o protocolos especiales que deberían seguirse en el laboratorio durante
el desarrollo de productos. Más aún, los ejecutivos de la compañía no han utilizado
hasta la fecha herramientas empresariales para evaluar el valor estratégico o
económico de sus patentes ni han aplicado otros instrumentos de protección durante el
desarrollo de nuevos productos. Como la mayoría de las PYMEs, Helmed se
enfrenta a serias dificultades para comercializar sus productos o para llevar a cabo
estudios de mercado antes de lanzar nuevos productos debido a la falta de
presupuesto.
Una de las características clave del sector de implantes de espina en Grecia es la
gran diferencia en tamaño de sus empresas, lo que da lugar a un entorno
fuertemente competitivo. En este contexto, a pesar de que tiene una cuota del mercado
Índice de figuras
80
del 10%, Helmed ocupa una débil posición frente a otras empresas más fuertes.
Una de las prácticas más habituales
en
este
sector
es
copiar
a
los
competidores; de hecho, Helmed ha sido copiada al menos en cuatro ocasiones por
empresas griegas, alemanas, francesas y norteamericanas.
Los directivos de la
compañía creen que el sistema de patentes proporciona al propietario de la invenció
n con la protección necesaria, pero, en ocasiones, para beneficiarse completamente de
la protección que otorgan las patentes son precisos recursos financieros significativos
y una estrategia empresarial integrada. Recientemente, Helmed ha ganado un litigio
con una compañía alemana que copió
una de sus patentes, forzando
a
su
representante comercial en Grecia a suspender la venta del producto copiado. A
pesar de este éxito, los directivos de Helmed son conscientes de que si muchas
compañías extranjeras copian sus productos, entonces no serán capaces de gastar una
suma elevada de dinero en disputas legales.
A la hora de proceder con la solicitud de patentes, Helmed recibió cooperación de
la Organización Griega de la Propiedad Industrial. No obstante, critican la excesiva
duración de los procedimientos y los retrasos administrativos como una debilidad
intrínseca a todos los sistemas de patentes.
Los directivos de Helmed creen que una de las tareas más difíciles del proceso de
patentar es hacer un seguimiento de los principales hitos administrativos y de las
fechas tope para pagar las tasas anuales de sus patentes. Por esta razón, la compañía
ha contratado los servicios de una firma legal europea que realiza estas tareas,
decisión que ha incrementado los gastos anuales en I+D de la compañía.
Para incrementar su potencial de transferencia de conocimiento y tecnología,
recientemente Helmed ha decidido incorporarse como inquilino en la incubadora
de empresas del Parque Tecnológico de Thessaly. Por otro lado, la empresa trata
continuamente de reducir sus costes de I+D mediante su participación en
proyectos de investigación y desarrollo nacionales e internacionales, y colaborando
con varias firmas de consultoría.
Aunque Helmed es una compañía altamente innovadora, no parece que hasta la
fecha se haya beneficiado en términos económicos de su Propiedad Intelectual
mediante
la
utilización
de métodos de protección tradicionales tales como las
patentes y los acuerdos de confidencialidad. Es obvio que le falta integrar su
Índice de figuras
81
Propiedad Intelectual en su estrategia de innovación. Asimismo, a Helmed le falta
capacidad para llevar a cabo estudios de mercado,
herramienta
para
implantar
una
de evaluación de patentes y para desarrollar planes de negocios para
nuevos productos. Dado que copiar a un competidor es una de las prácticas más
habituales en el sector de implantes médicos con el propósito de ganar tiempo
crítico y ahorrar dinero, los ejecutivos de la empresa han cambiado su política de
Propiedad Intelectual, según la cual ahora mantienen en secreto sus actividades de
desarrollo de nuevos productos y solicitan una patente justo antes de la etapa de
lanzamiento del producto.
La conclusión principal de este caso es que un entorno competitivo fuerte en el
que los competidores tienen grandes diferencias en tamaño resulta un campo de
juego muy difícil para las PYMEs, incluso si éstas tienen protegida su Propiedad
Intelectual. Las PYMEs que operen en este contexto deben integrar su política
de Propiedad
Intelectual
con
su
estrategia
de innovación mediante la
selección cuidadosa de las herramientas disponibles y la asignación acertada de sus
recursos financieros.
Índice de figuras
82
3
Valor en el mercado
Índice de figuras
3
3.1
83
Valor en el mercado
La innovación: definición y clases
Schumpeter (1939) fue de los primeros economistas en analizar la importancia
económic a de la innovación. En su definición destaca la relación estrecha entre
innovación e invento, que no son necesariamente
el
mismo
concepto.
Las
innovaciones implican desarrollos de los inventos, institucionalizando nuevos
métodos de producción o introduciendo los nuevos productos o servicios en el
mercado. Recientemente se ha definido la innovación como la conversión de ideas en
productos, procesos o servicios que tienen éxito en el mercado. Estas ideas
pueden ser tecnológicas, comerciales y organizativas. Por ello, se puede distinguir
entre innovaciones tecnológicas y "no tecnológicas". Las primeras implican productos,
servicios o procesos nuevos o mejorados gracias a la tecnología. Las segundas consisten
en nuevas formas de organización o gestión de la empresa o nuevos comportamientos
en el mercado.
El Manual de Oslo de la OCDE (OCDE, 1997) recoge los conceptos, definiciones y
metodología utilizadas para la elaboración de datos sobre innovación tecnológica.
El marco conceptual y metodológico de este manual estuvo enfocado inicialmente a
las industrias manufactureras, por lo que al hablar de innovación se centra
fundamentalmente en innovaciones tecnológicas de proceso y de producto, con muy
escasas referencias a las innovaciones no tecnológicas. Pero el concepto de innovación
tecnológica recogido en el Manual de Oslo incluye otras actividades distintas de la
I+D, que son el objeto del Manual de Frascati (OCDE, 1963; 1994).
Según
el Manual de Oslo (OCDE, 1992), “una
innovación tecnológica
comprende nuevos productos (bienes y servicios) y procesos y cambios tecnológicos
significativos de productos y procesos. Una innovación ha sido implementada si ha
sido introducida en el mercado (innovación de producto) o utilizada dentro del
proceso de producción (innovación de proceso). Las innovaciones implican por
tanto una serie de actividades científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y
comerciales”.
Índice de figuras
84
El Manual de Oslo también define lo que se entiende por innovación de
producto y por innovación de proceso. La innovación de producto a su vez puede ser
radical o incremental:
Innovación radical de producto es un producto cuyo uso, características,
atributos, propiedades de diseño, o uso de materiales y componentes difieren
significativamente de los productos fabricados con anterioridad. Tales innovaciones
pueden implicar nuevas tecnologías o basarse en la combinación de tecnologías
existentes en nuevos usos.
Innovación incremental de producto es un producto ya existente cuya
performance ha sido aumentada o mejorada.
Innovación de proceso es la adopción de métodos de producción nuevos o
mejorados de forma significativa. Estos métodos pueden implicar cambios en el
equipo de producción y/o en la organización de la producción.
3.2
La innovación como motor de crecimiento económico
Uno de los temas más debatidos en la literatura económica de los últimos treinta
años es el de la determinación de las fuentes de crecimiento de una economía. La
mayoría
de
los
estudios coincide en señalar que la innovación y el cambio
tecnológico son factores funda mentales para el crecimiento económico de un país.
A la hora de formular una política económica es fundamental identificar los
determinantes del ritmo de crecimiento de una economía (de la Fuente y Jaumandreu,
2000). En los últimos años, la innovación y el cambio tecnológico se señalan como
factores claves del crecimiento económico de los países, como queda demostrado en
varios trabajos empíricos en el ámbito de la empresa, del sector o de la economía en
su conjunto3 . En estos trabajos de investigación se analiza la relación entre la
innovación
y
el
crecimiento
económico,
utilizando
como
medida
de
la
innovación el gasto en I+D, el número de patentes o el número de innovaciones. En
general e independientemente de la medida de innovación utilizada (Cameron, 1998),
hay un consenso en la literatura en cuanto a que la innovación tiene un efecto
significativo sobre la productividad de la empresa, de la industria y del país.
Índice de figuras
85
En la actualidad, existen diversos indicadores que revelan la creciente
importancia de la innovación y el cambio tecnológico en la performance económica
(OCDE, 2000a, b): 1) la inversión en innovación está aumentando; 2) el número de
patentes ha crecido; 3) el proceso de innovación se está extendiendo ampliamente a
los sectores de la economía como el sector servicios, donde el gasto en I+D es
creciente. Así, en España, a pesar de la escasa cobertura en la Encuesta de I+D de los
sectores no
manufactureros,
el sector servicios ha pasado de representar
aproximadamente un 8% del gasto empresarial (privado) en I+D sobre el PIB en el año
1981 a un 16% en el año 1997 (OCDE, 2000a).
De hecho, se considera que la innovación es un factor fundamental para el éxito de
las empresas y, en última instancia, para el crecimiento de las economías
nacionales. Las encuestas de innovación muestran que las empresas invierten en
innovación para ganar cuota de mercado, reducir costes e incrementar beneficios
(OCDE, 2000e). En todos los sectores de la economía, incluido el sector servicios,
las empresas innovan para responder a las demandas de los consumidores, a las
exigencias del mercado y a la competencia global. La competencia cada vez mayor
induce a las empresas a innovar más rápida y eficientemente, a realizar una
actividad innovadora más orientada a la demanda (demand-driven) y a integrar la I+D
y la innovación de forma más cercana a las estrategias empresariales.
El papel que juega el capital humano en el proceso de innovación es de gran
importancia y, de hecho, en las encuestas de innovación como la encuesta CIS
(Community Innovation Survey), se observa que la carencia de personal cualificado es
una barrera para el proceso de innovación. Existen diversos indicadores que
señalan la importancia creciente del capital humano en el proceso de innovación
(OCDE, 1999):
•
El
porcentaje
de
investigadores
y
científicos
sigue
aumentando,
especialmente fuera de Estados Unidos, dentro de la tendencia general hacia una
mayor formación y cualificación de la mano de obra.
•
Los trabajadores cualificados e investigadores se caracterizan por una
movilidad creciente entre empresas y países, de forma que contribuyen de forma
importante a la transferencia de conocimiento.
Índice de figuras
86
En el sector servicios, el capital humano también es muy importante cuando la
innovación no depende de la tecnología , y son en este caso las personas y sus
habilidades las que ayudan a conducir la innovación (OCDE, 2000c).
Por ello, en toda política de crecimiento económico que busque la competitividad de
las empresas es fundamental tanto la innovación como la formación. La literatura
económica (de crecimiento) de los últimos años coincide en señalar la importancia de
la inversión en capital tecnológico (y humano)
como
uno
de
los
motores
fundamentales del crecimiento económico. Los resultados empíricos de trabajos
como los de Mankiw y otros (1992), Engelbrecht (1997) y de la Fuente (1995, 1998),
confirman la importancia cuantitativa de la inversión educativa y tecnológica sobre el
crecimiento económico. De la Fuente y Jaumandreu (2000) señalan que, a la hora de
estudiar el impacto de la innovación tecnológica sobre el crecimiento, sería
conveniente utilizar modelos macroeconómicos completos que incluyan, entre otras
variables, el empleo, la inversión y la renta.
3.3
Indicadores macroeconómicos de innovación
En las últimas décadas, especialmente desde 1960, ha habido un interés creciente
por medir la innovación. La mayoría de la literatura se ha centrado en dos
medidas o indicadores de la innovación tecnológica: el gasto en I+D y el número
de patentes. Como señala Martínez-Ros (1998), la primera medida es un input del
proceso de producción de innovaciones, mientras que la segunda
proporciona
información sobre el output del proceso de innovación tecnológica. Sin embargo,
estas medidas tienen una serie de problemas y son objeto de numerosas críticas.
Tradicionalmente, en el sector manufacturero los datos sobre las actividades
de I+D de las empresas se utilizan como el principal indicador de las inversiones
en procesos de innovación tecnológica en una empresa. Sin embargo, en el caso
del sector servicios la información disponible sobre I+D tiene muchas limitaciones
para el análisis de actividades de innovación (Marklund, 1998):
• I+D es sólo una parte de los procesos de innovación, tanto en términos de
coste como en términos de procesos de generación de conocimientos.
Índice de figuras
•
87
Las encuestas de I+D no cubren todo el sector servicios e incluso aquellos
subsectores tenidos en cuenta, lo están de forma inadecuada.
• Además, las encuestas suelen centrarse en las empresas de mayor tamaño
(con más de 50 empleados), mientras que las empresas medianas y pequeñas
(PYMES) no han sido tenidas en
cuenta. Estas pequeñas y medianas
empresas suelen ser mayoritariamente empresas de negocios. Así, por
ejemplo, en Suecia si las PYMES son incluidas, la participación de los
servicios en I+D casi se duplica. Por ello, algunos autores (Marklund, 1998)
sugieren incluir empresas de menor tamaño.
Como la mayoría de innovaciones en servicios están ligadas a cambios en
procesos, en la organización y en los mercados, el gasto en I+D sólo recoge una
pequeña parte del esfuerzo innovador de las empresas de servicios (Pilat, 2000). En
Italia, por ejemplo, sólo el 24% de los costes totales de innovación en servicios
fueron a gasto en I+D, comparado con el 36% en el sector manufacturero (Sirilli y
Evangelista, 1998). En los Países Bajos Brouwer y Kleinknecht (1997) han estimado
que
la
innovación
de
producto
relacionada
con
I+D
en
las
industrias
manufactureras y de servicios es sólo un cuarto del gasto total en innovaciones de
producto (incluida la inversión en activos fijos) en 1992 (34% en las industrias
manufactureras y 19% en servicios). Además, como la innovación en servicios no es
necesariamente tecnológica puede realizarse, y a menudo lo es sin I+D previo
(Djellal y Gallouj, 2000). Incluso si se realiza I+D, normalmente no se localiza dentro
de un departamento de I+D diseñado, con lo que el gasto en I+D y, por lo tanto, la
innovación estarían subestimados. En definitiva, como I+D es sólo un input del
proceso de innovación, especialmente en servicios,
y los inputs pueden ser
utilizados más o menos eficientemente, sería aconsejable disponer de indicadores de
output del proceso de innovación. Además, hay otros inputs que incluirían análisis
de mercado, formación de los empleados, diseño de producto, etc.
En cuanto al segundo indicador, el número de patentes, sólo sirve para medir
la innovación tecnológica en el sector de manufacturas, olvidándose de la innovación
organizacional, mientras que en el sector servicios no es aplicable porque las
innovaciones son difícilmente patentables, aunque en algunos servicios se utilizan
los copyrights con éxito. En cualquier caso, la importancia de la información
como componente de muchos servicios hace que en general sea muy difícil proteger
Índice de figuras
88
las innovaciones. Además, varios autores (Levin y otros, 1987; Brouwer y
Kleinknecht, 1999) han demostrado que muchas veces las empresas no consideran la
protección de
patentes el medio más apropiado para beneficiarse de las
innovaciones. Otras formas de protección de la propiedad intelectual, como los
derechos de autor o las marcas, suelen ser más utilizadas en servicios. No obstante,
factores como la ventaja temporal sobre los competidores, el mantenimiento
del
secreto sobre la innovación o retener a la gente cualificada en la empresa tienden a
ser más valorados. La buena imagen de la empresa sirve generalmente como
protección a la copia de la innovación.
Por otro lado, la cualificación, formación y habilidades personales de los
empleados
de
una empresa son un factor primordial que hacen posible las
actividades de innovación. Por tanto, se podría utilizar como un indicador de la
distribución y de los flujos de recursos para las actividades de innovación, la
información sobre los recursos humanos de las empresas de servicios. Los
patrones de empleo de personal altamente cualificado y con formación pueden
darnos indicaciones sobre la distribución de las actividades organizadas de
innovación entre las diferentes empresas.
Otra fuente que facilita el desarrollo de actividades de innovación en las
empresas son las capacidades organizativas de las mismas. Marklund (1998, 2000)
sugiere incluir en las encuestas sobre innovación indicadores de organizaciones
flexibles y de cambios organizativos. Para Marklund (2000), los cambios en la
estructura organizativa de las empresas pueden
ser interpretados a menudo
como una innovación en sí misma. Sin embargo, hoy en día las actuales encuestas
sobre innovación no suelen incluir un indicador de cambios organizativos;
únicamente Suecia ha publicado resultados de una encuesta, a propuesta de la OCDE,
para analizar el cambio organizacional en la industria: los resultados de esta
encuesta sugieren que las organizaciones flexibles son más comunes en el sector
financiero, de seguros
y de comercio, mientras que las organizaciones
tradicionales son más frecuentes en
el sector
de la
más
construcción y de
comunicaciones. Además, los resultados indican que las organizaciones flexibles
son más productivas que las organizaciones tradicionales.
Desde 1992 se ha hecho un esfuerzo por elaborar medidas de outputs del proceso
de innovación. Dentro de esta línea, la encuesta CIS propone una serie de
Índice de figuras
89
indicadores que tratan de medir el output del proceso de innovación, como son el
número de anuncios publicitarios de nuevos productos y servicios en revistas
técnicas y periódicos, las ventas de productos innovadores (nuevos para el sector)
o las ventas de productos imitados (nuevos para la empresa). Estas tres últimas
medidas tienen la ventaja de que miden innovaciones introducidas en el mercado que
han resultado en un cash-flow positivo, aunque también presentan problemas. En
concreto, las dos últimas medidas tienen el problema de que en muchos casos las
empresas sólo son capaces de dar estimaciones aproximadas del porcentaje de ventas
de estos productos, mientras que la primera medida
tiende a
subestimar la
importancia de las innovaciones de proceso, debido a que las empresas no suelen
realizar anuncios publicitarios de tales innovaciones (Coombs y otros, 1996).
Por último, tradicionalmente se ha medido el impacto o eficiencia económica y la
performance innovadora del sector servicios en términos de productividad. Sin
embargo, las medidas de productividad son problemáticas en general, y más aún
en el sector servicios. En muchos servicios las medidas del producto u output son
de dudosa calidad, principalmente por la falta de datos o por la dificultad de definir
el output (Pilat, 2000). Por ello, el concepto de productividad hay que utilizarlo con
cautela o readaptarlo para su interpretación en el sector servicios.
Índice de figuras
90
4
Protección de las invenciones por
la vía de las patentes
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
4
91
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
En éste capitulo trataré con una profundidad suficientemente extensa para un
ingeniero la legislación sobre patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; un
resumen ordenado en una tabla y por ultimo un esquema de ayuda que guiará al
usuario del proyecto a través del proceso de obtención de una patente.
4.1
La regulación de las patentes
4.1.1 Definición
El objetivo de una patente consiste en brindar protección a los adelantos
tecnológicos. La teoría dispone que la protección por patente recompense no sólo a la
creación de una invención, sino también el perfeccionamiento de una invención para
hacerla tecnológicamente factible y comercializable. Este tipo de incentivo sirve de
estímulo a la creatividad adicional y alienta a las empresas a seguir desarrollando la
nueva tecnología para hacerla comercializable, útil para el público y deseable para su
bienestar. El sistema de patentes comenzó hace varios siglos. En el siglo XVIII ya
existían las patentes. El término patente figura en la constitución de los Estados Unidos
de América, la cual otorga al Congreso la potestad para proteger patentes y obras de
autores. El sistema ha evolucionado con el correr de los años y actualmente
disponemos de un sistema muy moderno. Seguimos perfeccionando el sistema
internacional para modernizarlo aún más y mantenerlo a la par de los adelantos
tecnológicos y la evolución del sistema económico.
Según acuerdo internacional, las patentes se destinan a las invenciones en todos los
ámbitos de la tecnología. Esto significa que prácticamente cualquier cosa que se invente
o perfeccione puede patentarse, siempre que tenga una aplicación industrial. Un
componente químico puede patentarse. Por supuesto, una máquina puede patentarse.
Los procesos para perfeccionar o fabricar cosas pueden patentarse. De hecho, existen
contadas cosas que no puedan patentarse y, por lo general, se incluyen entre las
excepciones. Por ejemplo, los genes humanos no pueden patentarse. Las cosas que ya
existan en la naturaleza, con contadas excepciones, no pueden patentarse. Una
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
92
máquina de movimiento perpetuo, que va contra las leyes de la naturaleza, no puede
patentarse a menos que pueda demostrarse su aplicación industrial, en cuyo caso, se
descartan las antiguas normas y se considera que se ha creado algo nuevo.
Las patentes están previstas para los grandes adelantos de la tecnología, pero se
reservan asimismo para pequeñas mejoras tecnológicas. Así, los adelantos patentables
que se producen en un ámbito determinado de la tecnología
pueden constituir
grandes avances, como el descubrimiento de la penicilina o pequeñísimas mejoras,
como una nueva palanca en una máquina que permita acelerar su funcionamiento.
Estas cosas sí pueden patentarse.
Existen algunas directrices generales sobre los tipos de cosas que pueden o no
patentarse:
•
Cosas que existan en la naturaleza, que han sido descubiertas y no inventadas.
No se puede, por ejemplo, “patentar” el descubrimiento de una nueva luna.
•
Máquinas que desafíen las leyes de la naturaleza, tal como la máquina de
movimiento perpetuo.
•
Teorías científicas o métodos matemáticos.
•
Esquemas, normas o métodos, tales como los necesarios para hacer negocios,
ejecutar actos puramente mentales o aprender las reglas de un juego.
•
Métodos de tratamiento médico para seres humanos o animales, así como
métodos de diagnóstico (ahora bien, los productos utilizados para diagnosticar
pueden ser patentados)
La patente es la manera más eficaz de proteger una invención pero los derechos de
patente se conceden a cambio de que el inventor revele completamente la tecnología al
público. Otra manera eficaz de obtener protección es mantener secreta la tecnología y
basarse en lo que se denominan secretos comerciales para mantener confidencial la
información relativa a la invención. La dificultad de este método está en que, al
comercializar el producto éste podrá ser analizado, y los secretos podrán conocerse
simplemente observando el producto, en cuyo caso se perderá la protección derivada
del secreto comercial.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
93
En el caso de una patente, no es importante si otra persona conoce el procedimiento
para fabricar un producto; es más, el procedimiento puede conocerse simplemente
leyendo la solicitud de patente. Así pues, independientemente de cuán pública sea la
información, si usted ha obtenido una patente estará protegido. No obstante, sigue
existiendo la posibilidad de protegerse mediante el secreto comercial, que resulta muy
conveniente, especialmente en lo que concierne a los conocimientos técnicos, en
particular la pericia técnica necesaria para utilizar una tecnología determinada de la
manera más eficaz. Con mucha frecuencia, la tecnología misma no estará protegida por
patentes, puesto que forma parte de los conocimientos de las personas versadas en
dicha disciplina, y mantener los conocimientos como secreto profesional es una manera
de proteger la tecnología de que se dispone.
Para concluir, cabe mencionar que la protección mediante patentes no es sino una
de las maneras de proteger una invención. El ejemplo más famoso es la sociedad Coca
Cola, que conserva la fórmula de la Coca Cola como un secreto comercial y lo ha
conservado de este modo desde que se fundó la empresa hace casi un siglo. La ventaja
de mantener el secreto es que no existe un plazo límite para la protección. En el caso de
la protección por patente, cuando expira la patente, 20 años después de la fecha de
presentación de la solicitud, los derechos sobre la invención pasan a ser del dominio
público y cualquiera puede fabricar la invención. En el caso del secreto comercial,
mientras se siga manteniendo el secreto y se sigan tomando medidas para que
permanezca secreto, la protección puede teóricamente durar indefinidamente.
4.1.2
Requisitos de patentabilidad
A fin de ser patentable, una solicitud para patentar una invención debe demostrar
que se encuentra entre los tipos que pueden ser protegibles por una patente, y ser:
•
Nueva o novedosa
•
No obvia, es decir, que debe introducir un elemento inventivo
•
Útil, es decir, susceptible de aplicarse industrialmente.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
4.1.2.1
94
Novedad
La novedad en las invenciones se define como aquella condición bajo la cual una
invención se dice que es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
En este sentido el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la
fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en
España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por
cualquier otro medio.
Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las
solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido
originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se
menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o
lo sean en otra fecha posterior.
Es decir, se exige la novedad absoluta o novedad mundial.
4.1.2.2
Actividad inventiva
El requisito de actividad inventiva ha sido incorporada posteriormente al de
novedad. Se trata de un requisito difícil de definir y difícil de apreciar.
En algunos países se habla de altura inventiva, esfuerzo técnico, nivel de
invención... lo países europeos adoptaron el término “actividad inventiva”.
a)
El concepto de actividad inventiva está definido en el Art. 8 de la Ley 11/1986:
“una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la
técnica de una manera evidente para un experto en la materia”. Por otro lado para el
modelo de utilidad se exige que no resulte “.... de manera muy evidente....”.
La actividad inventiva nos desvela la aportación que la invención introduce en el
estado de la técnica. Debe ser una aportación importante, caracterizada por su no
evidencia con relación a los conocimientos técnicos anteriores.
El mero requisito de novedad es insuficiente por sí solo. La patentabilidad de
invenciones con insignificante aportación al Estado de la técnica (recordar lo de las
diferencias significativas...). También recordar que se avanza por evolución no por
revolución.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
95
Por tanto, la actividad inventiva supone una ruptura entre el estado de la técnica y
la invención.
b) La principal diferencia existente entre novedad y actividad inventiva consiste
en que: la novedad se define en la Ley exactamente igual que como la define el
convenio de patentes: “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la
técnica”. Por otro lado, la actividad inventiva es novedad intrínseca y la novedad es
novedad extrínseca.
Para diferenciar novedad de actividad inventiva hay que tener en cuenta las
siguientes circunstancias:
•
Los distintos términos expresados en las definiciones legales:
Por tanto y respecto del estado de la técnica, las definiciones legales de la novedad
indican que “..no está comprendida..” y la actividad inventiva que “...no deriva ....”
•
Según la documentación a examinar durante el proceso de examen de estos dos
requisitos:
En materia de actividad inventiva igual que en la de novedad, la invención que
debe ser examinada es la invención tal y como aparece en las reivindicaciones. Sin
embargo en el examen de la actividad inventiva, las descripciones juegan también un
papel fundamental, (por tanto se examina”: reivindicaciones, descripción y dibujos).
La denominada “literatura no patente” puede resultar muy útil par determinar la
actividad inventiva al describir en ocasiones los pasos seguidos por el inventor hasta
conseguir la invención. Si bien ésta, adolece del rigor de la literatura patente.
•
Las combinaciones del Estado de la técnica:
Para la apreciación de novedad, la comparación se hace entre la invención y un
elemento determinado del estado de la técnica (la anterioridad), para la apreciación de
la actividad inventiva, el estado de la técnica es considerado en su conjunto, por tanto
está permitido combinar varios elementos distintos del estado de la técnica, no sólo de
un mismo sector técnico sino de diferentes sectores técnicos. Pero sólo si tal
combinación hubiese sido evidente para el hombre del oficio en el momento de la fecha
de prioridad efectiva de la invención, para evitar que el nivel de patentabilidad se
eleve excesivamente.
•
La diferente delimitación del estado de la técnica necesario para apreciar estos
requisitos
•
Su momento de apreciación es posterior al del requisito de novedad.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
96
La diferencia entre estos dos requisitos hace que deban ser apreciados
sucesivamente para examinar los requisitos de patentabilidad. Primero hay que
examinar si la invención está comprendida en el estado de la técnica, si no, será nueva.
Pese a ser condición necesaria, no es suficiente, hace falta que “no se derive de manera
evidente del estado de la técnica.”
c)
Es por ello que necesitaremos delimitar el concepto y contenido del estado de
la técnica.
Para examinar la actividad inventiva de una invención se hará respecto a qué, quién
y cuando, veamos estos elementos constitutivos:
•
Respecto “a qué”: evidente respecto al estado de la técnica.
•
Respecto “a quien”: para un “experto en la materia”. El CPE habla del “hombre
del oficio”, como se analizará e el siguiente apartado, no se trata del utilizador
del invento sino del fabricante... Ese experto debe examinar sin subjetivismo.
•
Respecto “a cuándo”: igual que la vista en la materia de novedad, la fecha en
que se solicita la patente. Aquí surge la diferencia mencionada anteriormente
entre el estado de la téc nica a considerar para el examen de novedad, que
asimila el art. 6.3 de la ley 11/86 y para el de actividad inventiva.
La mayoría de las legislaciones entre ellas la europea, lo fijan en el momento del
depósito de la solicitud de patente, o de la fecha de prioridad unionista si la hubiera.
La americana lo sitúa en el momento de la invención.
En conclusión, cuando se examina el estado de la técnica, por tanto, no se tendrá en
cuenta para determinar la actividad inventiva el progreso técnico o utilidad
proporcionados por la invención, ni el esfuerzo técnico o la chispa de ingenio del
inventor. Lo importante es que no haya una evidencia.
d) Pero no todo documento incluido dentro del estado de la técnica resultará de
interés al analizar la viabilidad de nuestra invención. Hay pues que acotar cuál es del
estado de la técnica relevante:
El estado de la técnica se define como el estado de la técnica está constituido por lo
que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al
público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una
utilización o por cualquier otro medio.
Como ya se ha adelantado, el contenido de las solicitudes anteriormente solicitadas
y no publicadas previamente a la fecha de presentación de una solicitud no se
consideraran como estado de la técnica a efectos de determinar actividad inventiva. La
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
97
medida se puede calificar de justa, ya que esta inclusión ficticia persigue un fin de
evitar la doble patentabilidad. La excepción no debería ir más allá, y según el derecho
europeo de patentes, extender la excepción a todo lo que hubiera sido normalmente
ignorado o completamente olvidado por los técnicos en la materia aunque constituyese
anterioridad a los efectos de novedad.
Es necesario:
•
Recordar también las divulgaciones inocuas (abuso, exposiciones y test....)
•
Considerar la prioridad unionista del CUP, previsto en el Art. 28.3.
•
Enumerar características del Estado de la Técnica: fecha, contenido y
accesibilidad.
e) El siguiente elemento de la definición de actividad inventiva que habrá que
aclarar es el termino experto en la materia.
Como ya se ha indicado, la actividad inventiva debe ser apreciada respecto a
alguien determinado. La ley 11/86 española lo denomina “experto en la materia” y el
CPE “el hombre del oficio”. (“skilled in the art”).
Este experto en la materia no es el inventor, el juez en un hipotético litigio o un
examinador de patentes. Se trata de un personaje ficticio, se exige que se fije con
precisión cual es su nivel de conocimientos y su contexto. El hombre del oficio debe
pertenecer al sector industrial del que depende la invención, debe ser el fabricante y no
el utilizador.
Se suele considerar como un técnico medio en el sector considerado. Conviene
presumir que el hombre del oficio es un profesional normalmente cualificado, al
corriente de lo que constituye los conocimientos generales comunes en la técnica en la
fecha pertinente. Se supone igualmente que ha tenido acceso a todos los elementos de
la técnica, especialmente a los documentos citados en el informe de búsqueda
internacional y que ha tenido a su disposición los medios y la capacidad de los que uno
dispone normalmente para proceder a trabajos y experiencias corrientes.
En principio esta definición parece ser un tanto contradictoria: hombre al corriente
de conocimientos generales comunes en su técnica y que se presume de tener acceso a
todo el estado de la técnica.
Es muy importante que no tenga prejuicios, deberá alejarse de toda subjetividad.
Las directrices mencionan a este respecto que: “en general, existe actividad inventiva si
el estado de la técnica anterior desvía al hombre del oficio del camino que ha seguido
la invención. Es así en particular cuando ni siquiera considerará efectuar unas
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
98
experiencias con vista a establecer que existen otras soluciones para superar un
obstáculo técnico”.
Conviene señalar que ese experto sea una pluralidad de personas.
Es difícil determinar cuál es este hombre del oficio en cada momento ya que en
ocasiones hay que situar a este hombre con sus conocimientos en una fecha muy
anterior al momento en que tiene que examinar la invención, sea por la oficina de
patentes sea por los tribunales.
f) Un a vez aclarados todos los términos que conforman el requisito de la actividad
inventiva, podemos entrar a considerar cuáles son las reglas para la apreciación de
dicha actividad inventiva.
Como ya se ha dicho, habrá que considerar la fecha de la apreciación (depósito,
prioridad....), de forma “objetiva”, no es un juicio sobre el mérito (utilidad) o esfuerzo
creador.
Para apreciar la actividad inventiva, la invención que debe ser examinada es la que
aparece en las reivindicaciones (por eso tienen tanta importancia las descripciones) . El
“IET” se realiza analizando las reivindicaciones interpretadas a la luz de la descripción
y dibujos.
g) Así los elementos que se combinan para determinar cuál es el estado de la
técnica son:
•
Para la apreciación de novedad, la comparación se hace entre la invención y
un elemento determinado del estado de la técnica (la anterioridad).
•
Para la apreciación de la actividad inventiva, el estado de la técnica es
considerado en su conjunto por tanto está permitido combinar varios
elementos distintos del estado de la técnica, no sólo de un mismo sector
técnico sino de diferentes sectores técnicos. Pero sólo si tal combinación
hubiese sido evidente para el hombre del oficio en el momento de la fecha de
prioridad efectiva de la invención, para evitar que el nivel de patentabilidad
se eleve excesivamente.
Para ayudar a determinar este tipo de evidencia, las directrices señalan que el
examinador debería preguntarse: si la naturaleza y el contenido de los documentos son
susceptibles de ser combinados por el hombre del oficio cuando se interese por el
problema resuelto por la invención; si los documentos provienen de campos técnicos
similares, distintos, etc...
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
99
h) En función del tipo de invención ante el que nos encontremos la apreciación
de la actividad inventiva será distinta. Así si estamos ante:
•
Invenciones de combinación o de grupo:
Combinación evidente: la invención consiste simplemente en yuxtaponer o
asociar dispositivos o procedimientos conocidos funcionando cada uno de forma
normal sin llevar unas interacciones en el funcionamiento de la invención que no
sea evidente.
Combinación no evidente: las características de la combinación refuerzan
mutuamente sus efectos, de manera que se consigue un nuevo resultado técnico.
•
Invenciones de utilización:
Utilización evidente: i) Las indicaciones contenidas en un documento anterior
son incompletas y la invención representa al menos una de las soluciones
posibles que vendría fácilmente a la mente del hombre del oficio para colmar
esta laguna; ii) La invención se distingue de técnicas conocidas solo por la
utilización de equivalentes (mecánicos, eléctricos o químicos) bien conocidos;
iii) Una utilización nueva de una materia ya conocida y que hace intervenir las
características también conocidas de esta última; iv) La invención consiste en
una sustitución de materia, en un dispositivo conocido, por una materia
recientemente puesta a punto y cuyas propiedades son de tal naturaleza que
esta materia es manifiestamente apropiada para esta utilización; v) La invención
consiste simplemente en utilizar una técnica conocida en una situación más o
menos análoga.
Utilización no evidente: Utilización nueva de un dispositivo conocido o de una
materia conocida, que implica la eliminación de dificultades técnicas imposibles de
superar por técnicas habituales.
•
Invenciones de seleccionar
Selección evidente: La invención consiste simplemente en escoger entre un cierto
número de posibilidades igualmente apropiadas; ii) La invención consiste en la
elección de ciertas dimensiones, de ciertos intervalos de temperatura u otros
parámetros en una gama de posibilidades limitada y está claro que estos parámetros
podrían ser determinados por el método habitual de tanteos o por aplicación de
métodos de búsqueda ordinarios; iii) Es posible llegar a la invención solo mediante una
nueva extrapolación directa de la técnica conocida.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
100
Selección no evidente: La invención consiste en seleccionar un procedimiento en
condiciones operacionales particulares dentro de una gama conocida (por ej. T y P) y
esta elección tiene unos efectos inesperados sobre la aplicación del procedimiento o
sobre las propiedades del producto obtenido; ii) Cuando se realiza el IET, hay una seria
de reglas importantes: cuando una reivindicación independiente es nueva y no
evidente, no es preciso examinar la evidencia de las reivindicaciones dependientes de
ella; y por otro lado, cuando una reivindicación de producto es nueva y no evidente, no
es preciso examinar la evidencia de las reivindicaciones de procedimiento (para
obtener aquel producto).
4.1.2.3
Aplicación industrial
Basta la susceptibilidad de ser aplicable industrialmente. Aplicación industrial es la
ejecución de la invención mientras que la aplicabilidad es una posibilidad.
a)
En el derecho comparado existe alguna disparidad en cuanto al fin último de la
invención, algunos sostienen que es el progreso industrial y otros el progreso y el
bienestar social. En cuanto al concepto, algunos países hablan de “aplicabilidad
práctica”.
b) Es un requisito de carácter absoluto, cuya falta produce un rechazo prioritario a
la patentabilidad, frente a los requisitos de novedad que requieren una “comparación
subsiguiente”, una vez admitida la solicitud de patentes. Si no fuera muy claro, es lo
último que se indica en la descripción incluida en la solicitud de la patente. Su ausencia
es causa de nulidad de la patente.
c)
El que más contribuye a la innovación. Sirve de ejemplo el caso de USA, donde
hace algunos años observaron que el número de invenciones patentadas era muy alto,
pero no crecía en igual medida que el de innovaciones resultantes de su aplicación. Las
invenciones se patentaran en un estado de desarrollo muy inicial, casi básico, muy
lejano a su utilización y aplicación industrial. La Oficina de Patentes reforzó la
exigencia de este requisito, prestando mayor atención a aquellas invenciones
desarrolladas a mayor escala, o incluso que representaban mejoras sustanciales en
ahorro de costes, consumos, reducción de contaminantes, etc., relativas a procesos y
métodos ya existentes.
La doctrina consultada habla del concepto “Ejecutabilidad objetiva”, se trata de que
cualquier experto del oficio pueda ejecutar los procedimientos descritos en la
documentación para la solicitud de la patente sin ponerse en contacto con el inventor
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
101
(sin actividad inventiva propia. En ocasiones los inventores tratan de ser oscuros para
evitar posibles copias o mantener su know-how en secreto, esto podría volverse contra
ellos en un presunto juicio por plagio de su patente ya que esta “no admite secretos”.
La repetibilidad hace referencia a que pueda ser realizada la invención por otros sin
concurso del inventor. Debe realizarse, sin que en la obtención del resultado intervenga
el azar.
Se trata en un requisito de suficiencia expositiva de la invención. Las leyes lo
articulan en un momento posterior al del examen prioritario del aplicabilidad
industrial. La descripción debe ser clara y completa... Para procedimientos
microbiológicos se exige el depósito de la muestra.
Es causa de nulidad de la patente su ausencia.
No se considerará, invenciones susceptibles de aplicación industrial, los métodos de
tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de
diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.
4.2
La instancia de solicitud
El procedimiento de concesión de la patente se inicia a instancia de parte por
aquellos que tienen legitimación para solicitar una patente (la OEPM considera
legitimado al primer solicitante).
Para la obtención de una patente será preciso presentar una solicitud, que deberá
contener:
•
Una instancia dirigida al Director General de la OEPM (se trata de un impreso
normalizado).
•
Una descripción del invento para el que se solicita la patente (documento
técnico-divulgativo).
•
Una o varias reivindicaciones (Documento técnico-jurídico).
•
Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones.
•
Un resumen de la invención (sólo a efectos técnicos y no necesario en los
modelos de utilidad).
Todo ello se presenta por triplicado (salvo las traducciones de prioridad).
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
102
Si se solicita una adición, se expresará en la instancia indicando el número de
patente o solicitud a la que se refiere.
La presentación de la solicitud da lugar al pago de tasas establecidas por la presente
ley.
Redactada
en
castellano
y
cumplir
los
requisitos
que
se
establezcan
reglamentariamente.
No podrán incluirse:
•
Elementos o dibujos contrarios al orden público o buenas costumbres.
•
Declaraciones denigratorias sobre patentes o invenciones de terceros.
•
Elementos superfluos.
La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante
entregue en las oficinas españolas autorizadas para la recepción de solicitudes de
patente los siguientes documentos:
•
Una declaración por la que se solicite una patente (tendrá un título, datos del
solicitante y/o representante).
•
Identificación del solicitante.
•
Una descripción y una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los
requisitos formales establecidos en esta ley
La fecha de solicitud es importante a efectos de delimitación del Estado de la técnica
y de prioridad unionista si se trata de un primer depósito.
Las solicitudes deberán nombrar al inventor asegurando así su derecho moral y de
la personalidad. Si el solicitante no fuera el inventor deberá acompañar una
declaración de cómo ha adquirido el derecho a la patente (transmisión patrimonial,
invenciones laborales....).
4.2.1
Lugar de presentación
El lugar de presentación será:
•
El registro de la OEPM.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
•
103
En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las
CCAA, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración local
si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
•
En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
•
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
•
4.2.2
En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Requisitos de la instancia
La instancia por la que se solicita la patente deberá dirigirse al Director de la OEPM
y estar firmada por el solicitante o su representante.
Deben figurar los siguientes datos:
•
Que se solicita una patente de invención (o modelo de utilidad en su caso). Esto
ya está impreso en la instancia.
•
Nombre o apellidos o denominación social del solicitante, nacionalidad y
domicilio. Tratándose de personas jurídicas, se identificará su razón social o lo
que exijan las leyes en ese momento. Las personas físicas con el nº del DNI.
•
Título de la invención, sin denominaciones de fantasía y de la manera más clara
y concisa posible, aparezca la designación técnica de la invención que deberá
ser congruente con las reivindicaciones.
•
Designar al inventor o inventores. Si el solicitante no es el inventor, se
acompañará de una declaración que exprese como ha adquirido el derecho a la
patente.
•
Relación de documentos que se acompañan.
Además será completada con los siguientes datos:
•
Nombre y domicilio profesional del Agente de la Propiedad Industrial si lo
hubiera. Se presentará autorización firmada por el interesado
•
Para solicitudes divisionarias o adicionales se indicará el nº y fecha de solicitud
de origen o principal.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
•
104
Si se reivindica una prioridad extranjera deberá contener una declaración al
efecto con el número de la solicitud de la patente sobre la que se basa la
prioridad, así como el Estado y la fecha de prioridad reivindicada.
•
Se hará constar si la invención ha sido exhibida en exposiciones oficiales.
•
Mencionar si se solicita exención de pago de tasas.
Se trata de uno de los elementos constitutivos de la solicitud de patente y también
del modelo de utilidad. También es un documento necesario para obtener fecha.
4.2.3
La descripción
La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera clara y completa
para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.
a) Requisitos de la descripción
La invención debe ser descrita de manera clara y completa, el lenguaje deberá ser
técnico, objetivo y neutral. La descripción debe ser concisa, clara, no redundante y en
congruencia con las reivindicaciones. La descripción ayuda a entender las
reivindicaciones. Está íntimamente unida a las interpretaciones de la invención. Por
otro lado, lo que no está descrito, no puede ser reivindicado.
Se trata de un texto técnico que va a pasar a formar parte del estado de la técnica. Si
bien, se deja un pequeño margen a la “publicidad” que no es admisible para las
reivindicaciones. En ningún caso se admitirán expresiones denigrantes respecto a la
competencia.
Deben exponer los medios necesarios para la ejecución y puesta en práctica de la
invención por el hombre del oficio. Se debe cumplir el requisito de suficiencia
descriptiva o ejecutabilidad objetiva (a la vista del hombre del oficio).
b) Funciones de la descripción
La finalidad es eminentemente técnica. En cierto modo también jurídica debido a
que las reivindicaciones se examinan a la luz de la descripción y dibujos y al requisito
de suficiencia descriptiva (su ausencia implica la nulidad de la patente).
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
105
Las reivindicaciones tienen una función jurídica (delimitan el objeto de la patente, el
ius prohibendi) y técnica.
El resumen sólo puede ser considerado a efectos técnicos. (Sin trascendencia
jurídica).
La descripción es un instrumento de divulgación de la técnica patentada:
•
Por tanto la invención debe ser descrita de forma clara y completa.
•
Hay que tener presente la teoría de la patente como un contrato Estadoinventor, en el que el inventor ofrece la divulgación de la invención patentada.
•
La OEPM tiene un doble papel: la típica de un Registro de la PI y la de
instrumento de la Administración para la difusión de la tecnología.
•
La doctrina habla del requisito de suficiencia descriptiva o ejecutabilidad
objetiva. El hombre del oficio debe ser capaz de ejecutar la regla técnica
expresada en la documentación patente sin necesidad de ponerse en contacto
con el inventor.
c) Forma y contenido de la descripción
La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara concisa, sin
repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones.
En la misma se indicarán los siguientes datos:
•
Título de la invención tal y como fue redactado en la instancia: sin fantasía,
publicidad, referencias a marcas, etc.
•
Designar el sector de la técnica al que se refiera la invención.
•
Indicar el panorama del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad,
conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la
invención y para la elaboración del IET, citando los documentos que sirvan
para reflejar el Estado de la técnica anterior.
•
Una explicación de la invención de manera general y luego ir especificando. Los
dibujos y diseños suelen ayudar. Aquí si existe cierta propaganda a la hora de
indicar las ventajas, las cuales no pueden indicarse en las reivindicaciones.
•
Breve descripción de los dibujos.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
106
•
Una breve exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la
invención.
•
Indicar la manera en que es susceptible de aplicación industrial a no ser que
resulte de manera evidente.
Este esquema descrito suele ser idéntico al que siguen los documentos patente de
otros países. Conviene recordar que una de las ventajas y características de los
documentos de patente es que en prácticamente la totalidad de países se utiliza el
mismo esquema y forma.
Un tema discutido por la doctrina en diferentes países es la “falta de suficiencia
descriptiva”. Esto es un “fallo” grave en el sistema de patentes, ya que dar un
monopolio en un mercado global como el actual exige la divulgación de la invención.
Es decir mantener un know-how secreto y al mismo tiempo obtener una patente no es
compatible.
La pregunta es: ¿la invención debe incluir todo lo que el inventor conoce sobre ese
problema técnico y solución? ¿Debería revelar el mejor modo de resolver el problema
técnico y sus solución?. En EEUU se exige que se incluya todo (la patentes EEUU
tienen un gran nivel de detalle en la descripción). Algunos sectores de la doctrina
europea sostienen que es suficiente con que la lectura por un técnico medio de esa
descripción le bastara para ver como se consigue la solución del problema técnico
planteado.
Por otra parte, insistir que en un hipotético litigio judicial por usurpación de la
patente, podría dejar indefenso a un titular cuya solicitud no hubiera dispuesto de una
descripción “clara” y “completa”.
4.2.4
Reivindicaciones
Los requisitos de patentabilidad en sentido estricto son de tres tipos, ya
comentados, subjetivos, objetivos y formales.
Los requisitos formales, al contrario que los otros, son subsanables. Hacen referencia
a las condiciones que deben presentar los documentos de solicitud de la patente.
Antes de definir las reivindicaciones, debemos mencionar que en el capítulo I del
título V de la Ley 11/86 se recoge la presentación y requisitos de la solicitud de
patente.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
107
Para la obtención de una patente será preciso presentar una solicitud, que deberá
contener:
•
Una instancia dirigida al Director General de la OEPM (Oficina Española de
Patentes y Marcas).
•
Una descripción del invento para el que se solicita la patente.
•
Una o varias reivindicaciones.
•
Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, y
•
Un resumen de la invención.
Para dar fecha de presentación de la solicitud, entre otros requisitos, deberán existir al
menos una reivindicación.
Las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Deben ser
claras y concisas y han de fundarse en la descripción.
Las reivindicaciones o claim están muy relacionadas, como se desprende del citado
artículo, con la descripción. Jugarán un papel fundamental para determinar el requisito
de novedad, unidad de invención, IET, etc.
a)
Base y fundamento de las reivindicaciones
Las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Deben ser
claras y concisas y han de fundarse en la descripción”.
Sólo lo descrito puede ser reivindicado y lo reivindicado debe ser descrito.
Las reivindicaciones se interpretan a la luz de la descripción y dibujos si existen.
El examen del requisito de actividad inventiva requiere considerar la descripción
(the whole content), mientras que para el de novedad basta con que las
reivindicaciones estén contenidas como tales en el ET. Su claridad puede ayudar al
titular de la patente a salvarse en un hipotético juicio final.
b) Función de las reivindicaciones
Las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Delimitan el
objeto de la invención.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
108
Las reivindicaciones tienden a definir el contenido de lo que se pretende patentar
pero no explicándolo, sino marcando sus fines externos. Delimitan la invención.
c) Requisitos de las reivindicaciones
Las reivindicaciones han de ser claras y concisas.
De un lado, la claridad es necesaria para saber qué técnica estamos examinando. Al
definir o delimitar el objeto de la patente, debe evitarse todo oscurantismo o
ambigüedad. Antes de la realización del IET se examina la claridad de reivindicaciones
y descripción, pudiendo subsanarse en 2 meses si fuera preciso.
De otro, la concisión: pero con exactitud y precisión.
Pueden ser una o varias reivindicaciones numeradas. Ha habido oficinas que
requerían para más de 10 reivindicaciones un sobrepaso de tasas. Si en la descripción
se hacen referencias al estado de la técnica, incluso juicios de valor; por el contrario, las
reivindicaciones no tienen porqué describir o hacer juicios de valor sino una exposición
exacta y concisa de la técnica. El lenguaje utilizado será técnico, sin publicidad, se
prohíben expresiones denigrantes contra otras invenciones, etc.
4.2.5
Dibujos
Otro de los documentos a incluir en la solicitud. No son obligatorios, sirven a modo
de aclaración, estando ligados sobre todo a las descripciones, en las cuales se pueden
interpretar los mismos.
Con el dibujo se da una descripción del formato de las hojas, líneas, cortes, escalas,
cifras y letras...ausencia de textos salvo cortas indicaciones y existirán referencias
cuando figuren en las descripciones o reivindicaciones. Se prohiben los dibujos
contrarios al orden público y las buenas costumbres.
Los dibujos son fundamentales en el examen de patentes mecánicas. Mientras que
en el área química lo son las fórmulas químicas.
En la primera hoja de los documentos de patente publicados, aparece el dibujo o
dibujos más característicos.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
4.2.6
109
Resumen
El último documento que cita la ley como parte de la solicitud. No se dice nada en el
apartado de requisitos para obtener fecha.
La razón del resumen: va a ser también publicado y entra a formar parte del estado
de la técnica vía información documental.
En los modelos de utilidad no se exige un resumen en la solicitud.
El resumen de la invención servirá exclusivamente para una finalidad de información
técnica. No podrá ser tomado en consideración para ningún otro fin, y en particular no
podrá ser utilizado ni para la determinación del ámbito de la protección solicitada, ni
para delimitar el estado de la técnica.
Hace referencia a una práctica usual y adecuada y es que el examinador redacte el
resumen y se lo notificará al interesado. Esto es para mejorar la información a terceros,
y para uso propio de los examinadores.
Hay que tener en cuenta que:
4.3
•
No constará de más de 150 palabras.
•
Indicará el título de la invención.
•
Exposición concisa del contenido de la descripción, reivindicaciones y dibujos.
•
Se podrá indicar una fórmula química fundamental.
•
Deberá permitir una fácil comprensión del problema técnico planteado, la
solución aportada y el uso o usos principales de la invención.
El examen previo de oficio
Son dos los tipos básicos de sistemas nacionales: el de simple depósito (o latino) y el
de examen de las condiciones de patentabilidad.
El concepto de procedimiento de concesión de la patente corresponde al de:
procedimiento administrativo previsto por la Ley, mediante el cual la Administración
otorga al inventor o causahabiente de una determinada invención el título de patente (a
cambio de su divulgación).
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
110
Centrándonos en el procedimiento de concesión previsto por la Ley española, hay
que analizar esencialmente:
•
Ley 11/86 de Patentes .
•
Reglamento de ejecución de dicha ley
El procedimiento general de concesión (propiamente dicho coincide con el descrito
procedimiento de “simple depósito” con la variante de denegación por ausencia
manifiesta y notoria de novedad, e incluyendo el IET y observaciones de terceros. Se
examinan requisitos puramente formales, la aplicabilidad industrial y la unidad de
invención.
4.3.1
El examen de admisión a trámite y asignación de fecha de presentación.
El lugar de presentación será:
•
El registro de la OEPM.
•
En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las
CCAA, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración local
si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
•
En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
•
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
•
En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
La fecha es importante por dos motivos:
•
Delimita el estado de la técnica a tener en cuenta para los requisitos de novedad
y actividad inventiva.
•
A efectos de prioridad unionista.
Para la obtención de una patente será preciso presentar una solicitud, que deberá
contener:
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
•
Una instancia dirigida al Director General de la OEPM.
•
Una descripción del invento para el que se solicita la patente.
•
Una o varias reivindicaciones.
•
Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones
•
Un resumen de la invención.
111
En este punto es especialmente interesante tratar la cuestión de la prioridad. Para
que el solicitante de una patente pueda reivindicar la prioridad de una patente
solicitada anteriormente deberá cumplir una serie de requisitos de carácter formal
dentro de su solicitud.
4.3.2
Examen de la solicitud
a) Admitida a trámite la solicitud, la OEPM examinará:
•
Defectos de forma:
Requisitos relativos a la representación y el derecho moral del inventor a ser
nombrado.
•
•
Requisitos reglamentarios de:
o
Documentos de la solicitud
o
Prioridad
o
Divulgación previa en Exposición oficial.
Para solicitudes divisionarias o adicionales, se comprueban el nº y fecha de la
origen de la principal. Para el caso de las divisionarias, se ve si el objeto formaba
parte de la solicitud inicial.
•
Si el objeto es patentable en los siguientes términos:
o
Si el objeto de la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad; salvo
novedad y actividad inventiva.
o
Si la invención carece de novedad manifiesta y notoria.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
o
Si se da unidad de invención.
o
No será objeto de examen la suficiencia descriptiva.
112
b) Si de lo anterior, se detecta algún defecto, se suspende el expediente y se
notifica al solicitante las objeciones. Este dispondrá de 2 meses para subsanar los
defectos o efectúe alegaciones.
c)
Pasados los plazos indicados, si no se han subsanado se denegarán las
solicitudes sin nueva notificación sobre las persistencia de defectos salvo que hubiera
habido alegaciones consistentes en modificar reivindicaciones o en dividir solicitudes.
En resumen, la OEPM examinará:
•
Requisitos de patentabilidad excepto novedad y actividad inventiva.
•
Si carece de novedad manifiesta y notoria.
•
Si la solicitud de patente reúne unidad de invención.
Y posteriormente:
•
Notificará al solicitante las objeciones, para subsane los defectos de
patentabilidad o alegaciones a la falta de unidad inventiva o requisitos en el
plazo de dos (2) meses.
•
Si fuera desestimada la alegación de falta de unidad de invención, se concede
un nuevo plazo de un (1) mes. Las solicitudes divisionarias se presentarán en el
plazo de tres (3) meses.
4.4
4.4.1
Informe sobre el estado de la técnica
Notificación y petición del IET
La petición deberá ser presentada por escrito antes de los 15 meses siguientes a la
fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad (una mención en el IET
para cada reivindicación), abonando la tasa establecida al efecto.
Cuando del examen de la OEPM no resulten defectos que impidan la concesión de
la patente o cuando tales defectos hubiesen sido subsanados, la OEPM hará saber al
solicitante, si éste no lo ha pedido todavía, que, para que el procedimiento de concesión
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
113
continúe, deberá pedir la realización del IET, señalando el plazo máximo para hacer la
petición.
Cuando el plazo mencionado de los 15 meses haya transcurrido en el momento de
efectuar la notificación comentada al inicio, el solicitante podrá pedir la realización del
IET dentro del mes siguiente a la notificación.
Si el solicitante no cumple lo anterior, se considerará que su solicitud ha sido
retirada.
4.4.2
Elaboración del IET
La OEPM procederá a la elaboración del IET en un plazo de 3 meses, a partir de la
fecha en que se cumpla:
•
La solicitud haya superado el examen formal
•
El solicitante haya pedido su realización.
•
La solicitud haya superado el examen de claridad descriptiva y de las
reivindicaciones.
En cualquier caso, la ley advierte expresamente de que no se podrá comenzar la
preparación del Informe hasta que no esté fijada la fecha de presentación de la
solicitud. Ello tiene evidentemente una importante repercusión a la hora de delimitar
cuál es el estado de la técnica dentro del que habrá que evaluar dicha patente.
Se elaborará sobre la base de las reivindicaciones y teniendo en cuenta la
descripción y, en su caso, los dibujos que hubieren sido presentados. (Si fuera
necesario, se mencionarán las partes concretas de la documentación). Por ello es
importante no agregar todas las reivindicaciones posibles en una para evitar
denegaciones totales.
El Informe del estado de la técnica incluirá las siguientes menciones:
• El IET mencionará los elementos del estado de la técnica de que disponga la
OEPM en el momento de hacer el informe, que puedan ser tomados en
consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva del objeto de la
patente. (No se trata en sí, de un examen sustantivo de novedad).
• El IET deberá distinguir en los documentos mencionados entre los que han
sido publicados antes de la fecha de prioridad, entre la fecha de prioridad y la
fecha de presentación y en la fecha de presentación y posteriormente.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
114
• Se mencionarán también, documentos que se refieran a divulgaciones orales. (O
en el IET).
• Mencionará la clasificación de la solicitud según CIP.
4.4.3
Publicación del IET
Una vez concluido el mismo, la OEPM:
•
Dará traslado del mismo al solicitante,
•
Publicará un folleto con dicho informe, y
•
Lo anunciará en el BOPI.
Se publicará al mismo tiempo la solicitud de patente si no hubiera sido todavía
publicada.
4.5
Publicación de la solicitud
Esta etapa del procedimiento de registro responde a la segunda finalidad de la
OEPM: la difusión tecnológica.
La OEPM pondrá a disposición del público la solicitud de patente, haciendo la
correspondiente publicación en el BOPI de los elementos fijados reglamentariamente, y
una vez se hayan cumplido las siguientes hitos:
•
Transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación de la solicitud o
desde la fecha de prioridad reivindicada, y
•
Una vez superado el examen de oficio descrito anteriormente, y
•
Hecha por el solicitante la petición del IET,
Al mismo tiempo se publicará un folleto de la solicitud de patente que contendrá la
descripción y reivindicaciones más lo que indique el reglamento. A petición del
solicitante, podrá publicarse la solicitud antes de esos 18 meses.
El reglamento señala que la mención en el BOPI identificará la patente incluyendo:
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
•
el nº de solicitud,
•
el título de la invención,
•
la identificación del solicitante, y
•
los datos completos de las prioridades reivindicadas.
115
El folleto incluirá lo anterior más descripción, reivindicaciones, los dibujos y el nº
del BOPI donde se publica la patente.
No se publicará la solicitud cuando haya sido rechazada definitivamente o haya
sido retirada o se considere retirada antes de que terminen los preparativos técnicos
con vista a la publicación. Al publicarse entrará en el Estado de la Técnica.
4.6
Denegación de la Oficina y Observaciones de terceros
4.6.1
Denegación por falta de claridad en la descripción y reivindicaciones
Tras recibir la petición de realiz ación del IET y superado el examen consecutivo a la
admisión a trámite, la OEPM examinará la claridad de la descripción y de las
reivindicaciones para determinar la posibilidad de realizar el IET.
Cuando falte claridad, la OEPM lo notifica al solicitante para que en 2 meses
formule las alegaciones (Nota: no dice modificaciones) posibles. Transcurrido el plazo,
la OEPM podrá denegar parcial o totalmente la concesión de la patente y lo notificará
al solicitante.
Se publicará una mención en el BOPI si ya se hubiera publicado la solicitud.
4.6.2
Observaciones de terceros
Cualquier persona podrá formular observaciones razonadas y documentadas al IET
publicado en el plazo de 2 meses tras el anuncio en el BOPI.
Una vez finalizado el plazo, se dará traslado al solicitante, de los escritos y
documentos para que en el plazo de 2 meses:
•
Se formulen observaciones al IET.
•
Comentarios a las observaciones de terceros
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
•
116
Modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones.
o
Podrán ser simples, las hace el propio solicitante, o de fondo: de oficio la
OEPM invita al solicitante ha hacerlo.
o
Salvo los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el
solicitante sólo podrá modificar las reivindicaciones de sus solicitud en
aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así se permita
expresamente por la Ley 11/86.
o
La modificación de las mismas, no podrá suponer una ampliación del
contenido de las solicitud.
4.7
Concesión de la patente
Con independencia del contenido del IET y de las observaciones formuladas por
terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, la OEPM
concederá la patente solicitada:
•
Lo anuncia en el BOPI.
•
Pone a disposición del público los documentos de la patente concedida,
junto con el IET y las observaciones y comentarios referidos a dicho informe.
•
Si se han modificado las reivindicaciones, se pone a disposición del público,
las diversas redacciones junto con las fechas.
4.8
Pago de tasas
La concesión implica el pago de la tasa en el plazo de 3 meses tras el anuncio de la
concesión en el BOPI (boletín oficial de la Propiedad Industrial). Si no se hiciera así, se
reputará que la solicitud ha sido retirada.
4.9
Patentes débiles
La patente se concederá sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a
la validez y utilidad de la misma. Queda, a expensas de eventuales litigios judiciales.
Esto es típico del sistema latino. A estas patentes, así concedidas, se les denomina
“DEBILES”, en contraposición a las patentes “fuertes” concedidas tras un examen
sustantivo.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
117
4.10 Folleto
Se editará para la venta al público un folleto de cada patente concedida. Los
expedientes de solicitudes denegadas o retiradas antes de su publicación no serán
accesibles al público. Si se volvieran a presentar, no conservaría la fecha anterior.
4.11 El procedimiento de concesión con examen previo: Concepto y diferencias con
el procedimiento general.
La ley 11/1986 (Capítulo II del Título V) desarrolla el sistema de simple depósito con
la particularidad de denegar aquellas solicitudes cuyo objeto posea una falta de
novedad manifiesta y notoria. (no habla de actividad inventiva).
Dentro de esta situación inicial, la OEPM puso en marca el Informe sobre el Estado de
la Técnica (IET), previsto en la transitoria 4ª, tras el examen formal inicial, típico del
sistema de simple depósito.
Una vez cumplidos todos los requisitos que establece la Ley y teniendo en cuenta la
especialización y experiencia adquirida por la OEPM en la realización de IET’s, tanto
en la aplicación del procedimiento de concesión nacional como en su condición de ISA
(Organismos autorizado para la realización de exámenes) según el PCT (tratado de
cooperación en Materia de Patentes), se considera oportuno iniciar la aplicación del
procedimiento de concesión con examen previo previsto en la Ley de Patentes. Este
examen previo será no obstante optativo para el solicitante.
La importancia del examen preliminar radica en que se ha permitido que la OEPM
se haya convertido en Autoridad Internacional de examen preliminar para todo el
mundo hispano.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
Figura 20: Procedimiento de solicitud
118
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
119
4.12 Clases de patentes y ámbito territorial de su protección
No existe una patente que abarque todos los países, ni siquiera varios países del
mundo. El sistema de patentes sigue siendo un sistema territorial. A fin de proteger la
invención en un país determinado, se debe obtener una patente en dicho país. Ahora
bien, con la mundialización de la economía, se tiende hacia un sistema más
internacional: disponemos del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes, que estipula que se puede presentar una única solicitud internacional que
puede convertirse en numerosas solicitudes nacionales (obsérvese que se trata de
solicitudes y no de patentes), que serán examinadas en cada uno de los países
designados. Existen ciertos sistemas regionales, como la Organización Europea de
Patentes, por los que un único examen, siempre que su resultado sea satisfactorio,
trae como consecuencia toda una serie de patentes nacionales. En Europa se ha
planteado un debate acerca de la conveniencia de contar con una patente europea
única que abarque todos los países de la Unión Europea. Así pues, no existe una
patente mundial única ni existen planes para que llegue a existir debido a las ingentes
dificultades que esto entrañaría, pero se está debatiendo el modo de reducir los costos
que supondría la obtención de una protección por patente en el plano mundial. Entre
otras cosas, está el costo de todos los exámenes de la misma invención que deben ser
realizados en distintos países, de conformidad con los acuerdos actuales; el costo de la
traducción y el costo de mantener una patente, ya que para mantener una patente en
vigor debe pagarse, por lo general, una tasa anual que puede ser bastante elevada .
4.13 La duración
La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se
publica la mención de que ha sido concedida.
4.14 Las invenciones laborales
Como puede adivinarse la gran mayoría de las invenciones son creadas en el seno
de la empresa gracias a la labor investigadora de los inventores.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
120
La Ley española de patentes establece que las invenciones realizadas por el
trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios y que
sean fruto dela actividad investigadora constitutiva de esa relación laboral pertenecen
al empresario.
Sin embargo, si el investigador realizase otras invenciones no relacionadas con su
contrato de trabajo, las mismas pertenecerían al propio trabajador, no o siendo posible
la reclamación por parte del empresario debido a esa falta de relación con su trabajo
para el cual había sido contratado, a no ser que para llevar a cabo la misma hubiesen
influido de una manera especial los conocimientos adquiridos en la empresa o los
medios empleados en la misma ante lo cual el empresario tendría derecho a asumir la
titularidad de la invención o reservarse el derecho a una utilización de la misma, y el
trabajador tendrá el derecho a una compensación económica.
Protección de las invenciones por la vía de las patentes
121
5
Protección de las invenciones por
la vía de los modelos de utilidad
Protección de las invenciones por la vía de los modelos de utilidad
5
122
Protección de las invenciones por la vía de los modelos de
utilidad
5.1 Concepto y requisitos de protección.
Se entiende por propiedad industrial un conjunto de derechos exclusivos, otorgados
y protegidos por el Estado para la consecución de un fin social, que protegen tanto la
actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos,
nuevos diseños y topografías de productos semiconductores, como la actividad
mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos, servicios, actividades
comerciales o establecimientos empresariales en el mercado.
Las invenciones técnicas pueden protegerse, según el ordenamiento jurídico
español, mediante la concesión de patentes o modelos de utilidad. Siendo ambos
distintas modalidades de Propiedad Intelectual.
El Tribunal Supremo los ha calificado de “pequeños inventos” o “miniinvenciones”. En comparación con la patente, su validez es menor, de 10 años y su
novedad es “relativa”.
5.2 Antecedentes históricos
Nacen en Alemania (parece ser que existe una ley propia) y el CPE (Convenio de
Patente Europea) les reconoce el valor de depósito regular, pudiendo ser base para
patentes nacionales en otros países.
Actualmente existen figuras más o menos
equivalentes en el derecho comparado: Alemania, Francia, Italia, Portugal....
El EPI (Estatuto de la Propiedad Industrial de 1883) contemplaba por 1ª vez el
modelo de utilidad junto con la patente de introducción eliminada en la ley 11/86 y
que existía desde la Ley de Patentes de 1820. Ambas modalidades operaban como
resquicio legal, la patente de introducción como resultado de la restringida actividad
inventiva española de la época y el modelo de utilidad por estar concorde con las
posibilidades tecnológicas de nuestras empresas.
En la exposición de motivos de la Ley 11/86 se indica que “se mantienen los
modelos de utilidad por ser una institución que responde en muchos casos al nivel de
Protección de las invenciones por la vía de los modelos de utilidad
123
nuestra tecnología como lo demuestra el hecho de solicitarse esta modalidad de
protección, en más de un 80% por nacionales .
Gran importancia para las PYMES españolas, ya que es una modalidad que se
adapta a su actividad innovadora.
5.3
Legislación aplicable
•
Ley 11/86 de Patentes en el Título XIV.
•
Reglamento de ejecución de la anterior (RD 2245/1986).
•
Tratados internacionales: CUP (Convenio de la Unión de París), Arreglo de
Estrasburgo sobre CIP y otros: CPE, etc. (Los ADPIC no contemplan la existencia
de los modelos de utilidad).
Son protegibles como modelos de utilidad, las invenciones que, siendo nuevas e
implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración,
estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable
para su uso o fabricación.
5.4
Requisitos de registrabilidad
En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios,
instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos que reúnan
los requisitos enunciados en el apartado anterior.
No habla de aplicabilidad industrial pero se puede deducir de la aplicación
subsidiaria del régimen de patentes, aplicable en cuanto no contradiga lo dicho para
los modelos de utilidad.
No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de
procedimiento y las variedades vegetales
Protección de las invenciones por la vía de los modelos de utilidad
5.5
124
Estado de la técnica a considerar.
El estado de la técnica para los modelos de utilidad: se define el estado de la técnica
con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las
invenciones protegibles como modelos de utilidad está constituido por todo aquello
que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha
sido divulgado en España por una descripción escrita u oral, por una utilización o por
cualquier otro medio.
5.6 Novedad y actividad inventiva en los modelos de utilidad
En lo que se refiere a la novedad, se recuerda que una invención es nueva si no
estaba incluida en el estado de la técnica. Esta novedad es relativa (no absoluta). Para
su apreciación recordamos los puntos ya estudiados para patentes: el documento debe
estar perfectamente determinado en fecha y contenido, no vale añadir nada, se
examina sin ningún tipo de subjetividad, etc.
Por su parte, sobre la actividad inventiva hay que apuntar que para su protección
como modelo de utilidad se considera que una invención implica una actividad
inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un
experto en la materia.
5.7 El procedimiento de concesión.
a) El concepto de procedimiento de registro corresponde al de: procedimiento
administrativo previsto por la Ley, mediante el cual la Administración (a través de la
OEPM) otorga al solicitante de esta modalidad la protección de la misma en el
territorio nacional.
b) Están legitimados para solicitar el modelo de utilidad los nacionales de España
o de países miembros del Convenio de la Unión de París así como los asimilados
(residentes). Nacionales de países con reciprocidad. Aquí no se consideran los acuerdos
ADPIC .
Protección de las invenciones por la vía de los modelos de utilidad
125
El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su
causahabiente y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce.
c) La solicitud podrá presentarse en:
•
El registro de la OEPM.
•
En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las
CCAA, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración local
si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
•
En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
•
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
•
c)
En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Recordemos que para la obtención de un modelo de utilidad será preciso
presentar una SOLICITUD, que deberá contener:
•
Una instancia dirigida al Director General de la OEPM.
•
Una descripción del invento para el que se solicita el modelo de utilidad.
•
Una o varias reivindicaciones..
•
Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones.
La presentación de la solicitud da lugar al pago de tasas establecidas por la presente
ley.
d) La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el
solicitante (se considera legitimado) entregue en las oficinas españolas autorizadas
para la recepción de solicitudes de patente los siguientes documentos redactados en la
forma exigida por la ley:
Una declaración por la que se solicite una patente (tendrá un título, datos del
solicitante y/o representante).
Protección de las invenciones por la vía de los modelos de utilidad
126
•
Identificación del solicitante, y
•
Una descripción y una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los
requisitos formales establecidos en esta ley. (El reglamento da 2 meses para
subsanarla)
e)
Examen de la solicitud y subsanación:
La OEPM procederá dentro del plazo de los 10 días siguientes a la recepción de la
solicitud en sus oficinas, a examinar si la misma reúne los requisitos necesarios para
obtener una fecha de presentación y si la tasa de solicitud ha sido abonada.
Si hay defectos, estos deben ser comunicados para que se subsanen en el plazo de 10
días, si son subsanados se modifica la fecha de presentación a la de aportación de los
documentos subsanados. Si no se subsana, se tendrá por desistido de su solicitud (se
publicará en el BOPI). Si la subsanación se refiere al pago de la tasa, no se varía la fecha
de presentación si se hace dentro del plazo.
En estos momentos la solicitud a sido admitida a trámite. Pero hay que tener en
consideración los modelos de utilidad SECRETOS.
f)
Examen de formalidades y de ajuste a la modalidad.
Una vez admitida a trámite la solicitud la OEPM examinará si reúne los siguientes
requisitos:
•
Que se cumplen los requisitos reglamentarios en cuanto al formato de la
descripción, reivindicaciones y dibujos (Art. 11 del reglamento).
•
Que el título es técnico y no de fantasía.
•
El derecho moral del inventor (en 4 meses).
•
La identificación del solicitante y como adquirió el derecho si es distinto del
inventor.
•
Lo relativo a la representación
•
Se examinan los requisitos de patentabilidad salvo la novedad, actividad
inventiva y suficiencia descriptiva (consideración de las prohibiciones).
Protección de las invenciones por la vía de los modelos de utilidad
•
127
La prioridad unionista: fecha, nº y Estado (tasa) ... las reivindicaciones deben
coincidir o ser más restrictivas.
•
Certificado de exposiciones oficiales.
•
Divisionarias
•
Las tasas.
El Registro no examinará ni la novedad, ni la actividad inventiva, ni la suficiencia de
la descripción, ni exigirá el informe sobre el estado de la técnica, previsto para las
patentes de invención.
g) Suspensión del expediente.
Si como resultado del examen apareciera que la solicitud presenta defectos de forma
o que su objeto no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se declarará
al solicitante el plazo reglamentariamente establecido (2 meses) para que subsane, en
su caso, los defectos que le hubieran sido señalados y para formular las alegaciones
que estime pertinentes. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá
modificar las reivindicaciones (sin aumentar el objeto de la invención) o dividir la
solicitud (en este último caso se le permite una segunda oportunidad de modificación
de 1 mes como en las patentes, ver Art. 18.2 del reglamento).
h) Continuación del procedimiento.
La OEPM, a la vista de las alegaciones formuladas por el solicitante, dictará una
resolución razonada dentro del plazo que se determine reglamentariamente (1 mes)
sobre la denegación de la solicitud o la continuación del procedimiento. Denegará la
solicitud cuando considere que su objeto no es susceptible de protección como modelo
de utilidad o cuando considere que subsisten en aquella defectos que no hubieran sido
debidamente subsanados.
i)
Publicación de la solicitud.
Cuando del examen de la OEPM no resulten defectos que impidan la concesión o
cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, la OEPM notificará al
interesado la resolución favorable a la continuación del procedimiento y procederá a
poner a disposición del público la solicitud de protección del modelo de utilidad,
Protección de las invenciones por la vía de los modelos de utilidad
128
haciendo el correspondiente anuncio en el BOPI, en el cual se incluirán las
reivindicaciones de modelo solicitado y una reproducción de lo dibujos.
j)
Oposiciones:
En los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud, cualquier persona con
interés legítimo podrá oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad,
alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluso la
falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción.
k) Contestación del solicitante a las oposiciones.
Una vez finalizado el plazo para la presentación de oposiciones, la OEPM dará
traslado de las mismas al solicitante, disponiendo éste del plazo de 2 meses para
subsanar los defectos formales imputados a la solicitud para modificar las
reivindicaciones, sí así lo estima oportuno, y para formular las alegaciones que estime
oportunas.
l)
Resolución del expediente.
Tras las oposiciones y contestación a las mismas, existen dos pasos previos a la
resolución:
5.8
Comprobar que las pruebas aportadas son fehacientes y presentadas en el
plazo oportuno.
•
Examen sin juicios de valor en base a la documentación aportada y
examinando SOLO los criterios alegados por los oponentes.
5.9
Duración
La duración de un modelo de utilidad es más reducido que la de la patente ya que
se encuentra fijada en 10 años desde la fecha de depósito de dicha invención.
Protección de las invenciones por la vía de los modelos de utilidad
129
6
Protección de las invenciones por
la vía de los diseños industriales
Protección de las invenciones por la vía de los diseños industriales
6
130
Protección de las invenciones por la vía de los diseños
industriales
6.1 Introducción
Un diseño industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo. El dibujo o
modelo industrial puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la
superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como los diseños, las líneas o el
color.
Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la
industria y la artesanía: desde relojes, joyas, prendas de moda y otros artículos de lujo
a instrumentos técnicos y médicos; desde electrodomésticos, muebles y apa ratos
eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde artículos prácticos y
estampados textiles a bienes recreativos, como juguetes y accesorios para animales
domésticos.
Un diseño industrial se diferencia de una marca principalmente porque está
compuesto por la apariencia del producto, que no debe necesariamente ser distintiva
(requisito principal de una marca). Ahora bien, una marca puede consistir en todo tipo
de signos visibles, que si bien pueden ser o no ornamentales, siempre deben ser
distintivos, ya que una marca siempre debe poder diferenciar los bienes y servicios de
una empresa de los de las demás empresas. Por consiguiente, las funciones de la
protección de los dibujos y modelos industriales y de las marcas, así como las razones
para protegerlos, son sumamente distintas.
El objeto de la protección de un diseño industrial es distinto del de una patente,
principalmente porque un dibujo o modelo industrial debe estar relacionado con la
apariencia del objeto y no está determinado por su utilidad técnica y funcional. El
objeto de la protección de la patente, por el contrario, está determinado por la
funcionalidad de un objeto o proceso ya que debe consistir en una “invención”.
Cuando se protege un diseño industrial, el titular goza del derecho exclusivo contra
la copia no autorizada o la imitación del dibujo o modelo industrial por parte de
terceros.
Protección de las invenciones por la vía de los diseños industriales
131
Los diseños industriales hacen que un producto sea estéticamente atractivo y
atrayente; por consiguiente, aumentan el valor comercial del producto, así como su
comerciabilidad.
El titular de un diseño industrial se beneficia del desarrollo industrial de sus
productos y la protección contribuye a garantizar que el titular recobre su inversión.
No obstante, los consumidores y el público en general también se benefician ya que la
protección de los diseños industriales propicia la competencia leal y las prácticas
comerciales honestas y alienta la creatividad, lo que se traduce en productos
estéticamente más atractivos y diversificados.
Asimismo, la protección de los diseños industriales alienta la creatividad en los
sectores industriales y manufactureros, contribuye a la expansión de las actividades
comerciales y a la exportación de productos nacionales.
Así pues, la protección de los diseños industriales beneficia al titular, a los
consumidores y a la economía en general. Otra característica interesante de los diseños
industriales es que pueden ser relativamente simples y su elaboración y protección
poco costosa. Son razonablemente accesibles para las pequeñas y medianas empresas,
así como para los artistas y artesanos individuales, tanto en los países industrializados
como en los países en desarrollo.
Además, debe recordarse que el registro de un diseño industrial no es
necesariamente la única forma de protección. Es posible, si se cumplen ciertas
condiciones, proteger los dibujos y modelos industriales en virtud del derecho de autor
o de la legislación contra la competencia desleal.
Pues bien, como ocurre con todos los derechos de propiedad industrial, usted
adquiere el derecho exclusivo de utilizar el diseño. En otras palabras, el diseñador del
sacacorchos que tiene esa apariencia nueva que acabamos de describir, o el creador de
un nuevo estilo de muebles o de una nueva serie de telas o de vestidos hechos con esas
telas, adquiere el derecho exclusivo a fabricarlas y venderlas, en la misma forma que la
persona que posee una patente, tiene el derecho exclusivo a explotarla.
Protección de las invenciones por la vía de los diseños industriales
6.2
132
Definición legal
El artículo 1 de la NLD recoge, por primera vez en nuestro sistema legal, el concepto
de diseño industrial, abandonando la anterior dicotomía dibujos-modelos.
Diseño es la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive
de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o
materiales del producto en sí o de su ornamentación.
El diseño es por tanto un elemento de forma u ornamentación externo y visible.
Junto a este concepto, el legislador acompaña el de producto, como el artículo sobre
el que recae un diseño industrial, y producto Complejo.
6.3 Requisitos de la protección
Son dos los requisitos legalmente exigidos para obtener la protección que la Ley
confiere a los diseños industriales:
6.3.1
Novedad.
Un Diseño será nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho
accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se
reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
Repárese en las siguientes circunstancias:
•
Novedad comunitaria: la novedad del diseño quedará afectada no sólo por
cualquier divulgación del mismo en la Comunidad Europea, sino también
cuando éste haya podido ser conocido por los círculos especializados del sector
de que se trate que operen en ella.
•
Identidad: entrarán a examen no sólo los diseños iguales, sino también aquellos
cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.
Protección de las invenciones por la vía de los diseños industriales
•
133
Accesibilidad al público por alguno de los siguientes medios: publicación,
exposición, comercialización o cualquier otra forma de divulgación con el
consentimiento del titular.
•
Período de gracia: una de las novedades que introduce la NLD es el
establecimiento de un plazo de 12 meses anteriores a la presentación de la
solicitud del registro o a su fecha de prioridad, en el que cualquier divulgación
del diseño realizada por el titular o por tercero con su consentimiento, no
afectará al requisito de la novedad.
6.3.2
Carácter singular.
Un diseño industrial tendrá carácter singular cuando la impresión general que
produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho
usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la
fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la
fecha de prioridad.
Esta definición abusa de conceptos jurídicos indeterminados y criterios
excesivamente subjetivos que requieren una breve interpretación:
•
Impresión general: impresión de conjunto que hace que un diseño resulte
diferente del resto.
•
Grado de libertad del autor para crear el diseño.
•
Usuario informado: sujeto que ha de apreciar la diferencia entre los diseños a
examen, teniendo en cuenta la impresión de conjunto que producen y el grado
de libertad del autor.
•
Carácter singular comunitario: el ámbito territorial de examen abarcará a todos
los diseños divulgados en la Unión Europea y a aquellos que hayan podido ser
conocidos por los círculos especializados En la mayoría de los países, un dibujo
o modelo industrial debe registrarse a fin de estar protegido por la legislación
en materia de dibujos y modelos industriales. Por norma general, para poder
registrarse, el dibujo o modelo debe ser “nuevo” u “original”. Los distintos
países proponen distintas definiciones de dichos términos, así como variaciones
en el proceso de registro. En particular, puede existir o no un proceso de
Protección de las invenciones por la vía de los diseños industriales
134
examen en relación con la forma y el fondo de la solicitud de registro del dibujo
o modelo industrial, especialmente para determinar la novedad o la
originalidad.
Asimismo, debe poder aplicarse un dibujo o modelo industrial a un artículo
bidimensional o tridimensional.
En principio, el dibujo o modelo industrial debe publicarse antes del registro, al
mismo tiempo, o en un plazo fijado posterior al mismo. Esto depende de la legislación
nacional y, en ocasiones, de la decisión del solicitante.
6.4
Procedimiento de concesión del diseño
La NLD ha introducido un procedimiento de concesión sencillo y rápido con el fin
de facilitar la tramitación a los solicitantes y así fomentar la utilización del nuevo
sistema de registro.
A grandes rasgos, las principales novedades del procedimiento consisten en la
implantación del sistema de oposición post-concesión y en la posibilidad de pedir el
aplazamiento de la publicación hasta un plazo máximo de 30 meses desde la
presentación de la solicitud (o, en su caso, desde su fecha de prioridad).
El procedimiento de concesión se puede dividir en otros dos: procedimiento de
registro y procedimiento de oposición, que a su vez tendrían varias fases sucesivas,
según se muestra en el gráfico adjunto y se desarrolla a continuación:
6.4.1
Procedimiento de Registro.
Preparación y presentación de la solicitud.
La instancia de solicitud de registro deberá contener los datos principales del
solicitante (y de su representante, en su caso) y del diseño o diseños a registrar,
incluyendo representaciones gráficas.
Una vez completada y firmada, deberá presentarse en el órgano competente de la
Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento
industrial o comercial serio y efectivo, excepto los solicitantes domiciliados en Ceuta y
Protección de las invenciones por la vía de los diseños industriales
135
Melilla y en el extranjero, que la presentarán en la Oficina Española de Patentes y
Marcas (en adelante, OEPM). Dichos órganos serán quienes harán constar el número
de expediente asignado a la solicitud.
Cuando el solicitante actúa mediante representante, también se puede presentar la
solicitud en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde dicho
representante tenga su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva.
La solicitud de registro también podrá presentarse en los lugares previstos en el Art.
38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC), como, por ejemplo, las
oficinas de correos.
La fecha en la que el órgano competente recibe la solicitud es la fecha de
presentación de la solicitud.
Examen de admisibilidad y de forma y examen de oficio.
El examen de admisibilidad y de forma lo realiza el órgano competente para recibir
la solicitud de diseño. Consiste en comprobar si la solicitud de registro cumple los
requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación, si se han abonado las tasas
correspondientes, si el solicitante está legitimado para solicitar y obtener un registro de
diseño conforme al Art. 4 de la propia NLD y si cumple los demás requisitos formales.
Las solicitudes que superen el examen de admisibilidad y de forma serán remitidas
a la OEPM, quien realizará un examen de oficio. La finalidad del examen de oficio es
comprobar si el objeto de la solicitud es un diseño en el sentido de la NLD y si no es
contrario al orden público o a las buenas costumbres. En esta fase la OEPM también
comprobará que no exista ningún defecto arrastrado de trámites anteriores y
establecerá la clasificación de los productos a los que hayan de aplicarse los diseños
solicitados.
Registro y publicación.
Una vez realizado el examen de oficio, si la solicitud no presenta irregularidades o
defectos, o si son subsanados dentro de un plazo de un mes desde la comunicación de
los mismos, la OEPM dictará una resolución acordando el registro del diseño o de los
diseños de la solicitud.
Protección de las invenciones por la vía de los diseños industriales
136
El plazo máximo para dictar y notificar la concesión del registro de los diseños es de
6 meses, si no hay ninguna suspensión, y 10 meses en caso contrario, contados a partir
de la fecha de recepción de la solicitud por la OEPM.
La OEPM expedirá el título de registro y, siempre que no se haya solicitado su
aplazamiento, publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante,
BOPI) la mención de la concesión junto con las representaciones del diseño registrado y
los datos principales de la solicitud, permitiéndose la consulta pública del expediente.
6.4.2
Procedimiento de oposición.
Cualquier persona podrá presentar una oposición contra la concesión del registro de
un diseño durante los dos meses siguientes a su publicación.
La oposición deberá formularse ante la OEPM mediante escrito motivado,
adjuntando los correspondientes documentos probatorios y el justificante del pago de
la tasa.
Una vez admitida la oposición por la OEPM, ésta trasladará la misma al titular del
registro para que, en el plazo de dos meses, pueda presentar un escrito con alegaciones.
En algunos supuestos el titular puede modificar el diseño para eliminar los elementos
que hayan motivado la oposición.
Cuando se cumpla el plazo para contestar a la oposición, haya o no contestado el
titular del registro, la OEPM dictará una resolución motivada en la que estimará,
parcial o totalmente, o bien desestimará las oposiciones presentadas. La estimación de
una oposición implicará la cancelación del diseño o diseños afectados.
En el caso de que, con motivo de una o varias oposiciones, el diseño se haya
modificado, hay que proceder a la publicación en el BOPI del nuevo diseño
modificado.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento es de 8
meses, contados a partir de la fecha de recepción de las oposiciones por la OEPM.
Protección de las invenciones por la vía de los diseños industriales
6.5
137
Duración
La duración delos diseños industriales es de 25 años.
6.6
Alcance territorial de la protección
Por norma general, la protección de los dibujos y modelos industriales se limita al
país en el que solicita y concede la protección. Si el solicitante desea gozar de
protección en varios países, deberá presentar distintas solicitudes nacionales (o
“depósitos”) y los procedimientos diferirán en cada país. No obstante, el Arreglo de La
Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales contribuye a
facilitar este proceso.
El Arreglo de La Haya, tratado administrado por la OMPI, permite a los nacionales,
residentes, y a las empresas establecidas en un Estado parte en el acuerdo, obtener
protección para sus dibujos y modelos industriales en varios países que formen parte
del acuerdo gracias a un simple procedimiento. Se trata de una solicitud internacional,
en un solo idioma (francés o inglés), que exige un único pago y se presenta en una sola
oficina. Esta oficina puede ser la Oficina Internacional de la OMPI o la oficina nacional
del Estado contratante. Una vez que el dibujo o modelo es objeto de dicha solicitud
internacional, goza de la protección que puede obtenerse en cada uno de los países
mencionados en la solicitud, como si el solicitante hubiese presentado la solicitud
directamente en dicho país, a condición de que éste no deniegue explícitamente al
protección. La solicitud internacional facilita el mantenimiento de la protección, ya que
se precisa únicamente una solicitud para la renovación, una tasa de renovación y un
registro de cambios tales como la titularidad de la protección.
Esa protección no es exactamente mundial, pero la concesión de un registro
internacional efectivamente garantiza la protección en varios países. El funcionamiento
es similar al del sistema de Madrid, en el sentido de que se presenta una solicitud
internacional que se inscribe en el Registro Internacional; la Oficina Internacional la
publica y notifica el hecho a los países interesados, los cuales tienen derecho a conceder
o denegar la protección. De hecho, por lo que se refiere al Arreglo de La Haya, son
muy pocos los países que efectivamente examinan las solicitudes y, por consiguiente,
Protección de las invenciones por la vía de los diseños industriales
138
son muy pocas las denegaciones. Ello contrasta considerablemente con la situación en
materia de marcas.
Por otro lado, cabe también la posibilidad de solicitar el registro de un diseño
comunitario. La principal ventaja de este diseño es que con una única solicitud
conseguimos obtener protección en todos los estados miembros de la Unión Europea.
El organismo encargado de la tramitación y la protección de los diseños comunitarios
es la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) que tiene su sede en
Alicante.
Protección de las invenciones por la vía de los diseños industriales
139
7
Mi experiencia
Mi experiencia
7
140
Mi experiencia
Para enriquecer mis conocimientos sobre la materia me he propuesto llevar a cabo
la protección sobre algún objeto de mi invención, con todos los procesos necesarios
para hacerlo de manera correcta y adecuada
7.1
El objeto
El objeto creado para la ocasión ha sido un mando de grifería para agua sanitaria.
7.2
Análisis previo del estado la técnica
Para conocer el estado de la técnica en relación con el objeto realizo un estudio
mediante las herramientas web de las organizaciones de la propiedad industrial.
7.2.1
Categoría
Lo primero es conocer la categoría europea adecuada para mi tipo de objeto, para
ello me sirvo de la herramienta web “Búsqueda de cla sificaciones” de la página
www.espacenet.com
En primer lugar elijo la letra
Mi experiencia
141
Figura 21: Captura espacenet 1
En segundo lugar el primer par de caracteres
Figura 22: Captura espacenet 2
En tercer lugar el siguiente par de caracteres
Figura 23: Captura espacenet 3
Y finalmente la terminación
Mi experiencia
142
Figura 24: Captura espacenet 4
Tras leer todas las subcategorías creo que la mas adecuada para mi objeto es la
E03C1/02B2 de la clasificación europea.
7.2.2
Búsqueda de objetos similares
Conociendo ya la categoría de mi objeto según la clasificación europea lanzo una
búsqueda de objetos ya protegidos para estudiar la viabilidad de protección de mi
objeto por si entra en conflicto con otros, al mismo tiempo que analizo el estado de la
técnica y me familiarizo con los documentos de solicitudes de los objetos que mas tarde
he de presentar en el caso de ver posibilidades en la viabilidad de la protección.
Mediante la herramienta de búsqueda avanzada de esp@cenet busco todos los
objetos patentados y con protección vigente en la clasificación
E03C1/04
resultados registrados en todo el mundo pero en España sólo 3.
y obtengo 1766
Mi experiencia
143
Figura 25: Captura espacenet 5
Tras analizar los mosaicos de numerosos grifos para realizar una selección de
aquellos con los que podría haber un conflicto de derechos, estoy en posición de hacer
una clasificación de los grandes grupos de grifos existentes:
•
Electrónicos (no interesan en este estudio)
•
No electrónicos
o
Con regulador independiente de caudal frío y caliente (no interesan)
o
Con regulador dependiente
§
Basados en sistema monomando
§
Basados en movimientos del conjunto del grifo
§
Basados en dos mandos
§
Otros
Tras agrupar los objetos críticos para la investigación realizo un estudio para
comprender su funcionamiento mas en profundidad para conocer las reivindicaciones
Mi experiencia
144
de sus creadores a través de sus descripciones y mosaicos y los posibles conflictos con
los derechos de mi objeto.
Los grifos que tienen mas proximidad con el mío son:
•
US 2005/0178452 A1
Como similitud principal el hecho de que el sistema esta integrado en el
mobiliario o pared y que dispone de una palanca para controlar el caudal.
Como diferencia el hecho de que solo dispone de agua fría y no existe la
posibilidad de mezcla
•
JP 2004/353726
Como similitud el hecho de regular el caudal de agua fría y caliente a la vez
y poder controlar la mezcla con un movimiento lineal
Como diferencia que es todo el grifo el que se mueve, que los controles no se
realizan mediante barras sino mediante cilindros con pa sos.
•
JP 2006/77452
Como similitud que controla el caudal con un mando y la temperatura con
otro
Como diferencia que el control se realiza mediante mandos giratorios y el
sistema de mezcla es completamente distinto al de mi objeto
•
Publicación de la OEPM 2 180 358
Como similitud poder controlar con un movimiento horizontal el caudal de
la mezcla
Como diferencia ese mismo mando con un giro rotatorio varía la mezcla en
vez de con barras con un sistema de cilindros con pasos
•
JP 2006/97336
Como similitud puede modificar el caudal sin cambiar la proporción de
mezcla
Mi experiencia
145
Como diferencia mas importante el control de la mezcla no se realiza
mediante una barra
En el ANEXO C se dispone de una copia de la primera hoja del registro de los
anteriores cinco grifos.
Por lo tanto no he encontrado evidencias claras de que mi invención no pueda
obtener una protección, ya que no parece que entre en conflicto con la de otras
invenciones anteriormente registradas. Procedo ahora a plantear el tipo de protección
que mi invención requerirá.
7.3
Tipo de protección elegida
Debido a la existencia simultanea en la invención de actividad inventiva que debe
ser protegida por patente y además poseer un carácter estético marcado también debe
ser protegido mediante la vía del diseño industrial.
7.4
Documentos para la solicitud de la patente
Los documentos presentados ante la oficina de patentes para la protección de la
patente de mi objeto constan en el ANEXO D.
7.5
Documentos para la solicitud del Diseño Industrial
Los documentos presentados ante la oficina de patentes para la protección del diseño
industrial de mi objeto constan en el ANEXO E.
Mi experiencia
146
8
Conclusión
Conclusión
8
147
Conclusión
La creatividad y la innovación, cuestiones que han de tener siempre presentes los
ingenieros en su actividad profesional diaria , tienen la misión fundamental de
enriquecer el porvenir de las empresas y el futuro de las naciones.
La preparación de este Proyecto me ha exigido documentarme y estudiar en
profundidad la propiedad industrial, y en particular la protección que se confiere a las
invenciones, desde todos los puntos de vista posibles: empezando por la influencia en
las distintas economías mundiales (macroeconomía) y su reflejo en las empresas
(microeconomía), hasta llegar a la experiencia práctica personal como inventor (tanto
desde el punto de vista técnico como el legal) y como usuario y consumidor de
invenciones.
El mercado, y todos los elementos socioeconómicos que lo conforman, demandan
soluciones técnicas innovadoras a sus problemas diarios así como productos altamente
estéticos y vanguardistas. Esta circunstancia ha trascendido a todas las esferas
económicas.
Los estados refuerzan sus economías promoviendo la innovación y la creación
tanto a nivel nacional, fomentando a sus nacionales, como creando nuevas alianzas
internacionales con forma de Acuerdos y Tratados para la protección de las patentes
que constituyen una vía esencial para el mejor aprovechamiento de los recursos y la
mayor obtención de beneficios dentro y fuera de sus fronteras.
Las empresas conscientes de esta “novedosa” demanda dedican cada día
porcentajes más elevados de sus recursos económicos y humanos a la innovación. En
este sentido, las industrias demandan para sus departamentos técnicos ingenieros
proactivos y dinámicos que de un lado, resuelvan la problemática técnica, y que de
otro, innoven y desarrollen ingeniosas y estéticas soluciones problemas a diarios. O
incluso, que generen nuevas demandas.
Partiendo de lo anterior, podríamos afirmar que son pues los ingenieros, como
sujetos encargados de atender a las demandas del mercado y de crear ofertas
innovadoras altamente competitivas para sus empresas, parte esencial del motor que
rige las economías sectoriales y mundiales.
Conclusión
148
Por ello, como ingeniero, entiendo que resulta fundamental conocer el modo en que
nuestro esfuerzo creativo e intelectual ha de ser protegido para sacar el mejor beneficio
de ello y saber defenderme frente a los abusos de terceros.
Conclusión
149
9
Bibliografía
Bibliografía
9
150
Bibliografía
•
Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es)
•
Free patent database provided (www.espacenet.com)
•
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (www.wipo.int)
•
Proyecto financiado por la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica.
•
Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es)
•
Linking Innovation and Industrial Property (Comisión Europea)
•
European Patent Office (http://www.european-patent-office.org)
•
World Trade Organization (www.wto.org)
•
IPR HelpDesk (Comisión Europea)
Bibliografía
151
Anexos
Bibliografía
152
A
Ejemplo de una patente
Bibliografía
A Ejemplo de una patente
153
Bibliografía
154
B
Glosario
Bibliografía
155
B GLOSARIO
Derechos de Autor: Término legal que describe los derechos otorgados a los
creadores de obras literarias y artísticas. Los tipos de trabajos cubiertos por los
derechos de autor pueden ser: obras literarias, tales como novelas, poemas, obras
de teatro, obras de referencia, periódicos y programas de ordenador; bases de datos;
películas, composiciones musicales y coreografías; obras artísticas, tales como
pinturas,
dibujos, fotografías y esculturas; obras de arquitectura; y anuncios
publicitarios, mapas y dibujos técnicos.
Derechos Morales: Constituyen los derechos que retiene un autor sobre la
integridad de una obra y el derecho a ser reconocida su autoría, incluso después de la
venta o transferencia de los derechos de autor.
Descripción: Parte de la solicitud de una patente, que contiene instrucciones que
pueden informar a una persona capacitada para usar la invención. La descripción
forma la base para las reivindicaciones.
Dibujos: Ilustraciones que explican una invenció n contenida en la solicitud de una
patente.
Diseños Industriales: Un diseño industrial es la apariencia esté tica u orna- mental
de un objeto. El diseño puede consistir de rasgos tridimensionales, tales como el
volumen o la superficie de un objeto, o de características bidimensionales, tales como
las formas, líneas o colores.
Especificación (también Folleto de Patente): Base de apoyo de una solicitud de
patente, que incluye la
descripción, los dibujos
y las reivindicaciones de una
invención.
Estado de la técnica anterior o previo: Información tecnológica previa respecto a la
cual se juzga una invención o un diseño para determinar si es novedoso y, por lo
tanto, si puede ser registrado. Las referencias sobre la técnica previa incluyen
fuentes documentales, tales como patentes y publicaciones de cualquier lugar
en el mundo, y fuentes no documentales, tales como cuestiones conocidas u
objetos utilizados públicamente.
Examen: Estudio de una solicitud de patente en la Oficina Nacional de
Bibliografía
156
Patentes por un examinador para determinar si la invenció n ahí descrita puede
ser patentada. Entre otras cosas, la consideración principal del examinador es
determinar la novedad y utilidad de la invención.
Examinador: Empleado de una Oficina de Patentes, cuyo propósito es evaluar
la patentabilidad de una invenció n reivindicada en una solicitud de patente.
Familia de Patentes: Comprende la patente básica y todas las patentes equivalentes
con la misma prioridad en más de un país.
Informe de Búsqueda: Listado de referencias de documentos publicados sobre
el estado de la técnica anterior, que es preparado por el examinador para
determinar la novedad de una solicitud de patente.
Infracción: Ocurre cuando alguien de forma voluntaria o involuntaria utiliza su
Propiedad Intelectual sin su permiso.
Invención: Todo objeto, máquina, proceso nuevo y útil o todo nuevo uso de los
mismos, que es descrito y/o reivindicado en una patente o en una solicitud de
patente.
Inventor: Cualquier persona cuya participación y contribución haya sido esencial
para el desarrollo de la invenció n. Aquella persona que ha sido la primera en
concebir una invenció n en particular y que haya trabajado diligentemente para
convertir esta concepción en una propiedad física tangible.
Know-How: Información confidencial que facilita el logro de una tarea concreta
o la operación de un mecanismo o proceso determinado.
Licencia: Acuerdo contractual a través del cual se otorga permiso escrito a
otra parte para el uso de los derechos sobre una invenció n, una obra creativa o
una marca.
Licenciador u Otorgador de una Licencia: Parte que otorga los derechos bajo un
acuerdo de licencia.
Licenciatario: Parte que obtiene los derechos bajo un acuerdo de licencia.
Bibliografía
157
Marca: Signo distintivo que identifica a ciertos productos y servicios que han sido
fabricados o provistos por una persona o empresa específica. Las marcas pueden
estar constituidas por signos de dos o tres dimensiones, tales como letras, números,
palabras, formas, logos o dibujos. El período de protección varía, pero en cualquier
caso una marca puede ser renovada indefinidamente más allá del tiempo límite
mediante el pago de tasas adicionales.
Marca Comunitaria: La Oficina para la Armonización del Mercado Interno (OAMI),
localizada en Alicante, fue establecida por una Regulación del Consejo de la Unión
Europea el 20 de diciembre de 1993. Su función es registrar marcas comunitarias,
que son legalmente ejecutables y que disfrutan de protección uniforme a lo largo de
todo el territorio de la Unión Europea.
Mientras que la marca nacional ofrece
protección limitada dentro del mercado de un sólo país, la marca comunitaria ofrece
protección para todo el mercado dentro de la Unió n Europea.
Modelo de Utilidad: Tipo de protección para invenciones con menor rango
inventivo que las protegidas por las patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un
objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja
práctica.
Novedad: Requisito de patentabilidad. La invenció n no debe formar parte del
estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo aquello que se ha hecho
público, en su propio país o fuera del mismo, mediante descripciones escritas u
orales, o por cualquier otro medio, antes de la fecha de solicitud o de prioridad de la
patente.
Oficina Europea de Patentes (EPO): Organización intergubernamental, no
dependiente de la Unió n Europea, cuya función principal es el otorgamiento de
patentes europeas. La EPO opera basada en una ley
procedimientos
centralizados
para
los
uniforme y
en
unos
países firmantes de la Convenció n
Europea de Patentes (EPC), que fue firmada en Munich el 5 de octubre de 1973 y que
se puso en funcionamiento el 7 de octubre de 1977. Mediante una única solicitud de
patente, la EPO otorga un conjunto de patentes nacionales en relación a los
estados que el solicitante designa.
Patentabilidad: Capacidad de una invención para satisfacer los requisitos
legales para obtener una patente, incluyendo el requisito de novedad.
Patente: Concesión gubernamental que otorga a un inventor y/o a un solicitante, el
Bibliografía
158
derecho, durante un período limitado, de impedir a otros que fabriquen, utilicen o
vendan una invenció n sin el permiso del propietario. Como contrapartida a este
derecho, el solicitante debe revelar como funciona su invención.
Patentes de Adición o Modificación: Otorgada para invenciones que constituyen
una modificación de otra invención que ya está protegida por una patente
(patente principal). Siguen la suerte de la patente principal y expiran con ella. Las
patentes de adición o modificación no requieren el pago de tasas de renovación.
Patente Europea: La patente europea es un haz de patentes nacionales. Presentando
una única solicitud en una de las tres lenguas oficiales de la EPO (inglés, francés y
alemán), es posible obtener protección para la patente en algunos o en todos los
países firmantes de la Convenció n Europea de Patentes (EPC). En la mayoría de
los estados firmantes, para que la patente tenga efecto debe ser validada; por
ejemplo, en algunos países debe ser presentada en la Oficina Nacional de
Patentes una traducción en el idioma oficial del fascículo de la patente. Estos
asuntos son regulados por la legislación nacional
Patente Pendiente o Patent Pending: Esta notificación en un producto informa a
otros que una solicitud de patente ha sido presentada, y que la protección legal
(incluyendo derechos retroactivos) puede aparecer próximamente.
Prioridad: La Convención de París para la Protección de la Propiedad
Industrial permite que, una vez presentada una solicitud en un país firmante de
la Convenció n, usted tenga derecho a reivindicar la prioridad durante un período
de doce meses, en el caso de las patentes, y de seis meses, en el caso de marcas y
diseños industriales, y que la fecha de presentación de la primera solicitud sea
considerada la "fecha prioritaria”.
Propiedad Intelectual: Ideas creativas y expresiones de la mente humana que
tienen valor comercial y que reciben protección legal en la forma de derechos de
propiedad. Patentes, marcas, diseños y derechos de autor constituyen los
derechos de propiedad intelectual más importantes.
La propiedad intelectual
está dividida en dos categorías: una, la propiedad industrial, que incluye
invenciones
(patentes
y modelos de utilidad), marcas, diseños industriales e
indicaciones geográficas de referencia; y otra, los derechos de autor, que incluye
obras literarias y artísticas, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas,
obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías, esculturas
y diseños arquitectónicos.
Los derechos de autor incluyen aquellos relativos a las
actuaciones de los artistas, a las grabaciones y a las emisiones en programas radio
Bibliografía
159
y televisión.
Reivindicaciones: Parte de la solicitud de una patente en la cual se definen las
características técnicas del objeto para el
cual
se
busca
protección.
Las
reivindicaciones definen el alcance legal de una patente. Lo que entra dentro de
dicha definición está protegido por la patente y lo que queda fuera no lo está .
Las reivindicaciones deben ser claras y concisas, debiendo estar basadas en la
descripción de la invención. Una reivindicación independiente no depende
otra
reivindicación
dentro
de
de
la solicitud. Una reivindicación dependiente se
refiere a una reivindicación previa y que define una invenció n de manera
más concreta que en la reivindicación previa.
Resumen: Breve sumario de una invenció n, contenido en la solicitud de
patente. El resumen tiene el único propósito de proporcionar información técnica
y carece de relevancia alguna en cuanto a la interpretación del alcance de la
protección buscada.
Solicitante
Persona o empresa que solicita una patente con la intención de utilizarla en un
proceso de fabricación o para conceder licencias sobre la tecnología de la invención.
Solicitud: Petición formal para el otorgamiento o registro de un derecho de
propiedad intelectual.
Solicitud de Patente: Constituye la documentación presentada para solicitar
una patente, que incluye la descripción específica de la invenció n, los dibujos
explicativos necesarios, las reivindicaciones legales que definan los límites de los
derechos demandados y la tasa de solicitud.
Bibliografía
160
Tasas de renovación
Pagos que deben ser satisfechos por el solicitante para mantener en vigor una
patente, una marca o un diseño industrial.
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
Tratado
internacional
administrado
por
la
World Intellectual Property
Organization (WIPO), que fue concluido en Washington en 1970 y fue puesto en
práctica en 1978.
El PCT provee un sistema por el cual una única solicitud
internacional presentada en uno de los Estados firmantes del Tratado permite su
designación en más de 100 países, en los cuales uno desea disponer de una
patente
World
Intellectual
Property
Office
(WIPO)
Organización
intergubernamental, con sede en Ginebra (Suiza), responsable de promover
la protección de la propiedad intelectual a través de todo el mundo, estimulando la
cooperación entre naciones.
Bibliografía
161
C
Registros
Bibliografía
C Registros
162
Bibliografía
163
D
Documentos de solicitud de
patente
Bibliografía
D Documentos de solicitud de patentes
164
Bibliografía
165
E
Documentos de solicitud de
diseño industrial
E Documentos de solicitud de diseño industrial
E Documentos de solicitud de diseño industrial
166