Reforma Ley Marcas y Otros Signos Distintivos

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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en San Salvador
Reforma de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos
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Reforma de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos
Elaborado por Silvia Matallana Martín bajo la supervisión
de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en San Salvador
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Julio de 2013
REFORMA DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
REFORMA DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS
SIGNOS DISTINTIVOS
Principales reformas
La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos fue aprobada el 8 de julio de 2002 y ha sido
modificada en diferentes ocasiones. La última modificación tuvo lugar el 19 de abril de 2013
y busca fortalecer el marco normativo que regula las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen, en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea.
Los requisitos que la Unión Europea impone a los países centroamericanos pasan por incluir
una regulación específica para el procedimiento de registro de indicaciones geográficas, por
el vacío en los cuerpos normativos existentes.
Entre las principales reformas, por tanto, se incluye una nueva regulación expresa sobre el
procedimiento de registro de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen,
que sustituyen a las antiguas. Se ha unificado el trámite para ambas categorías y se ha detallado el examen de fondo, publicación y oposición al registro. Con esto se logra previsibilidad
y seguridad jurídica.
Todas estas reformas actualizan la legislación salvadoreña con respecto al derecho internacional aplicable a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.
Sin embargo, aún queda pendiente la suscripción de El Salvador al Arreglo de Lisboa relativo
a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, para garantizar
la efectiva protección de las mismas.1
1 Alfonso Fajardo, Gilberto: “Nuevas reformas a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, Derecho y Negocios, Edición #33.
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Principales aspectos de la Ley
La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos será de aplicación para toda persona natural o
jurídica, independientemente de su nacionalidad o domicilio. Los principales aspectos regulados por esta ley son los siguientes:
•
Marcas
o La propiedad de las marcas y su derecho de uso exclusivo se adquieren mediante el
registro por el procedimiento establecido en la Ley. En lo relativo al registro, es importante destacar:
Derecho de prioridad: la persona que haya presentado una solicitud en
cualquier Estado firmante del Convenio de París o cualquier país con reciprocidad, cuenta con un derecho de prioridad para presentar la solicitud de
registro en El Salvador, por un plazo de seis meses.
Requisitos para el registro de la marca: no podrán ser registrados como tal
aquellos signos, nombres, colores, etc. que sean utilizados de forma habitual en el mercado, ni que sean amorales o en contra del orden público, ridiculicen u ofendan a personas o grupos de ellas, o puedan causar engaño en
la procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación, etc.
Asimismo, queda prohibido el registro de marcas que reproduzca, total o
parcialmente, el escudo, bandera, o cualquier otro símbolo que sirva para
identificar a Estados o a organizaciones internacionales, billetes y monedas
de curso legal en el país, medallas, premios y diplomas, salvo que hayan sido verdaderamente otorgados o su uso esté debidamente autorizados.
Por otro lado, no podrán registrarse marcas idénticas o semejantes a otras
ya registradas o que sean susceptibles de generar confusión.
No podrán imitarse signos distintivos notoriamente conocidos o famosos,
con el fin de aprovecharse de la notoriedad del signo, ni signos que afecten
a la personalidad o nombre de un tercero o colectividad, puedan generar
confusión con una indicación geográfica o una denominación de origen, o
afecten a los derechos de autor o de propiedad industrial de un tercero.
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La titularidad de la marca podrá ser individual o compartida, en base a unos requisitos.
La solicitud del registro se presentará ante el Registro de la Propiedad Intelectual, y
deberá incluir tanto la marca que se quiere registrar como el nombre de los productos o servicios que distinguirá dicha marca. La solicitud se entenderá presentada en
la fecha de recepción en el Registro, siempre que los requisitos y datos estén correctos.
El Registro llevará a cabo un examen de forma y un examen de fondo, es decir, primero se evaluará si la solicitud cumple con todos los requisitos formales, para posteriormente evaluar si la marca solicitada cumple todos los requisitos para su registro.
La aceptación del registro será publicada en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, por tres veces, durante 15 días. Los gastos de esta publicación serán
soportados por el propietario de la marca. Durante los dos meses siguientes a la primera publicación, las personas que se opongan al registro podrán objetar la solicitud.
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Una vez que la marca sea inscrita, en el plazo de treinta días se le otorgará al titular
un certificado con los datos registrados.
Las marcas registradas tendrán una vigencia de diez años a partir de la fecha de su
inscripción. Podrán renovarse indefinidamente, por periodos sucesivos de diez años.
La renovación deberá realizarse en el Registro, en el año anterior a la fecha de vencimiento o hasta seis meses después de la fecha de vencimiento, en cuyo caso deberá
pagarse un recargo, además de la tasa establecida.
El registro de la marca concede el derecho de actuar contra terceros por reproducir o
aplicar el signo distintivo o uno semejante sobre los productos registrados, suprimir o
modificar la marca con fines comerciales, fabricar etiquetas, envases y embalajes que
reproduzcan o contengan la marca, usar un signo idéntico o semejante que pueda
causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o cualquier
otro acto que afecte a los derechos del titular de la marca.
Los titulares podrán conceder licencia para usar la marca, sin necesidad de registro.
En caso de falta de contrato registrado, el licenciatario tendrá derecho a usar la marca sobre toda la vigencia del registro y sus renovaciones y no podrá ceder a su vez la
licencia. Además, el licenciante podrá conceder otras licencias en el país y usar por sí
mismo la marca.
El titular de la marca perderá su derecho si no utiliza la marca en El Salvador por un
plazo de cinco años desde la fecha de registro, salvo que esta falta de uso sea por
motivos justificados. Para aplicar este concepto, se considera que una marca registrada se encuentra en uso cunado los productos o servicios han sido puestos en el
comercio y se encuentran disponibles en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, así como si lo productos son utilizados para la exportación.
Nombres comerciales
o El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso público en el comercio, y únicamente en relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica. Las empresas con más de un establecimiento
podrán identificarlos todos con un mismo nombre comercial. Este nombre no podrá
ser contrario a la moral o al orden público, ni podrá generar confusión en el mercado.
o El derecho a uso exclusivo de un nombre comercial para determinado comercio se
extinguirá con de la empresa o del establecimiento que lo utilizaba.
o Se podrá registrar el nombre comercial, con duración indefinida, y siguiendo los procedimientos de registro de las marcas.
o El nombre comercial sólo puede transferirse con la empresa o establecimiento.
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•
Indicaciones geográficas
geográficas
o La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en el país
nace de su inscripción en el registro.
o El Estado de El Salvador será el titular de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen nacionales. La titularidad de las denominaciones e indicaciones extranjeras que se registren en el país será determinada por lo establecido en la ley
propia del país de procedencia.
Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades competentes extranjeras, podrán solicitar el registro de denominaciones de origen o indicaciones geográficas extranjeras, siempre que éstas estén protegidas en el país de
origen.
No se podrán registrar como tales las que no se ajusten a la definición de indicación
geográfica o de denominación de origen, las que sean contrarias a las buenas costumbres, moral u orden público, o pudieran inducir al público a error, las que sean
comunes o genéricas, por ser percibida como tal por el público y los conocedores del
producto y las que sean idénticas o similares a otras ya existentes.
Para registrar cualquier indicación geográfica o denominación de origen, será necesario cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 69 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos.
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En el caso de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen extranjeras, los operadores establecidos en la zona de origen delimitada tendrán derecho a
utilizar el nombre, siempre que el producto cumpla con las especificaciones correspondientes y se someta a los sistemas de control emitidos por las entidades públicas
o privadas del país de origen que las administran.
La duración de este registro será indefinida y estará determinada por la subsistencia
de las condiciones que la motivaron.
La autorización de uso, que deberá ser solidada al órgano de administración, tendrá
un plazo de vigencia de diez años y podrá renovarse por periodos igual.
Toda solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen se
acompañará de un reglamento de uso y administración que indique tanto los requisitos de los productores, fabricante y artesanos, como sus derechos y obligaciones,
productos a los que se aplica, cualidades y características esenciales de esos productos y mecanismos de control.
Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen no podrán usarse en el
comercio en relación con un producto o servicio, cuando tal indicación sea falsa o
engañosa respecto al origen o medio geográfico del producto o servicio, o cuando su
uso pueda dar lugar a la confusión del público con respecto al origen o procedencia.
Tampoco se permitirá la utilización en comercio cuando se utilice la indicación geográfica acompañada de expresiones como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otros
análogos.
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La Ley recoge, además, las acciones y sanciones para las infracciones de los derechos. Sin
perjuicio de las acciones penales correspondientes, el titular de un derecho protegido en virtud de esta ley podrá entablar acción civil ante el tribunal judicial competente contra cualquier persona que infrinja sus derechos o que realice actos que manifiesten evidentemente la
inminencia de una infracción.
En los casos de infracción, conforme a la ley, se podrán ordenar una o varias de las siguientes medidas:
•
El secuestro de los productos infractores, incluyendo los envases, embalajes, material impreso y publicidad, instrumentos y materiales que sirvieran para realizar la infracción y la evidencia documental relevante de la infracción.
• Prohibición de la importación, exportación o tránsito de los productos, de los materiales o medios detallados en el aparado anterior.
• Destrucción de los productos objeto de la infracción
• Destrucción de los materiales e implementos utilizados para la fabricación o creación
de los bienes infractores, sin compensación alguna para le infractor.
• Cesación de los actos que constituyen la infracción.
• Indemnización de daños y perjuicios sufridos.
• Publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas,
a consta del infractor.
Los bienes confiscados podrán donarse con fines de caridad, en los casos que el tribunal
competente considere apropiados, previa remoción de la marca y signos distintivos que
permitían identificar los productos con las marcas registradas.
La indemnización por daños y perjuicios se calculará en función de alguno de los siguientes
criterios, a elección del perjudicado:
•
En base a los daños ocasionados al titular del derecho como resultado de la infracción.
• En base a los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente,
de no haber tenido lugar la infracción. Para ello, el tribunal deberá considerar, entre
otros, el valor del bien o servicio, con base al precio sugerido o a cualquier otra medida legítima de valor que presente le titular del derecho.
• En base al precio o regalía que el infractor habría pagado al titulad del derecho si le
hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial
del objeto y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
Adicionalmente, el infractor deberá pagar al titular del derecho las ganancias atribuibles a la
infracción y que no hayan sido consideras al calcular el monto de los daños en los apartados
anteriores, así como los costos y honorarios procedentes.
Ante una acción por infracción de derechos de registro, se podrá pedir al tribunal que ordene
medidas precautorias con el objeto de impedir la infracción o evitar sus consecuencias. Podrán ser, entre otras, la cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción, el secuestro con inventario, descripción o depósito de los productos y materiales, la suspensión
de la importación, exportación o tránsito de productos, materiales e instrumentos, etc.
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Los decomisos en las fronteras se llevarán a cabo por las Autoridades de aduanas en el
momento de la importación, exportación o tránsito.
Cualquier autoridad competente o persona interesada y en particular los productores, fabricantes y consumidores, podrán actuar, individual o conjuntamente, para el cumplimiento de
los artículos de indicaciones geográficas.
Esta reforma se publicó en el Diario Oficial de la Republica de El Salvador con fecha 6 de
mayo de 2013, en el tomo Nº 399, como Decreto No. 358, y entró en vigor ocho días después de su publicación.
Ley: http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2002/07-julio/08-07-2002.pdf
Reforma: http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2013/05-mayo/06-05-2013.pdf
Glosario de términos
términos utilizados en la Ley
•
Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de
publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema, una indicación geográfica o
una denominación de origen.
•
Signos distintivo notoriamente reconocido: signo distintivo conocido por el sector
idóneo del público y los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a
un tercero, que ha adquirido la calidad reconocida por su uso en el país o la promoción.
•
Signo distintivo famoso: conocido por el público en general, en el país o fuera de él.
•
Marca: cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes y
servicios de una persona de los de otra, por considerarse suficientemente distintivo o
susceptible de identificar los bienes y servicios da los que se apliquen de los demás
de su misma clase.
•
Marca colectiva: marca cuyo titular es una persona jurídica, que agrupa a varias personas autorizadas a utilizar la marca.
•
Marca de certificación: marca que se aplica a los productos y servicios cuya calidad y
otras características han sido controladas y certificadas por el titulas de la marca.
•
Expresión o señal de publicidad comercial: toda palabra, leyenda, anuncio, lema, frase, diseño o cualquier otro medio similar, original y característico que se emplee con
el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos.
•
Nombre comercial: signo denominativo o mixto con el que se identifica y se distingue
a una empresa o a sus establecimientos.
•
Emblema: Un signo figurativo, simbólico o alegórico que identifica y distingue a una
empresa o a sus establecimientos.
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•
Indicación geográfica: todo nombre geográfico, designación, imagen o signo que
identifica o evoca un buen originario de un país específico, un grupo de países, una
región, localidad o lugar determinado, cuando una calidad específica, reputación o
cualquier otra característica del bien es especialmente atribuible a su origen geográfico.
•
Denominación de origen: ubicación geográfica constituida por la denominación de un
país, una región o un lugar determinado, usada para designar un producto originario
de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusivamente o esencialmente al medio geográfico en el que se produce, incluidos los factores humanos y
naturales del medio. También se considera una denominación que, sin ser la del país,
región o lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada y se usa para
productos originarios de tal área.
•
Convenio de París: Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial suscrito en
1883 y revisado en 1967 y 1979.
•
Registro: Registro de la Propiedad Intelectual.
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