Tomo I Propiedad Intelectual Agotamiento de derechos VF

TOMO I
AGOTAMIENTO DE DERECHOS
2
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRATADOS SUSCRITOS
POR COLOMBIA: EFECTOS JURÍDICOS
TOMO I
“AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL”
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN
SUBDIRECCIÓN DE EXPORTACIONES
Autor: Nancy Esperanza Montaña Molina
Profesional Especializado Subdirección de Exportaciones
Bogotá D.C., Junio de 2014
2
3
RESUMEN
La propiedad intelectual cubre distintas categorías de derechos y comprende
instrumentos legales que protegen las creaciones del intelecto o de objetos
vinculados a una actividad creativa. Los derechos de propiedad intelectual
protegen a los titulares de los mismos, restringiendo a terceros la apropiación,
utilización, aprovechamiento económico y transacción en el mercado de los
objetos sobre los que recaen.
En el presente escrito se presenta un análisis de los efectos jurídicos de los
aspectos relacionados con el Agotamiento de los Derechos de Propiedad
Intelectual en algunas de las legislaciones de los países con los que Colombia ha
suscrito Acuerdos comerciales.
PALABRAS CLAVES
Derechos de Propiedad Intelectual, Acuerdos Comerciales, Agotamiento de los
Derechos, Importaciones Paralelas
3
4
ABSTRACT
Intellectual property covers different categories of rights and includes legal
instruments to protect intellectual creations or the production of objects linked to
creative activities.
The Intellectual Property Rights protect their holders by restricting to others the
appropriation, use, economic exploitation and commercial transactions of such
objects or creations.
In the following paper is presented an analysis of the legal effects of Rights
Exhaustion and Parallel Importation contained in the legislation of some countries
than have signed Free Trade Agreements with Colombia.
KEY WORDS
Intellectual Property Rights, Free Trade Agreements, Rights Exhaustion, Parallel
Importation
4
5
PRÓLOGO
El presente documento forma parte de las acciones que adelanta la Administración
Distrital, en el marco de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo 2012 – 2016 Bogotá
Humana, dirigidas a formular una agenda para la productividad y competitividad
con miras a la promoción del comercio internacional, y a diseñar un conjunto de
estrategias encaminadas a afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades
de los TLC suscritos por el país.
En cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Secretaría ejecuta el proyecto
prioritario Bogotá productiva y competitiva en la economía internacional
mediante el cual se busca identificar al menos tres efectos jurídicos en cada
acuerdo internacional de comercio vigente.
A continuación presentamos un análisis sobre efectos jurídicos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relativos al Agotamiento de los Derechos contenidos en los
Acuerdos suscritos por Colombia con Estados Unidos, la Unión Europea y las
Decisiones de la CAN.
5
6
CONTENIDO
RESUMEN ......................................................................................................................................... 3
ABSTRACT ....................................................................................................................................... 4
PRÓLOGO......................................................................................................................................... 5
CONTENIDO ..................................................................................................................................... 6
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 7
AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL .......................... 12
CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 21
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................... 23
6
7
INTRODUCCIÓN
En el marco del proceso de integración mundial de mercados, el panorama jurídico
internacional se va construyendo a través de una serie de acuerdos y tratados
económicos y financieros, multilaterales, regionales y bilaterales que constituyen la
normatividad aplicable en diferentes áreas del derecho internacional.
Los Tratados de Libre Comercio – TLC – constituyen una parte significativa de ese
panorama jurídico, siendo suscritos con el fin ampliar el mercado de bienes y
servicios de los países. “La estructura de los TLC es bastante similar: Por una
parte, contienen varios capítulos dedicados a la desgravación arancelaria, las
disciplinas comerciales, la inversión extranjera y los servicios financieros. Por la
otra, incorporan un conjunto de temas novedosos para este tipo de convenios
tales como la contratación pública, los aspectos normativos en materia de
telecomunicaciones, la política de competencia, los derechos de propiedad
intelectual y las obligaciones en materia de transparencia, así como artículos
sobre cuestiones laborales y medioambientales. Finalmente, pero no menos
importante, contienen un capítulo sobre mecanismos de solución de
controversias.”1 (subrayado fuera del texto).
Como se puede observar, los TLC se ocupan de distintas materias relacionadas
con el comercio, entre las cuales encontramos la concerniente a los derechos de
propiedad intelectual, que en las últimas décadas se ha convertido en uno de los
principales temas en las relaciones comerciales internacionales. Ahora bien, ¿a
qué se debe esta relevancia? Teniendo en cuenta que la propiedad intelectual
guarda directa relación con las creaciones de la mente (invenciones, obras
literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes y dibujos y modelos) utilizadas
en el comercio “la respuesta parece ser sencilla. Hoy la negociación de casi todo
bien corporal tiene detrás la negociación de bienes incorporales integrados a
dichos bienes corporales. Estos bienes incorporales son entendidos jurídicamente
como derechos que autorizan la producción, explotación, distribución o cualquier
otra práctica comercial del conocimiento y la información adquirida, desarrollada o
descubierta por una persona natural o jurídica. Esto conlleva a que la información
y el conocimiento desarrollado por personas naturales o jurídicas, entendidos
1
Díaz, Álvaro (2008). América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre
comercio. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). p. 91
7
8
como innovaciones o ideas, se institucionalicen como bienes incorporales que son
protegidos jurídicamente por una institución llamada propiedad intelectual.” 2
Por otra parte, también se suscriben otro tipo de Acuerdos: algunos meramente de
carácter comercial y otros de articulación política, económica y de cooperación
regional.
Colombia no ha sido ajena a la tendencia mundial, ha suscrito 18 Acuerdos con
implicaciones comerciales (relacionados en la Tabla 1) que contienen normas
referentes a derechos relacionados con la propiedad intelectual, no sin desconocer
que en esta materia el país también ha adherido al Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial, la Convención de Berna para la protección
de las obras literarias y artísticas, la Convención de Fonogramas y el Tratado de
Trabajo Audiovisual. De igual manera, como miembro de la Organización Mundial
del Comercio – OMC – debe dar aplicación3 al Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC -.
Tabla 1. Acuerdos con implicaciones comerciales suscritos por Colombia
País
AELC
Alianza del
Pacífico
Título del Acuerdo
Estado del Acuerdo
Acuerdo de Libre Comercio entre la República
de Colombia y los Estados AELC (EFTA).
Suscrito en noviembre de
2008.
Vigente con Suiza y
Liechtenstein desde julio de
2011.
Pendiente ratificación con
Islandia y Noruega.
Acuerdo Alianza del Pacífico - mecanismo de
articulación política, económica y de
cooperación e integración entre Chile,
Colombia, México y Perú
Establecido en abril de 2011 y
constituido formal y
jurídicamente el 6 de junio de
2012, con la suscripción del
Acuerdo Marco de la Alianza
del Pacífico. La ley aprobatoria
del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico fue
2
Márquez Escobar, Carlos Pablo (2005). Tratados Multilaterales y su Incidencia en la Protección de la
Propiedad Intelectual. Bogotá: Universidad Javeriana. p. 178. Recuperado el 11 de marzo de 2014 en
http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/international_law/revista_5/6.pdf
3
Todos los Acuerdos de la OMC, con excepción de un par de acuerdos “plurilaterales” (Comercio de
aeronaves civiles y Contratación pública) se aplican a todos los Miembros de la OMC. Cada Miembro ha
aceptado todos los Acuerdos, en su conjunto, con una sola firma, por lo que en la jerga de la OMC se dice
que constituyen un “todo único”. Para ampliar información revisar página Web de la OMC
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/tripfq_s.htm#Who'sSigned
8
9
aprobada por el Congreso de
la República el pasado 14 de
mayo. Resta la sanción
presidencial y que sea remitida
a la Corte Constitucional para
su revisión de
constitucionalidad. Una vez la
Corte la declare exequible
podrá ser ratificada por el
Presidente de la República,
con miras a la entrada en vigor
del Acuerdo Marco.
CAN
La Comunidad Andina es una organización
subregional con personería jurídica
internacional integrada por Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú. Chile y los Estados parte del
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay) ostentan la calidad de Miembros
Asociados.
El Acuerdo de Cartagena, dio
nacimiento al Grupo Andino,
comenzó a delinearse desde
1966 con la Declaración de
Bogotá y entró en vigencia el
16 de octubre de 1969 cuando
el Comité permanente de la
ALALC obtuvo la ratificación
oficial del Gobierno de Perú,
después de la de los
Gobiernos de Colombia y
Chile. En noviembre de 1969,
Ecuador y Bolivia lo ratificaron
y en 1973 Venezuela adhirió.
Chile se retiró en 1976. En
marzo de 1996 se suscribe el
protocolo de Trujillo con el cual
se crea la Comunidad Andina.
Canadá
Acuerdo de Libre Comercio entre la República
de Colombia y Canadá.
Vigente desde Agosto de 2011
CARICOM
Chile
Acuerdo de Alcance Parcial No. 31 sobre
Comercio y Cooperación Económica y Técnica
entre Colombia y los 12 países miembros de
CARICOM (Trinidad y Tobago, Jamaica,
Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice,
Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas).
Acuerdo de Libre Comercio entre la República
de Colombia y la República de Chile Protocolo adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el
Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del
6 de diciembre de 1993, suscrito en Santiago,
Chile, el 27 de noviembre de 2006.
9
Suscrito en el marco del
artículo 25 de la ALADI
(Asociación Latinoamericana
de Integración), el cual se firmó
en Cartagena el 24 de julio de
1994. Vigente desde el 1 de
enero de 1995.
Vigente desde Mayo de 2009
10
Corea
Acuerdo de Libre Comercio entre la República
de Colombia y la República de Corea.
Suscrito el 21 de febrero de
2013.
Costa Rica
Acuerdo de Libre Comercio entre la República
de Colombia y la República de Costa Rica.
Suscrito el 23 de mayo de
2013
Cuba
Acuerdo de Complementación Económica No.
49 bajo el marco de la ALADI
Vigente desde julio de 2001
Estados
Unidos
Acuerdo de promoción comercial entre las
Repúblicas de Colombia y los Estados Unidos
de América, suscrito en Washington el 22 de
noviembre de 2006.
Vigente desde Mayo de 2012
Israel
Tratado de Libre Comercio entre la República
de Colombia y el Estado de Israel.
Mercosur
Acuerdo de Complementación Económica No.
59 CAN - MERCOSUR
Suscrito el 30 de septiembre
de 2013
Vigente desde febrero de 2005
excepto para Paraguay que
entró en vigencia en abril de
2005
TLC vigente desde 1995
México
Tratado de Libre Comercio entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República de Colombia.
Nicaragua
Acuerdo de Alcance Parcial No. 6 bajo el
marco de la ALADI
Vigente desde septiembre de
1985
Panamá
Acuerdo de Libre Comercio entre la República
de Colombia y la República de Panamá
Suscrito el 20 de septiembre
de 2013
10
Protocolo Modificatorio en
2011
11
Vigente para Guatemala desde
Noviembre de 2009
Triángulo
Norte
Tratado de Libre Comercio entre la República
de Colombia y las Repúblicas de el Salvador,
Guatemala y Honduras.
Vigente para El Salvador
desde Febrero de 2010
Vigente para Honduras desde
Marzo de 2010
Unión
Europea
Venezuela
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea (y
sus Miembros) y Colombia y Perú.
Suscrito el 26 de junio de
2012. Aplicación provisional a
partir del 1 de agosto de 2013
Vigente desde el 19 de octubre
de 2012
Acuerdo de Alcance Parcial
Elaboración: SDDE – SDE
En el presente escrito se presenta un análisis de los efectos jurídicos de aspectos
relacionados con el Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual en
algunos de los países con los que Colombia ha suscrito Acuerdos comerciales.
11
12
AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El tema del Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual cobra
importancia para los empresarios al momento de elaborar sus estrategias de
comercialización internacional, ya que es importante que tengan en cuenta si sus
productos protegidos por Propiedad Intelectual pueden ser revendidos en otro
mercado con o sin su consentimiento, si al importar productos puede introducirlos
al mercado nacional sin inconveniente alguno, o si su interés es comercializar
bienes de otros productores en terceros países conocer cómo están cubiertos
estos por los derechos de propiedad intelectual. Para un industrial nacional que
exporta sus productos hacia Estados Unidos o Europa es necesario saber cómo
se maneja el tema en nuestro país y en los países hacia los cuales exporta.
Ante estos cuestionamientos es necesario revisar los alcances de los derechos de
propiedad intelectual en el mercado global, por lo que a continuación se analiza la
manera como ha sido considerado el tema en algunos de los países con los que
Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales.
Los derechos de Propiedad Intelectual conceden a sus titulares una serie de
prerrogativas, entre las que se encuentra la posibilidad de ejercer su derecho de
manera exclusiva en relación con las demás personas presentes en el mercado.
Potestad, que como todos los derechos, no es absoluta, esta ha sido atenuada por
diversos instrumentos que tienen como finalidad evitar el ejercicio abusivo de un
derecho. “En efecto, desde el origen del derecho de propiedad intelectual se
pensó en la necesidad que tiene la sociedad de poder disponer en algún momento
o de alguna manera de los bienes que este derecho protege y es por esta razón
por lo que desde el comienzo se adoptó una serie de principios y condiciones
destinados a limitar el alcance de la mencionada “exclusividad”. Dentro de esos
límites se deben mencionar, principalmente, el principio de territorialidad y el
carácter temporal de la vigencia de los derechos de propiedad intelectual. El
principio de la territorialidad indica que un derecho de propiedad intelectual se
puede ejercer únicamente dentro de unos límites territoriales definidos
(normalmente aquellos del Estado que ha otorgado o reconocido el derecho) y el
carácter temporal implica que todo derecho de propiedad intelectual tiene una
vigencia temporal definida (que puede variar en función del derecho de que se
12
13
trate), lo que trae como consecuencia que los derechos de propiedad intelectual
no se puedan ejercer de manera perpetua.”4
Uno de los instrumentos de limitación es el agotamiento de los derechos de
propiedad intelectual, el cual “marca el punto en donde el titular del derecho de
propiedad intelectual pierde su control sobre el producto objeto de ese derecho;
dicho de otra manera, el agotamiento es la pérdida del derecho del titular después
de haber puesto de forma lícita su mercancía en las corrientes comerciales en
determinado lugar. Por consiguiente, el debate se da sobre el lugar en donde se
pierde ese derecho. (…)”5
“El agotamiento del derecho de propiedad intelectual significa que el derecho
exclusivo del que goza un titular de un derecho de propiedad intelectual termina en
el momento en que él introduce (o permite introducir) en el comercio productos o
bienes que están protegidos por dicho derecho. Con la primera comercialización el
derecho de propiedad intelectual “se agota” de manera tal que los productos
introducidos en el mercado podrán ser objeto de posteriores actos de
comercialización sobre los cuales el titular original no podrá ejercer ningún control.
Es decir que una vez agotado el derecho de propiedad intelectual su titular no
podrá continuar ejerciendo ninguna de las prerrogativas originales derivadas de su
exclusividad”.6
El tema del agotamiento del derecho cobra importancia cuando se trata de
comercio internacional de bienes o productos que contienen derechos de
propiedad intelectual, ya que puede ocurrir que los costos de producción de un
mismo bien en dos países diferentes puedan tener precios diferentes, lo que
puede motivar a intermediarios a comprarlos en aquellos países donde se
consiguen a bajo precio para venderlos luego en aquellos países en donde se
venden a precio elevado, entrando en competencia con los productos similares
que circulan por los circuitos oficiales de comercialización nacionales. Este
fenómeno es el que se conoce como de importaciones paralelas.7
4
Castro García, Juan David (2009). El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. Revista La
Propiedad Inmaterial No. 13. p. 254. Recuperado el 30 de abril de 2014 en
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=propin&page=article&op=view&path%5B%5D=463.
5
Madrid B., Luis Ángel (2005). Importaciones paralelas (Agotamiento de los Derecho de Propiedad
Intelectual). (Paper). Recuperado el 31 de marzo de 2014 en
http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tlc_importaciones%20paralelas.htm
6
Castro García, Juan David. Ob. cit., p. 256.
7
Castro García, Juan David. Ob. cit., p. 258.
13
14
El término importación paralela se refiere a bienes producidos y vendidos
legalmente, y posteriormente exportados.8 Se caracterizan por llevarse a cabo por
comerciantes que no han sido autorizados por el titular del derecho, pero versan
sobre productos lícitos. Por tanto, una importación paralela es la importación de un
bien o servicio para el cual se ha agotado el derecho de propiedad intelectual.
Si bien a nivel mundial existe un consenso en el concepto del agotamiento de los
derechos, no lo hay en cuanto a las condiciones en que este opera, ya que se ha
entendido que existen tres posibilidades: el agotamiento nacional o territorial, el
regional y el internacional.
“El agotamiento nacional consiste en que los derechos exclusivos otorgados a un
producto protegido por un derecho de propiedad intelectual se agotan cuando el
producto es puesto en circulación en el mercado nacional con autorización de su
titular. Como resultado de la compra, el comprador adquiere el derecho de utilizar
libremente el bien.
Lo anterior significa que si el objeto se comercializa en el extranjero sus derechos
en el país no se agotan y que, en consecuencia, la importación en el país de
bienes legítimos procedentes de terceros estados necesitará la autorización del
titular de los derechos.”9
Por el contrario, “el agotamiento internacional de los derechos de propiedad
intelectual indica que cuando un producto o servicio es comercializado en
cualquier parte del mundo el derecho de propiedad intelectual se agotará y el
producto o servicio serán de libre comercio y reventa en el país que ha optado por
esta forma de agotamiento.” 10
El agotamiento regional o comunitario “es un mecanismo utilizado en la
Comunidad Europea que indica que una vez que el titular de un derecho de
propiedad intelectual ha puesto mercancías en cualquier parte del mercado común
europeo pierde el derecho de controlar los sucesivos intercambios de los
8
“The term “parallel importation” refers to goods produced and sold legally, and subsequently exported.”
Heath, Christopher (1999). Parallel Imports and International Trade. Documento ATRIP/GVA/99/6
presentado en la Reunión Anual de la Asociación Internacional para el Progreso de la Enseñanza y la
Investigación de la Propiedad Intelectual (ATRIP) en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual - OMPI, en Ginebra del 7 a 9 de julio de 1999. Recuperado el 2 de mayo de 2014 en
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/atrip_gva_99/atrip_gva_99_6.pdf
9
Castro García, Juan David. Ob. cit., p. 260.
10
Castro García, Juan David. Ob. cit., p. 262.
14
15
productos cobijados por el derecho. Así, por ejemplo, él no podrá intervenir en la
elección de los territorios en los que se van a vender los productos ni de las
personas a quienes se les van a vender ni tampoco de los precios a los cuales
ellos deberán ser vendidos.”11
De manera tal que en los dos extremos se pueden ubicar las dos corrientes: “una,
partidaria del agotamiento internacional, sostiene que la segmentación de
mercados, propia del agotamiento territorial, es contraria al libre comercio y que
éste no es otra cosa que una barrera no arancelaria, auspiciada irónicamente por
los países industrializados, quienes en otras circunstancias se proclaman
defensores del libre mercado de bienes y servicios. Adicionalmente, la
discriminación ajena a la prohibición de las importaciones paralelas propiciaría
abusos y practicas predatorias por parte de los titulares de los derechos de
propiedad intelectual (por lo general ubicados en economías industrializadas)
especialmente en los países en desarrollo, en donde la presencia de bienes
competidores es una imperiosa necesidad.
La otra corriente sostiene las bondades del agotamiento territorial, toda vez que la
segmentación permitiría bajar los precios de una mercancía en un país pobre
(atendiendo los bajos ingresos de la población), sin que exista el riesgo de la
reventa en mercados de mayor afluencia económica.”12
En medio de las divergencias existentes, en la negociación del Acuerdo sobre los
Asuntos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
OMC la solución fue “estar de acuerdo en el desacuerdo”, tal y como quedó
consagrado en su artículo 6, del que se desprende que cada país miembro de la
OMC puede aplicar el régimen de agotamiento que considere sin que ello sea
causal de acción por incumplimiento de la norma multilateral.
Estados Unidos de América13 aplica el régimen de agotamiento nacional de los
derechos de propiedad intelectual, que es la versión más rigurosa de esta figura,
consistente en que el titular agota su derecho únicamente en el país en donde se
pone su mercancía en el comercio, lo que indica que no puede impedir que dentro
del territorio nacional esa mercancía pueda ser comercializada por cualquier otro
11
Castro García, Juan David. Ob. cit., p. 261.
Madrid B., Luis Ángel (2005). Ob. cit.
13
Colombia suscribió Acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos de América el 22 de
noviembre de 2006, el cual entró en vigencia desde Mayo de 2012.
12
15
16
distribuidor sin más limitaciones que las que imponen las normas de competencia
desleal.
No ocurre lo mismo cuando la mercancía es puesta en el comercio de otro país y
una tercera persona intenta importarla a Estados Unidos, ya que se entiende que
los derechos de propiedad intelectual no se han agotado fuera del territorio
nacional. En este caso el titular puede impedir el ingreso de esa mercancía a su
territorio, toda vez que su derecho no se ha agotado en el segundo país, por lo
que la importación a Estados Unidos de bienes legítimos procedentes de terceros
estados necesitará la autorización del titular de los derechos.
Este régimen del agotamiento nacional, al ser el más restrictivo desde la
perspectiva de la libre circulación de mercancías, permite al productor la práctica
de la “segmentación de mercados”, consistente en la posibilidad de fijar precios
diferentes en distintos países para el mismo producto, por ejemplo estableciendo
precios bajos en economías pobres y más altos en economías ricas.
Por otra parte, la Unión Europea14 acoge la tesis del agotamiento regional de los
derechos de propiedad intelectual, el cual es similar al nacional en el sentido en
que el titular no puede impedir que las mercancías circulen por la región de que se
trate una vez él haya autorizado su comercialización en ese espacio geográfico,
esto es el territorio conformado por los países que forman parte de la Unión
Europea15, pero sí tiene la facultad de prevenir su ingreso a la región cuando la
puesta en el comercio se haya hecho por fuera de la región.
La construcción de la doctrina del agotamiento regional de los derechos en la
Unión Europea (UE) comenzó a esbozarse en 1964, con la decisión del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJCE) en el caso CONSTEN y GRUNDIG,
cuando al analizar el asunto donde un fabricante de artículos electrónicos intentó
evitar que sus productos fueran vendidos en todos los países de la UE invocando
derechos paralelos en cada uno de ellos, el TJCE expuso que si permite que el
titular de un derecho de propiedad intelectual mantenga el control permanente
sobre la comercialización de un producto en la región conformada por los países
14
Colombia y Perú suscribieron Acuerdo Comercial con la Unión Europea (y sus Miembros) el 26 de junio de
2012, el cual entró en aplicación provisional a partir del 1 de agosto de 2013.
15
Son 28 los países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y
Suecia.
16
17
miembros de la UE, el propósito de integración del mercado europeo no se podría
cumplir al impedir el libre movimiento de mercancías.
Hasta ese momento no se había hecho antes una manifestación legislativa de la
UE en relación con el agotamiento del derecho, e incluso países como Austria,
Holanda y Alemania aplicaban la teoría del agotamiento internacional.
La primera directiva sobre marcas en la UE que se expidió en 1988 no daba
claridad a los países miembros sobre la obligatoriedad de aplicar el sistema de
agotamiento comunitario de los derechos de propiedad intelectual; fue con la
decisión del TJCE en el caso SILHOUETTE INTERNATIONAL SCHMIED16, que
se despejaron las dudas al respecto, cuando el Tribunal se acogió al agotamiento
comunitario dentro del mercado común europeo, en los siguientes términos:
“(…) la Directiva no puede interpretarse en el sentido de que deja
a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho
nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca
respecto de productos comercializados en países terceros.
Por lo demás, esta interpretación es la única que puede alcanzar
plenamente la finalidad de la Directiva, que consiste en
salvaguardar el funcionamiento del mercado interior. En efecto, de
una situación en la que algunos Estados miembros podrían
establecer el agotamiento internacional mientras que otros sólo
preverían el agotamiento comunitario se derivarían obstáculos
ineluctables para la libre circulación de mercancías y la libre
prestación de servicios.”
Hoy en día, todos los países miembros de la Unión Europea deben aplicar el
agotamiento regional o comunitario de los derechos de propiedad intelectual,
según el cual “una vez que el titular de un derecho de propiedad intelectual ha
puesto mercancías en cualquier parte del mercado común europeo pierde el
16
SILHOUETTE INTERNATIONAL SCHMIED “se trató de un caso ocurrido en 1995 en donde un titular
austriaco de una marca de anteojos (Silhouette) quiso prohibir la importación en Austria de 2.1000
ejemplares de anteojos que habían sido vendidos a un intermediario en Bulgaria (que por entonces no hacía
parte del espacio económico europeo) quien luego las quiso importar en Austria sin el consentimiento del
titular del derecho. El lote de anteojos correspondía a unos anteojos pasados de moda y que habían sido
vendidos a la sociedad búlgara a bajo costo y con la condición que no fueran reexportados hacia Austria, sino
que fueran comercializados en el mercado de Bulgaria o en países de la Unión Soviética.”
Castro García, Juan David. Ob. cit., p. 262.
17
18
derecho de controlar los sucesivos intercambios de los productos cobijados por el
derecho.”17 De manera tal que el titular de un derecho no podrá intervenir en la
elección de los territorios en los que se van a vender los productos a través de la
figura de la segmentación de mercados, ni de las personas a quienes se les van a
vender, ni definir precios de venta diferenciados por país; así como tampoco se
podrán impedir las importaciones paralelas procedentes de otro estado miembro
de la Unión Europea.
Por otra parte, la Comunidad Andina de Naciones18 (CAN) ha adoptado el efecto
del agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual, mediante
el cual el titular pierde cualquier posibilidad de control o intervención sobre el
destino de la mercancía una vez la haya puesto en el comercio, lo que implica la
aceptación del ingreso de importaciones paralelas de bienes protegidos por la
propiedad industrial en cualquiera de los territorios de los países que conforman la
comunidad, lo que significa que una vez que el titular del derecho lo agota en otro
país, cualquier otra persona podrá comercializar los bienes en la CAN.
Esta forma de agotamiento de los derechos también implica que si el titular del
derecho desea oponerse a la importación de bienes podrá hacerlo, pero no sobre
la base de un derecho de propiedad intelectual (negándose a las importaciones
paralelas) sino a través de otras figuras jurídicas, por ejemplo, argumentando la
tutela de intereses como puede ser la protección de la salud pública.19 Por otra
parte, el titular tampoco pierde el derecho de prohibir a terceros que realicen actos
de uso de la marca que sean susceptibles perjudicar el valor de la marca o de
confundir al público consumidor sobre la verdadera procedencia del producto.
La Decisión Andina 486 consagró el mecanismo del agotamiento internacional de
los derechos de propiedad intelectual en los siguientes términos:
Artículo 158. El registro de una marca no dará el derecho de
impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un
producto protegido por dicho registro, después de que ese
producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país
por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del
17
Castro García, Juan David. Ob. cit., p. 261.
La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica internacional integrada por
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Acuerdo de Cartagena, que entró en vigencia el 16 de octubre de 1969,
dio nacimiento al Grupo Andino; en marzo de 1996 se suscribió el protocolo de Trujillo con el cual se crea la
Comunidad Andina.
19
Castro García, Juan David. Ob. cit., p. 263.
18
18
19
titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los
productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto
directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación,
alteración o deterioro.
A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos
personas están económicamente vinculadas cuando una pueda
ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia
decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la
marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre
ambas personas.
Como se puede observar, el agotamiento internacional adoptado por la CAN
implica que el titular del derecho que ha comercializado sus productos en
cualquier país del mundo, pierde el derecho de ejercer el control sobre los actos
posteriores de comercialización, lo que quiere decir que no podrá impedir la
importación paralela y la circulación en el mercado nacional de productos puestos
en el comercio lícitamente.
“En Colombia impera en todos los ámbitos de la propiedad intelectual la teoría del
agotamiento internacional o universal, permitiéndose por tanto las importaciones
paralelas de los bienes protegidos por tales derechos, no siendo la excepción las
obras amparadas por los derechos de autor y conexos.”20
Para finalizar podemos mencionar que los seguidores de la liberación de los
mercados consideran que el agotamiento internacional es aquel que puede facilitar
la promoción de la competencia y el establecimiento de precios bajos a favor de
los consumidores, señalando que el agotamiento nacional es contrario al libre
comercio y propicia abusos por parte de los titulares de derechos al poder
establecer precios diferenciados por países, clientes y limitar zonas de
comercialización.
De otra parte, quienes están a favor del agotamiento nacional o regional afirman
que el agotamiento internacional contraría uno de los principios fundamentales del
derecho de la propiedad industrial: el de la independencia de los derechos.
Manifestando que la existencia del agotamiento internacional impide que los
industriales con presencia en diversos países puedan adoptar políticas
20
Madrid B., Luis Ángel (2005). Ob. cit.
19
20
comerciales y una estrategia de mercados para sus productos a escala
internacional.21
El debate entre las dos corrientes es vigente y no se vislumbra una unificación de
posiciones, tanto así que en Acuerdo sobre los Asuntos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC la solución fue “estar de
acuerdo en el desacuerdo”, y aceptar que cada país determine la tesis a aplicar,
aclarando que no puede aplicar una clase de agotamiento a nacionales y otra a
extranjeros, sino que siempre debe aplicar la misma. Por esto resulta relevante
para los productores y comerciantes del distrito, interesados en exportar, conocer
la corriente que se aplica en los países en los que realizará actividades de
comercio. Así por ejemplo, Estados Unidos se acogió al agotamiento nacional, la
Unión Europea al regional o comunitario y los países de la CAN al internacional.
21
Castro García, Juan David. Ob. cit., p. 263.
20
21
CONCLUSIONES

El panorama jurídico del comercio internacional se va construyendo a través de
acuerdos y tratados económicos y financieros, multilaterales, regionales y
bilaterales que constituyen la normatividad aplicable, ocupándose de distintas
materias entre las cuales encontramos los derechos de propiedad intelectual, a
los que hoy en día se recurre para mejorar el clima de inversión y así atraer
inversión extranjera directa, la cual se presume portadora de financiamiento,
tecnología y acceso a los mercados internacionales.

Los derechos de propiedad intelectual son cruciales en las relaciones
internacionales debido a que la negociación de casi todo bien corporal implica
la negociación de bienes incorporales integrados a estos, como por ejemplo los
derechos que autorizan la producción, explotación, distribución o cualquier otra
práctica comercial del conocimiento y la información adquirida, desarrollada o
descubierta por una persona natural o jurídica; la información y el conocimiento
desarrollado, entendidos como innovaciones o ideas, se institucionalizan como
bienes incorporales protegidos jurídicamente por una institución denominada
propiedad intelectual.

Los derechos de Propiedad Intelectual conceden a sus titulares una serie de
prerrogativas, entre las que se encuentra la posibilidad de ejercer su derecho
de manera exclusiva en relación con las demás personas presentes en el
mercado. Potestad, que como todos los derechos, no es absoluta, esta ha sido
atenuada por diversos instrumentos que tienen como finalidad evitar el ejercicio
abusivo de un derecho. Uno de los instrumentos de limitación es el
agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, el cual marca el punto
en que el titular del derecho pierde su control sobre el producto objeto del
derecho de propiedad intelectual, el agotamiento es la pérdida del derecho del
titular después de haber puesto de forma lícita su mercancía en el comercio.

El tema del agotamiento del derecho cobra importancia cuando se trata de
comercio internacional de bienes o productos que contienen derechos de
propiedad intelectual, ya que puede ocurrir que los costos de producción de un
21
22
mismo bien en dos países diferentes puedan tener precios diferentes, lo que
puede motivar a intermediarios a comprarlos en aquellos países donde se
consiguen a bajo precio para venderlos luego en aquellos países en donde se
venden a precio elevado, entrando en competencia con los productos similares
que circulan por los circuitos oficiales de comercialización nacionales. Este
fenómeno es el que se conoce como de importaciones paralelas.

Existe un consenso en el concepto del agotamiento de los derechos, pero no lo
hay en cuanto a las condiciones en que este opera, ya que se ha entendido
que existen tres posibilidades: el agotamiento nacional o territorial, el regional y
el internacional.

El agotamiento nacional de los derechos de propiedad intelectual consiste en
que los derechos exclusivos otorgados a un producto protegido por un derecho
de propiedad intelectual se agotan cuando el producto es puesto en circulación
en el mercado nacional con autorización de su titular. Posición asumida por los
Estados Unidos. El agotamiento regional o comunitario es un mecanismo
utilizado en la Comunidad Europea que indica que una vez que el titular de un
derecho de propiedad intelectual ha puesto mercancías en cualquier parte del
mercado común europeo pierde el derecho de controlar los sucesivos
intercambios de los productos cobijados por el derecho.

El agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual indica
que cuando un producto o servicio es comercializado en cualquier parte del
mundo el derecho de propiedad intelectual se agotará y el producto o servicio
serán de libre comercio y reventa en el país que ha optado por esta forma de
agotamiento; concepto acogido por la CAN.
22
23
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