Concepto de marca

04/07/2016
PROHIBICIONES ABSOLUTAS AL
REGISTRO DE MARCAS
Angela Delgado
Ronald Gastello
Junio 2016
Concepto de marca
Todo signo capaz de identificar los productos o
servicios de una empresa y diferenciarlos de
los productos o servicios de los competidores
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04/07/2016
Principio de la inscripción registral
Sistema Constitutivo
Sistema adoptado por el Perú
La protección del signo abarca los productos
o servicios para los cuales el signo ha sido
registrado
Decisión 486
Artículo 154. El derecho al uso exclusivo de una
marca se adquirirá por el registro de la misma
ante la respectiva oficina nacional competente.
REQUISITOS LEGALES PARA QUE UN SIGNO
PUEDA REGISTRARSE COMO MARCA
– Aptitud Distintiva
– Susceptible de representación gráfica
4
2
04/07/2016
Marcas Denominativas
CALVIN KLEIN
JEANS
ADIDAS
ZAPATILLAS
REY
CIERRES
FANTA
GASEOSA
XEROX
FOTOCOPIA
DON VITORIO
FIDEOS
LEVIS
ROPA
FERRARI
AUTOS
SONY
ARTEFACTOS
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Marcas figurativas
6
3
04/07/2016
Marcas Mixtas
7
Marcas tridimensionales
Ejemplos de marcas en Colombia:
8
4
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9
Nombres de personas, imágenes, retratos
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5
04/07/2016
Marca Sonora
•
•
“La doctrina acepta con mayor posibilidad de receptar como registro
a las marcas auditivas o sonoras y se pone el ejemplo del rugido del
león de la Metro Goldwin Mayer, que puede registrarse a través del
pentagrama o notas musicales, y la relación entre marcas y
productos se asociaría cuando se escuche el slogan. “La marca
sonora”, Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, No 4, año
1995,
(…)Se ha definido a la marca sonora como “el signo perceptible por
el oído humano que cumple con la función de distinguir e identificar
un producto o servicio a través de la difusión por algún medio
idóneo”, agregando como características de este tipo de marcas la
sonoridad, originalidad o novedad, el carácter de llamativa y la fácil
difusión (Carlos Alberto Parra Satizabel Bogotá 1995, pág 125).”
PROCESO N°27-IP-95
Marcas Sonoras
Corneta de D¨ONOFRIO clase 30
(certificado No. P40309.
•
vez
•
El sonido de Intel clase 09
(certificado No. S126877)
representado en un
espectograma.
La melodía de colchones
PARAISO Clase 20 (certificado
P 135262) representada en un
pentagrama.
Marca Masterd Card
Combinación de tres notas musicales que realzan las dimensiones visual y verbal de la marca MasterCard., diseñada para ser
usada contextos interactivos y remotos como señal funcional de que una transacción se ha realizado en forma completa.
http://www.mastercardbrandcenter.com/espanol/moreabout/audible_bra
nd.shtml
12
6
04/07/2016
La exigencia de la representación gráfica de cierto tipo de marcas (olfativas o
gustativas) hace difícil su acceso registral, no así las sonoras que puedan
tener la representación por medio del pentagrama musical. (Marco Matias
Alemán, “Marcas”, Top Management, Bogotá, pág. 77).(PROCESO Nº 33-IP95)
Pentagrama melodía NOKIA TUNE.
LA RESPIRACIÓN DE DARTH VADER
Es una marca registrada en la Oficina de Patentes y
Marcas de Estados Unidos (USPTO) por Lucafilms en
el año 2009. Se trata de un sonido que dura 234
segundos. En la solicitud se describe este sonido como
“rítmica respiración humana mecánica creada por la
respiración a través de un regulador de tanque de
buceo”
En 2003 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
resolvió, en el asunto Nº C-283/01, que una marca sólo puede
consistir en un sonido representado gráficamente – por ejemplo,
mediante imágenes, líneas o caracteres – y que su representación
ha de ser clara, exacta, autónoma, fácilmente accesible, inteligible,
duradera y objetiva.
En los ámbitos de convergencia definidos recientemente en relación
con la representación y descripción de las marcas no tradicionales,
el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas,
Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) ha acordado
que “las oficinas podrán exigir que la representación de [las marcas
sonoras] consista en la notación musical en un pentagrama, en una
descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación
analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo
anterior.”(http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_000
3.html)
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¿Marcas Olfativas?
No se ha inscrito ninguna en Perú.
“El olor a hierba recién cortada”
Vennootschap onder Firma Senta Aromatic
Marketing
Pelotas de tenis.
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• Para obtener el registro de una marca olfativa el
solicitante ha de poder representar visualmente el
aroma del producto y, además, debe demostrar que el
aroma no es el producto mismo, sino únicamente su
signo. (…)El otro requisito que debe satisfacerse para
registrar una marca olfativa es que el olor no se derive
de la propia naturaleza del producto. (…)Ejemplo, con
las pelotas de tenis con olor a hierba recién cortada
fabricadas por una empresa holandesa, o con los
neumáticos con "un aroma o fragancia floral que
recuerda al de las rosas" y los dardos "con el olor acre
de la cerveza amarga" registrados en el Reino Unido.
(http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_
0003.html)
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PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Prohibición General
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo
anterior;
(…)
Artículo 134.A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. (…)
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04/07/2016
Prohibición General
Artículo 134.A efectos de este régimen
constituirá marca cualquier
signo que sea apto para
distinguir
productos
o
servicios en el mercado.
Podrán
registrarse
como
marcas
los
signos
susceptibles
de
representación gráfica. (…)
Artículo 135.No podrán registrarse como
marcas los signos que:
b) carezcan de distintividad;
Prohibición General
Artículo 134.A efectos de este régimen constituirá marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas
los signos susceptibles de representación gráfica. (…)
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04/07/2016
Ámbito Abstracto
• S/.
• CADA EDAD TIENE SU PROPIA NECESIDAD
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04/07/2016
Carentes de Distintividad
Artículo 135.- No podrán registrarse como
marcas los signos que:
(…)
b) carezcan de distintividad;
• La distintividad, es la capacidad que tiene un signo
para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado
los productos o servicios, haciendo posible que el
consumidor o usuario los seleccione. Es considerada
como característica esencial que debe reunir todo signo
para ser registrado como marca y constituye el
presupuesto indispensable para que ésta cumpla su
función principal de identificar e indicar el origen
empresarial y, en su caso incluso, la calidad del
producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o
asociación. (PROCESO 010-IP-2013)
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04/07/2016
Ámbito Concreto
Res.No. 2819-2009/TRI Indecopi
•
Clase 25
Solicitante: Ann Jacquelin Cussianov ich
Crosby
“El signo solicitado constituye la representación de un tejido con el que se puede
elaborar o decorar cualquiera de los productos que pretende distinguir el signo
solicitado, tales como zapatos, zapatillas, casacas, chompas, chalecos,
pantalones, gorras, sombreros, etc. En tal sentido, al analizar el signo solicitado,
se ha considerado que carece de elementos propios que le doten de una
suficiente fuerza distintiva, no pudiendo identificar un origen empresarial
determinado para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. “
Signos no distintivos
• ULTRA PLUS
(fuentes de plástico
para hornos)
• EMBELLECE TUS
PEINADOS (juegos,
juguetes)
• BABY-DRY (pañales)
• COMPANYLINE
(seguros y negocios
financieros)
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PERUANOS EXITOSOS
LE ESTAMOS PONIENDO EL ALMA
Clase 36
Clase 35
VENTA INSÓLITA
Clase 35
Clase 30
PERUANO COMO TU
CLASE 3
Clase 30
EXP. 12150-2009-0-1801-JR-CA-01
Exp. 5570-2011-0-1801-CA-14
Signos Genéricos
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los
signos que:
f) los signos que consistan exclusivamente en un signo
o indicación que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se trate
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• “Las expresiones
genéricas carecen de aptitud
distintiva, ya que, si bien conceptualizan a los productos
y servicios, no sirven para individualizarlos(…) pues por
la propia naturaleza este signo se refiere a un género de
cosas, mientras que la función de la marca es
especificar productos dentro de un género. (…) estos
signos deben ser de libre disposición en el mercado.”
CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. Derecho de Marcas. Madrid: Reus, 2007. Pág 47-48
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HELECHO
CARRO
SEMANARIO
INGENIERÍA
PUBLICIDAD
LABIAL
PIMIENTA
PC
Plantas
Autos
Revistas y textos impresos
Servicios de ingeniería
Servicios publicitarios
Cosméticos
Condimentos
Ordenadores
Bebidas no alcohólicas
(Res. 2443-2010 TPI Indecopi)
•
Café (Res. 1911-2010TPI-Indecopi)
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04/07/2016
Signos genéricos
• Exclusivamente por términos genéricos
HOTEL
• Si puede acceder a registro si hay elementos
adicionales distintivos
HOTEL LOS REYES
Signos genéricos
• Relacionado con los productos o servicios a
los que se aplica
No se puede registrar:
CLUB SOCIAL (Club centro de reuniones)
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04/07/2016
Se puede registrar Club Social para galletas
Signos genéricos
• ¿Para quienes tiene que ser genérico?
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Signos genéricos
• ¿Para quienes tiene que ser
genérico?
Signos genéricos
Términos extranjeros
• Si el significado es conocido por el consumidor.
• Si pesar que el significado no es conocido
generalmente, constituye un signo necesario
para los proveedores del sector
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Signos genéricos
TABLET
TABLE
SHOPPING CENTER
CHICKEN RESTAURANT
ON LINE
Signos genéricos
• Términos extranjeros
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04/07/2016
Signos genéricos
• Variaciones de genéricos
MEZA
OTELL
KONSULTORIO
Signos descriptivos
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los
signos que:
e) los signos que consistan exclusivamente en un signo o
indicación que pueda servir en el comercio para describir
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o
indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas
a esos productos o servicios
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04/07/2016
– la calidad
• Bueno, bonito, barato,
extra, superior, de
exportación, Gran
Reserva
Información relativa a:
– La procedencia
geográfica
• Producto peruano
– la cantidad
– la época de producción
– el destino
– Otros
características
informaciones
productos o
servicios
• Docena, Dos por Uno
• “Pa’l estomago”
– el valor
• “De colección”,
“Edición limitada”,
exclusivo
• 2001
datos,
o
de
los
de los
• “Desde 1950”, “hecho a
mano”
• Exclusivamente por términos descriptivos
Extra (arroz)
Gran Reserva (vinos)
ELLOS (ropa)
GIGANTE(preparaciones para blanquear) Res.
2472-2010/TPI Indecopi.
Sinmos-K (insecticidas) Exp. 07022-2011-0-1801-CA-09
SAZONARROZ(sazonador) Exp. 1740-2011-0-1801-JR-CA-07
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• Si puede acceder a registro si hay elementos
adicionales distintivos
Gran Reserva Tabernero
• ¿Para quienes tiene que ser descriptivo?
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04/07/2016
• Términos extranjeros
• Si el significado es conocido por el consumidor.
• Si pesar que el significado no es conocido
generalmente, constituye un signo necesario
para los proveedores del sector.
LIGHT (alimentos y bebidas)
EXPRESS (servicios)
SMALL (ropa)
AFTER SHAVE (lociones)
SKIN REPAIR (jabones) Exp. 03350-2013-0-5001-SUCI-01
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04/07/2016
• Términos extranjeros
• Variaciones de descriptivos
MEJOR
MEJORR
• MEJORDINDITINA: Evocativo (registrable)
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Formas usuales
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los
signos que:
g) consistan exclusivamente en formas usuales de los
productos o de sus envases, o en formas o
características impuestas por la naturaleza o la función
de dicho producto o del servicio de que se trate
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04/07/2016
“….aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los
envases o envoltorios de los productos.
Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan
en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público
consumidor (…) relaciona dichas formas (…)con el género de productos y no con una
especie determinada.
Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o
envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está
necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del
producto no permite que tenga otra forma. (…)
Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los
elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración
y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las
formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su
naturaleza misma las determina(. ..)
Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están
determinadas por la finalidad del producto. (…) Las formas ordinarias de dichos
productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz
sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal
la escritura manual.” (PROCESO 24-IP-2013)
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RESOLUCIÓN N°0115-2003/TPIINDECOPI
RESOLUCIÓN N°0180-2007/TPIINDECOPI
Ventaja funcional o técnica
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los
signos que:
d) No podrán registrarse como marcas los signos que
consistan exclusivamente en formas u otros elementos
que den una ventaja funcional o técnica al producto o al
servicio al cual se aplican
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04/07/2016
“ …la prohibición de registro relativa a las formas técnicas
necesarias tiene un doble fundamento. De un lado, impide
que a través del sistema de marcas se pueda obtener un
derecho de exclusiva sobre una creación industrial que,
por su naturaleza y características, cae en el ámbito del
sistema de patentes y modelos de utilidad soslayando(…)
requisitos sustantivos(novedad y altura inventiva)(…).De
otro lado, impide que a través del sistema de marcas se
pueda ganar para estas dones industriales una protección
indefinida en el tiempo”
MONTEAGUDO, Monteano. Los requisitos de validez de la marca Tridimensional. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo
23. Universidad Santiago de Compostela Marcial Pons, 2002. Pág.400-401.
La presencia de un caño otorga una
ventaja funcional al envase solicitado.
RESOLUCIÓN N°0266-2007/TPI-INDECOPI
Ondulaciones que permiten mejorar
su maniobrabilidad y agarre e
impiden que el envase resbale al
momento de transportarlo.
RESOLUCIÓN N°3258-2008/TPI-INDECOPI
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04/07/2016
Designación usual
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los
signos que:
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido
en una designación común o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la
usanza del país;
• Chela
Agachadito
– Cerveza
⬜
• Taco
Guachimán
– Billar
⬜
• Pucho
– Cigarro
Puesto de comida
⬜
Vigilante
(seguridad)
TELO
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Signos engañosos
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los
signos que:
i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en
particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el
modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud
para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
Margarina
• FRANCES
• SALUDABLE
Perfumes
Cigarrillos
• Figura de Uva
Aguardiente de caña
• ALGODÓN
Prendas de nylon
•ITALIANO
Prendas de vestir
• Figura de vaca
Para casacas sintéticas
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Color aisladamente considerado
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los
signos que:
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin
que se encuentre delimitado por una forma específica;
Signos contrarios a ley, la moral y el orden
público
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los
signos que:
No podrán registrarse como marcas los signos que
sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a
las buenas costumbres
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04/07/2016
La SIC de Colombia denegó…
La OEPM de España denegó…
LA OSTIA (prendas de vestir y bebidas alcohólicas)
TENTACIONES ARTESANAS SAN JODERSE
(alimentos)
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Caso
SARITA
COLONIA
CHILE
•Solicitud presentada para
distinguir Clubes Nocturnos
TEXTO
REFUNDIDO,
COORDINADO Y SISTEMATIZADO
DE LA LEY Nº 19.039, LEY DE
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
DE
CHILE
Artículo 20.- No podrán registrarse
como marcas:
k) Las contrarias al orden Público, a
la moral o a las buenas costumbres,
comprendidas en éstas los principios
de competencia leal y ética mercantil.
La OAMI denegó…
BIN LADEN
(diferentes productos)
SUDACA (bebidas alcohólicas)
COJONES (ropa)
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04/07/2016
DEL CARAJO
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04/07/2016
Signos que imiten escudos, emblemas,
banderas, denominaciones y otros.
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los
signos que:
m)
reproduzcan o imiten , sin permiso de las
autoridades competentes, bien sea como marcas, bien
como elementos de las referidas marcas, los escudos
de armas, banderas, emblemas, signos y punzones
oficiales de control y de garantía de los Estados y toda
imitación desde el punto de vista heráldico, así como
los escudos de armas, banderas y otros emblemas,
siglas o denominaciones de cualquier organización
internacional;
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04/07/2016
“la prohibición de registro establecida en el inciso m) del artículo 135 de la
Decisión 486 se encuentra referida no solo a la reproducción exacta de un
símbolo de estado, sino también a la imitación de los mismos; es decir, la
prohibición alcanza también a los signos que sin ser exactos a aquéllos tomen
algunos elementos que sean identificados como pertenecientes a ese Estado”
Res. 610-2015/TPI-INDECOPI
04975-2015-0-1801-JR-CA-23
Secondary Meaning
(art.135, último párrafo, Dec. 486)
• Distintividad Adquirida
• En los casos de falta de distintividad, signos
descriptivos, signos genéricos, signos usuales, color
aisladamente considerado, el signo podrá ser
registrado como marca si quien solicita el registro o
su
causante
lo
hubiere
estado
usando
constantemente en el País Miembro y, por efecto de
tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva
respecto de los productos o servicios a los cuales se
aplica.
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04/07/2016
Secondary Meaning
El Tribunal Andino en la interpretación judicial de los Procesos
92-IP-2004 y 127-IP-2007, ha señalado que es necesario para
que se considere que un signo descriptivo ha adquirido aptitud
distintiva que “se acredite que sector de los consumidores o
usuarios correspondientes del país miembro (en el presente
caso, Perú) en un numero importante, reconocen el signo
como distintivo del producto o del servicio de que se trate
y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y
calidad”.
• La interpretación judicial del Tribunal Andino señala que para
evaluar si un signo ha adquirido distintividad existen varios
elementos que deben ser analizados como:
- La cuota del mercado poseída por la marca.
– La intención de la marca.
– La extensión geográfica.
– Las inversiones hechas para promocionarla.
– La proporción de los sectores interesados que identifica
los productos atribuyéndole una procedencia determinada
gracias a la marca.
– Las declaraciones de Salas de Comercio e industria o de
otras asociaciones profesionales.
•
37
04/07/2016
Gracias.
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