La nueva ley federal de protección a la propiedad industrial

PATENTES Y FIGURAS ANÁLOGAS
En términos generales la LFPPI mantiene la misma estructura y principios que la LPI para la
protección de invenciones, mejorando algunos aspectos de trámite, alargando la vigencia de ciertas
figuras y haciendo precisiones conceptuales que también resultaban necesarias.
Respondiendo a obligaciones contraídas en el T-MEC, los cambios más importantes se
orientan a la materia farmacéutica, aun y cuando, en el texto de los preceptos, la redacción no se
orienta en lo particular a esa área de la innovación.
LEGITIMACIÓN Y CONCEPTO
La LFPPI sigue definiendo el derecho otorgado a los innovadores, en su artículo 36, como
aquel que tiene una persona física que realice una invención, modelo de utilidad, diseño industrial
o esquema de trazado de circuito integrado o su causahabiente, como un derecho exclusivo y
temporal de explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento. Una primera
nota destacable es que la disposición agrega la palabra “temporal”, lo que dota al concepto del
límite que naturalmente acompaña al derecho de explotación exclusiva que las patentes comportan,
del cual carecía la versión de la LPI.
El propio precepto establece que este derecho se otorga a través de una patente cuando se
trate de una invención; un registro en el caso de un modelo de utilidad, de un diseño industrial o de
un esquema de trazado de circuito integrado, y un certificado complementario en el caso de que
una patente califique para ese beneficio.
Esta es la referencia inicial que la LFPPI hace al llamado “certificado complementario”, que
es una de las denominaciones empleadas para referirse a las controversiales “prórrogas de
patentes”, que por primera vez son incluidas en nuestro sistema normativo de propiedad industrial.
Los comentarios correspondientes a esta novedosa figura, los incluimos con motivo de la revisión
de los artículos 126 a 136, que son los dedicados a la regulación de esta figura. En esta parte de la
ley, para efectos de legitimación, el artículo 37 se limita a mencionar que los titulares de patentes,
de registros o de certificados complementarios podrán ser personas físicas o morales.
El derecho a obtener una patente o un registro, establece el artículo38, pertenecerá al
inventor, diseñador o creador, según sea el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de la
ley, que es el destinado a regular las invenciones de los trabajadores. Si la invención, el modelo de
utilidad, el diseño industrial o el esquema de trazado de circuito integrado, hubiese sido realizado
por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá
en común a todas ellas. Existe un cambio sutil pero importante, respecto del mismo precepto, al
introducirse la referencia al “creador”, como uno más de los sujetos beneficiarios de los derechos
regulados. El concepto regularmente ha sido más cercano a la materia del derecho de autor, pero
ahora se introduce para dar mayor amplitud en este rubro. En forma específica el término se vincula
a los diseños industriales, como lo explicamos más adelante con motivo del análisis de esa figura.
La parte complementaria del artículo 38 de la LFPPI mantiene el principio de que, si varias
personas hicieran la misma invención, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado
de circuito integrado, independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtenerla
patente o el registro aquélla que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la
prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea retirada, abandonada ni negada.
Este es el precepto que con claridad define a nuestro sistema de protección de invenciones como
uno que reconoce el derecho al primero en presentar una solicitud, en contraposición a los que lo
hacen al primero en inventar4.
4
4 En algunos países de tradición anglosajona, la legislación reconoce como beneficiario del derecho a la patente
al primero en inventar (“first to invent”), en contraposición a los sistemas que, como el nuestro, otorgan el reconocimiento
al primero en presentar la solicitud. En EE.UU., por ejemplo, se prevé un procedimiento denominado “de interferencia”,
que le permite al primer inventor, bajo ciertas condiciones, detener la solicitud en curso de un tercero, para que le sean
asignados los derechos correspondientes a la misma.
Respecto al párrafo que es colofón del artículo, que establece que el derecho a obtener una
patente o un registro podrá ser transferido por cualquier forma reconocida por la legislación común,
cabe solo mencionar que el cambio realizado respecto de la versión de la LPI parece afortunado, ya
que la misma mencionaba “los actos entre vivos o por vía sucesoria”. Esta expresión es más precisa,
ya que comprende cualquier acto jurídicamente procedente conforme a la legislación común, lo que
tiene también el efecto de que, para la validez y alcance de los mismos, se recurra a las disposiciones
aplicables, en cada caso, del Código Civil aplicable.
Con relación a la presunción que el artículo 39 contiene, a favor de quien aparece como
inventor, diseñador o creador en la solicitud correspondiente, vale decir que se agrega una frase
que tiene significado relevante en el contexto de la naturaleza de los derechos regulados por la ley,
al señalar que: “tendrán el derecho a ser reconocidos con tal carácter”. La mención es de destacarse,
porque el enfoque asumido implícitamente por el legislador, al incluirlo en esta nueva versión de la
LFPPI, es que los derechos de propiedad industrial involucrados en una invención, no se “otorgan”,
sino que “se reconocen”. Al amparo de esta visión estaríamos pasando, de una postura en la que el
derecho lo constituye la autoridad a través de un acto de concesión, a una en que existe un derecho
natural de un inventor sobre su creación. Esta visión, sin duda, es más compatible con una
regulación moderna y más orientada al reconocimiento de la propiedad industrial como un derecho
humano.
El precepto recoge en su párrafo final lo que ya decía la LPI, al señalar que el derecho a ser
reconocido como inventor, diseñador o creador es irrenunciable, teniéndose por no efectuada la
renuncia al mismo. Esta premisa es una expresión clara de lo que, en congruencia con los derechos
morales del autor, podemos considerar como derechos imprescriptibles, intransferibles e
irrenunciables del inventor, como lo es la paternidad de la invención.
INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES
En este muy importante tema la LFPPI nos aportó novedades en su artículo 40, al establecer
que las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos
integrados realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo en México, les será
aplicable lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo5. Hasta ese punto, la hipótesis reitera lo mismo
que su antecedente en la LPI.
La primera novedad que el precepto reporta es la mención de que, en caso de que dicha
relación tenga origen en una jurisdicción diversa, se estará a lo dispuesto en el convenio que para
tal efecto se exhiba. Lo anterior tiene muy interesantes efectos en la gestión cotidiana de los asuntos
ante el IMPI, porque modifica una práctica reiterada que desde mi punto de vista se podía calificar
como “viciada”. La misma consistía en solicitar al inventor o inventores, en una solicitud de patente
originada en un país extranjero que, para acreditar la trasmisión de derechos sobre la misma a favor
del causahabiente, se le pedía firmar un formato que consignaba la cesión correspondiente, para el
solo efecto de exhibirla en el trámite de la solicitud correspondiente. Sin embargo, en mi opinión tal
proceder presentaba serios riesgos, porque se basaba en una simulación, dado que, en realidad, en
los casos en los que el inventor labora para una empresa, que es el causahabiente de los derechos
respectivos, los derechos sobre la misma ya eran propiedad de la persona moral desde el
surgimiento de la misma, y no a través de un acto posterior que, por ese motivo, carece de objeto.
La otra novedad que aporta el precepto se relaciona al caso de quienes laboran en instituciones de
educación, centros públicos de investigación o entidades públicas que realicen actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación, que gozarán, además, de los beneficios
establecidos en la normatividad aplicable. El precepto pretende, con esta hipótesis, otorgar
reconocimiento a los reglamentos de trabajo, y otras medidas estatutarias, que suelen regular las
relaciones de trabajo de esta clase de instituciones con sus investigadores. Nos parece que la
novedosa previsión es útil, pero de ninguna manera agota la complejidad de casos y supuestos que
suelen presentarse en esta clase de relaciones de trabajo.
5
Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.
DERECHO DE PRIORIDAD
Esta importante institución del derecho de propiedad industrial presenta importantes
ajustes en la nueva versión que presenta la LFPPI, al incorporar principios y prácticas que el IMPI ya
aplicaba en el trámite de los expedientes, pero que no encontraban apoyo en la ley o el reglamento.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que de esa manera los titulares de derechos ganan en
seguridad jurídica.
En ese sentido, el artículo 41 define los alcances del derecho de prioridad, estableciendo
que quien haya presentado una primera solicitud de patente o registro en México o en el extranjero,
o su causahabiente, gozará de un derecho de prioridad para la presentación de una o más solicitudes
en México relacionadas con la misma invención, modelo de utilidad o diseño industrial, siempre que
éstas se presenten dentro del plazo de doce meses en el caso de invenciones y modelos de utilidad,
o de seis meses cuando se trate de diseños industriales, contados a partir de la fecha de
presentación de la primera solicitud. La diferencia entre este texto y el de la LPI es que, en aquella,
simplemente se hacía referencia a los plazos “de los tratados internacionales”, mientras que en el
texto actual se especifican esos términos en forma concreta, modificación con la que, sin duda, se
tiene mayor claridad.
El párrafo intermedio del precepto, además, contiene un párrafo queda sustancia a la
institución del derecho de prioridad, al señalar que la solicitud que se beneficie de un derecho de
prioridad no podrá ser afectada, respecto del estado de la técnica, por ninguna circunstancia
posterior a la fecha de presentación de la prioridad reclamada. Esta consecuencia, que de suyo se
surte por el reclamo correspondiente, es también óptimo que la ley lo consigne en forma expresa.
Finalmente, la frase final de la disposición, hace reacomodo de textos que aparecían en la
versión anterior de manera desordenada, estableciendo que este derecho solo amparará la materia
contenida en la solicitud que se reclame como prioridad, y si se reclamaran derechos adicionales, el
reconocimiento será solo parcial y referido a esa solicitud.
En cuanto a los requisitos que la LFPPI exige para el reclamo de prioridad, debemos decir
que el solicitante debe hacer constar en la solicitud en México, el país de origen de la prioridad, su
fecha de presentación y número de la solicitud en ese país, y exhibir una copia certificada de la
prioridad reclamada y, en su caso, la traducción al español, a más tardar dentro del plazo de tres
meses contados a partir de la presentación de la solicitud en nuestro país, y de no cumplir los
requisitos mencionados el derecho de prioridad se tendrá como no reclamado.
A pesar de que el párrafo final del precepto establece que el Director del IMPI establecerá
mediante Acuerdo las condiciones o supuestos en los cuales no será necesaria la exhibición de la
copia certificada de la prioridad reclamada, considero que, en general, continuar exigiendo la
presentación de copias certificadas de la solicitud invocada para la prioridad representa un exceso,
que proviene de formalidades extenuantes de nuestros viejos sistemas, que podrían fácilmente
superarse en aras de otorgar facilidades a los promoventes. Dados los recursos informáticos de la
actualidad, que nos permiten acceso remoto a documentos digitales en las oficinas de patentes de
diversos países, estimo que un signo de modernidad habría consistido en poder recurrir a esa clase
de archivos para validar la existencia de una solicitud extranjera que se refiere como prioridad.
Además, existen ya diversas tecnologías que permiten acreditar la autenticidad de determinados
documentos digitales con la mayor certeza.
Una de las adiciones que aporta claridad en torno a la prioridad, es el reconocimiento
expreso que el antepenúltimo párrafo del artículo 42realiza en el sentido de que el solicitante podrá
retirar un reclamo de prioridad efectuado en una solicitud internacional, en cualquier momento
antes del vencimiento del plazo de treinta meses desde la fechade prioridad, en términos de lo
previsto por el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, aclarando que ello
no constituirá la ampliación de un plazo que haya vencido, incluyendo el de la entrada en fase
nacional de dicha solicitud.
En materia de solicitudes de patente, se vuelve muchas veces necesario citar dos o más
prioridades, por razones diversas. La más común obedece a que no todos los países definen el
principio de unidad inventiva con las mismas condiciones, lo que conduce a que, en ocasiones,
puedan existir dos o tres solicitudes en un país, que en otro podrían mantenerse en una sola, de
modo que es necesario citar las prioridades de esas solicitudes en una sola que se presenta en el
nuestro; en otras, se debe a que el mismo inventor puede haber presentado solicitudes relacionadas
a la primera, según va avanzando en su invención, lo que da lugar a documentos diferentes que
deben ser invocados como prioridad en la solicitud presentada en otro país. Bajo ese supuesto, el
artículo 43de la LFPPI ahora establece que, en una misma solicitud, podrán reclamarse prioridades
múltiples, aclarando el precepto que el derecho de prioridad solo amparará a los elementos que
estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad se reclama.
PATENTES
La regulación de patentes suele ser uno de los territorios en los que mayores disputas suelen
presentarse en las negociaciones de tratados internacionales, dada la importancia económica que
revisten para sus titulares. En áreas como el software y la farmacéutica, son conocidas las aristas,
pero existen otros rubros novedosos en los que la controversia es intensa cuando se trata de
determinar los alcances de los derechos exclusivos concedidos al innovador. Entre los más
destacados podemos mencionar a los de vanguardia como la ingeniería genética, la inteligencia
artificial, los modelos de negocio en Internet y de manera particularmente destacada la llamada
tecnología “blockchain”
6
6 Una cadena de bloques, conocida en inglés como blockchain, es una estructura de datos cuya información se agrupa
en conjuntos (bloques) a los que se les añade metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior en una
línea temporal. De esta forma, gracias a técnicas criptográficas, la información contenida en un bloque solo puede ser
repudiada o editada modificando todos los bloques posteriores. Esta propiedad permite su aplicación en un entorno
distribuido de manera que la estructura de datos blockchain puede ejercer de base de datos pública no relacional que
contenga un histórico irrefutable de información.
En todos estos casos, la parte tecnológicamente desarrollada pugna por los mayores
estándares de protección, mientras que la menos desarrollada trata de mantener posiciones
conservadoras que reduzcan las cargas económicas que implica el pago de patentes. En áreas
socialmente sensibles, como la de medicamentos, el asunto cobra especial relevancia, dadas las
presiones internas que enfrentan los gobiernos para brindar acceso a la salud.
Esta versión de la legislación de propiedad industrial no solo no estuvo exenta de
discusiones en los temas de patentes, sino que ha sido uno de los momentos de mayor tensión en
la definición de los alcances de la protección. En el caso particular de Estados Unidos, como
sabemos, su postura en todos los foros internacionales es la de escalar la protección de sus
empresas innovadoras a los mayores niveles posibles, y en esta ocasión fueron muchos los factores
que incidían en poderlo lograr. Por una parte, la urgencia de México por alcanzar una continuidad
del TLCAN, y por el otro, los muchos años que habían transcurrido sin cambios sustanciales en la
materia.
Al final, podemos decir que en el tema se llegó a soluciones convenientes para ambas partes,
que dejan aun varios puntos por dilucidar en el futuro reglamento de la ley y en la aplicación práctica
que el IMPI vaya decidiendo en el día a día.
PRINCIPIOS Y REQUISITOSDE PATENTAMIENTO
En general, la LFPPI sigue los mismos lineamientos que su antecesora la LPI, pero realiza
diversas precisiones que resultan dignas de ser comentadas. Por lo que hace a las definiciones
básicas, el artículo 45mantiene los conceptos siguientes:
i. Nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. No se excluirá de la
patentabilidad a cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la
técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva;
ii. Estado de la técnica, el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho accesibles
al público mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de
difusión o información en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación de la solicitud
o prioridad reconocida;
iii. Actividad inventiva, el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la
técnica en forma obvia o evidente para un técnico en la materia;
iv. Aplicación industrial, la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada
en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud;
v. Reivindicación, la materia cuya protección se reclama de manera precisa y específica en
la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente;
vi. Características técnicas esenciales, aquéllas necesarias para que la invención resuelva el
problema técnico.
En forma consistente, aunque desordenada, el artículo 48 retoma estas definiciones al
señalar que serán patentables las invenciones en todos los campos de la tecnología que sean
nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. Sabemos que, a
los tradicionales requisitos para el otorgamiento de una patente, se debe agregar uno más que la
doctrina y las leyes de la materia suelen señalar, consistente en que la invención sea materia
patentable. Lo anterior, como consecuencia de que existen invenciones que, aun reuniendo los
requisitos mencionados, no son patentables por incurrir en alguno de los supuestos prohibitivos de
la ley. En el siguiente apartado comentaremos sobre ese tema.
Por lo que hace al concepto de invención, el artículo 46 de la LFPPI repite en todas sus letras
el mismo texto de la LPI, estableciendo que se considera invención toda creación humana que
permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento
por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. En realidad, se trata de una definición que
podemos calificar como ideológicamente correcta, aunque aporta muy poco al entendimiento de
los alcances y naturaleza de los derechos regulados por la ley.
Ahora bien, regresando a las definiciones del artículo 45, es necesario destacar las
precisiones que incorpora, que tienen influencia en la comprensión de conceptos indispensables
para la aplicación práctica de la ley en el análisis de los casos que son cotidianamente gestionados
ante la autoridad competente.
La primera diferencia estriba en que, al referirse al “estado de la técnica”, se pasó de
“conocimientos que se han hecho públicos”, a “accesibles al público”, lo que se traduce en que no
es necesario alcanzar el efecto o resultado de “hacerse público”, sino que basta con que los mismos
se encuentren accesibles. Citando un caso particular, pensemos en la presencia de un documento
de revelación de la invención en un sitio de Internet de difícil localización. En un caso podría decirse
que el documento no se ha hecho público, en la medida en que muy pocos lo han leído, sin embargo,
al haberse hecho accesible, es suficiente para considerarse, ahora, como parte del estado de la
técnica.
Respecto de la definición para “actividad inventiva”, la novedad estriba en el agregado de
la palabra “obvia”, al lado del término “evidente”. En mi opinión no debe concluirse en que, para
simples fines de claridad, el legislador adicionó un sinónimo, sino que se trata de una expresión que
tiene su propio significado, ampliando las posibilidades de rechazo de una solicitud por no acreditar
el umbral de la actividad inventiva. La elección del término parece corresponder a la intención del
legislador de hacer nuestra norma coincidente con el requisito de “obviousnes” que se emplea en
el derecho anglosajón para hacer referencia a este requisito.
A diferencia de los requisitos antes mencionados, de estado de la técnica (vs. novedad), y
de actividad inventiva, que con estas precisiones se vuelven ligeramente más estrictas para el
solicitante de una patente, en el caso de la definición de “aplicación industrial”, la modificación
beneficia al promovente, ya que se pasa, de la exigencia de que la invención “tenga una utilidad
práctica”, a que ésta “pueda ser producida o utilizada”. Lo anterior amplía el margen del estándar
exigible por este principio, que pasa, de la prueba del hecho concreto (utilidad práctica), a
demostrar, solamente, la posibilidad de ser utilizada. Sin duda, un cambio favorable para el análisis
de la procedencia de las solicitudes.
Debe considerarse el artículo 51 de la LFPPI como parte de la estructura de requisitos de
patentamiento, que sin ninguna justificación
se incluyen en la parte final del capítulo que contempla los supuestos de no patentabilidad. Las
disposiciones mencionadas señalan que, para determinar que una invención es nueva y resultado
de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha y hora de presentación
de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, debiéndose considerar, para
determinar si la invención no se encuentra en el estado de la técnica, todas las solicitudes de patente
o registro en trámite, presentadas en México con anterioridad a esa fecha y hora, o que reclamen
una fecha de prioridad más antigua. El propio precepto aclara que no quedará comprendido como
parte del estado de la técnica, el contenido de dichas solicitudes cuando éstas hayan sido
desechadas, retiradas, abandonadas o negadas, salvo que hubiesen sido objeto de publicación,
conforme a la propia LFPPI o a los Tratados Internacionales.
PERIODO DE GRACIA
Respecto de esta importante excepción a lo que se considera como “estado de la técnica”,
el artículo 52 de la LFPPI realiza precisiones que ayudarán a dotar de eficacia a este utilizado recurso.
En particular, el llamado “periodo de gracia” para la presentación de solicitudes posiblemente
afectadas en su nulidad por actos de divulgación, suele ser invocado por inventores nacionales que
por desconocimiento han incurrido en situaciones de este tipo.
La nueva redacción del precepto determina que no se considerará como parte del estado
de la técnica para una solicitud, la divulgación de la materia que sea objeto de la misma, realizada
por el inventor o su causahabiente de forma directa o indirecta, o, en su caso, un tercero que haya
obtenido dicha información de cualquiera de éstos, de forma directa o indirecta, y dentro de los
doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la prioridad
reconocida. La publicación de una solicitud, patente o registro efectuada por el Instituto u otra
oficina extranjera de propiedad industrial no quedará incluida dentro de los supuestos a que se
refiere el supuesto anterior, salvo que haya sido efectuada por un error atribuible a dichas
autoridades o bien que la solicitud haya sido presentada por un tercero sin autorización, que obtuvo
la información de forma directa o indirecta del inventor. Para reconocer el derecho a hacer valer
esta excepción, el solicitante deberá cumplir con las condiciones que establezca el Reglamento de
la Ley, loque se definirá en cuanto dicho ordenamiento sea publicado.
La nueva redacción de este precepto, respecto de la que le precedía en el artículo 18 de la
LPI, ofrece ventajas al solicitante de la patente, dado que se le libera de la obligación de incluir
documentación comprobatoria del evento de difusión por el que se invocaba este beneficio. Por
otro lado, al incluir expresamente la referencia a una divulgación directa o indirecta, abre
considerablemente el ámbito que permite reclamar el periodo de gracia en una solicitud.
Finalmente, otra ventaja estriba en que, ahora, la presentación por un tercero sin autorización, que
obtuvo información directa o indirecta del inventor, no destruye la novedad si es dentro de los
plazos contemplados en el precepto.
Este último punto, en especial, me parece de la mayor importancia, ya que permite
contrarrestar las indeseables practicas consistentes en utilizar fugas de información o divulgaciones
del inventor que llegan a ser aprovechadas por oportunistas que presentan solicitudes espurias a su
favor, evitando las consecuencias nefastas de tales actos, que solían derivar en la pérdida de
novedad en perjuicio del inventor legítimo.
Todas estas precisiones agregadas al “periodo de gracia”, dotan al solicitante de seguridad
jurídica y redundarán en un uso ampliado de los beneficios que el dispositivo procura.
CAUSALES DE RECHAZO DEINVENCIONES Y PATENTES
La nueva LFPPI incorpora novedosas causales de rechazo de patentamiento de
determinadas invenciones, esencialmente por consideraciones de carácter ético, respondiendo con
ello a ciertas tendencias internacionales que se han venido gestando en torno a determinadas
tecnologías de vanguardia.
En la primera de las categorías, esto es, en la que define lo que no se considera invención
para los efectos de la ley (y en consecuencia es no patentable), se replican las fracciones relativas a
los descubrimientos, las teorías científicas o sus principios; los métodos matemáticos; las obras
literarias, artísticas o cualquier otra creación estética; los esquemas, planes, reglas y métodos para
el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales o
para realizar negocios; los programas de computación; las formas de presentar información;
material biológico y genético, tal como se encuentra en la naturaleza, y la yuxtaposición de
invenciones conocidas o combinación de productos conocidos, salvo que se trate de su combinación
o fusión que no pueda funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de
las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico
en la materia.
Los puntos de novedad que podemos marcar al comparar estos supuestos con los
contemplados por la LPI, es la eliminación de la fracción que consideraba que los métodos de
tratamiento quirúrgico, de diagnóstico y terapéuticos aplicables a humanos y animales, que se
suprimen de esta categoría para agregarse a las hipótesis de lo que no resulta patentable.
Una novedad adicional del artículo 47 es la adición de un último párrafo que determina que
no se considerará invención la materia prevista en los supuestos que definen lo que no es invención,
en los casos en los que, en la solicitud, exclusivamente se reclame ésta como tal o en sí misma. Es
decir, el precepto abre una opción al implicar que, si se reclama en la solicitud una cierta aplicación
específica que soluciona un problema técnico en forma novedosa y que es resultado de actividad
inventiva, entonces podría merecer protección por la vía de su patentamiento.
Esté párrafo final del precepto tiene una injerencia notable en tecnologías relacionadas a
software y esquemas de negocios, en la medida en la que se prevé, a contrariu sensu, que pueden
considerarse como invenciones en la medida en la que no se reclamen como tales o en sí mismas.
Es decir, si esta clase de creaciones interactúa con otros elementos, como pueden ser dispositivos,
aparatos o incluso administración de procesos, pueden ser reclamados como patentables.
Por su parte, el artículo 49 define cuales son aquellas invenciones que resultan no
patentables, adicionando una serie de supuestos de la mayor relevancia. Desde la primera de las
fracciones, se determina que no son patentables las invenciones cuya explotación comercial sea
contraria al orden público o contravengan cualquier disposición legal, incluyendo aquéllas cuya
explotación deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o
vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, en particular:
a) Los procedimientos de clonación de seres humanos y sus productos;
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano y
sus productos cuando éstos impliquen la posibilidad de desarrollar un ser humano;
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales, o
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales, que
supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el
hombre o el animal, y los animales resultantes de dichos procedimientos.
Varias observaciones devienen de este supuesto. El primero es que, sin mencionar a la moral
como una causal expresa para configurar la negativa a patentar esta clase de invenciones, al revisar
los casos particulares mencionados como de especial atención, es claro el contenido ético que
determina su presencia en la ley, interpretando no solo lo que a nivel internacional en general se ha
regulado sobre el particular, sino entendiendo, también, lo que en nuestro país podemos considerar
como un sentir generalizado respecto de cierto tipo de tecnologías.
En el caso de la clonación y los procedimientos de modificación de la identidad genética, es
importante mencionar que la restricción se dirige, únicamente, a lo que tiene que ver con el ser
humano. En consecuencia, nuestra ley queda abierta para otorgar patentes relacionadas a
ingeniería genética aplicada a animales, y desde luego a otros seres vivos7. En este último caso, sin
embargo, la propia ley aclara, a contrario sensu, que solo se permitirá el patentamiento de
procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales, siempre que se eviten
sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y para los
animales resultantes de dichos procedimientos.
7
La oveja Dolly (5 de julio de 1996) fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los
científicos del Instituto Oslin de Edimburgo (Escocia), Ian Wilmut y Keith Campbell. Su nacimiento no fue anunciado sino
hasta siete meses después, el 22 de febrero de 1997. Dolly fue en realidad una oveja resultado de una combinación nuclear
desde una célula donante diferenciada a un óvulo no fecundado y anucleado (sin núcleo). La célula de la que venía Dolly
era una ya diferenciada o especializada, procedente de un tejido concreto, la glándula mamaria, de un animal adulto (una
oveja finlandesa-Dorset de seis años), lo cual suponía una novedad. Hasta ese momento se creía que solo se podían
obtener clones de una célula embrionaria, es decir, no especializada. Cinco meses después nacía Dolly, que fue el único
cordero resultante de 277 fusiones de óvulos anucleados con núcleos de células mamarias.
Finalmente, la última de las reflexiones respecto de esta primera hipótesis de no
patentabilidad, se orienta a enfatizar que el enunciado introductorio es meramente enunciativo de
cualquier invención cuya explotación deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas
o de los animales o vegetales, o para evitar daños graves al medioambiente. Es decir, se trata de un
supuesto abierto, que pudiera aplicar sea cualquier tecnología novedosa que pudiera no
corresponder a los supuestos específicos incluidos por el precepto.
En el caso de la fracción II, que se refiere a la no patentabilidad de las variedades vegetales
y las razas animales, ahora se aclara que la misma no aplica al caso de microorganismos. También
en el caso de la fracción III se hace una importante aclaración, al agregar que, además de la no
patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de
animales, tampoco lo serán los productos resultantes de estos procedimientos. Sin embargo,
enfatiza la propia ley, lo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea
un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido
por dichos procedimientos.
La razón de que, ahora, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo
humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados a éstos, se ubiquen entre los supuestos de
no patentabilidad, es porque claramente éstos deben ser considerados como invenciones, más allá
de que, por razones de orden práctico y ético, deban ser desestimados como merecedores de
patentes. El argumento que lo explica es simple, bajo los razonamientos del acceso a la salud que
los gobiernos deben garantizar a sus ciudadanos.
Con relación a la causal que contempla como no patentable el cuerpo humano en los
diferentes estadios de su constitución y desarrollo, es muy importante la adición que la nueva ley
realiza al considerar bajo el mismo supuesto al “simple descubrimiento de uno de sus elementos,
incluida la secuencia total o parcial de un gen”. Con esta frase, nuestra ley resuelve una de las
controversias más encendidas que por muchos años se presentaron alrededor del llamado “mapa
del genoma humano”, que dio lugar a miles de solicitudes de patente para reclamar la secuenciación
y una diversidad de aspectos asociados al mismo. La razón de que a nivel internacional las oficinas
de patentes empezaran a negar solicitudes con esta orientación, obedeció al criterio de que, en
primera instancia, se trataba solo de descubrimientos de nueva información, pero no de
invenciones. Por otro lado, en la decisión pesaron las voces del mundo científico que, ante el
inmenso nuevo horizonte que representa la ingeniería genética y la medicina genómica, se pudiera
monopolizar abusivamente esta prometedora herramienta de la humanidad.
A manera de aclaración, y a diferencia del concepto que contemplaba la LPI al determinar
que no era sujeto a patente el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza,
la parte final de la fracción V aclara que si resulta patentable el material biológico aislado de su
entorno natural y obtenido mediante un procedimiento técnico, aun cuando ya exista
anteriormente en la naturaleza, exigiendo el precepto que la aplicación industrial de una secuencia
total o parcial de un ácido nucleico o proteína, deberá divulgarse expresamente en la solicitud de
patente. La redacción positiva de estos supuestos, sin duda, resulta favorable para la argumentación
de un solicitante que pretende protección de patente en esta clase de campos tecnológicos.
Un artículo que merece especial comentario es el 50 de la LFPPI, el cual no tiene precedente
en nuestra legislación, y textualmente señala que “el Instituto durante el examen de fondo y en la
concesión de los derechos deberá velar por el dominio público e impedir el doble patentamiento de
la misma invención”. Lo primero que llama la atención del precepto, es su ubicación junto con los
supuestos de negativa de patente, lo que sugiere que, sin ser precisamente una “causal”, se
convierte en una especie de criterio general que permea al resto de las hipótesis específicas.
El precepto tiene clara dedicatoria a la industria farmacéutica, que ha tenido como practica
constante la búsqueda de patentes adicionales a una primera patente principal, regularmente
otorgada para un principio activo que, a través de la combinación con otros compuestos, o del
reclamo de dosis particulares o de otras formas farmacéuticas con el ingrediente activo, prolongan
la protección mucho más allá del término original de la primera patente.
Al establecer la nueva ley que se velará por el dominio público, evitando proteger
invenciones ya patentadas previamente, se pretende evitar el escenario conocido como
“evergreening”, en el que, a través de múltiples patentes que incluyen el agente activo objeto de la
patente principal, se monta un blindaje que limita el ingreso al mercado de los llamados “genéricos”.
Es claro que el supuesto que estamos comentando es de redacción amplia, por lo que será
necesario ir verificando, en la práctica, las decisiones que el IMPI tomará en el análisis de las
solicitudes, así como la forma en que este precepto sea detallado en el reglamento que para esta
nueva ley sea expedido en el futuro próximo.
VIGENCIA Y DERECHOSCONFERIDOS POR LA PATENTE
En cuanto a vigencia y alcance de los derechos de patente, la LFPPI mantiene el mismo
lenguaje y condiciones señalando en su artículo 53que tendrá una vigencia de veinte años
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación reconocida de la solicitud y estará
sujeta al pago de las tarifas correspondientes a cada anualidad.
Respecto del derecho conferido por la patente, el artículo 54 establece que estará
determinado por las reivindicaciones otorgadas, manteniendo la aclaración de que la descripción y,
en su caso, los dibujos, el listado de secuencias o el depósito de material biológico servirán para
interpretarlas. En una primera lectura, pudiera pensarse que este precepto debería ubicarse en la
parte que la ley destina a definir la función de las diversas partes que integran los documentos de
patente, sin embargo, la presencia de la disposición, vinculada a los derechos conferidos por ésta,
obedece a la necesidad de subrayar que son las reivindicaciones las que definen el alcance de la
materia protegida como novedosa en favor del titular.
Por su parte, el esencial artículo 55, que define de manera particular las prerrogativas
otorgadas al titular por la patente, si bien mantiene la parte medular de su correlativo en la LPI,
incluye un par de importantes precisiones en el texto del actual. De acuerdo a lo dicho, el artículo
determina que el derecho exclusivo de explotación temporal de la invención patentada confiere a
su titular la prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta
o importen la invención patentada, sin su consentimiento, aclarando a continuación la aplicación
que dicho principio tiene en cada una de los tipos de invención protegible por vía de patente, al
determinar que si la materia objeto de la patente es un producto, la patente confiere el derecho de
impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto
patentado, sin su consentimiento, mientras que, si la materia objeto de la patente es un proceso, la
patente confiere el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen,
vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su
consentimiento.
El primero de los aspectos destacables, es la referencia expresa que introduce el legislador
para calificar al derecho de patente como exclusivo “de explotación temporal”, lo que aún y cuando
no parece tener consecuencias en la práctica, parece una nota conceptual que el texto pretende
recordar al titular, esto es, que, si bien es un derecho exclusivo, este se encuentra sujeto a un plazo
perentorio. La segunda nota es el importante párrafo añadido al final del precepto, en el que se
establece que el alcance de los derechos conferidos por una patente no podrá interpretarse más
allá de la materia protegida y de lo dispuesto por la propia LFPPI. Parecería que este precepto, en
forma conjunta con el artículo 50, marcan nuevos límites de interpretación orientados a impedir el
ejercicio abusivo de derechos derivados de una patente.
EXCEPCIONES A LOS EFECTOSDE UNA PATENTE
El precepto que concentra los supuestos en los que un derecho de patente deja de tener
eficacia es el artículo 57 de la LFPPI, el cual pretende dar certeza a los terceros que se ubican en las
hipótesis normativas correspondientes. Como regularmente sucede con los preceptos que
establecen los límites a derechos de propiedad intelectual, no siendo éste la excepción, es claro que
lo que se persigue es un balance entre el derecho del titular y la sociedad, a fin de que el monopolio
que constituye el ejercicio de los derechos, bajo ciertas consideraciones sea atenuado, a fin de
permitir actividades que se consideran como necesarias y justificadas para los terceros. Por la
importancia del precepto, su contenido fue motivo de profundas discusiones para llegar a una
versión incluida en el texto final.
En un primer supuesto, el precepto mantiene la misma fórmula que el antecedente en la
LPI, al determinar que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra un
tercero que realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales,
de ensayo o de enseñanza, en el ámbito privado o académico y confines no comerciales, y para ello
fabrique, importe o utilice la invención patentada. Este postulado permite respetar uno de los
fundamentos de la existencia misma del sistema de patentes, consistente en el fomento a la
investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos, por loque resultaría una contradicción
que el propio sistema considerase como violatorio el desarrollo de nuevo conocimiento a partir de
lo publicado como solicitud o concedido como patente. Además, la excepción permite gestar lo que
en el lenguaje de patentes se conoce como “patente dependiente”, que es la que se obtiene a partir
de mejorar la solución técnica ya aportada por un tercero en una patente previa. A pesar de que la
explotación comercial de la nueva patente no es procedente, porque violaría la patente
previamente concedida, ello no impide que la solicitud sea concedida, dando paso a la mencionada
figura de la “patente dependiente”, esto es, aquella que para ser explotada requiere de la
autorización del titular de la invención primera u original.
Por su parte, la ahora novedosa fracción II del artículo 57, regula loque se conoce como la
“cláusula Bolar”8, prevé la ineficacia de una patente contra un tercero que use, fabrique, ofrezca en
venta o importe un producto con una patente vigente, exclusivamente para generar pruebas,
información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de
medicamentos para la salud humana.
El tema fue objeto de encendidas discusiones sobre la forma y términos en que la excepción
tendría que ser incluida en la ley, dados los importantes alcances que tiene. De hecho, en versiones
previas, la posibilidad de invocar la excepción se limitaba a 3 años previos al vencimiento de la
vigencia de la patente, en casos de medicamentos convencionales, extendiéndose a 8 años en el
caso de medicamentos biotecnológicos. La pretensión de limitar al máximo la excepción, ha sido
una constante de los países industrializados en las negociaciones internacionales que incluyen
temas de Propiedad Intelectual, ya que consideran indebido que se permita el desarrollo de
productos durante la vigencia de la patente, que pudieran atentar contra su exclusividad. En nuestro
país, en el año20039, se modificó el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial para establecer
un plazo de 3 años que, mientras no sea sustituido por el nuevo ordenamiento, se entendería como
vigente.
Resulta importante sobre este particular, mencionar que el artículo Quinto transitorio de la
LFPPI, establece que el Instituto Mexicano dela Propiedad Industrial participará con la Secretaría de
Salud, a través dela Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el
establecimiento del mecanismo de colaboración técnica que corresponda, para las invenciones en
materia de medicamentos alopáticos, y dicho mecanismo entrará en vigor a los ciento veinte días
hábiles siguientes al de la publicación de la LFPPI en el Diario Oficial de la Federación. Será
interesante, desde luego, conocer ese mecanismo, que podemos entender fue la única alternativa
de diferir la solución que en ese momento no fue posible alcanzar en el proceso legislativo de la
nueva ley.
8
La cláusula Bolar es una norma jurídica que permite iniciar los procesos de experimentación y obtención de
autorizaciones gubernamentales necesarios para comercializar un producto (típicamente un medicamento, pero puede
ser cualquier otro que requiera aprobación gubernamental previa a la comercialización). El caso que dio origen a este
criterio se originó en una sentencia dictada en EUA en el juicio ROCHE PRODUCTS, INC. APPELLANT, V. BOLAR
PHARMACEUTICAL Co., Inc., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).9Artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, reforma publicada en el DOF del 19 de septiembre de 2003.
También en la fracción III del precepto encontramos una precisión muy importante, al
reiterar que es una excepción a los efectos de una patente la comercialización, adquisición o uso de
la invención patentada, luego de que la invención hubiera sido introducida lícitamente en el
comercio. Lo que el precepto añade, y que tiene gran relevancia, es que ahora señale que la misma
se realice en México.
El tema de las llamadas “importaciones paralelas” fue una de las novedades de la Ley de
Fomento y Protección de la Propiedad Industrial promulgada en 1991, y es considerada como la más
importante excepción a los efectos de patentes y registros de marca. Esta figura materializa la
llamada “doctrina del agotamiento del derecho”, la cual, en un amplio sentido, se puede definir
como la limitación que de manera natural la actividad comercial impone al titular de un derecho de
propiedad industrial, respecto del ejercicio de acciones tendientes a preservarla exclusividad e
integridad de sus derechos de propiedad intelectual, ya sea porque el bien escapa de su esfera de
control, o en su caso, por razones de conveniencia social y comercial.
En la interpretación de esta excepción en el pasado, el IMPI consistentemente consideró
que el agotamiento que aplica en relación con patentes es local, esto es, que no pueden importarse
productos de los que son materia de patente en México, o que sean resultado de un proceso
patentado, dado que la propia ley reconocía como una de las prerrogativas en favor del titular de
una patente, la de oponerse a la importación no autorizada (como lo sigue haciendo la LFPPI). Al
decir “local”, hago referencia a que el agotamiento del derecho solo se pude invocar para beneficio
de la reventa de productos comprados y vendidos en México, que es lo que ahora aclara
expresamente el precepto.
Por lo que hace a la fracción IV del artículo 57, se contempla como excepción haber iniciado
el uso o fabricación de la invención, los preparativos necesarios para llevar a cabo su utilización o
fabricación, o utilizar o fabricar la invención patentada, con anterioridad a la fecha de presentación
de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida. El precepto mencionado establece
un principio de justicia en el sentido de que, si bien el usuario previo de la tecnología no puede
aspirar a despojar al titular de la patente de sus derechos por no haber tramitado la misma, en
reconocimiento de su buena fe en la utilización de la tecnología respectiva, se le reconoce la
potestad de seguirla empleando.
Otra de las excepciones que regularmente las leyes de patentes incluyen, es la contenida en
la fracción V, que contempla como tal el empleo de la invención en vehículos de transporte de otros
países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional. La
intención de una disposición de este tipo se justifica por el absurdo que supone una hipótesis en
contrario, esto es, que cuando un vehículo pretendiese ingresar a nuestro país, por vía terrestre
(asumiendo que los que navegan por ríos y mares no son “vehículos”), fuese detenido por ser
portador de un dispositivo o producto patentado que forme parte del mismo. Obvio que, una
sinrazón de esta magnitud, se debe rechazar por razones prácticas y por un principio básico de
justicia hacia los consumidores.
En el caso de utilización de patentes relacionadas con materia viva, el artículo repite la
fórmula de considerar que la utilización de la invención patentada como fuente inicial de variación
o propagación para obtener otros productos constituye una excepción a los efectos de la patente,
salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada. Asimismo, se mantiene la excepción que
contempla como tal los casos en que un tercero, en el caso de patentes relacionadas con productos
que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice la invención patentada,
para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que ésta haya sido introducida
lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.
Este caso, como se aprecia de su redacción, podría quedar subsumido en la hipótesis general
contemplada por la fracción III de este mismo artículo 57 de la LFPPI que, como ya comentamos,
contempla la figura del agotamiento del derecho del titular de la patente, una vez que el producto
patentado, o el producto resultante del proceso patentado, ingresa al comercio.
Finalmente, la última excepción a los efectos de una patente que contempla el precepto, es
el contenido en la fracción VIII, que resulta novedoso en nuestro sistema, el cual dispone la no
oponibilidad de la patente a un tercero que utilice la invención patentada o haya realizado los
preparativos necesarios para tal fin, durante el periodo de rehabilitación a que se refiere el artículo
161 de la LFPPI, que corresponde a los casos en los que no sea pagada la tarifa para mantener
vigente la patente, y el mismo se realice dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento.
El colofón del artículo que, en realidad por ser consecuencia natural de ubicarse en alguno
de los supuestos de excepción a los efectos de una patente, no sería necesario señalar, se incluye
como una manera de enfatizar que, la realización de cualquier actividad de las mencionadas no
constituirá infracción administrativa o delito en los términos de la LFPPI.
MODELO DE UTILIDAD
El modelo de utilidad, desde su inclusión en nuestro sistema de Propiedad Intelectual en
1991, se ha caracterizado” por ser una alternativa muy atractiva para quienes desarrollan
innovación en objetos, utensilios, herramientas y otros objetos, alcanzando protección en plazos
breves y con menores requisitos que los exigidos para la concesión de patentes.
La mayor diferencia que la nueva regulación aporta a la figura, respecto de la LPI, es el
incremento de 10 a 15 años de vigencia de la protección, lo que le confiere una gran ventaja al
acercarlo notablemente ala de patentes (20 años). Además, si consideramos que los modelos de
utilidad suelen agotar su trámite en plazos muy breves frente a los empleados en patentes, el nuevo
plazo es altamente ventajoso para quienes deciden optar por esta clase de figura.
En los demás elementos, la LFPPI mantiene el mismo perfil regulatorio para esta figura. La
principal diferencia frente a patentes, la encontramos en el artículo 58, destinado a los requisitos
para su protección, señalando que serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y
susceptibles de aplicación industrial. Como se observa, la actividad inventiva, a diferencia de las
patentes, no es un requisito para su registro, lo que les otorga una gran ventaja en términos de
simplicidad en la innovación reclamada.
De esta forma, el artículo 59 establece que se consideran modelos de utilidad los objetos,
utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición,
configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo
integran o ventajas en cuanto a su utilidad.
Al modelo de utilidad le resultan aplicables las reglas relativas a patentes, con excepción de
aquellas que, por su especial naturaleza expresamente son excluidas. Una de ellas es que en el caso
de modelos de utilidad no se puede solicitar publicación anticipada, y los mismos no se aplican a
procesos ni material biológico.
DISEÑOS INDUSTRIALES
La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial de marzo de 2018incluyó importantes
disposiciones relacionadas a los llamados “diseños industriales”, que mejoraron algunas de las
limitaciones conceptuales del texto original al introducir criterios de análisis de procedencia del
registro, con la clara intención de dotar de mayor precisión a la figura y generar mayor seguridad
jurídica para los titulares. Otro de los atributos del nuevo texto se orienta a reconocer dentro de su
ámbito de cobertura a los objetos artesanales que, para amplias comunidades en nuestro país
regularmente marginadas del sistema, representa una cordial invitación a la necesaria protección.
Los cambios introducidos son de la mayor relevancia para nuestro país, dada la amplia
demanda que tiene el uso de esta figura en la práctica, junto con el modelo de utilidad. Además,
debe reconocerse que, de cara al mercado, el diseño de los productos y los empaques, se convierte
en un elemento sustancial para la decisión de compra, dada la uniformidad que en materia de
calidad y precio suele encontrarse en el comercio.
El cambio más importante, como lo comentaremos más adelante, atiende a la vigencia de
la figura. De los 15 años inamovibles que se otorgaban, se pasó a la fórmula de reducirlo a 5 años,
pero renovables hasta 25. Con esa extensión se pretende que la figura sea más robusta y eficiente,
a fin de que sea más atractiva para los creadores frente a otras opciones como las marcas
tridimensionales y ciertas formas de protección del derecho autoral10. El desafío ahora, es acercar
a las comunidades y empresas nacionales a los beneficios de la nueva regulación, que es mucho lo
que promete en términos de generación de activos intelectuales de alto valor comercial.
En el caso de esta importante figura, la LFPPI agregó una serie relevante de nuevos
preceptos para detallar lo que la reforma de 2018 había ya aportado para su actualización. Los
primeros preceptos (arts. 65 al68) no aportan novedades en las definiciones y alcance de la figura,
estableciendo que solo serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de
aplicación industrial, comprendiendo sus dos conocidas vertientes, a saber: i. Los dibujos
industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto
industrial o artesanal con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; ii. Los
modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la
fabricación de un producto industrial o artesanal, que le dé apariencia especial en cuanto no
implique efectos técnicos.
En el caso de los diseños industriales, se entiende por “nuevo”, el diseño que sea de creación
independiente y difiera en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de
características conocidas de diseños. En este concepto la ley se acerca al principio que sobre el
particular plasma el derecho autoral, que emplea tradicionalmente esta expresión para referirse a
la nota característica de la “creación original” como condición necesaria para la protección de las
obras. En forma consistente, por “creación independiente” la ley se refiere a cuando ningún otro
diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud
de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida, considerando idénticos a aquellos diseños
industriales cuyas características difieran solo en detalles irrelevantes.
10
La opción que sobre el particular contempla el Derecho de autor es el denominado “objeto de arte aplicado”, prevista
en la fracción XIII del artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
En el concepto la LFPPI aporta una breve, pero importante modificación, relacionada con el
“grado significativo”, al que se refiere como la impresión general que el diseño industrial produce
en un técnico en la materia y que difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño
industrial, que se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o
antes de la fecha de prioridad reconocida, considerando el grado de libertad del diseñador para la
creación del diseño industrial. La diferencia estriba en que, en el texto anterior, el precepto se
refería a un experto en la materia, mientras que, ahora lo hace respecto de un técnico en la materia,
lo que redunda en beneficio del solicitante al relajarse el criterio.
Fiel a la naturaleza de la figura, la LFPPI determina que la protección conferida a un diseño
industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por
consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan
ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción
exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado
mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.
Será registrable el diseño industrial —agrega el artículo68— contenido en una parte de un producto
o cuando el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de
productos o su conexión dentro de un sistema modular, siempre y cuando cumpla con los requisitos
de novedad, creación independiente y difiera en grado significativo de otros previamente
registrados, como lo comentamos antes.
Esta expresa mención facilita la protección de múltiples modelos que incluyen conexiones
o elementos de montaje, que de conformidad con el texto de la ley antes de la reforma de 2018,
tenían que recurrir a diversas solicitudes para lograr proteger el total del modelo.
En este sentido, debe atenderse al contenido del novedoso artículo72, que define los
criterios bajo los cuales se puede considerar en una sola solicitud de registro de diseño industrial,
un grupo de diseños relacionados entre sí, de tal manera que conformen un único concepto de
diseño. Cuando se presenten varios diseños en una solicitud se entenderá que conforman un único
concepto de diseño si se pueden identificar con la misma denominación en la solicitud, presentan
en común las mismas características nuevas, y producen una misma impresión general, aun y
cuando los diseños industriales difieran entre sí en detalles irrelevantes.
Con relación a los requisitos que deben cumplir las solicitudes de registro de diseños
industriales, el artículo 69 de la LFPPI reitera los convencionales, tales como el nombre,
nacionalidad, domicilio y correo electrónico del solicitante; el nombre y domicilio del diseñador,
cuando éste no sea el solicitante e incluir las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño
correspondiente, suficientemente claras para la comprensión del diseño y su publicación.
Lo que constituye una novedad, es el requerimiento de incluir la denominación del diseño,
que deberá ser breve, precisa y contener la indicación del producto para el cual se utilizará, así como
la descripción para la comprensión del diseño. Como se observa, en esta versión de la ley se pasa a
requerir una descripción del diseño, a diferencia de otras versiones de la ley que requerían la
repetición de la formula sacramental de la frase que solicitaba la reivindicación del diseño industrial
“tal como se ha referido e ilustrado”. Desde luego es un avance el mutar hacia un formato que
aporta información que refleja las características específicas de cada diseño.
En forma vinculada a este precepto, el artículo 72 determina que la solicitud debe cumplir
con los requisitos previstos en las fracciones II y IV del artículo 69 para gozar del reconocimiento de
la fecha de presentación. Esta es una forma de particularizar la regla de solicitudes de patente a los
casos de diseños industriales.
Ahora bien, respecto de la descripción de la solicitud, el artículo 70adiciona elementos muy
importantes para la mejor comprensión del diseño, al exigir que la misma deberá permitir la
comprensión clara y completa del diseño, enumerando las distintas reproducciones gráficas o
fotográficas, indicando la perspectiva desde la cual se ilustra cada reproducción y, en su caso, si se
trata de perspectivas o vistas de sección o corte, parciales, ampliadas o de conjunto. Cuando el
diseño industrial consista en una secuencia animada o en una interfaz gráfica animada—agrega el
precepto—, contendrá la enumeración de las perspectivas que permitan una comprensión clara y
completa del movimiento o la progresión. Además, la descripción indicará de forma expresa, clara
y concisa los elementos que no forman parte del diseño reclamado pero que permiten su
comprensión, haciendo referencia a los medios empleados para diferenciarlos de las características
que lo conforman, cuando esto no resulte evidente de las reproducciones gráficas o fotográficas o
de la naturaleza del diseño. Respecto de las reproducciones gráficas o fotográficas de la solicitud de
registro de diseño industrial, el artículo71 de la LFPPI define las diversas condiciones que las mismas
deben satisfacer.
En forma vinculada a los preceptos mencionados, el artículo 80 determina que el derecho
conferido por un registro de diseño industrial estará determinado, precisamente, por la descripción
y reproducciones gráficas o fotográficas otorgadas.
En el importante tema del reconocimiento de la prioridad en solicitudes de diseño industrial,
es una novedad que la LFPPI incluya reglas específicas aplicables a diseños industriales, que refiere
de manera específica en sus artículos 74 y 75, destacando el criterio de que para el reconocimiento
del derecho de prioridad en las solicitudes de registro de diseños industriales, deberá existir
identidad entre las características que constituyen el objeto de la solicitud de diseño industrial
presentada en México, con las que son objeto de la solicitud presentada en el país de origen,
consideradas en su conjunto, y cuando la impresión general que provoquen las características
objeto de la solicitud presentada en el país de origen, difiera de la que provoque el diseño
presentado en México, se considerará que se trata de diseños distintos, por lo que no se reconocerá
el derecho de prioridad reclamado.
Como mencionábamos en los párrafos iniciales de este tema, la más importante aportación
de la reforma de 2018 en materia de diseños industriales, fue la modificación de su vigencia, que
permite pasar de los 15 años a los 25 (alcanzables en plazos de 5 años renovables). En el lenguaje
del artículo 78 de la LFPPI, se determina que el registro de los diseños industriales tendrá una
vigencia de cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por períodos
sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas
correspondientes. Con relación a la renovación del registro, el artículo 79 establece que deberá
solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, pero se
dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro del plazo de gracia de los6 meses
posteriores a su vencimiento.
Una disposición particularmente relevante sobre el alcance de los derechos conferidos por
un diseño industrial es la que es materia del artículo 81 de la ley, que establece que el derecho
exclusivo de explotación permite al titular impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan,
ofrezcan en venta o importen el producto al que se le incorpore el diseño industrial amparado por
un registro o una copia sustancial del mismo, sin su consentimiento. El precepto resulta novedoso,
inclusive, respecto de la reforma de 2018, que no contemplaba este supuesto, el cual señala como
criterio de invasión de derechos de un diseño industrial “una copia sustancial del mismo”.
Este criterio no se compadece de la infracción administrativa que contempla la fracción XI
del artículo 386 de la LFPPI, que sanciona usar un diseño industrial que no difiera en grado
significativo o combinaciones de características de un registro de diseño industrial protegido, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva. Como se ve, confrontando ambos preceptos
encontramos el criterio de la “copia sustancial del mismo” versus “diferir en grado significativo”. En
este juego de palabras, habría que decir que, de ninguna manera, la facultad del titular de impedir
la copia sustancial le alcanza para perseguir a un infractor que le copia, de manera no sustancial,
pero sin diferir en grado significativo. No se ve la necesidad de que el propio legislador introduzca
criterios dispares para juzgar situaciones análogas.
Como colofón de la regulación de diseños industriales, la LFPPI consigna, en sus artículos 76,
77 y 82, las reglas que de forma subsidiaria resultan aplicables a la figura respecto de las normas
generales de patentes. Por lo que hace a su tramitación, resultan aplicables las normas generales,
con excepción de las relativas al concepto de invención, la vigencia, el alcance de las
reivindicaciones, el plazo de publicación de la solicitud a los 18 meses, y la posibilidad de que
terceros formulen observaciones respecto de la procedencia de la solicitud. De hecho, con relación
a publicación de la solicitud de registro de diseño industrial en trámite, expresamente la LFPPI
determina que ésta tendrá lugar lo más pronto posible después de que haya aprobado el examen
de forma, sin que pueda solicitarse su publicación anticipada.
Finalmente, por lo que hace a los alcances de los derechos conferidos, se establece que
resultan aplicables a los diseños industriales las reglas relativas a patentes (limitada a la materia
protegida), la facultad de reclamar daños a partir de la publicación de la solicitud y las excepciones
que le son oponibles.
ESQUEMAS DE TRAZADO DECIRCUITOS INTEGRADOS
Las disposiciones de la LFPPI para regular esta “nostálgica” figuran o sufrieron modificación
alguna de las que la Ley de la Propiedad Industrial incluyó en su momento11. De alguna forma, la
conservación de las mismas disposiciones, demuestra la falta de interés que existe en esta figura,
de tan limitado uso actual en la práctica.
En lo general, la ley mantiene el principio general de reconocer como registrable el esquema
de trazado original, incorporado o no a un circuito integrado, que no haya sido explotado
comercialmente en cualquier parte del mundo. También será registrable aun cuando éste haya sido
explotado comercialmente, de manera ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la
solicitud de registro se haya presentado ante el Instituto, dentro de los dos años siguientes a la fecha
en que fue explotado comercialmente, en forma ordinaria y por primera vez, por el solicitante. De
acuerdo a lo señalado por el artículo 83 de la LFPPI, solo será registrable el esquema de trazado que
consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean habituales o comunes, entre
los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados, si la combinación
en su conjunto se considera original.
El registro de un esquema de trazado tendrá una vigencia de diez años improrrogables
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeto al pago de
las tarifas correspondien11Diario Oficial del 26 de diciembre de 1997.
tes a cada anualidad. El artículo destacable de la figura es ahora el 84, el cual define los conceptos
siguientes:
i.
Circuito integrado, al producto, en su forma final o intermedia, en el que uno de los
elementos que lo integran, por lo menos, sea activo y alguna o todas las interconexiones
formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material
semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica;
ii.
Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional expresada en cualquier
forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de
alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado o dicha disposición
tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado;
iii.
Esquema de trazado protegido: el esquema de trazado de circuito integrado que haya
cumplido las condiciones de protección previstas en el presente Capítulo, y
iv.
Esquema de trazado original: el esquema de trazado de circuito integrado que sea el
resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los
creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados, al
momento de su creación.
Para el resto de disposiciones dirigidas a la regulación de los esquemas de trazado de circuitos
integrados, invitamos al lector a revisar los artículos aplicables, mismos que comprenden del artículo
83 al 90 de la LFPPI.
TRAMITACIÓN DE PATENTES
La LFPPI mantiene la misma estructura y orientación que la Ley de la Propiedad Industrial,
haciendo algunas precisiones menores que tienen por objeto aclarar puntos confusos, reflejar
aspectos prácticos, criterios que el IMPI ya observaba, y modernizar algunos otros aspectos que
requerían actualización.
En la parte general la ley establece que para obtener una patente deberá presentarse ante
el Instituto una solicitud que cumpla con los requisitos previstos en la LFPPI, en su Reglamento y
demás disposiciones aplicables en la materia, aclarando que podrá ser solicitada directamente por
el inventor o su causahabiente, o a través de sus representantes legales. Además, se establece que
el expediente de la solicitud de patente será confidencial hasta el momento de su publicación, lo
que debe acontecer, regularmente, a los 18 meses de solicitada, y siempre y cuando se haya
verificado favorablemente el examen de forma.
PRINCIPIO DE UNIDAD INVENTIVA
Un concepto fundamental que añade un elemento relevante a partir de esta edición de la
LFPPI, es el que es materia del artículo 93, el cual determina que la solicitud de patente deberá
referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones, relacionadas de tal manera entre sí, que
conformen un único concepto inventivo, y si la solicitud se refiere a un grupo de invenciones —que
es la novedad aportada por el precepto— se tendrá por satisfecho el requisito de unidad de
invención cuando exista entre éstas una relación en función de sus características técnicas
esenciales, que constituyan la contribución al estado de la técnica.
Esta aclaración toma forma de excepción al principio de unidad inventiva, el cual
consideramos plantea un supuesto de gran utilidad en la práctica, ya que muchas veces, ciertas
invenciones que podrían ser vistas como “unidad”, ante la aplicación rigurosa del principio tenían
que ser tramitadas en solicitudes divisionales. A partir de esta excepción, si en una invención
participan dos elementos que aún pudiendo funcionar de manera independiente, participan en
conformar un sistema o dispositivo único, podrán invocar este criterio para mantenerse en la misma
solicitud.
REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PATENTE
Con relación al contenido de la solicitud de patente, la LFPPI consigna ahora una serie de
datos que, de facto, los formatos del IMPI incluyen pero que no se mencionaban en forma expresa
en la ley. En ese rubro se encuentran los relativos a el nombre, nacionalidad, domicilio y correo
electrónico del solicitante; el nombre y domicilio del inventor, cuando éste no sea el solicitante y la
denominación o título de la invención, que deberá ser breve, precisa y denotar por sí misma la
naturaleza de la invención.
El resto de los requisitos exigidos para la solicitud en el artículo 94 ya se contemplaban, a
saber, la descripción, una o más reivindicaciones, el resumen, los dibujos en caso de ser necesarios
y la constancia de depósito de material biológico o las secuencias de nucleótidos o aminoácidos,
cuando se trata de invenciones de esta clase.
Vinculado a los requisitos de la solicitud de patente, los artículos95 y 96 de la LFPPI
constituyen también una novedad, el primero, señalando que en la denominación o título de la
invención se empleará la terminología reconocida en el campo técnico que corresponda, sin que
pueda incluirse cualquier signo distintivo, expresión o nombre de fantasía, nombre propio o
indicación comercial. Por lo que hace al segundo, digamos que ordena y aclara los elementos que
debe satisfacerla descripción, estableciendo que la misma estará redactada en la forma más concisa
y clara posible, y en congruencia con las reivindicaciones presentadas, debiendo iniciar con la
denominación o título de la invención, precisar el campo técnico al que se refiera, indicar el estado
de la técnica conocido por el solicitante a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad
reclamada, y divulgar la invención tal como se reivindique, en términos que permitan la
comprensión del problema técnico y de la solución al mismo, y exponer los efectos ventajosos de la
invención, si los hubiera, respecto a la técnica anterior, haciendo notarlas diferencias de la invención
que se divulga con invenciones semejantes ya conocidas. En realidad, todos los elementos
mencionados son los que regularmente se incluyen en la descripción de la invención, por loque
ahora la ley lo refleja.
Adicionalmente, el solicitante debe describir las figuras contenidas en los dibujos, si los
hubiera, haciendo referencia a ellas y a sus partes, así como indicar la mejor manera prevista para
la realización de la invención reivindicada, la indicación deberá hacerse mediante ejemplos cuando
resulte adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera, y finalmente, la indicación de la
aplicación industrial de la invención, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza
de la invención.
A diferencia de la LPI, que era evasiva en la definición de los elementos constitutivos de la
solicitud de patente, la LFPPI aporta conceptos precisos. Respecto de las reivindicaciones,
expresamente consigna que estas podrán ser independientes o dependientes, comprendiendo las
primeras las características técnicas esenciales de la invención cuya protección se reclama, y las
segundas, las características técnicas esenciales dela reivindicación independiente a la que se
refiere, debiendo precisar las características técnicas adicionales que guardan una relación
congruente con ésta y de la cual derivan, entendiéndose que la reivindicación independiente se
reproduce como si a la letra se insertara. La reivindicación dependiente —añade el artículo 97—,
incluirá todas las limitaciones contenidas en la reivindicación de que dependa. En forma
complementaria a esta regla, se debe citar el contenido del artículo 116 de la LFPPI, que establece
que los documentos que se presenten en cumplimiento de requerimientos de forma o fondo, o en
el caso de enmiendas voluntarias, no podrán incluir materia adicional ni reivindicaciones que den
mayor alcance al que esté contenido en la solicitud, tal y como fue inicialmente presentada,
considerándola en su conjunto.
Por lo que hace al resumen, este deberá ser claro, conciso y comprender una síntesis de la
divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y del dibujo más ilustrativo de la
invención. Además, deberá indicar el campo técnico al que pertenece la invención y permitirla
comprensión del problema técnico, la solución al mismo y la aplicación industrial de la invención. La
función del resumen es de la mayor importancia, ya que permite la fácil identificación del campo y
alcance de la patente por parte de terceros, en las búsquedas en los bancos nacionales e
internacionales, por lo que es meritorio que la ley defina con precisión los requisitos aplicables.
SOLICITUDES DIVISIONALES
Como señalábamos con relación al concepto de unidad inventiva que define el artículo 93 de la
LFPPI, cuando el mismo no se cumple, es necesario presentar tantas solicitudes como sean
necesarias para ampararlos diversos conceptos inventivos involucrados en la tecnología que se
pretende proteger. La LFPPI desarrolla de manera notable la regulación de las llamadas “solicitudes
divisionales”, estableciendo en los artículos100, 101 y 103, los requisitos y plazos que las mismas
deben satisfacer, que son los siguientes:
i.
presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud,
excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se
encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los
dibujos y descripciones que se exhiban no sufrirán alteraciones que modifiquen la
invención contemplada en la solicitud inicial;
ii.
reivindicar una invención diferente a la reclamada en la solicitud inicial y, en su caso, en
otras divisionales, sin contener materia adicional o que dé mayor alcance a la
inicialmente presentada, debiéndose considerar que cuando con motivo de la división
se haya dejado de reivindicar una invención o un grupo de invenciones, éstas no podrán
ser reclamadas nuevamente en la solicitud inicial o en la que dio origen a la división;
iii.
presentar la solicitud divisional dentro del plazo de dos meses cuando sea como
resultado de requerimiento resultante del examen de fondo de la solicitud, o bien,
cuando la división sea voluntaria, hasta antes de la expedición de la resolución que
deniegue, deseche, tenga por abandonada o desistida dicha solicitud, o antes de que
una solicitud internacional se considere retirada, conforme al Tratado de Cooperación
en materia de Patentes.
iv.
la solicitud divisional no podrá consistir en la división de otras solicitudes divisionales,
salvo que ésta sea procedente a juicio del Instituto o le sea requerida al solicitante, y si
la solicitud divisional no cumple con los requisitos señalados, no se beneficiará de la
fecha de presentación de la solicitud inicial de la que pretende derivarse, teniéndose
por presentada en la fecha en que fue recibida.
v.
el solicitante podrá dividir de manera voluntaria una solicitud inicial que se encuentre
aún en trámite, conservando como fecha de presentación de cada solicitud divisional,
la misma fechade la inicial y, en su caso, la fecha de la prioridad reclamada. Se
considerará que la solicitud inicial se encuentra en trámite, hasta antes de la expedición
de la resolución que deniegue, deseche, tenga por abandonada o desistida dicha
solicitud, o antes de que una solicitud internacional se considere retirada, conforme al
PCT.
vi.
cuando se comunique al solicitante que procede el otorgamiento de la patente o
registro, éste aun podrá dividir voluntariamente la solicitud inicial dentro del plazo de
dos meses a que se refiere el artículo 110 de la LFPPI.
La regulación de las llamadas “solicitudes divisionales”, se vincula estrechamente con lo
dispuesto por el artículo 113 de la LFPPI, relativa examen de fondo de la solicitudes de patente,
mismo que determina que, cuando el impedimento consista en que la solicitud no cumple con el
requisito de unidad de invención, el Instituto considerará únicamente como invención principal
aquélla que se mencione en primer lugar en las reivindicaciones y, a partir de la misma, evaluará el
cumplimiento del resto de los requisitos, debiendo requerir al solicitante que limite las
reivindicaciones reclamando la invención principal y, en su caso, presente la o las solicitudes
divisionales que correspondan, dentro del plazo de dos meses a que se refiere el artículo 111 de la
LFPPI, reconociendo que la solicitud divisional conservará como fecha de presentación la de la
solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el reconocimiento del derecho de prioridad.
TRANSFORMACIÓN DE SOLICITUDES
La LFPPI mantiene en su artículo 103 el texto idéntico del artículo49 de la LPI, que otorga al
solicitante la posibilidad de transformar la solicitud de patente en una de registro de modelo de
utilidad o de diseño industrial y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que éste
no concuerda con lo solicitado, pudiendo el solicitante efectuarla transformación de la solicitud
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción o dentro de los dos meses siguientes a
la fecha en que el Instituto le requiera para que la transforme, siempre y cuando la solicitud no se
haya abandonado. En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo
concedido por el IMPI, ésta se tendría por abandonada. El artículo 117 de la LFPPI contempla el
plazo para transformar una solicitud, cuando sea requerido por el IMPI, como prorrogable hasta por
dos meses más.
La posibilidad de transformar una solicitud para ajustarla a la figura adecuada para la
invención reclamada, es una facilidad para el solicitante a fin de alcanzar la mejor protección
disponible, sin poner en riesgo la novedad que ampara la propia solicitud.
FECHA DE PRESENTACIÓN
El artículo 104 de la LFPPI consigna una práctica del IMPI que es muy conveniente reflejar
en un precepto particular, consistente en que, al recibir la solicitud, se hará constar la fecha y hora
de recepción, el número progresivo que le corresponda, el número de expediente, los documentos
que la acompañan, el número de hojas y, en su caso, el medio de recepción. Aunque la obviedad de
la formalidad del manejo de recepción de una solicitud de patente pudiera resultar una obviedad
excesiva para la ley, pudiendo ser materia del reglamento, en materia de patentes los datos
mencionados son altamente relevantes, de cara a la validez de los derechos y su posible
confrontación con el estado del arte. Además, ante la operación de los nuevos canales electrónicos
para la presentación de solicitudes ante el IMPI, el tema de la recepción de las mismas exige elevar
el nivel de observancia de esta clase de formalidades para dotar de seguridad jurídica al sistema.
Como corresponde a los sistemas de patentes, la ley señala que la fecha de presentación
determinará la prelación entre las solicitudes, que es un reconocimiento especialmente notable en
esta materia, del axioma jurídico de “primero en tiempo, primero en derecho”. Hay que recordar
que, en otros sistemas legales, como los de corte anglosajón, existe la posibilidad de que el
reconocimiento del derecho a obtener la patenten o se otorga al primero en solicitar, sino a aquel
que acredite haber sido el primero en inventar.
Adicionalmente, el artículo 105 establece que reconocerá como fecha de presentación de
una solicitud de patente a la fecha y hora en que ésta sea recibida, siempre que la misma aporte el
nombre, nacionalidad, domicilio y correo electrónico del solicitante, la descripción y los dibujos en
caso de ser necesarios. En el caso de solicitudes dirigidas a material biológico o secuencias de
nucleótidos o de aminoácidos, deberá acreditarse el depósito del primero, o los listados de los
segundos. Como consecuencia obvia de que la solicitud no cumpla con los requisitos señalados a la
fecha en la que ésta se recibió, se tendrá como fecha de presentación a aquélla en la que se dé el
cumplimiento correspondiente.
Lo anterior persigue el propósito de que no se pretenda presentar solicitudes “vacías de
contenido”, que reserven una fecha de presentación que posteriormente pueda ser validada a
través de descripciones de invenciones a modo. Al exigir la descripción como elementos para asignar
una fecha de presentación tiene esta certeza, ya que, como la propia ley lo establece, en caso de
añadir materia a una descripción, es necesario presentar una nueva solicitud.
EXAMEN DE FORMA DE LASOLICITUD DE PATENTE
Del lacónico contenido del artículo 50 de la LPI, que se limitaba a mencionar que presentada
la solicitud el IMPI realizaría un examen deforma y requerir lo que en su caso fuese necesario, el
artículo 106 de la LFPPI establece con toda claridad lo que la autoridad debe verificaren dicho
examen. Lo anterior redunda en seguridad jurídica a favor de la conformación del derecho, al
asegurarse que la solicitud se apegue rigurosamente a las formalidades exigidas por la ley, y que la
propia autoridad puede apegarse a una serie de requisitos específicos que toda solicitud debe
acreditar. Tales requisitos son:
i.
la forma oficial de la solicitud fue debidamente requisitada;
ii.
la denominación o título de la invención;
iii.
exhibir el documento con el que se acredita la causa habiencia, cuando el inventor no
sea el solicitante;
iv.
cumplir con los requisitos relativos a la representación;
v.
el reclamo del derecho de prioridad, en caso de que se realice;
vi.
la solicitud contenga un apartado que contenga una descripción de la invención, una o
varias reivindicaciones, un resumen de la invención, los dibujos a los que se refiera la
descripción, y los documentos que el solicitante señale que se acompañan, incluyendo
la constancia de depósito de material biológico o el listado de secuencias.
Si el resultado del examen de forma es favorable, la LFPPI previene que éste no prejuzgará
sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento de la patente o
reconocimiento de los derechos reclamados y que deben ser objeto del examen de fondo de la
solicitud, previsto en la propia ley. Lo anterior es más que obvio, pero bien hace el legislador en
consignarlo, a fin de evitar interpretaciones riesgosas que suelen darse en la práctica por inventores
poco familiarizados con el sistema, cuando reciben el oficio en que se tienen por satisfechos los
requisitos formales de su solicitud.
Si, por el otro lado, como resultado del examen de forma, el IMPI advierte la omisión o
deficiencia de alguno de los elementos exigibles, podrá requerir al solicitante para que precise o
aclare lo que se considere necesario o subsane las omisiones, dentro del plazo de dos meses. De no
darse cumplimiento a dicho requerimiento dentro del plazo concedido, la solicitud se considerará
abandonada. Llama la atención el lenguaje empleado en el artículo 106 al referirse a que el Instituto
“podrá” requerir, siendo que, más que una potestad, es una obligación de la autoridad. Ello podría
obedecer a la intención de dejar abierta la posibilidad de que, de detectarse posteriormente una
falla formal en la solicitud, se pueda requerir sin enfrentar la objeción de no haberlo hecho en el
momento del examen de forma.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 117 de la LFPPI, el interesado tendrá un plazo
adicional de dos meses para cumplir los requisitos
de forma, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en
que se dé cumplimiento.
PUBLICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEPATENTE Y OPOSICIÓN DE TERCEROS
Una vez aprobado el examen de forma y después del vencimiento del plazo de 18 meses,
contado a partir de la fecha de la presentación o, en su caso, de la prioridad reclamada, tendrá lugar
la publicación de la solicitud. En el caso de una solicitud divisional, la publicación se realizará una
vez aprobado el examen de forma y después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir
de la fecha de la presentación de la solicitud inicial o, en su caso, de la prioridad reclamada.
Como colofón del artículo 107 de la LFPPI se prevé que, a petición del solicitante, la solicitud
podrá ser publicada antes del vencimiento del plazo señalado, siempre y cuando se haya aprobado
el examen deforma y se exhiba el comprobante del pago de la tarifa. Respecto de las solicitudes que
no hubiesen sido admitidas a trámite, las abandonadas, las retiradas, las desistidas o las desechadas,
se determina que no serán publicadas. Lo anterior tiene un efecto particular al evitar que la
confidencialidad propia de esta clase de solicitudes se pierda, lo que eliminaría la posibilidad de
volver a presentar la solicitud, cuando la novedad se mantiene intocada.
Es importante señalar que, de manera vinculada, el artículo 56 de la LFPPI señala que el
titular de la patente, después de otorgada ésta, podrá reclamar el pago de daños y perjuicios a
terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento la invención
patentada, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la
publicación. Lo anterior, siempre y cuando se haya usado la leyenda indicativa de “patente
pendiente” o “patente en trámite”, a que se refiere el artículo 44 de la Ley.
La publicación de la solicitud en trámite determina el artículo 108de la LFPPI, contendrá los
datos bibliográficos necesarios para identificar la solicitud; el nombre de los inventores, solicitantes
y representantes legales; la nacionalidad del solicitante, y el domicilio del representante, en su caso.
Además, agrega el precepto, una vez publicada la solicitud, el expediente se encontrará abierto para
consulta. Este punto resulta particularmente relevante, ya que la solicitud, al publicarse, se divulga
y no puede volver a ser materia de otra solicitud futura. Como efecto natural de ese cambio de
estatus respecto a la confidencialidad del expediente, a partir de la publicación cualquier tercero
puede consultar el expediente completo de la solicitud.
También, como consecuencia de la publicación, en el plazo de dos meses a partir del día
hábil siguiente al que surta efectos la publicación de la solicitud, el IMPI podrá recibir información
de cualquier persona, relativa a si dicha solicitud cumple con los requisitos de patentamiento, y si
no incurre en alguna de las limitaciones como para no ser considerada como una invención, o como
una invención no patentable. Cuando así lo estime conveniente, el IMPI podrá considerar dicha
información como documento de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud se
realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma, y dará vista al solicitante de los
datos y documentos aportados para que, en su caso, presente lo que a su derecho convenga. La
presentación de información no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiera
presentado el carácter de interesado, tercero o parte; por lo que el ejercicio de las acciones de
nulidad quedará a salvo.
Esta especie de “sistema de oposición” en materia de patentes, se incorporó a nuestro
régimen mediante reforma en el año 201012, es decir, es relativamente reciente. Lo novedoso del
artículo en cuestión es que, por primera ocasión en nuestro sistema normativo, se reconoce la
posibilidad de que terceros ajenos a una solicitud aporten elementos de juicio o información con
relación a una solicitud de patente. Dado que, la concesión de una patente crea una situación de
privilegio monopólico a favor del titular, en muchas ocasiones los terceros aducen que su actividad
económica se observa gravemente afectada al otorgarse una patente que tiene mayores alcances a
los que debieron concederse, producto de que el IMPI no contaba con los elementos necesarios
para analizar debidamente las reivindicaciones reclamadas por el solicitante.
12
Diario Oficial del 18 de junio de 2010.
Al brindarse a terceros la oportunidad
para formular observaciones y aportar pruebas, se generan
condiciones de mayor objetividad para que el examinador de la solicitud pueda analizar si la misma
cumple con las necesarias condiciones de patentabilidad, partiendo de la premisa de que, muchas
veces, quienes participan en la misma actividad económica del solicitante de una patente, esto es,
sus competidores directos, cuentan con mayor información y conocimiento de la materia sobre la
que versa ésta.
EXAMEN DE FONDO
Publicada la solicitud de patente —dispone el artículo 110 de la LFPPI—, el IMPI hará un
examen de fondo de la misma para determinar si se satisfacen los requisitos previstos en la ley y
que son necesarios para el otorgamiento de la patente solicitada, o si la materia objeto de la
solicitud se encuentra en alguno de los supuestos de impedimento. Para efectos de lo anterior, el
Instituto solo considerará lo que esté contenido en la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los
dibujos, el listado de secuencias y la constancia de depósito de material biológico.
El texto de la nueva ley incluye ya este párrafo, por el que se reconoce la otra opción
resultante del examen de fondo, que es la de la concesión de la patente estableciendo que, de no
advertir impedimento alguno para el otorgamiento, el Instituto lo comunicará al solicitante,
quedando el otorgamiento condicionado a la presentación del comprobante del pago de la tarifa
correspondiente a la expedición del título y la anualidad parala conservación de la vigencia de los
derechos relativa a ese año calendario, dentro del plazo de dos meses. Si vencido dicho plazo el
solicitante no cumple con lo requerido, se tendrá por abandonada su solicitud.
También, para el segundo de los supuestos resultantes del examen de fondo, el artículo 111
de la LFPPI incluye una redacción simplificada frente a su predecesor artículo 55 de la LPI,
limitándose a señalar que, cuando se advierta algún impedimento para el otorgamiento de la
patente solicitada, el IMPI podrá requerir al solicitante para que dentro del plazo de dos meses
manifieste lo que a su derecho convenga, presente información o documentación y, en su caso,
modifique lo que estime oportuno, señalando las modificaciones efectuadas. Evidentemente, la
omisión de la respuesta la prevé el precepto como causa de abandono de la solicitud. El plazo antes
señalado es prorrogable, en términos delo que al efecto señala el artículo 117 de la misma LFPPI,
hasta por dos meses más.
Llama la atención que, a diferencia de otros preceptos que ajustaron su texto a la práctica
cotidiana del Instituto, el último párrafo del artículo 111 lo mantuvo, estableciendo que debe
resolver en forma definitiva sobre el otorgamiento o la negativa de la patente solicitada, una vez
transcurrido el plazo para dar cumplimiento al requerimiento formulado, siempre y cuando la
solicitud no se encuentre abandonada o el solicitante no se haya desistido de la misma. Digo esto
porque, en la práctica, es muy común que el IMPI emita diversos requerimientos al solicitante, a fin
de ajustar el texto de la descripción o las reivindicaciones de la solicitud, hasta alcanzar una
redacción aceptable. Sin embargo, parecería que, al amparo de este párrafo, el IMPI no podría emitir
requerimientos adicionales.
En cambio, en el rubro en el que la LFPPI aporta un punto novedoso, es en la norma que
determina que el IMPI no estará obligado a evaluar el cumplimiento de cualquier otro requisito
establecido en la Ley, incluyendo el estudio del estado de la técnica, cuando el impedimento verse
sobre defectos que no permitan comprender total o parcialmente la materia de la solicitud, materia
que no se considere una invención, materia que no puede ser objeto de una patente, o ausencia de
aplicación industrial. Este novedoso artículo 112, brinda al Instituto base normativa para dejar de
practicar el exigente examen de fondo a la solicitud, cuando ésta carece de los presupuestos
necesarios para ser estudiada. Es decir, si la solicitud, por ejemplo, incurre en uno de los
impedimentos por no ser materia patentable, es obvio que el examen de fondo carece de sentido,
porque no se detectarán patentes concedidas sobre ese tipo de tecnología que es no patentable.
Con relación al apoyo que brindan las solicitudes de patente previamente tramitadas ante
oficinas de patentes extranjeras, el artículo114 añade elementos para facilitar su empleo ante el
IMPI, señalando que, cuando a juicio del Instituto sea necesario para efectuar el examen de fondo,
se podrá requerir al solicitante para que exhiba información o documentación adicional o
complementaria, incluida la relativa a la búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras, y
el IMPI podrá considerarlo como un documento de apoyo técnico para el efecto de determinar si la
invención, cuya patente se solicita, cumple con los requisitos establecidos en la LFPPI. Además, el
precepto prevé que, sin mediar requerimiento del IMPI, en forma voluntaria el solicitante pueda
presentar una copia de la patente respectiva otorgada por la oficina extranjera de propiedad
industrial que corresponda, con su traducción al español, para apoyar la procedencia de su solicitud.
Otra interesante aportación del nuevo texto de la LFPPI en torno al examen de fondo, es la
que se contempla en el artículo 115, que refleja lo que, de suyo, en la práctica el IMPI desarrolla,
consistente en que, el examen de fondo se llevará a cabo tomando en consideración los elementos
o documentos del estado de la técnica que el Instituto tenga a su disposición y, para determinar si
una invención reivindicada implica una actividad inventiva, se tomará en consideración la relación
existente entre ésta y el o los documentos del estado de la técnica, de forma individual o combinada.
El precepto aclara dos puntos relevantes en la práctica del examen de novedad, el primero
es que, para ese fin, el Instituto no tiene por qué limitarse a citar documentos de patentes, sino que
puede recurrir a cualquier otro documento que refleje el estado de la técnica, como puede suceder
con documentos técnicos publicados, de cualquier tipo. Por el otro lado, la regla de aplicación
contenida en el último párrafo, define un criterio de metodología de la mayor relevancia en el
desarrollo del examen de fondo, por cuanto hace a la posibilidad de que la autoridad considere
antecedentes del estado de la técnica, en forma combinada. Este punto no es una nimiedad, ya que,
muchas veces, la falta de actividad inventiva, en una solicitud, es cuestionada a partir de la
asociación evidente de ideas que plantea la relación entre dos o más patentes previas.
Como colofón a las reglas relativas a la práctica del examen de fondo, la LFPPI contempla
esta novedosa regla que otorga al IMPI la facultad de celebrar acuerdos interinstitucionales en
materia de patentes, para facilitar el intercambio y el aprovechamiento del trabajo, relativo a la
búsqueda, examen de fondo o su equivalente, incluyendo la asistencia técnica, así como la puesta a
disposición de resultados de búsqueda y de examen. Atendiendo al ámbito que regularmente se
reconoce a los “acuerdos institucionales”, que son los celebrados por autoridades equivalentes de
diferentes países, parecería que la referencia podría dirigirse especialmente al plano internacional,
sin embargo, nada parece limitar que el IMPI pudiera celebrar esta clase de acuerdos, también, en
el ámbito doméstico.
EXPEDICIÓN DEL TÍTULO Y PUBLICACIÓN
Como una última regla, relativa al trámite de la solicitud de patente, el párrafo final del
artículo 116 de la LFPPI establece que solo se aceptarán enmiendas voluntarias hasta antes de la
expedición de la resolución sobre la procedencia o negativa del otorgamiento de la patente. Este
recurso es muy utilizado en nuestro sistema, muchas veces como consecuencia de la pretensión del
solicitante de “igualar” el alcance de la protección de su patente, ampliando o recortando las
reivindicaciones de la solicitud mexicana de acuerdo a los alcances de alguna otra que le pudieran
haber concedido en diversa jurisdicción.
Finalmente, una vez agotados los trámites y requisitos impuestos por la ley y el reglamento,
de proceder el otorgamiento, el Instituto expedirá un título para cada patente, como lo marca el
artículo 119, como constancia y reconocimiento oficial al titular, el cual comprenderá un ejemplar
de la descripción, reivindicaciones y, si los hubiere, dibujos y el listado de secuencias. En el título se
hará constar el número y la clasificación de la patente, el nombre y domicilio de la persona o
personas a quienes se expide (causahabiente), el nombre del inventor o inventores, las fechas de
presentación de la solicitud y de prioridad reconocida, en su caso, la fecha de expedición, la
denominación o título de la invención, y su vigencia, especificando que estará sujeta al pago de las
tarifas para mantener vigentes los derechos.
Como consecuencia del otorgamiento de la patente, el artículo 120remata ordenando que
el Instituto proceda a su publicación en la Gaceta, debiendo la misma incluir la información del
propio título de la patente, más el resumen de la invención.
SECRETOS INDUSTRIALES
Pasaron casi 30 años, desde que la regulación de secretos industriales se incluyó en nuestra
legislación para que, finalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial decidiera atender
procedimientos contenciosos para su protección. Como se sabe, la figura de secretos industriales, a
diferencia de las marcas y las patentes, no requiere de la concesión de un registro, sino que es una
consecuencia legal cuando cierta información de una empresa le otorga ventajas competitivas y es
debidamente resguardada. Esa diferencia hace que los registros de propiedad industrial no sean los
más aptos para determinar la existencia y el alcance de la protección de esta clase de información
confidencial. Por esas razones, el IMPI invariablemente, cuando le fueron planteados casos de
violación de secretos industriales por vía de competencia desleal, se deslindaba de su tramitación.
Esta figura, a nivel internacional, se ha destacado como una de las que mayor protección
ofrece a los activos de las empresas, particularmente en el entorno digital, y a la luz de herramientas
tecnológicas tan avanzadas como la inteligencia artificial, el Big data y el blockchain, entre muchas
más. Bajo esa perspectiva, la eficacia de la ley para inhibir la apropiación y el uso ilegal de secretos
industriales se vuelve crítica. Enel caso de México, que es uno de los líderes mundiales en creación
de startups digitales, la protección de su información es esencial para dotarlas del necesario blindaje
para no ser devoradas por competidores más experimentados, por lo que contar con un marco legal
efectivo es más importante que en otros tiempos.
El texto de la nueva LFPPI, entre otras modificaciones, incorporados infracciones
administrativas que, finalmente, dan competencia al IMPI para conocer de demandas por secretos
industriales, orientadas a sancionar tanto el robo de información, como el uso de la misma por un
competidor. Es una constante que, en esta materia, el patrón recurrente de incidencia se gesta por
medio de empleados desleales que roban información para alimentar a empresas competidoras,
que son las dos conductas que la nueva ley pretende disuadir.
Creemos que la decisión del IMPI de atender este tipo de infracciones no necesariamente
traerá buenos resultados, al imponer a los afectados una opción de declaración de infracción que
los jueces civiles vana considerar como indispensable en la pretensión de reclamar daños y
perjuicios. Por otro lado, es claro que, para el IMPI, la aplicación de esta figura exigirá recursos
humanos y periciales muy diferentes de los que tradicionalmente ha manejado. No es que el
Instituto no pueda hacerlo, solo subrayamos que el reto exige el desarrollo de habilidades
novedosas y complejas.
Hoy, que la ley define al IMPI literalmente como “perito” en materia de Propiedad Industrial,
lo que de suyo le era reconocido, se corre el riesgo de que, al amparo de ese carácter, las demás
autoridades reculen en el conocimiento de temas que les son propios. Si la fiscalía general y los
jueces civiles dan un paso de lado en la atención de los casos que son de su competencia en materia
de Propiedad Intelectual, estaremos caminando en la dirección opuesta de lo que un sistema sano
y eficiente de observancia reclama para operar.
La definición que el artículo 163 de la LFPPI incluye del secreto industrial, aunque reitera los
elementos de la figura que señalaba su correlativo de la LPI, añade un importante factor al definir
lo que se entiende como “apropiación indebida de secretos industriales”. Respecto del primer
concepto, se define al secreto industrial como toda información de aplicación industrial o comercial
que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la
obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la
realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas
suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de
un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos
ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse.
Una primera diferencia que el precepto marca respecto del precedente de la LPI, es que
añade la expresión “control legal” como nota distintiva de quien posee la información constitutiva
del secreto. Entendemos bien la intención del legislador de utilizar este término para hacer énfasis
en que, si la información se recibe en forma “ilegal”, no se puede generar la protección de la ley. De
lo contrario, resultaría que el robo de secretos industriales, que es precisamente la conducta
sancionada por la ley, podría dar pie a que el poseedor alegase en su favor los beneficios reservados
al poseedor legal. Sin embargo, esta expresión noes inocua, y me parece que tendrá un efecto
negativo en la configuración de los elementos que deberán acreditarse cuando se demande o
denuncie la comisión de ilícitos en materia de secretos industriales, al exigirse al actor acreditar “el
control legal” de los mismos, lo que pudiera suponer demostrar cómo llegaron a su control. La
mayor parte de las veces, como lo sabemos, la información respectiva es solo el resultado de
experiencias acumuladas a lo largo del tiempo, que dan a la empresa un conocimiento particular
que le ofrece una ventaja específica en un campo de actividad determinado. Esperemos que en la
práctica los jueces, y el propio IMPI, no den a esta expresión un alcance más allá de su contraposición
a negar dar protección cuando el origen de la información sea ilegal.
Otro de los elementos que la definición de secretos industriales modifica respecto de la LPI,
es que elimina la necesidad de que la información constitutiva del secreto industrial conste en un
soporte material o electrónico, cambiando la palabra “deberá”, por “podrá”. Con ese pequeño
cambio, se modifica una exigencia que fue motivo de toda clase de cuestionamientos, ya que la ley
mexicana, respondiendo a una larga tradición formalista que busca documentar cualquier derecho
alegado, exigió este requisito en el pasado. De inicio, muchos criticamos esta exigencia que se
apartaba de la regulación internacional de secretos industriales, y que resultaba contraria a su
naturaleza, pero debemos reconocer que, al obligar al poseedor a documentar la información, en
muchos casos se ganó en precisión al lograr identificar el secreto empresarial y dotarlo de fecha
cierta. Desde nuestro punto de vista, será de utilidad que, quienes se digan poseedores de secretos
industriales, sigan utilizando la práctica de documentarlos, que hoy aparece en la LFPPI como
optativa.
Como complemento a la definición de secreto industrial, el artículo163 sigue utilizando, en
contraste, la misma fórmula que su antecesora, de incluir también lo que no tiene tal carácter. De
esa manera, determina que no se considerará secreto industrial aquella información quesea del
dominio público; la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de
los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la que deba ser divulgada por
disposición legal o por orden judicial. Asimismo, no se considerará que entra al dominio público o
que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier
autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la
proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera
otros actos de autoridad.
Ahora bien, con relación al concepto de “apropiación indebida”, que en forma novedosa
conforma la fracción II del mismo precepto, la ley le define como la adquisición, uso o divulgación
de un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la adquisición, uso, o
divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para
saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres. En
forma complementaria, el artículo 164 añade que no se considerará apropiación indebida el
descubrimiento o la creación independientes dela información que se reclame como un secreto
industrial, la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya
puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información,
siempre y cuando no esté sujeto a ninguna obligación de confidencialidad sobre el secreto industrial,
o la adquisición de la información de otra persona de manera legítima sin obligación de
confidencialidad o sin conocimiento de que la información era un secreto industrial.
Honestamente, considero que la definición no solo no aporta nada al entendimiento y
protección de los secretos industriales, sino que agrega elementos que dificultan el acreditamiento
de los extremos exigidos por la ley para la protección de la figura. Si a los requisitos de la definición
añadimos la necesidad de acreditar el “control legal”, además de los elementos de la definición de
“apropiación indebida”, resulta en que estos dos factores, aunados a los demás prevenidos por la
ley, más los de los tipos penal o administrativo que la ley define, hacen un listado interminable y
muy complejo de condiciones a satisfacer para seguir un caso por violación de secretos industriales.
Lamentablemente, en su pretensión por dar más pistas para el entendimiento de la figura,
el legislador ha creado una institución que es ahora más densa, más intrincada y por consecuencia,
de más difícil protección.
Un elemento más que debe ser considerado como requisito de procedencia de una
reclamación en materia de secretos industriales, se desprende del contenido del artículo 166 de la
LFPPI, que señala que toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto,
desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se
le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de divulgarlo, sin consentimiento
de la persona que ejerza su control legal, o de su usuario autorizado. El precepto impone un
requisito más, por el hecho de establecer como condición de observancia de la obligación de
confidencialidad “el haber sido prevenido” del carácter reservado de la misma.
Por su parte, el artículo 167 consigna, ahora de manera más clara, la obligación de que la
persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un
profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el
finde obtener secretos industriales de ésta, se considerará responsable en los términos de la ley, y
también lo será la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que
contemple un secreto industrial.
A pesar de que la LPI contemplaba como delito el uso de secretos industriales bajo estas
premisas, no existía un precepto que enunciara la obligación general de no usar información
proveniente de fuentes ilícitas. La disposición, como se aprecia con claridad, tiene claros
destinatarios en los competidores que contratan a un empleado que pudiera trasladar información
de este tipo a su nuevo patrón.
Otras reglas complementarias que la LFPPI recoge de su predecesora en forma
prácticamente idéntica, son las que reconocen la posibilidad de transmitir o autorizar el uso de
secretos industriales a un tercero, el cual tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial
por ningún medio, así como la posibilidad de que, en los convenios por los que se transmitan
conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se incluyan
cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales, las cuales deberán precisar los
aspectos que comprenden como confidenciales.
Otra de las reglas atendibles en la materia es que, la información requerida para determinar
la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos
componentes quedará protegida en los términos de la legislación aplicable o, en su caso, de los
Tratados Internacionales, así como la obligación de que, en cualquier procedimiento judicial o
administrativo relacionado con un secreto industrial o en donde se requiera que alguno de los
interesados divulgue un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas
necesarias, a petición de parte o de oficio, para impedir su divulgación no autorizada a terceros
ajenos a la controversia y garantizar su confidencialidad, y ningún interesado podrá divulgar o usar
el secreto industrial14. Quedan incluidos en el supuesto anterior —añade la LFPPI—, además de las
partes, sus representantes o autorizados para oír y recibir notificaciones, los funcionarios judiciales
o administrativos, los testigos, peritos o cualquier otra persona que intervenga en un proceso
judicial o administrativo, relacionado con un secreto industrial, o que tenga acceso a documentos
que formen parte de dicho proceso.
Es desde luego relevante que la nueva ley establezca en forma clara los alcances de la
obligación de respetar secretos industriales que son revelados en el marco de un procedimiento
legal o judicial, señalando con precisión a todos los que deben observar respeto irrestricto de la
información.
14
Una figura muy polémica, que en algún momento se discutió sobre la posibilidad de incluirla en nuestra ley, es la llamada
“protección de datos clínicos”, la cual propugna por limitar el uso de los expedientes sanitarios en que constan las pruebas
del producto líder, obligando a los productores de genéricos a realizar sus propias pruebas, lo que retrasaría
considerablemente el acceso de genéricos al mercado.
MARCAS
Como antesala de la nueva LFPPI, en el año 2018 se realizaron importantes reformas a la
entonces Ley de la Propiedad Industrial, que habían sido largamente esperadas, habiendo
modificado sustancialmente algunas de las figuras existentes y creado otras de gran utilidad que los
empresarios en nuestro país seguramente aprovecharían en el futuro. Es, sin lugar a dudas, el
cambio más importante de nuestra legislación de propiedad industrial en materia de signos
distintivos en varias décadas. La primera reforma fue publicada en el Diario Oficial el 13 de marzo
de2018 y abordaba diseños industriales y Denominaciones de Origen; la segunda fue publicada el
18 de mayo de 2018, y ambas, en conjunto con las disposiciones de la nueva LFPPI, que las recoge
plenamente, forman el nuevo y moderno marco normativo de signos distintivos en nuestro país.
Para el análisis de la LFPPI, incluiremos dichas reformas como parte ya del nuevo texto de manera
conjunta.
Desde la definición básica de marca, pasando por quienes pueden hacer uso de las mismas
y qué signos pueden cumplir esa función, existen cambios relevantes. El artículo 170 mantiene su
orientación en el sentido de que, cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso demarcas en la
industria, en el comercio o en los servicios que presten, sin embargo, el derecho a su uso exclusivo
se obtiene mediante su registro en el Instituto. La diferencia respecto del texto previo de la LPI
consiste en que se elimina la referencia a ciertas calidades de los usuarios —industrial comerciante
o prestadores de servicios—, para hacer ahora referencia, simplemente, a “cualquier persona física
o moral”. Conesa referencia se solucionó una polémica que a lo largo del tiempo se sostuvo, por la
que se cuestionaba la legitimación de agentes no económicos como titulares de derechos de marca,
como sucedía en el caso de asociaciones civi
En este punto, la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que tocó este precepto, siguió
el sentido de la jurisprudencia por contradicción que había ya aportado luz sobre el particular15.
Por lo que hace al concepto de marca que consigna el artículo 171, debe destacarse que el
mismo sufre una modificación sustancial, al eliminar el requisito de que las marcas deban ser
“visibles”. El nuevo texto ahora establece que se entiende por marca todo signo perceptible por los
sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso
de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado. La intención clara de la reforma fue la de acoger, ya de manera definitiva, a las llamadas
marcas no tradicionales, que son las perceptibles a través de sentidos diversos al de la vista.
Ese punto de partida constituye, de hecho, la diferencia sustantiva que se aprecia en el
artículo 172, que ya incluye expresamente tanto a las marcas olfativas como a las sonoras y el
denominado “trade dress”. Deesa manera, los supuestos específicos que se mencionan como
susceptibles de constituir una marca son las denominaciones, letras, números, elementos
figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas; las formas tridimensionales; los
nombres comerciales y denominaciones o razones sociales; el nombre propio de una persona física,
siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado; los
sonidos; los olores; la pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el
tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que
al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y la combinación de los signos
considerados “tradicionales”.
Respecto de las llamadas marcas sonoras y olfativas, incorporadas expresamente a nuestra
ley como nuevos tipos de marcas registrables —en la reforma de mayo de 2018—, debemos
considerar que la intención de su regulación atiende a dos propósitos: por una parte, actualizar el
sistema incorporando muchas de las figuras que necesariamente debe contener cualquier régimen
moderno de protección marcas, y por el otro, dar cumplimiento a muchas de las exigencias por la
celebración de acuerdos como el nuevo Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP), y el tratado de libre comercio con la Unión Europea16
15
CONTRADICCIÓN DE TESIS 354/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Séptimo, ambos en
Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Tesis de jurisprudencia 17/2011(10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este
Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil once.
Los cambios más esperados consisten en la modificación del concepto tradicional de limitar
la protección de marcas a aquellas que son perceptibles visualmente, abriendo la opción, entre
otras, a marcas no tradicionales como las sonoras y las olfativas. Este es un gran avance que
recompensa la creatividad mercadológica de muchos empresarios que han empleado estos
elementos como medio de identificación de sus productos y servicios. En este caso, la experiencia
de muchos países que han incluido este tipo de marcas en su legislación será la pauta de referencia
para avanzar con pasos seguros.
Es importante mencionar que, para el registro el Reglamento establece que la
representación de la marca debe ser legible, completa, accesible, inteligible y objetiva, y en el caso
de las olfativas y las sonoras se deberá acompañar una descripción que permita determinar el objeto
del registro. Es de esperar que el reglamento que se expida para la LFPPI, refleje estos principios.
Esta opción hace recomendable que aquellos empresarios que consideren que controlar la
asociación de un producto o servicio con un sonido específico, o un olor determinado presenten
solicitudes para ser los primeros en registrarlos para su uso exclusivo.
Un factor determinante para la apertura de estos nuevos tipos demarcas lo constituyó el
Reglamento de Marca de la Unión Europea que fue promulgado en 201717, mismo que ha
constituido el laboratorio y el aparador mundial para evaluar las diversas hipótesis que han sido
planteadas, así como las emblemáticas resoluciones de sus tribunales
16
El hoy denominado Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico ya se encuentra en vigor en nuestro país.
El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México se encuentra en trámites de autorización ante los Congresos
de cada parte.
17
Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión
Europea.
La incorporación de estos tipos de marcas a nuestro sistema de protección de signos
distintivos no es cosa menor. En el mundo, estas formas de distintividad alcanzaron reconocimiento
pleno en las leyes internas de múltiples países, y su inclusión era obligada para abatir el rezago que
ya arrastrábamos desde hace al menos una década. De hecho, esta reforma anticipó las obligaciones
que sobre el particular aceptamos en el T-MEC y el TPP-11.
Lo que llama la atención, de entrada, es la respuesta significativa que las empresas
mexicanas han generado ante la presencia de estas nuevas opciones, presentando un número
relevante de solicitudes en los pocos meses que el mecanismo tiene de operar. Ello da evidencia de
dos factores: el primero, que cada vez más los empresarios nacionales tienen una vinculación
estrecha con la legislación de Propiedad Intelectual, y se están volviendo usuarios recurrentes del
sistema; la segunda, que existe una veta de creatividad empresarial en México, que es necesario
reconocer, impulsar y proteger.
Es desde luego deseable que el sistema pueda seguir avanzando y perfeccione los principios
que la reforma incluyó, en particular, que expresamente se reconozca la procedencia de registro
para las marcas táctiles y las de sabor. Asimismo, en el caso de la categoría de las marcas dinámicas
(en general, marcas dotadas de movimientos repetibles en una rutina), la limitación parece ya no
encontrar soporte, por lo que su incorporación podría ya contemplarse en una próxima reforma.
Ello dotaría a fabricantes de software y videojuegos de una herramienta más para contrarrestar
piratería.
Otra de las novedades de la reforma del año 2018, fue la inclusión de la figura que protege
el llamado “trade dress”, por medio de su registro ante el IMPI, conocido en nuestro idioma como
“vestido del negocio” o “imagen comercial”. Aún y cuando en otros países la forma dominante de
proteger la “imagen comercial” evita derivar hacia formatos registrales, dada la complejidad de
reflejarlos en forma completa y comprensible, debe considerarse como un avance de nuestra
legislación contar con esta figura.
Esta figura, regulada en Estados Unidos desde hace ya algunos lustros, es un reconocimiento
a la función de distintividad que la imagen de un establecimiento cumple frente a los consumidores.
Es un hecho que, elementos tales como la arquitectura y los colores del local, la suma de los diversos
aspectos decorativos (mesas, anaqueles, letreros, aparadores, iluminación, vestimenta del personal
etc.), entre otros, en su especial combinación, le asignan al establecimiento una identidad propia
que conforma su imagen.
La sofisticación ha llegado, en algunos negocios, al punto de aplicar la mayor parte de los
recursos de instalación a lograr una particular “imagen de establecimiento”, que resulte atractiva
para el cliente. Pudiéramos decir que ya ningún negocio de atención al público está exento de
invertir una buena parte de sus recursos en diseñar su imagen, la que suele ser exitosa en la medida
de su originalidad. De acuerdo con el actual estado de nuestra legislación, al no existir uso ilegal de
marca, ya que ésta no es empleada por el imitador, ya se cuenta con la posibilidad de interponer
una acción eficaz para impedir esta conducta de competencia desleal.
Ante el impresionante auge del negocio de franquicias en nuestro país, considerando la
premisa básica de que este tipo de estructuras comerciales consiste en la reproducción total y
estandarizada de la “imagen” de las diferentes unidades franquiciadas, legislar sobre el particular
resultaba urgente, a fin de generar óptimas condiciones para su crecimiento y preservación.
Una situación que se ha venido enfrentando con regularidad en la disolución de relaciones
de franquicia, es la consistente en que el antiguo franquiciatario mantiene los mismos elementos
de identidad decorativa y ambiental que poseía el local cuando formaba parte de la red de la
franquicia, confundiendo con ello a los consumidores. Es evidente que, aún y cuando el uso de la
marca de la franquicia se suprima, los clientes que se han habituado a consumir en un local
determinado no perciben que un negocio ha dejado de formar parte de una franquicia, porque
mantiene el resto de los elementos de la imagen.
Junto a la protección que por vía registral procede realizar a favor de la apariencia de los
establecimientos comerciales, la ley también prevé la opción de registrar determinados elementos
de la presentación de los productos (como la forma y el volumen), que conforman, en la suma con
diseños y colores, una apariencia particular. Antes de existir este tipo de protección, era una práctica
común que ciertos productos imitasen elementos no registrables de un producto líder, sin que
existiera la posibilidad de considerarlo infracción. A pesar de que en una primera instancia
pudiéramos asumir que la legislación ha llegado demasiado lejos, constituyendo exclusivas en forma
irrestricta, limitando con ello la natural libertad de acción de los agentes económicos, lo cierto es
que, al enfrentarnos a casos concretos de imitación por esta vía, se debe reconocer la conveniencia
de extenderla protección jurídica a este tipo de elementos distintivos, tal como ahora lo prevé la
fracción VII de su artículo 172.