Área Civil La formación judicial, como parte de los procesos de apropiación social del conocimiento, es una construcción conjunta entre formadores, discentes y autores de los materiales académicos para fortalecer las capacidades y habilidades de los funcionarios y empleados judiciales, enfocada a la práctica judicial para brindar una administración de justicia adecuada, pronta y efectiva para los ciudadanos, de cara a la realidad social colombiana. Los módulos de formación autodirigida son materiales académicos que están a disposición de la comunidad judicial para permitir la actualización permanente de los servidores judiciales y facilitar el cumplimiento misional en las diferentes áreas básicas y especializadas de las distintas jurisdicciones, con el apoyo invaluable de la Red de Formadores, bastión fundamental de la formación judicial. Mary Lucero Novoa Moreno Directora Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” Área Civil PROPIEDAD INTELECTUAL El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, centro de formación inicial y continua de administración de justicia, en los términos del artículo 177 de la Ley 270 de 1996, desarrolla anualmente el Plan de Formación de la Rama Judicial para el fortalecimiento permanente de las competencias cognitivas y humanas de los servidores judiciales. MÓDULO DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO PLAN DE FORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL PROPIEDAD INTELECTUAL PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN DE FORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MAX ALEJANDRO FLÓREZ RODRÍGUEZ Presidente DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA Vicepresidenta GLORIA STELLA LÓPEZ JARAMILLO MARTHA LUCÍA OLANO DE NOGUERA ÉDGAR CARLOS SANABRIA MELO JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO Magistrados ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA” MARY LUCERO NOVOA MORENO Directora Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” MARCO ANTONIO VELILLA MORENO PROPIEDAD INTELECTUAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA” ISBN: 978-958-5570-10-8 © CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2019 Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra Calle 11 No. 9A-24 piso 4 www.ramajudicial.gov.co Impresión: Imprenta Nacional de Colombia Carrera 66 No. 24-09. Tel. 457 8000 www.imprenta.gov.co Impreso en Colombia Printed in Colombia TABLA DE CONTENIDO Introducción................................................................................................................. 11 Breve sinopsis profesional del autor......................................................................... 17 Normatividad............................................................................................................... 18 Unidad 1 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS........................................ 21 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.......................................................................... 21 2. DEVOLUCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS EN COLOMBIA........................................................................ 22 CAPÍTULO 1 EL DERECHO DE AUTOR Y SU CONTENIDO...................................................... 22 1. LAS OBRAS................................................................................................... 23 1.1. La Noción....................................................................................................... 24 1.2. La Originalidad............................................................................................. 25 2. LOS AUTORES.............................................................................................. 25 2.1 El Principio..................................................................................................... 25 2.2 La Excepción.................................................................................................. 26 2.3 Algunas Complejidades............................................................................... 26 3. CONTENIDO DE LOS DERECHOS........................................................... 27 3.1. Derechos Patrimoniales................................................................................ 28 3.1.1. Derecho de Reproducción................................................................... 30 3.1.2. Derecho de representación y la comunicación pública................... 31 3.1.3. Derecho de Traducción, Adaptación, Arreglo o Transformación de la Obra.............................................................................................. 32 3.1.4. Derecho de Participación o de Suite.................................................. 32 3.2. Derecho Moral............................................................................................... 34 7 3.2.1. Derecho de Divulgación...................................................................... 34 3.2.2. Derecho de Retractarse........................................................................ 34 3.2.3. Derecho de Paternidad........................................................................ 34 3.2.4. Respeto de la Integridad de la Obra.................................................. 35 4. EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS........................................................ 35 4.1. De la Transmisión de los Derechos de Autor............................................ 35 4.2. Gestión Colectiva.......................................................................................... 36 5. RÉGIMEN JURÍDICO.................................................................................... 37 5.1. Instrumentos Internacionales...................................................................... 37 5.2. Normatividad Interna.................................................................................. 38 6. LA ACCIÓN LEGAL EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS............................................................................. 39 6.1. Aspectos Generales....................................................................................... 39 6.1.1. Jurisdicción y Competencia................................................................ 39 6.1.2. Generalidades sobre el Trámite Procesal.......................................... 41 6.2. El Daño en el Derecho de Autor y Derechos Conexos............................. 42 6.2.1. Aproximación al Contenido del Daño a una Obra........................... 42 6.2.2. Cálculo de los Perjuicios Causados.................................................... 43 7. CLASES DE ACCIONES............................................................................... 44 7.1. La Acción Penal en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Autor.......................................................................................... 44 7.2. La Acción Civil en materia de Derechos de Autor Derechos Conexos de Autor.................................................................................... 46 7.2.1. Criterios de Protección........................................................................ 46 7.2.2. Procedimientos Cautelares.................................................................. 46 7.2.3.Procesos Declarativos y Ejecutivos..................................................... 48 CAPÍTULO 2 LOS DERECHOS CONEXOS DEL DERECHO AUTOR......................................... 8 48 1. GENERALIDADES DE LOS DERECHOS CONEXOS O DERIVADOS.. 49 2. ARTISTAS E INTÉRPRETES......................................................................... 49 3. CONTENIDO DE LOS DERECHOS............................................................ 50 4. CESIÓN DE DERECHOS CONEXOS.......................................................... 50 CAPÍTULO 3 INFORMÁTICA Y DERECHOS DE AUTOR........................................................... 51 1. PROTECCIÓN DE PROGRAMAS DE SOFTWARE................................... 51 2. PROTECCIÓN DE BASES DE DATOS........................................................ 51 3. PROTECCIÓN DE OTROS BIENES INFORMACIONALES.................... 52 Unidad 2 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.............................................................. 53 CAPÍTULO 1 LAS NUEVAS CREACIONES.................................................................................... 53 1. LA PATENTE DE INVENCIÓN................................................................... 53 2. MODELOS DE UTILIDAD........................................................................... 54 3. DISEÑOS INDUSTRIALES........................................................................... 55 4. DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS. 55 CAPÍTULO 2 LOS SIGNOS DISTINTIVOS...................................................................................... 56 1. LA MARCA.................................................................................................... 56 1.1. Clases de Marcas........................................................................................... 56 1.2. Requisitos Para que una Marca sea Registrable........................................ 58 1.3. Reglas para el Cotejo de Marcas................................................................. 60 1.4. Transferencia de Marcas.............................................................................. 61 2. EL NOMBRE COMERCIAL.......................................................................... 61 3. LEMAS COMERCIALES............................................................................... 62 4. INDICACIÓN DE PROCEDENCIA............................................................ 63 5. DENOMINACIÓN DE ORIGEN.................................................................. 63 5.1. Condiciones requeridas para la Protección de una Denominación de Origen........................................................................................................ 63 9 5.2. Diferencia entre Indicación de Procedencia y Denominación de Origen........................................................................................................ 63 6. RÉGIMEN APLICABLE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..................... 64 6.1. Normas de Carácter Supranacional............................................................ 64 6.2. Normas de Carácter Nacional..................................................................... 64 6.3. Compendio de Normas de Propiedad Industrial..................................... 65 6.4. Tratados Internacionales.............................................................................. 66 7. ACCIONES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL...................................... 66 7.1. Acción Judicial por Daños y Perjuicios...................................................... 67 7.2. Acción por Infracción a los Derechos que le confiere el registro de Propiedad Industrial............................................................................... 68 7.3. Actos de Competencia Desleal vinculados a la Propiedad Industrial........................................................................................................ 70 CAPÍTULO 3 LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA............................ 72 1. CONTRATOS DE PRESTACIONES SIMPLES............................................ 72 1.1. Contrato de Licencia de Marca................................................................... 72 1.1.1. Condiciones de la licencia de marca.................................................. 72 1.1.2. Efectos de la Licencia de Marca.......................................................... 73 1.2. Licencia de Patente....................................................................................... 73 1.2.1. Características generales..................................................................... 74 1.2.2. Efectos obligacionales de las partes: Obligaciones para el cedente y el cesionario....................................................................................... 74 1.3. Licencias de Know How.............................................................................. 74 1.4. Contrato de Asistencia Técnica................................................................... 74 2. CONTRATOS DE PRESTACIONES COMPLEJAS..................................... 75 2.1. Los Contratos De Concesión Comercial y de Franquicia......................... 75 CASOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS.................................................................... 76 CONCLUSIONES........................................................................................................ 80 BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................... 82 10 INTRODUCCIÓN Alcance del término propiedad intelectual: La expresión propiedad intelectual se refiere a las obras creadas por el espíritu humano y tiene un gran significado desde el punto de vista de la prosperidad y el crecimiento económico, así como de la calidad de vida y de nuestra civilización. Los derechos de la propiedad intelectual recompensan la creatividad y el esfuerzo humano, ya que son el motor del progreso económico y social. El artículo 61 de la Carta política establece: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. Por su parte el artículo 150 señala en el numeral 24, que le corresponde al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas ejerce las siguientes funciones “Regular el Régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.” El objeto de la propiedad intelectual son las normas y principios que toda persona jurídica o natural tiene a su disposición para adquirir, conservar, usar, defender y hacer respetar bienes que son incorporales, intangibles e inmateriales. Para efectos pedagógicos, se ha concebido que la propiedad intelectual comprenda la propiedad industrial y los denominados derechos de autor. Es lo que se denomina en inglés (intelectual property). Existe la posibilidad de que un mismo bien pueda estar protegido a la vez por la propiedad industrial que por el derecho de autor, como sería el caso en que para patentar un invento se requiere una memoria descriptiva de una solución técnica que, por utilizar el lenguaje como forma de expresión, podría considerarse una obra literaria. Supongamos que la patente es negada porque la autoridad correspondiente, en nuestro caso la SIC, considera que no tiene suficiente novedad, altura inventiva o aplicación industrial de dicha invención), la descripción y los manuales pueden ser protegidos por el derecho de autor. Como lo señala la Corte Suprema de los Estados Unidos: “La descripción de un arte en un libro, aun cuando tiene el derecho al beneficio del derecho de autor, no sienta una base para la reivindicación exclusiva del arte mismo. El objeto de uno es la explicación, el objeto del otro es el uso. El primero puede obtenerse bajo el derecho de autor. El ultimo solo puede conseguirse, si es que se puede obtener, mediante una patente de invención” Definición y contenido general de la propiedad industrial. El objeto de la propiedad industrial es amparar las innovaciones tecnológicas que 11 tienen una aplicación industrial, fabricación en serie o en gran escala, así como aquellos signos distintivos que sirve para identificar productos o servicios en el mercado. El Régimen común sobre la Propiedad Industrial está establecido por la Decisión 486 de septiembre 14 de 2000, que sustituye el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. El propósito general de la propiedad industrial es conjugar un interés público como lo es el derecho de los consumidores con un interés privado, que es la propiedad del empresario sobre una creación o un signo distintivo, que ha logrado desarrollar y posicionar en el mercado a base de inversión de capital, investigación, trabajo y publicidad. Por su parte, la propiedad industrial comprende tanto las denominadas Nuevas Creaciones como los signos distintivos, así como las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Las nuevas creaciones comprenden a su vez las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. En tanto que los signos distintivos, comprenden las marcas, los nombres comerciales, enseñas y lemas comerciales. Definición y contenido general de los derechos de autor: Es el conjunto de normas y principios que regulan, por un lado, los derechos morales, y por el otro los patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística o científica. Este doble carácter moral y patrimonial es lo que caracteriza a la visión “continental” francesa del droit de auteur derecho de autor en contraposición con la visión anglosajona copyright, en la cual la protección al derecho moral de autor no es decidida. Existen también derechos vecinos o conexos a los derechos de autor como aquellos que tienen los artistas intérpretes o ejecutantes, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones, y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión. En este orden de ideas comprende tanto los derechos del autor y el titular de los mismos, como los contratos de edición, representación, venta, arrendamiento, licencias de software, etc. El artículo 61 de la Carta Política consagra los derechos de autor y en general la protección de la propiedad intelectual. La ley 23 de 1982, modificada por la ley 1915 de 2018 consagra la normatividad legal sobre derecho de autor y derechos conexos. En materia de delitos contra los derechos de autor la ley 599 de 2000 en sus artículos 270, 271 y 272 del Código Penal, se refieren a las infracciones penales en esta materia. 12 En materia de Convenios Internacionales suscritos por Colombia están los Convenios de París de 1883 y de Berna de 1886, que constituyen la columna vertebral del derecho de autor internacional y son administrados por OMPI que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; la Organización mundial del Comercio (OMC) y es el Acuerdo sobre los ADPIC o TRIPs que fue creado con el Acuerdo de Marrakech del 15 de abril de 1994 para aquellos aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el Comercio y remite a los dos anteriores; y la Decisión Andina 351 de 1993; además de algunos tratados bilaterales de libre comercio como el que se encuentra vigente por ejemplo con los Estados Unidos. Relaciones entre el derecho de autor y la propiedad intelectual: Es necesario diferenciar el derecho de autor y la propiedad industrial, advirtiendo que existen zonas fronterizas entre ambas categorías. Diferencia entre derecho de autor y propiedad industrial: Para diferenciar el derecho de autor y la propiedad industrial es posible acudir a una sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de julio 4 de 1986, cuyo ponente fue Fabio Morón, en la cual se distinguen algunos elementos característicos: - El respeto del monopolio o explotación exclusiva por parte de su titular, es más propio del derecho de autor. No obstante, esta característica distintiva, no es tan real si tenemos en cuenta que las patentes y las marcas, en principio brindan esa exclusividad a su titular, salvo que este las quiera ceder o licenciar. - Una diferencia importante es que mientras la propiedad industrial no genera sino derechos patrimoniales, en el derecho de autor se derivan derechos patrimoniales y morales. - La propiedad industrial tiene una vocación muy temporal, así una marca se puede renovar en forma indefinida para que no fenezca; mientras que el derecho moral de autor tiene una protección más amplia que incluye el tiempo de vida de su autor, y setenta años más. - La existencia del derecho de autor, a diferencia de las patentes de invención y las marcas, no depende de formalidades esenciales. Nace de la obra sin necesidad de ser constatada, de formular o mencionar reservas, sin declaración o registro alguno. Sólo el ejercicio del derecho requiere el depósito legal. - Las obras intelectuales son creaciones espirituales sin otro fin que expresar la belleza o la verdad, carentes de un fin utilitario especial, mientras 13 que las patentes de invención, si bien son creaciones mentales, su fin es esencialmente industrial. De allí que una creación técnica por más original que sea, que no tenga un propósito de mejoramiento industrial no es una invención patentable. Zonas fronterizas entre el derecho de autor y los derechos de la propiedad industrial: Existen muchos casos de frontera entre estas dos especies del género que denominamos para efectos pedagógicos propiedad intelectual. Veamos algunas zonas fronterizas que ilustran esta afirmación. • Entre el derecho de autor y las nuevas creaciones. Las obras literarias y las invenciones industriales; los programas de software; las obras de arte aplicado y los diseños industriales; las obras de arte aplicado y la indumentaria o vestuario; las obras de arte aplicado y los modelos de utilidad. • Entre el derecho de autor y los signos distintivos: Las obras figurativas y los signos distintivos; las obras literarias y los lemas comerciales; las composiciones musicales y las marcas sonoras; las obras audiovisuales y las marcas animadas; las obras literarias o artísticas y las expresiones o señales de propaganda; el título de las obras y los signos distintivos; los títulos de las publicaciones y difusiones periódicas y el derecho de marcas; los títulos de las obras literarias o artísticas y los nombres de dominio; los nombres de autores, artistas y productores y los nombres de dominio; son solo algunas de las posibilidades que se pueden dar de combinaciones entre derechos de autor y propiedad industrial. Aporte societario solo de propiedades intelectuales: En la nueva economía hay un cambio de concepción frente a los fenómenos de capital y trabajo. En efecto, mientras en la primera etapa se concebía que la inversión y el capital estaban absolutamente diferenciadas como lo concibe el marxismo entre capitalistas (propietarios de los medios de producción), y trabajadores; en la actualidad muchas sociedades se forman de solo aportes intelectuales porque la inversión inmaterial es el corazón de una economía fundada en el conocimiento. Además, proliferan las cesiones y licencias de derechos de propiedad intelectual, razón por la cual muchos activos inmateriales se constituyen incluso en más valiosos que otros de carácter material. Sony Music y Vivendi Universal crearon una filial común con un aporte que es por una parte el catálogo de las obras musicales de la primera, y en segundo lugar, los derechos de difusión y venta en línea de las obras, que hace la segunda. Los 14 herederos de Georges Simenon autor de las Encuestas de Magret, al percatarse de la velocidad con que se transforma el derecho de autor, transfirieron los derechos del autor de la obra a cambio de un dinero y el 15% de una nueva sociedad en común, con una sociedad especializada en esta clase de explotación. Los herederos del maestro Pablo Picasso se asociaron en una sociedad especializada Ad Hoc para administrar los derechos del pintor. La importancia de la propiedad intelectual y del capital intelectual en la “Nueva Economía”: La nueva economía se caracteriza porque la industria es de altas tecnologías y por tratarse de una sociedad de la información y del conocimiento, por ende, plena activos intangibles. La importancia de lo invisible y lo inmaterial. Es decir, de los activos inmateriales, no es un fenómeno nuevo en la economía, de hecho, la inversión inmaterial viene creciendo mucho más que la inversión material. Lo que resulta curioso, es que se ha mantenido por todas las disciplinas (juristas, expertos contables, banqueros. Responsables de fondos de inversión, evaluadores de empresas, etc.) al margen de su control, pues al no poder medirlos con los métodos tradicionales. Al no tener existencia material y existencia física, lo que aparece contablemente no es lo más valioso de la empresa, pero son los activos incorporales son y generan la mayor parte de sus utilidades. En general los activos corporales y financieros son necesarios para producir valorización de los activos incorporales, o favorecer su capacidad de producir utilidades, así por ejemplo una marca sin producto, o un programa informático sin computador, serán de poco interés. Sin embargo, esto no quiere decir que los activos estén vinculados para su explotación a los activos corporales, ya que ellos tienen un valor diferente y que se puede separar de los activos corporales, como sucede cuando el propietario no quiere explotar por sí mismo el activo incorporal, sino que le puede otorgar una licencia a un tercero para que explote el activo incorporal, quien a su vez posee activos financieros y corporales complementarios. En términos generales, para crear riqueza solo hay que reunir los activos incorporales con los activos corporales complementarios y efectuar las combinaciones óptimas. Así otro propietario de activos corporales puede con el activo que le fue licenciado por el propietario del activo incorporal, otros activos corporales, y generar más riqueza. Entonces si bien el principal defecto de los bienes incorporales es su invisibilidad en el mundo real o en la contabilidad, logran desarrollar cualidades importantes como, por ejemplo, cuando la propiedad industrial materializa ciertos activos incorporales al convertirse mediante una patente de invención, que es suficiente con formalizarla ante la oficina de propiedad industrial para que adquiera mayor valor y pueda ser comercializada a través 15 de una licencia. En el caso del software, protegidos por el derecho de autor, el proceso de multiplicación permite que una multitud de personas entre a conocer y a poseer ese conocimiento, sin que necesariamente se desprenda completamente del autor del software. De la evolución de una propiedad intelectual exclusiva y excluyente al derecho de la competencia: Según lo que enseña la teoría económica, la propiedad intelectual reposa sobre un equilibrio entre la eficacia dinámica y la eficacia estática, entre esa incitación a innovar que permite la concesión de derecho de exclusividad y de monopolios legales, y la difusión de esas innovaciones. Esta concepción tradicional se ve afectada por la sociedad de la información que se caracteriza por la aparición de creaciones de un género nuevo y de nuevas formas de invención que están estrechamente vinculadas al tratamiento y a la presentación de esas informaciones y creaciones. De una parte, los creadores y quienes invierten en investigación y desarrollo, y su inversión se refleja en los costos fijos elevados de su desarrollo por lo que siempre existirá la tendencia a tratar de excluirlos por el mecanismo de la propiedad intelectual; pero por otra, esos mismos bienes pueden dar lugar a que surjan en este desarrollo de la propiedad intelectual, nuevos monopolios, y que sea necesario acudir a nociones como “ el poder del mercado”, que de no invocar el derecho de la competencia, pueden afectar gravemente a los consumidores. La sociedad de la información, en particular aquellos que tienen una alta tecnología, introducen muchas características que nos llevan a interrogarnos acerca de la pertinencia de los criterios tradicionales para analizar la propiedad intelectual en la economía contemporánea. La innovación tecnológica de un competidor, puede conducir a una empresa sobre un mercado dinámico e innovador a una verdadera amenaza a la que difícilmente puede resistir, ya que la competencia no se ejerce como dicen algunos autores “dentro”, sino “por el mercado”. También una empresa que ha logrado imponer primero su tecnología, puede generar que para el cliente resulte mucho más conveniente y valioso, adquirir productos muy diversos y complementarios a dicha tecnología. En múltiples ocasiones hemos afirmado que la competencia no es un fin en sí misma, sino un medio tendiente a satisfacer objetivos sociales y económicos de raigambre constitucional para que el usuario/consumidor viva mejor. En consecuencia, el Estado debe intervenir si la competencia no puede atender tales fines, o pone en riesgo su consecución. 16 BREVE SINOPSIS PROFESIONAL DEL AUTOR Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización de derecho civil-comercial de la misma institución, y maestrías en derecho civil (Universidad de París II) y derecho económico (Universidad de Orleans en Francia). Creó el primer departamento de derecho económico y de los negocios en la Universidad Externado de Colombia, y fue su primer director. Ha sido profesor de posgrado en veintisiete (27) universidades colombianas, y dirige la colección de derecho económico y de los negocios dedicada entre otros temas a la propiedad intelectual y el derecho de la competencia, es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua y profesor invitado de varias universidades extranjeras. Ha ejercido la profesión de abogado durante 38 años, en derecho económico, administrativo y privado. Fue Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado entre el 7 de julio de 2007 y el 7 de julio de 2015. (Magistrado ponente de la histórica Sentencia que comenzó a dar vía legal a la recuperación del emblemático Río Bogotá. Ha sido un reconocido defensor del medio ambiente, con disertaciones sobre “El papel del juez en el medio ambiente” y “El daño ambiental desde el punto de vista fiscal”, con las cuales, fue invitado a hacer la conferencia inaugural de dos Congresos mundiales de derecho ambiental. Uno de ellos contó con la participación de las Cortes Supremas de Justicia y Consejos de Estado de 33 países, organizado por la Altas Jurisdicciones Administrativas, creada por el Consejo de Estado Francés, que presidió durante cuatro años, y que se encuentra conformada por 64 países de los cinco continentes. 17 NORMATIVIDAD INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Colombia ha suscrito los siguientes: El Convenio de Estocolmo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual acogido en la legislación colombiana por la Ley 46 del 7 de diciembre de 1979 y desarrollada en nuestra legislación con la Ley 23 del 28 de enero de 1982 y la ley 44 del 5 de febrero de 1993 (Sentencia 276/1996 del 20 de junio). El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Ley 33 de 1987). La Convención de Roma, sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Ley 48 de 1975). El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) (Ley 170 de 1994). El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor (WTC) (Ley 565 de 2000). El Tratado de la Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI) sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT) (Ley 545 de 1999). El Régimen Común sobre Derechos de Autor expedido por la Comisión del Acuerdo de Cartagena Pacto Andino está contemplado en la Decisión 351/1993, de 7 de diciembre, donde se incluyen los derechos morales de autor a través del bloque de constitucionalidad por tener el carácter de derechos fundamentales (Sentencia C-1490/2000, de 2 de noviembre; Sentencia C-988/2004, de 12 de octubre). NORMATIVIDAD INTERNA En materia de normatividad interna se destaca: La Carta Política en su artículo 61 sobre el derecho de la propiedad intelectual La Decisión Andina 351 de diciembre 17 de 1993 establece el régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, y dado que 18 introduce los derechos morales de autor que son derechos fundamentales, se incorporó a nuestro bloque de constitucionalidad. (Sentencia C-1490/2000, de 2 de noviembre; Sentencia C-988/2004, de 12 de octubre), que fue modificada por la Ley 1915 del 12 de julio de 2018. Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor fue modificada por la ley 1915 del 12 de julio de 2018. Ley 44 de 1993, por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944. Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales. Ley 599 de 2000 (Código Penal, artículos 270, 271 y 272). Ley 1493/2011, de 26 de diciembre, Código General del Proceso sobre la distribución de la competencia de los jueces ordinarios de la rama judicial y el impacto de las nuevas funciones jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Decreto 460 de 1995, por el cual se Reglamenta el registro Nacional de Derechos de autor y se regula el depósito legal. Decreto 1070 de 2008, por el cual se reglamenta el artículo 26 de la ley 98 de 1993 Decreto 1879 de 2008, por el cual se reglamenta la Ley 232 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46,47 y 48 del decreto Ley 2150 de 1995 y se dictan otras disposiciones. 19 CONVENCIONES Og Objetivo general Oe Objetivo específico Co Contenidos Ap Actividades pedagógicas Ae Autoevaluación J Jurisprudencia B 20 Bibliografía Unidad 1 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA En el ámbito internacional se entiende por derecho de autor la vertiente de la propiedad intelectual que se ocupa de la protección de las obras del espíritu y de las obras de arte en su más amplia acepción, y a las reglas que rigen la adquisición, conservación, ejercicio, respeto, defensa, y terminación de los derechos que recaen sobre estas obras. El derecho de autor o copyright según el punto de referencia sea la visión de derecho continental o de derecho anglosajón, tuvo muchos antecedentes aislados, pero puede decirse que reconoce un primer e importante documento en el Acta de la Reina Ana de 1710 (Statute of Anne) que recibió la aprobación real el 6 de abril de 1710 como lo reconocen los profesores ingleses William Cornish, David Llewelyn y JAL Sterling. La Convención de Berna del 9 de septiembre de 1886, numerosas veces revisada, constituye el texto fundamental a nivel de derecho Internacional. Esta convención es administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organización que ha venido haciendo su armonización y elaborando disposiciones tipo en esta materia. En materia de los derechos conexos, puede citarse la Convención de Roma del 26 de octubre de 1961, que contempla los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y Organismos de radiodifusión; los Acuerdos sobre Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en 1994 fruto de la Ronda de Uruguay y en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio; El Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito por Colombia el 6 de marzo de 2002. La obra como objeto de protección del derecho de autor, fruto de la creación formal envuelta de originalidad, es diferenciada de los derechos conexos haciendo referencia a las personas que participan en la difusión, pero no en la creación de las obras literarias o artísticas, a pesar de que es el artista 21 Unidad 1 quien con su creatividad semejante a la del autor le otorga a su interpretación un toque personal y creativo (Sentencia C-1118/2005, de 1 de noviembre). 2. DEVOLUCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS EN COLOMBIA Colombia adoptó la ley 23 del 28 de enero de 1982 sobre derechos de autor que fue modificada por la ley 1915 del 12 de julio de 2018. El artículo 1 de la ley 23 de 1982 establece que los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley, y en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los de autor. El artículo 2º de la ley 23 de 1982 precisa que los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, en caso de conflicto primarán los derechos de autor. La ley 1915 del 12 de julio de 2018 que modifica la anterior, en su artículo 1 adiciona que la persona que haya divulgado la obra se presume que es la titular de los derechos de autor, y que la misma se encuentra protegida. CAPÍTULO 1 EL DERECHO DE AUTOR Y SU CONTENIDO El artículo 1 de la ley 23 de 1982 establece que los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley, y en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los de autor. El artículo 2º de la ley 23 de 1982 establece que los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias o artísticas las cuales comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o la forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella. 22 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS Las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer. El artículo 2º de la ley 23 de 1982 precisa que los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, en caso de conflicto primarán los derechos de autor. La Corte Constitucional en sentencia C-040 del 3 de febrero de 1994 señaló: “Concretando para el caso particular, la diferenciación introducida por el legislador es adecuada a la Constitución porque se le confiere prioridad a un bien creatividad del autor, sobre otros bienes ejecución –los conexos–, ya que el aspecto de las originalidades relevantes para conferir un tratamiento económico diferencial”. Observa de paso la Corte, que en todo caso los derechos de autor y los derechos conexos cohabitan en este caso, pues no se trata del sacrificio total de éstos en beneficio de aquellos, sino solo de una nueva distribución porcentual en la que todos toman parte. La cohabitación de tales derechos esta además autorizada por el artículo 4 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, el cual tiene vigencia en el orden interno por disposición del artículo 93 superior, cuando afirma que el Estado “podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, solo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos…”. La Ley 1915 del 12 de julio de 2018 que modifica la ley 23 de 1982, establece en su artículo 1 “que la persona que bajo cuyo nombre, seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra”, se presumirá salvo que haya prueba en contrario, que es el titular de los derechos de autor; y esta obra se presume, salvo prueba en contrario también, que se encuentra protegida. 1. LAS OBRAS El derecho de autor recae sobre la denominada obra intelectual que no es otra cosa que según Emery Miguel A., Astrea, Buenos Aires, 2014, es toda 23 Unidad 1 expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos (derechos morales) que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos (derecho patrimonial o de explotación). El artículo 8º de la Ley 23 de 1982 se refiere a las diferentes clases de obras protegidas por la misma en cuanto derechos de autor y conexos. 1.1 La noción. Lo importante para que exista la protección es que se trate de una obra, es decir: una expresión personal, perceptible y dotada de cierta originalidad y creatividad; debe reflejar la personalidad del autor, ser resultado de la actividad del espíritu, y presentarse en forma completa y unitaria, además de significar y representar algo (Isidro Satanoski. Derecho intelectual. Buenos Aires, 1975, vol. 1, p. 8). El artículo 3 de la Ley 23 de 1982 trae las facultades que concede a los titulares el derecho de autor, mientras que el artículo de la Ley 23 de 1982, fue modificado de manera importante por el artículo 3º de la Ley 1915 de 2018, y en él se establece cuáles son los actos que el autor o, en su caso los derechohabientes tienen sobre las obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de autorizar o prohibir. Señala, por ejemplo, que el autor o sus derechohabientes tienen el derecho exclusivo de prohibir y autorizar: a) La reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica. b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición al público, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. c) La distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad. d) La importación de copias hechas sin autorización del titular del derecho. 24 e) El alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras. f) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS 1.2 La originalidad. El profesor Manuel Pachón Muñoz señala citando a Andre Francon que la expresión de una personalidad no puede confundirse con un concepto de novedad. Para explicarlo trae un ejemplo del profesor: Imaginemos dos pintores que se colocan en el mismo sitio, pintando cada uno, un cuadro que representa el paisaje. La segunda tela no es nueva puesto que el mismo tema ha sido desarrollado por el otro pintor, pero es original y queda protegida por el derecho de autor, porque la hechura de la obra refleja la personalidad del artista. El tema no es fácil de discernir, porque, por ejemplo, en ciertas creaciones no es factible asegurar que estas son una manifestación de la personalidad del autor. Para algunos existen diferentes categorías de obras: Las obras de carácter estético (se comprenden aquellas cuya destinación es utilitaria), y las demás, que oportunamente hay que reagrupar bajo la denominación obras “factuales” (esencialmente las compilaciones), y “funcionales” (como las del dominio de las artes plásticas, sea en el dominio de las obras de ciertos lenguajes como el software). Por ejemplo en las creaciones de arte aplicado (catálogos, recopilaciones compilaciones). ¿Es cierto que la realización de estas obras implica una escogencia y que esta escogencia no es arbitraria, pero la doctrina se pregunta y creo que, con razón, hasta qué punto es medible si es objeto o no de esa eventual protección? En el caso de la protección de los programas de computador se habla de una originalidad más objetiva porque se acude a manifestar que la originalidad debe ser: “la expresión de la marca de un aporte intelectual”. En este caso, la originalidad se convierte en un sujeto de “geometría variable”, porque la originalidad requiere una contextualización de lo económico y social dinámica, que involucra además la lógica del mercado que asuman las industrias culturales, por ejemplo, como cuando de apreciar el arte contemporáneo se trata. 2. LOS AUTORES En principio el autor protegido es el creador. Sin embargo, en los sistemas de copyright, por ejemplo, el productor puede ser el titular inicial de los derechos. Esta es la razón por la cual la Convención de Berna es tan circunspecta a este respecto. 2.1 El principio En la concepción original del derecho continental y del derecho francés es una concepción subjetiva, el autor no puede ser nadie más que aquella que se 25 Unidad 1 ha expresado en la obra. No basta con quien haya dado una idea, o tomado, por ejemplo, una fotografía. Es más, en principio el autor solo podría ser una persona natural, por la simple razón que una persona jurídica difícilmente podría expresar su personalidad en una obra del espíritu, lo que no quiere decir que no podrá adquirir los derechos mediante una cesión (sociedad cesionaria), pero el derecho moral, permanecerá en el autor cedente La Ley 1915 de 2018 modifica el artículo 27 de la Ley 23 de 1982 que ya reconocía la posibilidad de que una obra pudiera tener por titular a una persona jurídica o a una entidad oficial o cualquier institución de derecho público y señala: “En todos los casos en que una obra literaria o artística tenga por titular del derecho de autor a una persona jurídica, el plazo de protección será de 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra. Si dentro de los 50 años siguientes a la creación de la obra no ha existido publicación autorizada, el plazo de protección será de 70 años a partir del final del año calendario de la creación de la obra”. Del desdoblamiento de los derechos de autor en un aspecto moral y otro patrimonial, surge de manera nítida que exista un titular sobre ambos derechos (autor o derecho/habientes), o la coincidencia de titulares diferenciados sobre cada uno; por un lado, el autor y sus derechos/habientes respecto de los derechos morales y, por otro, el titular al que el primero le haya cedido total o parcialmente los derechos morales sobre su obra. 2.2 La excepción Una excepción a este principio general la constituye la obra colectiva que está protegida en el artículo 24 de la Ley 23 de 1982 en favor de sus directores por 80 años contados a partir de la publicación por expresa remisión del artículo 83 de la misma ley. La obra colectiva es aquella que es creada por iniciativa y bajo la coordinación de una persona física o jurídica, quien la edita y divulga bajo su nombre, a partir de las contribuciones personales realizadas para tal fin por los autores que han participado en su elaboración, las que se funden en una creación única y autónoma. 2.3 Algunas complejidades Existen también obras en cooperación, estas son creadas por dos o más personas que trabajan juntas, o al menos tienen mutuamente en cuenta sus 26 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS contribuciones, y bajo una inspiración común. El artículo 18 de la Ley 23 de 1982 establece los requisitos para que exista obra en colaboración por remisión del artículo 82 de la misma normatividad. Existe una concepción restringida de la obra en colaboración según la cual los coautores han trabajado juntos con un grado de compenetración, y en forma tal que una vez concluida la obra, resulta imposible determinar cuál es la parte atribuible a cada una de ellas, como sería el caso de dos dramaturgos que escriben una obra de teatro. También se habla de una concepción amplia de obra en colaboración, según la cual, si bien las contribuciones de cada uno de los autores son individualizables, aunque ellos han acordado cuál es su aporte a la obra global, previa una comunidad de inspiración, aunque no excluye una repartición de tareas. Se citan como ejemplos las composiciones musicales con letra y los textos con dibujos. El adoptar una u otra posición causa importantes prácticos que más adelante examinaremos, porque el tema así lo amerita. Otro tema que trae complicaciones es el de la obra de arte por encargo donde según el artículo 20 de la Ley 23 de 1982: “Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de esta, solo percibirán en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservaran las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente ley en sus literales a) y b)”. Por otra parte, el artículo 184 de la ley 23 de 1982 cuando se trata de fotografía, pintura, dibujo, retrato, grabado u otra obra similar, señala que la obra realizada será propiedad de quien ordene la ejecución. Cuando la obra de arte la produce una persona asalariada, se presenta una tensión entre el derecho de autor y el derecho del trabajo. Sera necesario en cada caso si el asalariado produce la obra en razón de las funciones que tiene asignadas por el empleador, o si por ejemplo, la realizo por fuera del servicio 3. CONTENIDO DE LOS DERECHOS Como señala Delia Lipszyc “la obra protegida por el derecho de autor es un bien de naturaleza particular: refleja del modo más intenso y perdurable la personalidad de su creador. El autor ‘vive’ y trasciende en su obra. Por eso el derecho de autor no se agota en asegurar al creador la posibilidad de obtener beneficios económicos por la explotación de la obra: protege sus realizaciones intelectuales y personales con la obra y con su utilización”. 27 Unidad 1 Esta es la razón por la cual se acepta que el derecho de autor tiene una doble estructura. De una parte, están los derechos morales que permiten la protección de los derechos del creador en relación con su obra; y los derechos pecuniarios, mediante el cual, el autor efectúa la explotación económica de su obra, o autoriza a otros a que lo hagan, beneficiándose de esa explotación. Se incluyen en estos derechos en forma general el derecho al respeto de la obra, el derecho de paternidad, el derecho de divulgación, el derecho de solicitar indemnización o de recuperar la obra en lo que se refiere a los derechos morales, el derecho de representación, el derecho de reproducción, o el derecho de reclamar los derechos patrimoniales. Como sucede con la propiedad industrial, el derecho de autor concede unos derechos de exclusividad y del monopolio que de esa exclusividad se desprende, por lo que estará autorizado a solicitar indemnización a quien atente contra sus legítimos derechos. El artículo 16 de la Ley 1915 de 2018 trae las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos, aclarando que “sin perjuicio de las limitaciones y excepciones establecidas en la Decisión Andina 351 de 1993, en la Ley 23 de 1982 y en la Ley 1680 de 2013. 3.1 Derechos patrimoniales El derecho patrimonial de autor se causa según el artículo 72 de la Ley 23 de 1982 “desde el momento en que la obra o producción, susceptible de estimación económica y cualquiera que sea su finalidad, se divulgue por cualquier forma o modo de expresión”. En materia de derechos patrimoniales es necesario hacer una distinción entre el derecho de reproducción y el derecho de representación. El derecho de representación es la comunicación es directa (en vivo), mientras que por fuera de esta hipótesis, la comunicación tiene que hacerse a través de un soporte. La desmaterialización de las nuevas tecnologías de la comunicación crea la necesidad de estudiar la frontera entre el vector que es propio de la obra (de donde se deriva el derecho de representación y el soporte en donde esta se fija, que es lo que da lugar al derecho de reproducción). Debe examinarse cuales son las modalidades directas de utilización que permitirá el autor. La Ley 1915 de 2018 es bastante cuidadosa al respecto, y no se limita a modificar el artículo 164 de la Ley 23 de 1982 que se refería a las ejecuciones públicas con fines educativos, sino que adiciona el Capítulo XII de dicha Ley, con el artículo 164 bis; que reza así: 28 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS “Artículo 164 BIS. Para los efectos de la presente ley se entiende por: a) Radiodifusión. La transmisión al público por medios inalámbricos o por satélite de los sonidos o sonidos e imágenes, o representaciones de los mismos; incluyendo la transmisión inalámbrica de señales codificadas donde el medio de decodificación es suministrado al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento; radiodifusión no incluye las transmisiones por las redes de computación o cualquier transmisión en donde tanto el lugar como el momento de recepción pueden ser seleccionados individualmente por miembros del público. b) Comunicación al público de una interpretación o ejecución fijada en un fonograma o de un fonograma. Solamente para los efectos del artículo 173 de la presente ley (remuneración por utilización de fonogramas), es la transmisión al público, por cualquier medio que no sea radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. Para los efectos de los derechos reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, la comunicación al público incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público. c) Comunicación al público de una interpretación fijada en obras y grabaciones audiovisuales. La transmisión al público por cualquier medio y por cualquier procedimiento de una interpretación fijada en una obra o grabación audiovisual. El artículo 6 de la Ley 1915 de 2018 al modificar el artículo 165 es terminante en que se deben respetar a toda costa los derechos de autor. Observemos el texto perentorio. “La protección ofrecida por las normas de este capítulo no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas consagradas por la presente ley. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en él podrá interpretarse en menoscabo de dicha protección. A fin de no establecer ninguna jerarquía entre el derecho de autor, por una parte, y los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otra parte, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como artista interprete o ejecutante o productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del autor no deja de existir debido a que 29 Unidad 1 también se requiere la autorización del artista interprete o ejecutante o del productor de fonogramas. Así mismo, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o del productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del artista intérprete o ejecutante o productor de fonogramas no deja de existir debido a que también se requiere la autorización del autor” En este sentido, la Ley 1915 de 2018 modificó el artículo 172 de la 23 de 1982 para proteger al productor de fonogramas, quien tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir: a. La reproducción del fonograma por cualquier manera o forma, temporal o permanente, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica. b. La distribución pública del original y copias de sus fonogramas, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de propiedad. c. La importación de copias del fonograma. d. El alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización. e. La puesta a disposición al público de sus fonogramas, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. f. Parágrafo. El derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho o con su consentimiento, únicamente respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler comercial y préstamo público de los ejemplares vendidos”. 3.1.1 Derecho de reproducción Se entiende por reproducción es la facultad de explotar la obra en su forma original o transformada, mediante su fijación material por cualquier medio y por cualquier procedimiento que permita su comunicación y la obtención de una o varias copias o parte de ella. Reproducir es en sentido literal, copiar o fabricar de manera idéntica, lo que equivaldría a duplicar. En consecuencia, se puede reproducir 30 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS mediante la edición, el dibujo, la grabación, la fotografía, la mezcla de todo procedimiento de las artes gráficas y plásticas, el registro mecánico o magnético. Podría agregarse a esta lista enumerativa la dactilografía, la fotocopia, la microfilmación, los CD, la escenografía y hasta la escritura braille. Sin embargo, la reproducción no se encuentra limitada a que esta se identifique, por lo que también comprende el cambio de soporte, como es el caso donde una partitura de una obra musical puede ser usurpada por la vía de una memoria o de un CD o disco; los editoriales radiofónicos por la vía de escritos; las obras de arte gráficas o plásticas por la vía de la fotografía. La reproducción tampoco puede ser parcial, y quien va a reproducir debe obtener de parte del titular del derecho de autor, la cesión del derecho de adaptación y de traducción, por ejemplo. Es muy difícil delimitar la frontera para determinar lo que puede ser un “plagio tolerado” y en donde comienza, en realidad una reproducción ilícita. Este tema tiene una especial trascendencia en materia de copia de software, para que no se apropie el conocimiento del creador, bajo un camuflaje de modificaciones menores. El artículo 58 y siguientes de la Ley 23 de 1982 establecen que cualquier persona natural o jurídica puede pedir a la autoridad competente que una vez expirados los plazos que se fijan en este artículo, le otorgue una licencia para reproducir o publicar una edición determinada de una obra en forma impresa o en cualquier forma análoga de reproducción, su procedencia o improcedencia, contenido, entre otros. Un tema importante es mencionar como excepción al monopolio del titular del derecho de autor, de la reproducción de copias dedicadas al uso privado del copista y que no se encuentren destinados a una utilización colectiva. En otras palabras, se permite el uso personal, pero nunca comercial, y se excluye el uso que el copista pueda intentar hacer de la copia para una institución o una empresa. 3.1.2 Derecho de representación y la comunicación pública Para Delia Lipszyc “Se entiende por comunicación pública de una obra todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares” y según la legislación francesa que habla de derecho de representación, consiste en la comunicación de la obra al público por cualquier procedimiento, y especialmente…”. 31 Unidad 1 Los franceses distinguen entre la representación primaria y la representación secundaria, ya que esta última lo que realiza es la retransmisión de la seña inicial. La primera se explica fácilmente porque significa la ejecución o interpretación inicial “en directo” al público o en un estudio, o la reproducción diferida de la grabación. Comprendería el derecho al monopolio de una declamación pública, una ejecución lírica, una representación dramática, una proyección pública, una teledifusión entendida como toda comunicación de una obra ejecutada por un procedimiento de por un medio de telecomunicaciones como el cable y el medio satelital, pero también la exposición de obras gráficas o plásticas frente al público. La reproducción secundaria se limita a reproducir la señal de la reproducción primaria, y es objeto de mucha literatura, porque hasta donde se puede escalonar el proceso. Difícilmente se logra un punto de equilibrio entre el derecho del autor a la explotación económica y quienes sostiene que la representación secundaria, en cualquier caso, está dirigida a un público nuevo (hoteles y restaurantes). 3.1.3 Derecho de traducción, adaptación, arreglo o transformación de la obra Según la Ley 23 de 1982 el autor de una obra protegida tendrá derecho exclusivo de realizar o de autorizar una traducción (artículos 13 y 14), la adaptación, transporte, modificación, el que se haga un extracto o compendio o una parodia (artículos 15 y 16). Los artículos 45, 46 y 47 de la ley 234 de 1982 se refieren a las limitaciones del derecho de traducción, mientras que los artículos 65, 66, 67, 68 y 69 a las licencias de reproducción, alcances, derechos que confieren, y caducidad entre otras. 3.1.4 Derecho de participación o de suite El artículo 3º de La Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones define la obra plástica como la “creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, los dibujos, grabados y litografías”. El derecho de participación o de suite no se encuentra consagrado en el derecho colombiano, aunque si lo consagra el Convenio de Berna de 1886 para el cual son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones artísticas que independientemente de su valor estético y de la técnica, calidad o material utilizado, se presentan como una materialización de la individualidad de su creador. 32 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS Es decir que los derechos de autor se predican respecto de la creación intelectual y no del soporte material en el que está incorporada la obra que se rige por las normas comunes de los derechos reales sobre las cosas. La conveniencia de la incorporación del derecho de participación y de suite para los artistas plásticos y gráficos en Colombia, nace de la necesidad de proteger de forma muy particular esta clase de artistas, ya que venden sus obras a precios muy bajos como una inversión a largo plazo de manera general, a diferencia de otros autores como músicos y escritores de obras literarias, teatrales o cinematográficas, quienes reciben generalmente ingresos por la reproducción o distribución de su creación, mientras que los artistas plásticos no se benefician de su creación luego de la venta del soporte único. Si bien, el artículo 14ter del Convenio de Berna establece que: “En lo que concierne a las obras de arte originales (…), el autor –o, después de su muerte, las personas o instituciones a las que la legislación nacional confiera derechos– gozarán del derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor”. Sin embargo, el artículo remite a cada legislación nacional su reconocimiento y regulación al indicar que: “[Por un lado,] la protección prevista (…) no será exigible en los países de la Unión mientras la legislación nacional del autor no admita esta protección [y por otro, que] las legislaciones nacionales determinarán las modalidades de la percepción y el monto a percibir (Convenio de Berna, 1886, art. 14ter)”. En materia del Régimen Común sobre Derechos de Autor y derechos conexos que consagra la Decisión 351 de 1993, en su artículo 16, establece que el derecho de participación será reglamentado internamente por cada uno de los países miembros. Consiste en “el derecho de los autores de obras artísticas a percibir parte del precio de ventas sucesivas de los originales de estas obras a las que pueden asimilarse los manuscritos de obras gráficas, realizados en pública subasta o con la intervención de un comerciante o agente comercial”, señala Delia Lipszyc. La reproducción y la comunicación pública que son las formas tradicionales de explotar las obras, solo por excepción reportan ingresos a los artistas plásticos, pues como bien lo señala Delia Lipszyc, únicamente las obras célebres son objeto de reproducción en láminas, diapositivas, tarjetas postales o con fines publicitarios. Por la exposición pública nada se paga a los autores de obras artísticas, luego de la enajenación original de 33 Unidad 1 la obra. Se busca entonces que los autores de estas obras, reciban un pago suplementario con las ventas sucesivas y su valorización, tal como sucede con los intermediarios y coleccionistas (martilleros, comerciantes en cuadros, dueños de galerías de arte, entre otros). Sea la ocasión para plantear este tema en virtud de que la ley 1519 de 2018 en su artículo 17 trae una novedosa disposición donde la Dirección Nacional de Derechos de Autor debe convocar cada tres años a una audiencia pública con el objeto de determinar la necesidad y conveniencia de presentar ante el congreso de la República proyectos de ley que reformen o eliminen o consagren limitaciones y excepciones al derecho de autor. 3.2 Derecho moral Los derechos morales residen en un vínculo jurídico estrecho. La ley 23 de 1982 al consagrar el derecho moral en el artículo 30, señala “El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para…” A diferencia de los derechos patrimoniales que pueden estar en cabeza tanto del autor o creador como del titular de los derechos económicos, por haberse desprendido el autor de los mismos, en el caso de los derechos morales estos corresponden al autor y son inseparables de este, es decir irrenunciables. Sin perjuicio de lo referido y, de modo enunciativo, podemos citar como derechos morales los siguientes: paternidad, incolumidad o integridad, retracto o arrepentimiento, entre otros. 3.2.1 Derecho de divulgación El autor tiene el derecho o no de publicar su obra, también es quien decide si la pública y porque medios lo hace. Aquí nace la discusión acerca de si quien se ha desprendido de sus derechos patrimoniales, puede negarse a otras divulgaciones diferentes a la expresamente autorizada. 3.2.2 Derecho de retractarse El autor aun habiendo dispuesto de sus derechos patrimoniales sobre su obra, puede arrepentirse, lo que atenta contra la fuerza obligatoria de los contratos, previa una compensación económica a quien los haya adquirido. El derecho de retractarse no es tan amplio como el derecho de divulgación y, por lo tanto, el segundo no afecta al primero. 3.2.3 Derecho de paternidad Este derecho se funda en la pertenencia eterna que tendrá la obra con su creador, debiendo los terceros en cada acto de reproducción total o parcial, 34 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS identificar a ese objeto protegido con el nombre o seudónimo del autor. El autor goza del derecho a que se le respete su nombre, y la calidad, esto es que el autor tiene derecho a que se conozcan sus títulos, grados o distinciones. 3.2.4 Respeto de la integridad de la obra El respeto de la obra implica que la obra no puede alterarse o modificarse, sino que debe permanecer en la versión original en que fue creada. El autor la ha dotado de esencia y sustancia, lo que la hace única y diferente. No corresponde ni a terceros y ni siquiera al juez, el aportar un juzgamiento de valor sobre la voluntad del autor, ya que el autor es el único que puede manejar su ejercicio. Por ejemplo, el editor no puede aportar ninguna modificación al texto del autor. En materia de las obras audiovisuales, la aplicación de este principio es múltiple. Por ejemplo, se violaría la integridad, si a una película de cine mudo, se le anexa una música; o se divulga una serie de televisión recortada en sus episodios, o si se divulga a mañana y tarde, rompiendo el hilo de la historia. 4. EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS En la práctica el autor explota sus derechos buscando cesionarios a los consentirá la cesión. Los derechos de autor según el artículo 21 de la Ley 23 de 1982 “corresponden durante toda su vida, y después de su fallecimiento disfrutarán de ellos quienes legítimamente los hayan adquirido, por el término de ochenta años. En caso de colaboración debidamente establecida el término de ochenta años se contará desde la muerte del último coautor”. 4.1 De la transmisión de los derechos de autor El artículo 182 de la ley 23 de 1982 establece que los titulares de derechos de autor y de los derechos conexos podrán transmitirlos a terceros en todo o en parte, a título universal o singular (lo que se transfiere son los derechos patrimoniales, pero esa transmisión no comprende los morales del creador o autor). El artículo 10 de la Ley 1915 de 2018 adiciona el siguiente parágrafo al artículo 182 de la Ley 23 de 1982. “Las personas naturales o jurídicas a las que en virtud de acto o contrato se les transfirieron derechos patrimoniales de autor o conexos, serán considerados como titulares de derechos ante cualquier jurisdicción”. Estos derechos pueden transmitirse por acto entre vivos, quedando limitada la explotación a las modalidades previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. 35 Unidad 1 Las principales modalidades contractuales son edición, representación, cesión, arrendamiento, contratos de venta y licencias de uso para programas de ordenador. 4.2 Gestión colectiva El artículo 34 de la Ley 1915 de 2018 modificó el artículo 22 de la Ley 44 de 1993 el cual quedó así: “Artículo 22. Prescriben a los 10 años, a partir de la notificación al interesado del proyecto de repartición o distribución, en favor de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos, y en contra de los socios, las remuneraciones no cobradas por ellos. La prescripción de obras o prestaciones no identificadas será de 3 años contados a partir de la publicación del listado de obras o prestaciones no identificadas en la página web de la sociedad de gestión colectiva. En caso de litigio corresponderá a la sociedad de gestión colectiva demostrar que hizo todo lo razonable para identificar el autor o titular de la obra o prestación. El artículo 35 de la Ley 1915 de 2018 modificó el artículo 27 de la Ley 44 de 1993, este dice lo siguiente: “Con el objeto de garantizar el pago y el debido recaudo de las remuneraciones provenientes por conceptos de derecho de autor y derechos conexos, las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos podrán constituir entidades recaudadoras y/o hacer convenios con empresas que puedan ofrecer licencias de derecho de autor y derechos conexos. En las entidades recaudadoras podrán tener asiento las sociedades reconocidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. El Gobierno nacional determinará la forma y condiciones de la constitución, organización, administración y funcionamiento de las entidades recaudadoras y ejercerá sobre ellas inspección y vigilancia a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Las entidades recaudadoras podrán negociar con los distintos usuarios, si así lo disponen sus asociados. Las sociedades de gestión de derechos de autor nacieron para contribuir con los autores de las obras dramático-musicales en la difícil tarea de cobrar los derechos que le corresponden por el uso de sus obras en medios de comunicación masiva o plural”. 36 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS Sucedió con el correr del tiempo que esas sociedades fueron generando un denso sistema de postulados en pro de fortalecer la intervención de esas sociedades y de atribuirles un estatus jurídico que le permiten intervenir y actuar muchas veces en contra de la voluntad y de los intereses de los mismos autores que representan. Por consiguiente, lo dejo solamente enunciado, porque es necesario efectuar un reexamen de la intervención de las sociedades de gestión, porque si bien su función sigue siendo necesaria, se requiere reflexionar acerca de los límites que deben imprimirse a las sociedades autorales de gestión. Las sociedades de gestión de derechos de autor nacieron para contribuir con los autores de las obras dramático-musicales en la difícil tarea de cobrar los derechos que le corresponden por el uso de sus obras en medios de comunicación masiva o plural. 5. RÉGIMEN JURÍDICO En materia de instrumentos jurídicos Colombia tiene una avanzada y completa legislación interna, pero además ha suscrito importantes instrumentos internacionales. 5.1 Instrumentos internacionales En materia de instrumentos internacionales, Colombia ha suscrito los siguientes: - El Convenio de Estocolmo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual acogido en la legislación colombiana por la Ley 46 del 7 de diciembre de 1979 y desarrollada en nuestra legislación con la Ley 23 del 28 de enero de 1982 y la Ley 44 del 5 de febrero de 1993 (Sentencia C-276/1996 del 20 de junio). - El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (ley 33 de 1987). - La Convención de Roma, sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (ley 48 de 1975). 37 Unidad 1 - El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) (Ley 170 de 1994). - El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor (WTC) (Ley 565 de 2000). - El Tratado de la Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI) sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT) (Ley 545 de 1999). - El Régimen Común sobre Derechos de Autor expedido por la Comisión del Acuerdo de Cartagena Pacto Andino está contemplado en la Decisión 351/1993, de 7 de diciembre, donde se incluyen los derechos morales de autor a través del bloque de constitucionalidad por tener el carácter de derechos fundamentales (Sentencia C-1490/2000, de 2 de noviembre; Sentencia C-988/2004, de 12 de octubre). 5.2 Normatividad interna En materia de normatividad interna se destaca: - La Carta Política en su artículo 61 sobre el derecho de la propiedad intelectual - La Decisión Andina 351 de diciembre 17 de 1993 establece el régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, y dado que introduce los derechos morales de autor que son derechos fundamentales, se incorporó a nuestro bloque de constitucionalidad. (Sentencia C-1490/2000, de 2 de noviembre; Sentencia C-988/2004, de 12 de octubre), que fue modificada por la Ley 1915 del 12 de julio de 2018. - Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor fue modificada por la Ley 1915 del 12 de julio de 2018. - Ley 44 de 1993, por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944. - Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales. - Ley 599 de 2000 (código penal, artículos 270, 271 y 272). - Ley 1493/2011, de 26 de diciembre, Código General del Proceso sobre la distribución de la competencia de los jueces ordinarios de la rama judicial 38 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS y el impacto de las nuevas funciones jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. - Decreto 460 de 1995, por el cual se Reglamenta el registro Nacional de Derechos de autor y se regula el depósito legal. - Decreto 1070 de 2008, por el cual se reglamenta el artículo 26 de la ley 98 de 1993. - Decreto 1879 de 2008, por el cual se reglamenta la Ley 232 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46,47 y 48 del Decreto Ley 2150 de 1995 y se dictan otras disposiciones. 6. LA ACCIÓN LEGAL EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 6.1 Aspectos generales 6.1.1 Jurisdicción y competencia La Ley 1564/2012, de 12 de julio, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones confirió por primera vez funciones jurisdiccionales a diversas autoridades administrativas, una de ellas fue la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que conociera de los procesos relacionados con los derechos de autor y derechos conexos (art. 24). Por otra parte, la Ley 1915 de 2018 que modifica la Ley 23 de 1982 en su artículo 29 establece que la jurisdicción competente para conocer de todas las controversias sobre esta nueva ley son la jurisdicción ordinaria y las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales (Dirección Nacional de Derechos de Autor). El Código General del Proceso señala que los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia los asuntos. “De los relativos a propiedad intelectual que no estén atribuidos a la jurisdicción contencioso administrativa, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales que este Código atribuye a las autoridades administrativas” (Ley 1564/2012, de 12 de julio, art. 20, núm. 2). Por ello, será el juez civil del circuito en primera instancia el competente para conocer de las controversias relativas a la propiedad industrial y los derechos de autor, sin tener en cuenta para ello la cuantía del proceso. El juez competente para conocer en segunda instancia de los asuntos de la propiedad industrial y los derechos de autor será la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial, al consagrar que los tribunales superiores de distrito 39 Unidad 1 judicial conocen, en sala civil: 1. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera los jueces civiles de circuito (Ley 1564/2012, de 12 de julio, art. 31, núm. 1). El artículo 19 del Código General del Proceso que en su numeral 1 contempla la posibilidad de que “los jueces civiles del circuito conocen en única instancia: 1. De los procesos relativos a propiedad intelectual previstos en leyes especiales como de única instancia”. Esta hipótesis, consideramos que se presenta en el caso de aquellos asuntos civiles originados en el pago de los honorarios o pago de regalías bajo las condiciones del artículo 243 de la Ley 23 de 1982, donde al reunirse los requisitos exigidos por el CGP, el juez civil de circuito en única instancia será el juez competente. La competencia de los jueces civiles del circuito, bien sea en única, bien en primera instancia, de acuerdo con las circunstancias referidas, se predican para los procesos declarativos como para los procesos ejecutivos, relacionados con la propiedad intelectual. Los artículos de competencia que regulan esta materia en ningún momento han restringido su aplicación para algún proceso en particular, de modo que, si la ley no ha restringido su aplicación, tampoco lo puede hacer el intérprete. Por otra parte, las funciones administrativo- jurisdiccionales atribuidas a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, serán ejercidas según en el parágrafo 1 del artículo 24 del Código General del Proceso, solo por determinados funcionarios, y es así como se señala que “el principio de inmediación se cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado”. Estos son el Director General, el Subdirector Técnico de Capacitación, Investigación y Desarrollo y el Abogado Asesor 1020-06 de la Dirección General (Resolución 366/2012, de 28 de noviembre). Más adelante, se incrementaron los funcionarios facultados para adelantar los trámites jurisdiccionales al crearse la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales mediante Resolución 335/2015, de 9 de diciembre, donde se precisaron las funciones a su cargo. Además, se establecieron unas reglas para eventos en los que se recusen a ciertos funcionarios con funciones jurisdiccionales con la facultad de desplazarlos (Resolución 335/2015, de 9 de diciembre) y con el Decreto 1873 del 10 de septiembre de 2015, se consolida la desconcentración y especialización de las funciones jurisdiccionales de la entidad. Finalmente, la Corte Constitucional delimita las funciones jurisdiccionales y administrativas que puede tener un mismo funcionario 40 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS para preservar los principios de imparcialidad e independencia (Sentencia C-436/2013, de 10 de julio). La Dirección Nacional de Derechos de Autor con funciones jurisdiccionales, así como las demás autoridades administrativas, tiene la misma competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales o jueces ordinarios de la rama judicial para determinados asuntos (Ley 1564/2012, de 12 de julio, art. 24, par. 3). De modo que el demandante podrá escoger a prevención o a su voluntad si decide acudir a los jueces ordinarios de la rama judicial o si prefiere que el asunto relacionado con la propiedad intelectual sea conocido por esta dirección, dado que en ningún momento se ha creado una jurisdicción propia para derechos de autor. 6.1.2 Generalidades sobre el trámite procesal Acorde con el factor territorial, el lugar para la presentación de la demanda sería, en primer lugar, y por disposición del demandante, el juez del domicilio o el de la residencia del demandado (Ley 1564/2012, de 12 de julio, art. 28, núm. 1), es decir, se aplicaría el “fuero del domicilio del demandado” En el artículo 28 del Código General del Proceso en su numeral 11 se encuentra que en los procesos de propiedad intelectual y de competencia desleal es también competente el juez del lugar donde se haya violado el derecho o realizado el acto, o donde este surta sus efectos si se ha realizado en el extranjero, o el del lugar donde funciona la empresa, local o establecimiento, o donde ejerza la actividad el demandado cuando la violación o el acto esté vinculado con estos lugares. Acerca del recurso de apelación y del juez competente para conocer de la segunda instancia, si la demanda para resolver una controversia se interpuso frente a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el demandante ha escogido por el factor territorial el lugar de Bogotá. En este caso la segunda instancia se tramitaría ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Con respecto al derecho de postulación, se establece que las partes podrán acudir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor con funciones jurisdiccionales sin necesidad de abogado cuando, de haberse tramitado este asunto ante los jueces ordinarios de la rama judicial, tampoco hubiese sido necesario contar con apoderado (Ley 1564/2012, de 12 de julio, art. 24, parágrafo. 4). El artículo 30 de la Ley 1915 de 2018 faculta a las autoridades para solicitar información sobre los infractores, medios o instrumentos y canales de distribución para cometer infracciones contra el derecho de autor y los 41 Unidad 1 derechos conexos. El artículo 31 de la Ley 1915 de 2018 ordena la destrucción de implementos y mercancía infractora a cargo de quien resulte condenado en el proceso. En tanto que el artículo 32 señala que las indemnizaciones que se causen por infracción a los derechos patrimoniales de autor pueden sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido (El Gobierno tiene 12 meses para reglamentar esta materia con posterioridad a la promulgación de la ley, razón por la cual la reglamentación debe expedirse a más tardar el 12 de julio de 2019). El Código General del Proceso indica que se tramitarán en consideración a la naturaleza del asunto por el proceso verbal sumario los conflictos relacionados con los derechos de autor previstos en el artículo 243 de la Ley 23/1982, de 28 de enero (Ley 1564/2012, de 12 de julio, art. 390 núm. 5). De modo que las controversias relacionadas con “el pago de honorarios, por representación y ejecución pública de obras y de las obligaciones consagradas en el artículo 163 de esta Ley”, de que trata el artículo 243 mencionado, serán tramitadas por el proceso verbal sumario. Asimismo, para las demás controversias de derechos de autor, se seguirá el procedimiento verbal, tal como lo establece el artículo 252 de la Ley 23/1982, de 28 de enero. De lo anterior se puede inferir que, no habiendo escogido la ley de derechos de autor una vía procesal para las demás controversias diferentes del pago de honorarios y demás del artículo 243, las demás controversias deberán ser tramitadas por el proceso verbal. El Código General del Proceso en los artículos 82, 368 y siguientes, señala los requisitos de la demanda y el trámite del proceso verbal. En el artículo 89 la forma de presentación de una demanda en el proceso verbal, en el que además de cumplir con los requisitos generales de toda demanda (artículo 82) aclara entre otros aspectos que no es necesaria la presentación personal de la demanda. Por otro lado, en el proceso verbal sumario, la demanda puede ser presentada por escrito o verbalmente ante el secretario, cumpliendo los requisitos del artículo 82, según el artículo 391. 6.2 El daño en el derecho de autor y derechos conexos 6.2.1 Aproximación al contenido del daño a una obra En materia de daño Patrimonial el valor intrínseco de una obra puede verse afectado con ocasión de una infracción al derecho de integridad de la obra, en donde la creación es deformada o mutilada. 42 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS Para que una conducta pueda ser entendida como usurpatoria de los derechos de autor debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Que sea cometida en forma dolosa o culposa b) Que atente contra una obra protegida por el derecho de autor c) Que afecte derechos patrimoniales o derechos morales de autor, esto es que la obra no se encuentre en el dominio público d) Que la conducta no se encuentre amparada por alguna de las excepciones o limitaciones al derecho de autor. 6.2.2 Cálculo de los perjuicios causados La Ley 44 de 1993 establece en el artículo 57 los siguientes parámetros para el cálculo de los perjuicios materiales causados por la infracción a los derechos de autor. a. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización b. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación c. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita. Lo anterior se traduce en un daño emergente, entendido este como el detrimento patrimonial inmediato y directo derivado de la infracción. En el rubro de daño emergente también se encuentra incluido los costos en los que haya incurrido el autor para detectar la infracción contra el derecho de autor, como sucede por ejemplo en el entorno digital, en donde la detección de la infracción y el aseguramiento de pruebas requiere recursos tecnológicos y apoyo de peritos. El lucro cesante si bien puede ser indemnizado a través del valor comercial de los ejemplares infractores criterio asociado a la fabricación de ejemplares apócrifos de la obra con destino a su comercialización como lo establece el numeral 1 del artículo 57 de la ley 44 de 1993, deben agregarse otros parámetros de indemnización de conformidad con el artículo 1614 del código civil, que entiende por lucro cesante la ganancia o provecho que potencialmente deja de reportarse para la víctima de la infracción, y que tiene correlación con la ganancia o provecho que le ha usurpado en su mercado potencial el presunto infractor de los derechos. 43 Unidad 1 7. CLASES DE ACCIONES En Colombia existen tres clases de acciones que pueden iniciar los afectados con las Infracciones al derecho de autor y derechos conexos al mismo. 7.1 La acción penal en materia de derechos de autor y derechos conexos de autor La acción penal está establecida para la protección de los derechos de autor y derechos conexos, en tres frentes a saber: la protección al derecho moral (artículo 270 del código penal), la protección de los derechos patrimoniales (artículo 271 ibíd.) y la protección a las medidas tecnológicas y a la información esencial para la gestión de los derechos (art. 272 ibíd.). Esta última disposición fue objeto de modificación por la Ley 1915 de 2018 que en su artículo 33 establece: “Artículo 33. El artículo 3° de la Ley 1032 de 2006 que modificó el artículo 272 de la Ley 599 de 2000, quedará así: Artículo 3. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis puntos sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia económica privada y salvo las excepciones previstas en la ley: 1. Eluda sin autorización las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor frente a usos no autorizados. 2. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o suministre servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva: 44 a) Sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha medida o b) Tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de eludir dicha medida; o DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS c) Sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusión de dicha medida. 3. Suprima o altere sin autorización cualquier información sobre la gestión de derechos. 4. Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización. 5. Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 6. Fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, arriende o distribuya por otro medio un dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con razones para saber que la función principal del dispositivo o sistema es asistir en la descodificación de una señal codificada de satélite portadora de programas codificados sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. 7. Recepcione o posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un programa que se originó como señal por satélite codificada a sabiendas que ha sido descodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal. 8. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estos efectos. 9. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice etiquetas falsificadas adheridas o diseñadas para ser adheridas a un fonograma, a una copia de un programa de computación, a la documentación o empaque de un programa de computación, a la copia de una película u otra obra audiovisual. 10. Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice documentos o empaques falsificados para un programa de computación”. 45 Unidad 1 7.2 La acción civil en materia de derechos de autor derechos conexos de autor 7.2.1 Criterios de protección Existen varios criterios de protección: Uno abierto contenido en nuestro código civil (artículo 370 C.C. Derecho sobre las cosas incorporales. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo). Es abierto pues permite al juez civil determinar la producción del daño y su eventual indemnización y, Un criterio cerrado o de distinción contenido en la ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993 Capítulo II, así como la Ley 1915 de 2018 que establece sanciones concretas por las infracciones a los derechos de autor en materia administrativa. 7.2.2 Procedimientos cautelares La protección al derecho de autor se puede dar por varias vías, lo que se examina en cada caso según las pretensiones procesales, el grado de afectación de los derechos de autor. Existen dos clases de procedimientos cautelares a aplicables a los asuntos de derechos de autor. Las medidas cautelares tienen la característica de ser accesorias a un proceso, por lo cual, de no existir proceso, tampoco lo harían medidas cautelares, dado que tienen por objeto asegurar la ejecución de la sentencia proferida en este (Sentencia C-523/2009, de 4 de agosto). Para la propiedad intelectual existen medidas cautelares autónomas sobre propiedad intelectual que tienen la particularidad de sobrevivir sin la existencia de un proceso. En estas medidas cautelares autónomas, tienen legitimación en la causa o están destinadas para la protección del (autor, el editor, el artista, el productor de fono-gramas, el organismo de radiodifusión, los causahabientes de éstos y quien tenga la representación legal o convencional de ellos), conforme a lo establecido en los artículos 244 a 247 de la Ley 23/1982, de 28 de enero. El procedimiento cautelar se puede traducir en una medida de secuestro preventivo o en una medida de interdicción o suspensión. En la primera de las medidas (artículos 244 y 246 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982) se le puede solicitar al juez el secuestro preventivo de toda obra, producción, edición y ejemplares; del producto de la venta y alquiler 46 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS de tales obras, producciones, edición o ejemplares, y del producido de la venta y alquiler de los espectáculos teatrales, cinematográficos, musicales y otros análogos (Ley 23/1982, de 28 de enero, art. 244). El Código General del Proceso en el artículo 23 consagra una novedad y llena un vacío hasta ese momento existente, sobre el fuero de atracción un término máximo de veinte días para que el solicitante de la medida cautelar extraprocesal presente la demanda, es decir, quien pidió la medida cautelar extraprocesal será el mismo que tiene la obligación de presentar la demanda so pena de ser levantada inmediatamente. La medida de secuestro preventivo es susceptible de recurso de reposición y apelación al no encontrarse limitaciones y, por tratarse de la providencia sobre la resolución de una medida cautelar conforme al numeral 8 del artículo 321 del Código General del Proceso es susceptible del recurso de apelación. En la segunda de las medidas, puede pedírsele al juez que prohíba o suspenda la representación, ejecución, exhibición de una obra teatral, musical, cinematográfica y otras semejantes, que se van a representar, ejecutar o exhibir en público sin la debida autorización del titular o titulares del derecho de autor “(Ley 23/1982, de 28 de enero, art. 245). En la medida de interdicción o suspensión en el procedimiento cautelar, se establece que el espectáculo será suspendido sin admitir recurso alguno; en lo demás se dará cumplimiento a las normas pertinentes” (Ley 23/1982, de 28 de enero, art. 247), de modo que se excluye todo tipo de recursos contra esta medida. Al respecto la Ley 1915 de 2018 introdujo el siguiente parágrafo: “Artículo 12. Parágrafo 3. Medidas cautelares. En los procesos civiles que se adelanten como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, o por la realización de las actividades descritas en este artículo de la presente ley, son aplicables las medidas cautelares propias de los procesos declarativos establecidos por el Código General del Proceso”. a) Aquellos que se solicitan anunciando la presentación de la demanda, como en el caso de los artículos 244 y 246 de la Ley 23 de 1982, para el secuestro preventivo de toda obra, producción, edición, y ejemplares o el producido de la venta y alquiler de tales obras, producción, edición o ejemplares del producido de la venta y alquiler de los espectáculos cinematográficos, teatrales, musicales y otros análogos. b) El evento del proceso cautelar sin demanda ocurre cuando se solicita la interdicción o suspensión de la obra teatral, musical, cinematográfica y otras semejantes (Artículo 245, Ley 23 de 1982). 47 Unidad 1 De todas formas, en las dos formas de solicitud de procedimiento cautelar, el juez decretará la medida siempre que se haya prestado la caución suficiente para garantizar “los perjuicios que con ella puedan causarse al organizador o empresario del espectáculo teatral, cinematográfico, musical” (art. 247). Además, el solicitante de cualquiera de ambas medidas también tiene la obligación de presentar prueba sumaria del derecho que le asiste (art. 247). En conclusión, el solicitante de la medida en el procedimiento cautelar deberá prestar la caución suficiente para garantizar los perjuicios eventuales, presentar prueba sumaria del derecho que le asiste y, de ser la medida de secuestro preventivo, también deberá afirmar que ya demandó o que va a demandar. 7.2.3 Procesos declarativos y ejecutivos Aquellos que tengan legitimación en la causa dentro del derecho de autor y conexos tendrán la posibilidad de presentar sus pretensiones para originar un proceso declarativo o ejecutivo, sin olvidar que, no solo podrán ser demandantes, sino también demandados. Es posible presentar procesos ejecutivos para el cumplimiento de una prestación relacionada con un acto o un hecho vinculado al derecho de autor o los derechos conexos. Si en el campo del derecho de autor se busca la imposición de una condena, la declaración judicial de un derecho existente pero incierto o la constitución de una nueva situación jurídica al adoptarse una declaración, pueden adelantarse procesos declarativos (Unesco, 2009). Lo anterior, dentro del contexto del sistema universal de normas internacionales en materia de derechos de protección de los derechos de autor, suscritas por Colombia y que ya tuvimos ocasión de relacionar en gran parte. CAPÍTULO 2 LOS DERECHOS CONEXOS DEL DERECHO AUTOR Los derechos conexos giran alrededor, indiscutiblemente de una categoría que es la de los derechos de propiedad y la titularidad sobre la obra literaria y artística. Los derechos conexos tienen una estructura comparable a los derechos de autor, pero no constituyen en sí mismos una categoría homogénea. En efecto, incluso el plural (derechos conexos) se une al singular (derecho de 48 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS autor), lo que empieza a revelar su naturaleza. No se puede por ejemplo confundir al artista-intérprete que coloca su personalidad al servicio de la obra, con el productor de fonogramas o de video gramas, o con la empresa de comunicación audiovisual que reivindica una protección en razón de su responsabilidad sobre el plano técnico y financiero. Podría decirse a grandes rasgos, que son auxiliares de la creación literaria y artística, y que concurren para hacerla conocer del público. 1. GENERALIDADES DE LOS DERECHOS CONEXOS O DERIVADOS El derecho del copyright americano no acepta la distinción entre derechos conexos y derecho de autor. Existen teorías que, en el afán de definirlos desde una perspectiva económica, han tratado de observar estas dos categorías bajo una atención más allá de la obra, para comprender a todos los actores de un sector productivo único y especial. Sin embargo, esta visión que incluso sostienen algunos países de la Unión Europea, conduciría a agrupar por ejemplo los artistas e intérpretes, con los “trabajadores del sector cultural”, y también a empresas de producción y de comunicación titulares de derechos conexos, lo que no contribuye a destacar la preminencia del derecho de autor y de los creadores que reflejan su personalidad y sentimientos íntimos al público, con quienes solo ayudan a su divulgación o representación. La Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, que fue el primer Tratado en materia de Derechos conexos data de 1961 (Convención de Roma. Posteriormente, se adopta por Colombia el Tratado de la OMPI, sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas adoptado en 1996, el cual tiene como beneficiarios a los artistas, intérpretes o ejecutantes y a los productores de Fonogramas respecto de sus interpretaciones o ejecuciones exclusivamente sonoras fijadas en fonogramas. 2. ARTISTAS E INTÉRPRETES Estos son las personas que cantan, recitan, declaman, tocan o ejecutan de una u otra manera una obra literaria y artística. Es importante aclarar que toda interpretación supone la existencia de una obra del espíritu, ya que de lo contrario no tendría sentido la conexidad con el derecho de autor, 49 Unidad 1 es más, carecería de todo fundamento. No sobra decir que se trata de aquel cuya prestación está al servicio de la obra literaria o artística, y no se puede tratar de un simple técnico. 3. CONTENIDO DE LOS DERECHOS Hay que distinguir el derecho de fijación, el derecho de reproducción y el derecho de comunicación al público entre las prerrogativas reconocidas a los artistas como lo reconoce la Convención de Roma. Es importante citar el artículo 3 de la Convención de Roma de 1961 que otorga protección a los derechos conexos de los artistas-intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonograma y a los organismos de radiodifusión, y donde se contemplan las definiciones para el entendimiento del tema: a) Artista intérprete o ejecutante: todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, intérprete o ejecuten cualquier forma una obra literaria o artística. b) Fonograma. Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. c) Productor de fonogramas. La persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos. d) Publicación. El hecho de poner a disposición del público, en cantidad suficiente, ejemplares de un fonograma; 4. e) Reproducción: La realización de uno o más ejemplares de una fijación. f) Emisión. La difusión inalámbrica de sonidos o imágenes y sonidos para su recepción por el público. CESIÓN DE DERECHOS CONEXOS Los artistas e intérpretes por lo general, buscan ceder sus derechos a los productores y a las empresas de comunicación audiovisual. Al exigir una autorización escrita de parte del artista o intérprete; además, de la constancia de la remuneración que se obtiene por este concepto, se está protegiendo a estos titularse de derechos conexos. 50 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS La razón es que esta clase de socios, son en general más pudientes desde el punto de vista económico. Es conveniente para efectos prácticos contractuales distinguir entre la primera fijación y el derecho de reproducción de esa primera fijación. CAPÍTULO 3 INFORMÁTICA Y DERECHOS DE AUTOR Si bien el derecho de autor, viene de la propiedad literaria y artística, es mucho más complejo saber hacia dónde se dirige. Con el progreso técnico que se ha dado en los últimos años, se presentan cada vez más desafíos en su clasificación. La generalización de lo numérico, permite que cada vez sobre más y diferentes soportes se almacene en forma indiferente y sin limitación tanto sonido, signos (imágenes de multimedia y mañana de unimedia) que pueden ser distribuidos de manera precisa a sus utilizadores en función de sus propias necesidades. Como ignorar estas nuevas técnicas de distribución y de comunicación desde el tratamiento jurídico. Colombia suscribió en Ginebra el Tratado sobre de Derechos de Autor de la OMPI de 1996, el 6 de marzo de 2002. 1. PROTECCIÓN DE PROGRAMAS DE SOFTWARE Respecto a los programas de ordenador, la OMPI lo supo definir como “un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o cualquiera otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada sea capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El artículo 10 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual referidos al comercio (siglas ADPIC en español y TRIPS en inglés), se estableció que el software sería protegido en forma idéntica a la establecida para las obras literarias por el Convenio de Berna. 2. PROTECCIÓN DE BASES DE DATOS En cuanto a las bases de datos, estas obras sufrieron la transformación fruto de la era digital, pero su protección no se vio afectada sino ratificada aún bajo este nuevo formato, aplicándole el mismo resguardo otorgado por el Convenio de Berna en su artículo 2, inc. 5. El artículo 10 del ADPIC, en su segunda parte, materializa esta referencia. 51 Unidad 1 3. PROTECCIÓN DE OTROS BIENES INFORMACIONALES La nueva era tecnológica vino a plantear la necesidad de redefinir ciertos conceptos, entre ellos los derechos patrimoniales de reproducción y de comunicación pública. Fue así como dentro del primero podemos referir a las reproducciones efímeras o temporales que ocurren en el ámbito de internet, actos que quedan comprendidos dentro del concepto amplio de reproducción y que necesariamente precisan la autorización del titular de los derechos económicos. Otra novedad es la del Internet y la copia privada digital. La copia privada es la que se realiza en un ámbito íntimo que no ofende el legítimo interés del autor ni afecta la normal comercialización de la obra. La copia digital tiene la misma calidad del original y puede distribuirse en cuestión de segundos, por lo que puede ocasionar un daño irreversible al titular de los derechos de explotación. En el caso de un adquirente legítimo de un software la mayoría de los sistemas solo admite una copia que se tendrá como resguardo ante la posibilidad que el ordenador o el programa allí instalado presente fallas que lo inutilicen (reinstalación en este evento). Un aspecto importante es el de la extensión del derecho de comunicación pública, que hoy comprende el que se pueda poner a disposición la obra por solicitud del usuario, quien decide en qué momento y de qué lugar desea disfrutar de ella. Esto plantea el problema del agotamiento o no del derecho de emisión, porque ya no coinciden en el tiempo la reproducción y la representación, sino que la obra se encuentra alojada en una plataforma digital accesible al usuario desde cualquier sitio y que le posibilita reproducirla en cualquier momento. Otro tema que introduce el mundo del internet es el de la responsabilidad de los intermediarios en internet sean estos servidores de red o alojamiento de datos, o incluso los motores de búsqueda, por el contenido de publicaciones que violan los derechos de autor. 52 Unidad DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2 El objeto de la propiedad industrial es amparar las innovaciones tecnológicas que tienen una aplicación industrial, fabricación en serie o en gran escala, así como aquellos signos distintivos que sirven para identificar productos o servicios en el mercado. Con su protección se pretende conjugar un interés público como lo es el amparar los derechos de los consumidores, y un interés privado, el de la propiedad del empresario sobre una nueva creación o signo distintivo, que, a base de capital, trabajo, investigación o publicidad, ha posicionado en el mercado. Mientras que las creaciones industriales están cubiertas por el derecho de exclusividad, con el fin de recompensar a los titulares su esfuerzo creativo y por sus inversiones, los signos distintivos son instrumentos de captación y de fidelización de la clientela. CAPÍTULO 1 LAS NUEVAS CREACIONES Por oposición a los signos distintivos, donde no hay propiamente un acto creador (ejemplo escoger un logo para hacer una marca); las nuevas creaciones como su denominación lo indica, se refieren a derechos que se tienen sobre verdaderas creaciones industriales, creaciones del espíritu y que se materializan en patentes de invención, modelos y dibujos industriales. Existen derechos vecinos a las patentes como los secretos industriales, las variedades y obtenciones vegetales y los diseños de circuitos integrados. 1. LA PATENTE DE INVENCIÓN Es un derecho de explotación monopolístico que la ley concede al inventor en retribución o como compensación a su aporte creativo, pues es de vital importancia para el desarrollo económico de las fuerzas productivas. 53 Unidad 2 La patente de invención tiene tres requisitos para ser objeto de protección según la decisión 486 de 2000: la novedad absoluta (artículo 16), el nivel inventivo (Artículo 18) y la aplicación industrial (artículo 14). Se ha sostenido que la solicitud de patente de invención carece de novedad o nivel inventivo, cuando el peticionario perfecciona el funcionamiento de un producto que ya había sido patentado con atención a la presentación de dicha solicitud. En ese sentido se negó a la sociedad Gillete Company, la patentabilidad solicitada sobre una hoja de afeitar de seguridad, pues se consideró que se encontraba en el estado de la técnica, además que el público había tenido acceso a un producto similar al que fue objeto de la petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio (Exp. 2001-00064-01. M. P. Martha Sofía Sanz Tobón, Sentencia del 24 de mayo de 2007). Por otra parte, se ha sostenido que el nivel inventivo debe tener el carácter de una creación novedosa, y no una simple sinergia de elementos conocidos por una persona versada en la técnica debatida. Así en el expediente 2001-00039-01, M. P. Marco Antonio Velilla Moreno. Sentencia de 26 de julio de 2007, se reiteró una sentencia de la sección en la que se precisó que: “… no puede considerarse con nivel inventivo a toda combinación de sustancias químicas o farmacológicas, cuyos efectos por separado sean similares o produzcan un resultado mayor, es decir, efecto sinérgico o potenciación; no es suficiente para calificar dicho efecto sinérgico como una creación novedosa con nivel inventivo, cuando de lo que se trata es de una mejoría de un efecto ya conocido a partir de productos y procedimientos igualmente conocidos en el estado de la técnica”. En el expediente 4779, la Sección Primera, con sentencia de 26 de agosto de 1999, Consejero Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza negó a la sociedad Procter & Gamble la solicitud de patente de invención sobre la “Composición de Psyllium y Colestiramina con sabor mejorado”. Según la jurisprudencia comunitaria la invención debe constituir un paso más allá de la técnica existente y por el principio de la “no obviedad” no debe derivarse evidentemente del estado de la técnica existente, como ocurrió en este caso donde se demostró que la mejora per se, se derivaba del estado de la técnica existente, pues según se dedujo del dictamen pericial practicado en el proceso, la mejora objeto de la solicitud de la actora consistía en el empleo de los mismos componentes farmacéuticos utilizados en las anterioridades, solo que minimizando o reduciendo el tamaño de las partículas de tales componentes se obtenía un mejor sabor. 2. MODELOS DE UTILIDAD El artículo 81 de la Decisión 486 de 2000 establece que el modelo industrial es una nueva forma que mejora, desde el punto de vista funcional, 54 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismos u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegen mediante patentes de modelos de utilidad, pero no podrá ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención. El modelo de utilidad tiene como requisitos la novedad y la aplicación industrial. 3. DISEÑOS INDUSTRIALES Según el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000 se considera la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Los requisitos para la protección de un modelo industrial son la novedad (artículo 115), la originalidad, la ornamentabilidad y la aplicación industrial. El titular es su diseñador. Si es diseñado conjuntamente el derecho de protección corresponde en común y puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoral. 4. DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS El artículo 86 establece qué se entiende por circuito integrado y por esquema de trazado. a) Por circuito integrado: un producto en su forma final o intermedia, cuyos elementos de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones forman parte del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que está destinado a realizar una función electrónica. b) Esquema trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de estos activos, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado. 55 Unidad 2 Según el artículo 87 de la Decisión 486 de 2000 un esquema de trazado será protegido cuando sea original y establece qué se entiende por ello. El titular es su diseñador, y puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoral. CAPÍTULO 2 LOS SIGNOS DISTINTIVOS Los signos distintivos son las marcas, los lemas comerciales, la enseña y el nombre comercial. En tanto que las dos primeras categorías se someten a un proceso de registro, los dos restantes se depositan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Podríamos agregar las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. 1. LA MARCA Es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representada por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 1.1 Clases de marcas Las marcas pueden ser denominativas, gráficas o figurativas, mixtas y tridimensionales. El Consejo de Estado se refirió a este aspecto, de la 56 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA siguiente manera Exp. 11001-0324-000-2003-00184-01. M. P. Camilo Arciniegas Andrade, Sentencia de 22 de noviembre de 2007: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, son las que utilizan un signo acústico o fonético y que está formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Las marcas gráficas o figurativas son definidas como un signo visual, por el hecho de estar dirigido a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. Las marcas mixtas son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico y figurativo (una o varias imágenes); o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos. Las marcas tridimensionales son las que “… cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el Legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. Se dice que un elemento es tridimensional, cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de lo cual se desprende que ha de entenderse como marca tridimensional, el signo que posea volumen, es decir, que ocupe por sí mismo, un espacio determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no se podrá calificar como tridimensional” (Exp. 11001-0324-000-2003-00184-01. M. P. Camilo Arciniegas Andrade, Sentencia de 22 de noviembre de 2007). Respecto a la susceptibilidad de registro de una marca tridimensional, se ha sostenido que: “…De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Tribunal Andino un envase tridimensional sí es susceptible de registro como marca, siempre que presente suficiente distintividad de modo que sus elementos especiales provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente de la que resulta de observar otros envases u otras formas o envolturas destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado…” (Exp. 2001-00377-01, M.P. Camilo Arciniegas Andrade, 8 de junio de 2006). 57 Unidad 2 1.2 Requisitos para que una marca sea registrable Los siguientes requisitos son los que necesita una marca para sea registrable: perceptibilidad, distintividad y representación gráfica. 1. Perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica no han ofrecido mayores dificultades a la jurisprudencia comunitaria, pues generalmente todo signo es perceptible por los sentidos y permite expresarse mediante formas o figuras. 2. Distintividad ha sido objeto de innumerables pronunciamientos tanto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como de la Sección Primera del Consejo de Estado, en orden a proteger al consumidor de un riesgo de confusión frente a productos o servicios, ya que, precisamente, por esa falta de distintividad tienden a presentarse en forma similar o idéntica. Las normas comunitarias han establecido una serie de causales de irregistrabilidad de los signos marcarios cuando son idénticos o se asemejan a una marca, nombre comercial, o lema comercial anteriormente solicitados para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. Tratándose de signos denominativos y en aplicación de las anteriores reglas, la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del expediente núm. 0003, con ponencia del Dr. Marco Antonio Velilla, pudo establecer la similitud o semejanza entre las expresiones Refi (sal) y Rapi (sal), pues , desde el punto de vista gráfico hay coincidencia en la consonante inicial R y la vocal final I, sin que las letras intermedias le atribuyan suficiente distintividad; y esta similitud ortográfica, indudablemente se traslada al campo fonético, haciéndose por lo mismo confundibles. Por regla general los vocablos de uso común no son apropiables por ninguna persona de ahí que el Consejo de Estado, en el análisis sobre la distintividad, haya sostenido que cuando un vocablo es catalogado como de uso o conocimiento común para determinados productos no es posible que se oponga al registro que del mismo haga otra persona, al efecto, precisó en sentencia de 30 de agosto de 2007, Exp. 2002-00185, Consejero ponente Marco Antonio Velilla: “… el vocablo pain está catalogado como de uso o conocimiento común para los productos de la Clase 5ª, en cuanto transmite la idea de servir para el tratamiento del dolor, la marca Pain, cuyo titular es la sociedad Tecnofarma S.A. puede considerarse débil, lo cual implica que no tiene per se vocación de oponerse al registro que de la misma haga otra persona…”; y 58 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA que al considerarse que la expresión “pain”, que corresponde al idioma inglés y se traduce al español como “dolor”, es de conocimiento común, el elemento LOC que la antecede le imprime suficiente distintividad a la previamente registrada a favor de la sociedad Tecnofarma S.A.”. Cuando se realiza el examen de confundibilidad entre marcas mixtas se sostiene que predominan en la comparación los elementos denominativos y el cotejo a realizar se hace como se indicó en la jurisprudencia anterior. Entre marcas figurativas o gráficas el cotejo es más sencillo, empero debe observarse preferentemente el concepto ideológico involucrado en ellas. Así en sentencia de 14 de abril de 2005, Exp. 00230, Consejo Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Sala precisó que el cotejo de marcas figurativas requiere un examen elaborado tanto del aspecto gráfico como del aspecto ideológico y conceptual. También advirtió que las marcas en conflicto son figurativas, es decir, conforme a la acepción que de este término trae el Diccionario de la Real Academia Española, que representan figuras de realidades concretas; o que sirven de representación o figura de otra cosa. Del cotejo de las marcas en cuestión dedujo la similitud aducida por la demandante, pues se observó que mientras la figura de la actora Conavi (abeja) únicamente está formada por la cabeza del animal, la del tercero con interés directo en las resultas del proceso Coopsibaté (hormiga) tiene, además, cuerpo y de humano, amén de que sobre su cabeza se aprecia un gorro por donde salen las dos antenas, que no tiene aquella. Sobre la comparación de signos de idiomas distintos se ha afirmado que: “En relación con la confundibilidad entre vocablos de idiomas distintos, la doctrina pone de presente su posibilidad de ocurrencia, pese a que los signos formados con palabras extranjeras suelen ser considerados como de fantasía. Es así como el tratadista Jorge Otamendi advierte que “Sin embargo, hay ciertos idiomas que son más conocidos que otros, como ser el italiano, el inglés y el francés, y cantidades no despreciables de personas los hablan o entienden”, y que “Además, hay muchas palabras que, por su intenso uso, en series televisivas, cine, espectáculos, publicaciones, etcétera, se han ido incorporando a nuestro léxico diario o por lo menos son conocidas”. Por ello concluye que “En todos estos casos las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica”. Lo comentado en las anteriores acotaciones es lo que ocurre precisamente con la palabra Champion frente a la palabra campeón, tal como se ha precisado, de allí que según da cuenta el citado autor, a propósito, en una confrontación marcaria de esos 59 Unidad 2 signos en Argentina hubiera sido declarada la confundibilidad entre ambos, “a pesar de reconocerse que ‘la mayoría del público consumidor argentino no conoce el idioma inglés’”. Significa lo anterior que se presenta un alto riesgo de confusión entre ambas marcas, que les impide convivir en el mercado sin afectar la libre decisión del consumidor, quien en virtud de ellas quedaría expuesto a incurrir en error al escoger sus respectivos productos. En esas circunstancias, y examinada en sí misma y en relación con los productos que distingue, los de clase 1ª, la expresión campeón no es registrable en Colombia como marca por carecer de los requisitos exigidos para ello en el artículo 71 de la Decisión 313 –específicamente el de la suficiente distintividad frente a una marca registrada o solicitada con anterioridad–, y por ello está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para la época en que fue solicitado su registro” (Exp. 11001-03-24-000-2002-00442-01, M. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Sentencia de 24 de enero de 2008). Otro aspecto importante, es el tema de los acuerdos donde se permite la coexistencia marcaria: “… la irregistrabilidad que pudiese surgir por la afectación de los derechos de propiedad industrial de un tercero se enerva cuando media su consentimiento expreso, conforme reza su literal f)…” ya que, “…las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486, admiten salvedades pues se erigen para proteger derechos de terceros, de modo que la SIC no puede hacer caso omiso de las que la misma ley en forma expresa establece. “… el consentimiento del titular del registro prioritario a que se refiere la normativa comunitaria citada afecta la atribución de los países miembros de rechazar el registro de la marca luego del examen de los requisitos, que al efecto se exigen…”. Se puede concluir entonces que “… la SIC carecía de competencia para denegar a Continental Tire North American, INC, el registro del signo «general» para distinguir llantas y neumáticos, en la clase 12 Internacional, pues mediaba el consentimiento expreso de General Motors Corporation” (Exp. 11001-03-24-0002002-00237-01, M. P. Camilo Sentencia de 8 de noviembre de 2007). 1.3 Reglas para el cotejo de marcas Igualmente, la doctrina y jurisprudencia comunitaria han diseñado unas reglas para llevar a cabo el cotejo entre las marcas, a saber: 60 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 1. Que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 4. Y quien aprecie las semejanzas deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 señala que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 1.4 Transferencia de marcas Según el artículo 161 de la Decisión 486 de 2000. Un registro de marca, concedido o en trámite de registro, podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la Oficina Nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión. 2. EL NOMBRE COMERCIAL Cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento comercial. Este se puede registrar o depositar, pero solo tiene un efecto probatorio, toda vez que el derecho del mismo se adquiere por el uso. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. Ha sostenido el Consejo de Estado que no es procedente efectuar el registro de una marca, cuando sea idéntica o se asemeje al nombre comercial que se encuentre protegido: “… se concluye que los derechos sobre un nombre comercial se adquieren con el primer uso y no hay necesidad de registro para que 61 Unidad 2 dicho derecho pueda hacerse efectivo…” Hecho que permite afirmar que “…la sociedad Tecnipan Ltda. sí ha efectuado un uso real y efectivo del nombre comercial y que dicho nombre es conocido por el público, situación que genera un impedimento para registrar una marca que sea idéntica o se asemeje al nombre comercial, cuando dicha semejanza genere o produzca en el público riesgo de confusión…” (Exp. 11001-03-24-000-2003-00012-01, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón, Sentencia de 3 de agosto de 2006). 3. LEMAS COMERCIALES Se entiende por tal la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. También se han denominado “marcas asociadas” las cuales siguen la suerte de la marca principal a la cual acompañan. La sección Primera del Consejo de Estado ha sostenido que los lemas comerciales deben ayudar a reforzar la distintividad de la marca publicitada: “…El lema Sistema Inteligente Conavi Prepago no tiene la aptitud distintiva para ser registrado, es decir no distingue en el mercado los servicios producidos por Conavi de otros idénticos o similares. Como bien lo expresa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que este debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca publicitada. En razón de lo cual debe gozar por sí mismo requerida para cumplir dicha función” de esta forma “… concluye la Sala que Sistema Inteligente Conavi Prepago no es un lema registrable como marca, por ser una expresión genérica y poco distintiva (Exp. 11001-03-24-000-2002-00224-01 M. P. María Claudia Rojas Lasso. Sentencia de 3 de marzo de 2005). Por su parte, acerca de los lemas débiles ha sostenido que cuando se registra una expresión que puede describir a varios tipos de productos, no se puede impedir el uso a otras personas. “…En esas condiciones, su utilización no puede ser exclusiva o apropiable por persona alguna y menos para distinguir productos o servicios en el mercado, y quien la incorpore a un elemento marcario no puede impedir su uso por otras personas, y hace que su marca, nombre comercial o lema comercial resulte un elemento distintivo débil, por cuanto está expuesto a que otras personas también incorporen esa palabra a una marca, nombre comercial o lema de su propiedad, por consiguiente: (…) el registro del lema comercial “Fantasía en tu boca” para distinguir bebidas, o productos de la clase 32, no puede ser aducido como motivo o causa de irregistrabilidad como marca de la palabra fantasía, de suerte que una oposición sustentada únicamente en aquel no tiene mérito alguno para que prospere. Igual situación se presentará respecto de una marca 62 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA que esté conformada por la palabra fantasía para galletas o comestibles, o productos de la clase 30; o cualquier otro producto del que se pueda predicar que es fantasía, en el sentido calificativo o idealizador que se ha observado”. (Exp. 11001-03-24-000-2002-00399-01. M. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Sentencia de 6 de diciembre de 2007). 4. INDICACIÓN DE PROCEDENCIA Es el uso de un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado, indicando simplemente el lugar de producción, es decir, indica el lugar geográfico de residencia del fabricante que acostumbra a figurar en los productos que llevan su marca, etiqueta o envase (made in usa, made in Colombia). 5. DENOMINACIÓN DE ORIGEN Es una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos (Café de Colombia, Artesanías de Ráquira, Bocadillo Veleño, Scotch Whisky, Cognac). La normativa comunitaria acogió como medio para protegerla, el sistema de protección fundada en la declaración de protección. 5.1 Condiciones requeridas para la protección de una denominación de origen Solo pueden ser protegidas las denominaciones geográficas. No debe ser común o genérica. No debe ser contraria al orden público. No puede inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, modo de fabricación, calidad, reputación u otras características de los respectivos productos. 5.2 Diferencia entre indicación de procedencia y denominación de origen La primera de ellas se refiere al lugar de fabricación o al lugar geográfico de residencia del fabricante, la cual es utilizada como complemento de la 63 Unidad 2 marca, mientras que la segunda hace referencia a las características intrínsecas del producto y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce. 6. RÉGIMEN APLICABLE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL La propiedad industrial tiene además de los Tratados internacionales suscritos por Colombia, está regida por normas de carácter supranacional y un compendio de normas de carácter nacional. 6.1 Normas de carácter supranacional En materia de normas supranacionales se destacan las siguientes: • Decisión 486 de 2000. Régimen común sobre Propiedad Industrial • Decisión 391 de 1996. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos • Decisión 291 de 1991. Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías • Clasificación de Niza, octava edición, 2002 contenida en el Arreglo de Niza • Clasificación internacional de patentes, sexta edición, 1994, contenida en el Arreglo de Estrasburgo de 1971 • Clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales, 1968, modificado en 1979, contenida en el Arreglo de Locarno • Clasificación internacional de elementos figurativos de las marcas contenida en el Arreglo de Viena. 6.2 Normas de carácter nacional 64 • Constitución Política • Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones • Ley 603 de 2000, por la cual se modifica el artículo 47 de la ley 222 de 1995 • Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA • Ley 463 de 1998, por medio de la cual se aprueba el “Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)”, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento del tratado de cooperación en materia de patentes. 6.3 Compendio de normas de propiedad industrial • Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. • Ley 178 de 1994, por medio de la cual se aprueba el “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979. • Ley 172 de 1994, por medio del cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994. • Ley 170 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la “Organización Mundial de Comercio (OMC)”, suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre carne de bovino. • Ley 1455 de 2011, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al régimen internacional de marcas” adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007. • Ley 1648 de 2013, por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los derechos de la propiedad industrial. • Ley 46 de 1979, por medio de la cual se autoriza al Gobierno Nacional para suscribir la adhesión de Colombia “al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. 65 Unidad 2 6.4 Tratados Internacionales 7. • Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, 1994. • Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), 1994. Anexo 1C - Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). • Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1979. • Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) 1970. • Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos Públicos extranjeros, 1961. • Compendio de Normas de Propiedad Industrial. • Protocolo Interamericano sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes, 1940. • Convención General Interamericana sobre protección marcaría y comercial, 1929. • Convención sobre Propiedad Industrial con Francia, 1901. • Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, 1883. ACCIONES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL La competencia de la Sección primera del Consejo de Estado, para conocer de los actos administrativos relativos a la propiedad industrial, fue en su momento precisada de la siguiente manera: “…corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocer de la legalidad de los actos de registro marcario, la que deberá juzgar la legalidad de la Resolución mediante la cual se concedió el registro de la citada marca Timberland, juzgamiento que no puede ser sustraído de esta jurisdicción a quien corresponde privativamente su conocimiento (art. 137 C.P., art. 128 del CCA)…”. Se ha manifestado que la competencia se funda en las siguientes normas: “… El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: 1. De los de 66 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden. (...) 7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. (...)”. De otro lado el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece: “Decisión 486. Artículo 172. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135” (Exp. 2004-00177-01. M. P. Olga Inés Navarrete Barrero. Sentencia de 9 de julio de 2004). Por su parte, en la misma sentencia, respecto a la Jurisdicción Ordinaria señaló: “…Cosa distinta se presenta cuando se acude a la jurisdicción civil para obtener el resarcimiento de los respectivos perjuicios por el uso abusivo de la marca, si el mismo se hubiere producido. Tal como lo disponen los artículos 607 y 609 del Código de Comercio, se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios. El perjudicado por el uso de un nombre comercial podrá acudir al juez (civil) para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios, situación totalmente distinta al uso adecuado o debido de una marca válidamente registrada mediante acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, acto que se presume legal y que conlleva su ejecutoriedad mientras no sea anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De manera que como no procede reconocimiento de perjuicios por la debida ejecución de un acto administrativo no declarado nulo, resultan totalmente contradictorias e incongruentes las pretensiones formuladas ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá”. 7.1 Acción judicial por daños y perjuicios La decisión 486 de 2000 desarrolla la acción reivindicatoria en materia de propiedad industrial de la siguiente manera. En su artículo 237 establece: “TÍTULO XIV DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA Artículo 237. Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo 67 Unidad 2 ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios. Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe”. 7.2. Acción por infracción a los derechos que le confiere el registro de propiedad industrial El artículo 238 de la Decisión 486 de 1996 se refiere a la acción por infracción a los derechos que confiere el registro de propiedad industrial, en tanto que los artículos 239, 240, 241, 242 y 243 de la misma Decisión comunitaria, se refiere a la acción judicial por daños y perjuicios. Los textos son los siguientes: Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. Artículo 239. El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por 68 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado. Artículo 240. En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de este no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales. Artículo 241. El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, 69 Unidad 2 g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. Artículo 242. Los Países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución. Artículo 243. Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Artículo 244. La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 7.3. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial Los artículos 258, 259 y 262 de la Decisión 486 de 2000 establecen: Artículo 258. Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259. Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: 70 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Artículo 262. Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o, Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultará, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el 71 Unidad 2 abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos. Según la Decisión 486 de 2000 las acciones de competencia desleal proceden de conformidad con los artículos 267 y 268 sin perjuicio de cualquier otra acción que pueda intentar el titular contra el infractor, y prescriben en dos años contados a partir del último acto desleal. CAPÍTULO 3 LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Existe transferencia de tecnología cuando un grupo de hombres, generalmente parte de una organización, resultan capaces de asumir en condiciones satisfactorias, una o varias funciones vinculadas a una técnica determinada. Esa transferencia de tecnología se transfiere mediante un conjunto de bienes materiales (maquinas, ayudas pedagógicas, manuales, etc.) e inmateriales (conocimientos, know how) que recibe quien adquiere la tecnología y que le permite la puesta en operación de la misma. Pueden transferirse diferentes activos empresariales pertenecientes a la propiedad intelectual y en particular a la propiedad industrial que pueden ser contratos de prestaciones simples o complejas. 1. CONTRATOS DE PRESTACIONES SIMPLES Por contratos de prestaciones simples entendemos, aquellos que solo constan de una o pocas prestaciones, como puede ser los contratos de licencia de marcas, de licencia de patentes, los contratos de know how, y los contratos de asistencia técnica. 1.1 Contrato de licencia de marca Contrato por medio del cual el titular de una marca (licenciante), autoriza la explotación de una licencia a otra persona (licenciatario), a cambio de una contraprestación de carácter económico. 1.1.1. Condiciones de la licencia de marca 72 • Que el concedente pueda otorgar la posesión pacífica • La licencia puede ser para ciertos productos o servicios; o en una parte del territorio DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA • La licencia puede ser exclusiva o simple (licencia a otros) • Explotación para un periodo o durante vigencia de la marca • La licencia se entiende otorgado intuito personae, pero puede establecerse en contrario. • Debe redactarse por escrito (art. 162). 1.1.2. Efectos de la licencia de marca Obligaciones del licenciante o concedente: • Colocar la marca a disposición del licenciatario y garantía de que se encuentra debidamente registrada. • Se puede agregar obligaciones de exclusividad, de prestar asistencia técnica al licenciatario. Obligaciones del licenciatario: • Pagar el precio de la contraprestación • Obligación de explotar la marca dentro de las condiciones • Puede ser gravado con la obligación de colocar la marca sobre los productos, y mantener la calidad de los mismos • No discutir el registro de marca • Respetar su territorio • No sub-licenciar • Otras cláusulas son las de confidencialidad. 1.2 Licencia de patente Mediante este contrato que se encuentra contemplado en los artículos 56 y 57 de la Decisión 486 de 2000, se pretende transmitir la explotación de una invención que versa sobre un producto o un procedimiento industrial, que como ya pudimos apreciar requiere novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, para que el adquirente de tecnología obtenga una ventaja competitiva. No sobra recordar que la protección a las patentes de invención solo tiene una vigencia de 20 años y, en consecuencia, la cesión o la licencia no podrían superar ese término, porque dicho conocimiento ingresa después al dominio público y cesa el derecho de exclusividad del creador. 73 Unidad 2 1.2.1 Características generales Las licencias de patente pueden ser cedidas o aportadas en sociedad siempre que existan y estén vigentes. El bien aportado se convierte en este según caso, en capital social de la sociedad beneficiaria (cuotas sociales). En ocasiones se presenta en la práctica ciertas dificultades para el perfeccionamiento de estas cesiones o aportes en sociedad, lo que es apenas lógico por ser un activo intangible. 1.2.2 Efectos obligacionales de las partes: Obligaciones para el cedente y el cesionario El cedente tiene la obligación de entrega de la patente y la obligación de garantía. Por su parte el cesionario, tiene la obligación de pagar el precio, y en algunos casos un porcentaje además del valor por resultados obtenidos. 1.3 Licencias de know how Es un contrato independiente, mediante el cual el propietario de un proceso o método transmite sus conocimientos o su know how (información secreta, valiosa y útil) a otra persona con el objeto de ayudarla en la fabricación del producto o en la ejecución de determinada prestación de servicios. Debe precisarse el alcance de la utilización (limitaciones de toda índole: territorial, sub-licencias, si comprende fabricación y venta; ramo especial de la industria a que se refiere o determinada especie de producto) devolución o no de los soportes a la terminación. Derechos de las partes en caso de incumplimiento, por ejemplo, para cuando el beneficiario no recibe componentes esenciales o los recibe en mora; la no obtención de resultados por causas no imputables al beneficiario, indemnizaciones por revelación de secretos empresariales En algunos contratos de know how se contempla también el de asistencia técnica. Debe existir cláusula expresa. De lo contrario no se encuentra incluida, salvo que resulte absolutamente indispensable para la efectiva explotación de la técnica transferida 1.4 Contrato de asistencia técnica Según la OCDE la asistencia técnica consiste en la asistencia relativa a la producción y distribución de bienes y servicios en todos sus grados, suministrada por un periodo de tiempo fijado en función del objeto particular de esa asistencia, y en la que incluyen, por ejemplo, consultas visitas de 74 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA expertos, preparación de planos y diseños, supervisión de la fabricación, estudios de mercado y formación de personal. Consideraciones generales. Por esta razón, es importante definir en principio, el alcance de la asistencia técnica, para efectos de posteriormente poder determinar la responsabilidad contractual, si la obligación contratada es una obligación de medio como sería la formación, o una obligación de resultado, como sería la posibilidad de manejar satisfactoriamente una operación. Efectos de la asistencia técnica. Para implementar ese alcance de la asistencia técnica, es conveniente detallar por ejemplo que quien hace el aporte lo hará con o sin su concurso, experiencia, herramientas y colaboración técnica. Además, hay que ser muy preciso en el contenido porque es una obligación indeterminada pero determinable. Etapas y alcance de cada una, las cláusulas de responsabilidad, suministro de personal o no. Quien recibe la asistencia; depende de si el contrato es autónomo, o está vinculado a otro. 2. CONTRATOS DE PRESTACIONES COMPLEJAS En numerosos casos, la persona desea adquirir una tecnología, pero no tiene la competencia técnica que le permita operar por si sola. En otros casos el adquirente tiene la competencia, pero prefiere no encargarse por sí mismo de la instalación puesta en marcha de la tecnología, por razones de facilidad o, más importante aún, de buena ejecución. Es necesario, en estos casos, celebrar contratos mucho más completos que otros autores califican de complejos porque hay que establecer una jerarquía de las prestaciones, para saber cuál es la principal y cuales las accesorias, con el objeto de determinar al tratarse de varios contratos al interior de un contrato único, cual es el régimen aplicable. Dos contratos de prestaciones complejas, es decir que reúnen varios contratos son el contrato de concesión comercial y el contrato de franquicia. 2.1 Los contratos de concesión comercial y de franquicia Los contratos de prestaciones complejas están sometidos como todos los de transferencia de tecnología a las normas de competencia, tanto en lo que se refiere a la competencia desleal, como a las prácticas restrictivas de la competencia. Elementos comunes a la concesión comercial y a la franquicia. Tiene los siguientes elementos comunes: La exclusividad eventual, licencia de marca, 75 Unidad 2 la posibilidad del uso e enseña y en ciertos casos, la entrega de la colección de productos o servicios. Excepcionalmente también la asistencia técnica, pero debe contar en forma expresa en la concesión comercial, a diferencia de la franquicia donde es un elemento esencial del contrato. Elementos propios del contrato de franquicia: El elemento característico de la franquicia es la transmisión de un conocimiento principal. La transmisión de know how (que consiste en un conjunto de informaciones prácticas no patentadas, y que son producto de la experiencia del franquiciante (es secreto, sustancial e identificado). Es importante señalar que se debe diferenciar el elemento inmaterial que es el know how mismo, de sus soportes (donde se encuentra contenido). Otro aspecto trascendente es que el know how tiene que ser transmisible, es decir debe estar en posibilidad de desprenderse de la persona del franquiciante. Ese conocimiento por su aplicación práctica, debe aportar una ventaja competitiva que amerite adquirirlo. Además, debe ser original y no estar en el dominio público, o al alcance del promedio del sector. También debe tratarse de conocimientos comprobados y aplicados. No teóricos o todavía en vía de experimentación. Es importante anotar que toda franquicia comprende una asistencia técnica antes, durante y después de la apertura del negocio. Existen varias clases de franquicias, lo que resulta relevante para la determinación de las obligaciones de las partes. Las principales categorías son las franquicias de producción (industrial, artesanal o agrícola); distribución (franquiciante-productor o franquiciante-difusor) y de servicios (implican grandes inversiones, franquicias de servicios materiales y franquicias de servicios afectivos o intelectuales). CASOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS CASO PRIMERO 1. Un creador que en adelante denominaremos (A) es el autor intelectual de un método para la enseñanza del idioma francés, y estas obras las registró en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 2. Esa misma persona (A), funda un instituto para la enseñanza del idioma francés en Bogotá, que funciona mediante una metodología especial que tiene como apoyo pedagógico e instrumental los libros y las obras literarias que ya se mencionaron. 76 DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 3. El señor (A), contrata mediante contrato de trabajo a un profesor (B), en el instituto de estudios que creo en Bogotá y lo designa también asistente académico. 4. El señor (B), un día se retira del Instituto fundado por (A), y se traslada a la ciudad de Cali, donde crea su propio instituto para la enseñanza del idioma francés. 5. El señor (B), copia parcialmente las obras registradas por (A) en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y se hace pasar por ser el autor original, imprimiendo además las obras plagiadas en una editorial diferente a aquella en que se publicaron las obras originales de (A). Preguntas: 1. ¿Puede el señor (B), crear un instituto en otra ciudad y utilizar la metodología del señor (A)? Explique brevemente su respuesta. 2. ¿Varia en algo, que el señor (B) no hubiera sido contratado laboralmente por el señor (A) para cumplir las mismas funciones descritas, sino que fuera socio del instituto creado en Bogotá, para efectos del presente caso? 3. ¿Si el señor (B), edito estas obras reproducidas parcialmente y plagiadas con otra editorial que acciones judiciales y administrativojudiciales podrían instaurarse de conformidad con los daños producidos? 4. ¿Qué acciones diferentes a las indemnizatorias podrían llegar a existir en este caso? 5. Qué diferencia existe si la obra creada por (B), en lugar de editarse, se desarrolla y transforma mediante pequeños documentales cinematográficos, donde se le incorporan nuevos elementos, pero sin autorización del creador (A) CASO SEGUNDO 1. Un creador (A) desarrolla un software y lo registra en la Oficina de Derechos de Autor del Ministerio de Gobierno. 2. Ese creador le propone a una gran empresa de plataformas digitales (B) su software. Esta última, descarta una sociedad y le propone una participación con respecto a la utilidad obtenida de la explotación (la relación 77 Unidad 2 es creador-licenciatario como proveedor, de quien es empresario-licenciatario y obtiene la homologación administrativa para poder operar). 3. Con el fin de poner en marcha el negocio, es la empresa (B) la que solicita la homologación ante la Superintendencia correspondiente para prestar el servicio (se trata de un software para control y revisión de vehículos, cuya homologación tiene que hacerse ante la Superintendencia de Transporte como autoridad administrativa). 4. El Licenciante (A) y el Licenciatario (B) celebran un contrato de licencia de uso de la propiedad intelectual. 5. El Licenciatario observa que el negocio es muy lucrativo y después de varios años, empieza a ver en el software defectos que nunca advirtió previamente, según la asesoría de un experto que contrata para tal efecto. 6. El licenciatario (B) deja de cancelar la contraprestación al Licenciante (A), le impide el acceso al control de la operación, y comienza a operar con un nuevo software ciertos puntos de atención al público, lo que por supuesto nunca comunica al proveedor original del software. Preguntas: 1. Qué clase de infracciones observa usted que puedan darse desde el punto de vista de la propiedad intelectual y del derecho de la competencia. 2. ¿Puede el Licenciatario (B), operar con otro software diferente al suministrado por proveedor original (licenciatario (A))? 78 a. En caso afirmativo, que sucedería con el contrato entre Licenciante (A) y Licenciatario (B). b. Tendría que informarse a la Superintendencia de Transporte de esta modificación. Explique brevemente ¿por qué? c. Que sucedería con el derecho de moral de autor del Licenciatario en ese caso. d. Se afectaría además el derecho de la competencia en este caso. Explique brevemente. e. ¿Qué acciones judiciales o administrativo jurisdiccionales, consideraría usted que podrían proceder en este caso? DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA f. ¿Qué clase de sanciones podrían imponerse, y cuál sería el debido proceso para obtener cada una de ellas, en el evento que pudieran coexistir? 3. ¿En caso contrario, es decir que usted considere que el Licenciatario (B), no puede operar con otro software diferente al del Licenciante (A), que sucede desde el punto de vista de las prácticas restrictivas de la competencia? a. Existe en su concepto un acuerdo, un acto unilateral o un abuso de la posición dominante en este caso. ¿Tiene alguna incidencia desde el punto de vista práctico, que se califique la conducta en alguna de estas categorías, frente a la sanción? b. ¿Cree usted que en este caso se puede estar afectando al creador, al empresario, o la estructura misma del mercado? c. Considera usted que en este caso puede coexistir una infracción al derecho de autor con una competencia desleal y una práctica restrictiva de la competencia. Explique brevemente. 79 CONCLUSIONES CONCLUSIONES El derecho de autor y derechos conexos con el derecho de la propiedad industrial comparten una comunidad de objetivos, ya que los dos favorecen la creación y la innovación. Además, buscan conceder privilegios a quienes realizan o patrocinan ese esfuerzo creativo o inventivo. Se protege a los creadores y a los empresarios al concederles previos ciertos niveles de requerimientos (propiedad industrial) o a los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, un reconocimiento por parte del Estado a su esfuerzo creador e innovador, por su aporte a la sociedad en cuanto al avance del conocimiento, de la estética y de la tecnología. Esto se traduce en una característica común que es la atribución de derechos subjetivos sobre un bien inmaterial determinado llámese obra, invención, signos distintivos, entre otros. Es importante precisar que, si bien las características de cada uno de esos bienes inmateriales son distintas y el contenido de los derechos adquiridos también lo es, puede presentarse que una expresión intelectual sea ser protegida tanto por dos o más disciplinas de la propiedad intelectual como lo afirma la doctrina extranjera, ya que las diferentes especies de la propiedad intelectual (propiedad industrial y derechos de autor) son independientes pero compatibles entre sí. Ya veíamos que pueden coexistir obras literarias con invenciones industriales donde se requiere una memoria descriptiva de la solución técnica que bien podría considerarse una obra literaria, y a partir de la misma elaborarse, por ejemplo, un manual de aplicación, porque en cualquier caso (es decir si la invención resulta patentable o no según su nivel inventivo y aplicación industrial) podrían protegerse por el derecho de autor para impedir el plagio o reproducciones no autorizadas. La obra de arte aplicado es una creación artística con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil, ya sea de artesanía o producida a escala industrial, siendo ejemplos de esta categoría creativa los modelos en joyería, bisutería, mueblería, cerámica, vidriería, vestidos y decoración. Existe la posibilidad de que una obra de arte aplicado se proteja como diseño industrial, y pueda, por ejemplo, protegerse en el ámbito de ambas especies de la propiedad intelectual o en el caso de la indumentaria se habla de obras de arte aplicado respecto a los diseños originales, por lo que podrían ser 80 CONCLUSIONES protegidos por el derecho de autor y por la legislación de dibujos y modelos industriales. Se puede predicar lo mismo, cuando un modelo de utilidad no puede patentarse por su funcionalidad, y al constituir una escultura, una obra de arquitectura, una pintura o cualquier otra forma estética, se podría proteger por la vía del derecho de autor de manera eventual. También se puede presentar el caso de una obra visual que sea creada con fines estéticos o contemplativos, y que pueda servir de marca para distinguir un producto o un servicio. Existen casos en los que se obtiene una triple tutela como sería el caso de un artículo de joyería o bisutería que se puede registrar en la clase 14 de la Convención internacional de Niza, si tiene capacidad para identificar un producto y diferenciarlo de otros de la misma clase, asociándose con un determinado origen empresarial; además como diseño industrial por su novedad y a la vez por sus características resultan atractivas para el consumidor; así como una obra de arte aplicado, como forma de expresión artística a través del derecho de autor. No sobra agregar que es una equivocación afirmar que mientras en el derecho de autor se protegen las ideas, en el derecho de la propiedad industrial no, ya que esto no es exacto. Lo que sucede es que para una patente la solución técnica nueva debe tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial que recae sobre un bien inmaterial creado y concreto, pero no basta con la idea de resolver un problema técnico, sino se consigue esa solución efectivamente, así se cuente con una memoria descriptiva que puede ser protegida por el derecho de autor. 81 BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA Bisbal, J. & Viladàs C. (Ed.). Derecho y tecnología: Curso sobre innovación y transferencia. Barcelona, España: Editorial Ariel, S.A., 1ª ed., 1990. Breese, P. et Kaiser, A. L’évaluation des droits de propriété industrielle. Paris: Gaulino Éditeur, EJA, 1re Éd., 2004. Chavanne A. et Burst, J.-J. Droit de la propriété industrielle. Paris, Dalloz: Précis, 4e Éd., 1993. Colombia – Congreso de la República. Constitución Política de Colombia de 1991. Gaceta Constitucional número 114 de la Bogotá D.C., Colombia, jueves 4 de julio de 1991. Frison-Roche M.-A. & Abello, A. 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